Trademark annulment appeal allowed on weak mark distinctiveness; decision quashed and remanded, co-defendant appeal annulled for lack of legal capacity

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă la data de 23.10.2017, sub nr. x/2017, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună: anularea înregistrării mărcilor naţionale înregistrate la O.S.I.M. de către pârâtă pentru toate produsele desemnate în clasa 32, în special pentru băuturi nealcoolice şi băuturi energizante: C. nr. y, D. - nr. z şi E. - nr. w; obligarea pârâtului O.S.I.M. la radierea mărcilor y, z şi w din Registrul Mărcilor; obligarea pârâtei B. S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Prin încheierea din data de 14 iunie 2018, tribunalul a dispus introducerea în cauză în calitate de pârâtă a F. S.R.L.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 90/18.01.2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a respins excepţia decăderii invocată de pârâte şi a respins acţiunea ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată în cuantum de 58.556,23 RON.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 316A/27.04.2020, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul incident declarat de pârâtele B. S.R.L. şi F. S.R.L. împotriva sentinţei menţionate; a admis apelul declarat de reclamanta A. împotriva aceleiaşi sentinţe, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că a admis acţiunea şi a dispus anularea mărcilor naţionale nr. y, z şi w şi radierea acestora din Registrul Mărcilor; a menţinut dispoziţia din sentinţa apelată privind respingerea excepţiei decăderii invocate de pârâte, cu cheltuieli de judecată.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă au declarat recurs pârâtele B. S.R.L. şi F. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.

În susţinerea motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., recurentele-pârâte au susţinut, în esenţă, următoarele:

1. Instanţa de apel nu a analizat argumentul privind standardul de protecţie corespondent mărcilor slabe, respectiv:

- hotărârea atacată exclude cu desăvârşire din câmpul analizei una dintre apărările esenţiale: argumentaţia vizând întinderea protecţiei juridice aferente mărcilor slabe, cu consecinţe asupra nivelului de similitudine necesar pentru a se constata existenţa riscului de confuzie [în sensul art. 47 alin. (1) lit. b) prin raportare la art. 6 alin. (1) lit. b) din legea mărcilor];

- hotărârea atacată ajunge la o concluzie diferită de cea a tribunalului asupra examenului similarităţii mărcilor în conflict, fără însă a conţine motivarea netemeiniciei argumentaţiei ce a stat la baza sentinţei primei instanţe;

- nu se poate susţine că răspunsul faţă de această apărare ar putea fi dedus -global ori implicit - din soluţia dată asupra riscului de confuzie, de vreme ce acest argument este de esenţa acestei analize juridice a similitudinii şi constituie însăşi premisa acesteia; instanţa de apel o exclude cu desăvârşire din sfera de examinare; o astfel de abordare nu respectă standardul legal al motivării şi exigenţele procedurale [în sensul art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ..];

- abordarea curţii de apel contravine standardului legal aplicabil motivării, jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie fiind convergentă în a sancţiona drept nemotivate - în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. - acele hotărâri ce ignoră argumente esenţiale ale părţilor (respinse implicit);

- în subsidiar, neanalizarea argumentaţiei privind teoria mărcilor slabe se constituie şi într-o greşită aplicare a normelor de drept material privind analiza similitudinii mărcilor, determinând, deci, şi incidenţa motivului de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

2. Instanţa de apel nu a analizat argumentaţia vizând cunoaşterea mărcilor C. de către intimata-reclamantă, respectiv:

- hotărârea atacată reţine că nu s-ar fi probat dincolo de orice dubiu cunoaşterea de către intimata-reclamantă a utilizării mărcilor C. pe piaţă; argumentul are consecinţe asupra modului de soluţionare a excepţiei decăderii din dreptul de a solicita anularea Mărcilor C. (în temeiul art. 48 din legea mărcilor), pe care au invocat-o prin întâmpinarea depusă în fond şi reiterată prin apelul incident;

- astfel cum arată şi instanţa de apel, întrunirea condiţiei cunoaşterii mărcilor C. este necontestată de către instanţa de fond, însă, hotărârea atacată ajunge la o soluţie contrară, mărginindu-se să enunţe pretinsul standard al probei cunoaşterii (dincolo de orice dubiu), dar fără a urmări până la capăt raţionamentul juridic, analizând dacă şi în ce măsură susţinerile şi probele prezentate în litigiu întrunesc acest standard legal; analiza judicioasă a acestor probe ar fi fost în măsură să conducă la o soluţie contrară, probând dincolo de orice dubiu cunoaşterea faptului relevant.

- în subsidiar, argumentul cunoaşterii faptului relevant este detaliat şi din perspectiva greşitei aplicări a normelor de drept material, în contextul analizei condiţiilor juridice ale excepţiei decăderii.

În susţinerea motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurentele-pârâte, în esenţă, au susţinut următoarele:

1. Greşita aplicare a art. 47 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Legii nr. 84/1998 - analiza conflictului de mărci:

- Curtea de apel a plecat de la o premisă greşită, ignorând pasul iniţial, al determinării standardului legal de protecţie al mărcilor la care trebuie să se raporteze rezultatele analizei;

- teoria măriilor slabe este aplicabilă în cauză - cu cât marca este mai slab distinctivă, cu atât este mai puţin protejată;

- prin întâmpinare a arătat că: termenul "horse" este sugestiv, cu potenţial distinctiv redus, prin raportare la categoria de produse la care se referă; există multiple exemple de mărci cu element figurativ conţinând un cal ridicat pe picioarele din spate, care sunt înregistrate la EUIPO pentru clasa 32; calul în această postură este cel puţin sugestiv şi aluziv, dacă nu chiar descriptiv, pentru băuturi energizante, deoarece operează o trimitere - fie şi subconştientă - în mentalul consumatorului la ideea de energie, vitalitate, putere şi la o stare generală de bine. A depus un set extensiv de astfel de mărci identificate în surse publice, însă aceste argumente şi înscrisuri au fost complet ignorate de instanţa de apel;

- au fost ignorate de către instanţa de apel şi argumentele prin care, cu trimitere la studii de specialitate, au arătat că eventualul risc de confuzie este redus prin prisma următoarelor particularităţi ale speţei: produsele purtătoare ale mărcilor C. şi G. se adresează unui public receptiv la diferenţele dintre acestea - un public cu un considerabil nivel de sofisticare, preponderent tânăr, educat, cunoscător al limbii engleze, interesat de sporirea performanţei în activităţi sportive şi/sau de învăţare, bine ancorat în realităţile contemporane ale marketingului, ce cunoaşte oferta, fiind atent şi receptiv la eventualele diferenţe ale produselor;

- sentinţa tribunalului aplică în mod corect normele privind similaritatea mărcilor, fiind, sub aspectul inexistenţei riscului de confuzie, legală şi temeinică, iar hotărârea recurată nu oferă niciun argument pentru care însăşi premisa construcţiei juridice ar fi eronată;

- instanţa de apel ignoră complet premisa reţinută de tribunal şi procedează direct la analiza conflictului de mărci sub aspectul celor trei paliere, omiţând să determine nivelul de protecţie aferent mărcilor opuse, concluziile analizei efectuate fiind viciate;

- în mod eronat curtea de apel pretinde că în mod incorect s-ar fi procedat la analiza elementului "horse" prin izolare de restul elementelor, iar nu la o analiză globală a imaginii de ansamblu a mărcii, astfel cum a solicitat intimata-reclamantă şi cum impune jurisprudenţa; tribunalul a pornit tocmai de la analiza imaginii de ansamblu pe care o creează mărcile, iar curtea de apel ignoră implicaţiile juridice ale teoriei mărcilor slabe şi, astfel, raţiunea pentru care, în cadrul analizei aprofundate a similitudinii, se procedează şi la o examinare a celorlalte componente ale mărcii - în cazul unui astfel de conflict, când mărcile au în comun un termen cu un caracter foarte slab distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se impune a fi axată atât pe imaginea de ansamblu produsă de mărci, cât şi pe eventualul impact al elementelor care nu coincid, tocmai datorită slabei distinctivităţi a elementelor comune;

- tribunalul nu a separat imaginea calului de restul elementelor pentru că ar fi apreciat în mod greşit că se invocă drepturi exclusive asupra acestei componente de către intimata-reclamantă, ci pentru a examina, făcând abstracţie de acest element sugestiv, restul elementelor ce compun mărcile în conflict, cu scopul de a determina în mod corect nivelul de similaritate între acestea - motivarea curţii de apel denotă confuzie sub aspectul acestor argumente distincte de drept;

- jurisprudenţa confirmă abordarea asupra problemei de drept a conflictului de mărci, în sensul celor arătate;

- având în vedere că despre mărcile "G." şi "C." nu se poate susţine că sunt similare până la identitate, soluţia instanţei de apel este în mod evident eronată; de altfel, nici măcar intimata-reclamantă nu a susţinut vreodată identitatea celor două mărci în discuţie, nici prin cererea de chemare în judecată şi nici prin apelul formulat;

- prin raportare la premise, un nivel de similaritate mediu cu o marcă slabă opusă, aşa cum este "G." pentru băuturi energizante, nu poate întemeia soluţia anularii mărcilor ulterioare în discuţie.

2. Greşita aplicare a condiţiilor juridice ale instituţiei decăderii:

- prin întâmpinarea la acţiunea introductivă au invocat excepţia decăderii din dreptul de a solicita anularea mărcilor C. contestate, în temeiul art. 48 din legea mărcilor;

- hotărârea recurată oferă o soluţie eronată acestei excepţii, curtea de apel susţinând că admiterea excepţiei decăderii ar presupune întrunirea a patru condiţii cumulative, între care le apreciază ca fiind neîntrunite pe cele privind: proba cunoaşterii mărcilor C. de către intimata-reclamantă şi împlinirea unui termen de 5 ani, în interiorul căruia aceste mărci au fost utilizate;

- condiţia privind cunoaşterea mărcilor atacate a fost greşit analizată, instanţa de apel susţinând că nu s-ar fi probat dincolo de orice dubiu cunoaşterea de către intimata-reclamantă a utilizării mărcilor C. pe piaţă;

- chiar trecând peste prezumţia de cunoaştere, au probat cunoaşterea printr-un set de înscrisuri, care nu a fost avut în vedere de către instanţa de apel;

- condiţia privind modul de calcul al termenului a fost greşit analizată, tema modalităţii de calcul a termenului de 5 ani a fost complet nouă în apel, nefiind nici măcar implicit inclusă în apărările iniţiale ale părţii adverse, pentru a face obiectul dezbaterilor contradictorii în faţa instanţei de fond; aceste susţineri echivalează de facto cu o veritabilă pretenţie nouă;

- li s-a produs o vătămare procesuală concretă: privarea de dublul grad de jurisdicţie, sub aspectul acestui argument de drept;

- instanţa de apel a procedat în mod eronat la analizarea argumentului privind modul de calcul al termenului, soluţia corectă fiind cea de cenzurare ca inadmisibil/tardiv, cu consecinţa excluderii din câmpul analizei juridice;

- în subsidiar, modul de interpretare a textului este oricum eronat;

- termenul de 5 ani începe să curgă de la momentul atribuirii depozitului reglementar al mărcii, astfel, contrar susţinerilor intimatei-reclamante, termenul începe să curgă nu de la data publicării mărcii înregistrate, ci de la momentul atribuirii datei de depozit reglementar provizoriu;

- legea nu distinge: se raportează la "marca ulterior înregistrată", însă textul nu împiedică acordarea beneficiului termenului de la un moment anterior acestei înregistrări, ci, dimpotrivă, nu îi pot fi imputate solicitantului de bună-credinţă eventuale întârzieri în procesul de înregistrare datorate volumului ridicat de activitate al O.S.I.M. [întârzierile frecvente în procesul de înregistrare de mărci sunt un fapt de notorietate publică, în sensul art. 255 alin. (2) C. proc. civ..];

- nu există o prevedere expresă care să specifice momentul de la care începe să curgă termenul de 5 ani; în absenţa acesteia, modalitatea corectă de interpretare a textului legal este cea care ţine seama de raţiunea sistemului de protecţie instituit prin legea mărcilor, şi anume, protecţia (provizorie) conferită de la momentul atribuirii datei de depozit reglementar (desigur, sub condiţia rezolutorie a înregistrării ulterioare);

- mărcile se bucură de protecţie de la data depozitului reglementar; astfel, legea mărcilor acordă protecţie mărcilor începând cu data atribuirii depozitului reglementar, care, conform art. 16 alin. (2) din lege, a este data depunerii cererii complete de înregistrare a unei mărci;

- odată cu publicarea cererii de înregistrare a mărcii, titularul acesteia se bucură de drepturile de a interzice terţilor acte de executare a unor semne identice ori similare cu aceasta, potrivit art. 36 din legea mărcilor, precum şi de a obţine despăgubiri pentru astfel de acte, potrivit dreptului comun;

- unica distincţie (limitare) cu care textul legal operează este aceea că titlul pentru plata despăgubirilor devine executoriu doar după data înregistrării mărcii - prin urmare, este evident că acesta poate fi obţinut printr-un demers legal iniţiat anterior acestui moment;

- de vreme ce textul legal face această distincţie, limitată strict la executorialitatea titlului, transpare concluzia că, astfel, celelalte drepturi specifice sunt conferite solicitantului încă de la momentul publicării cererii de înregistrare;

- excepţiile sunt de strictă interpretare, iar, conform principiului general enunţat de art. 10 C. civ., prevederile legislaţiei civile ce tind la restrângerea unor drepturi (cum este cel precizat) se aplică doar în situaţiile expres şi limitativ prevăzute de lege;

- în cauză, au arătat că cea mai veche marcă din familia de mărci C. datează din anul 2004, iar, specific, cele trei mărci C. se bucură de protecţie începând cu anul 2011, respectiv 2012; aceste aspecte sunt reflectate şi în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, registrul de publicitate opozabil erga omnes în materia mărcilor;

- termenul de 5 ani prevăzut de art. 48 din legea mărcilor s-a împlinit pentru cea din urmă marcă la 21 august 2017 (ori, cel mai târziu, la 31 august 2017, prin raportare la momentul publicării efective a cererii), deci mult anterior datei la care a fost introdusă acţiunea intimatei-reclamante (octombrie 2017);

- protecţia mărcii cu începere de la data depunerii cererii de înregistrare este recunoscută inclusiv în sistemul CEDO; astfel, în contextul protecţiei dreptului de proprietate, potrivit art. 1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, s-a recunoscut calitatea de bun inclusiv unei cereri de înregistrare a unei mărci, reţinându-se că este just ca de la momentul cererii de înregistrare să îi fie recunoscute o serie de drepturi şi interese legitime titularului, precum protecţie împotriva actelor terţilor, chiar şi condiţionat de înregistrarea finală;

- modificările ulterioare asupra legii mărcilor furnizează un argument suplimentar în acest sens, prin introducerea sintagmei:

"de la data încheierii procedurii de înregistrare", care denotă o veritabilă schimbare de optică a legiuitorului asupra modalităţii de calcul a termenului.

III. Apărările formulate în cauză

Intimata-reclamantă A. a depus întâmpinare, solicitând anularea recursului, respectiv respingerea recursului, după caz, cu consecinţa păstrării hotărârii recurate ca fiind legală şi temeinică, cu obligarea recurentelor-pârâte, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În susţinerea nulităţii recursului, intimata-reclamantă a invocat dispoziţiile art. 489 alin. (2) C. proc. civ.

Intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a depus întâmpinare, prin care a arătat că îşi menţine punctul de vedere exprimat prin întâmpinările depuse în fazele procesuale anterioare şi a solicitat instanţei să aprecieze dacă, în speţă, au fost analizate corect prevederile art. 47 alin. (1) lit. b) coroborate cu cele ale art. 6 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, cât şi susţinerea recurentelor-pârâte în sensul că intimata-reclamantă este decăzută din dreptul de a solicita anularea mărcilor în litigiu, potrivit art. 48 din Legea nr. 84/1998.

Intimata-reclamantă A. a depus răspuns la întâmpinarea OSIM, arătând că o înregistrare a mărcii realizată de OSIM cu respectarea procedurilor legale privind observaţia şi opoziţia poate fi, totuşi, contrară legii, motiv pentru care legiuitorul a prevăzut în mod expres remediul acţiunii în constatarea nulităţii, reglementat de art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

IV. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 15 martie 2022, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de pârâta B. S.R.L. şi, totodată, a reţinut excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a recurentei-pârâte F. S.R.L., prorogând pronunţarea asupra acesteia până la soluţionarea pe fond a recursului declarat de pârâta B. S.R.L., pentru a soluţionarea concomitentă a recursurilor printr-o singură hotărâre. În acest sens, a fost fixat termen de judecată la data de 10 mai 2022, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

V. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În ceea ce priveşte recursul declarat de pârâta F. S.R.L., se constată că excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a acestei recurente-pârâte este întemeiată.

După cum s-a arătat în raportul întocmit în procedura de filtrare a recursurilor, însuşit de către completul de filtru, pârâta F. S.R.L. a fost radiată din Registrul Comerţului la data de 18 decembrie 2019.

În conformitate cu art. 205 alin. (1) C. civ., persoanele juridice care sunt supuse înregistrării dobândesc aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii, respectiv capacitate de folosinţă, de la data înregistrării lor, iar potrivit art. 251 alin. (1) C. civ., "Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise."

Prin urmare, radierea din Registrul Comerţului a pârâtei F. S.R.L. a avut ca efect încetarea acestei persoane juridice la data de 18 decembrie 2019, astfel încât la data declarării recursului - 8 aprilie 2021, pârâta nu mai avea capacitate procesuală de folosinţă.

Potrivit art. 32 alin. (1) C. proc. civ., "Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia: a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii (...)", iar sancţiunea nerespectării acestei condiţii de exercitare a acţiunii civile este aceea a nulităţii cererii formulate de o persoană care nu are capacitate procesuală, astfel cum prevede art. 40 alin. (1) din cod, care nu face nicio distincţie între capacitatea procesuală de folosinţă şi capacitatea procesuală de exerciţiu.

Pe acest temei, luându-se în considerare şi faptul că dispoziţiile de procedură privind judecata în primă instanţă se aplică şi în recurs, în conformitate cu art. 494 C. proc. civ., cererea de recurs formulată de o persoană care nu avea capacitate procesuală la data formulării cererii este lovită de nulitate, drept pentru care Înalta Curte va anula recursul declarat de pârâta F. S.R.L.

În ceea ce priveşte recursul declarat de pârâta B. S.R.L., Înalta Curte constată următoarele:

Motivele de recurs formulate, întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., conţin critici de nelegalitate a deciziei recurate vizând, pe de o parte, modul de soluţionare a apelului principal declarat de reclamanta A. şi de anulare a înregistrării celor trei mărci "C." aparţinând pârâtei (1), iar, pe de altă parte, soluţia de respingere a apelului incident declarat de către pârâta B. S.R.L. (2).

(1) În ceea ce priveşte modul de soluţionare a apelului principal, se reţine că instanţa de apel, admiţând apelul reclamantei, a admis acţiunea, astfel cum a fost formulată, şi a dispus anularea înregistrării mărcilor pârâtei, întrucât sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Prin criticile formulate, recurenta - pârâtă a susţinut că prin decizia recurată nu a fost analizat argumentul său privind protecţia juridică limitată recunoscută unei mărci "slabe", respectiv unei mărci cu un caracter distinctiv redus, astfel cum sunt mărcile G., invocate de către reclamanta din cauză drept mărci "anterioare" în susţinerea cererii de anulare a înregistrării mărcilor pârâtei. În aprecierea recurentei - pârâte, ignorarea acestui argument decisiv echivalează cu nemotivarea corespunzătoare a deciziei, dar şi cu o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 coroborate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ.

Criticile recurentei - pârâte sunt fondate, în condiţiile în care în decizia recurată nu se regăseşte niciun considerent vizând nivelul protecţiei juridice ce trebuie recunoscută mărcilor reclamantei şi nici relevanţa coexistenţei acestora cu mărcile ce aparţin pârâtei, cu toate că asemenea apărări de fond au fost invocate prin întâmpinarea depusă în faţa primei instanţe şi reiterate în întâmpinarea depusă în faza procesuală a apelului.

În conformitate cu art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată (23.10.2017), "Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: (...) b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6".

În cauză, anularea înregistrării celor trei mărci C. ale pârâtei a fost solicitată în considerarea nerespectării la înregistrare a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din lege, pentru motivul existenţei unor mărci anterioare similare, ce desemnează produse identice şi al existenţei în percepţia publicului a unui risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Prin urmare, faţă de temeiul juridic invocat prin cererea de chemare în judecată, existenţa unui risc de confuzie în percepţia publicului cu o marcă anterioară, incluzând şi riscul de asociere, reprezintă una dintre condiţiile esenţiale pentru anularea înregistrării unei mărci.

După cum s-a arătat în mod corect prin decizia recurată, aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependenţă între factorii luaţi în considerare, iar similaritatea semnelor comparate, respectiv a produselor sau serviciilor pe care acestea le desemnează, precum şi gradul de similaritate, figurează incontestabil printre aceşti factori.

În egală măsură, însă, după cum rezultă din jurisprudenţa constantă a CJUE (începând cu hotărârea din cauza C-251/95 Sabel), un factor relevant în aprecierea globală a riscului de confuzie îl constituie şi gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, constând în aptitudinea mărcii de a distinge produsul unui comerciant de produsele altor comercianţi de pe piaţă. Caracterul distinctiv determină întinderea protecţiei sale, iar riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte a fi mai important.

Pe de altă parte, contrar a ceea ce a afirmat recurenta - pârâtă în cursul procesului, inclusiv prin motivele de recurs, nu se poate desprinde din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene o "teorie a mărcilor slabe", care ar presupune ca, în toate cazurile şi în mod diferenţiat, pentru a se dispune anularea unei mărci ulterioare, similaritatea mărcilor aflate în conflict ar trebui să fie una foarte ridicată, în fapt, o cvasi-identitate, ceea ce ar însemna, în viziunea recurentei, ca similaritatea semnelor să existe doar în cazul unei reproduceri aproape integrale a mărcii anterioare în marca ulterioară, a cărei înregistrare se solicită a fi anulată.

Dimpotrivă, CJUE a subliniat fără echivoc în hotărârile pronunţate faptul că o constatare a existenţei unui risc de confuzie nu poate fi exclusă ex ante şi indiferent de situaţie, tocmai datorită interdependenţei factorilor relevanţi în acest sens, nici măcar în cazul în care marca anterioară şi semnul a cărui înregistrare se solicită coincid într-un element cu caracter distinctiv slab sau descriptiv în ceea ce priveşte produsele şi serviciile în cauză, deşi este adevărat că aprecierea globală a riscului de confuzie în mod frecvent nu va conduce la constatarea existenţei acestui risc (în acest sens, hotărârea din data de 12.06.2019 pronunţată în cauza C-705/17 Hansson, pct. 55 şi jurisprudenţa acolo citată).

Aşadar, nu se poate formula o regulă, astfel cum susţine recurenta, în sensul că riscul de confuzie este exclus de plano în situaţia în care marca anterioară are un caracter distinctiv scăzut şi, ca atare, o protecţie juridică limitată, iar mărcile comparate coincid doar în parte şi, mai mult, într-un element slab distinctiv ori chiar lipsit de distinctivitate. O astfel de aserţiune ar avea drept efect neutralizarea factorului ţinând de similaritatea mărcilor, ceea ce nu este posibil în evaluarea globală a riscului de confuzie, în cadrul căreia factorii relevanţi se analizează interdependent, iar similaritatea semnelor în conflict, atunci când există, nu poate fi înlăturată pentru motivul caracterului distinctiv scăzut al mărcii anterioare (în acelaşi sens, a se vedea ordonanţa pronunţată la data de 27.04.2006 în cauza C-235/05 L`Oréal, pct. 45).

Cu toate acestea, relaţia de interdependenţă a factorilor relevanţi denotă faptul că, la rându-i, nici factorul relativ la caracterul distinctiv nu poate fi neutralizat de existenţa identităţii/similarităţii semnelor şi a produselor sau serviciilor, astfel încât, atunci când este invocat, eventualul caracter distinctiv redus al mărcii anterioare trebuie analizat ca atare în aprecierea globală a riscului de confuzie, întrucât poate influenţa constatarea existenţei sau a inexistenţei unui asemenea risc.

În cauză, pârâta a invocat încă din faza judecăţii în primă instanţă apărarea referitoare la caracterul sugestiv pentru categoria băuturilor energizante a termenului "horse", regăsit atât în cadrul mărcilor reclamantei, cât şi în cadrul mărcilor pârâtei. De asemenea, pârâta a susţinut că există multiple exemple de mărci ale Uniunii Europene, înregistrate pentru produse din clasa 32, care conţin imaginea unui cal cambrat, asemănătoare cu elementul figurativ din cadrul mărcilor combinate aparţinând reclamantei, respectiv pârâtei.

Aceste aspecte pot fi relevante în evaluarea globală a riscului de confuzie, din moment ce existenţa pe piaţă a mai multor mărci care constau sau cuprind acelaşi element poate conduce la un caracter distinctiv redus al semnelor ce reprezintă acele mărci, prin raportare la percepţia publicului relevant, respectiv consumatorul mediu al produsului, rezonabil de atent şi de informat în privinţa acestuia.

Astfel, dacă acest consumator se confruntă în mod obişnuit cu folosirea în comerţ, în cadrul unor mărci, a unui anumit element (verbal, figurativ ori o combinaţie între acestea) în asociere cu un anumit produs sau serviciu (cu atât mai mult dacă ar fi vorba despre un element descriptiv), este posibil ca, dată fiind frecvenţa acestor situaţii, consumatorul să nu mai atribuie provenienţa acelui produs sau serviciu ca aparţinând unei întreprinderi determinate, iar marca să aibă o aptitudine redusă de a distinge produsul sau serviciul de cele oferite de alte întreprinderi.

Prin urmare, s-ar putea să nu existe un risc de confuzie, dat fiind că acest risc este definit tocmai prin eroarea în care consumatorul se află în privinţa originii unui produs/serviciu desemnat de o marcă ulterioară, pe care o identifică în legătură cu o anumită întreprindere.

Considerente similare celor expuse anterior se regăsesc chiar în răspunsul pe care reclamanta l-a formulat la întâmpinarea depusă în apel de către pârâta B. S.R.L.

Cu toate acestea, instanţa de apel nu a analizat nici apărările pârâtei pe acest aspect, astfel cum au fost dezvoltate în întâmpinările din ambele faze procesuale, nici susţinerile reclamantei în combaterea acestora.

Mai mult decât atât, încă din etapa judecăţii în primă instanţă pârâta B. S.R.L. a invocat drepturile sale asupra unei mărci figurative C., cu număr x şi cu dată de depozit 27 mai 2004, însă relevanţa acestui aspect urmează a fi subliniată în cadrul motivelor de recurs vizând apelul incident, pentru considerentele ce vor fi expuse.

Faţă de cele arătate, Înalta Curte constată că sunt fondate criticile recurentei întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ. şi le va admite ca atare, în condiţiile în care nu au fost analizate apărări ale pârâtei ce pot fi relevante în aprecierea globală a riscului de confuzie în percepţia publicului, incluzând şi riscul de asociere între mărcile în conflict.

În consecinţă, Înalta Curte va admite recursul şi, în aplicarea art. 497 C. proc. civ., va casa decizia şi va trimite cauza spre rejudecare.

(2) În ceea ce priveşte criticile referitoare la modul de soluţionare a apelului incident, se constată următoarele:

Prin apelul incident declarat, pârâta B. S.R.L. a arătat în mod explicit că înţelege să conteste dispoziţia tribunalului de respingere a excepţiei decăderii reclamantei din dreptul de a solicita anularea înregistrării mărcilor pârâtei, formulând în acest sens susţineri referitoare la modul de aplicare a prevederilor art. 48 din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată (23.10.2017), precum şi la neanalizarea argumentaţiei sale vizând cunoaşterea mărcilor C. de către intimata-reclamantă.

După cum rezultă din considerentele deciziei recurate, instanţa de apel a identificat în cuprinsul apelului pârâtei argumente vizând mărcile în privinţa cărora s-a solicitat anularea înregistrării prin cererea de faţă, respectiv critici prin care pârâta a solicitat ca instanţa să se raporteze la marca C. nr. x, înregistrată de pârâta B. S.R.L. în anul 2004. Din această perspectivă, instanţa nu a primit cele din urmă critici, cu motivarea că marca înregistrată în anul 2004 nu formează obiectul litigiului de faţă, iar cu referire la primele argumente, a apreciat că nu este întrunit termenul de 5 ani prevăzut de art. 48 din Legea nr. 84/1998, astfel încât norma nu este incidentă în cauză.

În contextul criticilor din recurs vizând ambele aprecieri ale instanţei de apel, Înalta Curte reţine următoarele:

În conformitate cu art. 48 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data de 23.10.2017), "Titularul unei mărci anterioare, care cu ştiinţă a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea şi nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele şi serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credinţă."

Instanţa de apel s-a raportat în mod corect la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru interpretarea normei în discuţie, dat fiind că, potrivit CJUE, noţiunea de "toleranţă" în materia mărcilor "constituie o noţiune a dreptului Uniunii, ale cărei sens şi domeniu de aplicare trebuie să fie identice în toate statele membre", motiv pentru care "revine Curţii obligaţia de a da acestor termeni o interpretare autonomă şi uniformă în ordinea juridică a Uniunii", astfel cum s-a arătat în hotărârea din 22.09.2011 pronunţată în cauza C-482/09 Budějovický Budvar (pct. 37). Interpretarea dată de CJUE art. 9 alin. (1) din Directiva de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci se impune ca atare instanţei naţionale, căreia îi revine o obligaţie de rezultat, anume aceea de interpretare şi de aplicare a legii naţionale prin care este transpusă directiva în lumina finalităţii şi a obiectivelor acestui act al Uniunii Europene.

Este incontestabil, astfel, că toleranţa caracterizează starea de pasivitate a titularului unei mărci faţă de o marcă ulterior înregistrată şi utilizată, de care are cunoştinţă şi a cărei utilizare o putea împiedica.

După cum s-a arătat în mod corect prin decizia recurată, din hotărârea CJUE anterior menţionată, pronunţată în cauza C-482/09, reiese că pentru a începe să curgă termenul de 5 ani, de împlinirea căruia legiuitorul leagă efectul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranţei, este necesară întrunirea a patru condiţii, respectiv: înregistrarea mărcii ulterioare; depunerea acestei mărci a fost efectuată cu bună-credinţă; utilizarea mărcii ulterioare de către titularul acesteia; cunoaşterea de către titularul mărcii anterioare a înregistrării mărcii ulterioare şi a utilizării acesteia după înregistrare.

Cât priveşte prima condiţie, cea vizând înregistrarea mărcii ulterioare, CJUE a arătat în mod expres că "termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranţei nu poate să înceapă să curgă prin simpla utilizare a unei mărci ulterioare, chiar dacă titularul acesteia realizează ulterior înregistrarea sa" (pct. 54 din hotărâre).

Prin urmare, termenul de 5 ani la care se referă art. 48 din Legea nr. 84/1998 (ce transpune directiva interpretată de către CJUE) nu poate începe să curgă înainte de data înregistrării mărcii ulterioare, chiar dacă această marcă a fost folosită anterior, încă de la data depunerii cererii de înregistrare, astfel cum este cazul în speţă.

Înalta Curte constată că, din moment ce până la data formulării cererii de chemare în judecată (23.10.2017) nu s-a scurs o perioadă de 5 ani, calculată cel mai devreme de la data înregistrării celor trei mărci ale pârâtei vizate de cererea în anulare (5.02.2013 - pentru marca nr. y; 28.12.2015 - pentru marca nr. z, respectiv 29.12.2015 - pentru marca nr. w), instanţa de apel a apreciat în mod corect că nu este întrunită una dintre cerinţele menţionate, de care depinde incidenţa în cauză a prevederilor art. 48 din Legea nr. 84/1998.

Nu pot fi primite, în aceste condiţii, susţinerile recurentei - pârâte referitoare la plasarea momentului de început al curgerii termenului de 5 ani la data depozitului reglementar al mărcii, întrucât o asemenea interpretare a dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 84/1998 ar contraveni în mod nepermis dezlegării obligatorii date de către CJUE noţiunii de "toleranţă" din directivă, ce include şi modul de calcul al termenului în care se consideră că titularul unei mărci a stat în pasivitate în raport cu o marcă înregistrată de către o altă persoană.

Înalta Curte constată că este nefondată şi critica recurentei potrivit căreia, prin analizarea argumentului invocat abia în apel de către reclamanta A. în legătură cu modalitatea de calcul a termenului de 5 ani, s-ar fi încălcat limitele efectului devolutiv al apelului, determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă, respectiv prevederile art. 478 alin. (3) C. proc. civ., în conformitate cu care în apel nu pot fi formulate pretenţii noi.

Argumentul în discuţie a fost invocat de către reclamantă, în mod necontestat, prin întâmpinarea la apelul incident al pârâtei B. S.R.L., astfel încât caracterizează un mijloc de apărare, şi nu o "pretenţie" formulată printr-o cerere în justiţie, în sensul art. 30 C. proc. civ., nefiind, astfel, incident art. 478 alin. (3) C. proc. civ.

Pe de altă parte, potrivit art. 478 alin. (2) C. proc. civ., interpretat per a contrario, părţile pot folosi în faţa instanţei de apel mijloace de apărare invocate prin întâmpinarea depusă în această cale de atac.

Pe acest temei, este admisibilă invocarea în apel a unei apărări noi, atât timp cât se regăseşte în întâmpinare, efectul devolutiv al apelului presupunând pronunţarea de către instanţa de apel şi asupra motivelor, mijloacelor de apărare sau dovezilor noi cuprinse în întâmpinare, astfel cum prevede în mod explicit art. 476 alin. (2) C. proc. civ.

Faţă de cele expuse, Înalta Curte va respinge susţinerile recurentei vizând modul de calcul al termenului de 5 ani prevăzut de art. 48 din Legea nr. 84/1998 şi, ţinând cont de faptul că cele patru condiţii pentru ca acest termen să curgă trebuie întrunite în mod cumulativ - astfel încât neîndeplinirea uneia dintre ele, precum în speţă, este suficientă pentru constatarea inaplicabilităţii art. 48 din Legea nr. 84/1998 -, nu va mai analiza susţinerile referitoare la celelalte condiţii, ce au vizat în special condiţia cunoaşterii de către de către titularul mărcii anterioare a înregistrării mărcii ulterioare şi a utilizării acesteia după înregistrare.

Din cele expuse, rezultă, totodată, că "toleranţa" în sensul art. 48 din lege se referă strict la înregistrarea şi utilizarea mărcii vizate de cererea în anulare, cele patru condiţii pentru ca termenul de tolerare să înceapă să curgă fiind formulate în legătură cu marca "ulterioară".

Din acest punct de vedere şi faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte constată că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a legii şi va respinge criticile recurentei pe acest aspect.

Cu toate acestea, nu se poate considera că susţinerile recurentei referitoare la preexistenţa mărcii sale C. înregistrate în anul 2004 şi la coexistenţa acesteia cu mărcile reclamantei sunt lipsite de pertinenţă doar pentru motivul că au fost invocate în contextul art. 48 din Legea nr. 84/1998, cât timp ar putea fi decelată o altă finalitate decât aceea a respingerii cererii în anulare pentru motivul decăderii reclamantei din dreptul de a solicita anularea înregistrării mărcilor.

Este relevant în acest sens faptul că pârâta a invocat de la bun început în cadrul procesului o apărare de fond în legătură cu marca sa figurativă C., cu număr x, ce beneficiază de protecţie juridică începând cu data de 27.05.2004 şi nu a fost anulată până în prezent, distinct de excepţia decăderii din dreptul de a invoca anularea.

Astfel, prin întâmpinarea depusă la tribunal, pârâta B. S.R.L. a susţinut, pe de o parte, că este vorba despre o marcă anterioară mărcii internaţionale combinate G. nr. x aparţinând reclamantei din cauză (protejată doar de la data de 22.03.2010) şi care a coexistat în mod paşnic şi pentru o perioadă îndelungată de timp cu mărcile reclamantei, inclusiv cu marca verbală G., iar, pe de altă parte, că mărcile sale ulterioare C. (a căror înregistrare se solicită a fi anulată în cauză) sunt "îmbunătăţiri" ale mărcii din anul 2004, utilizării mărcii într-o formă care nu-i alterează caracterul distinctiv fiindu-i recunoscute anumite efecte juridice. Pârâta a invocat chiar existenţa unei familii de mărci (dezvoltând în jurul aceluiaşi concept şi mărcile H. şi I.).

Or, aceste susţineri au fost formulate cu finalitatea demonstrării inexistenţei riscului de confuzie între mărcile reclamantei şi mărcile pârâtei, în privinţa cărora se solicită anularea înregistrării.

Din acest punct de vedere, susţinerile cu atare obiect ar putea interesa evaluarea globală a riscului de confuzie în percepţia publicului, în aceeaşi măsură în care coexistenţa mai multor mărci pe aceeaşi piaţă a produselor sau serviciilor poate conduce la o distinctivitate redusă a semnelor (după cum s-a arătat în analiza motivelor de recurs vizând soluţionarea apelului principal).

În egală măsură, este posibil ca, într-o asemenea situaţie, să nu se aducă atingere funcţiei esenţiale a mărcii care constă în a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau serviciilor, dacă acel consumator poate să atribuie originea produselor desemnate de mărcile "ulterioare" - în privinţa cărora se solicită anularea înregistrării - aceleiaşi întreprinderi, şi nu titularului mărcilor "anterioare" pe care se fundamentează cererea în anulare, dată fiind existenţa unei alte mărci sau chiar a unei familii de mărci aparţinând titularului mărcilor ulterioare, astfel cum a susţinut pârâta din cauză.

Întrucât susţinerile cu acest obiect nu au fost analizate de către instanţa de apel, deşi au fost reiterate în cadrul apelului incident, urmează a fi cercetate odată cu rejudecarea apelului principal.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul declarat de pârâta B. S.R.L., va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare, pe temeiul art. 497 C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează recursul declarat de pârâta F. S.R.L. (fostă J. S.R.L.) împotriva deciziei civile nr. 316A din 27 aprilie 2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Admite recursul declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva aceleiaşi decizii.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 mai 2022.