Scope of cassation review over factual assessment of trademark similarity and risk of confusion in intellectual property infringement disputes

Şedinţa publică din data de 1 martie 2022

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă la data de 30.06.2017 sub nr. x/2017, reclamanta S.C. A. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. B. S.R.L., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

1. să i se interzică pârâtei producerea, distribuirea, comercializarea de produse purtând semnul B., publicitatea în broşuri publicitare, reviste, pe website-uri sau în orice altă formă de publicitate şi orice acte de folosinţă a acestui semn în activitatea comercială, precum şi să se dispună retragerea imediată de pe piaţă a tuturor produselor purtând semne similare mărcii B. nr. x aparţinând reclamantei;

2. să fie obligată pârâta să înceteze de îndată folosirea neautorizată pe teritoriul României şi să se abţină de la orice utilizare a însemnului conflictual B. pe teritoriul României în asociere cu produsele şi serviciile din clasele 9, 28, 35, 41 şi 42 conform clasificării Nisa.

3. obligarea pârâtei să publice pe cheltuiala sa, într-un ziar local şi unul de circulaţie naţională dispozitivul hotărârii judecătoreşti ce urmează a fi pronunţată în prezenta cauză şi

4. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, în conformitate cu prevederile art. 453 C. proc. civ.

2. Sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti:

Prin sentinţa civilă nr. 1974/20.12.2017, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a admis în parte acţiunea formulata de reclamanta S.C. A. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L., a obligat pe pârâtă să înceteze folosirea semnului B. în asociere cu produsele şi serviciile din clasele 28 şi 41 şi a obligat la plata sumei de 7500 RON cheltuieli de judecată.

4. Decizia pronunţată de Curtea de Apel:

Prin decizia civilă nr. 824 A din 22 iulie 2020, pronunţată în dosarul nr. x/2017, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat, apelul principal formulat de apelanta-pârâtă S.C. B. S.R.L., împotriva sentinţei civile nr. 2305/10.12.2019, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă în dosarul nr. x/2017, în contradictoriu cu apelanta-reclamantă S.C. A. S.R.L..

A admis apelul incident declarat de apelanta-reclamantă S.C. A. S.R.L., împotriva aceleiaşi sentinţe şi a schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul că a interzis pârâtei folosirea semnului B. S.R.L. şi pentru următoarele servicii din clasa 35: publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administraţie comercială, lucrări de birou.

A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 10.300 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă.

S-a menţinut sentinţa pentru rest şi a fost obligată apelanta-pârâtă să plătească apelantei-reclamante suma de 2280 RON cheltuieli de judecată în apel.

4. Calea de atac exercitată în cauză:

Împotriva deciziei instanţei de apel a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate.

La data de 18 mai 2021 a fost înregistrat pe rolul instanţei supreme recursul incident formulat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 824 A din 22 iulie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

I. In cuprinsul cererii de recurs, pârâta S.C. B. S.R.L. a formulat în esenţă, următoarele critici:

În ceea ce priveşte incidenţa art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., arată că nu i s-a comunicat apelul incident formulat de către reclamantă, astfel că nu a avut posibilitatea să se apere, iar instanţa de apel a obligat-o pe pârâtă "la mult mai mult decât a făcut-o prima instanţă", astfel încât solicită obligarea reclamantei să depună dovada expedierii apelului incident.

Instanţa de apel nu are în vedere consecinţele juridice ale dovezilor de la dosar şi ale drepturilor acordate în baza lor potrivit reglementărilor legale, ci face interpretări subiective peste ceea ce legea prevede.

Instanţa de apel reţine că pârâta nu ar fi solicitat să se aprecieze cu privire la asemănările între marca sa şi marca reclamantei, de vreme ce nu se examinează admiterea sau respingerea unei mărci la înregistrare, în baza unei opoziţii sau contestaţii. Această apreciere a instanţei de apel este greşită, întrucât pârâta doar a atras atenţia că ar trebui să se raporteze la temeiul de drept dat de Legea nr. 84/1998, în ceea ce priveşte fapta de contrafacere.

Deşi pârâta a susţinut că este obligatoriu ca instanţa să facă o apreciere în concret a asemănărilor între ansamblul elementelor constitutive ale semnului folosit de ea, respectiv marca şi marca verbală anterioară care aparţine A. S.R.L. si pe care aceasta pretinde că pârâta o contraface, deşi s-au depus în acest sens situaţii comparative, cu toate acestea instanţa face o greşită apreciere, neţinand cont de reglementările legale şi dând o interpretare subiectivă.

Susţine că a dovedit că are dreptul recunoscut de lege cu mult înainte decât reclamanta, adică marca x pentru clasele 9; 28; 41 deposit x din 11.09.2008 aşa cum rezultă din registrul on-line OSIM, însă instanţa a considerat greşit că pârâta contraface marca reclamantei.

Instanţa de apel nu a avut în vedere prevederile legale invocate de pârâtă - Legea nr. 26/1990, Legea nr. 84/1998, art. 8 din Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii intelectuale, care nu impun impun vreo condiţie cu privire la forma scrierii, a elementelor figurative şi la culorile pe care pârâta le foloseşte când afişează denumirea comercială, cu atât mai mult cu cât forma aleasă este diferită de marca verbală a reclamantei.

Instanţa de apel a dat o interpretare subiectivă peste contractul privitor la dreptul de autor transmis pentru grafica mărcii depusă la înregistrare şi care constituie prin el însuşi un drept pe care legea îl recunoaşte, înlăturând fără temei legal şi fără o solicitare expresă care să facă obiectul acestui dosar respectivul drept de autor.

Instanţa nu a stabilit un element esenţial în prezenta cauză, în baza căruia să tragă concluzia că marca reclamantei este contrafăcută, respectiv daca sunt sau nu îndeplinite condiţiile legale pentru ca fapta sa fie considerată ilicită.

În mod greşit au fost acordate cheltuielile de judecată. Instanţa a acordat cheltuieli de judecată unei entităţi pe care art. 451, 452, 453 C. proc. civ. nu o prevăd.

Înscrisurile depuse la dosar alăturat notelor scrise, nu provin de la avocatul C. care are împuternicire avocaţială la dosar, ci de la o altă entitate care nu a făcut servicii avocaţiale în faţa acestei instanţe, respectiv S.C. D. S.R.L., care nu este o societate avocaţială care să aibă drept de reprezentare în faţa instanţei.

Consideră că hotărârea cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei şi că hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, unele fiind respinse de instanţa, iar cu privire la altele instanţa a omis să se pronunţe.

Solicită admiterea recursului, casarea în tot a deciziei recurate, implicit respingerea acţiunii formulate de reclamantă, iar în subsidiar, se solicită ca cheltuielile de judecată să fie acordate numai în măsura în care acestea sunt dovedite ca fiind făcute în cadrul acestui dosar şi cu privire la activităţile depuse conform contractului încheiat de către reprezentantul convenţional care a reprezentat partea în instanţă şi în măsura în care acestea se justifică.

A mai precizat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că se impune reducerea onorariului de avocat la un cuantum onorabil, aferent fazei procesuale a recursului, ca urmare a proporţionalităţii sale cu amplitudinea şi complexitatea activităţii depuse, având în vedere că formularea apărărilor nu a prezentat un grad ridicat de dificultate, faţă de obiectul cauzei deduse judecăţii şi recursul a fost soluţionat la primul termen de judecată fixat. În speţă, onorariul de avocat a fost redus de la 3000 RON la 1000 RON (Decizia nr. 3736 din 24 octombrie 2018, pronunţată de secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie st Justiţie).

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ.

II. Prin recursul incident, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă şi admiterea recursului său, casarea în parte, a deciziei atacate cu privire la măsura dispusă asupra apelului incident referitoare la soluţionarea cererii reclamantei cu privire la interzicerea intimatei de a încălca drepturile exclusive inclusiv cu privire la produsele şi serviciile din clasele 9 şi 42 şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel în aceste limite, susţinând următoarele:

Instanţa a făcut o aplicare greşită a prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 şi a principiilor CJUE cu privire la analiza semnelor şi a claselor de produse şi servicii din clasele 9 şi 42, fiind astfel incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Instanţa de apel a reţinut că la acest moment intimata a înregistrat marca x, pentru clasele 9, 28, 35 şi 42. Marca invocată de intimată este ulterioară mărcii S.C. A. S.R.L., aceasta a depus la înregistrare această marcă cu rea-credinţă, în încercarea de a-şi justifica conduita ilicită şi pentru a îngreuna demersurile reclamantei de a-şi proteja drepturile anterioare.

Chiar ţinând cont de înregistrarea mărcii europene de către intimată, aceasta se face vinovată de contrafacere. Activitatea desfăşurată în fapt de către intimată nu este protejată de produsele şi serviciile pentru care a înregistrat marca europeană ulterioară.

Intimata nu are protecţie pentru servicii de jocuri de noroc, însă în realitate desfăşoară astfel de activităţi specifice produselor şi serviciilor pentru care este înregistrată marca anterioară a reclamantei.

Precizează că riscul de confuzie trebuie analizat în mod global, luând în considerare toate circumstanţele cazului. Riscul de confuzie implică o anumită interdependenţă între factorii relevanţi şi în particular, o similaritate între mărci şi între produse şi/sau servicii. Astfel, un grad mai mic de similaritate între mărci poate fi compensat cu un grad mai ridicat de similaritate între produse/servicii şi viceversa.

Dacă există similaritate cel puţin în ceea ce priveşte un aspect din cele trei (vizual, fonetic, conceptual), atunci semnele sunt similare şi gradul de similaritate poate fi identificat. Nu este necesar ca mărcile să fie similare/identice din toate punctele de vedere (Cauza T-434/07 din data de 02/12/2009, 'Volvo', par. 50-53).

A evaluat în continuare fiecare clasă din cele două.

În esenţă, apreciază că instanţa de apel nu a ţinut cont de principiul interdependenţei în analiza factorilor, nu a analizat în ansamblu produsele şi serviciile pentru care mărcile reclamantei se bucură de protecţie faţă de produsele şi serviciile pentru care intimata foloseşte semnul conflictual şi nu a ţinut cont de întinderea protecţiei de care beneficiază mărcile şi nici de categoria publicului vizat.

5. Apărările formulate în cauză

Recurenta-pârâtă B. S.R.L. a formulat întâmpinare la recursul incident formulat de A. S.R.L., invocând excepţia netimbrarii recursului incident, precum şi excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, iar în subsidiar a solicitat respingerea ca nefondat a recursului.

Recurenta-reclamantă S.C. A. S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă şi menţinerea ca legală şi temeinică a deciziei recurate.

5. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 19 octombrie 2021 completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. şi recursul incident declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L., împotriva deciziei nr. 824A din 22 iulie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2017 şi a fixat termen de judecată la data de 1 martie 2022, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursurile declarate sunt nefondate pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

I. 1. În privinţa recursului principal, se observă că motivul de recurs reglementat de art. 488 pct. 5 C. proc. civ., relativ nerespectării normelor procedurale privind comunicarea către recurenta pârâtă a apelului incident al intimatei, cu efectul juridic al privării sale astfel de garanţia procesuală a dreptului la apărare şi pronunţarea unei hotărâri mai nefavorabile acesteia decât cea emisă de tribunal, nu este fondat.

Astfel, contrar criticilor recurentei pârâte, instanţa de recurs constată faptul că la dosar apel, se regăsesc dovezile de comunicare a apelului incident către apelanta principală, cu indicarea inclusiv şi în mod detaliat, o obligaţiei procesuale a acestei părţi litigante de a depune în termenul legal, întâmpinare faţă de acest apel.

Procesul-verbal de comunicare a apelului incident - regăsit la fila x verso dosar apel - întocmit conform art. 164 C. proc. civ., este redactat de grefier şi completat cu menţiunile corespunzătoare de factorul poştal ce a efectuat comunicarea.

Or, potrivit prevederilor art. 164 alin. (4) C. proc. civ., "Menţiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a întocmit nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals".

Instanţa de recurs constată faptul că recurenta pârâtă - deşi asistată în ambele faze procesuale de apel şi de recurs de avocat ales, deci de un specialist al dreptului - nu s-a înscris în fals cu privire la menţiunea din procesul-verbal relativă comunicării "cererii de apel incident".

Având în vedere că aspectele constatate proprii sensibus (cu propriile simţuri) de către agenţii instrumentatori ai instanţei nu pot fi înlăturate, îndepărtate decât prin intermediul procedurii speciale legale menţionate, reglementate de art. 304 şi urm. C. proc. civ., instanţa de recurs constată pe cale de consecinţă, că nu poate primi aserţiunile recurentei pârâte relative faptului că în realitate, cererea de apel incident nu i-ar fi fost comunicată sau relative faptului că aceasta ar fi apreciat că menţiunea comunicării reprezenta o eroare materială şi tot pe cale de consecinţă, nici nu poate realiza verificările solicitate suplimentar de către recurentă sau încuviinţa şi administra probe de genul celor solicitate de către această parte procesuală în afara procedurii special edictate de legiuitor pentru astfel de situaţii, procedură de care - astfel cum s-a expus - recurenta pârâtă nu a uzitat.

De altfel, însăşi această parte procesuală recunoaşte în cadrul motivelor sale de recurs, împrejurarea că la singurul termen de judecată acordat în apel, a formulat concluzii asupra acestui apel incident, instanţa de recurs observând în aceeaşi direcţie inclusiv concluziile scrise depuse de către apelanta pârâtă după rămânerea instanţei de apel în pronunţare, care vizează inclusiv acest apel incident ce a fost legal timbrat .

Din cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 15.07.2022 - care constituie un înscris autentic -, când au avut loc dezbaterile în apel, nu rezultă că apelanta pârâtă ar fi ilustrat vreo neregularitate în privinţa comunicării apelului formulat de către partea procesuală adversă, astfel cum dispoziţiile art. 178 C. proc. civ. îi impuneau.

Aşadar, atât timp cât reformarea sentinţei civile în sens nefavorabil recurentei pârâte s-a realizat în cadrul rezolvării apelului incident al părţii procesuale adverse, nu se poate invoca în mod fondat de către recurenta pârâtă (apelantă principală în apel) nici critica relativă înrăutăţirii situaţiei sale în prima cale de atac.

Aşadar, criticile recurentei pârâte în această direcţie, circumscrise încălcării prevederilor art. 7, art. 8, art. 10, art. 13, art. 14, art. 20, art. 22, art. 241, art. 390 din C. proc. civ., ale O.U.G. nr. 13/2013 privind serviciile poştale sunt nefondate, motivul de recurs reglementat de art. 488 pct. 5 C. proc. civ. invocat neputând fi primit.

2. În privinţa secundului motiv de recurs invocat de recurenta pârâtă, respectiv cel reglementat de prevederile art. 488 pct. 6 C. proc. civ., instanţa de recurs, analizând susţinerile arondate acestui motiv de recurs, constată pentru început că critica relativă neluării în considerare de către instanţa de apel a consecinţelor juridice ale dovezilor existente la dosar, nu poate fi primită, atât timp cât în cadrul motivării deciziei civile recurate, curtea de apel a dezbătut probele administrate cauzei, inclusiv în apel, ilustrând şi filele unde aceste dovezi care i-au circumscris raţionamentul juridic se regăseau, fiind aşadar îndeplinite exigenţele art. 425 alin. (1) lit. . b C. proc. civ., instanţa de apel prezentând în mod argumentat motivele de fapt şi de drept care i-au fundamentat soluţia sa.

Lipsa din decizia recurată a unei menţiuni relative cererii de intervenţie accesorie formulate de către terţul S.C. E. S.R.L. se datorează în mod firesc şi legal în conformitate cu prevederile art. 479 C. proc. civ., împrejurării că soluţia de respingere a respectivei cereri ca neîntemeiată, pronunţată de tribunal la data de 19.04.2018, nu a fost apelată de către terţ, iar în cuprinsul motivelor de apel principal, nu se regăseşte nici o menţiune a apelantei pârâte asupra acestei dispoziţii judiciare a instanţei de fond.

De asemenea, în mod eronat afirmă recurenta pârâtă faptul că instanţa de apel ar fi reţinut că apelanta pârâtă nu ar fi solicitat să se aprecieze asupra asemănărilor între marca sa şi marca reclamantei, întrucât nu s-ar afla în cazul examinării admiterii sau respingeriii unei mărci la înregistrare în baza unei opoziţii sau contestaţii.

Lecturându-se decizia recurată, rezultă că instanţa de apel şi-a fundamentat constatarea criticată pe un argument de ordin procesual, respectiv cel dedus din prevederile art. 477 alin. (1) C. proc. civ. raportat la conţinutul concret al cererii de apel a pârâtei, în cadrul căreia nu au fost regăsite critici la adresa sentinţei civile sub aspectul analizei efective a tribunalului asupra similarităţii semnelor şi riscului de confuzie.

Instanţa de recurs constată şi că în cadrul deciziei recurate, ca de altfel şi în cadrul sentinţei civile pronunţate de prima instanţă de judecată, evaluarea judiciară s-a întemeiat în mod expres pe prevederile concrete ale Legii nr. 84/1998 relative faptei de contrafacere (a se vedea fila x din decizia recurată, respectiv pagina 15 a sentinţei pronunţate), astfel încât nici din această perspectivă procesuală, nu poate fi primit ansamblul criticilor recurentei pârâte relativ faptului că instanţele ar fi realizat o apreciere greşită şi subiectivă în operaţiunea juridică de comparare a mărcilor şi deci, nu una în conformitate cu prevederile legale substanţiale şi procesuale incidente.

3. În privinţa motivului de recurs reglementat de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., instanţa de recurs constată cu caracter preliminar, faptul că în reglementarea noului C. proc. civ., aplicabil cauzei prezente, recursul reprezintă o cale de atac exclusiv de legalitate, care se grefează pe situaţia de fapt stabilită de instanţele devolutive ale fondului. Această apreciere rezultă din enunţarea acestui caracter, în mod expres, prin alineatul prim al art. 488 C. proc. civ., din enumerarea limitativă şi expresă a motivelor de nelegalitate care pot fi invocate în recurs, conform pct. 1 - 8 din respectivul text procesual. Aşadar, instanţa de recurs, în cadrul controlului de legalitate pe care-l exercită, este ţinută de situaţia de fapt astfel cum a fost ea stabilită în mod definitiv, de instanţa de fond sau după caz, de apel, dacă în recurs nu sunt administrate noi probe.

Or, aserţiunile ample ale recurentei pârâte referitoare la faptul că nu pot fi confundate cele două mărci; că nu s-ar fi făcut dovada că reclamanta intimată ar folosi marca verbală înregistrată pentru serviciile din certificatul OSIM şi în plus, pentru jocuri de noroc; că extinderea la jocurile de noroc ar fi fost realizată artificial de către instanţa de apel; că instanţa de apel ar realiza o extindere subiectivă a listei de servicii din cuprinsul certificatului OSIM al reclamantei, fără să existe o prevedere legală care să îi permită acest lucru; că instanţa de apel ar proceda dimpotrivă, la o apreciere restrânsă când se referă la certificatul EUIPO nr. x pentru marca europeană a recurentei pârâte; că în operaţiunea de comparare a mărcilor şi semnelor, nu s-ar fi ţinut cont de faptul că recurenta pârâtă foloseşte marca x pentru clasele 9, 28, 41, depozit x încă din 2008, considerându-se aşadar nejustificat, că pârâta ar contraface marca reclamantei, toate aceste aserţiuni fiind însoţite de dezbaterea de către recurenta pârâtă a unora din probele administrate cauzei, implică aprecierea situaţiei de fapt, instanţa de recurs nefiind competentă însă, să reaprecieze situaţia de fapt în această cale de atac exclusiv de legalitate, aşa cum am arătat, nefiind administrate în recurs noi probe sub acest aspect.

Toate aspectele menţionate în paragraful precedent reprezintă elemente ale situaţiei de fapt care se apreciază potrivit dovezilor administrate în cauză. Similaritatea mărcilor, a semnelor aflate în concurs juridic, existenţa sau nu a riscului de confuzie între acestea, delimitarea concretă a domeniile de activitate ale părţilor procesuale în raport de serviciile şi produsele menţionate prin trimiterea la clasele Viena, respectiv Nisa din certificatele OSIM, respectiv EUIPO ale părţilor procesuale, toate acestea reprezintă în mod indiscutabil, elemente factuale.

Or, instanţa de recurs, în exercitarea controlului său exclusiv de legalitate, conform art. 488 alin. (1) C. proc. civ., este obligată să se grefeze pe situaţia de fapt stabilită de instanţele devolutive ale fondului, în situaţia neadministrării de probe noi în recurs, precum este cazul în speţă.

Reaprecierea probelor în recurs, prin prisma aserţiunilor de genul celor menţionate de recurenta pârâtă în motivele sale de recurs, pentru a se conchide în final, în sensul aplicării greşite în cauză a dispoziţiilor legale (fără măcar ca în privinţa acestor elemente, recurenta pârâtă să evidenţieze concret care anume dispoziţii legale ar fi fost eronat aplicate), astfel cum doreşte această parte procesuală, nu echivalează cu generarea unui control de legalitate al deciziei pronunţate, ci echivalează cu reevaluarea situaţiei de fapt şi eventual, stabilirea uneia noi (respectiv cea indicată de recurentă, în sensul că semnele nu ar fi similare şi nu ar exista riscul de confuzie), la care se vor aplica prevederile legale. Or, întrucât instanţele devolutive ale fondului au reţinut definitiv, astfel cum s-a expus, aspectele factuale ale existenţei similarităţii semnelor şi a riscului de confuzie - contrar celor enunţate de recurentă - iar în recurs nu s-au administrat probe noi care să modifice această stare de fapt, Înalta Curte nu poate decât să constate caracterul nefondat al acestei categorii de critici subsumate motivului de recurs analizat.

În plus, raportat inclusiv la impedimentul procedural de analiză prevăzut de art. 477 alin. (1) C. proc. civ., corect identificat de către curtea de apel, astfel cum s-a expus anterior, instanţa de recurs constată că operaţiunea concretă de comparare a mărcilor, semnelor aflate în conflict, a existenţei riscului de confuzie între acestea, excede obiectului controlului său jurisdicţional, atât timp cât în cererea de apel a pârâtei nu au existat critici sub aceste aspecte.

În egală măsură, aserţiunile recurentei pârâte referitoare la necesitatea premisei folosirii prealabile a unei mărci a cărei contrafacere se invocă, este nefondată, prin prisma faptului că potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 în forma în vigoare la data introducerii cererii de chemare în judecată, înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, scopul fiind acela de a proteja funcţia mărcii de indicare a originii comerciale, fără ca protecţia juridică recunoscută prin înregistrare să fie condiţionată de utilizarea semnului în comerţ.

Nu este fondat nici argumentul recurentei pârâte referitor la faptul că elementele verbale B. sunt incluse în cadrul denumirii sale comerciale, având aşadar, dreptul de folosire în temeiul Legii nr. 26/1990, al Legii nr. 84/1998 şi al art. 8 din Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii intelectuale.

Astfel, instanţa de recurs apreciază că recunoaşterea dreptului de proprietate industrială asupra numelui comercial nu exclude analiza conflictului dintre o marcă şi semnul pretins a încălca marca, semn protejat numai parţial, ca nume comercial, având în vedere natura juridică diferită a celor două drepturi şi funcţiile deosebite ale celor două obiecte de proprietate industrială.

Marca este definită de lege ca un semn distinctiv diferit servind la diferenţierea de către public a produselor şi serviciilor unui comerciant de produsele şi serviciile de acelaşi fel ori de produsele şi serviciile similare ale altor comercianţi. Marca are valoare economică şi funcţii de diferenţiere a produselor şi serviciilor şi de indicare a originii acestora, de garanţie a calităţii, de protecţie a consumatorilor şi de reclamă.

Numele comercial reprezintă atributul de identificare a comerciantului. Prin urmare, numele comercial identifică un comerciant în mod direct, în relaţiile sale cu clienţii şi partenerii de afaceri, iar marca identifică un comerciant prin prisma produselor şi serviciilor acestuia, individualizându-l în raport cu alţi comercianţi.

În raport de aceste elemente de regim juridic expuse, va rezulta că atunci când numele comercial va fi utilizat astfel încât să realizeze şi funcţiile specifice ale mărcii, respectiv să individualizeze în acest fel serviciile sau produsele furnizate de comerciantul respectiv, atunci folosirea sa poate intra pe tărâmul acţiunii în contrafacere reglementate de art. 36 din Legea nr. 84/1998. Această concluzie se justifică prin prisma împrejurării că o astfel de utilizare depăşeşte sfera protecţiei conferite prin înregistrarea denumirii comerciale în registrul comerţului.

Nici critica arondată aceluiaşi motiv de recurs, relativă împrejurării că instanţa de apel ar fi procedat la înlăturarea "reglementărilor aplicabile" (pe care însă, recurenta pârâtă nu le nominalizează, nu le individualizează concret) atunci când ar fi dat o interpretare subiectivă contractului privitor la dreptul de autor, nu poate fi reţinută ca fondată de instanţa de recurs.

Astfel, pe de o parte, recurenta pârâtă nu ilustrează concret ce prevederi legale ar fi fost încălcate prin modul de interpretare de către instanţa de apel a clauzelor contractului juridic nr. x/2013, pentru a se permite astfel, realizarea controlului de legalitate de către prezenta instanţă de control judiciar.

Pe de altă parte, se observă că decelarea voinţei concrete a părţilor la momentul încheierii unui act juridic bilateral determinat, reprezintă un aspect de fapt, identificabil în cadrul situaţiei de fapt a unei cauze. Că aşa stau lucrurile rezultă inclusiv din împrejurarea că potrivit art. 304 pct. 8 C. proc. civ. 1865, se reglementa:

"Modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate: (...) 8. când instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia".

Noul C. proc. civ. nu mai stipulează însă, în cadrul art. 488 C. proc. civ., acest motiv de casare, ceea ce determină din punct de vedere al metodelor de interpretare logică, sistematică, gramaticală şi teleologică (în referire la reglementarea anterioară enunţată din vechiul cod de procedură) concluzia că greşita calificare a unui act juridic nu mai este reglementată de noul legiuitor ca reprezentând o critică vizând legalitatea hotărârii judecătoreşti recurate, ci o critică vizând temeinicia sa. Aceasta întrucât voinţa concordantă concretă a părţilor contractuale de la momentul încheierii unui act juridic reprezintă un element de fapt.

Aşadar, din perspectiva enunţată, rezultă că atât timp cât instanţa de apel, devolutivă asupra fondului cauzei, a statuat în mod expres că obiectul prestaţiei contractului încheiat, asupra cărora părţile contractuale au convenit, este elementul figurativ denumit "logo" şi nu cel verbal ("B.") inclus în "logo" - element verbal pentru care intimata reclamantă are înregistrarea verbală menţionată şi care constituie obiectul disputei în prezentul litigiu - atunci în mod corect, grefat pe această împrejurare expusă, curtea de apel a apreciat că nu se poate opune cu succes mărcii verbale înregistrate, eventualul drept de autor asupra siglei complexe compuse din elementul figurativ şi cel verbal.

Nu în ultimul rând, instanţa de recurs notează, contrar criticii recurentei pârâte, că instanţa de apel, confirmând soluţia tribunalului, a constatat caracterul ilicit al faptei recurentei pârâte prin prisma dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data introducerii acţiunii) care reglementează atât conferirea titularului a unui drept exclusiv asupra mărcii înregistrate, cât şi - în cadrul alin. (2) şi (3) - diversele fapte ilicite de contrafacere a unei mărci.

În raport de cele expuse, nu pot fi primite aşadar, nici criticile recurentei pârâte relative încălcării de către instanţa de apel prin decizia recurată, a prevederilor art. 4 şi art. 39 din Legea nr. 84/1998 republicată referitoare la drepturile titularului asupra unei mărci înregistrate.

4. Motivul de recurs privind cheltuielile de judecată este de asemenea, nefondat.

Astfel, în mod corect instanţele devolutive ale fondului au aplicat în cauză prevederile art. 451, art. 452 şi art. 453 C. proc. civ., atunci când au acordat cheltuieli de judecată intimatei reclamante.

Pe de o parte, criticile în această privinţă orientate către caracterul nelegal al acordării de către instanţa de fond a cheltuielilor de judecată plătite de către intimată mandatarei sale societatea D. S.R.L., potrivit procurii judiciare autentificate sub nr. x/2017 la F. din Călăraşi, mandatar ce a angajat în dosar pe avocatul ales C., cheltuieli de judecată care astfel, nu ar fi fost dovedite, sunt formulate omisso medio, neregăsindu-se în cuprinsul cererii de apel a pârâtei, astfel încât potrivit art. 488 alin. (2) C. proc. civ., ele nu pot fi primite spre analiză de prezenta instanţă de recurs.

Astfel cum a sesizat şi instanţa de apel, criticile pârâtei din apelul său au vizat exclusiv modul de aplicare în cauză de către tribunal, a prevederilor art. 453 alin. (2) C. proc. civ., relative reducerii proporţionale a cuantumului acestora în măsura admiterii cererii de chemare în judecată de către tribunal, respectiv a prevederilor art. 451 alin. (2) C. proc. civ., relativ diminuării proporţionale a cuantumului în raport de criteriile enunţate în acest ultim text legal.

Instanţa de recurs observă potrivit deciziei recurată, că motivul de apel al pârâtei a fost analizat în aceleaşi coordonate (în care a fost invocat de pârâtă) de către curtea de apel, astfel încât criticile recurentei pârâte în sensul că instanţa de apel nu ar fi avut în vedere toate susţinerile sale din cererea de apel, formulate sub acest aspect sau că instanţa ar fi apreciat nelegal documentele pe baza cărora s-au acordat cheltuielile de judecată, nu pot fi primite în această fază procesuală de recurs.

De asemenea, criticile recurentei pârâte referitoare la cuantumul efectiv al cheltuielilor de judecată acordate de instanţa de apel, ca fiind unul nerezonabil, disproporţionat în raport de criteriile enunţate de art. 451 alin. (2) C. proc. civ., nu pot fi primite ca fondate, atât timp cât potrivit Deciziei în interesul legii nr. 3/2020, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 05 martie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit în mod obligatoriu pentru instanţe, faptul că "În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 488 alin. (1) din C. proc. civ., motivul de recurs prin care se critică modalitatea în care instanţa de fond s-a pronunţat, în raport cu prevederile art. 451 alin. (2) din C. proc. civ., asupra proporţionalităţii cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, solicitate de partea care a câştigat procesul, nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) din C. proc. civ..".

În privinţa cheltuielilor de judecată acordate pentru faza procesuală a apelului, instanţa de recurs mai constată - distinct de trimiterea la decizia în interesul legii menţionată anterior - faptul că potrivnic celor expuse de recurenta pârâtă, între partea procesuală reclamantă în prezentul dosar şi S.C. D. S.R.L. există o relaţie contractuală reprezentată de procura judiciară autentificată sub nr. x/2017 la F. din Călăraşi, conform căreia societatea menţionată a fost mandatată pentru asistenţă de specialitate în materie de proprietate intelectuală, consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare juridică în instanţă în acest domeniu în contradictoriu cu S.C. B. S.R.L., acordându-i-se inclusiv dreptul de a angaja sau de a îşi substitui avocaţi.

Or, doamna avocat C. este avocat ales angajat de societate, potrivit împuternicirilor avocaţiale depuse în toate cele trei faze procesuale, împuterniciri care potrivit Anexei 1 la Statutul profesiei de avocat din 03.12.2011 realizează dovada contractului de asistenţă juridică dintre agenţie şi avocat.

Reprezentarea părţii procesuale prin intermediul unei societăţii comerciale care are ca obiect de activitate activităţile în domeniul proprietăţii intelectuale şi posibilitatea angajării de către această societate a unui avocat ales pentru asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţei de judecată sunt permise în mod expres de prevederile art. 28 alin. (2) coroborate cu art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, astfel cum s-a statuat de altfel, şi prin Decizia nr. 2/2017 privind privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 02 martie 2017, prin care s-a recunoscut posibilitatea reprezentării judiciare chiar prin intermediul propriului consilier juridic al consilierului în proprietate industrială:

"117. Din modul de formulare a art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, precum şi din interpretarea coroborată a acestui text cu art. 20 şi art. 27, văzându-se şi raţiunea reglementării ordonanţei, rezultă că legiuitorul a avut în vedere un mecanism similar şi în cazul reprezentării în judecată reglementate prin art. 28 alin. (2) din ordonanţă, dat fiind că a prevăzut posibilitatea reprezentării "de către consilierii în proprietate industrială", care îşi pot desfăşura activitatea în formele enumerate în art. 20 alin. (1)".

Observând totodată, că instanţa de apel a constatat ca fiind dovedite cheltuielile de judecată solicitate de reclamantă, aferente fazei procesuale de apel, această constatare fiind inclusă în cadrul situaţiei de fapt arondate cererii accesorii privind cheltuielile de judecată şi raportat la limitele exclusiv de legalitate ale controlului jurisdicţional al prezentei instanţe de recurs, Înalta Curte conchide că instanţa de apel a realizat o corectă aplicare în cauză a prevederilor art. 451 - art. 453 C. proc. civ. în privinţa inclusiv a cheltuielilor de judecată aferente fazei procesuale de apel.

Aşadar, pentru ansamblul acestor considerente, recursul declarat de pârâtă se impune a fi respins ca nefondat, nefiind incidente cauzei motivele de recurs reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 sau 8 C. proc. civ. invocate, neconstatându-se vreo încălcare a prevederilor de drept procesual sau substanţial şi nici vreo motivare necorespunzătoare a decziei recurate sau vreo omisiune de analiză a unui motiv de apel, astfel cum în mod generic, nedeterminat a susţinut recurenta pârâtă.

II. Recursul incident promovat de reclamanta S.C. A. S.R.L. prezintă acelaşi caracter nefondat ca şi recursul principal.

Astfel, din perspectiva motivului de recurs reglementat de art. 488 pct. 8 C. proc. civ. în referire la art. 36 din Legea nr. 84/1998 şi la principiile CJUE cu privire la analiza semnelor şi a produselor şi serviciilor, recurenta reclamantă a criticat decizia recurată în esenţă întrucât riscul de confuzie nu ar fi fost analizat în mod global, cu luarea în considerare a tuturor circumstanţelor cauzei, arătându-se în acest sens că instanţa de apel nu a ţinut cont de principiul interdependenţei în analiza factorilor, nu a analizat în ansamblu produsele şi serviciile pentru care marca sa se bucură de protecţie faţă de produsele şi serviciile pentru care intimata pârâtă foloseşte semnul conflictual şi nu a ţinut cont de întinderea protecţiei de care beneficiază marca sa şi nici de categoria publicului vizat.

Instanţa de recurs constată că potrivnic tuturor acestor critici formulate, lecturarea deciziei recurate infirmă aceste susţineri negative. Astfel, în primul rând, instanţa de recurs observă că astfel cum s-a expus deja în paragrafele precedente ale prezentei decizii civile, instanţa de apel a procedat în analiza apelurilor declarate de părţi de la premisa procesuală a neatacării hotărârii primei instanţe sub aspectul analizei efective a similarităţii semnelor şi a riscului de confuzie, premisă pe care şi-a construit raţionamentul juridic.

În al doilea rând, instanţa de recurs notează că instanţa de apel a făcut trimitere în cadrul judecăţii sale, inclusiv la elementele invocate de către recurenta reclamantă:

"Se are în vedere în cadrul acestei examinări şi persoana publicului relevant, căreia în cazul jocurilor de noroc nu i se reclamă un grad ridicat de atenţie, aceste servicii fiind frecvente pe piaţă, la preţuri moderate şi nesolicitând un grad ridicat de instruire sau calificare al destinatarului".

De asemenea, încă de la începutul evaluării sale, instanţa de apel a fost preocupată să deceleze întinderea concretă a protecţiei de care beneficiază marca reclamantei, iar ulterior, şi a mărcii comunitare a pârâtei, afectând ample paragrafe în acest sens, neputându-se aşadar, reproşa instanţei de apel vreo omisiune nici sub acest element punctual.

Instanţa de recurs constată - observaţie valabilă pentru ambele clase 9 şi 42 de servicii şi produse - că raţionamentul recurentei reclamante expus în cadrul recursului incident are la bază un sofism. Astfel, vorbind despre principiul interdependenţei factorilor relevanţi, despre necesitatea aprecierii globale a acestora, recurenta reclamantă translatează aceste instrumente recunoscute normativ atât pe plan naţional, dar şi comunitar, inclusiv prin jurisprudenţa CJUE, în sfera aprecierii similarităţii produselor şi serviciilor, când de fapt, ele sunt consacrate în privinţa decelării riscului de confuzie şi similarităţii semnelor - astfel cum rezultă din chiar hotărârile CJUE din cauzele C-39/97 Canon şi T-286/02 Oriental Kitchens v. OHIM invocate şi expuse de către reclamantă - operaţiune juridică în raport de care sfera ilustrată reprezintă doar unul dintre elementele pertinente de analizat.

Astfel, potrivit pct. 117 din hotărârea CJUE pronunţată în cauza C-39/97 Canon invocată, se arată:

"O evaluare globală a probabilităţii de confuzie implică o anumită interdependenţă între factorii relevanţi şi, în special, o similitudine între mărci şi între aceste bunuri sau servicii. În consecinţă, un grad mai mic de similitudine între aceste bunuri sau servicii poate fi compensată de un grad mai mare de similitudine între semne şi invers. Interdependenţa acestor factori este în mod expres menţionată în al zecelea considerent al prambulului directivei, care prevede că este indispensabil a da o interpretare conceptului de similaritate în raport cu probabilitatea, riscul de confuzie, a cărei apreciere depinde în special, de recunoaşterea mărcii pe piaţă şi de gradul de similitudine dintre marcă şi semn şi dintre produsele sau serviciile identificate".

Aşadar, similitudinea (de un grad mai mare sau mai mic)/complementaritatea dintre produse sau servicii reprezintă doar unul dintre factorii relevanţi interdependenţi de apreciat în cadrul evaluării globale a riscului de confuzie, alături de alte elemente, între care în special se situează similitudinea între mărci şi semne (care de asemenea, se evaluează în raport de mai multe elemente conjugate).

De altfel, inclusiv din perspectiva temeiului juridic pe care reclamanta şi-a fundamentat cererea de chemare în judecată, respectiv art. 36 alin. (2) lit. b) din Lege nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice în forma în vigoare la data introducerii acţiunii, rezultă acelaşi lucru:

"(2) Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său: (...) b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă".

Prin urmare, decelarea similitudinii/complementarităţii produselor sau serviciilor nu se realizează pe baza evaluării în mod global, conform principiului interdependenţei la care face trimitere recurenta reclamantă, realizând o confuzie din punct de vedere logic între unul din termenii analizei şi însuşi rezultatul analizei, adică între premisă şi concluzie. Aşadar, criticile recurentei reclamante arondate acestor aspecte nu sunt fondate.

Instanţa de recurs notează în continuare, în analiza aceluiaşi recurs, împrejurarea că similaritatea/complementaritatea produselor sau serviciilor reprezintă un aspect de fapt, care se stabileşte în concret de către instanţa de judecată, prin analiza probelor administrate cauzei, în rândul cărora se înscriu şi extrasele din registrul mărcilor OSIM, certificatul de înregistrare a mărcii pârâtei la EUIPO sau decizia EUIPO asupra opoziţiei recurentei reclamante faţă de toate produsele şi serviciile vizate de cererea de înregistrare a mărcii comunitare a intimatei pârâte, dovezi care ilustrează produsele şi serviciile concrete pentru care mărcile părţilor procesuale sunt protejate şi în raport de care se realizează analiza similarităţii sau complementarităţii.

Or, o astfel de analiză a probelor administrate cauzei, inclusiv din perspectiva concretă a claselor de produse şi servicii aferente, excede limitelor controlului juridicţional al prezentei instanţe de recurs care verifică exclusiv legalitatea deciziei recurate, astfel cum s-a ilustrat detaliat anterior, în cuprinsul prezentei decizii civile.

Or, în cadrul situaţiei de fapt a cauzei, configurate în mod definitiv de instanţa devolutivă a apelului ca urmare a neadministrării de noi probe în recurs sub acest aspect, curtea de apel a reţinut împrejurarea că în privinţa produselor şi serviciilor din cadrul claselor nr. 9 şi nr. 42, pentru care reclamanta recurentă justifică protecţie, nu există similitudine cu produsele, serviciile din activitatea intimatei pârâte. Instanţa de recurs constată de asemenea, că nu s-a reţinut de către instanţa de apel în urma analizei realizate, nici existenţa vreunei complementarităţi a produselor sau serviciilor, astfel cum curtea de apel a identificat în privinţa serviciilor şi produselor din clasa distinctă de servicii şi produse nr. 35.

Or, instanţa de recurs este ţinută de situaţia de fapt reţinută de către instanţa de apel, fără a avea posibilitatea de a o reevalua, astfel cum s-a expus anterior. A reaprecia probele administrate cauzei, pentru a ajunge sub acest aspect factual, la o concluzie diferită de cea a instanţei de apel, respectiv la cea a similarităţii sau măcar a complementarităţii între servicii şi produsele din cele două clase menţionate, ar echivala pentru instanţa de recurs cu o depăşire a limitelor stricte de legalitate ale controlului său jurisdicţional, fapt care ar fi contrar art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

Atât timp cât astfel cum s-a expus, analiza globală impusă de prevederile normative incidente, de principiile juridice confirmate şi în jurisprudenţa CJUE, vizează decelarea riscului de confuzie şi similaritatea mărcilor, instanţa de recurs apreciază că determinarea de către instanţa de apel a factorului distinct cu caracter de premisă al similarităţii/complementarităţii între produse şi servicii nu trebuia circumscrisă de analiza per ansamblu a claselor de produse şi servicii, astfel cum invocă recurenta reclamantă.

Concluzia expusă este accentuată de faptul că stabilirea întinderii protecţiei unei mărci presupune în mod obligatoriu identificarea suficient de clară şi de precisă a produselor şi serviciilor pentru care se solicită protecţia prin intermediul mărcii respective, astfel cum s-a ilustrat în mod judicios în cadrul Hotărârii CJUE din cauza IP Translator C-307/10, din 19 iunie 2012 invocată şi de instanţa de apel. Or, o astfel de cerinţă impune din punct de vedere logic o analiză amănunţită, chiar şi în interiorul fiecărei clase de servicii şi produse şi nu una de ansamblu, astfel cum reclamă recurenta reclamantă.

Constatând totodată faptul că motivele de recurs ale reclamantei circumscrise existenţei unui risc de confuzie se grefează pe o ipoteză factuală greşită, respectiv cea a similarităţii sau complementarităţii produselor şi serviciilor din clasele 9 şi 42, ipoteză care nu a fost reţinută de către curtea de apel în cadrul situaţiei de fapt a cauzei şi care este necesară pentru constatarea existenţei unei astfel de posibilităţi negative, instanţa de recurs conchide aşadar, în sensul că recursul promovat de reclamantă este nefondat, nefiind aplicate greşit în cauză de către instanţa de apel prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998 sau principiile CJUE în materie.

Având în vedere împrejurarea că ambele părţi procesuale au căzut în pretenţii, întrucât ambele recursuri promovate sunt nefondate, urmând a fi respinse, soluţia de respingere va viza implicit date fiind prevederile art. 453 C. proc. civ. şi cererile accesorii privind cheltuielile de judecată formulate de părţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondate, recursul principal declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. şi recursul incident declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L., împotriva deciziei nr. 824A din 22 iulie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2017.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 1 martie 2022.