Patent infringement appeal upheld; certificate annulment quashed and remanded for OSIM's joinder.

Asupra recursului în anulare de față:

Din examinarea lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului municipiului București la 23 martie 2000 reclamantul G.G.L. a chemat în judecată pârâtul D.R.L.L. prin reprezentanța sa din România, pentru obligarea acestuia:

- la plata sumei de 100.000 dolari SUA cu titlu de despăgubiri materiale la cursul BNR din ziua plății,

- la retragerea de îndată de pe piața din România și din toate rețelele sale de distribuție din România produsul farmaceutic Salmeter și a oricăror alte variante farmaceutice ale acestui produs precum și să înceteze importul produsului.

- plata de daune cominatorii 10.000 dolari SUA pentru fiecare zi de întârziere în cazul nerespectării obligației din capătul doi de cerere;

- publicarea în presă pe cheltuiala sa în cinci cotidiene, alese de reclamant, a hotărârii judecătorești.

În motivarea acțiunii reclamantul a arătat că beneficiază pe teritoriul României, de toate drepturile cu privire la invenția cu titlul „Derivați de fenetanolamină” și compoziția farmaceutică ce conține acești derivați, ca urmare a brevetului de invenție nr. GB 2140800, valabil în Marea Britanie și a brevetului de invenție protecție tranzitorie nr. 2009 emis în baza hotărârii 2/9 din 30 septembrie 1999 a O.S.I.M.

Reclamantul a susținut că pârâtul i-a încălcat dreptul exclusiv de exploatare prin înregistrarea, efectuare de marketing, lansare de campanii promoționale și comercializarea pe teritoriul României a produsului „Salmeter”, cu principiul „salmeterol xinafoate”, sub formă de inhalant conținând 25 micrograme de „salmeterol xinofoate” pe fiecare doză – iar fiecare tub este format din 120 doze.

Produsul comercializat de pârâtă conține ingredientul farmaceutic pentru care reclamantul are brevet de protecție în România.

Reclamantul a apreciat că prejudiciul creat de pârât este de 100.000 dolari SUA având în vedere că în cadrul reclamei, și-a recomandat produsul cu termenii „la un preț foarte avantajos în comparație cu produsul similar „Serevent”, acesta din urmă aparținând reclamantei.

În drept acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 998 și art. 999 C. civ., Legea nr. 93/1998, Normele 211/1998 și Legea nr. 64/1991.

Pârâtul a formulat la 25 aprilie 2000 o cerere reconvențională prin care a solicitat anularea brevetului de protecție tranzitorie 2009 T obținut de reclamantă pentru „derivații de fenetanolamină” prin fraudă la lege. În motivarea cererii s-a arătat că reclamantul nu a respectat condițiile de fond prevăzute de art. 3 lit. a) din Legea 93/1998 în sensul că produsul ce face obiectul brevetului de invenție de referință nu a fost comercializat în România anterior datei de 31 decembrie 1993.

Cererea reconvențională a fost întemeiată în drept pe dispozițiile art. 42 din Legea nr. 64/1991 coroborate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 93/1998.

Tribunalul municipiului București secția a IV-a civilă, prin sentința nr. 165 din 12 februarie 2002 a admis în parte acțiunea principală, a obligat pârâtul la plata către reclamant a contravalorii în lei a sumei de 26.649 dolari SUA, la cursul BNR din ziua plății cu titlu de despăgubiri materiale. A fost totodată obligat pârâtul să-și retragă de pe piața din România și să înceteze importul procesului farmaceutic „salmeter” precum și celelalte variante farmaceutice ale acestui produs, sub sancțiunea obligării la plata unor daune cominatorii de 500 dolari SUA pe fiecare zi de întârziere, în caz de nerespectare a acestor obligații.

A fost respinsă cererea reconvențională ca nefondată.

Pentru a pronunța această hotărâre tribunalul a reținut că reclamantul a obținut o hotărâre O.S.I.M. 2/9 din 30 septembrie 1999 prin care i s-a acordat brevetul de invenție protecție tranzitorie nr. 2009 T, durata protecției acordate întinzându-se și pe perioada 27 aprilie 1998 (data depunerii cererii la O.S.I.M.), 18 aprilie 2004, data expirării brevetului de referință.

Perioada de protecție rezultă în mod expres din art. 2 alin. (2) al hotărârii O.S.I.M. S-a mai constatat că sunt aplicabile dispozițiile art. 34 din Legea nr. 64/1991 care acordă beneficiarului de brevet dreptul de a interzice să efectueze, fără autorizația sa, fabricarea, comercializare, oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării.

Constatând că pârâtul a încălcat drepturile ce derivă din brevet ale reclamantului, instanța l-a obligat pe acesta la 26.649 dolari SUA reprezentând profitul încasat de pârât din vânzarea produsului „salmeter” în detrimentul produselor reclamantului.

Au fost dispuse măsurile de protecție solicitate.

Cererea reconvențională a fost respinsă constatându-se că anterior datei de 31 decembrie 1993 reclamanta nu a comercializat în România produsul „serevent” existând dovezi că medicamentul nu a figurat în evidențele anului 1993 ca fiind cumpărat sau administrat în spitale.

Împotriva acestei soluții a declarat apel pârâtul.

Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, prin decizia nr. 231 din 15 mai 2003 a admis apelul pârâtului reclamant, a schimbat sentința nr. 165/2002 în sensul că a respins ca nefondată acțiunea principală și a admis cererea reconvențională. Ca urmare, a fost anulat certificatul de protecție tranzitorie (brevet de invenție provizorie) nr. 2009 T emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), în beneficiul reclamantului.

Împotriva acestei soluții a formulat recurs reclamantul, criticând hotărârea în esență pentru următoarele aspecte:

- cererea reconvențională a fost greșit admisă, față de împrejurarea că pârâtul nu a dovedit un interes legitim în a solicita anularea brevetului, iar pe de altă parte, printr-o greșită aplicare a dispozițiilor legale în aprecierea înscrisurilor emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1, ca fiind o dovadă certă pentru admiterea cererii pârâtului;

- acțiunea a fost greșit respinsă, încălcându-se în acest fel, dispozițiile Legii nr. 93/1998 și Legii nr. 64/1991. S-a mai arătat că nu s-a făcut distincție între noțiunile de „a comercializa” și „conținutul obligației de a nu comercializa produsul brevetat”.

În sfârșit, s-a mai arătat că acțiunea reclamantului a fost respinsă deși s-a făcut dovada că acesta deține un brevet internațional în baza căruia a dobândit în România un brevet de protecție, în vreme ce pârâtul nu a dovedit vreun drept de proprietate industrială asupra produselor comercializate în detrimentul reclamantului.

Recursul nu este fondat pentru considerentul ce urmează.

Instanțele au pronunțat hotărâri nelegale și netemeinice prin aceea că au soluționat o cerere de anulare a unui brevet de invenție emis de O.S.I.M., fără să analizeze cererea în contradictoriu și cu instituția emitentă.

Din actele dosarului, în diferitele faze parcurse de acesta, rezultă că O.S.I.M. nici nu a fost chemat în judecată prin cererea reconvențională, nici nu a fost discutată introducerea sa în cauză.

Cererea de anulare a brevetului emis reclamantului de către O.S.I.M. s-a întemeiat pe frauda de lege.

Analiza unei asemenea cereri potrivit procedurilor instituite de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, presupune în mod inevitabil și analizarea condițiilor în care brevetul a fost emis și dacă unitatea emitentă a respectat condițiile de acordare a acestuia impuse de lege.

Anularea este o măsură care se dispune de instanță dar se execută de O.S.I.M. Or, O.S.I.M. poate executa numai hotărârile care îi sunt opozabile, iar opozabile îi sunt doar hotărârile pronunțate în procesele în care a fost parte.

Pe cale de consecință recursul admițându-se pentru considerentele expuse, se va casa hotărârea curții de apel și se va trimite cauza spre rejudecarea apelului aceleiași instanțe.

Cu ocazia rejudecării se vor lua în examinare și criticile formulate în recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de reclamantul G.G.L. împotriva deciziei nr. 231 din 15 mai 2003 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, pe care o casează.

Trimite cauza pentru rejudecarea apelului formulat de pârâta D.R.L.L.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 5 octombrie 2004.