Trademark lapse: requirement to prove effective use across all Nice Classes and admissibility of modified mark usage under Law No. 84/1998

Şedinţa publică din data de 1 martie 2022

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă la data de 18 februarie 2019, sub nr. x/2019, reclamanta A. S.R.L. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii B. S.R.L. şi Oficiul de Stat Pentru Invenţii şi Mărci, ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună decăderea pârâtei MGC din drepturile conferite de marca naţională nr. x/02.07.2012 "C." pe fondul nefolosirii efective pe teritoriul României într-o perioada neîntreruptă de 5 ani raportată la data introducerii acţiunii, obligarea pârâtei OSIM la radierea mărcii nr. x/02.07.2012 din Registrul Mărcilor şi publicarea menţiunii radierii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, precum şi obligarea pârâtei MGC la plata cheltuielilor de judecată.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă.

Prin sentinţa civilă nr. 2624/20.11.2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins, ca neîntemeiată, acţiunea şi a obligat reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 5000 RON cheltuieli de judecata, constând în onorariu de avocat.

3. Hotărârea pronunţată în apel.

Prin decizia nr. 1064A din 1 iulie 2021, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-reclamantă A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 2624/20.11.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă şi a obligat apelanta la 5000 RON către intimată, reprezentând cheltuieli de judecată.

4. Calea de atac formulată în cauză.

Împotriva deciziei nr. 1064A din 1 iulie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a declarat recurs reclamanta A. S.R.L., prin care a solicitat admiterea căii de atac, casarea în tot a hotărârii atacate şi trimiterea cauzei la spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel, cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, invocând motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi pct. 8 C. proc. civ.

Criticile formulate prin cererea de recurs, dezvoltate pe larg, au fost sintetizate astfel:

Analiza realizată de instanţa de apel la pronunţarea hotărârii date prin care a respins apelul formulat de reclamantă şi a dispus menţinerea hotărârii primei instanţe este superficială şi incompletă, în condiţiile în care nu a vizat toate aspectele relevate prin cererea introductivă şi nu a fost fundamentată pe elementele obligatorii, definite la nivel jurisprudenţial (în principal, prin hotărâri cu valoare obligatorie ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene); instanţa de apel a adoptat o prezentare sintetică a hotărârii pronunţate şi a criticilor faţă de soluţia pronunţată în cauză.

Prin decizia recurată, Curtea de Apel Bucureşti a formulat un raţionament eronat, rezultatul unei greşite interpretări şi aplicări a normelor de drept material, prevăzute de art. 46 din Legea nr. 84/1998, dezlegările date de către instanţa de apel fiind în contradicţie cu principiile obligatorii de interpretare statuate în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Tribunalului EUIPO şi a Camerei de recurs a Tribunalului EUIPO. Totodată, raportat la temeiurile cererii introductive de instanţă şi la conţinutul motivelor de apel, prin care a fost vizată decăderea intimatei din drepturile conferite de marca înregistrată pentru toate clasele pentru care a fost obţinută înregistrarea, hotărârea instanţei de apel este nemotivată în ceea ce priveşte soluţia de respingere a acţiunii şi, respectiv, apelului, în privinţa celorlalte clase, cu excepţia Clasei 29 Nisa, instanţa de apel neefectuând nicio analiză cu privire la utilizarea efectivă a mărcii pentru vreuna dintre respectivele clase de protecţie potrivit clasificării Nisa.

Cu privire la motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., se susţine că instanţa de apel a interpretat greşit dispoziţiile art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în privinţa determinării perioadei relevante, faţă de care trebuie realizată dovada utilizării efective pentru a evita decăderea titularului unei mărci înregistrate din drepturile conferite de aceasta.

De asemenea, susţine că instanţa de apel a realizat o greşită interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 84/1998 referitoare la obligaţia titularului mărcii de a face dovada utilizării efective a mărcii anterioare.

Curtea de Apel a ignorat interpretările obligatorii oferite de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene referitor la faptul că dovada trebuie să conţină elemente de probă concrete şi obiective care să demonstreze utilizarea efectivă şi eficientă a mărcii, precum şi principiul potrivit căruia indicaţiile şi elementele de probă ce trebuie prezentate pentru a demonstra utilizarea efectivă, trebuie să reprezinte indicaţii ale locului, duratei, amplorii şi naturii utilizării mărcii pentru produsele şi serviciile vizate de înregistrare, iar cerinţele menţionate, la nivel probatoriu, sunt cumulative.

Prin hotărârea recurată a fost realizată o greşită interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel utilizând o modalitate fundamental eronată pentru evaluarea gradului de alterare a caracterului distinctiv al mărcii ca urmare a folosirii acesteia într-o formă diferită de cea înregistrată. Consecutiv, instanţa de apel a realizat şi o greşită interpretare a noţiunii de "folosire efectivă", prevăzută la art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Deşi marca naţională combinată cu denumirea "C." a fost înregistrată pentru mai multe clase Nisa (29, 30, 31, 32, 43), iar prin cererea introductivă în cauză s-a solicitat decăderea intimatei din drepturile conferite de marcă cu privire la toate clasele pentru care a fost înregistrată marca, instanţa de apel a analizat problema utilizării efective exclusiv cu privire la Clasa Nisa 29. Sub acest aspect, soluţia de respingere a apelului reclamantei şi de menţinere a hotărârii primei instanţe, de respingere a cererii introductive ca neîntemeiată, este nemotivată în ceea ce priveşte modalitatea de soluţionare referitoare la restul claselor pentru care s-a realizat înregistrarea, ceea ce atrage incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.

5. Apărările formulate în cauză

În cauză nu au fost formulate apărări.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Circumstanţele relevante pentru soluţionarea recursului de faţă sunt, în esenţă, următoarele:

Acţiunea prin care reclamanta A. S.R.L. a solicitat instanţei decăderea pârâtei B. S.R.L. din dreptul de utilizare a mărcii naţionale nr. x C., combinată, depozit 29.11.2011, înregistrată pentru produse şi servicii din clasele Nisa 29, 30, 31, 32 şi 43 a fost respinsă ca nefondată de prima instanţă, iar Curtea de Apel a menţinut sentinţa atacată cu apel de reclamantă.

Cele două instanţe de fond - cu precădere Curtea de Apel - au reţinut în considerente, în aplicarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (în forma aplicabilă litigiului pendinte, în prezent art. 55 alin. (1) lit. a) în forma republicată a legii, ulterior modificării prin Legea nr. 112/2020), că pârâta a administrat dovezi apte a forma convingerea instanţelor că marca a fost utilizată în mod efectiv în perioada de referinţă.

Prima critică dezvoltată în recurs, întemeiată pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., se referă la greşita interpretare şi aplicare a art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 sub aspectul perioadei avute în vedere la examinarea dovezilor de utilizare a mărcii, ce nu a fost corect determinată de instanţa de apel.

În esenţă, recurenta-reclamantă susţine că din omisiunea instanţei de apel de a determina cu respectarea legii perioada relevantă pentru dovezile de utilizare aduse de titularul mărcii a rezultat şi consecinţa unei analize greşite şi superficiale a acestor dovezi, ce a ignorat importanţa datei certe a probelor şi că în absenţa datei certe, aceste dovezi nici nu puteau fi apte a înlătura decăderea invocată prin acţiune.

Instanţa de recurs observă că, în realitate, dezvoltarea acestui motiv de recurs nu valorifică o aplicare greşită a dreptului substanţial relevant cu privire la perioada vizată de verificarea utilizării mărcii; în realitate, recurenta ataşează unei pretinse omisiuni de determinare corectă a numitei perioade alte critici legate de aptitudinea dovezilor de utilizare de a face dovada necesară respingerii acţiunii.

Or, nicio legătură nu există între cele două chestiuni, respectiv cea invocată în legătură cu aplicarea art. 46 alin. (1) lit. a) din lege şi cea necesităţii ca probele privind utilizarea să poarte dată certă; în schimb, acestea din urmă constituie argumente (şi) ale unui alt motiv de recurs, ce va fi analizat în cele ce succed.

În legătură cu nelegalitatea invocată în cadrul acestui motiv de recurs, se observă că, într-adevăr, în aplicarea art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 era necesar ca, în cazul în care marca a cărei decădere se invocă a fost înregistrată cu mai mult de 5 ani înaintea sesizării instanţei (cum este cazul speţei, marca fiind înregistrată la data de 02.07.2012), omisiunea de utilizare trebuie să privească 5 ani neîntrerupţi calculaţi înapoi de la data acţiunii.

În plus, potrivit alin. (3) al art. 46, "Titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă, în perioada de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a) şi până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv. Totuşi, dacă începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în justiţie a cererii de decădere, folosirea mărcii nu este luată în considerare dacă pregătirile pentru începerea sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a luat la cunoştinţă de faptul că ar putea fi introdusă o cerere de decădere."

Prin urmare, este posibil ca perioada de neutilizare de 5 ani să se împlinească, fără ca decăderea să intervină, dacă titularul a reluat utilizarea anterior introducerii acţiunii pentru decădere, de la această excepţie legiuitorul prevăzând o altă excepţie, când reluarea utilizării este realizată în ultimele 3 luni înaintea formulării cererii atunci când, potrivit textului citat, titularul cunoştea posibilitatea de a se formula o acţiune în decădere - caz în care va opera decăderea.

Cu privire la aceste aspecte, se observă că instanţa de apel a consemnat corect, în primul rând, că nu se pune problema dovedirii folosirii neîntrerupte a mărcii timp de 5 ani, ci a dovedirii folosirii mărcii după data înregistrării astfel încât să nu se fi scurs 5 ani neîntrerupţi de nefolosire.

În al doilea rând, Curtea de apel a situat în timp dovezile de utilizare a mărcilor într-o perioadă cuprinsă între 02.07.2012 (data înregistrării mărcii) şi 15.02.2019 (data sesizării instanţei), consemnând că în tot acest interval de timp dovezile de folosire au privit perioade de timp care îndeplinesc condiţia enunţată în paragraful de mai sus.

Se reţine astfel dintre faptele consemnate în decizia recurată că în cuprinsul raportului de expertiză în specialitatea contabilitate administrat în dosarul nr. x/2014, între aceleaşi părţi, s-au consemnat veniturile realizate de pârâtă din comercializarea produselor identificate cu denumirea "C." în perioada 2014-2018 ca fiind de ordinul milioanelor de RON anual.

De asemenea, s-a reţinut că la data de 17.06.2014 a avut loc o corespondenţă între părţi din care rezultă că pârâta fusese deja notificată de reclamantă pentru a înceta comercializarea aceloraşi produse, iar aspecte similare privind activitatea pârâtei au fost consemnate în corespondenţa dintre reclamantă şi o terţă persoană, care a avut loc în anii 2015 şi 2016, în notificarea adresată de reclamantă în luna martie 2016 către societatea D., cu privire la comercializarea de către aceasta din urmă a produselor purtând marca pârâtei sau somaţiile realizate de către reclamantă pârâtei în anii 2014 şi 2016.

Curtea de apel a mai reţinut şi alte fapte situate în timp în ianuarie 2017 şi februarie 2019 pentru a aprecia cu privire la dovezile de utilizare a mărcii.

Prin urmare, în privinţa reperelor temporale cărora aceste dovezi le sunt circumscrise, se constată aplicarea corectă a legii, deoarece ele se situează în intervalul de timp de după înregistrarea mărcii şi înainte de sesizarea instanţei, iar între momentele avute în vedere de instanţa de apel nu se poate afirma că termenul de 5 ani de neutilizare neîntreruptă s-ar fi împlinit.

De aceea, se constată că primul motiv de recurs este nefondat.

Apreciind incidente dispoziţiile art. 488 pct. 8 C. proc. civ., recurenta a dezvoltat critici care privesc inaptitudinea unor mijloace de probă administrate în cauză de a dovedi folosirea mărcii, reproşând astfel instanţei de apel fundamentarea concluziei sale pe aceste dovezi cu încălcarea art. 46 alin. (4) din Legea nr. 84/1998.

Potrivit acestui text, "Dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă".

Considerând că o critică de această natură poate fi analizată exclusiv în coordonatele unor susţineri privind încălcarea dispoziţiilor de drept material aplicabile cauzei, instanţa de recurs observă că, atât timp cât norma evocată de recurentă nu introduce restricţii cu privire la tipul probelor admisibile sau alte limite în privinţa dovedirii actelor de folosire a mărcii, se poate lua în discuţie în acest context dacă jurisprudenţa CJUE obligatorie pentru instanţa naţională cuprinde un standard de probaţiune necesar a fi îndeplinit de titularul mărcii pentru a evita decăderea.

Astfel, dacă dovezile administrate nu sunt apte, prin ele însele, a fundamenta o concluzie privind folosirea mărcii, atunci standardul de probă evocat anterior nu este îndeplinit şi din această perspectivă se poate analiza acest motiv de recurs în condiţiile art. 488 pct. 8 C. proc. civ.

În schimb, în cauză se pretinde o chestiune distinctă, respectiv lipsa de putere probatorie pentru anumite fapte a unor înscrisuri depuse la dosar şi analizate de Curtea de apel, ceea ce nu constituie, în aprecierea instanţei de recurs, o chestiune care să poată fi încadrată în cazul de casare invocat în susţinerea acestui motiv de recurs.

În acelaşi timp, susţinerile privind lipsa de relevanţă a unor probe administrate nu pot fi reţinute, revenind instanţei de apel sarcina suverană de a aprecia asupra faptelor rezultate din probaţiune şi de a corobora mijloacele de dovadă administrate.

În acest context, instanţa de recurs nu identifică nicio încălcare a normelor de drept substanţial în analiza Curţii de apel, care a reţinut pertinent, între altele, că raportul de expertiză administrat într-o altă cauză ce a privit aceleaşi părţi şi care a cuantificat vânzările pârâtei de produse C. în perioada 2014-2018 reprezintă o dovadă a folosirii mărcii de către pârâtă, alături de corespondenţa dintre părţi prin care reclamanta cerea pârâtei să înceteze comercializarea produselor alimentare purtând denumirea "C.", respectiv de notificările adresate de reclamantă unor lanţuri de magazine în scopul încetării comercializării aceloraşi produse.

Astfel, acel litigiu avea ca obiect acţiunea prin care reclamanta pretindea încetarea încălcării drepturilor sale asupra indicaţiei geografice prin faptele pârâtei de a produce şi comercializa produse purtând denumirea C., astfel că instanţa de apel a apreciat că însăşi formularea acţiunii de către reclamantă (la fel ca şi corespondenţa evocată mai sus) reprezenta o recunoaştere a prezenţei pe piaţă a produselor în discuţie.

Deşi în dezvoltarea unui alt motiv de critică recurenta se referă şi la absenţa din decizia recurată a unor aprecieri referitoare la întinderea efectivă a actelor de utilizare, respectiv a volumului operaţiunilor comerciale realizate de pârâtă, Înalta Curte observă cu această ocazie că, referindu-se la raportul de expertiză menţionat, instanţa de apel a reţinut expres venituri brute de ordinul a 1, 2 sau 4 milioane RON anual în perioada 2014-2018 cu privire la produse purtând marca C., acesta constituind, în aprecierea instanţei de recurs, un reper suficient pentru a aprecia asupra consistenţei actelor de folosire.

De asemenea, şi locul folosirii mărcii este implicit determinat de instanţa de apel când se referă la activitatea economică a pârâtei astfel cum este surprinsă în raportul de expertiză specialitatea contabilitate întocmit în dosarul având ca obiect contrafacere.

Conex, din perspectiva datării acestor fapte, revenea tot instanţei de apel sarcina de a determina situarea lor în timp, dar în contextul unor documente emise de însăşi reclamantă, contestarea datei şi respectiv a opozabilităţii lor apare instanţei de recurs ca fiind lipsită de eficienţă.

În concluzia celor arătate, din perspectiva respectării standardului de probaţiune specific acţiunii în decădere, nu se poate reţine incidenţa cazului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., pentru că instanţa de apel şi-a îndeplinit obligaţia de a analiza probele şi de a stabili faptele în acord cu dreptul substanţial aplicabil, fără a putea fi identificată o încălcare a legii în acest context.

O altă chestiune invocată de recurentă în susţinerea recursului, întemeiată tot pe prevederile art. 488 pct. 8 C. proc. civ., a privit greşita apreciere cu privire la folosirea mărcii de către pârâtă în forma în care ea a fost înregistrată.

În cadrul acestor critici, recurenta a făcut referire la utilizarea de către intimata pârâtă exclusiv a unor segmente, elemente din marca înregistrată, care sunt ele însele lipsite de caracter distinctiv; aceste chestiuni nu constituie motive noi aduse în recurs, de vreme ce utilizarea mărcii în altă formă decât cea înregistrată constituia un motiv de apel formulat în termen legal şi totodată examinarea sa presupune aplicarea art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Or, potrivit art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (în forma aplicabilă litigiului), "Este asimilată folosirii efective a mărcii: a) folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia;"

Prin urmare, aceste critici nu sunt inadmisibile, cum a susţinut intimata pârâtă, dar sunt nefondate, cum se va arăta.

Curtea de apel, contrar susţinerilor recurentei, a procedat la examinarea acestui aspect, conchizând în mod corect că marca a fost folosită într-o formă care nu diferă în mod esenţial de cea înregistrată şi fără a fi afectat caracterul distinctiv al mărcii.

Astfel, s-a consemnat în decizia recurată că pârâta a utilizat uneori numai elementul verbal C., alteori elementul C., însă a folosit grafia specifică cuprinsă în partea figurativă a mărcii, ce cuprinde lit. B) în formă de inimă, iar elementele folosite cuprind partea cea mai consistentă a mărcii înregistrate, ce o fac uşor de recunoscut.

Legat de acest aspect, chiar dacă la momentul înregistrării pârâta a declarat că nu revendică exclusivitatea pentru fiecare dintre cuvintele cuprinse în elementul verbal, acest aspect nu conduce la concluzia că respectivele cuvinte nu fac parte din marcă şi că utilizarea lor nu poate valora folosire.

Dimpotrivă, cum a reţinut instanţa de apel, semnul folosit de pârâtă reproduce o parte consistentă a mărcii înregistrate (nu doar cuvintele însele) şi el poate fi recunoscut de consumatori, astfel încât diferenţele faţă de forma înregistrată nu conduc la pierderea caracterului său distinctiv.

În continuare, analiza de faţă nu poate avea în vedere susţinerile recurentei referitoare la pretinsul caracter descriptiv sau slab distinctiv al unuia sau mai multora dintre elementele ce compun partea verbală sau figurativă a mărcii pârâtei.

Cât timp marca este înregistrată, ea beneficiază de o prezumţie relativă de distinctivitate, iar verificarea specifică acţiunii în decădere priveşte semnul folosit efectiv şi raportul lui cu semnul înregistrat, cu identificarea împrejurării dacă diferenţele dintre acestea conduc la pierderea caracterului distinctiv.

Or, tocmai această concluzie este infirmată de analiza Curţii de apel, care a reţinut corect că semnul în forma lui folosită este suficient de asemănător cu cel înregistrat pentru a fi recunoscut de public (acesta fiind corolarul distinctivităţii) şi totodată că a fost folosit elementul care este apt a atrage distinctivitatea, respectiv scrierea specifică a literei B din cuvântul C..

Este fondat ultimul motiv de recurs, întemeiat de recurentă pe art. 488 pct. 6 C. proc. civ., prin care aceasta reproşează instanţei de apel omisiunea de a examina susţinerile din cererea de apel referitoare la absenţa dovezilor de folosire a mărcii pentru toate clasele pentru care s-a dispus înregistrarea.

Această critică poate fi încadrată în cazul de casare invocat de recurentă, dar de vreme ce priveşte neanalizarea în tot a criticilor cu care fusese învestită instanţa de apel, poate fi examinată şi prin prisma art. 488 pct. 5 C. proc. civ., cu referire la dispoziţiile art. 477 alin. (1) C. proc. civ.

Astfel, prin cererea de apel reclamanta a susţinut că, din perspectiva art. 47 alin. (5) din Legea nr. 84/1998 (text care reglementa cererea de anulare a mărcii) de vreme ce probele administrate de pârâtă (contestate, cum s-a arătat, deja) privesc numai produse din clasa 29 a clasificării de la Nisa, chiar dacă ele ar fi reţinute, se impune decăderea parţială pentru celelalte clase de produse şi servicii pentru care marca pârâtei este înregistrată - 30, 31, 32 şi 43.

Respingând apelul declarat de reclamantă, Curtea de apel a examinat dovezile administrate de pârâtă şi a conchis că acestea fac dovada folosirii mărcii, fără însă a se referi în concret la produsele sau serviciile pentru care marca a fost folosită.

Potrivit certificatului de înregistrare a mărcii, înregistrarea publicată la data de 07.05.2012 priveşte produse şi servicii din clasele:

- 29 carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile;

- 30 cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse şi patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă;

- 31 produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru animale, malţ;

- 32 bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

- 43 servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare temporară.

Se impunea, faţă de susţinerile apelantei reclamante, ca instanţa de apel să examineze dacă actele de folosire dovedite privesc produse/servicii din una sau mai multe clase dintre cele pentru care s-a obţinut înregistrarea, pentru că, deşi nu întemeiat pe art. 47 alin. (5) din Legea nr. 84/1998 (care priveşte procedura anulării mărcii), este adevărat că decăderea poate opera numai parţial şi că actele de folosire în procedura de decădere se examinează în raport cu toate produsele şi serviciile pentru care marca este înregistrată.

Din această perspectivă, critica este fondată, observându-se că instanţa de apel a omis a arăta în ce clase se includ produsele pentru care s-au făcut dovezi de folosire.

Chiar dacă cererea de apel cuprinde recunoaşterea de către reclamantă că probele administrate privesc numai produse din clasa 29 - probe considerate de reclamantă în mod incorect inapte a dovedi conduce la evitarea decăderii, cum s-a arătat deja - pentru celelalte produse şi servicii decizia recurată nu cuprinde nicio referire.

Or, asemenea referiri erau necesare deoarece evitarea decăderii presupune ca folosirea dovedită să privească toate produsele sau serviciile pentru care s-a obţinut înregistrarea ori stabilirea unei legături de similaritate sau complementaritate între cele pentru care marca a fost folosită şi cele din înregistrare.

Deoarece aceste chestiuni presupun verificări de fapt, ce scapă instanţei de recurs, se impune a constata recursul ca fondat sub acest aspect şi a dispune casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel, în conformitate cu prevederile art. 497 C. proc. civ.

Cu ocazia rejudecării, pe de-o parte, se va avea în vedere că în prezenta decizie de recurs au fost dezlegate chestiunile litigioase referitoare la corectitudinea raţionamentului instanţei de apel mai sus analizat, iar pe de altă parte, se vor verifica limitele înregistrării mărcii astfel cum se impun ele prin prisma menţiunilor din certificatul de înregistrare şi natura concretă a produselor pentru care s-au administrat dovezi de folosire, cu observaţia de principiu că repartizarea produselor şi serviciilor în clase este una cu caracter administrativ şi că două produse situate în clase diferite pot fi similare sau cel puţin complementare, ceea ce poate influenţa rezultatul analizei ce revine în sarcină instanţei de apel la rejudecare.

Pentru aceste considerente,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1064A din 1 iulie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia şi trimite cauza, spre rejudecare, la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 1 martie 2022.