Bad faith in trademark registration: applicability of CJEU criteria to collective sign users within a musical band

Şedinţa publică din data de 7 decembrie 2021

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 5.10.2017, sub nr. x/2017, reclamanţii A., B., C., D., E., F. şi G. au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii H. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci:

- anularea înregistrării mărcii naţionale "I." (individuală, verbală) pentru clasele de produse 16, 35, 41, potrivit Clasificării Internaţionale de la Nisa, operate de către OSIM la data 17 aprilie 2010, la cererea pârâtului H. efectuată cu rea-credinţă, cu număr de depozit x şi număr marcă x;

- obligarea pârâtului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci să dispună radierea mărcii "I.", având număr de depozit x şi număr marcă x, ca urmare a rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus anularea înregistrării mărcii "I.";

- obligarea pârâtului H. la plata cheltuielilor de judecată.

Petentul J. a formulat, în contradictoriu cu H. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cerere de intervenţie principală, iar în subsidiar, cerere de intervenţie în interesul reclamanţilor, formulând, în ambele cazuri, aceleaşi pretenţii ca cele din cererea de chemare în judecată.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 2320/14.11.2018, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă a luat act de renunţarea la judecata acţiunii formulată de reclamanţii G., C. şi B., a admis cererea de chemare în judecată a celorlalţi reclamanţi şi cererea de intervenţie principală şi, în consecinţă, a anulat marca naţională "I." înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor sub nr. x/17.03.2010, pentru clasele 16, 35 şi 41 şi a obligat Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la radierea acesteia. Totodată, a obligat pe pârâtul H. la plata către reclamanţi şi intervenientul principal a sumei de 9300 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 109/27.01.2020, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV -a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtul H. împotriva sentinţei menţionate, cu cheltuieli de judecată în apel în favoarea intervenientului principal J. în cuantum de 10.110 RON.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunţate de instanţa de apel a declarat recurs pârâtul H., criticând-o pentru nelegalitate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

1. Hotărârea a fost dată cu încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, respectiv a fost încălcat art. 174 alin. (2) şi art. 426 alin. (4) C. proc. civ.

Completul de judecată în apel a fost compus din doamnele judecător K. şi L., iar judecata apelului a avut loc la data de 13.01.2020, dată la care pronunţarea a fost amânată pentru data de 27.01.2020.

Hotărârea a fost redactată de doamna judecător K. la data de 02.11.2020 şi a fost comunicată recurentului la data de 20.11.2020.

La data de 01.05.2020 doamna judecător L. a fost eliberată din funcţie prin pensionare (prin Decretul nr. 184 din 09.03.2020), însă, cu toate acestea, din hotărârea comunicată, rezultă că doamna judecător L. a semnat hotărârea ce a fost redactată la data de 02.11.2020, adică a semnat o hotărâre fără a nu mai avea calitatea de judecător.

Recurentul a arătat că, atât timp cât decizia nu a fost redactată până la încetarea calităţii de magistrat a doamnei judecător L., aceasta nu mai putea semna hotărârea, întrucât lipsa semnăturii unuia dintre judecători nu poate fi complinită în contextul în care aceasta s-a pensionat înainte de redactarea hotărârii, astfel încât hotărârea este lovită de nulitate, pe temeiul art. 174 alin. (2) C. proc. civ.

Mai mult, în temeiul art. 426 alin. (4) C. proc. civ., hotărârea trebuia semnată în locul doamnei judecător L. (care s-a pensionat) de doamna judecător K., care a fost preşedintele completului.

Cum din hotărârea rezultă că hotărârea a fost semnată de doamna judecător L., iar nu de preşedintele completului, rezultă că au fost încălcate şi prevederile art. 426 alin. (4) C. proc. civ.

2. Hotărârea cuprinde motive străine de natura cauzei, respectiv a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material, respectiv art. 47 lit. c) din Legea nr. 84/1998, precum şi jurisprudenţa CJUE, aplicabilă în temeiul art. 11, art. 20 şi art. 148 din Constituţie, referitoare la criteriilor de apreciere a relei - credinţe la înregistrarea unei mărci, desprinse din hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-529/07, criterii invocate şi analizate în decizia recurată.

Recurentul a susţinut că instanţa de apel a respins apelul declarat de subsemnatul, în urma analizării şi aplicării greşite a următoarelor elemente: cunoaşterea "faptului relevant" (element obiectiv); intenţia frauduloasă (element subiectiv); gradul de protecţie juridică de care se bucură atât semnul cât şi mărcile a căror înregistrare se solicită a fi anulată.

Instanţa de apel nu a analizat susţinerile din apel ale pârâtului, nefăcând verificările de fapt şi de drept pe care acestea le presupuneau, în raport de stabilite de jurisprudenţa CJUE, pornind, în mod greşit, în analiza tuturor criteriilor stabilite de CJUE, de la concluzia că reclamanţii erau membri ai formaţiei "I." la data de 17.03.2010 (data depunerii cererii de înregistrare a mărcii).

Cu privire la primul element, respectiv cunoaşterea "faptului relevant", recurentul a arătat că instanţa de apel a validat hotărârea primei instanţe, care a reţinut că atât reclamanţii cât şi subsemnatul eram parte a aceleiaşi formaţii rock I.. Instanţa de apel a reţinut şi că pârâtul nu ar fi contestat faptul că la data de 17.03.2010 cunoştea despre existenţa semnului "I." şi despre folosirea lui de către membrii formaţiei.

Or, considerentele instanţei sunt străine de pricină, cât timp faptele şi recunoaşterile reclamanţilor demonstrează contrariul decât aspectele reţinute de instanţa de judecată, a mai susţinut recurentul, cu referire la fiecare reclamant în parte şi la probele administrate, din care rezultă că nu toţi reclamanţii erau membri ai formaţiei la acea dată, de asemenea, faptul că toţi reclamanţii au părăsit trupa şi şi-au văzut de propriile proiecte muzicale, proiecte străine de trupa "I.", abandonând semnul.

Nu se poate reţine, prin urmare, vreo rea-credinţă în sarcina pârâtului, câtă vreme acesta a înregistrat marca pentru a fi folosită de trupa "I.", pentru a-i păstra identitatea, pentru a diferenţia şi identifica formaţia de celelalte trupe existente pe piaţă, pentru că este pe deplin justificat ca semnul şi marca "I." să aparţină şi să fie asociată cu singura formaţie "I." existentă pe piaţa muzicală din România, care a dăinuit ani şi ani, indiferent de componenţă.

Marca este folosită de formaţia "I.", indiferent de componenţa formaţiei, o individualizează şi o ţine la adăpost de uzurparea semnului de către terţi. Publicul identifică stilul de muzică al trupei "I.", astfel că nimănui nu îi poate fi permis să folosească semnul în alt mod decât cel de identificare a trupei cu acelaşi nume. Dacă fiecărui fost membru al trupei i s-ar recunoaşte, aşa cum a reţinut instanţa, dreptul de a folosi marca "I.", în afara trupei, s-ar ajunge cu adevărat la pierderea identităţii formaţiei şi la crearea unui confuzii în rândul publicului. În alte cuvinte, marca şi-ar pierde funcţia sa esenţială.

Tot cu privire la primul element, este străin de analiza privind cunoaşterea faptului relevant şi considerentul instanţei de apel, extras din hotărârea Lindt, referitor la prezumţia de cunoaştere a utilizării semnului, desprinsă din durata utilizării pe piaţă a unui semn, întrucât semnul era şi este folosit de trupa "I.", adică de către formaţia pe care o pârâtul o conduceam şi al cărei solist este. Intimaţii reclamanţi A., D. şi F. au recunoscut că nu mai foloseau semnul la data de 17.03.2010, aşadar, la data înregistrării semnul era disponibil şi în fapt şi în drept.

Prin urmare, pârâtul a înregistrat semnul pentru a fi folosit de trupa "I.", singura trupă existentă pe piaţa muzicală din România care a folosit acest semn.

Totodată, instanţa de apel a analizat îndeplinirea elementului cunoaşterii faptului relevant în dezacord cu cele reţinute în cauza Lindt.

Astfel, CJUE a statuat că acest element priveşte cunoaşterea faptului relevant (element obiectiv), respectiv cunoaşterea că un terţ utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere.

Or, în speţă, niciun terţ nu folosea semnul, acesta era folosit de trupa "I." al cărui membru era şi este în continuare pârâtul. Această formaţie foloseşte şi azi acest semn, indiferent de componenta formaţiei.

În acelaşi timp, instanţa de apel, faţă de recunoaşterile reclamanţilor şi faţă de fapte, trebuia să definească noţiunea de "terţ utilizator", trebuia să indice care este terţul utilizator în raport de care a analizat cunoaşterea faptului relevant.

Dacă s-ar admite că reclamanţii sunt cei care foloseau semnul, a fost ignorat faptul că trei dintre reclamanţi (A., D. şi F., în prezent decedat) au precizat expres nu mai foloseau de mult semnul "I.", iar reclamantul E. şi intervenientul J. erau membri ai formaţiei în care activa şi pârâtul, neîncetat din 1996.

Pe de altă parte, folosinţa îndelungată a semnului pe piaţa relevantă, din care instanţa de apel a dedus prezumţia de cunoaştere, i se datorează chiar pârâtului, câtă vreme reclamanţii şi intervenientul au abandonat trupa şi, odată cu aceasta, semnul. Folosinţa îndelungată a semnului de către trupa "I.", trupă care îl foloseşte şi astăzi şi care a rezistat pe piaţa muzicală din România datorită pârâtului, care a condus-o ani şi ani la rând, nu poate fi element de rea credinţă la înregistrarea mărcii.

Aşadar, analiza acestui element trebuia făcută în raport de utilizarea semnului de către un "terţ", nu de către cel care a înregistrat marca şi care a folosit-o şi anterior înregistrării. Folosinţa îndelungată a semnului nu se datorează reclamanţilor, ci pârâtului, cel care, prin eforturi proprii, a menţinut trupa în peisajul muzical românesc.

Recurentul a mai arătat în context faptul că, în România, trupele muzicale, atunci când existenţa nu le este efemeră, au o componenţă schimbătoare, iar dacă s-ar admite că înregistrarea unui semn ca marcă pentru nevoile unei trupe muzicale ar trebui să se facă întotdeauna pe numele tuturor membrilor unei formaţii, aceasta ar conduce la imposibilitatea înregistrării unui semn ca marcă, cu scopul de a face cunoscut produsul şi/sau serviciul, de a ajuta la promovarea produsului şi/sau serviciului, de a permite reclama produsului şi/sau serviciului, de a atrage şi a menţine clientela pentru produsul şi/sau serviciul desemnat de marca înregistrată.

Faptul că la un moment dat ar fi fost două formaţii care foloseau denumirea "I." nu are nici o relevanţă, câtă vreme una dintre aceste formaţii (cea de la Cluj) şi-a încetat activitatea în 1999 (după cum se susţine prin chiar cererea de chemare în judecată), membrii acesteia iniţiind alte proiecte, care nu mai includeau denumirea "I.", iar formaţia din Bucureşti este cea care foloseşte în mod legal marca în prezent şi al cărei solist vocal este pârâtul.

Cu privire la al doilea element ce se impune a fi demonstrat pentru a se putea reţine reaua credinţă, respectiv "intenţia frauduloasă", şi pe acest aspect considerentele instanţei de apel sunt străine de pricină şi de interpretarea acestui element ce reiese din jurisprudenţa CJUE.

Sub un prim aspect, acest element consacrat pe cale jurisprudenţială priveşte intenţia solicitantului de a-1 împiedica pe "terţ" să utilizeze semnul în continuare şi se analizează în strânsă legătură cu primul element.

Or, după cum s-a demonstrat anterior, din actele dosarului şi recunoaşterile părţilor reiese că, la momentul 17.03.2010, nu exista nicio altă persoană (nici un terţ) care să folosească semnul "I.", pârâtul şi formaţia din care făcea parte folosind semnul, chiar şi în prezent.

Nu poate fi analizată intenţia frauduloasă în raport de terţi care nu mai foloseau de mult semnul, care nu mai erau componenţi ai trupei, care practic au abandonat semnul.

Intenţia de a înregistra semnul "I." nu este deloc frauduloasă, ci a fost făcută pentru ca acesta să fie folosită doar de formaţia "I.". Muzicienii care au fost prezenţi în momente diferite în trupă nu au şi nu pot avea niciun drept asupra semnului.

Sub un al doilea aspect, aprecierea relei-credinţe trebuie să se realizeze prin raportare la intenţia solicitantului de a aduce atingere intereselor terţilor sau, chiar în absenţa intenţiei de prejudicia un terţ anume, trebuie să se stabilească dacă titularul solicitării urmăreşte obţinerea unor drepturi exclusive, în alte scopuri decât cele care ţin de funcţiile mărcii.

Or, marca a fost înregistrată pentru a fi folosită de formaţia "I." şi chiar este folosită de aceasta, indiferent de componenţa sa. Nu se poate reţine că pârâtul a urmărit ca un terţ să nu folosească semnul, câtă vreme semnul nu era folosit de terţi. Nici măcar faptul că un moment dat terţul a folosit semnul în calitate de component al trupei "I." nu poate fi de natură a reţine intenţia frauduloasă a solicitantului mărcii la momentul 17.03.2010.

Mai mult, la momentul înregistrării semnul era disponibil şi a fost înregistrat pentru a fi folosit de formaţia care îl folosea la momentul înregistrării, ce era şi este cunoscută sub acest semn. Şi aspectele ulterioare înregistrării dovedesc faptul că pârâtul a înregistrat marca pentru a o folosi singura formaţie care are dreptul de a o folosi, respectiv trupa "I.".

Instanţa de apel nu a apreciat în mod obiectiv intenţia solicitantului mărcii, respectiv ţinând seama de ansamblul împrejurărilor de fapt pertinente în speţă (conform hotărârii Lindt), din moment ce din ansamblul probelor de la dosar nu rezultă vreo intenţie frauduloasă. Din contră, marca este folosită de formaţia "I.", singura care exista la momentul 17.03.2010 pe piaţa muzicală din România, semnul era disponibil şi nefiind nevoie de vreo convenţie prealabilă cu reclamanţii, respectiv cu aceia care au părăsit trupa I. spre a se dedica unor proiecte individuale sau cu cei care erau în trupă şi au decis ulterior să abandoneze trupa.

Cu privire la cel de-al treilea element al relei credinţe, respectiv "gradul de protecţie a semnelor", recurentul a susţinut că instanţa de apel nu a analizat protecţia juridică a semnului şi nici nu se poate vorbi de o protecţie juridică de care ar beneficia un semn al vreunui terţ, câtă vreme nu există un terţ care să utilizeze semnul.

În analiza folosirii anterioare a semnului, instanţa de apel nu a analizat nici măcar cererea de chemare în judecată, în care reclamanţii precizează că din 1996 pârâtul a revenit în trupă, al cărei lider este azi şi care foloseşte denumirea "I.", fiind singura îndreptăţită la folosirea acestui nume, s-a conchis prin motivele de recurs.

III. Apărările formulate în cauză

Intimaţii reclamanţi au formulat întâmpinare, în termen legal, prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recurentul pârâtul a depus răspuns la întâmpinare prin care a combătut apărările intimaţilor reclamanţi.

IV. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 05 octombrie 2021, completul de filtru a admis în principiu recursul şi a fixat termen de judecată la data de 16 noiembrie 2021, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

V. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte constată următoarele:

1. Prin critica întemeiată pe dispoziţiile art. 304 pct. 5 C. proc. civ., recurentul a invocat nelegalitatea deciziei recurate, din motivul semnării acesteia de către unul dintre judecătorii completului de apel care a pronunţat-o, după încetarea calităţii de judecător, ca urmare a pensionării, cu încălcarea dispoziţiilor art. 426 alin. (4) C. proc. civ., în aplicarea cărora decizia ar fi trebuit semnată, într-o asemenea situaţie, de către preşedintele completului de judecată.

Critica astfel formulată nu poate fi primită.

Din cuprinsul deciziei recurate, rezultă că hotărârea motivată, astfel cum a fost comunicată părţilor şi cum se regăseşte în dosar, a fost semnată de către preşedintele completului de judecată, în locul doamnei judecător L., cel de-al doilea membru al completului ce a pronunţat hotărârea. Menţiunea calităţii judecătorului care a semnat în mod efectiv este făcută în procesul-verbal tipizat, întocmit pentru situaţia indisponibilităţii celui de-al doilea judecător, iar semnătura este aceeaşi cu cea aplicată în dreptul preşedintelui completului de judecată.

În consecinţă, au fost pe deplin respectate prevederile art. 426 alin. (4) C. proc. civ., în conformitate cu care, dacă vreunul dintre judecători este împiedicat să semneze hotărârea, ea va fi semnată în locul său de preşedintele completului, astfel încât Înalta Curte va respinge critica recurentului pe acest aspect.

2. În ceea ce priveşte analiza atitudinii subiective a pârâtului la înregistrarea mărcii "I.", a cărei anulare s-a solicitat în cauză, se reţine că recurentul a susţinut atât aplicarea greşită a criteriilor de apreciere a relei-credinţe, desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cât şi inserarea, în motivarea deciziei recurate, a unor considerente străine de natura pricinii, însă, din dezvoltarea acestora, reiese că şi această din urmă critică vizează, în esenţă, tot modul de aplicare de către instanţa de apel a criteriilor jurisprudenţiale, în evaluarea relei-credinţe a titularului mărcii, pretinse de către reclamanţi.

Prin urmare, chiar dacă recurentul a invocat în mod explicit şi motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., urmează ca toate criticile formulate să fie cercetate din perspectiva motivului de recurs descris de pct. 8 al aceluiaşi art. 488 alin. (1) din cod.

În acest cadru, se reţine că, prin decizia recurată, s-a făcut trimitere la elementele (criteriile) ce trebuie luate în considerare în evaluarea relei-credinţe la înregistrarea unei mărci, astfel cum acestea rezultă din jurisprudenţa CJUE creată în jurul conceptului relei-credinţe, concept autonom de drept al Uniunii Europene şi, în special, din hotărârea pronunţată la data de 11.06.2009 în cauza C - 529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ce va fi menţionată ca hotărârea Lindt în prezenta decizie).

Astfel, instanţa de apel şi-a propus analiza faptului cunoaşterii de către pârât a existenţei şi folosirii mărcii anterior depozitului (elementul obiectiv), a intenţiei frauduloase (elementul subiectiv), precum şi a gradului de protecţie juridică de care beneficiază atât semnul terţului, cât şi semnul a cărui înregistrare se solicită, la data cererii de înregistrare a mărcii - 17.03.2010 (data de referinţă).

Recurentul nu a contestat enunţarea corectă de către instanţa de apel a criteriilor jurisprudenţiale relevante, în schimb, a susţinut neaplicarea corespunzătoare a acestora.

Din dezvoltarea motivelor de recurs, reiese că un argument esenţial invocat de către recurent, pe care se întemeiază criticile referitoare la fiecare criteriu în parte, vizează condiţia utilizării de către un terţ la data de referinţă.

Din această perspectivă, Înalta Curte subliniază că, într-adevăr, jurisprudenţa CJUE avută în vedere de către instanţa de apel conturează conceptul autonom al relei - credinţe în jurul folosirii de către un terţ, la data solicitării înregistrării mărcii a cărei anulare se solicită, pentru motivul relei - credinţe, a unui semn identic sau similar.

În hotărârea Lindt, CJUE a arătat în mod expres faptul că este sesizată doar cu privire la cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare, mai mulţi producători utilizau pe piaţă semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărei înregistrare se solicită (pct. 36 din hotărâre).

Curtea a avut în vedere atare premisă în descrierea factorilor (criteriilor) ce interesează aprecierea relei - credinţe.

Astfel, "faptul relevant" (elementul obiectiv) care a fost sau trebuia să fie cunoscut de către solicitantul mărcii constă în împrejurarea utilizării de către un terţ a unui semn de natura celui indicat la pct. 36 din hotărârea Lindt.

De asemenea, intenţia de a împiedica un terţ să comercializeze un produs (elementul subiectiv) poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credinţe a solicitantului (pct. 43 din aceeaşi hotărâre).

În egală măsură, şi cel de-al treilea criteriu se aplică tot în raport de utilizarea de către un terţ, întrucât reprezintă un factor pertinent pentru a aprecia existenţa relei-credinţe a solicitantului "faptul că un terţ utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecţie juridică" (pct. 46 din hotărâre).

În acest context, urmează a se analiza în speţă, prin prisma susţinerilor recurentului, dacă este întrunită premisa utilizării de către un terţ a unui semn identic sau similar cu cel înregistrat ca marcă.

Din considerentele deciziei recurate, reiese că instanţa de apel s-a raportat, ca fiind "faptul relevant", la folosirea în comun a semnului "I." de către membrii trupei muzicale rock - din care făceau parte atât reclamanţii, cât şi pârâtul, la data de referinţă -, pentru produse şi servicii încadrabile în clasele 16, 35 şi 41 (identice cu cele pentru care pârâtul a înregistrat pe numele său marca a cărei înregistrate se solicită a fi anulată).

Astfel, s-au considerat a fi îndeplinite criteriile de apreciere a relei - credinţe la înregistrarea mărcii, cât timp pârâtul a cunoscut "faptul relevant", totodată, scopul urmărit prin înregistrarea mărcii în nume propriu, fără acordul expres al celorlalţi membri, a fost acela de a scoate semnul din folosinţa comună a membrilor formaţiei şi de a-l apropria, în detrimentul celorlalţi utilizatori. S-a reţinut, totodată, că pârâtul a folosit marca după înregistrare în scopul diferenţierii de către public a produselor şi serviciilor formaţiei "I." de cele ale altor formaţii, iar nu pentru diferenţierea produselor/serviciilor titularului.

Prin urmare, instanţa de apel a dat eficienţă folosirii cu funcţia de marcă a unui semn identic celui înregistrat ca marcă de către un colectiv de persoane, din care făcea, însă, parte şi pârâtul.

Înalta Curte constată că o asemenea reprezentare a "terţului" lezat prin înregistrarea unei mărci nu relevă o aplicare corespunzătoare a criteriilor de apreciere a relei - credinţe, astfel cum acestea au fost enunţate anterior.

În primul rând, prezenţa solicitantului mărcii într-un grup de persoane exclude acel grup ca fiind "terţ" utilizator, întrucât, din punct de vedere logic, solicitantul mărcii nu poate fi, concomitent, "cealaltă parte", iar din perspectiva condiţiei utilizării, nu este vorba despre un semn diferit de cel înregistrat ca marcă, solicitantul folosind chiar semnul respectiv, pentru care, ulterior, a obţinut protecţie juridică prin înregistrare ca marcă.

În al doilea rând, "terţul" a cărui utilizare este protejată prin mijlocul procesual specific al acţiunii în anularea înregistrării mărcii trebuie să aibă aptitudinea necesară pentru a înregistra o marcă şi, totodată, pentru a exercita dreptul la acţiune. Chiar dacă nu intenţionează înregistrarea semnului său ca marcă, "terţul" foloseşte semnul cu funcţia de marcă şi urmăreşte, prin anularea înregistrării care aduce atingere intereselor sale legitime, continuarea folosirii nestingherite a semnului.

Potrivit art. 3 lit. h) din Legea nr. 84/1998 - în forma de la data de referinţă -, "titularul mărcii" este persoana fizică sau juridică în numele căreia marca este înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor.

În condiţiile în care doar o persoană fizică sau juridică poate cere şi obţine protecţia juridică a unui semn prin înregistrare ca marcă - având capacitate deplină de exerciţiu pentru promovarea oricărui demers judiciar de apărare a drepturilor sale -, este fără echivoc faptul că aceeaşi capacitate trebuie întrunită şi în cazul "terţului" utilizator.

Un grup de persoane ce nu formează o persoană juridică nu poate beneficia ca atare de drepturile recunoscute prin lege titularului unei mărci şi nu poate, deci, pretinde, ca entitate, încălcarea unui interes legitim decurgând din preexistenţa folosirii semnului.

În realitate, fiecare persoană din cadrul grupului, cu excepţia solicitantului mărcii, poate fi considerat "terţ" în legătură cu care se analizează întrunirea ori neîntrunirea criteriilor de apreciere a relei - credinţe şi, de altfel, prin chiar cererea de chemare în judecată, s-a arătat, în privinţa "faptului relevant", că pârâtul a cunoscut "existenţa şi folosirea anterioare de către fiecare reclamant a unui semn distinctiv identic".

În al treilea rând, raportarea la formaţia muzicală ca atare denotă confuzia între titularul unei mărci, în a cărui postură se află persoana care foloseşte un semn cu funcţia de marcă, şi serviciile oferite prin intermediul semnului, formaţia muzicală reprezentând doar modalitatea de oferire a respectivelor servicii.

Drept urmare, instanţa de apel a reţinut în mod greşit că ansamblul membrilor formaţiei muzicale reprezintă "terţul" lezat prin înregistrarea mărcii în nume propriu de către pârât, cu toate că o asemenea calitate poate aparţine doar fiecare dintre membrii ce folosesc împreună acelaşi semn.

Pornind de la această premisă eronată, instanţa de apel a considerat în mod greşit că, în situaţia dată, o marcă nu poate fi de plano înregistrată în nume propriu de către una dintre persoanele ce foloseşte semnul, fără acordul expres al celorlalţi, iar simplul fapt al unei asemenea înregistrări constituie o fraudă în detrimentul celorlalţi utilizatori.

Absenţa acordului "terţului" utilizator nu este prevăzută în cadrul factorilor relevanţi ce trebuie luaţi în considerare în aprecierea relei - credinţe, astfel cum au fost enunţaţi, de altfel, chiar prin decizia recurată, iar calificarea drept frauduloasă a intenţiei solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare doar prin prisma absenţei acestui acord relevă neanalizarea corespunzătoare a criteriilor de apreciere a relei - credinţe la înregistrarea mărcii.

După cum s-a arătat, în mod corect, prin motivele de recurs, cu referire la considerentele din hotărârea Lindt - şi cum s-a arătat deja în cele ce preced -, intenţia de a împiedica un terţ să comercializeze un produs (elementul subiectiv) poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credinţe a solicitantului. Acest lucru este valabil în special atunci când, ulterior, se adevereşte că solicitantul a înregistrat un semn ca marcă comunitară fără intenţia de a-l utiliza, cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piaţă a unui terţ (pct. 43 şi 44 din hotărârea Lindt).

Or, o asemenea evaluare presupunea, în speţă, raportarea la fiecare reclamant în parte, în lumina conduitei pârâtului ulterior înregistrării, pentru a se stabili dacă pârâtul a urmărit, prin înregistrare, împiedicarea folosirii în continuare a semnului cu funcţia de marcă, analiză ce nu se regăseşte, însă, în decizia recurată.

Este de subliniat faptul că, prin motivele de recurs, reiterându-se o apărare susţinută în cursul procesului, s-a pretins, cu referire la probele administrate, că, în prezent, niciunul dintre reclamanţi nu mai face parte din formaţia muzicală "I.", pârâtul fiind singurul din vechea componenţă care continuă să activeze, toţi reclamanţii angrenându-se în alte proiecte, fără vreo legătură cu semnul disputat în speţă.

Aceste aspecte sunt relevante pentru evaluarea intenţiei solicitantului la data depunerii cererii de înregistrare, cât timp denotă relaţiile dintre părţi în legătură cu folosirea semnului ulterior înregistrării şi inexistenţa unei împiedicări din partea pârâtului de a folosi semnul în continuare. Ca atare, ar fi trebuit cercetate în aplicarea criteriilor de apreciere a relei - credinţe, însă acest lucru nu s-a întâmplat în cauză.

În acelaşi timp, nu poate fi exclus, astfel cum se arată în aceeaşi hotărârea Lindt (pct. 48), ca solicitantul să urmărească un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn.

Recurentul a reiterat în această cale de atac faptul că a urmărit, prin înregistrarea mărcii, folosirea semnului exclusiv de către formaţia cu aceeaşi denumire, asigurând protecţia juridică a semnului şi prevenind uzurparea semnului de către alte formaţii muzicale, ce ar putea profita de reputaţia trupei ce continuă să existe.

Se impune a se constata că folosirea în continuare a semnului de către vechea formaţie muzicală, chiar dacă reclamanţii nu ar mai figura în componenţa acesteia, poate releva un obiectiv legitim al înregistrării, în măsura în care nu se reţine, pe baza probelor administrate, că pârâtul a urmărit, în realitate, împiedicarea reclamanţilor de a folosi semnul, însă nici acest aspect nu a fost analizat prin decizia recurată.

Prin urmare, sunt fondate criticile recurentului referitoare la neanalizarea corespunzătoare de către instanţa de apel a criteriilor de apreciere a relei - credinţe la înregistrarea mărcii, motiv pentru care Înalta Curte va admite recursul, va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare, pe temeiul art. 497 C. proc. civ.

Cu ocazia rejudecării, instanţa de apel va stabili situaţia de fapt concordantă cu aplicarea corespunzătoare a criteriilor de apreciere a relei - credinţe la înregistrarea mărcii, potrivit celor expuse prin prezenta decizie, urmând a analiza toate circumstanţele relevante, inclusiv - dar fără a se limita în mod necesar la acestea - pe cele semnalate în prezenta decizie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâtul H. împotriva deciziei civile nr. 109A din data de 27 ianuarie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 decembrie 2021.