Risk of confusion assessment for EU trademarks: obligation to evaluate global similarity of signs and products without fragmenting verbal components

Şedinţa publică din data de 14 iunie 2022

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele;

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B. S.R.L., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa:

- să se constate că produsele fabricate şi/sau comercializate de pârâtă sub semnele Bicril şi Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive aparţinând reclamantei, decurgând din înregistrarea mărcilor z, x şi y;

- să fie obligată pârâta să înceteze activităţile comerciale, desfăşurate pe teritoriul României, respectiv fabricarea, promovarea, importul şi exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea produselor identice sau similare cu materialele compozite folosite în suturi, dispozitive medicale, ace, suturi chirurgicale, ligaturi şi meşe chirurgicale şi aceasta să fie obligată să îşi retragă de pe piaţă aceste produse, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

- obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării dreptului exclusiv la marcă şi care constă în contravaloarea produselor comercializate în perioada de 3 ani anterior formulării cererii de chemare în judecată şi până la data încetării definitive a activităţilor comerciale, evaluat provizoriu, în vederea timbrajului, la suma de 1.000 euro (reprezentând 4,3038 RON, curs BNR din 31.01.2017).

Pârâta B. S.R.L. a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat anularea mărcilor z, x şi y, pentru lipsa de distinctivitate.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 834 din 24.04.2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a admis în parte cererea principală a reclamantei-pârâte A., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă B. S.R.L., a constatat că produsele fabricate sau comercializate de pârâtă cu denumirea Bicril şi Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală ale reclamantei privind mărcile comunitare z, x şi y şi a obligat pârâta să înceteze activităţile comerciale - fabricare, promovare, import, export, vânzare ş.a., de produse identice sau similare produselor reclamantei.

Totodată, a respins, ca neîntemeiate, atât cererea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, cât şi cererea reconvenţională, şi a obligat pe pârâta-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 RON taxă judiciară de timbru şi 2.150 euro, onorariu (redus) de avocat.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 1721 din 07 decembrie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, s-a respins apelul declarat de apelanta A. împotriva sentinţei nr. 834/24.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, ca nefondat.

Totodată, s-a admis apelul declarat de apelanta B. S.R.L împotriva aceleiaşi sentinţe şi a fost schimbată în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că s-a respins cererea principală, ca neîntemeiată. Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei nr. 1721 din 07 decembrie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a declarat recurs reclamantul A..

II.1. Motivele de recurs

În temeiul prevederilor art. 488 alin. (1), pct. 6, 7, 8 C. proc. civ., recurentul-reclamant a solicitat admiterea recursului şi modificarea în tot a deciziei civile, în sensul admiterii apelului şi, pe cale de consecinţă, admiterea în tot a cererii de chemare în judecată, interzicerea utilizării de către intimată a unor semne similare mărcilor sale comunitare şi obligarea intimatei-pârâte la plata despăgubirilor materiale în suma precizată de 1.695.831,07 RON; obligarea intimatei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată pentru etapele procesuale anterioare (taxă judiciară fond şi onorariu avocat); obligarea intimatei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs.

Un prim motiv de recurs invocat de recurent se referă la faptul că hotărârea a fost dată cu încălcarea normelor de drept material, respectiv art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului Europei din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (actual articol 9 al Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017, privind marca Uniunii Europene, text în vigoare ulterior depunerii cererii de chemare în judecată), respectiv art. 36 din Legea nr. 84/1998 republicată; de asemenea, se susţine că instanţa de apel a aplicat greşit sau chiar a ignorat criteriile de apreciere a similarităţii semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere. Totodată, se susţine că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază, întrucât instanţa de apel nu a efectuat o analiză obiectivă a cauzei.

Astfel, curtea de apel a infirmat aprecierea primei instanţe în sensul că nu sunt întrunite cerinţele de aplicare a normei citate, deoarece nu există identitate ori similaritate între mărcile reclamantei şi semnele folosite de către pârâtă.

Recurentul invocă aplicarea greşită a legii de către instanţa de apel, solicitând instanţei de recurs să constate că sunt greşite trimiterile la normele naţionale şi constatările instanţei de apel sub aceste aspecte, întrucât analiza juridică a cauzei trebuia a se efectua în temeiul prevederilor Regulamentului nr. 207/2009, în vigoare la data formulării acţiunii în contrafacere.

Instanţa de apel a reţinut că similaritatea semnelor în conflict reprezintă unul dintre factorii relevanţi pentru aprecierea riscului de confuzie în contextul normei în discuţie - apreciere ce reflectă în mod corect jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene -, dar în speţă a considerat că nu există risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, între semn şi marcă, reţinând că în speţă nu se verifică cerinţele similarităţii semnelor şi a produselor comparate.

Recurentul susţine nelegalitatea acestei concluzii a instanţei de apel care a ignorat criteriile de apreciere a similarităţii semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, de a cărui existenţă depinde constatarea încălcării dreptului la marcă pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din lege.

În acest context, în analiza similarităţii semnelor, instanţa de apel a comparat mărcile şi semnele în conflict nu în ansamblul lor, ci prin elementele lor componente, ceea ce nu corespunde unei analize juridice corecte.

De asemenea, au fost aplicate greşit criteriile statuate în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci.

Astfel, recurentul arată că aprecierea globală a similarităţii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în vedere, în special, componentele lor distinctive şi dominante (Sabel, C-251/95, pct. 23, hotărârea CJCE din 11 noiembrie 1997), dar fără a analiza separat elementele verbale componente.

Cu privire la similaritatea vizuală, deşi se constată identitatea a 5 litere din 7: z/Bicril, instanţa de apel nu a motivat de ce a constatat doar o similaritate vizuală medie.

De asemenea, prin decizia recurată nu se motivează de ce între semnele comparate există doar o similaritate extrem de redusă din punct de vedere fonetic, context în care se poate constata că instanţa de apel a confundat semnificaţia prefixelor BIO-BI cu sonoritatea acestora.

Pe de altă parte, prin decizia recurată s-a încălcat şi prezumţia de validitate, respectiv de distinctivitate a unei mărci înregistrate, aplicându-se greşit prevederile art. 99 din Regulamentul mărcii europene, întrucât s-a reţinut în privinţa mărcilor z/x că sunt constituite exclusiv din elemente verbale lipsite de distinctivitate, astfel: BIO are semnificaţia dată de apartenenţă la elementele biologice, iar CRYL provine din acryl, materialul din care se confecţionează produsele protejate de marcă.

Or, fiind o marcă înregistrată, instanţa trebuia să o analizeze ca atare, cu un grad de distinctivitate suficient a îndeplini funcţia unei mărci, aceea de a garanta sursa de provenienţă a produselor, şi nu trebuia să diminueze gradele de dominant şi distinctiv ale elementului verbal z, luat prin analiza separată a părţilor sale componente.

În ceea ce priveşte mărcile reclamantei, din considerentele deciziei recurate se observă că instanţa de apel s-a referit explicit la "mărcile" reclamantei, pe care le-a identificat exclusiv prin raportare la forma în care aceste mărci au fost înregistrate, şi nu la forma în care reclamanta utilizează mărcile, prin aplicarea lor pe ambalajul produselor sale.

Cu toate acestea, nu s-au analizat eventualele similitudini între elementele grafice pe care părţile le folosesc pe propriile produse, respectiv cele două nuanţe similare de mov, şi alte elemente grafice de pe ambalajele pârâtei, deoarece analiza ar fi fost necesară pentru a se stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite de pârâtă este similară celor utilizate de reclamantă.

Ca atare, recurentul apreciază că această abordare a analizei comparative între mărcile sale şi semnele utilizate de pârâtă relevă greşita aplicare a criteriilor legale ale acţiunii în contrafacere, ignorarea efectelor înregistrării oricărei mărci, precum şi aprecierea eronată a efectelor hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene la 18 iulie 2013 în cauza Specsavers C-252/12.

Faţă de considerentele expuse, recurentul consideră că analiza instanţei de apel de comparare a semnelor în conflict trebuia să aibă în vedere şi compararea ambalajelor folosite de părţi, iar nu strict prin raportare la certificatul de înregistrare a mărcilor reclamantei, şi, în consecinţă, apreciază că, din această perspectivă, situaţia de fapt nu este pe deplin lămurită.

Recurenta mai arată că în cauză trebuia verificat dacă mărcile sale se regăsesc în mod identic sau similar în semnele utilizate de către pârâtă şi, în cazul în care o asemenea premisă era întrunită, ar fi trebuit să se stabilească dacă mărcile păstrează o poziţie distinctivă autonomă în semnul complex al pârâtei sau sunt neglijabile; or, decizia recurată nu conţine considerente pe niciunul dintre aceste aspecte, astfel încât concluzia absenţei similarităţii semnelor nu este motivată.

Instanţa de apel, cu încălcarea regulii generale a aprecierii globale a riscului de confuzie, a analizat separat componentele verbale ale elementului verbal dominant şi distinctiv z şi a apreciat ca descriptive şi nedistinctive elementele verbale componente Bio + Cryl; mai mult decât atât, a considerat că asupra acestor elemente verbale nu operează protecţia titlului în favoarea reclamantei, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, republicată.

Recurenta susţine că instanţa de apel nu a luat în considerare factorii relevanţi în aprecierea globală a riscului de confuzie, anume gradul de similaritate a semnelor în conflict, similaritatea şi gradul de similaritate a produselor pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi a produselor comercializate de pârâtă, caracterul distinctiv pronunţat al mărcilor sale, ca urmare a renumelui acestora în rândul consumatorilor.

În plus, instanţa, chiar dacă a reţinut că unele dintre produse nu sunt similare (cele protejate de marca z şi x), iar altele sunt similare (cele protejate de marca y), a considerat că această concluzie este lipsită de relevanţă în condiţiile neîntrunirii similarităţii semnelor, motiv pentru care nu a dezvoltat vreun considerent în legătură cu similaritatea produselor.

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, recurenta susţine că această normă nu trebuia interpretată literal, astfel cum greşit a procedat instanţa de apel, ci prin prisma obligaţiei instanţei naţionale de a interpreta dreptul intern în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă, atunci când este vorba despre o directivă, care nu produce, de regulă, efect direct în dreptul intern, obligaţia de interpretare a legii naţionale ce transpune directiva prin prisma textului şi a finalităţii acelui act.

În consecinţă, instanţa de apel trebuia să verifice dacă sunt aplicabile în cauză dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, în raport de existenţa similarităţii semnelor în conflict şi a riscului de asociere a acestora de către publicul relevant, indiferent dacă produsele sunt similare sau diferite.

Cu referire la prejudiciului reclamat, instanţa de apel a interpretat şi aplicat greşit normele incidente - art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, au concluzionând eronat în sensul lipsei unui prejudiciu.

Astfel, curtea de apel a constatat ca fiind îndeplinite primele două condiţii (similaritatea semnelor - deşi anterior concluzionase în mod contrar, în sensul lipsei unei similarităţi - şi renumele mărcilor sale anterioare), dar a apreciat că nu există un risc de a se obţine un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare, întrucât acesta nu a fost probat; în acest context, se mai arată de către recurentă că instanţa de apel a aplicat greşit jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitoare la mărcile de renume.

Hotărârea este şi contradictorie, în sensul că deşi reţine similaritatea semnelor şi a produselor, se neagă existenţa faptei ilicite şi implicit a prejudiciului, deşi acestea sunt automat recunoscute în materia proprietăţii intelectuale.

Un alt motiv de recurs invocat de recurentă priveşte susţinerea că prin decizia recurată se încalcă autoritatea de lucru judecat.

Recurenta arată că hotărârea pronunţată în primă instanţă, prin care s-a reţinut caracterul de mărci de renume al mărcilor sale z, x şi y, susceptibilă de apel, are autoritate de lucru judecat provizorie de la momentul pronunţării, fiind rezultatul evaluării jurisdicţionale a unei instanţe de judecată, în urma unor dezbateri contradictorii ale părţilor; prin neapelare, această hotărâre dobândeşte autoritate de lucru judecat definitivă.

Or, pentru ca soluţia primei instanţe să nu intre sub autoritate de lucru judecat, partea interesată trebuia să aibă diligenţa de a uza de căile de atac de reformare, în termenele şi condiţiile prevăzute de lege, căi de atac ce reprezintă mijloace procesuale efective şi eficiente în acest sens.

Deşi tribunalul a reţinut renumele mărcilor anterior înregistrate de reclamantă, instanţa de apel a reţinut faptul că reclamanta nu a dovedit acest renume şi a concluzionat eronat că nu s-a dovedit un pretins beneficiu obţinut de pârâtă din utilizarea unui semn similar pentru produse similare în activităţile sale comerciale, deşi în cazul mărcilor de renume nu este necesară o astfel de dovadă, prejudiciul fiind prezumat.

II.2. Apărările formulate în cauză

În termen legal, intimata-pârâtă a formulat întâmpinare prin care a solicitat, în principal, anularea recursului ca netimbrat, în temeiul art. 33 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, iar în subsidiar, constatarea nulităţii recursului pentru neîncadrarea criticilor formulate în motivele de casare invocate; în situaţia în care se va trece peste excepţiile invocate, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recurentul-reclamant a depus răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea excepţiilor invocate şi a apărărilor formulate de intimata-pârâtă, cu consecinţa admiterii recursului, astfel cum a fost formulat.

II.3. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 29 martie 2022, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 1721 din 07 decembrie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă şi a fixat termen de judecată la data de 14 iunie 2022, în şedinţă publică, cu citarea părţilor; excepţiile invocate de către intimată nu au putut fi reţinute, pentru motivele reţinute în încheierea de admitere în principiu.

II.4. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare dispoziţiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 1721 din 07 decembrie 2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă este fondat, pentru considerentele ce urmează.

Potrivit situaţiei de fapt reţinute de instanţele de fond, recurenta-reclamantă A. este titulara următoarelor mărci ale Uniunii Europene:

- marca europeană verbală z nr. x/5.12.2001, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa - "dispozitiv medical şi anume, şurub chirurgical";

- marca europeană verbală x nr. x/18.07.2008, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa - "material compozit folosit în ancore de sutură";

- marca europeană verbală z nr. x/26.05.2014, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa - "dispozitive medicale, şi anume şuruburi chirurgicale, material compozit vândut ca o componentă integrală a dispozitivelor de fixare, şi anume şuruburi chirurgicale, ancore de sutură şi părţi ale acestora";

- marca europeană verbală y nr. x/25.07.2013, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa - "ace, suturi chirurgicale, ligaturi şi plase chirurgicale".

Intimatapârâtă B. are ca obiect principal de activitate - fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice şi produce fire de sutură folosite în chirurgia medicală, folosind în activitatea sa comercială pentru comercializarea acestor produse semnele BICRIL şi BICRIL RARID.

Cererea de chemare în judecată - acţiune în contrafacere - formulată de reclamantă a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. b) şi c) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară; printr-un al treilea capăt de cerere, reclamanta a solicitat, în temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 obligarea pârâtei la despăgubiri constând contravaloarea produselor comercializate de aceasta în intervalul de 3 ani anteriori formulării cererii de chemare în judecată (înregistrarea cererii pe rolul primei instanţe având loc la data de 1.02.2017).

Se reţine că recurenta-reclamantă invocă faptul că instanţa de apel s-a raportat la dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998, însă, Înalta Curte constată că recurenta însăşi se raportează alternativ, fie la temeiul din Regulamentul nr. 207/2009, fie la temeiul din legea naţională, susţinând, totodată, că instanţa de apel nu a efectuat analiza juridică în baza normelor din Regulament.

Deşi această susţinere a recurentei-reclamante este corectă, Înalta Curte apreciază că ea este lipsită de miză în cauză, din perspectiva legalităţii deciziei recurate, întrucât, în legislaţia naţională a fost transpusă Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (precedată de Directiva 89/104/CEE) care conţine dispoziţii identice celor din Regulamentul nr. 207/2009, astfel încât, cerinţele legale ale acţiunii în contrafacere, cu referire la cele două ipoteze normative de care recurenta-reclamantă s-a prevalat în formularea cererii, sunt aceleaşi.

Prin urmare, distincţia subliniată de către recurentă este irelevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conţinutul reglementărilor este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noţiuni autonome ce au o anumită semnificaţie, astfel cum acestea reies din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Astfel, instanţa Uniunii a arătat în mod constant, în jurisprudenţa sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar şi a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale în domeniul mărcilor, transpusă în legea naţională, astfel cum s-a arătat (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Normele de care reclamanta s-a prevalat în formularea cererii în contrafacere sunt reprezentate de art. 9 alin. (2) lit. b) şi c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene şi prevăd astfel:

"(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terţ să utilizeze un semn în cadrul comerţului, fără consimţământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care:

(b) semnul este identic cu, sau similar cu marca UE şi este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn şi marcă;

(c) semnul este identic sau similar cu marca UE, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în Uniune şi, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obţin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii UE ori se aduce atingere acestuia."

În ceea ce priveşte ipoteza de la art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009, Înalta Curte constată că în mod corect instanţa de apel a identificat condiţiile normei, însă, a făcut o greşită aplicare a acestora la circumstanţele cauzei, astfel cum susţine şi recurenta.

Astfel, riscul de confuzie (inclusiv riscul de asociere) există atunci este posibil ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză, în ipoteza în care acestea poartă marca în cauză, provin de la aceeaşi întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate între ele din punct de vedere economic. (Canon, C-39/97 din 29 septembrie 1998, pct. 29 şi 30, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 din 22 iunie 1999).

Existenţa riscului de confuzie depinde de evaluarea globală a mai multor factori interdependenţi, şi anume: (i) similaritatea produselor şi serviciilor, (ii) similaritatea semnelor, (iii) elementele distinctive şi dominante ale semnelor aflate în conflict, (iv) caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi (v) publicul relevant.

Primul pas în aprecierea eventualei existenţe a riscului de confuzie este stabilirea acestor cinci factori, iar cel de al doilea constă în stabilirea importanţei lor.

În Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Sabel, C-251/95, la punctul 23, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a precizat că: […] aprecierea globală a similarităţii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în vedere, în special, componentele lor distinctive şi dominante.

În primul rând, este important să se facă deosebire între (i) analiza caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu, care determină întinderea protecţiei acordate acelei mărci şi (ii) analiza caracterului distinctiv al unei componente a mărcii, care determină dacă semnele aflate în conflict coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă un caracter distinctiv (aşadar, similaritatea se referă la o componentă importantă) sau al unei componente slabe (aşadar, similaritatea vizează o componentă mai puţin importantă).

Ca atare, atât gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cât şi, separat, caracterul distinctiv al diferitelor componente ale mărcilor şi, respectiv semnului, constituie criterii importante care trebuie stabilite înaintea efectuării unei aprecieri globale a riscului de confuzie.

În timp ce caracterul distinctiv trebuie evaluat atât pentru componentele mărcii anterioare, cât şi pentru cele ale semnelor folosite de intimată, caracterul distinctiv al mărcii privite în ansamblu trebuie evaluat numai în ceea ce priveşte marcile reclamantei.

Corelativ, caracterul distinctiv al semnelor intimatei, privite în ansamblu, nu este relevant, în sine, pentru evaluarea riscului de confuzie, întrucât riscul de confuzie constituie cauza acţiunii în contrafacere formulate de titularul unor drepturi exclusive asupra semnului protejat, care tinde la îndepărtarea acestui risc.

Totodată, impactul caracterului distinctiv al mărcilor reclamantei, privite în ansamblu, nu intră în discuţie până la efectuarea evaluării globale pentru a se concluziona asupra riscului de confuzie.

Din acest punct de vedere este util a se arăta că atare regulă rezultă din Hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, Canon, din care reies următoarele: (i) cu cât marca anterioară este mai distinctivă, cu atât va fi mai mare riscul de confuzie şi (ii) mărcile anterioare cu un caracter puternic distinctiv, fie în sine, fie datorită notorietăţii lor pe piaţă, se bucură de o protecţie mai largă decât mărcile cu un caracter distinctiv mai slab.

În consecinţă, caracterul distinctiv al mărcilor anterioare, privite în ansamblu, determină puterea şi întinderea protecţiei conferite acestora, iar acest caracter distinctiv trebuie luat în considerare în scopul evaluării globale a factorilor relevanţi pentru a se tranşa asupra existenţei sau inexistenţei riscului de confuzie.

Revenind la verificarea aplicării acestor reguli de instanţa de apel, din perspectiva criticilor susţinute de reclamantă, Înalta Curte constată că în privinţa comparării produselor, curtea de apel în mod corect a reţinut că potrivit unei jurisprudenţe constante, pentru a aprecia similitudinea dintre produsele sau serviciile în cauză, trebuie să se ia în considerare toţi factorii pertinenţi ce caracterizează raportul dintre acestea. Respectivii factori includ în special natura, destinaţia, utilizarea acestora, precum şi caracterul lor concurent sau complementar (Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, punctul 23). Se poate ţine seama şi de alţi factori precum canalele de distribuţie a produselor respective (Hotărârea din 11 iulie 2007, El Corte Ingles/OAPI - Bolanos Sabri, T-443/05, par. 37, Hotărârea tribunalului din 2 iulie 2015 în cauza T-657/13, BH Stores BV împotriva OAPI şi Alex Toys LLC).

Prima instanţă a reţinut un grad ridicat de similitudine între produsele protejate de mărcile relcamantei şi cele comercializate de către intimate, în schimb, instanţa de apel a considerat că atare concluzie a tribunalului nu era argumentată, astfel încât, procedând la reevaluarea acestei cerinţe legale, a concluzionat, într-un punct al eveluării, că produsele sunt diferite, dar şi că sunt similare (produsele proteja de marca y), într-o altă etapă a raţionamentului.

Spre atare finalitate, curtea de apel a recurs la criteriul destinaţiei produselor, apreciind că produsele "şurub chirurgical, material compozit vândut ca o componentă integrală a dispozitivelor de fixare, ancore de sutură şi părţi ale acestora" (protejate prin marcile z şi x a reclamantei) au "ca destinaţie mobilizarea membrului fracturat, fiind utilizate de medicii chirurgi pentru fixarea internă sau externă a fracturilor cu anumite implanturi"; în schimb, produsele - fire de sutură (fabricate şi comercializate de către intimată) sunt "utilizate în sutura chirurgicală, având ca scop refacerea continuităţii planurilor anatomice în vederea evitării infectării, vindecării rapide a ţesutului şi cicatrizării".

La fel, comparând produsele din punctul de vedere al canalelor de distribuţie, instanţa de apel a reţinut că reclamanta nu a produs nicio probă din care să rezulte că produsele în conflict au canale de distribuţie identice; dimpotrivă, apelanta-pârâtă a subliniat în mod constant şi a dovedit faptul că produsele sale ajung la consumator într-un ambalaj pe care este imprimată marca producătorului B..

În fine, curtea de apel nu a găsit aplicabil nici criteriul complementarităţii între produsele protejate de mărcile reclamantei (z, x şi y) şi cele pentru care pârâta foloseşte semnele BICRIL şi BICRIL RAPID, concluzionând că "unele nu sunt indispensabile şi nici importante pentru utilizarea celorlalte"; pe de altă parte Înalta Curte constată că instanţa de apel nu a luat în considerare nici criteriul caracterului concurenţial între produsele părţilor (Hotărârea Canon, C-39/97, pct. 23).

Înalta Curte apreciază că cele expuse de instanţa de apel cu privire la aplicarea criteriului destinaţiei şi cel al complementarităţii produselor nu poate fi evaluat în mod efectiv, în absenţa indicării unor surse veridice care neagă aparteneţa unor produse precum şuruburile chirurgicale (dar şi a meşelor chirurgicale, a acelor, a ligaturilor, plaselor chirurgicale) şi firele de sutură la categoria materialelor destinate chirurgiei medicale în general.

Pe de altă parte, nu rezultă nici sursa limitării utilizării şuruburilor chirurgicale doar în ceea ce priveşte chirurgia ortopedică sau a fracturilor de membre şi o exclude, de exemplu, în cazul implanturilor dentare, deci, în segmentul stomatologic sau în chirurgia stomatologică, în neurochirurgie ori în chirurgie plastică etc.

În consecinţă, Înalta Curte reţine că teza lipsei complementaritărţii între produsele protejate prin mărcile reclamantei şi produsele fabricate şi comercializate de pârâtă, prin raportare la publicul relevant specializat (cu un nivel mai ridicat de atenţie şi diligenţă), nu este argumentată, astfel încât nu poate fi confirmată.

Pe de altă parte, procedând la o comparare distinctă şi izolată, iar nu în ansamblul circumstanţelor ce trebuiau a fi apreciate global în această etapă a analizei (totalitatea produselor pentru care reclamanta poate opune drepturi exclusive decurgând din mărcile înregistrate), curtea de apel a stabilit că produsele protejate prin marca y a reclamantei (ace, suturi chirurgicale, ligaturi şi plase chirurgicale) sunt similare cu produsele fabricate şi comercializate de pârâtă - fire de sutură.

Înalta Curte constată că aceste considerente sunt în contradicţie cu concluzia generală stabilită de curtea de apel (inserată la fila x, în analiza dedicată ipotezei de la art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulament) a produselor pentru care operează protecţia mărcilor reclamantei ca fiind diferite faţă de produsele fabricate şi comercializate de către pârâtă, în condiţiile în care similaritatea a fost reţinută pentru produsele protejate prin marca y a reclamantei şi cele pentru care pârâta utilizează semnele BICRIL şi BICRIL RAPID.

În acest context, se apreciază că în mod just recurenta-reclamantă susţine incidenţa motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ.

Se reţine că recurenta-reclamantă a opus pârâtei un număr de patru mărci pentru care invocă drepturi exclusive, astfel încât condiţia similarităţii produselor, în contextul art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul 207/2009 impunea o concluzie de ansamblu, după evaluarea listei de produse protejate prin mărcile reclamantei, şi compararea acestora cu produsele fabricate şi comercializate de intimată.

Ca atare, concluzia fragmentată redată de curtea de apel nu permite acestei instanţe de recurs a decela care este rezultatul evaluării globale cu privire la cerinţa similarităţii dintre produsele protejate prin mărcile reclamantei şi produsele comercializate de pârâtă, astfel încât, nici din acest punct de vedere, controlul de legalitate nu poate fi exercitat.

În plus, instanţa de apel nu a arătat care normă impune ca în cazul în care reclamantul dintr-o acţiune în contrafacere opune pârâtului mai multe mărci (care pot proteja aceleaşi produse sau produse diferite), reţinerea similarităţii dintre produsele fabricate sau comercializate de către pârât fie numai cu unul sau cu unele dintre produsele protejate prin oricare dintre mărcile sale, nu ar fi suficientă pentru a se reţine îndeplinirea cerinţei similarităţii între produse sau a unui anumit nivel de similaritate, element relevant căruia trebuie să i se dea eficienţă în cadrul evaluării finale globale a riscului de confuzie.

În ceea ce priveşte verificarea cerinţei similarităţii semnelor, Înalta Curte constată că recurenta-reclamantă în mod greşit susţine că instanţa de apel trebuia a lua în considerare ca element de comparaţie mărcile sale, astfel cum le foloseşte, regula în materia contrafacerii fiind aceea că se compară mărcile astfel cum sunt înregistrate cu semnele reclamate ca încălcând drepturile exclusive ale titluarului mărcii; o atare analiză juridică reprezintă o comparaţie obiectivă, astfel că, în acest context, este lipsită de relevanţă atât modalitatea în care reclamanta îşi foloseşte propriile mărci, dar şi ambalajele în care comercializează produsele astfel marcate (asociate, eventual, cu una sau mai multe culori), cel din urmă element fiind lipsit de relevanţă şi în privinţa ambalajelor utilizate de către intimată.

Instanţa de apel deşi e enunţat corect unele reguli de efectuare a comparaţiei între mărci şi semne, a făcut o aplicare greşită a acestora în cauza de faţă, constatând în speţă o similaritate medie în plan vizual, extrem de redusă în plan fonetic şi, de asemenea, foarte redusă în planul evaluării similarităţii conceptuale.

Reţinând principiul conform căruia o marcă este percepută de consumator ca un tot unitar (Medion, par. 29, şi OAPI/Shaker, par. 41), precum şi faptul că doar arareori consumatorul poate compara în mod direct semnele în conflict, fiind nevoit să se încreadă în amintirea imperfectă a mărcilor anterioare (Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, pct. 26), instanţa de apel a făcut aplicarea regulii potrivit căreia este necesară determinarea impresiei de ansamblu pe care o produce fiecare dintre semnele în litigiu, în scopul aprecierii globale asupra similarităţii dintre acestea.

În aceste condiţii, potrivit regulilor teoretice enunţate în debutul prezentelor considerente, Înalta Curte reţine că determinarea caracterului distinctiv (atât intrinsec, precum şi cel dobândit) al mărcii anterioare, privite în ansamblu, era necesar a se verifica doar referitor la mărcile reclamantei, nefiind un criteriu în legătură cu semnele utilizate de pârâtă.

În schimb, în operaţiunea juridică de comparare a semnelor în conflict era necesar, într-adevăr, să se raporteze la elementele lor distinctive sau dominante atât în privinţa mărcilor reclamantei, cât şi în privinţa semnelor pârâtei.

Din acest punct de vedere, chiar dacă mărcile şi semnele utilizate de pârâtă sunt semne verbale (formate dintr-un cuvânt şi, respectiv două cuvinte), în mod corect curtea de apel, în analiza similarităţii în plan vizual, a pornit de la premisa că publicul are aptitudinea de a percepe semnele în componentele lor, fiind vorba de cuvinte compuse (z, y în cazul reclamantei şi BICRIL în cazul pârâtei) sau de alăturarea a două cuvinte dintre care unul este compus (x şi BICRIL RAPID), fără ca instanţa de apel să realizeze o fragmentare artificială a mărcilor sau a semnelor din perspectiva elemntelor ce le compun.

Cu toate acestea, aceast criteriu este operant în analiza similarităţii vizuale şi, de asemenea, poate fi de util în analiza similarităţii conceptuale, însă nu şi în planul similarităţii fonetice sau auditive, astfel cum eronat a procedat instanţa de apel; în acest punct, curtea de apel era ţinută să stabilească în principal asemănările (care sunt mai importante decât deosebirile), poziţionarea acelor asemănări în cadrul semnelor comparate şi să opereze cu criterii semnificative din perspectivă fonetică (pronunţie, număr de silabe, rezonanţă etc.); mai mult decât atât, comparaţia poate conduce la rezultate diferite după cum se compară fiecare dintre mărcile reclamantei cu fiecare dintre semnele pârâtei, aspect care nu rezultă din decizia recurată şi, drept urmare, nu poate fi verificat de aceasă instanţă de recurs din perspectiva aplicării criteriului similarităţii semnelor.

Drept urmare, în cadrul analizei ce se va efectua în rejudecare, instanţa de apel va trebui să stabilească şi dacă mărcile reclamantei şi semnele folosite de pârâtă coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă caracter distinctiv (aşadar, o eventuală similaritate ce ar viza o componentă importantă) sau al unei componente slabe (aşadar, dacă o eventuală similaritate vizează o componentă mai puţin importantă).

Apoi, o concluzie asupra similarităţii între mărci şi semne, privite ca întreg, se va impune, pentru a se şti dacă în cauză devine aplicabilă regula potrivit căreia un grad scăzut de similaritate între produse poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între mărci şi invers (Canon, punctul 17), enunţată, de altfel, de curtea de apel în decizia recurată.

Caracterul distinctiv al mărcilor anterioare ale reclamantei în cele două planuri (intrinsec şi dobândit) este util pentru etapa evaluării finale cu privire la riscul de confuzie, întrucât riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai pronunţat (Sabel, pct. 24, General Motors din 14 septembrie 1999, C-375/97, Hotărârea din 6 februarie 2007, TDK, T-477/04).

Din acest punct de vedere, Înalta Curte constată că în cauză sunt intrate sub autoritate de lucru judecat atât dezlegarea cu privire la caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor relcmantei, dar şi chestiunea renumelui acestora (sau a distinctivităţii dobândite).

Prima dintre aceste dezlegări rezultă nu numai din prezumţia unui caracter distinctiv normal de care se bucură orice marcă înregistrată (lipsa caracterului distinctiv solicitat a fi înregistrat ca marcă fiind un motiv absolut de refuz al înregistrarii), ci, mai mult decât atât, este consolidate prin respingerea cererii reconvenţionale formulate în cauză de către pârâta-reclamantă B. S.R.L., prin care aceasta a solicitat anularea mărcilor reclamantei tocmai pentru lipsa caracterului distinctiv; soluţia primei instanţe a fost confirmată de instanţa de apel, iar împotriva acesteia pârâta nu a promovat recurs.

În privinţa renumelui mărcilor reclamantei, constatat de tribunal, curtea de apel a reţinut în mod explicit în considerentele deciziei recurate că în cuprinsul motivelor de apel formulate de pârâtă nu a decelat nicio critică la adresa acestei constatări a primei instanţe "apelanta pârâtă neformulând niciun argument prin care să combată reţinerea renumelui mărcilor anterioare ale apelantei-reclamante."

Cu toate acestea, în analiza pe care o realizează în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulament, reţine un "caracter distinctiv intrinsec foarte redus al mărcilor reclamantei" şi constată că "apelanta-reclamantă nu a adus dovezi ale utilizării, pentru a demonstra un caracter distinctiv special dobândit prin utilizare".

Or, în condiţiile în care deja reţinuse, într-o corectă aplicare a regulilor de procedură cu privire la faptul că ceea ce nu este atacat intră sub autoritate de lucru judecat (normele ce reglementează autoritatea de lucru judecat coroborate cu prevederile art. 477 şi 478 din C. proc. civ. ce stabilesc limitele caracterului devolutiv al apelului), curtea nu apel nu putea face evaluări care să depăşească limitele învestirii sale prin motivele de apel şi, cu atât mai puţin, nu putea contrazice ceea ce deja reţinuse cu titlu de dezlegare a primei instanţe intrată sub autoritatea lucrului judecat.

Drept urmare, Înalta Curte apreciază că şi aceste critici ale recurentei-reclamante sunt fondate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ.

Pe fondul aplicării de instanţa de apel a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, Înalta Curte nu poate face alte evaluări la acest moment procesual, întrucât între premisele acestei norme se regăseşte şi cerinţa verificării similarităţii între marci şi semnele în conflict.

Or, atare dezlegare a curţii de apel a fost infirmată în cele ce preced, prin reţinerea nelegalităţii deciziei din perspectiva aplicării art. 9 alin. (2) lit. b) din acelaşi Regulament, astfel că, analiza acestei cerinţe printr-o corectă aplicare a regulilor incidente pentru verificarea similarităţii între mărci şi semne va fi utilă pentru ambele variante normative, deoarece această condiţie este comună; după această analiză, instanţa de rejudecare va proceda la evaluarea celorlalte condiţii legale intrinseci din art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul mărcii Uniunii Europene.

De asemenea, în rejudecare, instanţa de apel va reanaliza şi criticile reclamantei privind respingerea, prin seninţa apelată, a cererii de despăgubiri pe care a formulat-o împotriva pârâtei în temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, dacă în cauză se va reţine premisa contrafacerii.

Având în vedere aceste considerente, Înalta Curte, constatând a fi întrunite motivele de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 din C. proc. civ., în aplicarea prevederilor art. 497 rap. la cele ale art. 496 alin. (2) din C. proc. civ., va admite recursul declarat de reclamantă, va casa decizia recurată şi va dispune trimieterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel, instanţă care va decide şi asupra cererii formulate de reclamantă cu privire la cheltuielile de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 1721 din 07 decembrie 2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 iunie 2022.