Trademark infringement action resumed after appellate suspension quashed; proceedings remanded for merits review.

Şedinţa publică din data de 7 iunie 2022

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov, secţia I civilă la data de 15.05.2018 sub nr. x/2018, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L., să se constate că folosirea neautorizată, de către pârâtă a semnului C. în activitatea comercială încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcilor înregistrate A. PROIECTE CU FINAL FERICIT nr. x, nr. depozit x, A. y nr. depozit y şi D. nr. z să se dispună obligarea pârâtei la schimbarea numelui comercial în sensul ca elementul verbal "C." să nu mai fie inclus sub nicio formă în denumirea pârâtei, în baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 11/1991 şi înregistrarea modificărilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului; să se dispună obligarea pârâtei să înceteze de îndată, pe teritoriul României, folosirea neautorizată a semnului C. în activitatea comercială a acesteia, în special oferirea produselor sau comercializarea, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn şi utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, importul sau exportul produselor sub acest semn, conform art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, art. 5 (a) din Legea nr. 11/1991.

2. Primul ciclu procesual

2.1 Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 246/S/16.11.2018, Tribunalul Braşov a admis cererea astfel formulată de reclamantă, a constatat că pârâta S.C. B. S.R.L. foloseşte neautorizat semnul C. în activitatea comercială şi încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcilor înregistrate A. PROIECTE CU FINAL FERICIT nr. x, A. nr. y şi D. nr. z, a obligat pârâta să îşi schimbe numele comercial în sensul eliminării cuvântului "C." din denumire şi să nu îl mai includă în denumirea proprie, cu înregistrarea modificărilor corespunzătoare în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului, a obligat pârâta să înceteze, pe teritoriul României, folosirea neautorizată a semnului C. în activitatea sa comercială, în special oferirea produselor sau comercializarea lor, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn şi utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, importul sau exportul produselor sub acest semn.

A obligat pârâta la plata sumei de 7240,68 RON cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamantă.

2.2 Decizia pronunţată în apel

Prin decizia nr. 547/Ap din 23 aprilie 2019, Curtea de Apel Braşov, secţia civilă a admis apelul formulat de B. S.R.L., a schimbat în tot sentinţa civilă nr. 246/S/16.11.2018 a Tribunalului Braşov şi a respins cererea de chemare în judecată, obligând intimata să-i plătească apelantei suma de 2.483 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

2.3. Decizia pronunţată în recurs

Prin decizia nr. 1926/22.09.2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a admis recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 547/Ap din data de 23 aprilie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, a casat decizia atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

3. Hotărârea pronunţată în apel, în rejudecare

Prin încheierea de şedinţă din 26 aprilie 2021 a Curţii de Apel Braşov, secţia civilă, s-a încuviinţat proba cu interogatoriu solicitată de către apelanta pârâtă S.C. B. S.R.L., în temeiul art. 255 C. proc. civ., interogatoriul urmând a fi administrat potrivit dispoziţiilor art. 355 C. proc. civ., iar în baza art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. s-a dispus suspendarea judecăţii apelului declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 246/S din data de 16 noiembrie 2018, pronunţate de Tribunalul Braşov, secţia I civilă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. x/2020 înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti.

4. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva încheierii pronunţate de Curtea de Apel Braşov, secţia civilă a declarat recurs reclamanta S.C. A. S.R.L..

În cuprinsul memoriului de recurs, după prezentarea istoricului cauzei pendinte, s-au formulat, în esenţă, următoarele critici de nelegalitate:

În data de 14.10.2019, Comisia de Contestaţii Mărci a admis contestaţia reclamantei împotriva soluţiei de respingere a opoziţiei acesteia faţă de cererea de înregistrare a mărcii B. nr. w/27.02.2018, iar această soluţie a fost contestată de intimată în dosarul nr. x/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti;

În cadrul dosarului de recurs din prezenta cauză, reclamanta a solicitat suspendarea cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. x/2020, iar Înalta Curte a respins cererea de suspendare. Pe fondul recursului, instanţa a reţinut că acţiunea în contrafacere este admisibilă chiar în condiţiile în care este îndreptată împotriva unei mărci înregistrate ulterior.

Instanţa a arătat că existenţa contemporană a drepturilor de proprietate intelectuală ale pârtilor aflate în litigiu nu poate constitui un obstacol în a tranşa cu privire la încălcarea dreptului anterior pretins de reclamanta pentru că, de principiu, dobândirea ulterioară a unui drept nu este de natură a genera o prezumţie absolută a conformităţii cu legea a exercitării sale;

De la momentul soluţiei de respingere a cererii de suspendare de către Înalta Curte şi până la momentul suspendării cauzei de către instanţa de apel în rejudecare, singura noutate este că prin sentinţa nr. 370/09.03.2021, din dosarul nr. x/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, în care intimata a contestat soluţia OSIM de respingere la înregistrare a mărcii solicitate ca urmare a admiterii contestaţiei reclamantei, instanţa de fond a respins contestaţia;

Apreciază că instanţa de apel a dispus suspendarea cauzei în mod nejustificat, deoarece atât cererea de încetare a utilizării denumirii C., cât şi cererea de obligare la schimbarea numelui comercial se pot judeca fără a fi necesar să se aştepte soluţia din dosarul de contestaţie, aşa cum a apreciat şi Înalta Curte. Faptul ca între timp instanţa din dosarul de contestaţie a respins cererea nu este un element de noutate care să combată raţionamentul care a stat la baza soluţiei instanţei supreme de respingere a cererii de suspendare.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 414 C. proc. civ.

Nu există motive de ordine publică ce pot fi invocate în condiţiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

5. Apărările formulate în cauză

Pârâta S.C. B. S.R.L. a depus întâmpinare, în termen legal, solicitând respingerea recursului, ca nefondat.

În esenţă, s-a arătat că între petitele 2 şi 3 din prezenta cauză şi dosarul nrx/2020 există o strânsă legătură, învederată chiar de reclamantă atunci când a cerut ea însăşi în faţa instanţei de recurs suspendarea judecăţii.

În plus, împrejurarea că în cauza nr. x/2020 contestaţia sa a fost respinsă nu este relevant, deoarece soluţia primei instanţe nu este definitivă.

Recurenta-reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare.

6. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 22 martie 2022, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva încheierii de şedinţă din 26 aprilie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, în dosarul nr. x/2018 şi a fixat termen de judecată la data de 7 iunie 2022, ora 900, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Circumstanţele relevante pentru soluţionarea recursului de faţă sunt următoarele:

Reclamanta a invocat prin acţiunea pendinte încălcarea drepturilor sale exclusive asupra unor mărci naţionale înregistrate A. şi a solicitat repararea prejudiciului suferit prin încetarea folosirii semnului imputat a constitui o atare încălcare şi prin schimbarea numelui comercial al societăţii pârâte.

În apărare, între altele, pârâta a invocat existenţa unui drept propriu asupra mărcii proprii naţionale B., împrejurare care a determinat prima instanţă de apel să respingă acţiunea în contrafacere.

Concomitent acestor fapte, în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, reclamanta (care formulase şi opoziţie la înregistrarea mărcii pârâtei, respinsă) a formulat contestaţie în faţa Comisiei special constituite în cadrul acestei instituţii, cerere care încă nu primise un răspuns.

Soluţionând recursul declarat de reclamantă împotriva deciziei instanţei de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut, în esenţă, că împrejurarea existenţei unui drept ulterior al pârâtului asupra unei mărci nu reprezintă, per se, un argument suficient pentru respingerea acţiunii în contrafacere formulată de titularul mărcii anterioare, instanţa de recurs evocând în acest sens dezlegările cuprinse în hotărârea CJUE dată în cauza C-561/11, Fédération Cynologique Internationale împotriva Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza.

Totodată, s-a apreciat că în cauză este necesară verificarea concretă a atingerilor suferite de reclamantă prin folosirea de către pârâtă semnului litigios, context în care devoluţiunea realizată de instanţa de apel nu cuprinde în mod satisfăcător o atare analiză, fiind necesară casarea deciziei şi rejudecarea la instanţa de apel.

Cu privire la procedura aflată atunci în desfăşurare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - în cadrul căreia reclamanta din cauza de faţă formulase contestaţie împotriva înregistrării mărcii invocate în apărare de pârâtă - s-a reţinut că această contestaţie nu lipseşte de efecte înregistrarea mărcii, pentru că ea nu are efect suspensiv cu privire la procedura de înregistrare, iar ulterior respingerii opoziţiei reclamantei marca a urmat procedura de înregistrare şi publicare; de aceea, formularea de către reclamantă a contestaţiei nu schimbă coordonatele în care acţiunea în contrafacere are a fi analizată.

La rejudecare, instanţa de apel, observând că între timp menţionata contestaţie formulată de reclamantă a fost admisă, Comisia OSIM dispunând respingerea înregistrării mărcii pârâtei, iar Tribunalul Bucureşti a respins apoi în primă instanţă contestaţia formulată de pârâtă împotriva hotărârii Oficiului, a dispus suspendarea judecăţii cererii de apel, cu argumentul că soluţia definitivă ce se va pronunţa în procedura judiciară ce urmează în cauza respectivă este determinantă pentru soluţionarea pricinii de faţă, în sensul art. 413 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.

În aceste coordonate, Înalta Curte apreciază că în mod corect susţine recurenta reclamantă că suspendarea judecăţii nu era oportună şi nici măcar necesară în cauza de faţă, având în vedere, cu precădere, chestiunile dezlegate în prima decizie de casare pronunţată anterior.

Astfel, s-a arătat deja că un drept ulterior la marcă al pârâtului din acţiunea în contrafacere nu reprezintă, prin el însuşi, un argument suficient pentru respingerea cererii de chemare în judecată, instanţa de apel fiind chemată prin efectul deciziei de casare a examina dacă în conflictul dedus judecăţii folosirea de către pârât a semnului litigios reprezintă o încălcare a drepturilor exclusive ale reclamantei şi dacă sunt îndeplinite cerinţele art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Prin urmare, fără a fi complet indiferentă din perspectiva raportului juridic dedus judecăţii, existenţa sau nu a înregistrării mărcii pârâtului nu este determinantă în sensul avut în vedere de dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., astfel încât în cauza de faţă aplicarea acestor prevederi legale nu era necesară.

Astfel, instanţei de apel îi revine sarcina - cum s-a subliniat deja - de a examina conflictul dintre semne cu observarea dezlegărilor cu caracter obligatoriu din cauza C-561/11, iar împrejurarea că nu s-a finalizat procedura judiciară pendinte în dosarul nr. x/2020 nu este aptă a împiedica acest demers.

Fireşte că, dacă în urma soluţionării căii de atac prevăzute de lege, sentinţa Tribunalului Bucureşti din dosarul amintit va fi menţinută şi înregistrarea mărcii pârâtei va rămâne respinsă, o atare împrejurare va putea primi relevanţă în pronunţarea hotărârii instanţelor învestite cu acţiunea în contrafacere, dar statuările instanţei de recurs din decizia mai sus evocată subliniază cu suficientă claritate că acest aspect nu este hotărâtor în economia procesului.

De aceea, se impune a se constata că greşita aplicare a prevederilor art. 413 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. s-a realizat astfel din două perspective - atât prin raportare la îndeplinirea concretă a condiţiilor suspendării judecăţii, cât şi prin prisma prevederilor art. 501 C. proc. civ. - motiv pentru care, în temeiul art. 488 pct. 5 C. proc. civ., se va dispune admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei la instanţa de apel pentru continuarea judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva încheierii de şedinţă din 26 aprilie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, în dosarul nr. x/2018.

Casează încheierea recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 iunie 2022.