Trademark infringement validity despite sign similarity and service identity: holder consent to use as a trademark negates unauthorized use under Law No. 84/1998.

Acţiune în contrafacere. Similaritatea semnelor în conflict. Identitatea serviciilor. Acordul titularului mărcii pentru folosirea semnului cu titlu de marcă. Inexistenţa unei încălcări a drepturilor conferite de marcă

Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic: acţiune în contrafacere

marcă combinată

similaritate

risc de confuzie

folosirea semnului cu titlu de marcă

Legea nr. 84/1998, art. 36

În analiza acţiunii în contrafacere este relevantă existenţa consimţământului titularului la folosirea de către un terţ a semnului similar cu marca.

Art.36 din Legea nr.84/1998 (forma aplicabilă litigiului) se referă la folosirea „fără consimţământul titularului” a semnului similar sau identic cu marca, astfel încât existenţa unui acord al titularului mărcii pentru folosirea semnului litigios face neaplicabil textul ce reglementează acţiunea în contrafacere şi, implicit, şi cererea de despăgubire pentru prejudiciul rezultat dintr-o atare contrafacere.

Prin urmare, în condiţiile existenţei similarităţii ridicate a semnelor şi a identităţii de servicii între cele pentru care a fost înregistrată marca şi cele pentru care a fost folosit semnul în conflict, atât timp cât semnul similar cu marca a fost folosit cu titlu de marcă (şi nu doar ca nume comercial) în urma acordului titularului mărcii, dat cu ocazia divizării persoanei juridice în două societăţi distincte, în sensul ca societatea pârâtă să folosească semnul pentru activitatea sa ulterioară, , nu este îndeplinită condiţia de aplicare a prevederilor art.36 din Legea nr. 84/1998 referitoare la inexistenţa consimţământului titularului mărcii.

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 901 din 19 aprilie 2022

I. Circumstanţele cauzei.

1.Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 7.02.2014 pe rolul Tribunalului Vaslui, astfel cum a fost modificată şi completată, reclamantele A. SRL şi B. au chemat în judecată pârâta SC C. SRL (devenită SC D. SRL pe parcursul judecăţii), solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei-reclamante:

- la încetarea folosirii ca marcă pe teritoriul României a semnului RADICAL 1, în contextul oricăror activităţi de comercializare, oferire spre vânzare, distribuţie, furnizare, promovare şi publicitate sau oricăror altor activităţi comerciale, având în vedere că aceste activităţi încalcă drepturile ce derivă din înregistrarea mărcii naţionale individuale, combinate RADICAL GRUP, cu element figurativ, nr. 125530, înregistrată la 24.08.2012 în numele titularei B., în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998 şi reprezintă acte de concurenţă neloială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, acte de publicitate înşelătoare, în conformitate cu prevederile Legii nr.158/2008, privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, precum şi practici comerciale incorecte (înşelătoare) în conformitate cu prevederile Legii nr.363/2007, privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor;

- la plata sumei de 1.000.000 euro cu titlu de daune pentru prejudiciul creat reclamantelor, ca urmare a actelor de folosire neautorizată a unui semn similar cu marca înregistrată RADICAL GRUP nr. 125530 şi

- la publicarea în presa scrisă, pe propria cheltuială, a dispozitivului hotărârii în cel mult 10 zile.

Pârâta SC C. SRL (devenită SC D. SRL) a solicitat pe cale de cerere reconvenţională anularea înregistrării mărcii RADICAL GRUP pe numele titularului B. pe motivul că înregistrarea acesteia aduce atingere unui drept de proprietate industrială - dreptul la numele comercial RADICAL UNU, care a fost anterior dobândit (martie 2011) faţă de momentul înregistrării mărcii RADICAL GRUP (septembrie 2013).

2.Sentinţa pronunţată de Tribunalul Vaslui

Prin sentinţa civilă nr. 114 din 27.01.2016, pronunţată de Tribunalul Vaslui – Secţia civilă s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei-pârâte SC A. SRL, invocată de pârâta-reclamantă, ca neîntemeiată. S-a respins cererea principală formulată de reclamantele-pârâte SC A. SRL şi B. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă D. SRL (fostă SC C. SRL). S-a respins cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă D. SRL în contradictoriu cu reclamantele-pârâte SC A. SRL şi B., ca neîntemeiată. S-a respins cererea reclamantelor-pârâte de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

3. Decizia pronunţată de Curtea de Apel Iaşi

Prin decizia nr. 580 din 27.09.2016, Curtea de Apel Iaşi – Secţia civilă a respins apelul declarat de reclamante împotriva sentinţei nr. 114/2016 şi a încheierilor pronunţate în şedinţele publice din 4.12.2014, 22.09.2015 şi 12.01.2016 ale Tribunalului Iaşi, hotărâri care au fost păstrate. A admis apelul incident declarat de D. SRL împotriva sentinţei nr.114/2016 a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care a schimbat-o în parte, în sensul că a înlăturat parţial considerentele ce vizează capătul al doilea din cererea principală. A dispus înlocuirea parţială a considerentelor sentinţei apelate de către instanţa de apel. A păstrat dispozitivul sentinţei.

Prin decizia nr. 210 din 14.03.2017, Curtea de Apel a admis, în parte, cererea formulată de reclamante privind completarea dispozitivului deciziei civile nr.580 din 27.09.2016 şi a completat dispozitivul acestei decizii, în sensul că a respins cererea apelantei A. SRL privind plata cheltuielilor de judecată din apel.

4. Decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin decizia nr.2005 din 12.12.2017, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia I civilă a admis recursul declarat de reclamantele A. şi B. împotriva deciziilor nr. 580/2016 şi nr. 210/2017, pronunţate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia civilă, a casat deciziile atacate şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. A respins, ca lipsit de interes, recursul declarat de aceleaşi reclamante împotriva încheierii din data de 14 martie, pronunţată de Curtea de Apel Iaşi – Secţia civilă.

5. Decizia pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, în rejudecare

Prin decizia nr. 294 din 3.06.2019, Curtea de Apel Iaşi – Secţia civilă a respins apelul principal formulat de reclamantele-pârâte A. SRL şi B. şi apelul incident formulat de pârâta-reclamantă D. SRL împotriva sentinţei civile nr. 114/2016, pronunţată de Tribunalul Vaslui. Totodată, a constatat că D. SRL a plătit în plus suma de 1.135 lei cu titlu de diferenţă onorariu expert pentru domnul X. şi a obligat expertul la restituire.

6. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva încheierilor din 3.12.2018 şi din 4.03.2019 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi - Secţia I civilă precum şi împotriva deciziei nr. 294 din 3.06.2019 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi - Secţia I civilă au declarat recurs reclamantele-pârâte A. SRL şi B.

În cuprinsul cererii de recurs, recurentele A. SRL şi B. au formulat, în esenţă, următoarele critici:

În ceea ce priveşte atacarea încheierilor din 3.12.2018 şi din 4.03.2019, recurentele au susţinut că:

- încheierea din şedinţa publică din data de 03.12.2018 este nelegală pentru că instanţa de apel, cu încălcarea art. 335 C.proc.civ.. a respins cererea, depusă la dosarul cauzei de către recurente, la termenul din data de 9.11. 2018, de anulare a raportului de expertiză întocmit de expertul contabil X., de înlocuire a acestuia şi de efectuare a unei noi expertize de către un alt expert;

- Dl X., deşi a fost prezent în Vaslui în două rânduri, pentru a încerca să studieze documentele contabile ale societăţii intimate, nu a citat recurentele cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de efectuare a lucrării, nu a adus la cunoştinţa instanţei de apel refuzul intimatei de a pune la dispoziţia sa documentele contabile în vederea realizării raportului de expertiză şi nu a dat posibilitatea recurentelor de a-i prezenta explicaţii cu privire la documentele contabile pe care societatea intimată era obligată să le pună la dispoziţia expertului desemnat;

- Curtea de Apel laşi a dezlegat greşit motivele cererii recurentelor de anulare a raportului de expertiză, raportat la prevederile imperative ale art. 335 C.proc.civ., expertul desemnat refuzând, practic, să efectueze toate verificările de natură contabilă ce-i fuseseră cerute prin încuviinţarea obiectivelor propuse de apelante;

- consecinţa imediată a încălcării art.335 alin.1, 2 şi 3 C.proc.civ. este aceea că instanţa de apel a produs o vătămare recurentelor, le-a îngreunat dreptul procesual de a-şi dovedi pretenţiile prin chiar concluziile raportului de expertiză întocmit de expertul desemnat;

- încheierea din şedinţa publică din data de 03.12.2018 este nelegală şi dintr-o a doua perspectivă, ce ţine de încălcarea altor norme de procedură, tot legate de proba cu expertiza contabilă:

- în cererea depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 19.11.2018, recurentele au formulat două obiecţiuni la raportul dlui. expert X. Acestea au fost întemeiate în mod clar şi neechivoc pe prevederile art.338 alin. 1 şi alin. 2 C.proc.civ. Or, instanţa de apel, peste voinţa recurentelor, cu încălcarea principiului disponibilităţii (art.9 alin.2 raportat la art.22 alin.5 C.proc.civ.) a recalificat cele două obiecţiuni formulate de recurente în solicitări de lămurire, schimbând temeiul de drept invocat: din art. 338, în art. 337 C.proc.civ.;

- încheierea din şedinţă publică din data de 04.03.2019 este şi ea nelegală, pentru că instanţa de apel, după ce a văzut şi răspunsurile dlui X. la aşa zisele solicitări de lămurire, în mod nelegal, a respins cererea recurentelor de înlocuire a expertului, cerere pe care au formulat-o pentru că acesta nu a furnizat instanţei de apel răspunsuri şi lămuriri, limitându-se la a reitera aceleaşi concluzii din forma iniţială a raportului, împotriva cărora fuseseră oricum, admise obiecţiunile, încălcându-se astfel prevederile art. 335 şi art. 338 alin. 1 C.proc.civ.;

- instanţa de apel a judecat altceva decât i s-a solicitat. Recurentele nu au recuzat expertul (pentru a fi incident art. 51 alin. 6 şi art. 332 C.proc.civ.) şi nici nu au cerut înfăţişarea expertului (pentru a fi incident art. 333 alin. 2 C.proc.civ.), Totodată, subliniază că, în cauză, era întrunit criteriul legal al "motivelor temeinice" pentru înlocuirea expertului, câtă vreme au dovedit instanţei de apel că dl. expert a interacţionat cu reprezentanţii societăţii intimate în afara cadrului legal stabilit de art. 335 C.proc.civ.;

În ceea ce priveşte atacarea deciziei Curţii de Apel, recurentele au susţinut următoarele:

- hotărârea atacată a fost pronunţată de un complet a cărui compunere a fost schimbată cu încălcarea legii - a prevederilor art.16 (principiul nemijlocirii) şi art.19 (principiul continuităţii) C.proc.civ., dl. judecător Y. intrând în compunerea completului la doar 2 termene de judecată în care părţile au fost prezente (3 luni), după ce toate probele esenţiale privind fondurile apelurilor fuseseră administrate şi cvasi-totalitatea dezbaterilor din faza apelului avuseseră loc în faţa unei alte compuneri a completului de judecată, pentru alte 12 termene (1 an de zile);

- prezumţia legală absolută irefragabilă, consacrată la articolele 16 şi 19 C.proc.civ., este aceea că dacă soluţia este pronunţată de sau şi de judecători care nu au participat la momentele esenţiale de pe parcursul derulării unei judecăţi, ea nu poate fi legală, raportat la prevederile art. 488 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ.;

- or, decizia atacată este pronunţată de „un alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului” - în speţă dl. judecător Y. în locul dnei. judecător Z., iar pe de altă parte, de un complet „a cărui compunere a fost schimbată cu încălcarea legii” - respectiv a prevederilor art. 16 şi 19 C.proc.civ.;

- la termenul de judecată din data de 3.12.2018 au fost luate concluziile pe larg asupra mai multor aspecte şi incidente referitoare la raportul de expertiză realizat de dl. expert X. în soluţionarea apelurilor cu care era învestită Curtea de Apel Iaşi, argumentele prezentate de recurente trebuind să fi fost auzite de membrii completului care să şi fi pronunţat decizia în cauză;

- la termenul din data de 14.01.2019 au fost luate concluzii pe larg ale părţilor litigante cu privire la prejudiciile reclamate de recurente, fiind desluşite ipotezele de lucru pentru capătul 2 al cererii principale, respectiv limitele devoluţiunii instanţei de apel, ca instanţă de control prin raportare la caracterul principal/accesoriu al acestuia şi la finalităţile urmărite de recurente, iar neparticiparea dlui jud. Y. la şedinţa din data de 14.01.2019 a facilitat pierderea din vedere, cu totul, de către complet a cererii precizatoare a pretenţiilor pecuniare;

- instanţa de apel, în decizia atacată, a pierdut din vedere întru-totul precizările formulate de recurente, prin cererile referitoare la evaluarea şi actualizarea prejudiciilor afirmate de fiecare dintre ele, pe diferite perioade de timp - cel mai probabil, din cauza perioadei de 1 an şi jumătate cât a durat redactarea motivării deciziei atacate, fiind încălcate astfel prevederile art. 22 alin. 6 C.proc.civ. raportat la art. 9 alin. 2, art. 478 alin. 2, 3, 4 şi alin. 5 şi la art. 501 alin. 3 din C.proc.civ.;

- Curtea de Apel Iaşi a pierdut din vedere cu totul probele administrate în cauză, în faza de judecată a apelului, în ciclul al doilea procesual pentru că nu a făcut nicio referire la raportul de expertiză al expertului X.;

- art. 476 şi 477 C.proc.civ. obligau Curtea de Apel Iaşi să realizeze o nouă judecată asupra fondului, statuând atât în fapt cât şi în drept. Probele noi administrate în al doilea ciclu procesual nu puteau fi uitate de instanţă, ci ele trebuiau analizate în mod obligatoriu pentru a statua din nou asupra fondului. Astfel, în decizia atacată, instanţa de apel nu a menţionat niciunde care este relevanţa probatorie pe care ea a dat-o, dacă a dat-o, probelor noi care dovedeau că semnul RADICAL 1 a fost folosit ca marcă şi nu ca denumire comercială;

- instanţa de apel, în decizia atacată, nici nu infirmă, nici nu confirmă producerea riscului de confuzie, ceea ce din perspectiva art. 480 alin. 3 raportat art. 497 şi art. 494 C.proc.civ. semnifică neintrarea instanţei în cercetarea fondului cu care era învestită în faza apelului;

- instanţa de apel a ignorat limitele casării realizate de ÎCCJ, prin Decizia civilă nr. 2005/2017, neanalizând deloc nici legătura dintre noţiunea de „brand” - utilizată în acordul de divizare şi noţiunea de „marcă”, considerentele de la paginile 54 - 55 ale deciziei atacate fiind dezvoltate - la fel de greşit ca în primul ciclu procesual - pe ideea acceptării folosirii denumirii de C. SRL;

- cu evidenta încălcare a limitelor casării din anul 2017, Curtea de Apel laşi mistifică pur şi simplu, conţinutul şi sensul dezlegărilor în drept date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a reţinut în extenso că Tribunalul Vaslui nu a analizat dacă a fost dat un acord intimatei pentru a folosi cuvântul radical „ca marcă”, eroare pe care a preluat-o Curtea de Apel laşi, în primul ciclu procesual, ca instanţă de apel;

- instanţa de apel nu a analizat capătul 2 al cererii introductive de instanţă, astfel cum a fost acesta precizat la termenul din data de 18.03.2019, în sensul actualizării pretenţiilor pecuniare ale fiecăreia dintre apelante, deşi a pronunţat încheierea interlocutorie din şedinţa din data de 08.04.2019, prin care a respins excepţiile inadmisibilităţii şi tardivităţii invocate de intimata D. SRL, cuantumurile fiind reţinute în practicaua deciziei atacate la paginile 32 şi 33 doar în structura aferentă art. 478 alin. 5 C.proc.civ., nu şi în structura aferentă art. 478 alin. 4 C.proc.civ.;

- din întregul conţinut al deciziei rezultă că instanţa de apel nu a intrat în analiza fondului precizat al capătului 2 al cererii principale ignorând total şi modul de determinare a prejudiciilor din perspectiva metodelor de evaluare din OUG nr. 100/2005;

- în decizia recurată, Curtea de Apel Iaşi nu a inclus considerente din care să reiasă de ce a înlăturat criticile din cererea recurentelor de apel, încălcând normele de procedură prevăzute de art. 425 alin. 1 lit. b) C.proc.civ.;

- în conformitate cu jurisprudenţa CEDO, „motivarea ar trebui să evidenţieze că judecătorul a examinat cu adevărat chestiunile esenţiale ce i-au fost prezentate” şi că observaţiile sunt în mod real „ascultate”, adică în mod corect examinate de către instanţa sesizată pentru a răspunde cerinţelor procesului echitabil, or Curtea de Apel laşi a „uitat” să analizeze o bună parte a criticilor invocate şi care aveau fiecare, un alt raţionament juridic în spate, fără a putea fi referite grupat /sintetic;

instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a temeiurilor din Legea nr. 84/1998 şi a actelor normative conexe;

Curţii de Apel, în cel de al doilea ciclu procesual, îi revenea exerciţiul de a aprecia asupra caracterului identic sau doar asemănător al semnului RADICAL 1 - scris cu majuscule cu alb, pe fond cărămiziu (folosit de intimată), cu semnul protejat ca marcă „radical grup - element figurativ al unei case” - scris cu minuscule cu alb / desenată cu alb, pe fond verde;

instanţa de apel nu a calificat cuvântul RADICAL ca fiind elementul esenţial înglobat de marca lor combinată, reţinând în schimb, în mod eronat, că elementul esenţial/distinctiv ar fi căsuţa desenată după cuvântul „radical”;

- greşind identificarea elementului esenţial/distinctiv al mărcii recurentelor - greşind această calificare juridică, instanţa de apel nu a reţinut cu prioritate că riscul de confuzie este prezumat absolut. Altfel spus, dacă esenţial este cuvântul „radical”, atunci semnele comparate sunt identice;

recurentele critică decizia atacată pentru că instanţa de apel a reţinut că elementul esenţial al mărcii acestora ar fi căsuţa desenată după cuvântul „radical”. Dar chiar şi într-o atare ipoteză de lucru, Curtea de Apei Iaşi trebuia să califice semnele comparate, ca fiind asemănătoare într-un grad ridicat;

greşeala de judecată/de calificare juridică a instanţei de apel este cu atât mai evidentă, cu cât aceasta a negat - de plano - în considerentele sale de la paginile 52 şi 53 din decizia atacată, că cele două semne se aseamănă câtuşi de puţin. Dacă ar fi reţinut că se aseamănă, trebuia cercetat riscul de confuzie, iar evidenţa probatoriului administrat în cele două cicluri procesuale nu mai putea fi ignorată;

recurentele critică raţionamentul instanţei de apel şi pentru că nu a reţinut că semnul Radical 1 a fost folosit ca marcă, şi nu ca denumire comercială - aspect care rezultă tot din probele administrate în cauză;

rezultă indubitabil, din jurisprudenţa CJUE, că un semn este folosit ca marcă, nu doar (i) atunci când este aplicat pe produsele comercializate de terţ, ci şi (ii) atunci când, deşi nu este plasat pe acestea, folosirea este de o manieră care creează aparenţa unei legături între produsele terţului şi semnul în cauză. Este contrazis astfel considerentul de la pagina 52 al deciziei atacate, prin care Curtea de Apel Iaşi statuează: „Nu este lipsită de semnificaţie împrejurarea că societatea reclamantă nu este un profesionist care aplică semnul distinctiv pe ceea ce produce, ci este un comerciant care oferă spre vânzare produsele altor firme, fiecare cu marca protejată”;

instanţa de apel a pierdut din vedere conexiunea logico-juridică dintre invocarea Legii nr.84/1998 şi invocarea celor 3 legi conexe, recurgând la o analiză disparată la paginile 53 şi 54 din decizia atacată. Critică, aşadar, unghiurile din care instanţa de apel a realizat analiza temeiniciei cererii principale prin prisma cererii de apel cu care era învestită;

recurentele critică considerentul decisiv de la pagina 53 a deciziei atacate, în care se reţine, cu greşita aplicare a legii materiale (dificultatea instanţei fiind aceea de identificare a încadrării raporturilor juridice deduse judecăţii în ipotezele normelor juridice invocate): „...Or, în cauza de faţă nu ne aflăm în vreuna dintre situaţiile enumerate în art. 5 lit. a). Nu s-a pretins la vreun moment că pârâta ar utiliza o firmă, emblema ori ambalaj de natură a produce confuzie în raport cu acelea folosite de societatea reclamantă”;

- recurentele critică decizia atacată şi pentru că instanţa de apel, în cel de al doilea ciclu procesual nu a dat relevanţă metodelor legale pe care le-au folosit pentru a determina întinderile prejudiciilor cerute a fi reparate integral prin capătul 2 al cererii introductive, astfel cum a fost el precizat prin cererea din data de 18.03.2019, înainte ca instanţa de apel să treacă la luarea concluziilor pe fondurile apelurilor ale părţilor litigante;

- cuantumurile solicitate au apărut pe baza unui raţionament juridic şi matematic ce a utilizat datele calendaristice ce le erau cunoscute (şi care nici nu au fost contestate) pentru determinarea segmentelor de timp relevante, datele contabile relevate de raportul de expertiză efectuat în faza apelului în cel de al doilea ciclu procesual (al domnului expert X.) şi metodele de calcul din OUG nr. 100/2005;

- instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a normelor de drept material din Codul civil, toate condiţiile pentru angajarea răspunderii civile delictuale fiind îndeplinite;

- contrar celor asumate de instanţa de apel, în cel de al doilea ciclu procesual, condiţiile răspunderii civile delictuale a D. pentru fapta proprie - prevăzute de Codul civil - sunt îndeplinite: (i) utilizarea semnului RADICAL constituie o faptă ilicită a D.; (ii) D. a comis fapta ilicită cu vinovăţie; (iii) fapta ilicită a D. a produs prejudicii recurentelor; şi (iv) există legătură de cauzalitate între fapta ilicită a D. şi prejudiciile produse recurentelor.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.488 alin.(l) pct. 2, 5 şi 8 C.proc.civ.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condiţiile art.489 alin. (3) C.proc.civ.

7. Apărările formulate în cauză

La data de 18.08.2021, cu depăşirea termenului legal, intimata D. SRL a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea motivelor de recurs în principal, ca inadmisibile şi, în subsidiar, ca nefondate.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este nefondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Având în vedere modalitatea de structurare a memoriului ce cuprinde dezvoltarea motivelor recursului, Înalta Curte urmează să le analizeze după o prealabilă grupare, în funcţie de cazul de casare căruia i se circumscrie fiecare şi cu observarea împrejurării că o parte dintre susţineri nu pot fi calificate ca motive de nelegalitate, ci de netemeinicie, ce tind şi la reevaluarea probatoriului, astfel încât scapă analizei specifice instanţei de recurs; de aceea, acestea nu vor fi examinate.

1. În privinţa motivului de recurs ce valorifică prevederile art.488 pct.2 C.proc.civ. referitor la legalitatea compunerii completului de apel prin prisma schimbării unuia dintre membrii acestuia pe parcursul judecării pricinii în apel, se observă că acesta este nefondat faţă de dispoziţiile art.488 alin.2 C.proc.civ., potrivit cu care „Motivele prevăzute la alin.1 nu pot fi primite decât dacă ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori, deşi au fost invocate în termen, au fost respinse sau instanţa a omis să se pronunţe asupra lor”.

Faţă de aceste prevederi legale, se observă că, deşi se susţine în recurs că în etapa judecării apelului compunerea completului de judecată a fost schimbată cu neobservarea dispoziţiilor legale aplicabile, recurenta reclamantă nu a invocat această chestiune în faţa instanţei de apel; de asemenea, nu se identifică vreun motiv care să fi împiedicat partea să procedeze astfel, fiind relevantă în acest sens şi prezenţa reprezentantului convenţional al recurentei în şedinţa publică din 15.04.2019, când au avut loc dezbaterile pe fondul cauzei.

De aceea, în acord cu prevederile legale anterior evocate, motivul de recurs încadrat de recurente în prevederile art.488 pct. 2 C.proc.civ.. nu poate fi primit.

2. Recurentele au criticat prin prisma art.488 alin.1 pct.5 C.proc.civ. încheierile de şedinţă pronunţate de instanţa de apel la datele de 3.12.2018 şi respectiv 4.03.2019, precum şi decizia recurată, dar şi acest motiv de recurs este considerat nefondat.

2.1 În privinţa susţinerilor cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor art.335 alin.1-3 C.proc.civ., rezultată din aceea că s-a respins solicitarea recurentelor de refacere a expertizei de către un alt expert, Înalta Curte observă că instanţa de apel a reţinut că teza incidentă este cea a citării părţilor pentru a da explicaţii, în cauză nefiind necesară o lucrare la faţa locului şi că a apreciat corect că, de vreme ce s-au dat de către apelantă explicațiile cerute de expert, nu rezultă vreo vătămare din viciile relevate de aceasta în procedura de citare a părţilor efectuată conform art.335 alin.1 C.proc.civ.

În cauză este vorba despre o nulitate expresă – aşa cum se menţionează în text – şi chiar dacă vătămarea este prezumată, potrivit art.175 alin.2 C.proc.civ., instanţa a verificat existenţa ei pentru că textul instituie o prezumţie relativă; or, din împrejurările cauzei a rezultat că partea ce invocă nelegala citare a comunicat expertului explicaţiile cerute, ceea ce valorează, cum corect a reţinut instanţa de apel, dovada contrară vătămării prezumate de lege, deoarece citarea este obligatorie – în ipoteza în care pentru efectuarea lucrării sunt necesare explicaţiile părţilor – în vederea asigurării posibilităţii efective ca acestea să fie transmise expertului.

În acelaşi timp, pretinsa omisiune de a înştiinţa instanţa cu privire la un refuz al intimatei de a pune la dispoziţia expertului documentele contabile necesare întocmirii lucrării nu constituie, per se, un motiv de nelegalitate a expertizei, astfel că el nu justifica o solicitare de refacere a lucrării de specialitate.

Cu privire la al doilea motiv de nelegalitate invocat legat de această încheiere, respectiv încălcarea art.338 alin.1 şi 2 C.proc.civ. şi a principiului disponibilităţii atunci când instanţa de apel a calificat solicitările apelantei recurente intitulate „Obiecţiuni” ca cereri de lămurire/completare a expertizei, este necesară precizarea că remediile aflate la îndemâna părţii în ipoteza întocmirii unui raport de expertiză judiciară sunt cuprinse în art.337 şi art.338 C.proc.civ., care se referă, după caz, la completarea sau lămurirea expertizei şi la efectuarea unei noi expertize.

În aceste coordonate, este corectă operaţiunea juridică de recalificare a unei cereri care în mod vădit nu poate fi încadrată prin argumentarea sa într-o dispoziţie legală invocată în altă dispoziţie legală incidentă cauzei prin circumscrierea sa acelei norme; cum s-a arătat, se poate cere potrivit legii anularea raportului de expertiză (cerere formulată de parte şi soluţionată distinct de instanţa de apel), lămurirea sau completarea raportului (conform art.337 C.proc.civ.) şi respectiv efectuarea unei noi expertize (potrivit art.338 alin.1 şi 2 C.proc.civ.).

Or, chiar dacă obiecţiile apelantei tindeau la refacerea expertizei, nimic nu împiedica instanţa de apel – care a apreciat că ele nu pot constitui motivele temeinice la care se referă art.338 alin.1 C.proc.civ. – să dea curs solicitării dacă aprecia că ea poate face obiectul altui temei procesual – cum este cazul în speţă al art.337 C.proc.civ.., ce permite părţii să ceară lămurirea sau completarea expertizei.

De altfel, cererile intitulate „obiecţiuni” cuprind, de regulă, toate nemulţumirile părţilor legate de raportul de expertiză efectuat, fie că este vorba despre nereguli procedurale, fie că ele privesc temeinicia concluziilor sau insuficienta ori eronata argumentare a unor aspecte cuprinse în raport, ori când ele tind chiar la refacerea expertizei.

Aceste cereri, atunci când se referă la omisiuni sau erori ale expertului în argumentare sau concluzii sunt apreciate de instanţe – deseori implicit – ca solicitări de completare/lămurire a expertizei, chiar dacă în actele procesuale întocmite (încheieri de şedinţă, corespondenţa cu experţii judiciari) ele nu sunt intitulate cereri de lămurire/completare; în realitate, cerând experţilor să „răspundă la obiecţiunile părţilor” instanţele dau curs dispoziţiilor art.337 C.proc.civ., care constituie temeiul procedural pentru atare solicitări.

Nu se identifică, faţă de aceste considerente, nicio încălcare din partea instanţei de apel a dispoziţiilor art.338 C.proc.civ. şi cu atât mai puţin a prevederilor art.22 alin.5 C.proc.civ.

2.2 Nefondată este şi critica întemeiată pe art.488 pct.5 C.proc.civ. care priveşte încheierea de şedinţă din data de 04.03.2019, prin care a fost respinsă o cerere a apelantei reclamante de înlocuire a expertului.

Astfel, după cum rezultă din consemnarea dezbaterilor ce au avut loc la acest termen, apelanta-reclamantă a cerut instanţei de apel să procedeze la înlocuirea expertului X., justificat de aprecierea sa în sensul că răspunsul acestuia la lămuririle solicitate de instanţă reprezintă doar o repetare a concluziilor iniţiale, iar Curtea de apel, examinând această cerere prin prisma prevederilor art. 221 alin.1, art. 15 şi art. 161 alin.1 OG nr.2/2000, a art.51 alin.6, art.332 şi art.333 alin.2 C.proc.civ., a conchis în sensul că posibilitatea înlocuirii expertului este limitată la ipotezele când, „înainte de realizarea expertizei sau în cursul efectuării acesteia, survin împrejurări obiective sau subiective, imputabile sau neimputabile expertului, care conduc la imposibilitatea administrării acestui mijloc de probă”, ceea ce nu s-a întâmplat în speţă.

Deşi susţine prin cererea de recurs că în realitate la data de 4.03.2019 a solicitat refacerea raportului de expertiză de către un alt expert desemnat de instanţă şi nu înlocuirea expertului X., instanţa de recurs observă că o atare împrejurare nu rezultă din lucrările dosarului şi nici din conţinutul încheierii recurate.

2.3 În cadrul motivului de recurs întemeiat pe art.488 pct.5 C.proc.civ., recurenta a criticat şi decizia prin care Curtea de apel a soluționat apelurile declarate în cauză, apreciind că aceasta este nelegală prin prisma faptului că în considerentele deciziei nu sunt cuprinse argumentele pentru care instanţa de apel a primit sau a înlăturat concluziile raportului de expertiză referitoare la întinderea prejudiciului cauzat reclamantei de faptele pretins ilicite ale pârâtei; conex, a susţinut recurenta scăparea din vedere de către instanţa de apel a precizărilor formulate în privinţa întinderii şi compunerii prejudiciului de către reclamanta-apelantă.

După cum rezultă din argumentarea deciziei recurate, instanţa de apel a considerat că în speţă nu există o faptă ilicită a pârâtei, respectiv o încălcare a dreptului la marcă exhibat de reclamantă; având în vedere că acţiunea în contrafacere este apreciată în doctrină şi în jurisprudenţă ca un caz particular de răspundere pentru fapta ilicită, rezultă că şi în această ipoteză cerinţele răspunderii sunt cumulative; de aceea, inexistenţa unei încălcări a scutit instanţa de apel de analiza celorlalte cerinţe care vizau angajarea răspunderii pârâtei pentru încălcarea dreptului la marcă, între care se găseşte şi cea a existenţei şi întinderii prejudiciului cauzat prin încălcare.

Similar, şi în privinţa pretenţiei justificate prin încălcarea dispoziţiilor Legii nr.11/1991, repararea prejudiciului era condiţionată de constatarea prealabilă a faptelor ilicite ce se includ în registrul concurenţei neloiale, iar această cerinţă a fost constatată neîndeplinită.

Aşa cum a constatat prima instanţă de recurs, cererile formulate de reclamante privind încetarea folosirii semnului RADICAL UNU ca marcă şi respectiv plata de despăgubiri pentru folosirea neautorizată a semnului, precum şi obligarea la publicarea hotărârii reprezintă, toate, modalităţi diferite de reparare a prejudiciului pretins suferit de titularul mărcii, solicitările din acţiunea precizată tinzând la încetarea încălcării, dar şi la repararea concretă a prejudiciului patrimonial şi moral afirmat a fi fost suferit de acesta.

Or, expertiza în discuţie viza tocmai chestiunea prejudiciului şi, cum în absenţa faptei ilicite instanţa de apel nu era ţinută a analiza existenţa şi întinderea prejudiciului pretins a fi fost suferit de reclamantă pentru argumentele anterior evocate, absenţa din considerente a unor aprecieri cu privire la raportul de expertiză administrat pentru dovedirea acestei din urmă cerinţe ori la precizările reclamantelor referitoare la întinderea prejudiciului nu constituie o încălcare sancţionabilă din perspectiva art.488 pct. 5 C.proc.civ.

Este adevărat că în considerentele deciziei se reţine în mod eronat o chestiune legată de precizările ce o privesc pe reclamanta B., dar în contextul deja evocat, al netemeiniciei acţiunii în contrafacere, o atare eroare rămâne fără relevanţă.

Nefondat se susţine, în cadrul aceluiaşi motiv de recurs, că respingerea excepţiilor peremptorii invocate de intimată ţinea instanţa de apel în sensul urmărit de reclamantă, al admiterii acţiunii sale.

Astfel, prin încheierea din 08.04.2019, Curtea de apel a respins excepţiile invocate de intimata D. SRL, a inadmisibilităţii şi a tardivităţii cererii precizatoare formulate de apelanţii A. SRL şi B., înregistrată la Curtea de Apel Iaşi la data de 27.12.2018.

Or, această măsură a instanţei de apel a presupus exclusiv analizarea din perspectivă procedurală a regularităţii respectivei cereri de precizare, fiind dezlegate prin încheierea menţionată problemele legate de existenţa posibilităţii reclamantei apelante de a preciza în etapa apelului cuantumul pretenţiilor sale (în coordonatele art.478 alin.4 şi 5 C.proc.civ.) şi totodată de momentul până la care o atare precizare putea fi realizată.

În mod evident, tranşarea prin încheierea interlocutorie evocată a excepţiilor inadmisibilităţii şi tardivităţii precizării nu lega instanţa de apel decât în aceste privinţe (cu consecinţa că precizările nu mai puteau fi considerate inadmisibile sau tardive în judecata ce a urmat), dar în nici un caz nu se poate afirma cu temei că în această ipoteză instanţa de apel era ţinută a examina pe fond temeinicia acestor solicitări în contextul anterior arătat, în care cel puţin una dintre condiţiile cumulative necesare pentru admiterea acţiunii nu era îndeplinită.

În fine, sub umbrela cazului de casare prevăzut de art.488 pct.5 C.proc.civ. au susţinut recurentele şi nemotivarea hotărârii recurate în sensul nerespectării exigenţelor de ordin general ce privesc calitatea hotărârii judecătoreşti, cu trimitere inclusiv la jurisprudenţa CEDO din materia dreptului la un proces echitabil.

Aşa cum va rezulta din cele ce succed, chestiunile determinante pentru soluţionarea cauzei în apel au făcut obiectul analizei, iar eventuale nemulţumiri ale părţii din perspectiva caracterului insuficient al dezlegărilor trebuie analizate în contextul general al cauzei, pentru a verifica dacă raţionamentul expus de instanţa de apel permite identificarea de către instanţa de recurs a faptelor relevante şi a raţionamentului juridic aplicat.

Or, în cauză aceste chestiuni relevante au fost examinate în mod satisfăcător, permiţând controlul judiciar prin prisma legalităţii.

În privinţa chestiunilor care nu au fost tratate dintre criticile susţinute prin apel de către reclamante, acestea sunt cele care nu mai erau utile cauzei, cum s-a arătat, în absenţa uneia dintre cerinţele cumulative pentru angajarea răspunderii ca urmare a încălcării dreptului la marcă.

De aceea, motivul de recurs referitor la nemotivare este, de asemenea, nefondat.

3. Prin criticile întemeiate pe art.488 pct.8 C.proc.civ. recurentele valorifică o greşită apreciere a instanţei de apel cu privire la inexistenţa unei încălcări a mărcii.

Înalta Curte observă că, deşi o parte dintre argumentele din cererea de recurs sunt fondate, concluzia instanţei de apel este corectă – nu există încălcarea dreptului la marcă din motivul reţinut referitor la existenţa acordului reclamantelor pentru folosirea semnului de către pârâtă; de aceea, se impune substituirea unor considerente şi completarea altora de către instanţa de recurs, însă corectitudinea unora dintre criticile aduse de recurentă nu atrage temeinicia căii de atac.

Înalta Curte notează (apreciind asupra apărării intimatei în sensul inadmisibilităţii unora dintre criticile întemeiate pe art.488 pct.8 C.proc.civ.) că examenul riscului de confuzie este permis instanţei de recurs exclusiv în coordonatele de fapt deja tranşate de instanţele de fond – respectiv cu raportare la semnul reţinut a fi fost folosit de pârâtă (cum se va arăta în cele ce succed, folosire cu titlu de marcă) şi la marca înregistrată în beneficiul recurentei B. – şi cu aplicarea regulilor de analiză cuprinse în dreptul naţional şi în jurisprudenţa obligatorie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (aceste dezlegări, privind aplicarea dreptului Uniunii, sunt subsumate demersului de aplicare şi interpretare a normelor de drept material, ceea ce se circumscrie verificărilor permise de art.488 pct.8 C.proc.civ.)

Astfel, cu privire la similaritatea semnelor în conflict – marca RADICAL GRUP nr.125530 şi semnul RADICAL UNU – aprecierea instanţei de apel este, într-adevăr, eronată.

Incidental, se observă, contrar celor susţinute de recurente, că instanţa de apel a apreciat în sensul inexistenţei riscului de confuzie, astfel încât nu se poate reţine că nu s-a examinat cererea de apel în limitele devoluţiunii trasate prin motivele ce au susţinut calea de atac formulată de reclamante, astfel cum eronat reproşează recurentele prin susţinerea încălcării art.480 alin.3 C.proc.civ. (o atare omisiune neputând fi încadrată, oricum, în ipoteza acestei norme, ci putând fi cercetată prin prisma prevederilor art.476 şi art.477 C.proc.civ. raportat la art.9 alin.2 şi art.22 alin.6 C.proc.civ., iar eventualul viciu fiind subsumat cazului de casare prevăzut de art.488 pct.5 C.proc.civ.).

Or, în cauză s-a apreciat că nu există risc de confuzie pentru că semnele în conflict nu sunt similare, iar similaritatea semnelor este premisa necesară pentru analizarea riscului de confuzie la care se referă art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.84/1998 (în forma aplicabilă litigiului).

Aşa cum rezultă din faptele reţinute de instanţele de fond, marca reclamantei nr.125530 RADICAL GRUP a fost depusă spre înregistrare de reclamanta B. la data de 24.08.2012 şi a fost admisă la înregistrare la data de 02.09.2013 pentru servicii din clasa 35 a clasificării de la Nisa (regruparea în avantajul terţilor a cărămizilor pentru zidării, a cimentului, a adezivilor pentru gresie şi faianţă, a mortarelor, a gleturilor, chiturilor de rostuit, a pardoselilor, a masei de şpaclu, ipsos adeziv, şapă autonivelantă, a vopselelor şi tencuielilor, a gresiei şi faianţei, a gips-cartonului, a termo-izolaţiilor, a hidro-izolaţiilor, a plasei de fibră, a vatei minerale de sticlă sau bazaltică, a polistirenului expandat şi extrudat, a acoperişurilor şi sistemelor de scurgere, a pavajelor, a parchetului şi lambriurilor, a cherestelei şi a materialelor metalurgice, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod; servicii de import-export a cărămizilor pentru zidării, a cimentului, a adezivilor pentru gresie şi faianţă, a mortarelor, a gleturilor, chiturilor de rostuit, a pardoselilor, a masei de şpaclu, ipsos adeziv, sapă autonivelantă, a vopselelor şi tencuielilor, a gresiei şi faianţei, a gips-cartonului, a termo-izolaţiilor, a hidro-izolaţiilor, a plasei de fibră, a vatei minerale de sticlă sau bazaltică, a polistirenului expandat şi extrudat, a acoperişurilor şi sistemelor de scurgere, a pavajelor, a parchetului şi lambriurilor, a cherestelei şi a materialelor metalurgice.

Marca în discuţie este o marcă combinată, constituită din elementul verbal RADICAL GRUP şi un element figurativ constând în scrierea elementului verbal cu caractere de culoare albă, litere mici, pe un fundal verde de formă dreptunghiulară, iar în partea dreaptă a figurii se găseşte imaginea desenată şi stilizată a unei construcţii – o casă cu acoperiş şi horn şi un acoperiş mai mic desenat în partea inferioară a faţadei casei.

Din perspectivă auditivă, marca şi semnul au elementul verbal comun RADICAL şi un element verbal diferit, care nu contribuie însă în speţă la caracterul distinctiv al vreunuia dintre ele (GRUP,

respectiv UNU), fiind vorba despre două elemente descriptive.

De asemenea, nici analiza semantică nu relevă diferenţe semnificative, faţă de împrejurarea că cele două elemente descriptive (GRUP în cazul mărcii reclamantei şi UNU în cazul semnului folosit de pârâtă) nu conduc la conturarea unui înţeles distinct al celor două sintagme; dimpotrivă, cum se va arăta în cele ce succed, pentru un consumator mediu al serviciilor pentru care este înregistrată marca reclamantei nr.125530 RADICAL GRUP, semnul RADICAL UNU poate semnifica o legătură economică sau chiar o marcă din aceeaşi familie de mărci.

Contrar celor susţinute de instanţa de apel, la examinarea comparativă vizuală, chiar luând în considerare şi elementul figurativ al mărcii reclamantei B. (la care se va face referire mai jos), nu se poate susţine cu temei că elementul RADICAL nu este partea centrală, dominantă, a semnelor în conflict.

Astfel, partea dominantă a mărcii este, în opinia instanţei de recurs, cuvântul RADICAL, care este identic în cele două semne aflate în conflict; acesta, chiar dacă este un cuvânt uzual, este un element neutru pentru natura şi conţinutul serviciilor pentru care marca reclamantei este înregistrată, situaţie în care el are o contribuţie importantă la caracterul distinctiv al mărcii; fiind poziţionat în partea de început a semnelor în conflict, jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene indică necesitatea considerării sale ca fiind elementul perceput cu prioritate de consumatorul pus în contact cu produsele sau serviciile purtând semnele în discuţie.

Evaluând semnele în integralitatea lor (respectiv marca astfel cum a fost înregistrată şi semnul RADICAL UNU, folosit de pârâtă), se constată că acel detaliu din partea figurativă – imaginea stilizată a unei case – aflat în extremitatea dreaptă a mărcii combinate nu poate constitui elementul dominant al mărcii recurentelor.

Astfel, în primul rând, în economia dimensională a mărcii se poate observa că locul ocupat de desenul în discuţie este mult mai mic decât partea ocupată de elementul verbal acolo reprodus; în al doilea rând desenul unei case este descriptiv pentru serviciile pentru care marca a fost înregistrată – regruparea în avantajul terţilor a diferitelor materiale de construcţii, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod şi servicii de import-export cu privire la aceleaşi materiale –, pentru că aceste servicii se referă cu precădere la edificarea de construcţii, astfel încât imaginea unei construcţii nu poate servi în mod determinant consumatorului pentru identificarea serviciilor ataşate semnului respectiv.

De aceea, greşit s-a considerat de instanţa de apel că elementul figurativ anterior evocat este elementul central, dominant şi distinctiv al mărcii reclamantei, ceea ce a permis concluzia greşită cu privire la inexistenţa similarităţii între marcă şi semn.

Mai mult, folosirea doar a unei părţi din marca înregistrată – fără reproducerea întocmai a elementului figurativ – nu este, per se, aptă a înlătura similaritatea şi riscul de confuzie, dacă partea din marcă ce este folosită este suficient de importantă încât să existe cerinţa similarităţii.

De aceea, împrejurarea reţinută de instanţa de apel – că pârâta a folosit în activitatea sa economică numai semnul verbal RADICAL UNU şi nu a preluat alte elemente ale mărcii reclamantei B. dintre cele mai sus analizate – nu trebuie să justifice concluzia inexistenţei riscului de confuzie, fiind necesară evaluarea conflictului în mod global, prin luarea în considerare atât a elementelor comune, cât şi a celor diferite, dar mai ales a profilului consumatorului mediu al serviciilor în discuţie.

Pentru a finaliza raţionamentul privind existenţa riscului de confuzie, este necesar a observa, pe lângă similaritatea ridicată a semnelor – cu diferenţele relevante la nivelul elementului verbal de un cuvânt (GROUP/UNU) şi respectiv a absenţei elementului figurativ cuprins în marcă în semnul pârâtei – şi identitatea de servicii (între cele pentru care a fost înregistrată marca şi cele pentru care pârâta a folosit semnul RADICAL UNU), că acestea sunt destinate frecvent unor profesionişti în edificarea construcţiilor, dar nu în mod exclusiv, figura consumatorului mediu putând fi reprezentată şi de particulari care sunt interesaţi în achiziţionarea de materiale de construcţie.

Aceste servicii sunt comune şi chiar dacă nu sunt căutate cu o frecvenţă ridicată, ele nu au caracter excepţional; de asemenea, având în vedere că edificarea unei construcţii presupune costuri importante, costurile serviciilor în discuţie nu reprezintă un aspect neglijabil; de aceea, gradul de atenţie al consumatorului va fi unul mediu spre ridicat.

În consecinţă, faţă de similaritatea consistentă dintre semnele aplicate unor servicii identice, un consumator mediu pentru aceste servicii va putea crede cel puţin că există o legătură economică între titularii celor două semne (în sensul că agentul care foloseşte semnul Radical Unu este un întreprinzător asociat sau subordonat societăţii A.), ceea ce corespunde ipotezei riscului de asociere, inclus în riscul de confuzie necesar pentru atragerea răspunderii în acţiunea în contrafacere.

Mai departe, se constată că argumentele Curţii de apel legate de aplicarea art.37 din Legea nr.84/1998 în forma aplicabilă litigiului nu sunt relevante pentru soluționarea cauzei, deoarece norma se referă la ipoteza în care marca nu este încă înregistrată, reglementând întinderea drepturilor provizorii ale solicitantului, situaţie ce nu se regăseşte în cauza de faţă, unde se invocă încălcarea drepturilor exclusive ale titularului mărcii înregistrate, ulterior momentului înregistrării.

De asemenea, nici trimiterile la normele din dreptul comun referitoare la răspunderea pentru fapta ilicită nu sunt hotărâtoare în cauză, ele fiind utile exclusiv prin prisma împrejurării că acţiunea titularului mărcii întemeiată pe fostul art.36 din Legea nr.84/1998 constituie o ipoteză particulară de răspundere civilă delictuală, ce beneficiază de o reglementare specială şi se completează cu dreptul comun în tăcerea legii speciale.

Or, legea specială la data sesizării instanţei era constituită de Legea nr.84/1998 şi, sub aspectul cuantificării prejudiciului, OUG nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială (invocată şi de recurente).

Prin urmare, referirea la prevederile art.1357 C.civ. este utilă doar în vederea reţinerii împrejurării că cerinţele angajării răspunderii pentru încălcarea dreptului la marcă trebuie să fie îndeplinite cumulativ, la fel ca şi în dreptul comun.

Înalta Curte reţine însă că este relevantă în analiza acţiunii de contrafacere existenţa consimţământului titularului la folosirea semnului similar de către pârât, aspect reţinut corect de instanţa de apel ca argument ce susţine netemeinicia cererii de chemare în judecată.

Astfel, art.36 din Legea nr.84/1998 în forma aplicabilă litigiului se referă la folosirea „fără consimţământul titularului” a semnului similar sau identic cu marca, astfel încât existenţa unui acord al titularului mărcii pentru folosirea semnului litigios făcea neaplicabil textul ce reglementează acţiunea în contrafacerea mărcii şi, implicit, şi cererea de despăgubire pentru prejudiciul rezultat dintr-o atare contrafacere.

Chestiunea acestui acord a făcut obiectul dezbaterilor şi în primul ciclu procesual, când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a consemnat (în decizia de casare) că el se impune a fi analizat după verificarea folosirii semnului ca marcă de către pârât, deoarece o atare analiză a lipsit din hotărârile instanţelor în primul ciclu procesual.

Prin urmare, atât timp cât cu ocazia rejudecării instanţa de apel a reţinut că semnul RADICAL UNU a fost folosit de pârât cu titlu de marcă (şi nu doar ca nume comercial), în mod corect s-a procedat la analiza împrejurărilor concrete în care o atare folosinţă a fost avută în vedere de părţi.

Legat de această perspectivă, recurentele reproşează fără temei instanţei de apel absenţa unei analize; chiar dacă această chestiune este abordată tangenţial, din faptul că instanţa de apel a examinat existenţa similarităţii între semne rezultă cu claritate că a considerat că semnul a fost folosit cu titlu de marcă; în caz contrar, nu ar fi existat un conflict între semne şi nu s-ar fi pus problema aplicării art.36 din Legea nr.84/1998, deoarece premisa aplicării textului o constituie folosirea semnului identic sau similar cu marca, după caz, cu titlu de marcă.

De altfel, deşi reproşează (nefondat) instanţei de apel insuficienta analiză sau motivare sub acest aspect, aceasta este şi teza faptică a recurentelor – că pârâta a folosit semnul RADICAL UNU cu titlu de marcă, deci din această perspectivă nu sunt necesare comentarii suplimentare.

Conex, critica întemeiată tot pe încălcarea art.501 C.proc.civ., referitoare la necesitatea analizării legăturii dintre „brand” şi marcă, este nefondată din perspectiva unei obligaţii stabilite de instanţă în sarcina instanţei de rejudecare; astfel, din considerentele primei decizii de casare rezultă că Înalta Curte a observat că nu a fost analizată împrejurarea folosirii ca marcă a semnului RADICAL UNU, iar cu privire la aspectul că a fost alocată suma respectivă societăţii pârâte la momentul înfiinţării acesteia s-a reţinut că prima instanţă de apel nu a pus acelaşi accent ca şi tribunalul cu privire la distincţia dintre „brand” şi „marcă”, ceea ce a fundamentat concluzia instanţei de casare că instanţa de apel nu a examinat criticile din apel referitoare la folosirea cu titlu de marcă a semnului RADICAL UNU.

Prin urmare, nu există o dezlegare obligatorie în considerentele primei decizii de casare cu privire la necesitatea examinării unei atare distincţii; în schimb, în lumina dezlegărilor din prezenta decizie cu privire la existenţa similarităţii şi a riscului de confuzie, analiza existenţei consimţământului reclamantei la folosirea semnului RADICAL UNU cu titlu de marcă este necesară, pentru că inexistenţa acordului titularului mărcii este (cum s-a arătat deja mai sus) o condiţie de aplicare a prevederilor art.36 din Legea 84/1998 în forma aplicabilă litigiului şi neîndeplinirea sa a constituit una dintre apărările pârâtei.

Or, în examinarea temeiniciei capătului al doilea al cererii reclamantei (care avea ca obiect solicitarea de reparare pecuniară a prejudiciului suferit prin pretinsa încălcare a dreptului reclamantei asupra mărcii), instanţa de apel a reţinut că un atare acord a existat în mod neîndoielnic, după cum rezultă din acordul de divizare a societăţii reclamante, iar chestiunea alocării sumei de 125.824,95 lei a fost considerată a reprezenta o cheltuială cu transferul activităţii către noua societate – cheltuieli de brand.

Este lesne de observat că recurenta susţine în cadrul poziţiei sale procesuale şi în cuprinsul dezvoltărilor extensive ale cererii de recurs că o atare clauză contractuală semnifică acordul părţilor ca noua societate să dezvolte un nou semn distinctiv care să fie asociat serviciilor prestate.

Din această perspectivă este de subliniat mai întâi că instanţa de apel a dezlegat chestiunea de fapt a existenţei acordului reclamantei, dat cu ocazia divizării în anul 2011, ca societatea pârâtă să folosească denumirea de RADICAL UNU pentru activitatea sa ulterioară; chiar dacă Curtea de apel nu foloseşte explicit expresia „cu titlu de marcă”, rezultă din ansamblul considerentelor relevante sub acest aspect că aceasta a fost concluzia instanţei de apel, deoarece folosirea unui semn pentru activitatea societăţii implică ataşarea semnului serviciilor ce intră în obiectul de activitate al acesteia.

Astfel, Curtea de apel s-a referit la activarea celor două societăţi pe aceeaşi piaţă – a serviciilor de comerţ cu materiale de construcţii, notează instanţa de recurs – precum şi la acordul părţilor ca societatea rezultată din divizare să „adopte strategii flexibile de afirmare pe piaţă, asumându-şi implicaţiile concurenţei care nu pot avea decât un efect pozitiv în perspectiva dezvoltării activităţii”.

Prin urmare, concluzia instanţei de apel a fost că părţile au convenit ca noua societate să folosească denumirea RADICAL UNU în activitatea sa, pentru identificarea serviciilor prestate de ea şi nu doar ca nume comercial.

Cu privire la faptele tranşate de instanţele de fond, instanţa de recurs nu poate proceda la o reevaluare sau reapreciere, date fiind coordonatele judecăţii limitate de art.488 C.proc.civ., astfel încât susţinerile recurentei în sensul că părţile nu au convenit în realitate decât folosirea denumirii RADICAL UNU cu titlu de nume comercial nu pot fi primite.

În primul rând, faţă de cele mai sus arătate este necesar a consemna că instanţa de apel, contrar celor susţinute sub cazul de recurs întemeiat pe art.488 pct.5 C.proc.civ., a dezlegat această chestiune cu claritate, chiar dacă argumentarea este succintă.

În al doilea rând, cu privire la înţelesul clauzei contractuale referitoare la transferul sumei de 125.824,95 lei, aceasta scapă, de principiu, evaluării instanţei de recurs, deoarece presupune examinarea probatoriului administrat, pentru determinarea voinţei părţilor, astfel încât şi din această perspectivă critica este nefondată.

Mai mult, cât timp argumentele Curţii de apel referitoare la natura folosirii convenite între părţi pentru semnul RADICAL UNU sunt proprii noţiunii de folosire cu titlu de marcă, nici din perspectiva cazului de casare prevăzut de art.488 pct.8 C.proc.civ. nu există vreun viciu în acest raţionament.

Suplimentar, necesitatea de a distinge între noţiunile de „brand” şi „marcă”, argumentată în apel (şi apoi în recurs) de reclamantă nu conduce la o altă concluzie, cât timp noţiunea de „brand” nu are o definiţie legală – în sensul de a reprezenta o noţiune autonomă în dreptul mărcilor sau într-o ramură de drept conexă – care să permită instanţei de recurs o analiză în coordonatele art.488 pct. 8 C.proc.civ.

Cu privire la inexistenţa acordului, se mai susţine prin recurs că recurenta B., titularul iniţial al mărcii, nu a fost parte la acordul de divizare; cu toate acestea, instanţele au reţinut că B. este soţia celui care în anul 2011 era asociat în societatea reclamantă, alături de reprezentantul legal al pârâtei, şi el asociat al reclamantei la data divizării; de asemenea, se reţine că reclamanta persoană fizică era angajata societăţii în anul 2011 şi a devenit şi ea asociată la data de 20.03.2012, anterior datei când s-a depus cererea de înregistrare a mărcii (24.08.2012).

Acest context factual determinat de instanţele de fond a justificat concluzia Tribunalului cu privire la legalitatea înregistrării mărcii (în soluţionarea cererii reconvenţionale pentru înregistrare cu rea-credinţă), în sensul că reclamanta B. a acţionat în numele societăţii la momentul înregistrării mărcii ce includea şi denumirea comercială a acesteia, iar sentinţa primei instanţe, neapelată sub aspectul cererii reconvenţionale, a intrat în autoritate de lucru judecat în această privinţă.

De altfel, a rezultat din poziţia procesuală a reclamantelor că înregistrarea mărcii de către reclamanta persoană fizică a avut în vedere necesitatea protejării afacerii dezvoltate de societatea reclamantă; cu alte cuvinte, înregistrarea mărcii a avut ca scop consolidarea drepturilor dobândite de societate prin utilizarea semnului RADICAL GRUP (ce constituia până în anul 2012 denumirea sa comercială) cu titlu de marcă în perioada de activitate a societăţii, ceea ce semnifică faptul că reclamanta B. nu a acţionat pentru protejarea unor drepturi proprii ale sale, ca persoană fizică, ci în interesul societăţii al cărei asociat era deja la data depozitului, după cum rezultă din faptele deja reţinute de instanţele de fond.

În plus, ulterior înregistrării marca a fost transmisă societăţii, confirmând astfel că B. nu a acţionat în scopul aproprierii personale a semnului protejat – astfel încât apare ca fiind temeinic argumentată concluzia Tribunalului (validată de instanţa de apel) în sensul că există o legătură consolidată între titularul cererii de marcă şi societatea care este în prezent titular al mărcii.

Or, această comunitate de interese între societatea reclamantă (al cărei asociat este soţul titularului iniţial al mărcii) şi reclamanta persoană fizică (titularul iniţial al mărcii, devenită şi ea asociat ulterior divizării) nu poate produce efecte numai în modalitatea considerată oportună de părţi, ele primind anumite valenţe când se discută despre înregistrarea cu bună-credinţă a mărcii şi alte valenţe când se analizează conduita părţilor la momentul încheierii acordului de divizare.

Dimpotrivă, faptele unui asociat, chiar dacă ele apar ca fiind realizate în nume propriu, nu pot fi disociate de voinţa societăţii atunci când rezultă din coordonatele faptice că în realitate asociatul a urmărit interesul patrimonial al societăţii şi că a existat o recunoaştere (cel puţin implicită) a unei atare conduite din partea societăţii.

Bazat pe toate aceste argumente, succesiv constatării existenţei unui acord al titularului mărcii pentru folosirea semnului litigios cu titlu de marcă, concluzia instanţei de apel cu privire la netemeinicia acţiunii în contrafacere este corectă.

Conex, referitor la încălcarea normelor din Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, se observă că, atât timp cât semnul a fost folosit cu acordul titularului, nu se mai pune problema unei acţiuni ilicite, cum în mod corect au apreciat instanţele.

Comportamentul neloial este de esenţa faptelor ilicite reglementate de Legea nr.11/1991, iar premisa utilizării semnului litigios ca marcă cu acordul titularului nu corespunde unei asemenea caracterizări, împrejurare în care în mod corect au fost înlăturate de la aplicare şi aceste prevederi de drept substanţial.

Observând că motivele de recurs ce pot fi circumscrise cazurilor de casare expres şi limitativ reglementate de art.488 C.proc.civ.. nu sunt fondate şi că toate celelalte susţineri din cererea de recurs au reprezentat dezvoltări ale chestiunilor de fapt ce nu pot face obiectul reaprecierii la instanţa de recurs (e.g. chestiunea întinderii prejudiciului, a inexistenţei acordului titularului la folosirea semnului), respectiv critici a căror temeinicie a fost deja reţinută, dar fără efecte asupra legalităţii deciziei recurate (e.g. existenţa riscului de confuzie, existenţa actelor de folosire a mărcii cu titlu de marcă), Înalta Curte a respins ca nefondat recursul declarat de reclamante, în temeiul art.496 C.proc.civ.

Notă: Legea nr. 84/1998 a fost republicată în M.Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020, textele de lege fiind renumerotate. Conţinutul art. 36 din lege, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 112/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, se regăseşte în cuprinsul art. 39 din Legea nr. 84/1998, republicată.