Statutory limitation periods in partial trademark registrations and jurisdiction-specific criteria for evaluating distinctiveness of geographic names

Marcă verbală compusă dintr-un nume geografic. Acţiune în anularea înregistrării. Criterii de analiză a caracterului distinctiv desprinse din jurisprudenţa C.J.U.E.

Cuprins pe materii: Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă

Index alfabetic: marcă verbală

nume geografic

distinctivitate

Legea nr. 84/1998, art. 5 alin. (1) lit. b), lit. d)

Cu referire la înregistrarea ca mărci a numelor geografice, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat, în hotărârea pronunţată în cauzele conexate C-108/97 şi C-109/97 Windsurfing Chiemsee, că art. 3 alin. (1) lit. c) din Directiva 2008/95 [text corespunzător art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998] interzice o asemenea înregistrare în cazurile în care acestea din urmă desemnează locuri care au, în prezent, în percepţia mediilor interesate, o legătură cu categoria de produse vizate, şi, nu mai puţin, în cazurile în care respectivele denumiri pot fi considerate de către mediile interesate ca desemnând provenienţa geografică a acelei categorii de produse ori sunt susceptibile de a fi utilizate în viitor ca indicaţie de provenienţă geografică a categoriei de produse în cauză. Totodată, Curtea a statuat că în această apreciere trebuie să se ţină cont de cunoaşterea de către mediile interesate atât a numelui geografic respectiv, cât şi a caracteristicilor locului desemnat şi a categoriei de produse vizate, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt fabricate în acel loc.

Din hotărârea C.J.U.E. rezultă faptul că textul interpretat nu interzice de plano înregistrarea oricărei denumiri geografice, fiind necesar, pentru ca un semn care conţine o asemenea denumire să fie considerat descriptiv, să se realizeze o apreciere în concret a elementelor indicate.

Raportarea la produsele sau serviciile vizate de marcă este esenţială, iar acest reper este firesc, din moment ce se analizează distinctivitatea mărcii, în percepţia publicului relevant, analiză indisolubil legată de produsele sau serviciile cărora marca le este destinată. O marcă nu poate fi descriptivă în abstract, ci numai în raport cu anumite produse sau servicii.

Prin urmare, nu este suficient a se reţine că elementul verbal al mărcii este asociat în mintea publicului cu originea geografică pentru a se concluziona asupra lipsei caracterului distinctiv, întrucât

analiza distinctivităţii unei mărci trebuie să se bazeze pe caracterul descriptiv al semnului, în percepţia publicului, prin raportare la produsele sau serviciile desemnate de marcă, instanţa având a analiza caracterul distinctiv intrinsec al mărcii verbale în strictă legătură cu produsele vizate,

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 492 din 15 martie 2022

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 28.02.2018, reclamanta A. S.R.L a solicitat, în contradictoriu cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi cu B. S.A., anularea înregistrării mărcii „Sibiu” (număr depozit M 2008 09102), respectiv anularea Deciziei OSIM nr. 1028420 din 30.07.2015 cu privire la Hotărârea nr. 52 din 21.05.2015.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 122 din 23.01.2019, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a respins cererea formulată de reclamanta A. S.R.L.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 285A din 18.03.2020, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva sentinţei menţionate, pe care a schimbat-o, în sensul că a admis acţiunea şi a dispus anularea înregistrării mărcii individuale verbale „Sibiu”, nr. depozit M 2008 09102.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a declarat recurs pârâta B. S.A., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 488 alin. 1 pct. 6 şi 8 C.proc.civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

Decizia de apel cuprinde motive străine de natura cauzei, întrucât instanţa, în analiza lipsei caracterului distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, s-a raportat la situaţia producătorilor locali din zona Sibiu, fără ca aspect să fi fost invocat în cadrul căii de atac sau să fi fost pus din oficiu în discuţia părţilor, cu respectarea principiilor contradictorialităţii şi al dreptului la apărare.

După cum se poate observa din analiza actelor procedurale, criticile formulate de A. S.R.L., singurele ce stabilesc limitele învestirii instanţei de apel, conform principiului disponibilităţii, privesc chestiuni legate de lipsa caracterului distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, de lipsa utilizării acestei mărci verbale de către B., de compunerea mărcii verbale „Sibiu” exclusiv din indicaţia ce ar servi în comerţ pentru a desemna originea geografica, fără a privi o analiză a activităţii şi notorietăţii produselor artizanale realizate de producătorii locali din zona Sibiului. De altfel, apelanta nu avea niciun interes să formuleze susţineri menite să protejeze alte părţi.

Instanţa de apel a aplicat greşit normele de drept material privind prescripţia extinctivă, regăsite în art. 47 alin. 3 din Legea nr. 84/1998, în conformitate cu care „termenul în care poate fi cerută anularea înregistrării mărcii pentru motivele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi e) este de 5 ani şi curge de la data înregistrării mărcii”.

De vreme ce legiuitorul face referire expresă la data înregistrării mărcii– în speţă, 3.02.2010 -, instanţa de apel a considerat în mod nelegal că termenul de prescripţie începe să curgă din anul 2015, în care s-a emis Hotărârea nr. 52/2015.

De altfel, potrivit unei jurisprudenţe constante, inclusiv a Înaltei Curţi, prevederile legale în discuţie sunt aplicate în practică în sensul că termenul de prescripţie de 5 ani al acţiunii în anulare curge de la data la care certificatul de înregistrare a mărcii devine opozabil terţilor prin publicare în BOPI, moment de la care titularul dobândeşte un drept exclusiv asupra mărcii, aşadar, când titularul nu mai are vreo incertitudine referitoare la aproprierea mărcii, siguranţă de natură să înlăture orice reticenţă dedusă din posibilitatea obligării sale la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat unei alte persoane titulare a respectivei mărci.

Drept urmare, în cauză, reclamanta nu mai avea posibilitatea legală de a solicita anularea mărcii verbale „Sibiu” pentru produsele din clasa 29 pentru care OSIM a decis admiterea la înregistrare la 03.02.2010 prin decizia Serviciului Mărci nr. 029160. Inclusiv în cazul în care s-ar face interpretarea limitativă a prevederilor legale aplicabile, raportat la informaţiile prezentate de OSIM în cadrul întâmpinării depuse la fondul cauzei, anularea mărcii verbale „Sibiu” nu este posibilă în ceea ce priveşte produsele pastă de ficat, de carne sau de peşte şi pateu vegetal.

Cu alte cuvinte, instanţa de apel ar fi putut dispune cel mult anularea parţială a mărcii, respectiv strict pentru produsele din clasa 29 pentru care B. a obţinut protecţie în baza Deciziei OSIM nr. 1028420/30.07.2015 cu privire la Hotărârea nr. 52/21.05.2015.

Or, protecţia legală obţinută de B. pentru marca verbală „Sibiu” prin decizia Serviciului Mărci nr. 029160 din 2010 este incontestabilă, neputând fi solicitată şi obţinută anularea mărcii pentru aceste produse.

Instanţa de apel a aplicat greşit normele de drept material privind caracterul distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, reţinând în mod eronat absenţa unor probatorii suficiente care să conducă la concluzia determinării caracterului distinctiv al mărcii, necesar pentru a conduce la înregistrarea mărcii în acord cu art. 2 Legea nr. 84/1998.

În baza rolului activ reglementat de art. 22 C.proc.civ., coroborat cu art. 2 Legea nr. 84/1998, instanţa de apel avea obligaţia să cerceteze în concret existenţa acestui caracter distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, invocat de pârâtă în apărare, şi chiar să pună în discuţia părţilor realizarea unor eventuale studii de piaţă/sondaje/chestionare care să edifice instanţa cu privire la existenţa acestuia, pentru o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 2 Legea nr. 84/1998.

În lipsa unei astfel de cercetări efective, instanţa de apel a aplicat eronat dispoziţiile art. 2 Legea nr. 84/1998, ajungând la o concluzie generală, neaplicată unei situaţii de fapt concrete, motiv pentru care este necesară reluarea cercetării sub acest aspect.

În plus, instanţa de apel nu putea determina de plano existenţa unei asocieri a elementului verbal „Sibiu” doar în legătură cu produsele din clasa 29 şi cu micii producători locali, deşi nu are la bază niciun studiu/sondaj/chestionar, a căror absenţă a imputat-o pârâtei.

Instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 5 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ignorând distinctivitatea obţinută prin folosinţa îndelungată a produselor B., inclusiv în cadrul familiei de mărci deţinute de aceasta.

Marca verbală a fost utilizată în mod continuu şi susţinut pe piaţa produselor din clasa 29, iar, pe de altă parte, instanţa de apel ar fi trebuit să ţină seama şi de înregistrarea mărcilor combinate din vasta familie de mărci „Sibiu” prin parcurgerea formalităţilor specifice, ce conferă protecţie legală dublă, respectiv atât asupra elementelor figurative, cât şi asupra elementului verbal „Sibiu”.

Nu este suficient ca instanţa de apel să se raporteze doar la existenţa producătorilor locali din aceeaşi zonă, ci era necesar să se ţină cont de faptul că B. are calitatea de unic producător din zona Sibiului care produce şi comercializează produse derivate din carne din clasa Nisa 29, atât în magazine proprii, cât şi în supermarketuri, hypermarketuri şi magazine de mici dimensiuni, pârâta investind de-a lungul timpului peste 40.000 euro în modernizarea mijloacelor de producţie şi promovarea produselor vândute preponderent sub marca „Sibiu”.

Instanţa de apel nu a făcut o aplicare corectă a dispoziţiilor art. 5 alin.1) lit. d) Legea nr.

84/1998, considerând în mod greşit că „Sibiu” ar determina în mintea publicului consumator asocierea cu originea geografică.

Raţionamentul instanţei de apel este contradictoriu, pentru că, deşi nu se reţine în favoarea pârâtei un probatoriu suficient care să susţină concluzia că publicul consumator ar asocia B. cu produsele sale, se reţine, în lipsa aceluiaşi probatoriu, că „Sibiu” ar determina asocierea cu originea geografică.

Recurenta a făcut referire şi la practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care a statuat că numele unui oraş poate fi înregistrat ca marcă a Uniunii pentru apele minerale în cauza Devin, iar pentru consumatorul bulgar, chiar dacă acesta recunoaşte termenul „devin” ca un nume geografic, este prea puţin plauzibil ca marca Devin să nu fi dobândit în Bulgaria cel puţin un caracter distinctiv normal, tocmai pentru apele sale termale.

Din aceleaşi considerente, nici utilizarea mărcii verbale „Sibiu” nu poate în sine să conducă la o atingere a intereselor producătorilor locali sau să fie de plano percepută doar ca o indicaţie geografică, dat fiind că legiuitorul a permis şi utilizarea numelor de oraşe cu titlu de marcă.

Raţionamentul instanţei de apel relevă o analiză superficială şi insuficientă a posibilităţii unei mărci de a fi compusă din denumirea unei localităţi, cu atât mai mult în absenţa cercetării în concret a reputaţiei B. şi a produselor asociate familiei de mărci deţinute de B., s-a conchis prin motivele de recurs.

III. Apărările formulate în cauză

Intimata-reclamantă a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a depus întâmpinare, prin care a arătat că aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b)-d) este înlăturată de alin. (2) al aceluiaşi articol, în cazul în care o marcă a dobândit distinctivitate ca urmare a folosirii acesteia, precum în cazul de faţă.

A precizat că însăşi instanţa de apel a constatat faptul că OSIM a reţinut distinctivitatea dobândită prin folosinţă, iar titulara mărcii M 2008 09102 este şi titulara altor mărci având în componenţa lor elementul verbal „Sibiu”, distinctivitatea acestuia fiind dobândită în contextul în care un consumator ar putea încadra produsele pe care această marcă este aplicată ca aparţinând titularei mărcilor ce au la bază conceptul „Sibiu".

IV. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs și prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte constată următoarele:

Din dezvoltarea motivelor de recurs, întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., rezultă că recurenta – pârâtă a criticat aprecierile instanţei de apel asupra următoarelor aspecte: (1) momentul de început al prescripţiei dreptului material la acţiunea în nulitatea înregistrării mărcii pârâtei; (2) criteriile de apreciere a distinctivităţii mărcii, inclusiv a distinctivității dobândite prin folosinţă, în aplicarea art. 5 lit. b şi d din Legea nr. 84/1998.

(1) O primă critică a vizat respingerea, de către instanţa de apel, a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiunea în nulitatea înregistrării mărcii pârâtei, în ceea ce priveşte motivele de nulitate reglementate de art. 47 (fost 48) alin. 1 lit. a cu referire la art. 5 lit. b şi d din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Înalta Curte reţine, din considerentele deciziei recurate, că apărarea cu acest obiect formulată prin întâmpinarea la apel a fost respinsă pentru două argumente: unul de ordin procedural, în aplicarea art. 478 alin. 2 C.proc.civ.; unul de ordin substanţial, în sensul că termenul de prescripţie de 5 ani nu poate curge mai înainte de anul 2015, când a fost admisă cererea de înregistrare a mărcii şi pentru produsele din clasa 29 care fuseseră iniţial refuzate la înregistrare.

Aceste considerente relevă că instanţa de apel, în ceea ce priveşte argumentul de ordin substanţial, s-a raportat chiar la data înregistrării mărcii, ca moment de început al termenului de prescripţie al dreptului la acţiunea în nulitatea înregistrării mărcii, în aplicarea art. 47 alin. 3 din Legea nr. 84/1998 în conformitate cu care „Termenul în care poate fi cerută anularea înregistrării mărcii pentru motivele prevăzute la alin.(1) lit. a), b), d) şi e) este de 5 ani şi curge de la data înregistrării mărcii” (un conţinut identic având şi art. 48 alin.3, în forma legii anterioară modificărilor aduse în aprilie 2010).

Recurenta – pârâtă B. S.A. a criticat modul de aplicare al art. 47 alin. 3 din Legea nr. 84/1998, susţinând, în esenţă, că termenul de prescripţie de 5 ani a început să curgă în cauză de la data de 3.02.2010, neavând relevanţă adoptarea în anul 2015 a Hotărârii nr. 52 de către Comisia de Contestaţii din cadrul OSIM.

De asemenea, recurenta a arătat că intimata – reclamantă nu mai avea posibilitatea legală de a solicita anularea mărcii pentru produsele pentru care OSIM a decis înregistrarea încă din anul 2010, ceea ce înseamnă că instanţa de apel ar fi putut dispune, cel mult, anularea parţială a mărcii.

În acest context, se impune a se clarifica dacă, în înţelesul art. 47 alin.3 din Legea nr. 84/1998, pot exista mai multe date de înregistrare a mărcii, în situaţia unei admiteri eşalonate a cererii de înregistrare a mărcii.

Potrivit art. 22 alin. 1 din lege, OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii şi hotărăşte admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii.

Marca astfel înregistrată se înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor, conform Regulii 17 alin. 2 din HG nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 şi, ulterior, în termen de maximum două luni de la data deciziei de înregistrare, în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, potrivit art. 26 alin. 1 din lege şi Regulii 17 alin. 3 din Regulament.

Prin urmare, data înregistrării mărcii este cea a înscrierii mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor sau a publicării în BOPI (în funcţie de prima operaţiune efectuată), când terţii interesaţi pot lua cunoştinţă în mod obiectiv de înregistrarea mărcii şi pot formula o eventuală acţiune în nulitatea acesteia.

Trebuie observat, însă, că aceeaşi procedură este aplicabilă şi în situaţia în care, precum în cauză, cererea este admisă în parte, iar ulterior, în urma formulării contestaţiei de către titularul cererii împotriva refuzului de înregistrare pentru o parte dintre produse sau servicii, cererea este admisă şi pentru produsele sau serviciile iniţial refuzate.

În absenţa unei derogări de la regulile privind înscrierea/publicarea mărcii înregistrate în secţiunea din lege referitoare la soluţionarea contestaţiei şi, subsecvent, la eventuala contestaţie deschisă la instanţa de judecată împotriva hotărârii Comisiei de Contestaţii din cadrul OSIM, acestea sunt implicit aplicabile, din moment ce calea de atac declanşează o nouă examinare pe fond, fie şi parţială, a cererii de înregistrare a mărcii.

De altfel, şi în prezenta cauză, după adoptarea Hotărârii Comisiei de Contestaţii din cadrul OSIM nr. 52/21.05.2015), a fost emisă o nouă decizie de înregistrare a mărcii, prin Decizia OSIM nr. 1028420/30.07.2015.

Pe acest temei, terţii interesaţi ce ar putea formula o acţiune în nulitatea înregistrării mărcii iau cunoştinţă de admiterea cererii de înregistrare în urma formulării contestaţiei de către titularul cererii doar după înscrierea mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor.

Faţă de raţiunea inserării în cuprinsul art. 47 alin. 3 din lege a datei înregistrării mărcii, ca moment de început al curgerii prescripţiei dreptului la acţiunea în nulitate, anume opozabilitatea faţă de terţi a înregistrării mărcii, trebuie considerat, astfel cum, în mod corect, a procedat instanţa de apel, că şi cea de-a doua înscriere a mărcii, în urma admiterii contestaţiei titularului cererii de înregistrare, reprezintă tot data înregistrării mărcii, în înţelesul normei în discuţie, pentru produsele sau serviciile vizate de hotărârea Comisiei de Contestaţii.

Această constatare nu epuizează, însă, analiza prescripţiei dreptului material la acţiune în ipoteza din cauză, în condiţiile în care prima înscriere în registru a mărcii produce efecte juridice, ca dată a înregistrării mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care cererea a fost admisă în parte, iar această dată - spre deosebire de cea de-a doua evidenţiere în registru a mărcii, din anul 2015 – nu se plasează sub imperiul Codului civil actual, care conţine o reglementare a prescripţiei extinctive diferită de vechea reglementare.

Astfel, prin Decizia nr. 29160 din 12.01.2010, OSIM a admis cererea de înregistrare a mărcii verbale „Sibiu” pentru o parte dintre produsele din clasa 29, respectiv „pastă de ficat, de carne sau de peşte, pateu vegetal”.

În aplicarea art. 26 alin. 1 din Legea nr. 84/1998, citat anterior, marca a fost publicată în BOPI, pentru aceste produse, cel mai târziu la data de 12.03.2010, dată de la care a început să curgă termenul de prescripţie de 5 ani, în privinţa înregistrării mărcii pentru produsele menţionate.

La acel moment, era în vigoare Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, iar potrivit art. 18 din acest act normativ, „Instanţa judecătorească şi organul arbitral sunt obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, dacă dreptul la acţiune sau la executarea silită este prescris.”

Prin Decizia nr. 1/2014 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, dată în interpretarea şi aplicarea, printre altele, a dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Codul civil şi ale art. 201 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil, s-a stabilit că „prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeași dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât și părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.”

În acest cadru, se constată că, în mod greşit, instanţa de apel nu a făcut distincţia cuvenită în privinţa datei înregistrării mărcii, cu consecinţa că nu a făcut o aplicare corespunzătoare a regimului juridic al prescripţiei dreptului la acţiunea în nulitatea înregistrării mărcii, inclusiv sub aspectul invocării sale, în raport de legea în vigoare la momentul fiecărei publicări a mărcii în BOPI, în urma unei decizii de admitere a cererii de înregistrare.

Astfel, cu toate că, în pofida celor susţinute de către recurentă, prescripţia extinctivă a fost analizată în mod corect şi prin raportare la partea din cererea de înregistrare a mărcii admisă abia în anul 2015, instanţa de apel nu a ţinut cont de împrejurarea că, pentru o parte dintre produse, înregistrarea mărcii a avut loc încă din anul 2010, împrejurare ce ar fi condus la soluţionarea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune şi prin prisma art. 18 din Decretul nr. 167/1958, pentru partea de pretenţii iniţial admisă, ţinându-se cont şi de decizia pronunţată de instanţa supremă în interesul legii, cu caracter obligatoriu erga omnes.

Faţă de cele expuse, Înalta Curte constată că excepţia în discuţie a fost în mod greşit soluţionată de către instanţa de apel, astfel încât recursul se impune a fi admis şi, pe cale de consecinţă, Înalta Curte va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel, în temeiul art. 497 C.proc.civ.

(2) În ceea ce priveşte criteriile de apreciere a distinctivităţii mărcii, în aplicarea art. 5 lit. b şi d din Legea nr. 84/1998, recurenta B. S.A. a reproşat instanţei de apel următoarele: ignorarea jurisprudenţei CJUE privind posibilitatea înregistrării unei mărci cu denumirea unei localităţi; neexercitarea rolului activ în determinarea distinctivităţii mărcii; inserarea unor motive contradictorii în cuprinsul deciziei în privinţa percepţiei publicului consumator; existenţa familiei de mărci.

Prioritar analizei criticilor formulate, trebuie subliniat că analiza de către instanţa de apel a fondului raportului juridic dedus judecăţii, în limitele cererilor şi apărărilor formulate, a avut în vedere marca verbală „Sibiu” astfel cum a fost înregistrată în anul 2015, fără a lua în considerare înregistrarea parţială din anul 2010, omisiune deja sancționată de către această instanţă de recurs în analiza primului motiv de casare.

Înregistrarea din anul 2015 a mărcii a avut loc pentru aproape toate produsele solicitate, doar cu două excepţii – „păsări” şi „salam”, ceea ce înseamnă că le-a inclus şi pe cele care fuseseră admise la înregistrare în anul 2010, respectiv „pastă de ficat, de carne sau de peşte, pateu vegetal”, izolate din categoria de produse din care făceau parte („carne”, „peşte”, „uleiuri şi grăsimi comestibile”).

Prin urmare, soluţia de casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare, deja adoptată ca urmare a admiterii primului motiv de recurs, antrenează nu numai soluţionarea excepţiei invocate prin întâmpinare, dar şi o nouă devoluţiune a fondului în limitele pretenţiilor reclamantei pentru care nu operează prescripţia extinctivă.

În această situaţie, instanţa de apel va aprecia în aceste limite caracterul distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, intrinsec şi eventual dobândit prin folosinţă, ţinând cont şi de legătura dintre produsele admise la înregistrare în anul 2010 şi cele pentru care înregistrarea mărcii a avut loc abia în anul 2015, urmând a se stabili, în special, dacă şi în ce măsură menţinerea înregistrării mărcii pentru anumite produse are ca efect menţinerea întregii categorii de produse sau, cel puţin, a unei eventuale subcategorii din care ar face parte respectivele produse.

Faţă de cele expuse, Înalta Curte constată că evaluarea motivelor de recurs poate fi efectuată doar în privinţa acelor produse din clasa 29 ce nu au vreo legătură cu cele admise la înregistrare în anul 2010.

Urmează, însă, ca dezlegările din prezenta decizie asupra criteriilor de apreciere a distinctivităţii mărcii, în situaţia presupusă de art. 5 lit. d din Legea nr. 84/1998, să fie avute în vedere, cu ocazia rejudecării apelului, indiferent de produse, fiind vorba despre dezlegări cu caracter de principiu.

Cât priveşte critica referitoare la ignorarea jurisprudenţei CJUE, se impune a se avea în vedere faptul că art. 5 alin. 1 lit. b şi d din legea română a mărcilor – a căror încălcare la momentul înregistrării mărcii pârâtei a fost invocată ca motive de nulitate în cauza de faţă – relevă transpunerea directivei de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, având un conţinut identic textelor corespunzătoare din actul Uniunii Europene.

Astfel, potrivit art. 3 alin. 1 din Directiva 2008/95, „Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate: (...) (b) mărcile fără caracter distinctiv; (c) mărci care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora”.

În mod evident, o marcă descriptivă în sensul art. 5 alin. 1 lit. d din legea română (art. 3 alin. 1 lit. c din directivă) este lipsită de caracter distinctiv, din moment ce marca nu ar avea aptitudinea de a distinge produsele sau serviciile unui comerciant, cărora le este destinată, de cele oferite de alţi comercianţi, astfel încât înregistrarea unei asemenea mărci ar conduce şi la motivul de nulitate întemeiat pe lit. b din acelaşi art. 5 alin. 1 (după caz, din art. 3 alin. 1).

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat chiar cu privire la înregistrarea unor nume geografice ca mărci, în hotărârea pronunţată la data de 4 mai 1999, în cauzele conexate C-108/97 şi C-109/97 Windsurfing Chiemsee, arătând criteriile ce trebuie aplicate în aprecierea caracterului distinctiv al acestui semn, în interpretarea art. 3 alin. 1 lit. c din directivă.

Curtea a statuat, cu titlu de principiu, că această normă urmărește un obiectiv de interes general, care impune ca semnele sau indicațiile care descriu categoriile de produse sau servicii pentru care este solicitată înregistrarea să poată fi utilizate liber de către toți, inclusiv în calitate de mărci colective sau în mărci complexe sau grafice (pct. 25 din hotărâre).

În concret, cu referire la înregistrarea ca mărci a numelor geografice, prin dispozitivul hotărârii s-a tranşat în sensul că art. 3 alin. 1 lit. c din directivă interzice o asemenea înregistrare în cazurile în care acestea din urmă desemnează locuri care au, în prezent, în percepţia mediilor interesate, o legătură cu categoria de produse vizate, şi, nu mai puţin, în cazurile în care respectivele denumiri pot fi considerate de către mediile interesate ca desemnând provenienţa geografică a acelei categorii de produse ori sunt susceptibile de a fi utilizate în viitor ca indicaţie de provenienţă geografică a categoriei de produse în cauză.

Totodată, Curtea a statuat că în această apreciere trebuie să se ţină cont de cunoaşterea de către mediile interesate atât a numelui geografic respectiv, cât şi a caracteristicilor locului desemnat şi a categoriei de produse vizate, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt fabricate în acel loc.

Din hotărârea CJUE rezultă, în primul rând, faptul – corect subliniat prin motivele de recurs - că textul interpretat nu interzice de plano înregistrarea oricărei denumiri geografice, fiind necesar, pentru ca un semn care conţine o asemenea denumire să fie considerat descriptiv, să se realizeze o apreciere în concret a elementelor indicate.

Raportarea la produsele sau serviciile vizate de marcă este esenţială, iar acest reper este firesc, din moment ce se analizează distinctivitatea mărcii, în percepţia publicului relevant, analiză indisolubil legată de produsele sau serviciile cărora marca le este destinată. O marcă nu poate fi descriptivă în abstract, ci numai în raport cu anumite produse sau servicii.

Prin urmare, aprecierea instanţei de apel în sensul că asocierea în mintea publicului cu localitatea, dat fiind că Sibiu este un oraş important din zona Transilvaniei, chiar dacă acest din urmă fapt este unul notoriu, nu este suficientă în analiza distinctivităţii unei mărci, care trebuie să se bazeze pe caracterul descriptiv al semnului, în percepţia publicului, prin raportare la produsele sau serviciile desemnate de marcă.

Urmează, aşadar, ca, în cadrul rejudecării apelului, instanţa să analizeze caracterul distinctiv intrinsec al mărcii verbale „Sibiu” în strictă legătură cu produsele vizate, pentru fiecare în parte – cu atât mai mult cu cât acestea se plasează într-o gamă variată -, ţinându-se cont de criteriile de apreciere desprinse din jurisprudenţa CJUE, relevate în cele ce preced.

Înalta Curte reţine că recurenta a mai reproşat instanţei de apel, în esenţă, neefectuarea unui studiu de piaţă/sondaj/chestionar, pentru stabilirea distinctivităţii mărcii, din moment ce a considerat că o asemenea probă ar fi fost necesară, dar a imputat pârâtei neadministrarea sa.

Din argumentele aduse în susţinerea criticilor, reiese că acestea s-ar putea încadra, pe de o parte, în cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct.5 C.proc.civ., întrucât se pretinde neexercitarea rolului activ în determinarea distinctivităţii mărcii, în aplicarea art. 22 C.proc.civ., iar, pe de altă parte, în cazul descris de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., reclamându-se inserarea unor motive contradictorii în cuprinsul deciziei în privinţa percepţiei publicului consumator.

Criticile astfel formulate urmează a fi respinse.

Astfel cum a reţinut instanţa de apel, un sondaj de opinie poate face parte dintre mijloacele pe baza cărora se apreciază dacă o marca este cunoscută de o fracţiune semnificativă a publicului, aspect determinant în stabilirea distinctivităţii unei mărci, dobândite prin folosinţă înainte de data depozitului, invocată de către pârâtă în apărare.

Concludenţa şi pertinenţa unui mijloc de probă ori caracterul de probă directă nu asigură, însă, valoare absolută respectivei dovezi, instanţa având obligaţia să ţină cont de toate probele administrate, examinându-le pe fiecare în parte şi pe toate în ansamblul lor, astfel cum prevede art. 264 C.proc.civ..

Or, instanţa de apel a procedat în mod concret la analiza mijloacelor de probă administrate de către pârâta B. S.A., ajungând, prin aprecierea coroborată a acestora, la concluzia nedovedirii distinctivităţii semnului „Sibiu”, dobândite prin folosinţă.

Întrucât prin motivele de recurs nu s-a formulat vreo altă critică referitoare la celelalte mijloace de probă analizate în apel, simpla referire a recurentei doar la unul dintre acestea este lipsită de finalitate, cât timp nu ar putea conduce la casarea deciziei şi la trimiterea cauzei spre rejudecare.

În acelaşi timp, sarcina probării aspectului invocat în apărare revine, în mod evident, pârâtei, în aplicarea art. 249 C.proc.civ., iar potrivit art. 254 alin. 6 C.proc.civ., părţile nu pot invoca în calea de atac omisiunea instanţei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus şi administrat în condiţiile legii, motiv pentru care susţinerile recurentei nu pot fi, oricum, primite.

Cât priveşte susţinerea recurentei referitoare la existenţa unor considerente contradictorii în cuprinsul deciziei recurate, se constată că nici aceasta nu are temei, în condiţiile în care aspectele relevate sunt diferite: caracterul distinctiv al mărcii, în cazul particular al unui nume geografic, respectiv distinctivitatea mărcii dobândită prin folosinţă şi, mai mult decât atât, sarcina probei acestui din urmă revine titularului, ce o invocă în apărare, în cadrul acţiunii în constatarea nulităţii înregistrării mărcii.

Or, eventuala contrarietate între considerentele hotărârii poate subzista doar în analiza unuia şi a aceluiaşi aspect, vădind o inconsecvenţă a instanţei în elaborarea unui unic raţionament juridic pe temeiul căruia şi-a fundamentat soluţia, ceea ce nu este cazul în speţă, după cum s-a arătat anterior.

În consecinţă, această susţinere este nefondată şi va fi respinsă.

Cât priveşte existenţa familiei de mărci, se constată că susţinerile recurentei nu relevă vreo critică de nelegalitate a deciziei, în absenţa oricărei referiri la considerentele decisive pentru care instanţa de apel a respins apărarea pârâtei pe acest aspect, anume nedovedirea folosirii în comerţ a mărcii combinate „Sibiu”, înregistrate pe cale naţională în anul 1964 şi pe cale internațională în anul 2004, precum şi predominanţa elementului „Scandia” în cadrul celorlalte mărci înregistrate de către pârâtă, care conduce la concluzia că mărcile nu sunt concepute în jurul elementului „Sibiu”.

În acest cadru, simpla nemulţumire a recurentei – pârâte faţă de respingerea apărării sale cu acest obiect nu este aptă a declanşa controlul de legalitate al deciziei recurate, urmând a fi înlăturată ca atare.

Faţă de cele expuse, Înalta Curte a admis recursul, exclusiv în considerarea primului motiv de recurs, iar pe temeiul art. 497 C.proc.civ., a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi curţi de apel.