Trademark cancellation: risk of confusion and autonomous distinctiveness of shared verbal elements in composite marks

Şedinţa publică din data de 7 decembrie 2021

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată la data de 18.07.2019 pe rolul Tribunalului Bucureşti, sub nr. x/2019, reclamantul A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii B. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a solicitat: anularea mărcii individuale verbale x, având număr de depozit x/16.01.2019 şi număr de marcă x/05.07.2019, înregistrată pentru clasa de servicii 35, radierea acesteia din Registrul Mărcilor şi obligarea pârâtului B. S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 623/16.06.2020, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a admis cererea de chemare în judecată şi a dispus anularea mărcii naţionale individuale verbale x, având număr de depozit x/16.01.2019 şi număr de marcă x/05.07.2019, înregistrată pentru clasa de servicii 35 şi radierea acesteia din Registrul Naţional al Mărcilor, cu cheltuieli de judecată în cuantum de 8450 RON.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 910/9.06.2021, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva sentinţei menţionate, cu cheltuieli de judecată în sumă de 5836,95 RON.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs pârâta C. S.R.L. (fostă B. S.R.L.), criticând-o pentru nelegalitate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

- Instanţa de apel a aplicat greşit normele de drept şi jurisprudenţa în materie, în aprecierea elementului dominant al mărcii x ce aparţine pârâtei.

Elementul dominant din compunerea mărcii este elementul verbal B., care conferă distinctivitate mărcii, fiind plasat la începutul mărcii şi având un impact puternic asupra consumatorilor.

Elemental verbal B. este de natură sa diferenţieze mărcile în discuţie, deoarece, aşa cum a fost stabilit atât în doctrină, cât şi în practică, în diferenţierea a 2 mărci, elementele diferite plasate la începutul mărcii reduc gradul de similaritate al mărcilor comparate, riscul de confuzie fiind mai mic în cazul în care elementele similare nu sunt poziţionate la începutul elementelor verbale ale mărcilor comparate.

Partea de început a mărcii este cea care captează în primul rând atenţia consumatorului şi, prin urmare, această parte va fi reţinută mult mai clar decât restul semnului, ceea ce înseamnă că, în astfel de cazuri, partea de început a semnului are o influenţă semnificativă asupra impresiei generale de ansamblu a mărcii.

Explicaţia acestui raţionament rezidă în faptul că un consumator mediu asociază prima parte a denumirii mărcii cu produsul sau serviciul pe care doreşte să îl achiziţioneze. În motivarea acestui argument, în Decizia CJUE din cauza T-34/04 Turkish Power/Power se arată că "acest lucru se justifică prin faptul că publicul citeşte de la stânga la dreapta, ceea ce face ca elementul plasat în partea stângă a semnului (partea iniţială) să fie cel care captează în primul rând atenţia cititorului".

Este general considerat că dublarea unor litere în compunerea unor mărci are un efect puternic, fiind uşor reţinut de consumatori, acesta fiind şi motivul pentru care regăsim mărci înregistrate compuse doar din dublarea a doua litere, pentru aproape toate literele alfabetului (ca exemplu, mărcile înregistrate la EUIPO compuse doar din două litere dublate: AA nr. x, BB nr. x, C. civ. nr. x, DD nr. x, EE nr. x, GG nr. x, HH nr. x, JJ nr. x, KK nr. x, LL nr. x, MM nr. x, PP nr. x).

Elementul "B." poate fi considerat ca având mai degrabă o funcţie descriptivă, raportat la tipul de servicii pentru care sunt utilizate mărcile în discuţie, respectiv servicii de teleshopping, furnizate şi comercializate prin intermediului programelor de televiziune, iar aceste aspecte confirmă o dată în plus că elementul dominant din marca pârâtei este elementul verbal B..

- Instanţa de apel a aplicat greşit normele de drept şi jurisprudenţa în materie, în aprecierea similarităţii mărcilor în conflict.

Instanţa de apel a considerat că există o similaritate puternică între mărcile analizate, plecând de la greşita apreciere a elementului x ca fiind unul fantezist. Instanţa de apel nu a avut în vedere efectiv serviciile prestate de cele două societăţi, bazându-şi analiza pe serviciile protejate de clasa 35 (prezentate general) şi nu pe serviciile prestate efectiv sub marca x, respectiv servicii de teleshopping, furnizate şi comercializate prin intermediului programelor de televiziune.

Prin prisma serviciilor prestate, elementul "tele" apare mai degrabă ca fiind comun decât distinctiv, iar elementul "star" este unul destul de previzibil pentru un serviciu promovat la televiziune, respectiv "un star", "o stea" a televiziunii. Astfel, elementul "B." poate fi considerat ca având mai degrabă o funcţie descriptivă.

Elementele verbale "tele" şi "star" care se regăsesc în compunerea mărcilor în conflict sunt termeni evocatori, iar mărcile care sunt compuse din termeni evocatori beneficiază de un grad mai redus de distinctivitate şi, în consecinţă, de o protecţie juridică mai slabă decât cele la care aceşti termeni nu se regăsesc şi care, având un grad mai mare de distinctivitate, beneficiază de o protecţie juridică mai extinsă decât primele.

În cazul mărcilor compuse din termeni evocatori, cum este cazul elementului x, pentru a le putea considera similare, este necesar să existe între ele un grad mai mare de similaritate decât cel cerut în mod obişnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivitaţii mărcii compuse din termeni evocatori.

În acest context, instanţa de apel a apreciat greşit distinctivitatea elementului x, care, în compunerea mărcilor reclamantei, este însoţit de elementele figurative, în măsură să confere distinctivitate mărcilor, iar în compunerea mărcii pârâtei, elementul x este însoţit de elementul B. poziţionat la începutul mărcii, pe baza căruia marca pârâtei capătă distinctivitate.

Recurenta a arătat, totodată, că instanţa de apel nu a făcut aplicarea principiilor doctrinare şi jurisprudenţiale pentru mărcile aluzive, evocatoare.

Astfel, în doctrină se arată că această categorie de mărci, reprezentată de semnele care sunt sugestive prin asociere pentru produsele sau serviciile pentru care sunt utilizate, beneficiază de o protecţie redusă. Prin recunoaşterea validităţii unei astfel de mărci evocatoare, concurenţii nu pot fi privaţi de folosirea termenilor curenţi, uzuali, protecţia unor astfel de mărci fiind limitata la interzicerea unor reproduceri identice.

De aceea, făcând aplicarea corectă a principiilor doctrinare şi jurisprudenţiale, se constată că marca pârâtei nu are un grad de similaritate cu mărcile opuse ale reclamantei de natură a crea un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, chiar dacă elementele comune "tele" şi "star" se regăsesc în mărcile comparate.

Elementul verbal comun "B." nu poate fi monopolizat de un comerciant, cum nu se poate pune monopol nici pe elementul "star" sau pe elementul verbal "tele", cu atât mai mult cu cat elementul "tele" este descriptiv pentru serviciile desfăşurate pe canalele de televiziune.

Recurenta a subliniat şi faptul că, deşi marca sa este o marcă verbală, în practica aceasta este întotdeauna folosită împreună cu un element figurativ, total diferit ca design, culori şi concept de cel din mărcile reclamantei: culorile folosite de pârâtă sunt galben şi albastru, în timp ce mărcile reclamantei au elementul grafic în culorile roşu şi albastru, scrierea este diferit stilizată, iar conceptul grafic este total diferit, astfel încât sub aspectul elementelor figurative, diferenţele sunt evidente.

În analiza similarităţii mărcilor, practica în materie are în vedere consumatorul mediu rezonabil de bine informat, atent şi circumspect, iar printr-o minimă procesare a mesajului, publicul va recepţiona în primul rând elementul dominant B. ca având un sens abstract, fiind un element fantezist, iar alăturarea elementelor "B." nu este în măsură să înlăture diferenţele dintre mărcile în conflict, aceste diferenţe fiind suficiente pentru a înlătura riscul de confuzie dintre ele.

Aşadar, realizând o analiză de ansamblu a mărcilor în discuţie, ţinând cont de aspectele legate de poziţionare, succesiune, sonoritate, rezultă faptul că din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual, mărcile în cauză nu sunt similare, astfel încât nu generează vreun risc de confuzie sau asociere, s-a conchis prin motivele de recurs.

III. Apărările formulate în cauză

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a formulat întâmpinare, prin care a solicitat instanţei să reţină apărările invocate prin întâmpinările depuse în faţa instanţei de fond, respectiv de apel.

Intimata - reclamantă A. S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat şi menţinerea ca legală şi temeinică a deciziei atacate, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.

IV. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate şi prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile în cauză, se constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 47 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, "Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: (…) b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6."

În conformitate cu art. 6 din aceeaşi lege, "o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: (…) b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară."

Recurenta a susţinut că marca x nu este similară din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual cu marca anterioară "B.", ce aparţine reclamantei, astfel încât nu există vreun risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere între mărci, în sensul art. 6 lit. b) din lege.

Criticile formulate nu sunt fondate.

Potrivit recurentei, marca anterioară "B." are un caracter slab distinctiv şi, în consecinţă, beneficiază de o protecţie juridică redusă, deoarece elementul verbal din compunerea sa este descriptiv în raport de serviciile de teleshopping, furnizate şi comercializate prin intermediul programelor de televiziune, astfel încât ar fi trebuit aplicate principiile dezvoltate în doctrină şi în jurisprudenţa CJUE pentru mărcile aluzive, evocatoare.

Înalta Curte constată că premisa acestei argumentaţii este una greşită, întrucât, după cum s-a arătat în mod corect în decizia recurată, elementul verbal "B." nu este descriptiv în raport de serviciile de telecomunicaţii şi de publicitate, pentru care a fost înregistrată marca anterioară combinată "B.", aparţinând reclamantei A. S.R.L., servicii în care se încadrează şi programele de publicitate prin intermediul unui organism de televiziune, la care face referire recurenta.

Incontestabil, fiecare dintre cei doi termeni care compun cuvântul "B." desemnează o noţiune din limbajul curent, astfel cum a arătat recurenta, dar acest fapt nu înseamnă în mod necesar că ansamblul lor are aceeaşi valoare lexicală, întrucât este posibil ca doi termeni uzuali în limbajul curent să formeze împreună o invenţie lexicală, şi nu neapărat un cuvânt existent în vocabularul de bază al limbii române.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar considera că publicul relevant, respectiv consumatorul mediu al serviciilor de televiziune, distinge semnificaţia întregului drept "star de televiziune", inversarea celor doi termeni împiedică a se reţine că ansamblul "B." ar reprezenta o modalitate obişnuită de descriere a serviciului ca atare ori a unei caracteristici esenţiale a acestuia, precum specia, calitatea, cantitatea, destinaţia etc. (a se vedea, în acelaşi sens, hotărârea CJUE din cauza C-383/99 Baby Dry, pct. 42-44).

Din acest motiv, se constată că, în mod corect, a apreciat instanţa de apel că elementul verbal "B." din cadrul mărcii anterioare a reclamantei nu are caracter descriptiv, ci poate fi considerat ca fiind fantezist, chiar dacă într-un grad moderat, cu consecinţa că nu se poate reţine de plano o slabă protecţie juridică a mărcii anterioare.

Drept urmare, susţinerile recurentei pe acest aspect nu sunt fondate şi vor fi respinse ca atare.

Cât priveşte marca x, a cărei anulare s-a solicitat în cauză, recurenta a susţinut că elementul verbal B. este dominant şi cel care asigură distinctivitatea semnului, alături de elementele figurative, astfel cum marca este folosită de către recurenta - pârâtă, iar prezenţa elementului "B." nu este în măsură să înlăture diferenţele evidente dintre mărci sub aspect grafic.

Prioritar analizei acestor susţineri, se impune a se observa că descrierea mărcii indicată prin motivele de recurs nu corespunde formei sub care marca a fost înregistrată, ci relevă modalitatea în care, eventual, pârâta foloseşte semnul în activitatea sa comercială.

Or, în cazul în care se solicită anularea înregistrării unei mărci, pe temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, verificările instanţei vizează respectarea prevederilor legale la momentul înregistrării mărcii, analiză ce presupune raportarea la forma sub care marca a fost înregistrată, precum şi la produsele şi/sau serviciile pe care marca le desemnează, nefiind relevantă utilizarea ulterioară a mărcii.

Aşadar, în compararea semnelor în conflict, în concordanţă cu cerinţele din art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, interesează exclusiv descrierea mărcii din certificatul de înregistrare, constatându-se sub acest aspect că nu este vorba despre o marcă combinată, astfel cum susţine recurenta, ci despre o marcă verbală, ce conţine doar elementele x, neexistând nici vreo revendicare de culoare.

În ceea ce priveşte elementul dominant al mărcii pârâtei, trebuie constatat că susţinerile recurentei cu acest obiect nu sunt apte a conduce la finalitatea afirmată prin motivele de recurs, anume absenţa similarităţii între mărcile comparate.

După cum a arătat chiar recurenta, în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene s-a statuat că aprecierea globală a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, se fundamentează, în ceea ce priveşte similaritatea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor, pe impresia de ansamblu produsă de acestea asupra consumatorului mediu al produsului sau serviciului în cauză, ţinându-se cont, în special, de elementele distinctive şi dominante (hotărârea din cauza C-251/95 Sabel).

Aprecierea similarităţii se va putea face, însă, exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (hotărârea din cauza C-193/06 Nestlé).

Or, chiar dacă elementul B. ar fi cel care domină imaginea mărcii pârâtei, componenta "B." nu ar putea fi neglijată în impresia de ansamblu produsă consumatorului.

Astfel, pe de o parte, această componentă nu are caracter descriptiv în raport de serviciile pentru care marca a fost înregistrată (identitatea dintre serviciile desemnate de mărcile în conflict nu a fost contestată de recurentă), având, aşadar, caracter distinctiv.

Pe de altă parte, elementul "B." este scris şi poziţionat în acelaşi mod ca litera dublă B. şi separat de aceasta, atrăgând, fără dubiu, atenţia consumatorului. Mai mult decât atât, prin poziţionarea faţă de celălalt element, "B." este perceput de către consumator ca fiind de sine-stătător, fără vreo legătură cu elementul B..

Prin urmare, nu se poate ignora preluarea identică a unui element distinctiv din marca anterioară, astfel cum tinde pârâta, prin susţinerile reiterate în recurs, din moment ce prezenţa acestuia în marca x nu este neutralizată şi nici măcar minimalizată de litera dublă, din punct de vedere vizual, auditiv şi conceptual.

Din această ultimă perspectivă, este relevantă jurisprudenţa CJUE potrivit căreia nu este exclus ca marca anterioară sau o componentă distinctivă a acesteia, preluată de un terţ în cadrul unui semn compus, să conserve o poziţie distinctivă autonomă. În acest caz, în vederea constatării unui risc de confuzie, este suficient ca publicul să atribuie titularului acesteia originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza C-120/04 Medion). O marcă sau doar un element al acesteia, regăsit în semnul terţului, nu păstrează poziţia distinctivă autonomă dacă formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (de exemplu, ordonanţa din cauza C-23/09 Ecoblue; ordonanţa din cauza C-353/09 Perfetti van Melle).

Or, plasarea elementului "B." în cadrul mărcii pârâtei, drept o componentă de sine-stătătoare şi fără vreo legătură conceptuală cu elementul B., nu conduce la atribuirea pentru întregul semn x, de către consumatorul mediu, a unei semnificaţii diferite de sensul componentelor luate separat, ceea ce înseamnă că elementul comun conservă poziţia distinctivă autonomă şi în cadrul mărcii pârâtei.

Nu în ultimul rând, se constată că jurisprudenţa CJUE la care recurenta a făcut referire nu este relevantă, deoarece instanţa europeană a constatat absenţa similarităţii într-un context faptic diferit de cel din prezenta cauză, anume într-o situaţie în care marca ce înglobează o parte din marca anterioară este dominată de un element figurativ central, iar componenta comună mărcilor formează împreună cu cel de-al doilea element verbal o unitate cu un sens diferit de semnificaţia componentelor (cauza T-34/04 Turkish Power/Power).

De asemenea, faptul că, la nivel european, se permite înregistrarea ca mărci a unei litere duble poate prezenta relevanţă doar pentru distinctivitatea unui asemenea semn, însă, acest caracter nu a fost infirmat prin decizia de apel atacată în cauză.

Se constată, în consecinţă, că niciuna dintre susţinerile recurentei nu are temei şi, faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat, în aplicarea art. 496 C. proc. civ.

În ceea ce priveşte solicitarea intimatei - reclamante de acordare a cheltuielilor de judecată pentru etapa procesuală a recursului, Înalta Curte constată că este întemeiată, faţă de soluţia dată recursului şi pe temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ.

Cu toate acestea, se constată că suma de bani solicitată cu acest titlu, constând în onorariu avocat, respectiv suma de 5923,82 RON, astfel cum a fost dovedită prin înscrisurile depuse la dosar (factura nr. x/17.09.2021 şi extrasul bancar - dosar recurs), este vădit disproporţionată în raport de complexitatea cauzei în această fază procesuală şi de activitatea prestată de avocat.

Astfel, cauza a fost soluţionată la primul termen de judecată fixat în şedinţă publică, iar motivele de recurs au vizat aceleaşi chestiuni de drept supuse judecăţii în apel şi dezlegate ca atare prin decizia recurată, motiv pentru care şi întâmpinarea redactată de apărătorul ales al intimatei conţine, în esenţă, aceleaşi argumente precum cele expuse prin întâmpinarea depusă în faza procesuală a apelului.

Prin urmare, în aceste circumstanţe, Înalta Curte apreciază că nu se justifică acordarea în totalitate a cheltuielilor de judecată solicitate, impunându-se reducerea acestora pe temeiul art. 451 alin. (2) C. proc. civ., de la 5923,82 RON la 3000 RON, sumă de bani la care va fi obligată recurenta- pârâtă societatea C. S.R.L., către intimata-reclamantă A. S.R.L.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta C. S.R.L. (fostă B. S.R.L.) împotriva deciziei nr. 910A din data de 9 iunie 2021 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-pârâtă C. S.R.L. (fostă B. S.R.L.) la plata către intimata-reclamantă A. S.R.L. a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3.000 RON, reduse conform art. 451 alin. (2) C. proc. civ.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 decembrie 2021.