Trade mark infringement: likelihood of confusion involving weak combined mark with non-distinctive verbal element

Şedinţa publică din data de 14 decembrie 2021

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 23.12.2019, sub nr. x/2019, reclamanta S.C. Investigaţii Medicale A.. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B., pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că pârâta a încălcat dreptul de proprietate şi folosire exclusivă al reclamantei asupra mărcii în curs de înregistrare C., să se constate că pârâta a săvârşit acte de concurenţă neloială împotriva reclamantei şi să se dispună obligarea pârâtei la încetarea acestora, să fie obligată pârâta să înceteze definitiv oferirea de servicii medicale care să conţină denumirea A., sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 RON pentru fiecare zi de întârziere, să fie obligată pârâta să-şi retragă de pe piaţa română şi/sau străină toate serviciile care poartă ori sunt însoţite de mărci, embleme sau orice alte semne grafice cu denumirea A., ataşată oricărei alte denumiri, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 RON pentru fiecare zi de întârziere, să fie obligată pârâta să distrugă, de îndată, toate ambalajele şi orice alte materiale care poartă sau sunt însoţite de mărci, embleme sau orice alte semne cu denumirea A., sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 RON pentru fiecare zi de întârziere, să se dispună publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, într-un termen de maxim 10 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a acesteia şi sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 RON pentru fiecare zi de întârziere. S-au solicitat şi cheltuieli de judecată.

În drept s-au invocate prevederile Legii nr. 84/1998 şi ale Legii nr. 11/1991.

Prin sentinţa civilă nr. 1571/2020 din 05 noiembrie 2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia I civilă a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată prin întâmpinare.

A fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. Investigaţii Medicale A.., în contradictoriu cu pârâta S.C. B..

S-a constatat că pârâta a încălcat dreptul de proprietate şi folosire exclusivă al reclamantei asupra mărcii C..

A fost obligată pârâta să înceteze oferirea de servicii medicale pentru analize de laborator care să conţină denumirea A. (inclusiv activităţi de marketing, reclamă, alte activităţi promoţionale referitoare la astfel de servicii) şi să retragă de pe piaţa română astfel de servicii ce conţin denumirea A..

Au fost respinse celelalte cereri ale reclamantei.

A fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 300 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta S.C. B..

Prin decizia nr. 179 din 1 aprilie 2021, Curtea de Apel Iaşi, secţia civilă a admis apelul declarat de pârâta B. împotriva sentinţei civile nr. 1571/5.11.2020 a Tribunalului Iaşi, secţia I civilă, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că s-a respins cererea formulată de reclamanta S.C. INVESTIGAŢII MEDICALE A.., în contradictoriu cu pârâta B.. Au fost păstrate restul dispoziţiilor sentinţei apelate care nu contravin prezentei şi, a fost obligată intimata S.C. INVESTIGAŢII MEDICALE A.. la plata către apelantă a sumei de 4150 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta Investigaţii Medicale A...

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

A. Decizia recurată cuprinde motive contradictorii, motiv de recurs prevăzut la art. 488 alin. (1) punctul 6 C. proc. civ.. Astfel, instanţa de apel, deşi reţine că din probatoriul administrat reiese că intimata foloseşte numele comercial cu valenţe de marcă, apreciază ulterior că folosirea denumirii comerciale nu ar aduce atingere dreptului de protecţie al mărcii reclamat.

B. Decizia recurată a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material, motiv de recurs prevăzut la ari. 488 alin. (1) punctul 8 din C. proc. civ.

1. Decizia atacată cuprinde mai multe manifestări ale aplicării greşite a dreptului material aplicabil protecţiei mărcilor înregistrate (art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998).

a. Instanţa reţine că "reclamanta nu are exclusivitate asupra unui cuvânt, ci asupra unei mărci combinate" - (pag. 9 paragraf penultim). Or, elementul dominant în speţă este "A. ". "laboratoarele'" şi "bella" nefiind elemente relevante. La compararea celor două mărci nu numărul de cuvinte al fiecăreia este important, ci dacă elementele dominante ale mărcilor percepute în ansamblu sunt similare.

b. În mod greşit instanţa reţine că nu există identitate şi nici similaritate din punct de vedere vizual sau fonetic. Se observă că, din contră, există identitate prin cuvântul "A.", iar similaritatea reiese din serviciile promovate, anume de laborator. Astfel, atât din punct de vedere vizual cât şi fonetic, elementul dominant al mărcilor în conflict este cuvântul "A."

Este de notorietate că niciun consumator nu va face o analiză amănunţită a elementului figurativ, pentru a şti cărei mărci ii aparţine cuvântul "A." scris cu majuscule de culoare mov şi cărei mărci îi aparţine elementul figurativ scris cu albastru, gri şi roşu. Singura imagine care va rămâne în memoria fotografică a consumatorilor va fi "A.", ceea ce va conduce, fără urmă de îndoială, la riscul de confuzie. Fonetic, orice consumator va reţine elementul dominant al denumirii verbale, anume "A. ", având convingerea că există identitate sau asociere între cele două centre medicale.

Or. instanţa de apel aplică în mod greşit normele legale de protecţie a mărcilor, fără a ţine cont că este posibil chiar ca simpla similaritate auditivă dintre mărci sa creeze o probabilitate de confuzie, întrucât, chiar dacă grafic două mărci ar fi, în ipoteză, foarte diferite una de alta (ceea ce nu este cazul în speţă), aceste diferenţe sunt fără importanţă în cazul comunicării orale.

Practic, instanţa de apel a procedat la verificarea comparaţiei celor două semne doar din perspectivă vizuală, ignorând în mod complet elementul fonetic specific comunicării verbale.

Pentru a nu exista risc de confuzie, cu cât sunt mai asemănătoare unele elemente, cu atât deosebirile trebuie să fie mai puternice.

În prezenta cauza, elementul dominant al mărcii anterioare este identic din punct de vedere auditiv cu denumirea folosita de către intimată.

c. În mod greşit reţine instanţa că, pentru a constata existenţa unei încălcări, ar trebui să se demonstreze în concret că riscul de confuzie s-a produs. În realitate, legislaţia nu precizează că riscul de confuzie trebuie obligatoriu să se producă, ci prevede doar ca posibilitatea producerii sale să existe, ceea ce poate fi evaluat în cursul judecăţii.

Mai mult, prin decizia recurată se respinge, în mod greşit, prezumţia reţinută de ICCJ in Decizia 1618 din 20.10.2017, pe motivul că aceasta este incidenţă numai în situaţia prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998. Decizia invocată are în vedere produse identice şi semne identice. Or, în prezenta cauză, este vorba despre servicii cel puţin parţial identice (analize de laborator) şi de semne identice în privinţa sintagmei A., în contextul precizat mai sus. adică acela că elementul dominant al mărcilor în conflict este cuvântul "A.".

In mod greşit reţine instanţa că în speţă nu este întrunită condiţia riscului de confuzie, apreciind că nu sunt îndeplinite cele 4 condiţii pentru aplicarea protecţiei mărcii în conflictul cu un semn (pag. 9 paragraf ultim).

Riscul de confuzie constă în eroarea în care este indus consumatorul în momentul în care acesta intră în contact vizual sau auditiv cu mărcile în speţă, observaţie în urma căreia apreciază că ambele mărci aparţin, probabil, aceluiaşi titular, sau că aceeaşi societate le deţine şi se foloseşte de ele, "ţinând cont in special de elementele lor distinctive şi dominante, precum şi de faptul că un consumator percepe o marcă, in mod normal, ca pe un întreg, nefăcând o examinare a diferitelor detalii ale acesteia".

Potrivit unei jurisprudenţe constante, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global. în funcţie de percepţia pe care o are publicul relevant asupra semnelor şi produselor sau serviciilor în discuţie şi ţinând seama de toţi factorii pertinenţi din cauză, în special de interdependenţa dintre similitudinea semnelor şi cea a produselor sau a serviciilor desemnate.

Or, faptul că elementul dominant al celor doua mărci este sintagma "A.", raportat şi la domeniul în care activează ambele părţi, respectiv servicii medicale şi în special analize de laborator, este mai mult decât evident riscul de confuzie, precum şi faptul că orice consumator va aprecia că cele două clinici sunt asociate.

Riscul de confuzie în acest sens este cu atât mai ridicat cu cât cele două societăţi au avut relaţii comerciale chiar de la înfiinţarea intimatei, mulţi dintre pacienţi având reprezentarea faptului că utilizând punctul de recoltare din Paşcani din cadrul B., analizele de laborator vor fi efectuate la Iaşi, îna laboratoarele recurentei Investigaţii Medicale A. - care se bucură de o reputaţie neştirbită în zona Moldovei de 25 de ani.

Atunci când semnele supuse analizei nu sunt identice, astfel cum este şi situaţia în speţă, încălcarea mărcii trebuie apreciată după riscul de confuzie pe care această încălcare îl creează - şi nu după o comparare tehnică strict din punct de vedere grafic a celor două semne puse în discuţie.

Deşi confuzia se analizează după sursa de bunuri sau servicii, indiferent dacă această confuzie s-a produs sau dacă există un risc de confuzie, prin decizia recurată sursa serviciilor este complet ignorată, confirmându-se, încă o dată, aplicarea greşită a legii.

Curtea a definit această condiţie pe care instanţa de apel a considerat-o neîndeplinită, ca fiind riscul ca publicul să fie convins că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeaşi întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

Pentru verificarea existenţei unui risc de confuzie, trebuie avut în vedere identitatea/similaritatea produselor sau serviciilor pentru care marca este înregistrată şi cele pentru care există o utilizare neautorizată. Astfel, marca recurentei trebuie să o protejeze cel puţin cu privire la serviciile de laborator oferite, iar încălcarea se referă la acelaşi tip de servicii, fapt pentru care riscul de confuzie a fost în mod greşit apreciat de instanţă.

Mai mult, chiar dacă instanţa nu ar fi fost chemată să verifice scrisul, fonetica sau grafica celor două semne în opoziţie, aceasta trebuia să verifice confuzia creată de similaritatea conceptuală dintre numele apelantei utilizat cu valenţă de marcă şi marca recurentei, prin prisma cuvântului "A." şi a identităţii de servicii oferite, în contextul unei colaborări anterioare existente între părţi.

În acest sens, arată că în analiza semnelor aflate în conflict s-a pornit de la regula că similaritatea şi riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, se apreciază prin prisma asemănărilor şi nu a deosebirilor dintre ele, fiind suficient să existe asemănare într-un singur domeniu - fie vizuală, fie auditivă, fie conceptuală - dacă aceasta induce publicul în eroare. În prezenta cauză, asemănările care creează riscul de confuzie prin asociere sunt sintagma "A." şi serviciile prestate, pe fondul unei relaţii contractuale preexistente.

Riscul de asociere este inclus în cel de confuzie, materializându-se în situaţia ipotetică în care un consumator asociază două mărci considerând că titularii acestora întreţin relaţii economice de colaborare, că sunt parteneri, că investesc poate împreună, în dezvoltarea acestor servicii şi în promovarea acestora, iar eventualele experienţe negative se vor răsfrânge inevitabil şi injust asupra reputaţiei recurentei.

Deşi este clar că B. nu utilizează sintagma "A." doar pentru numele său comercial, ci furnizează servicii identice şi similare sub acest nume - inclusiv analize medicale de laborator pentru care recurenta consideră că are exclusivitate cu privire la marca înregistrată, instanţa de apel aplicând greşit normele materiale nu a dat efect acestor constatări, deşi le-a reţinut câştigate cauzei.

Instanţa de apel nu a ţinut seama că însăşi intimata a invocat decizia nr. 1312/2017 a ICCJ, prin care se arata că "'instanţele sunt ţinute să evalueze riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere, pe baza criteriilor de evaluare ce se desprind din jurisprudenţa constanta a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din această perspectiva."

Or, cu privire chiar la acest risc de asociere, Curtea de Apel Bucureşti a reţinut intr-o situaţie similară existenţa unui risc de asociere în situaţia coexistenţei pe piaţă a două semne - mărci - în cadrul "Analizei similarităţii în funcţie de condiţiile concrete ale utilizării mărcii".

Astfel, "În condiţiile în care pârâta intimată, anterior înregistrării mărcii sale. iţi promova produsele prin revistele desinate pieţei HORECA, iar aceste reviste erau editate de către reclamanta-apelantă titulară a mărcii HORECA. Curtea apreciază că includerea cuvântului HORECA în semnul sub care pârâta îşi făcuse deja publicitate este în mod evident de natură a sugera publicului ţintă existenţa unei legături între produsele/serviciile marcate cu semnul x şi marca unuia dintre editorii revistelor HORECA prin care s-a realizat reclama publicitară.

In acest context, produsele serviciile puse pe piaţa sub marca pârâtei pot fi cu uşurinţă percepute de consumatorii avizaţi ca provenind de la titularul mărcii (anterioare) HORECA sau de la un producător/prestator care activează în colaborare cu acesta din urmă. existând astfel un risc serios de asociere între cele două mărci înregistrate." (Decizia civilă nr. 219. A din data de 07 octombrie 2010, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală).

Sintagma "A." nu este una comună, uzuală, în sfera serviciilor de laborator.

e. In mod greşit instanţa de apel a aplicat normele de drept material referitoare la protecţia mărcii înregistrate, atunci când a apreciat că reclamanta invoca fără drept faptul că ar avea un drept de folosinţă exclusivă asupra denumirii "A." (pag. 12 paragraf 4), ignorând că recurenta beneficiază de protecţie asupra mărcii în totalitatea sa, astfel cum reţine şi curtea.

Or, drepturile conferite de această protecţie nu sunt limitate doar la mărci identice cu cea a reclamantei, ci şi la mărci similare. Întrucât denumirea folosită de intimată prezintă un grad ridicat de similitudine pe toate palierele prevăzute de lege, anume vizual, fonetic, global, al serviciilor oferite, curtea de apel în mod greşit a reţinut că, atât timp cât denumirea folosită de pârâtă nu este identică cu cea a reclamantei, nu ar fi aplicabile dispoziţiile art. 36 alin. (2).

f. În mod greşit se raportează instanţa de apel la faptul că intimata funcţionează în municipiul Paşcani din anul 2016. Raţionamentul instanţei este greşit din două perspective: protecţia conferită mărcii prin înregistrarea ei se extinde pe întreg teritoriul naţional; intimata funcţionează din 2016 în Paşcani, însă serviciile de analize laborator erau furnizate clienţilor săi de recurentă prin intermediul intimatei, încă de la înfiinţarea acesteia.

2. În mod greşit instanţa a făcut aplicarea art. 30 alin. (4) din Legea 26/1990.

Instanţa de apel stabileşte că folosirea firmei unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi asimilată unei fapte delictuale de genul celei reclamate de subscrisa, cu atât mai mult cu cât această firmă a fost dobândită de pârâtă anterior înregistrării mărcii de către recurentă.

Acest considerent nu poate fi primit în materia apărării drepturilor de proprietate intelectuală, atunci când aceasta a fost efectuată cu valenţă de marcă, cum este cazul în prezenta speţă. Mai mult, deşi marca a fost înregistrată ulterior înregistrării intimatei la Registrul Comerţului, instanţa a omis să aibă în vedere faptul că recurenta era deja înregistrată la registrul comerţului cu numele comercial A. încă din 1997.

Mai reţine instanţa de apel că intimata a obţinut denumirea comercială la data de 27.01.2016, iar că recurenta a deschis un punct de lucru în Mun. Paşcani în 2018. Data deschiderii punctului său de lucru nu are relevanţă din moment ce serviciile recurentei se exprimau în piaţa locală anterior acestui fapt, recurenta fiind anterior tocmai furnizorul de servicii de laborator al intimatei, pacienţii având astfel reprezentarea că serviciile de laborator sunt asigurate de recurentă. Astfel, contrar celor apreciate, tocmai prin relaţia contractuală preexistentă între părţi riscul de confuzie este cu atât mai mult posibil să se producă, iar, faţă de datele concrete mai sus expuse, instanţa a aplicat în mod greşit art. 30 alin. (4) din Legea 26/1990, prezumţia de legalitate a denumirii nefiind incidentă faţă de dovezile anteriorităţii denumirii sale comerciale.

Intimata-pârâtă B. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Sunt nefondate motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) punctul 6 C. proc. civ.

În cadrul acestora recurenta a susţinut că decizia recurată conţine motive contradictorii întrucât, deşi instanţa de apel reţine că: în mod corect prima instanţă, atunci când a admis acţiunea, şi-a întemeiat soluţia pe dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice de la data învestirii instanţei; probatoriul administrat în cauză relevă că intimata foloseşte numele său comercial "B." şi cu valenţe de marcă, prezentându-se tuturor potenţialilor clienţi cu această denumire, nu doar în raporturile cu partenerii de afaceri; este aplicabilă decizia ICCJ nr. 4439 din 30 iunie 2008, referitoare la analiza condiţiilor prevăzute în cauza Celine; nu sunt întemeiate criticile intimatei referitoare la faptul că proiecţia mărcii reclamantei nu era activată la momentul formulării acţiunii sunt neîntemeiate, concluzionează "în mod paradoxal" că folosirea denumirii comerciale nu aduce atingere dreptului de protecţie a mărcii reclamat.

Nu reprezintă o contradicţie constatarea faptului că pârâta foloseşte numele său comercial "B." cu funcţia de marcă şi în acelaşi timp respingerea cererii de chemare în judecată prin care s-a invocat încălcarea dreptului reclamantei asupra mărcii înregistrate C., atâta timp cât instanţa de apel a analizat îndeplinirea condiţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care se referă tocmai la interzicerea folosirii de către un terţ a unui semn cu funcţia de marcă în cadrul activităţii comerciale, şi a ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite.

În ceea ce priveşte motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., sunt de reţinut următoarele.

Recurenta a invocat, în primul rând, greşita aplicare a art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (forma în vigoare la momentul sesizării primei instanţe -23.12.2019), prin aceea că instanţa de apel nu a analizat corect criteriile necesare pentru a se stabili dacă există un risc de confuzie în percepţia publicului mediu atent şi avizat al serviciilor în cauză între marca reclamantei şi semnul folosit de către pârâtă cu funcţia de marcă.

Recurenta reclamantă nu a negat faptul că marca sa este una combinată, compusă atât din elemente verbale având o anumită grafie stilizată, cât şi din mai multe culori revendicate.

Criticile recurentei s-au concentrat în esenţă asupra faptului că elementul dominat al mărcii sale ar fi elementul verbal "A." şi că, întrucât acest element verbal este conţinut şi în semnul folosit de către pârâtă cu funcţia de marcă, ar exista risc de confuzie între marcă şi semn.

În ceea ce priveşte stabilirea elementului dominant al unei mărci în practica înregistrării mărcilor Uniunii Europene, este de reţinut că noţiunea de element dominant are înţelesul de element care se remarcă din punct de vedere vizual. Pentru constatarea existenţei elementului dominant în cadrul unui semn, semnul trebuie să aibă cel puţin două elemente identificabile, primul pas fiind identificarea componentelor unui semn. În jurisprudenţa CJUE s-a conturat ideea că ceea ce contează în mod determinant nu este atât posibilitatea de a stabili dacă un semn poate fi împărţit din punct de vedere vizual în diferite component, cât mai degrabă percepţia publicului relevant asupra semnului.

Prin urmare, în practica D., caracterul dominant al unei componente a unui semn este determinat în principal de poziţia, mărimea, dimensiunile acesteia şi/sau de utilizarea culorilor, în măsura în care acestea afectează impactul vizual.

Referitor la evaluarea caracterului dominant al uneia sau mai multor componente date ale unui semn complex, trebuie să se ţină seama în special de calităţile intrinseci ale fiecăreia dintre componentele respective, prin comparaţie cu cele ale altor componente ale semnului. În plus, şi în mod auxiliar, poate fi luată în considerare poziţia relativă a diferitelor componente în configuraţia semnului complex.

Stabilirea caracterului dominant implică faptul că o componentă este remarcabilă din punct de vedere vizual în comparaţie cu cealaltă (celelalte) componentă (componente) din cadrul semnului; dacă evaluarea respectivă este dificil de efectuat, însemnă că nu există nici un element dominant.

Ca atare, contrar susţinerilor recurentei, elementul dominant nu are legătură cu similaritatea auditivă (fonetică) a mărcii şi semnului în cauză, folosit cu funcţia de marcă (denumirea pârâtei), ci doar cu similaritatea vizuală.

Mai mult, pentru stabilirea existenţei riscului de confuzie, este importantă identificarea elementelor distinctive şi dominante ale mărcii şi verificarea dacă acestea au fost preluate în cadrul semnului folosit de către pârâtă.

Faptul că un anumit element este dominant, dacă nu este şi distinctiv, valoarea acestuia este nesemnificativă în evaluarea riscului de confuzie.

Or, instanţa de apel a reţinut din probele administrate în cauză că elementul verbal "A." nu este distinctiv pentru serviciile medicale pentru următoarele considerente: ‹‹(…),cuvântul A. semnifică: pricepere dobândită printr-o practică îndelungată; experienţă, rutină, cuvânt utilizat în multiple mărci aşa cum face dovada apelantul şi cum rezultă la o simplă verificare în registrul OSIM, cu titlu exemplificativ: x, iar o parte din aceste mărci identifică servicii acordate în domeniul medical, iar cuvântul A. se regăseşte în conţinutul a nu mai puţin de 2.015 de mărci înregistrate la nivel mondial (https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=praxis&fTMStatus=Registered).

De asemenea, apelanta a indicat o serie de societăţi care activează în domeniul medical din Iaşi şi Bucureşti, ale căror denumiri conţin cuvântul "A.": E. S.R.L. (CUI x), F. S.R.L. (CUI x), IMPLANT A.. (CUI x), A. G. (CUI x), PRAXIED S.R.L. (CUI x), H. S.R.L. (CUI x), I. S.R.L. (CUI x), J. S.R.L. (CUI x) (…)››

Ca atare, chiar dacă ar fi dominant, atâta timp cât nu este şi distinctiv pentru serviciile medicale pentru care a fost înregistrată marca, contribuţia sa la existenţa riscului de confuzie între marcă şi semn raportat la produsele pentru care a fost înregistrată marca şi folosit semnul pârâtei este nesemnificativă sau cel puţin foarte redusă.

În plus, observând marca reclamantei aşa cum a fost înregistrată, se constată că marca C. este o marcă combinată având culorile revendicate albastru,gri, roşu şi că a fost înregistrată pentru clasele de produse şi servicii 10, 35, 42, 44, Clasificarea de la Nisa. Marca este reprezentată grafic prin cuvântul A. scris cu litere mici de tipar, având contururi îngroşate, toate literele fiind de culoare gri închis, mai puţin lit. x) care este reprezentată prin două semicercuri suprapuse, cel de sus de culoare albastră, iar cel de jos de culoare roşie, iar sub acest cuvânt este menţionat elementul verbal LABORATOARELE, scris cu litere mari de tipar, de culoare albastră, mult mai mici decât cele folosite pentru elementul verbal A..

Dată fiind reprezentarea grafică a mărcii reclamantei descrisă anterior, cât şi faptul că elemental verbal practiv nu este distinctiv cu privire la serviciile pentru care a fost înregistrată marca, aşa cum s-a reţinut anterior, din punct de vedere vizual, atenţia consumatorului se va concentra asupra literei x reprezentată atipic prin două semicercuri suprapuse, cel de sus de culoare albastră, iar cel de jos de culoare roşie, aceasta afectând impactul vizual atât prin modalitatea atipică de reprezentare, semnul x scris de mână fiind realizat în mod normal prin două semicercuri alăturate, cât şi prin contrastul culorilor roşu-albastru.

Această compoziţie, de altfel, conferă şi distinctivitate mărcii reclamantei, care este compusă din două elemente verbale nedistinctive pentru serviciile în cauză, aşa cum a reţinut instanţa de apel din probele administrate în cauză, şi anume, A. şi laboratoarele, element de distinctivitate fără de care marca nu ar fi putut fi înregistrată.

Recurenta reclamantă a susţinut că pentru a nu exista risc de confuzie, cu cât sunt mai asemănătoare unele elemente, cu atât deosebirile trebuie să fie mai puternice. Această regulă este atenuată în cazul mărcilor slabe, compuse din elemente nedistinctive sau slab sitinctive, cum este şi marca reclamantei. În cazul mărcilor slabe, cu cât o marcă este mai slab distinctivă, cu atât este mai puţin protejată împotriva mărcilor similare, întrucât riscul de confuzie pe care l-ar putea genera este mai mic. În cazul mărcilor slab distinctive, aşa cum a reţinut şi instanţa de apel, numai semnele foarte asemănătoare sau identice pot crea un risc de confuzie.

Recurenta a mai susţinut că în mod greşit instanţa de apel a reţinut că nu există identitate şi nici similaritate din punct de vedere vizual sau fonetic, atâta timp cât ar exista identitate prin cuvântul "A.", iar similaritatea ar reieşi din serviciile promovate, anume de laborator.

Acest argumente ale recurentei nu pot fi reţinute, pe de o parte, având în vedere că identitatea/similaritatea între semne reprezintă un alt factor decât similaritatea/identitatea între produse sau servicii, dintre factorii interdependenţi care trebuie evaluaţi global pentru a stabili existenţa riscului de confuzie.

Pe de altă parte, faptul că există identitate raportat la un element verbal care se regăseşte în compunerea semnelor nu însemnă că există identitate între semnele - compuse şi din alte elemente verbale şi figurative -, care se compară din perspectivă vizuală, fonetică sau conceptuală, întrucât comparaţia trebuie să vizeze semnele în integralitatea lor.

Semnul ulterior este considerat identic cu marca anterioară "în cazul în care reproduce fără nicio modificare sau adăugare, toate elementele constitutive ale mărcii sau în cazul în care, în ansamblul său, conţine diferenţe atât de nesemnificative încât acestea pot trece neobservate în percepţia unui consumator obişnuit" (Hotărârea din 20 martie 2003, C-291/00, LTJ Diffusion, pct. 50-54).

Or, nu este contestat faptul că marca recurentei, aşa cum s-a arătat mai sus, este compusă din mai multe elemente decât elementul verbal "A.", ca, de altfel, şi semnul folosit de către pârâtă

În ceea ce priveşte aprecierea similarităţii fonetice (auditive), pe lângă faptul că, aşa cum s-a reţinut mai sus, noţiunea de element dominat este caracteristică doar comparării vizuale, mai este de remarcat că impresia auditivă de ansamblu creată de un semn este influenţată în special de numărul şi ordinea silabelor pe care le conţine. De asemenea, ritmul comun şi intonaţia comună a semnelor joacă un rol important în modul în care sunt percepute auditiv.

În speţă, semnul reclamantei, aşa cum este perceput de consumatorul mediu român este "laboratoarelraxiss", iar semnul pârâtei "B.".

Recurenta reclamantă nu a formulat critici, pornind de la criteriile menţionate anterior, sub aspectul comparaţiei auditive a celor două semne.

Trecând peste cele reţinute anterior, referitor la susţinerea recurentei în sensul că similaritatea auditivă ar fi mai importantă decât similaritatea vizuală în cazul comunicării verbale, este de reţinut că atunci când se evaluează importanţa asociată gradului de similaritate vizuală, auditivă şi conceptuală între semne, este adecvat să se ţină seama de categoria de produse şi modul în care sunt comercializate (hotărârea din 22 septembrie 1999, C-342/97, Lloyd Shuhfabrik Meyer, punctul 27).

Categoria de produse sau servicii implicate poate mări importanţa unuia dintre diferitele aspecte de similaritate dintre semne (vizuală, auditivă şi conceptuală) din cauza modului în care sunt comandate şi/sau achiziţionate produsele şi serviciile. O similaritate auditivă şi conceptuală între semne poate fi mai puţin importantă în cazul produselor şi serviciilor care sunt în mod normal examinate vizual sau care pot fi probate înainte de cumpărare. În astfel de cazuri, impresia vizuală a semnelor are o pondere mai mare în evaluarea riscului de confuzie.

Similaritatea auditivă poate avea o pondere mai mare decât similaritatea la nivel vizual atunci când produsele în cauză, în mod tradiţional, sunt comandate verbal, de exemplu medicamentele solicitate la farmacie, contracte de închiriere auto, care se încheie de regulă prin telefon etc.

În speţă, nu s-a susţinut că în mod tradiţional (şi că astfel ar fi de notorietate), serviciile medicale, şi, în special, serviciile de analize medicale, ar fi comandate prin telefon, în dauna alegerii vizuale a firmei specializate care oferă aceste servicii.

Recurenta reclamantă a mai susţinut că în mod greşit a reţinut instanţa de apel că pentru a se constata existenţa unei încălcări ar trebui să demonstreze în concret că riscul de confuzie s-a produs.

Nu rezultă din considerentele propriu-zise ale deciziei atacate că instanţa de apel ar fi reţinut vreo astfel de condiţie. Dimpotrivă, instanţa de apel a reţinut că: "Nu exista risc de confuzie, in sensul Directivei privind mărcile, decât dacă publicul poate fi indus în eroare in ceea ce priveşte originea produselor si serviciilor in cauză. Or, în speţă, această cerinţă nu este îndeplinită", iar nu că ar trebui să se demonstreze în concret că riscul de confuzie s-a produs, aşa cum în mod eronat susţine recurenta.

Recurenta reclamantă a susţinut în continuare că prin decizia recurată se respinge, în mod greşit, prezumţia reţinută de ICCJ in decizia 1618 din 20.10.2017, pe motivul că aceasta este incidenţă numai în situaţia prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în condiţiile în care decizia invocată ar avea în vedere produse identice şi semne identice, iar în prezenta cauză este vorba de servicii cel puţin parţial identice (analize de laborator) şi de semne identice în privinţa sintagmei A., care, ar fi element dominat.

Aşa cum s-a reţinut mai sus, semnele în cauză nu sunt identice, atât din perspectiva aplicării criteriilor de analiză a identităţii între semne, cât şi din perspectiva celor legate de aprecierea elementelor dominate, în cadrul comparaţiei vizuale. Ca atare, nu poate fi reţinută nici această critică, nemaifiind necesar a se analiza raportat la aceste critici dacă produsele sunt identice.

Recurenta a mai arătat că riscul de confuzie ar fi cu atât mai ridicat cu cât cele două societăţi au avut relaţii comerciale chiar de la înfiinţarea intimatei, iar mulţi dintre pacienţi ar fi avut reprezentarea faptului că utilizând punctul de recoltare din Paşcani din cadrul B., analizele de laborator vor fi efectuate la Iaşi, în laboratoarele recurentei, Investigaţii Medicale A., care s-ar bucura de o reputaţie neştirbită în zona Moldovei de 25 de ani şi că încălcarea mărcii trebuie apreciată după riscul de confuzie pe care această încălcare îl creează şi nu după o comparare tehnică strict din punct de vedere grafic a celor două semne puse în discuţie.

Această susţinere este nefondată, întrucât evaluarea existenţei riscului de confuzie presupune aplicarea criteriilor stabilite în jurisprudenţa C.J.U.E.

Existenţa riscului de confuzie depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenţi, şi anume: similaritatea produselor şi serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive şi dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al semnului anterior şi publicul relevant.

Primul pas în aprecierea eventualei existenţe a riscului de confuzie este stabilirea acestor cinci factori, iar al doilea pas este determinarea relevanţei/importanţei/ponderii lor în evaluarea globală a existenţei riscului de confuzie.

Riscul de confuzie înseamnă probabilitatea de confuzie din partea consumatorului relevant şi nu necesită existenţa unei confuzii efective (hotărârea din24 noiembrie 2005, T-346/04, Arthur et Félicie, par. 69).

Ca atare, existenţa riscului de confuzie nu trebuie probat, ci la concluzia existenţei acestuia se ajunge pe baza criteriilor menţionate anterior.

Probarea confuziei efective este un factor care ar putea cântări în favoarea existenţei riscului de confuzie, dar în practică s-a apreciat că valoarea sa indicatorie nu trebuie supraestimată deoarece în realitate există mereu persoane care confundă şi interpretează greşit lucrurile şi altele care sunt foarte atente şi familiare cu fiecare marcă. Ca atare, nu poate avea o influenţă sub aspectul verificării condiţiilor legale evidenţierea existenţei acestor persoane întrucât ar duce la rezultate subiective. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte percepţia consumatorului aprecierea este normativă. Consumatorul mediu este prezumat a fi rezonabil informat, atent şi circumspect, chiar dacă în realitate unii consumatori sunt extrem de atenţi şi informaţi, iar alţii sunt nepăsători şi creduli.

Astfel, acest argument nu poate reprezenta un considerent determinant pentru a susţine concluzia existenţei riscului de confuzie, pe lângă faptul că nu s-a reţinut a fi fost probată situaţia de fapt invocată, adică faptul că mulţi dintre pacienţi ar fi avut reprezentarea faptului că utilizând punctul de recoltare din Paşcani din cadrul B., analizele de laborator vor fi efectuate la Iaşi, în laboratoarele recurentei, Investigaţii Medicale A..

În ceea ce priveşte reputaţia recurentei în zona Moldovei, este de remarcat că cererea de chemare în judecată a fost analizată din perspectiva art. 39 alin. (2) lit. b) iar nu a art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, ultim caz când, de altfel, trebuia făcută dovada, că marca înregistrată a dobândit un renume în România şi că prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obţin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora, ceea ce instanţele de fond nu au reţinut a fi fost probat. Astfel, acest argument nu are legătură cu cauza cererii de chemare în judecată.

Mai este de reţinut că faptul că riscul de asociere este inclus în riscul de confuzie nu înseamnă că existenţa unui eventual risc de asociere este suficientă pentru a se constata existenţa riscului de confuzie. Riscul de confuzie include riscul de asociere dar nu se limitează la acesta.

Referitor la decizia civilă nr. 219/2010 a Curţii de Apel Bucureşti, invocată de către reclamantă cu titlu de practică judiciară, este de remarcat că priveşte semne având un alt conţinut decât cele în speţă, şi circumstanţe diferite de cele în cauză, astfel că nu se poate reţine existenţa vreunui motiv de nelegalitate raportat la această hotărâre.

Recurenta a mai arătat că instanţa de apel trebuia să facă o analiză separată a riscului de confuzie raportat la serviciile de laborator, în sfera cărora sintagma "A." nu ar fi una comună, uzuală.

În primul rând, această afirmaţie, atâta timp cât nu rezultă că ar fi o situaţie de notorietate, pune problema probării, astfel că reprezintă o chestiune ce ţine de temeinicie iar nu de legalitate, astfel că nu poate face obiectul recursului, conform art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

În al doilea rând, marca reclamantei este înregistrată pentru mai multe clase ale Clasificării de la Nisa, dar relevantă pentru prezentul litigiu este clasa 44, care include următoarele categorii de servicii: servicii ale clinicilor medicale; servicii medicale clinice; asistenţă medicală; închirierea de echipamente medicale; consiliere medicală pentru persoanele cu dizabilităţi; îngrijire medicală; screening medical; servicii de evaluare medicală; servicii de imagistică medicală; servicii de analize medicale în scop de diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare medicale.

Or, este de observat că pârâta nu foloseşte semnul său, aşa cum a fost reţinut a fi reprezentat de către instanţa de apel, pentru a desemna doar servicii de laborator, ci pentru a desemna un centru medical multidisciplinar, care oferă printre altele şi serviciul de analize de laborator. Astfel, consumatorul mediu pus în faţa semnului folosit de către pârâtă nu îl va asocia în primul rând cu serviciul de analize medicale, ci cu serviciile medicale în general.

Ca atare, acestuia nu îi va veni imediat în minte marca reclamantei Laboratoarele A., dacă aceasta ar asociată doar cu serviciile de analize medicale.

Recurenta a mai susţinut că instanţa de apel trebuia să ţină cont de similaritatea conceptuală dintre marca înregistrată şi semnul folosit de către pârâtă cu funcţia de marcă.

Sub acest aspect este de reţinut că două semne sunt identice sau similare din punct de vedere conceptual atunci când sunt percepute ca având un conţinut semantic identic sau analog (hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95, Sabel, punctul 24). Conţinutul semantic al unei mărci este ceea ce semnifică sau evocă aceasta sau, în cazul în care marca este constituită dintr-o imagine sau o formă, ceea ce reprezintă aceasta.

În cazul în care o marcă este constituită din diverse elemente (de exemplu, un cuvânt şi un element figurativ), trebuie definit conceptul fiecăruia dintre elemente. Dacă marca constă într-o expresie având o semnificaţie (formată din două sau mai multe cuvinte), ceea ce contează este semnificaţia expresiei în ansamblu, iar nu semnificaţia fiecărui cuvânt separat.

În speţă, recurenta reclamantă a arătat că există similaritate conceptuală prin prisma elementului verbal "A.".

Or, niciunul dintre semnele opuse în cauză nu se reduce la acest element verbal.

Astfel, pe de o parte, marca reclamantei, aşa cum s-a reţinut mai sus este reprezentată grafic prin cuvântul A. scris cu litere mici de tipar, având contururi îngroşate, toate literele fiind de culoare gri închis, mai puţin lit. x) care este reprezentată prin două semicercuri suprapuse, cel de sus de culoare albastră, iar cel de jos de culoare roşie, iar sub acest cuvânt este menţionat elementul verbal LABORATOARELE, scris cu litere mari de tipar, de culoare albastră, mult mai mici decât cele folosite pentru elementul verbal A..

Pe de altă parte, semnul folosit de către pârâtă, aşa cum a reţinut instanţa de apel, este reprezentat de denumirea B., scrisă cu majuscule de culoare mov, iar deasupra acestei combinaţii de cuvinte se regăseşte litera "B" stilizată, având o combinaţie de culori mov-verde crud, iar mai jos se regăseşte menţiunea centru medical multidisciplinar.

Mai este de reţinut că nu este imposibil ca similaritatea conceptuală rezultând din faptul că două mărci folosesc imagini cu un conţinut semantic analog să poată duce la un risc de confuzie. Această situaţie apare atunci când marca anterioară are un caracter distinctiv special, fie per se, fie datorită notorietăţii de care se bucură în rândul publicului.

În cazul în care marca anterioră nu se bucură de o notorietate specială în rândul publicului şi constă într-o imagine cu puţine elemente imaginative, simplul fapt că două mărci sunt similare din punct de vedere conceptual nu este suficient pentru a se crea un risc de confuzie (hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95, Sabel, punctele 24, 25).

Or, în speţă nu s-a reţinut a fi fost dovedit că marca reclamantei ar fi dobândit vreun renume pe piaţa serviciilor medicale, şi nici nu se bucură de un caracter distinctiv intrinsec special, atâta timp cât este compusă din două elemente verbale nedistinctive pentru serviciile în cauză, şi elemente figurative cu puţine elemente imaginative.

Recurenta reclamantă a mai arătat că în mod greşit instanţa de apel a apreciat că reclamanta invocă fără drept faptul că ar avea un drept de folosinţă exclusiv asupra denumirii "A." ignorând că reclamanta beneficiază de protecţie asupra mărcii în totalitatea sa, astfel cum reţine şi curtea, iar drepturile conferite de această protecţie nu sunt limitate doar la mărci identice cu cea a reclamantei, ci şi la mărci similare.

Aşa cum a arătat chiar recurenta, instanţa de apel a reţinut că reclamanta beneficiază de protecţie doar cu privire la combinaţia Laboratoarele A. cum acesta a fost înregistrată, în forma grafică şi combinaţia de culori înscrisă, astfel că nu poate invoca un drept de folosinţă exclusivă asupra denumirii "A.".

De asemenea, curtea de apel a mai reţinut că distinctivitatea mărcii LABORATOARELE A. este dată de întreg ansamblul înregistrat, respectiv combinaţia de cuvinte, aşezarea grafică, culorile revendicate, neputând însă pretinde drepturi exclusive asupra cuvântului LABOARATOARELE sau asupra cuvântului A. privite în mod individual.

Contrar susţinerilor recurentei reclamante, instanţa de apel nu a reţinut că această protecţie s-ar limita doar la mărci identice, şi nu s-ar întinde şi la mărcile similare.

Dacă ar fi fost aşa ar fi fost inutile consideraţiile instanţei de apel referitoare la analiza existenţei riscului de confuzie care are ca premisă constatarea similarităţii cel puţin sub unul dintre paliere, vizual, fonetic sau semantic (conceptual).

În ceea ce priveşte referirea instanţei de apel la faptul că pârâta ar funcţiona în municipiul Paşcani din anul 2016, este de remarcat că această afirmaţie s-a făcut în contextul analizei argumentului reclamantei referitor la notorietatea mărcii sale pe teritoriul acestei localităţi, în rândul clienţilor pârâtei, analiză în raport de care este nerelevant principiul teritorialităţii mărcii. Mai mult, instanţa de apel a avut în vedere şi argumentul legat de contractele existente între părţi anterior, apreciind că nu este dovedită transferarea imaginii favorabile a reclamantei asupra propriilor produse oferite de către pârâtă, neputându-se reţine folosirea de către pârâtă de renumele mărcii Laboratoarele A..

Astfel, nu se poate reţine nelegalitatea deciziei atacate nici sub acest aspect.

Sunt nefondate motivele de recurs prin care se susţine că în mod greşit instanţa a făcut aplicarea art. 30 alin. (4) din Legea 26/1990.

Din considerentele instanţei de apel rezultă că aceasta a făcut analiza încălcării drepturilor reclamantei asupra mărcii combinate LABORATOARELE A., culori revendicate: albastru, gri, roşu, având dată de depozit 19.07.2019, înregistrată pentru clasele 10, 35, 42, 44, Clasificarea de la Nisa, prin folosirea denumirii societăţii pârâte B. din două perspective ca nume comercial, în limitele de protecţie date de înregistrarea în registrul comerţului, respectiv cu funcţia de marcă.

Referirea la prevederile art. 30 din Legea nr. 26/1990, care conferă titularului firmei dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei prin înscrierea sa în registrul comerţului, s-a făcut în contextul analizei încălcării drepturilor reclamantei asupra mărcii în cauză prin raportare la folosirea numelui comercial în limitele sale de protecţie, adică în exercitarea obiectului de activitate al societăţii pârâte.

Ca atare, criticile referitoare la aplicarea greşită a acestor prevederi raportat la folosirea denumirii comerciale cu funcţia de marcă nu au legătură cu aceste considerente ale deciziei atacate.

De asemenea, susţinerea că recurenta şi-ar fi înregistrat propria denumire comercială înaintea pârâtei şi că instanţa de apel nu ar fi avut în vedere acest lucru, nu se încadrează în limitele date de cauza cererii de chemare în judecată (situaţia de fapt calificată juridic), având în vedere că reclamanta a invocat încălcarea limitelor de protecţie ale mărcii înregistrate, iar nu ale denumirii sale comerciale, inclusiv cu privire la fapta de concurenţă neloială, aşa cum a reţinut chiar prima instanţă de fond.

De asemenea, prin cererea de chemare în judecată nu s-a invocat faptul că denumirea înregistrată de către reclamantă ar fi fost făcută cu încălcarea dreptului său anterior asupra propriei denumiri comerciale, conform prevederilor Legii nr. 26/1990.

Criticilor privind considerentele referitoare la punctul de lucru deschis de către reclamantă la Paşcani în 2018 şi la apărarea reclamantei referitoare la posibila inducere în eroarea publicului consumator, având în vedere existenţa contractelor de colaborare între cele două societăţi, li s-a răspuns în contextul analizei de mai sus referitoare la cererea privind încălcarea dreptului la marcă prin folosirea de către pârâtă a denumirii comerciale cu funcţia de marcă.

În consecinţă, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge ca nefondat, recursul.

În temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ., va obliga recurenta-reclamantă INVESTIGATII MEDICALE A.. la plata către intimata-pârâtă B. a sumei de 5950 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentînd onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta INVESTIGATII MEDICALE A.. împotriva deciziei nr. 179 din 1 aprilie 2021 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, secţia civilă.

Obligă recurenta-reclamantă INVESTIGATII MEDICALE A.. la plata sumei de 5950 RON, reprezentând cheltuieli de judecată, către intimata-pârâtă B..

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 decembrie 2021.