Trademark infringement appeal allowed and remanded for failure to properly assess necessity of third-party use under EU Regulation

Şedinţa publică din data de 14 decembrie 2021

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IlI-a Civilă sub nr. x/2018 din data de 27.04.2018, reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.A. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că produsele reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. x/16.04.2018 aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă asupra mărcii UE nr. x/01.04.1996 şi mărcii internaţionale nr. x/14.12.19747, interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. x/16.04.2018, purtând semne identice mărcii UE nr. x/01.04.1996 şi mărcii internaţionale nr. x/14.12.1974 aparţinând reclamantei, interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcii UE nr. x/01.04.1996 şi mărcii internaţionale nr. x/14.12.1974 aparţinând reclamantei.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 1848/23.10.2018, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes, a admis cererea, a constatat că mărfurile reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. x/16.04.2018 încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale reclamantei asupra mărcii UE nr. x/01.04.1996 şi mărcii internaţionale nr. x/14.12.1974, a obligat pârâtul să înceteze importul şi comercializarea neautorizată, a produselor reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. x/16.04.2018 purtând semne identice mărcii UE nr. x/01.04.1996 şi mărcii internaţionale nr. x/14.12.1974, aparţinând reclamantei, a obligat pârâta să înceteze producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea şi orice acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtului, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcii UE nr. x/01.04.1996 şi mărcii internaţionale nr. x/14.12.1974 şi a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă în sumă de 7.828,81 RON, reprezentând taxa de timbru şi onorariu de avocat.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 1578A din 30 octombrie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, pronunţată în dosarul nr. x/2018, s-a admis apelul declarat de apelanta pârâtă S.C. B. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 1848/23.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, în contradictoriu cu apelanta-reclamantă A.. S-a schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul că: s-a respins acţiunea, ca neîntemeiată. S-a înlăturat obligaţia pârâtei la cheltuieli de judecată. S-a menţinut soluţia dată excepţiei lipsei de interes. S-a respins, ca nefondat, apelul incident declarat de apelanta-reclamantă A. împotriva sentinţei civile nr. 1848/23.10.2018 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, în contradictoriu cu apelanta pârâtă S.C. B. S.A., iar reclamanta a fost obligată să plătească pârâtei suma de 4.500 RON cheltuieli de judecată în primă instanţă şi suma de 3.330 iei cheltuieli în apel.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti a declarat recurs reclamanta A., criticând soluţia pentru nelegalitate.

II.1. Motivele de recurs

În cuprinsul cererii de recurs reclamanta a susţinut că instanţa de apel în mod greşit a aplicat prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul mărcii UE şi cele ale art. 14 din acelaşi Regulament în soluţionarea prezentului caz, întrucât:

- a aplicat în mod greşit regulile de analiză a funcţiei mărcilor, inversând raportul dintre regulă şi excepţie, reţinând în sarcina titularului obligaţia de a dovedi că marca este folosită ca indicator al originii comerciale şi nu cu alt scop. În mod corect, instanţa ar fi trebuit să reţină că aceasta este funcţia esenţială a mărcii şi este întotdeauna prezumată, rămânând celui care invocă norma de excepţie să dovedească faptul că folosinţa a fost făcută şi este percepută de consumator exclusiv în scopul indicaţiei destinaţiei produsului;

- instanţa a aplicat o regulă greşită în aceea că a reţinut drept relevantă în cauză politica de marketing şi de afaceri a apelantei-pârâte în raport cu propriile declaraţii şi intenţii, în defavoarea percepţiei consumatorilor asupra funcţiei mărcii x aplicate pe produs;

- instanţa de apel a aplicat o regulă greşită în aceea că a reţinut anumite circumstanţe de fapt a fi fost dovedite în raport cu declaraţia părţii şi nu în raport cu ansamblul probator al cauzei;

- instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 9 din Regulament, reţinând în mod greşit aplicarea excepţiei prevăzute de art. 14 în raport cu elemente de fapt, precum: caracterul detaşabil al etichetei aplicate pe produsele apelantei-pârâte conţinând marca x; aplicarea pe produs şi a unei alte mărci decât x; destinaţia comercială a produselor de a nu fi comercializate direct consumatorului final; deoarece pe de-o parte niciunul din aceste elemente nu sunt indici de comunicare a destinaţiei produsului pentru maşinile x, şi nici nu au o asemenea valoare potrivit practicii loiale preexistente. În plus, chiar dacă împreună ar putea induce un astfel de mesaj consumatorului, regula corectă este ca această indicaţie a destinaţiei să fie suficientă a exclude orice asociere cu marca x şi funcţia primară a acesteia, de indicare a originii comerciale a produselor;

- instanţa de apel a făcut o interpretare greşită a dispoziţiilor art. 9 din

Regulament, atunci când a reţinut că apelanta nu a reuşit să dovedească că marca sa a fost folosită cu funcţia de marcă, acest aspect netrebuind a fi dovedit în exercitarea prerogativelor prevăzute de art. 9, care nu prevede o astfel de condiţie în sarcina titularului mărcii, rămânând celui care invocă folosinţa mărcii cu o altă funcţie decât cea de marcă să probeze că circumstanţele factuale în care foloseşte marca având această semnificaţie pentru consumatori în mod univoc;

- modalitatea de folosire în limita indicării destinaţiei produsului nu trebuie doar să nu fie specifică uzanţelor de folosire a mărcilor, deoarece această funcţie a mărcilor este primară şi prezumată, neavând nevoie de circumstanţe exterioare mărcii pentru a fi percepută de consumator în acest mod; dimpotrivă, folosinţa mărcii trebuie să fie însoţită de suficienţi indicatori externi acesteia de natură a înfrânge semnificaţia implicită mărcii înregistrate - tocmai aceasta este eroarea pe care o face instanţa, inversând raportul dintre funcţia prezumată a mărcii şi funcţia secundară, de excepţie, de indicare exclusivă a destinaţiei produsului;

- instanţa de apel a aplicat o regulă inexistentă în lege şi jurisprudenţă, aceea că se prezumă că folosirea mărcii unui titular este în acord cu practicile loiale privind indicarea destinaţiei produsului, rămânând acestuia să dovedească contrariul, respectiv că folosinţa mărcii sale de către o persoană neautorizată poate induce riscul asocierii produselor cu marca ori poate induce în eroare terţii cu privire la originea comercială a acestora;

- mai arată că instanţa a dat în mod greşit valenţă juridică aspectelor care ţin de organizarea şi funcţionarea societăţii apelante în detrimentul singurului element real necesar în evaluarea riscului de confuzie sau de asociere, care este percepţia consumatorilor; instanţa era ţinută să judece existenţa sau nu a unei încălcări a drepturilor conferite de marcă exclusiv raportându-se la percepţia pe care ar avea-o un consumator asupra folosinţei mărcilor în maniera în care este prezentată situaţia de fapt la data judecăţii cauzei, independent de dovedirea de către parte a unor circumstanţe viitoare privind comercializarea ulterioară a produselor;

- instanţa a aplicat o regulă greşită atunci când, definind consumatorul relevant, nu s-a raportat la factorul obiectiv şi invariabil care este natura produsului pe care este aplicată marca, ci la declaraţiile părţii privind destinaţia ulterioară a produselor. Astfel, dacă ar fi aplicat regula corect, ar fi ajuns la concluzia că în cauză consumatorul este o persoană cu pregătire medie, care achiziţionează o piesă de maşină, şi nu în mod necesar un profesionist care lucrează într-un service auto;

- instanţa de apel face o interpretare greşită a aplicabilităţii dispoziţiilor art. 14 din Regulament în momentul în care menţionează că produsul reprezentând parbriz nu este un produs ce se alege la raft. Astfel, conform acestei interpretări s-ar putea înţelege că orice produs care nu este ales la raft nu ajunge în forma respectivă la consumator şi nu există riscul unei induceri în eroare cu privire la provenienţa sa, indicaţia de compatibilitate fiind făcută în mod legal indiferent de existenţa sau inexistenţa unor menţiuni clare cu privire la această compatibilitate;

- instanţa de apel în mod greşit a pus accentul, în motivarea soluţiei sale, preponderent pe susţinerile apelantei-pârâte, fără a avea la dispoziţie o bază probatorie consistentă cu privire la aceste susţineri; instanţa nu indică niciun temei legal sau jurisprudenţial pe care să îşi bazeze raţionamentul prin care asociază situaţiei de fapt a caracterului detaşabil al unei etichete, anumite efecte juridice;

- în raport cu analiza făcută de instanţa de apel, consideră că decizia acesteia este nelegală având în vedere că regula de drept a fost aplicată greşit, deoarece pentru incidenţa dispoziţiilor citate din art. 14 din Regulament, nu este suficient a dovedi existenţa unor elemente de fapt care să inducă pentru consumator percepţia că marca este folosită cu scopul indicării naturii produsului, ci instanţa trebuia să verifice şi o a doua condiţie, dacă modalitatea de folosire este de natură a înlătura şi riscul ca aceasta să fie percepută ca o autorizare din partea titularului mărcii, sau dacă se poate face o asociere cu marca, de natură a profita terţului sau a prejudicia titularul mărcii;

- concluzia instanţei de apel conform căreia folosirea mărcii titularului este loială şi onestă, în mod greşit s-a bazat inclusiv pe susţinerea potrivit căreia marca proprie a acesteia este semnul principal, primul vizibil, primul pe etichetă şi cu dimensiuni mai mari. Aplicarea mărcii proprii nu poate înlătura necesitatea îndeplinirii tuturor condiţiilor impuse pentru folosirea cu scop informativ a mărcilor aparţinând altora, astfel că, în mod greşit instanţa de apel a dat prevalenţă intenţiei declarate de parte faţă de criteriul percepţiei consumatorilor, care este singurul reper relevant potrivit legii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 şi 497 C. proc. civ., art. 9 alin. (2) şi art. 14 din Regulamentul (UE) 2017/1001.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condiţiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

II.2. Apărările formulate în cauză

Intimata-pârâtă S.C. B. S.A. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat, iar recurenta a depus răspuns la întâmpinare.

II.3. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 14 septembrie 2021, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A., împotriva deciziei nr. 1578A din 30 octombrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2018 şi a fixat termen de judecată la data de 14 decembrie 2021, ora 900, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II.4. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare dispoziţiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de reclamanta este fondat, pentru considerentele ce urmează.

Prin decizia recurată, schimbându-se în parte hotărârea primei instanţe, s-a constatat că reclamanta, titulară a mărcilor x, protejate la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene, nu poate cere interzicerea folosirii de către pârâta B. S.A. a semnului x, identic mărcilor reclamantei.

Astfel, s-a apreciat că sunt întrunite condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv ale normelor identice din art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind marca Uniunii Europene.

Prin motivele de recurs, s-au criticat, în esenţă, criteriile de stabilire a domeniului de aplicare al normelor considerate a fi incidente prin decizia recurată, ce reglementează, cu valoare de excepţie, o limitare a dreptului exclusiv asupra unei mărci.

Critica astfel formulată este fondată, în condiţiile în care considerentele deciziei recurate nu relevă aplicarea criteriilor de delimitare a situaţiei de excepţie reglementate de art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv de art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, astfel cum s-au conturat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În conformitate cu art. 39 din Legea nr. 84/1998:

"(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) şi c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

De asemenea, art. 14 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede: "(1) O marcă UE conferă titularului dreptul de a interzice terţilor utilizarea în comerţ: (...) (c) dacă acest lucru este necesar pentru indicarea destinaţiei unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detaşate. (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terţ se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

În speţă, verificarea aplicării dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 se impune în privinţa mărcii internaţionale a reclamantei, în timp ce verificarea incidenţei prevederilor Regulamentului - în legătură cu mărca reclamantei protejată la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile în care, potrivit art. 124 din Regulament, instanţele naţionale competente în domeniul mărcilor UE au competenţă exclusivă în materia acţiunilor în constatarea încălcării drepturilor titularilor, cadru în care aplică dispoziţiile Regulamentului.

Această distincţie devine, însă, irelevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conţinutul reglementării este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noţiuni autonome ce au o anumită semnificaţie.

Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat în mod constant, în jurisprudenţa sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar şi a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale în domeniul mărcilor, transpusă în legea naţională (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Pornind de la această premisă, Înalta Curte constată ca fiind corectă susţinerea recurentei - reclamante potrivit căreia normele incidente în prezenta cauză relevă o situaţie de excepţie de la regula caracterului absolut al protecţiei conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) din Regulament.

Fiind vorba despre o excepţie, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare şi aplicare, iar condiţiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.

Astfel, în ipoteza speţei, un terţ poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului, dacă utilizarea este "necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile" şi, totodată, "conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial".

Pentru aprecierea caracterului necesar şi conform al folosirii mărcii de către terţ este esenţială raportarea la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene şi al directivei de armonizare a legislaţiilor naţionale, în care se regăseşte interpretarea dată normelor respective din această perspectivă şi în funcţie de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiţii enunţate anterior.

Atare interpretare se impune instanţelor naţionale învestite cu cercetarea incidenţei prevederilor legale de excepţie, prin prisma celor expuse anterior, vizând necesitatea unei abordări uniforme în ordinea juridică a Uniunii a normelor privind mărcile, indiferent dacă este vorba despre o marcă naţională/internaţională sau despre o marcă a Uniunii Europene.

Prin hotărârea pronunţată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/03 Gillette, cu privire la art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă nr. 104/89 [identic în conţinut, deşi într-o formulare uşor diferită, cu art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene], Curtea a decis următoarele (paragrafele 2 şi 3 ale pct. 1 din dispozitiv):

"Folosirea mărcii de către un terţ este necesară pentru indicarea destinaţiei unui produs comercializat de către acest terţ atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informaţii comprehensibile şi complete despre această destinaţie, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului respectiv.

Revine instanţei de trimitere să verifice dacă, în circumstanţele speţei, folosirea este necesară, ţinând cont de natura publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terţul în cauză".

Aşadar, în ceea ce priveşte caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terţ, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

Înalta Curte constată, din considerentele deciziei recurate, că analiza folosirii "necesare" a mărcii x pe ambalajul parbrizelor compatibile cu anumite modele de autoturisme x - reţinute în vamă -, de către o altă persoană decât titularul mărcii şi fără consimţământul acestuia, nu a fost făcută prin prisma criteriilor menţionate anterior, iar situaţia de fapt relevantă în acest sens nu a fost stabilită.

Astfel, în ceea ce priveşte publicul, prin decizia recurată curtea de apel identifică profesionistul în domeniul reparaţiilor auto ca fiind important în acest context, stabilind că indicaţia incriminată nu este destinată în mod direct consumatorului final, concluzie bazată pe supoziţia că astfel de piese detaşabile, în principiu, nu sunt alese de la raft.

Pe de altă parte, se constată că instanţa de apel a reţinut simplele afirmaţii ale pârâtei în sensul că modalitatea de etichetare aleasă este destinată exclusiv pentru uzul intern al acesteia, din raţiuni de depozitare, identificare, categorisire, manevrare a acestora etc.

Cu toate acestea, Înalta Curte observă că instanţa anterioară nu a identificat nici nivelul de atenţie al acestui pretins public, astfel încât, raţionamentul expus în considerentele deciziei recurate nu conţine toate etapele necesare pentru a fi posibilă exercitarea controlului judiciar de către această instanţă de recurs, cu referire la aplicarea normelor de excepţie invocate, prin prisma reperelor de analiză redate din jurisprudenţa CJUE.

Totodată, curtea de apel a mai reţinut că mărcile reclamantei au fost menţionate pe etichete detaşabile, aplicate pe elementele de ambalare şi că, produsul astfel etichetat, nu ajunge la consumatorul final sau la public, fără însă a demonstra această concluzie; or, nici această dezlegare nu permite instanţei de recurs a decela care este totuşi publicul relevant avut în vedere de instanţa de apel, în contextul speţei.

Totodată, se constată că nu reiese cu claritate din considerentele deciziei recurate, chiar în condiţiile reţinute de instanţă (identificarea personalului profesionist în domeniul reparaţiilor auto ca fiind destinatarul exclusiv al informaţiilor de pe etichete - fără a fi considerat public relevant -, nu şi consumatorul final), care este momentul comercializării produselor şi dacă, în modalitatea de comercializare pe care pârâta o practică sau cea care constituie o modalitate de comercializare uzuală în domeniu, acestui consumator final nu îi parvine în niciun context informaţiile în discuţie - compatibilitatea componentelor auto cu anumite modele de autoturisme x.

Din acest punct de vedere, instanţa de apel, în rejudecare, va trebui să lămurească, în contextul speţei, care este în mod real publicul relevant, respectiv dacă în această categorie intră persoanele specializate în domeniul reparaţiilor auto ori şi/sau consumatorul final, să identifice criteriul nivelului de atenţie corespunzător acestuia pe care îl va aplica în legătură cu percepţia semnelor aplicate pe etichetele în discuţie, considerentele deciziei nereflectând niciun argument pertinent cu privire la concluzia că informaţiile respective nu ajung la public, în condiţiile în care chiar prin decizia instanţei de apel se identifică o categorie de terţi care percep totuşi (fie şi cu valoare de indicare a destinaţiei sau compatibilităţii componentelor auto cu anumite modele de autoturisme), informaţia reclamată ca încălcând drepturile exclusive ale titularului mărcii.

Acest aspect prezintă importanţă şi din perspectiva condiţiei ca folosirea mărcii să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă.

În acest sens, este de reţinut considerentul 36 din hotărârea CJUE pronunţată în aceeaşi cauză C-228/2003 Gillette:

"... pentru a se verifica dacă pot fi utilizate alte mijloace de furnizare a unei asemenea informaţii, se impune a se lua în considerare, de exemplu, eventuala existenţă a unor standarde tehnice sau a unor norme general utilizate pentru tipul de produs comercializat de către terţ şi cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs. Aceste norme sau alte caracteristici trebuie să fie apte de a furniza publicului relevant o completă şi comprehensibilă asupra destinaţiei produsului comercializat de către terţ, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului".

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanţa de apel a reţinut în fapt că pe etichete, sub menţiunea mărcilor şi a unor indicaţii privind modelele de autoturism x, figurează o serie de coduri şi alte menţiuni în litere şi cifre, totodată, că aceste menţiuni, dar şi mărcile reclamantei, apar ca fiind indicaţii de natură tehnică, prin poziţionare, redare şi prin conţinut.

Înalta Curte constată că simpla referire a instanţei de apel la indicaţii tehnice nu echivalează cu o analiză corespunzătoare din perspectiva criteriilor de apreciere a caracterului necesar al folosirii mărcii de către terţ, în ipoteza din speţă.

Astfel, în primul rând, cât priveşte imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii se raportează, indiscutabil, la percepţia publicului asupra semnului terţului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terţ, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă şi semnul terţului, care poate interesa acţiunea în contrafacerea mărcii, în cadrul căreia a fost invocată, ca apărare de fond, situaţia de excepţie reglementată de dispoziţiile art. 39 al Legii nr. 84/1998.

Mai mult decât atât, reclamanta din cauză a susţinut identitatea dintre marcă şi semnul pârâtei, respectiv dintre produsele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi produsul pârâtei, ipoteză în care, în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 [sau art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament], riscul de confuzie este prezumat, nefiind necesară cercetarea sa din perspectiva imaginii de ansamblu oferite de semnele în conflict.

Motivele de apel ale reclamantei conţin o critică şi pe acest aspect, însă instanţa de apel nu a considerat necesar a răspunde acesteia, în condiţiile în care a ajuns la concluzia că titularul mărcii nu poate interzice în cauză folosirea mărcii de către pârâtă, fiind întrunite cerinţele de aplicare ale art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din lege;i art. 14 din Regulament.

Fără a se pronunţa asupra ordinii de analiză a chestiunilor de drept deduse judecăţii, date fiind limitele învestirii fixate prin recursul declarat, Înalta Curte constată doar că instanţa de apel nu a infirmat folosirea mărcii de către terţ, ca premisă de analiză a situaţiei de excepţie descrise în art. 39 din lege, procedând la verificarea incidenţei în cauză a acestei norme.

În al doilea rând, indicaţiile tehnice pe etichete relevă, într-adevăr, posibilitatea existenţei unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terţ, în termenii deciziei CJUE.

În acest context, ar trebui, însă, stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicaţii sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât publicul relevant şi-ar da seama din aceste semne care este destinaţia produsului, recunoaştere prin prisma căreia să se determine dacă menţionarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară şi completă a acestuia şi, mai mult, era unicul mijloc de informare a publicului ori dacă este necesar ca alături de informaţiile de natură tehnică şi exclusiv în scop informativ, este necesară şi menţionarea mărcii reclamantei.

Altfel spus, ar trebui stabilit şi motivat în mod corespunzător dacă o marcă ce constă într-un element verbal (ce nu relevă o caracteristică a produsului) poate reprezenta o indicaţie de natură tehnică, cu atât mai mult cu cât este plasată alături de coduri şi alte menţiuni în litere şi cifre, astfel cum a reţinut instanţa de apel, impunându-se a se clarifica motivele prezenţei simultane atât a codurilor, cât şi a mărcii.

În acelaşi context, se constată ca fiind fondată şi susţinerea recurentei potrivit căreia instanţa de apel nu s-a raportat la probatoriul administrat în cauză pentru a decide în concret dacă maniera de inscripţionare a mărcilor x pe produsele pârâtei este una uzuală pentru indicarea destinaţiei produsului în piaţa parbrizelor auto, atunci când lipseşte consimţământul titularului mărcii pentru folosirea acesteia.

Chiar dacă recurenta a formulat această critică în legătură cu cea de-a doua condiţie prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998, anume condiţia conformităţii folosirii de către terţ cu practicile loiale în domeniu, se constată că, prin prisma criteriilor de apreciere enunţate în cele ce preced şi a împrejurării reţinute de instanţa de apel - semnul protejat ca marcă al reclamantei ar fi perceput ca o indicaţie tehnică -, atare aspect interesează, în egală măsură, şi prima condiţie, care se referă tocmai la existenţa unor norme general utilizate şi cunoscute (în formularea hotărârii CJUE din cauza Gillette).

Din această perspectivă, se constată că prin decizia recurată nu s-a făcut nicio referire la indicaţiile tehnice Eurocod/SAP, din care rezultă că respectivul cod SAP este format din 9 cifre, din care primele patru identifică o anumită componentă auto, iar Eurocodurile indică producătorul, modelul etc., existând şi un cod uzual al producătorilor.

Faţă de cele expuse, Înalta Curte constată că aprecierea instanţei de apel referitoare la incidenţa art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv a dispoziţiilor art. 14 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, nu a fost fundamentată pe criteriile necesar a fi aplicate în speţă, în sensul de a se fi stabilit dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

Nu în ultimul rând, este de menţionat că aplicarea mărcii pe ambalajul produsului nu conduce prin el însuşi la consecinţe diferite de aplicarea chiar pe produs a semnului înregistrat ca marcă.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 (şi normei corespondente din Regulament), în virtutea dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul poate cere interzicerea aplicării semnului "pe produse sau pe ambalaje" (lit. a), ceea ce înseamnă existenţa unei echivalenţe între folosirea mărcii de către un terţ prin aplicarea pe produs şi pe ambalajul acestuia.

Întrucât situaţiile de excepţie din art. 39 din lege (respectiv, art. 14 din Regulament) au ca premisă o utilizare a mărcii de către un terţ ce ar putea fi interzisă pe temeiul art. 36, analiza acestora implică, în mod corespunzător, aceeaşi echivalenţă între produs şi ambalaj.

Considerentele deja expuse în legătură cu prima condiţie de aplicare a acestor dispoziţii legale sunt suficiente pentru admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare, din moment ce condiţiile de aplicare a legii trebuie întrunite în mod cumulativ, iar prima condiţie nu a fost analizată în mod corespunzător prin decizia recurată.

Cu toate acestea, întrucât au fost formulate critici prin motivele de recurs şi în legătură cu cea de-a doua condiţie, referitoare la folosirea conformă cu practicile loiale, iar răspunsul Înaltei Curţi ar interesa, totuşi, în ipoteza în care s-ar constata ca fiind îndeplinită prima condiţie, se reţin următoarele:

Instanţa de apel a procedat în mod corect evaluând imaginea de ansamblu a produsului terţului şi modul în care marca reclamantei este pusă în evidenţă în cadrul acestui semn (a se vedea, în acest sens, pct. 46 din considerentele hotărârii CJUE pronunţate în cauza Gillette, menţionată deja în prezenta decizie).

Finalitatea unei asemenea analize rezidă, însă, nu în stabilirea existenţei unui risc de confuzie în percepţia publicului, ci în identificarea unei eventuale încălcări de către terţ a obligaţiei de loialitate faţă de interesele legitime ale titularului mărcii, potrivit definiţiei date de CJUE în aceeaşi hotărâre pronunţată în cauza Gillette (pct. 2 primul paragraf din dispozitiv).

În acest context, interesează în cauză dacă folosirea mărcii de către terţ este făcută într-o asemenea manieră încât nu numai că ar putea da impresia existenţei unei legături comerciale între terţ şi titularul mărcii, dar ar afecta valoarea mărcii, permiţând terţului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii (cel de-al doilea paragraf al pct. 2 din dispozitivul hotărârii Gillette), ţinându-se cont şi de practicile obişnuite pe piaţa parbrizelor auto, atunci când nu există consimţământul titularului mărcii, aspect ce urmează a fi clarificat cu ocazia rejudecării apelului.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea art. 488 alin. (1) pct. 8 rap. la art. 497 coroborat cu art. 496 alin. (2) din C. proc. civ., va admite recursul declarat de reclamantă şi va casa decizia recurată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel, instanţă care va soluţiona şi cererea părţilor de acordare a cheltuielilor de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală, funcţie de criteriul legal consacrat de art. 453 din C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 1578 A din 30 octombrie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 decembrie 2021.