Trademark "indication of destination" exception: appellate dismissal quashed and remanded for failure to apply CJEU criteria on necessity and fair practice

Şedinţa publică din data de 14 decembrie 2021

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă la data de 29.06.2017 sub nr. x/2017, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B., solicitând:

a) să se constate că produsele reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 8655/D 79-2017/13.06.2017 aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă asupra mărcilor nr. x/03.02.1992 şi nr. x/03.11.2000;

b) să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării menţionate purtând semne identice sau similare mărcilor evocate aparţinând reclamantei;

c) să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor indicate;

d) să se dispună distrugerea produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării amintite, pe cheltuiala pârâtei, precum şi suportarea cheltuielilor de depozitare a bunurilor, de către pârâtă;

e) obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, art. 36 Legea nr. 84/1998, art. 23, 29 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, art. 11, 16 şi 17 din Legea nr. 344/2005, art. 11 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 294/15.02.20}8, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de către reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta B. şi a obligat reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 1.900 euro, în echivalent RON la data plăţii, reprezentând cheltuieli de judecată.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 903A din 4 iunie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, pronunţată în dosarul nr. x/2017, s-a respins apelul declarat de apelanta-reclamantă A., împotriva sentinţei civile nr. 294/15.02.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a Civilă în dosarul nr. x/2017, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B., ca nefondat. Apelanta a fost obligată să plătească intimatei suma de 1.950 euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bicireşti a declarat recurs reclamanta A., criticând soluţia pentru nelegalitate.

II.1. Motivele de recurs

În cuprinsul cererii de recurs reclamanta a invocate incidenţa motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., susţinând următoarele:

- Instanţa de apel în mod greşit a aplicat prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul mărcii UE şi cele ale art. 14 din acelaşi Regulament, întrucât:

- aceasta a dat importanţă în principal mărcii proprii a intimatei-pârâte, deşi în mod constant s-a statuat în jurisprudenţa CJUE faptul că aceasta poate fi relevantă numai în contextul unei conduite loiale din partea terţului, aceasta urmând a fi analizată în concret şi distinct de constatarea existenţei mărcii proprii a terţului pe produs;

- a interpretat în mod greşit dispoziţiile referitoare la folosirea mărcii pentru a indica destinaţia produsului şi jurisprudenţa europeană cu privire la acest aspect, întrucât a concluzionat că inexistenţa unei reguli de folosire a unei formule prestabilite pentru indicarea destinaţiei produsului, echivalează cu posibilitatea terţului de a comercializa produsul sub marca titularului, cu sau fără prezenţa unei astfel de formule sau circumstanţe suficiente şi explicite de excludere a semnificaţiei primare a mărcii;

- a omis să argumenteze de ce nu a luat în considerare existenţa unui risc de confuzie în ipoteza unei false impresii de legătură comercială între cele două companii, astfel cum acesta a fost invocat în apelul formulat de reclamantă sau a posibilităţii de a se profita în mod injust de renumele mărcii sau de a aduce prejudicii acesteia;

- Instanţa de apel a aplicat în mod greşit dispoziţiile legale şi principiile jurisprudenţiale ale CJUE când a reţinut cele două circumstanţe factuale cu titlu de criterii necesare şi suficiente pentru incidenţa excepţiei legale privind dreptul de folosinţă a mărcii unui titular pentru indicarea destinaţiei produsului pe care este aplicată. Aceste două criterii reţinute de instanţă nu sunt de natură a înlătura riscul ca această folosinţă să fie percepută ca având semnificaţia primară de indicator al originii comerciale, sau să conducă la un profit injust din renumele mărcii ori să prejudicieze acestuia, potrivit principiilor dezvoltate de jurisprudenţa relevantă a CJUE;

- Folosirea concomitentă a mai multor mărci pe ambalajul unor produse (co-branding) nu înlătură aplicarea dispoziţiilor legale pentru protecţia mărcii folosite fără drept, atâta timp cât acesta poate să însemne, spre exemplu, că există o legătură comercială între aceasta şi titularul mărcii C.. Or, instanţa de apel exclude de plano această ipoteză, concluzionând în urma acestei constatări, în mod pripit, faptul că "în mod corect s-a reţinut de prima instanţă că drepturile reclamantei asupra mărcilor sale nu au fost încălcate";

- Concluzia instanţei de apel conform căreia conduita intimatei-pârâte este una loială, în mod greşit s-a bazat inclusiv pe susţinerea părţii potrivit căreia marca proprie a acesteia are valenţa de a indica provenienţa piesei ca fiind de la un alt subiect decât reclamanta. Aplicarea mărcii proprii nu poate înlătura necesitatea îndeplinirii tuturor condiţiilor impuse pentru folosirea mărcilor cu scop informativ, astfel că, în mod greşit instanţa de apel a dat prevalentă intenţiei declarate de parte în faţa percepţiei consumatorilor care este singurul reper relevant potrivit legii;

- Reţinând că folosinţa mărcii titularului se face exclusiv în scopul indicării destinaţiei pieselor în raport cu susţinerea părţii, instanţa a aplicat greşit dispoziţiile legale, care nu dau relevanţă intenţiei părţii, ci doar percepţiei consumatorilor asupra semnificaţiei folosirii unor semne şi mărci;

- Instanţa ar fi trebuit numai să constate aplicarea mărcii reclamantei pe produsele intimatei-pârâte, criteriile de evaluare a încălcării întemeiate pe dispoziţiile art. 9 din Regulament având relevanţă în aprecierea identităţii/similarităţii semnelor folosite pe produse cu marca titularului, şi să aprecieze dacă maniera de folosire este încadrabilă în excepţia invocată de intimata-pârâtă potrivit art. 14 din Regulament. În analiza acestei de-a doua chestiuni, instanţa de apel ar fi trebuit să aprecieze în ce condiţii obligaţia de loialitate a fost respectată în cauză, mai exact cum ar putea fi interpretată utilizarea mărcii de către terţ de publicul relevant. Lipsa unei asemenea analize este evidentă, instanţa de apel emiţând numai opinii cu caracter subiectiv, nemotivate;

- În motivarea sa, instanţa de apel a susţinut că nu există nicio regulă cu privire Ia folosirea unei formule prestabilite pentru a indica destinaţia produsului în contextul folosirii mărcii titularului. O asemenea susţinere a contribuit astfel la concluzia că intimata-pârâta a acţionat în acord cu practicile loiale în domeniu;

- Instanţa de apel a considerat că cele două elemente factuale indicate, anume prezenţa mărcii proprii şi diferenţa de poziţionare şi dimensiune, ar reprezenta indicii suficiente a răsturna prezumţia folosinţei mărcii în scopul indicării comerciale şi perceperea acesteia ca indicator exclusiv al destinaţiei piesei. Pentru incidenţa dispoziţiilor legale de excepţie, instanţa trebuia să verifice nu doar dacă marca titularului poate să joace şi un astfel de rol în principal sau în subsidiar în raport de circumstanţele factuale, ci dacă în cauză aceste circumstanţe de fapt sunt apte să înlăture orice formă de asociere posibilă cu marca titularului;

- Instanţa reţine eronat că în raport cu circumstanţele factuale ale cauzei, nu se poate identifica nicio împrejurare care să fundamenteze concluzia unei folosiri a semnului în dezacord cu practicile loiale, inversând raportul dintre funcţia prezumată a mărcii şi funcţia secundară, de excepţie, de indicare exclusivă a destinaţiei produsului;

- este necesară identificarea unor circumstanţe şi împrejurări care să susţină explicit şi neechivoc semnificaţia secundară a folosinţei mărcii, aceea de a indica destinaţia bunului, şi nu existenţa unor elemente extrinseci mărcii şi circumstanţe care să susţină semnificaţia principală, aceea de indicator al originii comerciale. Semnificaţia principală a mărcii este intrinsecă acesteia, ea poate fi înfrântă doar prin raportare la contextul folosinţei acesteia, ori la contextul comunicării;

- instanţa de apel a aplicat o regulă inexistentă în lege şi jurisprudenţă, aceea că se prezumă că folosirea mărcii titularului este în acord cu practicile loiale privind indicarea destinaţiei produsului, rămânând acestuia să dovedească contrariul, respectiv că folosinţa mărcii sale de către o persoană neautorizată poate induce riscul asocierii produselor cu marca ori poate induce în eroare terţii cu privire la originea comercială a acestora.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condiţiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

II.2. Apărările formulate în cauză

La data de 6 august 2020 intimata-pârâtă B. (prin mandatar D. in proprietate intelectuală - dosar) a depus întâmpinare la recursul formulat de reclamantă, solicitând respingerea căii de atac.

La data de 17 septembrie 2020 recurenta a depus răspuns la întâmpinare, solicitând admiterea recursului, astfel cum a fost formulat şi înlăturarea apărărilor formulate de către intimată.

II.3. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 14 septembrie 2021, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A., împotriva deciziei nr. 903A din 4 iunie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2017 şi a fixat termen de judecată la data de 14 decembrie 2021, ora 900, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II.4. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare dispoziţiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de reclamanta este fondat, pentru considerentele ce urmează.

Prin decizia recurată, confirmându-se hotărârea primei instanţe, s-a constatat că reclamanta, titulară a mărcilor C., protejate la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, nu poate cere interzicerea folosirii de către pârâta B. a semnului C., identic mărcilor reclamantei.

Astfel, s-a apreciat că sunt întrunite condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv ale normelor identice din art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind marca Uniunii Europene.

Prin motivele de recurs, s-au criticat, în esenţă, criteriile de stabilire a domeniului de aplicare al normelor considerate a fi incidente prin decizia recurată, ce reglementează, cu valoare de excepţie, o limitare a dreptului exclusiv al titularului mărcii.

Înalta Curte apreciază că este fondată critica menţionată, în condiţiile în care considerentele deciziei recurate nu relevă aplicarea criteriilor de delimitare a situaţiei de excepţie reglementate de art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv de art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, astfel cum s-au conturat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În conformitate cu art. 39 din Legea nr. 84/1998:

"(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) şi c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

De asemenea, art. 14 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede: "(1) O marcă UE conferă titularului dreptul de a interzice terţilor utilizarea în comerţ: (...) (c) dacă acest lucru este necesar pentru indicarea destinaţiei unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detaşate". (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terţ se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

În speţă, verificarea aplicării dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 se impune în privinţa mărcii naţionale a reclamantei nr. x/3.02.1992 (înregistrată pentru produsele din clasa 12), marcă verbală, în timp ce verificarea incidenţei prevederilor Regulamentului - în legătură cu marca reclamantei protejată la nivelul Uniunii Europene, marca nr. x/3.11.2000 (înregistrată pentru toate clasele 1-42 ale Clasificării de la Nisa), marcă verbală, în condiţiile în care, potrivit art. 124 din Regulament, instanţele naţionale competente în domeniul mărcilor UE au competenţă exclusivă în materia acţiunilor în constatarea încălcării drepturilor titularilor, caz în care instanţele naţionale aplică dispoziţiile Regulamentului.

Această distincţie devine, însă, irelevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conţinutul reglementărilor anterior citate este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noţiuni autonome ce au o anumită semnificaţie.

Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat în mod constant, în jurisprudenţa sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar şi a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale în domeniul mărcilor, transpusă în legea naţională (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Pornind de la această premisă, Înalta Curte constată ca fiind corectă susţinerea recurentei - reclamante potrivit căreia normele incidente în prezenta cauză relevă o situaţie de excepţie de la regula caracterului absolut al protecţiei conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) din Regulament.

Fiind vorba despre o excepţie, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare şi aplicare, iar condiţiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.

Astfel, în ipoteza speţei, un terţ poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului, dacă utilizarea este "necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile" şi, totodată, "conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial".

Pentru aprecierea caracterului necesar şi conform al folosirii mărcii de către terţ, exclusiv în scop informativ, este necesară raportarea la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene şi al Directivei de armonizare a legislaţiilor naţionale, în care se regăseşte interpretarea dată de instanţele Uniunii normelor respective, în funcţie de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiţii enunţate anterior.

Atare interpretare se impune instanţelor naţionale învestite cu cercetarea incidenţei prevederilor legale de excepţie, prin prisma celor expuse anterior, vizând necesitatea unei abordări uniforme în ordinea juridică a Uniunii a normelor privind mărcile, indiferent dacă este vorba despre o marcă naţională/internaţională sau despre o marcă a Uniunii Europene.

Prin hotărârea pronunţată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/03 Gillette, cu privire la art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă nr. 104/89 [identic în conţinut, deşi într-o formulare uşor diferită, cu art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene], Curtea a decis următoarele (paragrafele 2 şi 3 ale pct. 1 din dispozitiv):

"Folosirea mărcii de către un terţ este necesară pentru indicarea destinaţiei unui produs comercializat de către acest terţ atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informaţii comprehensibile şi complete despre această destinaţie, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului respectiv.

Revine instanţei de trimitere să verifice dacă, în circumstanţele speţei, folosirea este necesară, ţinând cont de natura publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terţul în cauză".

Aşadar, în ceea ce priveşte caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terţ, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului, chiar în absenţa unei formule prestabilite, general aplicabile, referitoare la folosirea unei mărci aparţinând altuia exclusiv în scop informativ.

Înalta Curte constată, din considerentele deciziei recurate, că analiza folosirii "necesare" a mărcii C. pe ambalajul kiturilor pentru cap planetare compatibile cu anumite modele de autoturisme C. - reţinute în vamă -, de către o altă persoană decât titularul mărcii şi fără consimţământul acestuia, nu a fost făcută prin prisma criteriilor menţionate anterior, iar situaţia de fapt, relevantă din această perspectivă, nu a fost stabilită.

Astfel, cât priveşte publicul, nu numai că decizia nu face nicio referire la public, însă din motivarea sa nu reies nici categoriile de beneficiari ai informaţiilor şi nici sfera publicului ori nivelul de atenţie al acestuia.

Instanţa de apel a reţinut că mărcile reclamantei au fost menţionate pe etichete detaşabile aplicate pe elementele de ambalare, dar se constată că nu a fost stabilit cu certitudine în cuprinsul considerentelor, dacă produsul ajunge la consumatorul final sau la public, în general, în ambalajul purtând etichetele detaşabile sau acestea sunt înlăturate până la comercializarea propriu - zisă (eventual, dacă sunt acestea aplicate pentru transportul de la producător şi pentru vămuire).

Aceste aspecte sunt relevante pentru stabilirea, în primul rând, a destinatarilor informaţiei de pe etichete, dată fiind condiţia ca utilizarea mărcii să aibă ca scop informarea publicului.

În situaţia în care produsul ambalat poartă etichetele respective la momentul comercializării, ar trebui stabilită natura publicului, adică sfera persoanelor cărora le este destinat produsul şi care trebuie informate în legătură cu destinaţia produsului, respectiv asupra compatibilităţii sale cu anumite modele de autoturisme C.. Din acest punct de vedere, s-ar fi impus a se determina dacă în această categorie intră, pe lângă consumatorul final, şi persoanele specializate în domeniu.

Acest aspect prezintă importanţă din perspectiva condiţiei ca folosirea mărcii în modalitatea determinată în concret să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă.

În acest sens, este de reţinut considerentul 36 din hotărârea CJUE pronunţată în aceeaşi cauză C-228/03 Gillette:

"... pentru a se verifica dacă pot fi utilizate alte mijloace de furnizare a unei asemenea informaţii, se impune a se lua în considerare, de exemplu, eventuala existenţă a unor standarde tehnice sau a unor norme general utilizate pentru tipul de produs comercializat de către terţ şi cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs. Aceste norme sau alte caracteristici trebuie să fie apte de a furniza publicului relevant o completă şi comprehensibilă asupra destinaţiei produsului comercializat de către terţ, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului".

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanţa de apel a reţinut în fapt că pe etichetele autocolante, sub menţiunea mărcilor şi a unor indicaţii privind modelele de autoturism C., figurează o serie de coduri şi alte menţiuni în litere şi cifre, totodată, că aceste menţiuni, precum şi mărcile reclamantei, apar ca fiind indicaţii de natură tehnică, prin poziţionare, redare şi prin conţinut.

Înalta Curte constată că simpla referire a instanţei de apel la indicaţii tehnice nu echivalează cu o analiză corespunzătoare din perspectiva criteriilor de apreciere a caracterului necesar al folosirii mărcii de către terţ în ipoteza din speţă.

Astfel, în primul rând, cât priveşte imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii, se raportează la percepţia publicului asupra semnului terţului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terţ, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă şi semnul terţului, care poate interesa acţiunea în contrafacerea mărcii, în cadrul căreia a fost invocată, ca apărare de fond, situaţia de excepţie reglementată de dispoziţiile art. 39 al Legii nr. 84/1998 şi, respectiv de art. 14 din Regulamantul mărcii Uniunii.

Mai mult decât atât, reclamanta din cauză a susţinut identitatea dintre marcă şi semnul pârâtei, respectiv dintre produsele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi produsul pârâtei, ipoteză în care, în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, riscul de confuzie este prezumat, nefiind necesară cercetarea sa din perspectiva imaginii de ansamblu oferite de semnele în conflict.

Motivele de apel ale reclamantei conţin o critică şi pe acest aspect, însă instanţa de apel nu a considerat necesar a răspunde acesteia, în condiţiile în care a ajuns la concluzia că titularul mărcii nu poate interzice în cauză folosirea mărcii de către pârâtă, fiind întrunite cerinţele de incidenţă a excepţiei reglementate de art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din lege şi de art. 14 din Regulament.

Fără a se pronunţa asupra ordinii de analiză a chestiunilor de drept deduse judecăţii, date fiind limitele învestirii fixate prin recursul declarat, Înalta Curte constată doar că instanţa de apel nu a infirmat folosirea mărcii de către terţ, ca premisă de analiză a situaţiei de excepţie descrise normele anterior invocate, procedând la verificarea incidenţei în cauză a acestei norme.

În al doilea rând, indicaţiile tehnice pe etichete relevă, într-adevăr, posibilitatea existenţei unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terţ, în termenii deciziei CJUE.

În acest context, ar trebui, însă, stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicaţii sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât acesta şi-ar da putea seama din aceste semne care este destinaţia produsului, recunoaştere prin prisma căreia să se determine dacă menţionarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară şi completă a publicului şi, mai mult, decât atât, dacă modalitatea de folosire de către pârâtă pe etichetele autocolante aplicate pe ambalajul produselor era unicul mijloc de informare a publicului asupra destinaţiei acestora.

În acelaşi timp, ar trebui stabilit şi motivat în mod corespunzător dacă o marcă ce constă într-un element verbal ce nu relevă o caracteristică a produsului poate reprezenta o indicaţie de natură tehnică, cu atât mai mult cu cât ea este plasată alături de coduri şi alte menţiuni în litere şi cifre, astfel cum a reţinut instanţa de apel, impunându-se a se clarifica motivele prezenţei simultane atât a codurilor, cât şi a mărcii; pe de altă parte, în privinţa indicaţiilor de natură tehnică menţionate pe etichete, instanţa de apel, în rejudecare, va trebui să identifice sursa acestora, respectiv dacă la nivel european sau internaţional există un instrument administrativ de codificare a acestor informaţii cu eventuală semnificaţie şi în economia circumsatanţelor speţei, respectiv dacă pe baza acestora ar fi posibilă identificarea producătorului sau a componentelor auto în discuţie.

În acelaşi context, se constată ca fiind fondată şi susţinerea recurentei potrivit căreia instanţa de apel nu s-a raportat la probatoriul administrat în cauză pentru a decide în concret dacă maniera de inscripţionare a mărcilor C. pe produsele pârâtei este una uzuală pentru indicarea destinaţiei produsului în piaţa kiturilor pentru cap planetare, atunci când lipseşte consimţământul titularului mărcii pentru folosirea acesteia.

Chiar dacă recurenta a formulat această critică în legătură cu cea de-a doua condiţie prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998 sau art. 14 din Regulament, anume condiţia conformităţii folosirii de către terţ cu practicile loiale în domeniu, se constată că, prin prisma criteriilor de apreciere enunţate în cele ce preced şi a împrejurării reţinute de instanţa de apel - semnul protejat ca marcă al reclamantei ar fi perceput ca o indicaţie tehnică -, atare aspect interesează, în egală măsură, şi prima condiţie, care se referă tocmai la existenţa unor norme general utilizate şi cunoscute (în formularea hotărârii CJUE din cauza Gillette).

Faţă de cele expuse, Înalta Curte constată că aprecierea instanţei de apel referitoare la incidenţa art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv a dispoziţiilor art. 14 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, nu a fost fundamentată pe criteriile necesar a fi aplicate în speţă, în sensul de a se fi stabilit dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

Nu în ultimul rând, este de menţionat că aplicarea mărcii reclamantei pe ambalajul produsului nu conduce prin el însuşi la consecinţe diferite de aplicarea chiar pe produs a semnului înregistrat ca marcă.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 (şi normei corespondente din Regulament), în virtutea dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul poate cere interzicerea aplicării semnului "pe produse sau pe ambalaje" (lit. a), ceea ce înseamnă existenţa unei echivalenţe între folosirea mărcii de către un terţ prin aplicarea pe produs şi prin aplicarea pe ambalajul acestuia.

Întrucât situaţiile de excepţie din art. 39 din lege (respectiv, art. 14 din Regulament) au ca premisă o utilizare a mărcii de către un terţ ce ar putea fi interzisă pe temeiul art. 36 (sau al art. 9 din Regulament), analiza acestora implică, în mod corespunzător, aceeaşi echivalenţă între produs şi ambalaj.

Considerentele deja expuse în legătură cu prima condiţie de aplicare a acestor dispoziţii legale sunt suficiente pentru admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare, din moment ce condiţiile de aplicare a legii trebuie întrunite în mod cumulativ, iar prima condiţie nu a fost analizată în mod corespunzător prin decizia recurată.

Cu toate acestea, întrucât au fost formulate critici prin motivele de recurs şi în legătură cu cea de-a doua condiţie, referitoare la folosirea conformă cu practicile loiale, iar răspunsul Înaltei Curţi ar interesa, totuşi, în ipoteza în care s-ar constata ca fiind îndeplinită prima condiţie, se reţin următoarele:

Instanţa de apel a procedat în mod corect evaluând imaginea de ansamblu a produsului terţului şi modul în care marca reclamantei este pusă în evidenţă în cadrul acestui semn (a se vedea, în acest sens, pct. 46 din considerentele hotărârii CJUE pronunţate în cauza Gillette, menţionată deja în prezenta decizie).

Finalitatea unei asemenea analize rezidă, însă, nu în stabilirea existenţei unui risc de confuzie în percepţia publicului, ci în identificarea unei eventuale încălcări de către terţ a obligaţiei de loialitate faţă de interesele legitime ale titularului mărcii, potrivit definiţiei date de CJUE în aceeaşi hotărâre pronunţată în cauza Gillette (pct. 2 primul paragraf din dispozitiv).

În acest context, interesează în cauză dacă folosirea mărcii de către terţ este făcută într-o asemenea manieră încât nu numai că ar putea da impresia existenţei unei legături comerciale între terţ şi titularul mărcii, dar ar afecta valoarea mărcii, permiţând terţului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii (cel de-al doilea paragraf al pct. 2 din dispozitivul hotărârii Gillette), ţinându-se cont şi de practicile obişnuite pe piaţa kiturilor pentru cap planetare, atunci când nu există consimţământul titularului mărcii, aspect ce urmează a fi clarificat cu ocazia rejudecării apelului.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea prevederilor art. 497 rap. la art. 496 alin. (2) şi cu aplicarea art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., va admite recursul, va casa decizia recurată, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel, instanţă care va soluţiona şi cererea părţilor de acordare a cheltuielilor de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală, funcţie de criteriul legal consacrat de art. 453 din C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 903 A din 4 iunie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 decembrie 2021.