Trademark infringement exception for destination indication: appeal allowed, decision quashed and remanded

Şedinţa publică din data de 22 iunie 2021

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 8 mai 2018, sub nr. x/2017, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta B. S.A., a solicitat următoarele:

- să se constate că produsele reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. x din data de 16 aprilie 2018, aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă asupra mărcilor UE nr. x din data de 11 decembrie1997, nr. x din data de 11 martie 2002, x din data de 12 decembrie 1997, x din data de 19 februarie 1998, x din data de 3 iunie 1997, x din data de 24 mai 2002, x in data de 20 octombrie 1999, x din data de 21 septembrie 1999 şi mărcilor internaţionale x din data de 10 iulie 1998 şi x din data de 2 iulie 1998;

- să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. x din data de 16 aprilie 2018, purtând semne identice mărcilor UE nr. x din data de 11 decembrie 1997, x din data de 11 martie 2002, x din data de 12 decembrie 1997, x din dat de 19 februarie 1998, x din data de 3 iunie 1997, x din data de 24 mai 2002, x din data de 20 octombrie 1999, x din data de 21 septembrie 1999 şi mărcilor internaţionale x din data de 10 iulie 1998 şi x din data de 2 iulie 1998 aparţinând reclamantei;

- să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor UE nr. x din data de 11 decembrie 1997, nr. x din data de 11 martie 2002, nr. x din data de 12 decembrie 1997, nr. x din data de 19 februarie 1998, nr. x din data de 3 iunie1997, nr. x din data de 24 mai 2002, nr. x din data de 20 octombrie 1999, nr. x din data de 21 septembrie 1999 şi mărcilor internaţionale x din data de 10 iulie 1998 şi x din data de 2 iulie 1998 aparţinând reclamantei.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 324/20.02.2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins acţiunea ca neîntemeiată şi a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către pârâtă în sumă de 5.764,15 RON.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 1710A/13.11.2019, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta A., cu cheltuieli de judecată în cuantum de 3.330 RON.

Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs reclamanta A., criticând-o pentru nelegalitate pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., pentru încălcarea dispoziţiilor art. 36 şi art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, precum şi pe cele ale art. 9 alin. (2) şi art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene.

Astfel, s-a susţinut că instanţa de apel a aplicat în mod greşit regulile de analiză a funcţiei mărcilor, inversând raportul dintre regulă şi excepţie.

Astfel, ar fi trebuit să se reţină că funcţia esenţială a mărcii este de a indica originea comercială, iar aceasta este întotdeauna prezumată, ceea ce înseamnă că rămâne celui care invocă norma de excepţie să probeze că folosinţa a fost făcută şi este percepută de consumator exclusiv în scopul indicaţiei destinaţiei produsului.

În acest sens, în legătură cu folosirea semnului cu funcţia de marcă, CJUE, în jurisprudenţa sa, a statuat că "Pentru ca această garanţie de provenienţă, care constituie funcţia esenţială a mărcii, sa poată fi asigurată, titularul mărcii trebuie să fie protejat împotriva concurenţilor care doresc să abuzeze de poziţia şi de reputaţia mărcii prin vânzarea de produse care poartă această marcă ilegal (a se vedea, în special, Hotărârea Hoffmann-La Roche, menţionată anterior, punctul 7 şi Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Loendersloot, cauza C-349/95, Rec, p. 1-6227, punctul 22). În această privinţă, al zecelea considerent din directivă subliniază caracterul absolut al protecţiei conferite de către marcă în caz de identitate între marcă şi semn şi între produsele sau serviciile în cauză şi cele pentru care marca a fost înregistrată. Acesta precizează că această protecţie are ca scop, în special, garantarea mărcii ca indicaţie de origine". Totodată, "dreptul exclusiv prevăzut la articolul 5 alin. (1) litera (a) din directivă a fost acordat pentru a permite titularului mărcii să îşi protejeze interesele specifice în calitate de titular al mărcii, adică să asigure faptul că marca îşi poate îndeplini funcţiile. Prin urmare, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată cazurilor în care utilizarea semnului de către un terţ aduce atingere sau poate aduce atingere funcţiilor mărcii şi în special funcţiei esenţiale a acesteia, care este de a garanta consumatorilor provenienţa produsului."

În acest context, recurenta a arătat că deşi, potrivit prevederilor legale în materie, există şi limitări ale acestui drept, condiţia de a nu afecta funcţia esenţială a mărcii subzistă, iar aceste limitări au valoare de excepţie, nefiind niciodată prezumate în defavoarea funcţiei esenţiale a mărcii. Astfel, în raport cu folosinţa oricărei mărci, regula rămâne că aceasta este supusă restricţiilor caracterului exclusiv şi absolut al dreptului, rămânând celui care invocă folosirea mărcii cu alt titlu, să probeze incidenţa circumstanţelor specifice excepţiilor reglementate de lege.

Aşadar, instanţa de apel a făcut o interpretare greşită a dispoziţiilor art. 9 din Regulament şi a art. 36 din Legea nr. 84/1998, atunci când a reţinut că A. nu a reuşit să dovedească faptul că marca sa a fost folosită cu funcţia de marcă, cât timp acest aspect nu trebuie a fi dovedit în exercitarea prerogativelor legale.

Normele invocate nu prevăd o astfel de condiţie în sarcina titularului mărcii, rămânând celui care invocă folosinţa mărcii cu o altă funcţie decât cea de marcă să probeze că circumstanţele factuale în care foloseşte marca au această semnificaţie pentru consumatori în mod univoc.

Astfel, dispoziţiile invocate prevăd condiţia ca utilizarea mărcii să se facă "dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinaţiei unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detaşate."

Simpla prezenţă a mărcii terţului pe produs nu este de natură a atrage aplicarea dispoziţiilor legale de exceptare, în lipsa unor elemente comunicaţionale care să specifice explicit "indicarea destinaţiei". În aplicarea normei de excepţie, indicarea destinaţiei nu se prezumă, folosirea unei mărci fiind prezumată a fi fost făcută în raport cu scopul său esenţial de a indica originea comercială a produselor.

Instanţa de apel a omis să arate că principala semnificaţie a unei mărci pentru orice consumator este aceea de indicator al originii comerciale a unor produse. Astfel, consumatorul în contact cu o marcă asociată unui produs are în mod instinctiv reprezentarea că marca indică originea comercială a produsului, aspect cu atât mai accentuat în cazul mărcilor de renume.

Aşadar, modalitatea de folosire în limita indicării destinaţiei produsului nu trebuie doar să nu fie specifică uzanţelor de folosire a mărcilor, deoarece această funcţie a mărcilor este primară şi prezumată, neavând nevoie de circumstanţe exterioare mărcii pentru a fi percepută de consumator în acest mod, ci, dimpotrivă, folosinţa mărcii trebuie să fie însoţită de suficienţi indicatori externi acesteia de natură a înfrânge semnificaţia implicită mărcii înregistrate.

Or, instanţa de apel, în mod greşit, a inversat raportul dintre funcţia prezumată a mărcii şi funcţia secundară, de excepţie, de indicare exclusivă a destinaţiei produsului.

Astfel, este necesară identificarea unor circumstanţe şi împrejurări care să susţină explicit şi neechivoc semnificaţia secundară a folosinţei mărcii, aceea de a indica destinaţia bunului, şi nu existenţa unor elemente extrinseci mărcii şi circumstanţe care să susţină semnificaţia principală, aceea de indicator al originii comerciale. Semnificaţia principală a mărcii este intrinsecă acesteia, ea poate fi înfrântă doar prin raportare la contextul folosinţei acesteia, ori la contextul comunicării.

O astfel de explicitare printr-o terminologie adecvată care să indice că folosinţa mărcii are exclusiv rolul de indicator al destinaţiei produsului era cu atât mai necesară în absenţa unor alte elemente implicite care, în mod uzual, pot avea o astfel de semnificaţie, cum ar fi enumerarea mai multor mărci aparţinând unor diverşi producători ori menţionarea mărcii terţului într-o anexă tehnică, etc.

Raportul dintre regulă şi excepţie este exact invers faţă de ce s-a reţinut prin decizia recurată. Se prezumă că marca este folosită în scopul indicării originii comerciale a produselor, şi doar în prezenţa unei comunicări clare care să indice explicit scopul indicării destinaţiei produsului poate fi înfrântă prezumţia funcţiei esenţiale a mărcii.

Recurenta a susţinut, totodată, că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a excepţiei prevăzute la art. 14 din Regulament şi la art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Pentru incidenţa dispoziţiilor legale de excepţie, instanţa trebuia să verifice nu doar dacă marca terţului poate să joace şi un astfel de rol în principal sau în subsidiar în raport de circumstanţele factuale, ci şi dacă în cauză aceste circumstanţe de fapt sunt apte să înlăture orice formă de asociere posibilă cu marca titularului.

Într-o speţă similară, aceeaşi instanţă de apel a considerat în mod corect că folosirea mărcii titularului trebuie însoţită "de o indicaţie clară, explicită şi neinterpretabilă a provenienţei certe a produselor respective şi a utilizării mărcilor anterior menţionate exclusiv în scopul indicării destinaţiei produselor, utilizând indicaţii vizibile şi neechivoce precum "compatibil cu, pentru ... sau orice altă sintagmă similară".

Chiar dacă am putea presupune în baza indiciilor furnizate de B. că marca folosită are şi un scop privind destinaţia produsului, totuşi aceasta nu este condiţia suficientă deoarece chiar şi într-o astfel de ipoteză, testul necesar este cel al înlăturării oricărui risc ca această folosire să fie considerată a fi făcută cu acordul şi sub supravegherea titularului mărcii.

Din perspectiva instanţei de apel, cerinţele legale sunt îndeplinite în cauză, iar comunicarea este univocă, în raport cu mărimea şi poziţionarea folosinţei mărcii reclamantei, ocupând un spaţiu redus, faţă de dimensiunea mult mai mare a mărcii B..

Procedând astfel, instanţa reduce substanţial principiile enunţate jurisprudenţial în raport cu care se poate analiza şi testa percepţia consumatorilor asupra semnificaţiei folosinţei unei mărci.

Înlăturarea riscului ca marca să fie percepută ca indicator al originii comerciale sau al unei asocieri comerciale se poate face doar printr-o comunicare completă şi clară asupra scopului menţionării mărcii pe produsul terţului, astfel indicarea implicită a destinaţiei produsului bazată pe circumstanţele reţinute de instanţa de apel nu înlătură acest risc. Simpla referire la marcă nu este suficientă pentru aplicarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi ale art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulament.

Este greşită aprecierea instanţei de apel potrivit căreia restul menţiunilor, inclusiv mărcile reclamantei, prin redare şi conţinut, apar drept indicaţii de natură tehnică, întrucât, dacă în legătură cu anumite coduri sau serii numerice putem înţelege semnificaţia tehnică a acestora prin conţinut sau formă, nu putem face acelaşi lucru în legătură cu menţionarea unei mărci.

Marca are ca funcţie esenţială, primară, indicarea originii comerciale a produselor sau serviciilor şi doar în anumite circumstanţe de excepţie, precum cele prevăzute de art. 39 din Legea nr. 84/1998 şi art. 14 din Regulament, ea este folosită indicând un alt sens decât cel primar.

Consecinţa acestui raport dintre regulă şi excepţie este aceea că titularul nu trebuie să facă nicio acţiune pozitivă, nu trebuie să însoţească marca de nicio menţiune pentru a asocia mărcii sensul primar al acesteia, fiind sarcina terţului care urmăreşte să folosească cu titlu de excepţie marca înregistrată să asocieze mărcii toţi markerii de comunicare necesari înlăturării oricărui risc de confuzie pentru consumator, fie chiar riscul existenţei unei autorizări.

Astfel, marca niciodată exclusiv prin "conţinutul" său nu va putea indica altceva decât originea comercială a produselor sau serviciilor, ci doar în contextul unei comunicări ea poate avea alte valenţe decât cea primară.

În primul rând, faptul că eticheta pe care este inscripţionată marca verbală a recurentei-reclamante este detaşabilă nu poate duce la concluzia că această inscripţionare este una legală si nici nu este un factor de analiză în raport cu care să se tragă o astfel de concluzie. O astfel de circumstanţă factuală reţinută de instanţă încalcă dispoziţiile legale privind legitimarea folosinţei cu titlu de excepţie a mărcii titularului exclusiv pentru indicarea destinaţiei produsului pe care este aplicată, nefiind de natură a înlătura riscul ca această folosinţă să fie percepută ca având semnificaţia primară de indicator al originii comerciale, potrivit principiilor dezvoltate de jurisprudenţa relevantă a CJUE.

Pe de altă parte, instanţa nu indică niciun temei legal sau jurisprudenţial pe care să îşi bazeze raţionamentul prin care asociază anumite efecte juridice situaţiei de fapt a caracterului detaşabil al unei etichete. Nici legislaţia privind mărcile, nici jurisprudenţa relevantă în materia mărcilor nu se foloseşte de materialul din care este făcută eticheta pe care este aplicată marca sau de modalitatea de prindere a acesteia pe produs ori de alt aspect privind suportul material al mărcii, în analiza protecţiei asigurate mărcilor împotriva actelor de încălcare. Singurele aspecte pertinente şi relevante din situaţia de fapt sunt cuprinse în relaţia tripartită marcă/semn - produs - consumator.

Caracterul detaşabil înseamnă posibilitatea ca acea etichetă să fie desprinsă, însă nu trebuie să ducă în mod automat la concluzia că eticheta este în mod cert desprinsă la comercializare. Fotografiile produselor comercializate arată faptul că această etichetă este aplicată inclusiv pe parbriz în sine, nu numai pe folia sau cutia în care este ambalat. De altfel, acest aspect este şi irelevant, fapta de încălcare fiind analizată la momentul săvârşirii ei prin actul de import.

De asemenea, folosirea concomitentă a mai multor mărci pe ambalajul unor produse (co-branding) nu înlătură aplicarea dispoziţiilor legale pentru protecţia mărcii folosite fără drept atâta timp cât acesta poate să însemne, spre exemplu, că există o legătură comercială între aceasta şi titularul mărcilor A..

În mod greşit, instanţa de apel exclude de plano această ipoteză, deoarece aceasta nu este înlăturată nici de descrierea modului de poziţionare şi alăturare a celor două mărci, astfel cum a fost redată de către instanţa de apel. CJUE, prin numeroase decizii relevante, a arătat explicit că folosirea unei mărci proprii a terţului nu este de natură a înlătura încălcarea mărcii folosite dacă nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de scopul sau uzanţele folosirii comerciale a mărcilor cu scop informativ.

În concluzie, instanţa a aplicat un test greşit deoarece întrebarea corectă la care trebuia să se răspundă nu este aceea dacă folosinţa mărcii reclamantei "poate" fi percepută ca indicând destinaţia produsului, respectiv a fi folosită pentru maşini A., ci dacă folosinţa mărcii A. pe produsele pârâtei nu reprezintă niciun risc în a fi percepută de consumatori ca fiind şi o autorizare din partea reclamantei pentru piesele auto destinate maşinilor A..

Un răspuns pozitiv la testul aplicat de instanţă îl primeşte întrebarea şi atunci când aceasta este în legătură cu produse fabricate de titularul mărcii sau de către terţe societăţi în sistemul pieţei aftermarket care au o autorizare din partea reclamantei să producă piese de schimb pentru maşinile A.. Aceste din urmă piese de schimb, parbrize, sunt vândute sub marca proprie a terţului autorizat dar poartă şi marca reclamantei pentru a indica destinaţia produsului. Spre deosebire de situaţia produselor aftermarket autorizate de reclamantă, cele neautorizate au obligaţia să poarte menţiuni explicite cu privire la scopul limitat al folosinţei mărcii A. pentru a înlătura orice risc ca această folosire să fie percepută şi ca o formă de autorizare.

În ceea ce priveşte condiţia subsecventă potrivit căreia comunicarea comercială conţinând marca având ca scop informarea consumatorilor despre destinaţia piesei de schimb purtând marca înregistrată A. trebuie să fie conformă uzanţelor comerciale loiale, aceasta nu este un standard reglementat de legislaţie şi nici de jurisprudenţa relevantă în materia mărcilor, fiind o chestiune de fapt determinabilă în raport cu regulile specifice ale pieţei produsului în cauză, respectiv piaţa parbrizelor, aspect ce variază de la o piaţă la alta şi de la un moment la altul.

Este adevărat, astfel cum a reţinut instanţa de apel, că nici legea şi nici jurisprudenţa relevantă în materie nu impun obligativitatea unei anumite formulări a textului care să indice destinaţia piesei de schimb alăturat mărcii de maşini A., însă atât Legea nr. 84/1998 cât şi Regulamentul (UE) nr. 1001/2017 privind marca Uniunii Europene arată faptul că această manieră de comunicare a destinaţiei piesei de schimb (parbriz) este uzuală în practica comercială loială a comercianţilor şi producătorilor de parbrize.

Astfel, instanţa de apel trebuia raportat la probatoriul administrat în cauză să decidă în concret dacă această manieră de inscripţionare a mărcilor VW pe produsele pârâtei este una uzuală pentru indicarea destinaţiei produsului în piaţa aftermaket a parbrizelor auto. Instanţa nu a făcut acest demers, concluzionând în lipsa oricărei probaţiuni că această manieră este una conformă practicii loiale în domeniul parbrizelor auto.

Intimata-pârâtă nu a făcut o astfel de probă deşi avea această obligaţie în calitatea de parte care a invocat în apărare această situaţie de excepţie de la regula caracterului exclusiv şi absolut a drepturilor conferite de marca înregistrată. În plus, recurenta nu putea să fie ţinută să probeze un fapt negativ contrar, imposibil de probat prin natura sa.

O astfel de probă era şi imposibil de produs de către intimata-pârâtă pentru că în piaţa "aftermarket" a pieselor de schimb pentru maşini, uzanţele comerciale legitime impun menţionarea destinaţiei pieselor de schimb în contextul unei comunicări verbale explicite indiferent de cuvintele folosite şi nu printr-o deducţie rezultată din locul, dimensiunea mărcii terţului şi însoţirea de menţiuni privind anul de fabricaţie şi modelul de maşină. Acestea pot induce o astfel de semnificaţie, dar nu pot exclude coexistenţa acesteia cu semnificaţia primară a mărcii.

Instanţa nu a arătat în raport cu ce probaţiune a reţinut că elementele de fapt indicate în considerente sunt o practică uzuală loială de menţionare a destinaţiei produsului şi că, în plus, aceasta nu este specifică şi pentru produsele autorizate aftermarket sau originale.

În analiza acestei chestiuni, instanţa de apel ar fi trebuit să aprecieze că obligaţia de loialitate nu a fost respectată în cauză, mai exact utilizarea mărcii de către terţ ar putea fi interpretată de publicul relevant în contextul unui iminent risc de confuzie sau de asociere cu A..

În stabilirea aplicabilităţii excepţiei prevăzute de dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi art. 14 alin. (1) lit. c). din Regulament, trebuie înţeleasă mai întâi noţiunea de practici loiale, definită în jurisprudenţa CJUE ca fiind "expresia unei obligaţii de a acţiona corect în raport cu interesele legitime ale titularului mărcii, similar cu cea impusă revânzătorului care utilizează marca altuia pentru a face reclamă revânzării produselor care fac obiectul mărcii respective."

O asemenea definiţie trimite aşadar la noţiunea de "interese legitime" ale titularului mărcii, enunţate la rândul lor de jurisprudenţa europeană ca fiind, spre exemplu, legate de cazul în care comercializarea bunurilor printr-o asemenea manieră ar putea dăuna reputaţiei mărcii, dacă există riscul ca publicul să creadă că între cele două entităţi există o legătură comercială, astfel cea de-a doua entitate beneficiind în mod injust de renumele mărcii primei companii.

În mod cert, în cauza de faţă, interesul legitim al titularului ar fi ca acesta să nu fie asociat în vreun fel cu B., astfel creându-se o falsă impresie că între cele două companii există o legătură sau că cea de-a doua a fost autorizată de prima să îi folosească marca pentru comercializarea produselor sale reprezentând parbrize.

Analiza instanţei de apel nu a ţinut cont şi de natura produsului, respectiv parbriz de autoturism, care implică un grad ridicat de risc pentru sănătatea şi viaţa oamenilor. Astfel, orice asociere posibilă a recurentei A. cu un produs care nu asigură cele mai înalte standarde de siguranţă va avea un impact negativ semnificativ asupra renumelui şi reputaţiei mărcilor şi produselor acesteia.

Recurenta a conchis în sensul că, deşi nu susţine existenţa unor formule de comunicare obligatorii, totuşi este necesară prezenţa unor indicatori de comunicare suficient de clari şi expliciţi de natură a înlătura orice risc ca folosinţa mărcii titularului să fie percepută de consumatori ca indicând scopul primar de indicare a originii comerciale. Această formă de comunicare a destinaţiei piesei de schimb să fie una specifică pieţei parbrizelor.

Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 20 aprilie 2021, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. şi a fixat termen de judecată la data de 8 iunie 2021, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

Apărările formulate în cauză

În termen legal, intimata-pârâtă B. S.A. a depus întâmpinare, prin care a combătut cele susţinute de recurenta-reclamantă prin cererea motivată de recurs şi a solicitat respingerea recursului şi menţinerea în tot a deciziei recurate, ca fiind legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată - fond, apel, recurs.

Totodată, a solicitat respingerea cererii privind casarea hotărârii şi trimiterii cauzei spre o nouă judecată instanţei de apel, întrucât această soluţie este posibilă doar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 480 alin. (3) C. proc. civ., iar, în speţă, instanţa de apel a judecat fondul cauzei şi părţile au fost legal citate, fiind reprezentate în faţa completului de apel.

Intimata-pârâtă a susţinut şi că cele arătate de către recurenta-reclamantă prin cererea de recurs vizează aspecte de temeinicie şi nu de legalitate, astfel că, în cauză, sunt incidente dispoziţiile art. 489 alin. (2) C. proc. civ., care reglementează nulitatea recursului.

Recurenta-reclamantă A., în termen legal, a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea în integralitate a apărărilor pârâtei şi, ca urmare, admiterea recursului.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Prin decizia recurată, confirmându-se hotărârea primei instanţe, s-a constatat că reclamanta, titulară a mărcilor A., protejate la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene, nu poate cere interzicerea folosirii de către pârâta B. S.A. a semnului A., identic mărcilor reclamantei.

Astfel, s-a apreciat că sunt întrunite condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv ale normelor identice din art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind marca Uniunii Europene.

Prin motivele de recurs, s-au criticat, în esenţă, criteriile de stabilire a domeniului de aplicare al normelor considerate a fi incidente prin decizia recurată, ce reglementează, cu valoare de excepţie, o limitare a dreptului exclusiv asupra unei mărci.

Critica astfel formulată este fondată, în condiţiile în care considerentele deciziei recurate nu relevă aplicarea criteriilor de delimitare a situaţiei de excepţie reglementate de art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv de art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, astfel cum s-au conturat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În conformitate cu art. 39 din Legea nr. 84/1998, "(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) şi c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

De asemenea, art. 14 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede: (1) "O marcă UE conferă titularului dreptul de a interzice terţilor utilizarea în comerţ: (...) (c) dacă acest lucru este necesar pentru indicarea destinaţiei unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detaşate". (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terţ se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

În speţă, verificarea aplicării dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 se impune în privinţa mărcilor internaţionale ale reclamantei, în timp ce verificarea incidenţei prevederilor Regulamentului - în legătură cu mărcile reclamantei protejate la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile în care, potrivit art. 124 din Regulament, instanţele naţionale competente în domeniul mărcilor UE au competenţă exclusivă în materia acţiunilor în constatarea încălcării drepturilor titularilor, cadru în care aplică dispoziţiile Regulamentului.

Această distincţie devine, însă, irelevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conţinutul reglementării este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noţiuni autonome ce au o anumită semnificaţie.

Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat în mod constant, în jurisprudenţa sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar şi a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale în domeniul mărcilor, transpusă în legea naţională (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Pornind de la această premisă, Înalta Curte constată ca fiind corectă susţinerea recurentei - reclamante potrivit căreia normele incidente în prezenta cauză relevă o situaţie de excepţie de la regula caracterului absolut al protecţiei conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) din Regulament.

Fiind vorba despre o excepţie, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare şi aplicare, iar condiţiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.

Astfel, în ipoteza speţei, un terţ poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului, dacă utilizarea este "necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile" şi, totodată, "conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial".

Pentru aprecierea caracterului necesar şi conform al folosirii mărcii de către terţ este esenţială raportarea la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene şi al directivei de armonizare a legislaţiilor naţionale, în care se regăseşte interpretarea dată normelor respective, în context şi în funcţie de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiţii enunţate anterior.

Atare interpretare se impune instanţelor naţionale învestite cu cercetarea incidenţei prevederilor legale de excepţie, prin prisma celor expuse anterior, vizând necesitatea unei abordări uniforme în ordinea juridică a Uniunii a normelor privind mărcile, indiferent dacă este vorba despre o marcă naţională/internaţională sau despre o marcă a Uniunii Europene.

Prin hotărârea pronunţată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/2003 Gillette, cu privire la art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă nr. 104/89 (identic în conţinut, deşi într-o formulare uşor diferită, cu art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene), Curtea a decis următoarele (paragrafele 2 şi 3 ale pct. 1 din dispozitiv):

"Folosirea mărcii de către un terţ este necesară pentru indicarea destinaţiei unui produs comercializat de către acest terţ atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informaţii comprehensibile şi complete despre această destinaţie, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului respectiv.

Revine instanţei de trimitere să verifice dacă, în circumstanţele speţei, folosirea este necesară, ţinând cont de natura publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terţul în cauză".

Aşadar, în ceea ce priveşte caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terţ, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

Înalta Curte constată, din considerentele deciziei recurate, că analiza folosirii "necesare" a mărcii A. pe ambalajul parbrizelor compatibile cu anumite modele de autoturisme A. - reţinute în vamă -, de către o altă persoană decât titularul mărcii şi fără consimţământul acestuia, nu a fost făcută prin prisma criteriilor menţionate anterior, iar situaţia de fapt relevantă în acest sens nu a fost stabilită.

Astfel, cât priveşte publicul, nu numai că decizia nu face nicio referire la public, însă din motivarea sa nu reies nici categoriile de beneficiari ai informaţiilor şi nici sfera publicului ori nivelul de atenţie al acestuia.

Instanţa de apel a reţinut că mărcile reclamantei au fost menţionate pe etichete detaşabile şi pe etichete aplicate pe elementele de ambalare, dar se constată că nu a fost stabilit cu certitudine ori, cel puţin, nu a fost expus în considerente, dacă produsul ajunge la consumatorul final sau la public, în general, în ambalajul purtând etichetele detaşabile sau acestea sunt înlăturate până la comercializarea propriu - zisă (eventual, fiind aplicate pentru transportul de la producător şi pentru vămuire).

Aceste aspecte sunt relevante pentru stabilirea, în primul rând, a destinatarilor informaţiei de pe etichete, dată fiind condiţia ca utilizarea mărcii să aibă ca scop informarea publicului. O asemenea condiţie nu ar fi întrunită, de exemplu, în situaţia în care etichetele se desprind până la comercializare, cât timp informaţiile de pe etichete nu ar parveni publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terţ.

În situaţia în care produsul ambalat poartă etichetele respective şi la momentul comercializării, ar trebui stabilită natura publicului, adică sfera persoanelor cărora le este destinat produsul şi care trebuie informate în legătură cu destinaţia produsului, respectiv asupra compatibilităţii sale cu anumite modele de autoturisme A.. Din acest punct de vedere, s-ar fi impus a se determina dacă în această categorie intră, pe lângă consumatorul final, şi persoanele specializate în domeniu.

Acest aspect prezintă importanţă din perspectiva condiţiei ca folosirea mărcii să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă.

În acest sens, este de reţinut considerentul 36 din hotărârea CJUE pronunţată în aceeaşi cauză C-228/2003 Gillette:

"... pentru a se verifica dacă pot fi utilizate alte mijloace de furnizare a unei asemenea informaţii, se impune a se lua în considerare, de exemplu, eventuala existenţă a unor standarde tehnice sau a unor norme general utilizate pentru tipul de produs comercializat de către terţ şi cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs. Aceste norme sau alte caracteristici trebuie să fie apte de a furniza publicului relevant o completă şi comprehensibilă asupra destinaţiei produsului comercializat de către terţ, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului".

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanţa de apel a reţinut în fapt că pe etichete, sub menţiunea mărcilor şi a unor indicaţii privind modelele de autoturism A., figurează o serie de coduri şi alte menţiuni în litere şi cifre, totodată, că aceste menţiuni, precum şi mărcile reclamantei, apar ca fiind indicaţii de natură tehnică, prin poziţionare, redare şi prin conţinut.

Înalta Curte constată că simpla referire a instanţei de apel la indicaţii tehnice nu echivalează cu o analiză corespunzătoare din perspectiva criteriilor de apreciere a caracterului necesar al folosirii mărcii de către terţ în ipoteza din speţă.

Astfel, în primul rând, cât priveşte imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii se raportează, indiscutabil, la percepţia publicului asupra semnului terţului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terţ, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă şi semnul terţului, care poate interesa acţiunea în contrafacerea mărcii, în cadrul căreia a fost invocată, ca apărare de fond, situaţia de excepţie reglementată de dispoziţiile art. 39 al Legii nr. 84/1998.

Mai mult decât atât, reclamanta din cauză a susţinut identitatea dintre marcă şi semnul pârâtei, respectiv dintre produsele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi produsul pârâtei, ipoteză în care, în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, riscul de confuzie este prezumat, nefiind necesară cercetarea sa din perspectiva imaginii de ansamblu oferite de semnele în conflict.

Motivele de apel ale reclamantei conţin o critică şi pe acest aspect, însă instanţa de apel nu a considerat necesar a răspunde acesteia, în condiţiile în care a ajuns la concluzia că titularul mărcii nu poate interzice în cauză folosirea mărcii de către pârâtă, fiind întrunite cerinţele de aplicare ale art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din lege.

Fără a se pronunţa asupra ordinii de analiză a chestiunilor de drept deduse judecăţii, date fiind limitele învestirii fixate prin recursul declarat, Înalta Curte constată doar că instanţa de apel nu a infirmat folosirea mărcii de către terţ, ca premisă de analiză a situaţiei de excepţie descrise în art. 39 din lege, procedând la verificarea incidenţei în cauză a acestei norme.

În al doilea rând, indicaţiile tehnice pe etichete relevă, într-adevăr, posibilitatea existenţei unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terţ, în termenii deciziei CJUE.

În acest context, ar trebui, însă, stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicaţii sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât publicul relevant şi-ar da seama din aceste semne care este destinaţia produsului, recunoaştere prin prisma căreia să se determine dacă menţionarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară şi completă a publicului şi, mai mult, era unicul mijloc de informare a publicului.

În acelaşi timp, ar trebui stabilit şi motivat în mod corespunzător dacă o marcă ce constă într-un element verbal ce nu relevă o caracteristică a produsului poate reprezenta o indicaţie de natură tehnică, cu atât mai mult cu cât este plasată alături de coduri şi alte menţiuni în litere şi cifre, astfel cum a reţinut instanţa de apel, impunându-se a se clarifica motivele prezenţei simultane atât a codurilor, cât şi a mărcii.

În acelaşi context, se constată ca fiind fondată şi susţinerea recurentei potrivit căreia instanţa de apel nu s-a raportat la probatoriul administrat în cauză pentru a decide în concret dacă maniera de inscripţionare a mărcilor A. pe produsele pârâtei este una uzuală pentru indicarea destinaţiei produsului în piaţa parbrizelor auto, atunci când lipseşte consimţământul titularului mărcii pentru folosirea acesteia.

Chiar dacă recurenta a formulat această critică în legătură cu cea de-a doua condiţie prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998, anume condiţia conformităţii folosirii de către terţ cu practicile loiale în domeniu, se constată că, prin prisma criteriilor de apreciere enunţate în cele ce preced şi a împrejurării reţinute de instanţa de apel - semnul protejat ca marcă al reclamantei ar fi perceput ca o indicaţie tehnică -, atare aspect interesează, în egală măsură, şi prima condiţie, care se referă tocmai la existenţa unor norme general utilizate şi cunoscute (în formularea hotărârii CJUE din cauza Gillette).

Din această perspectivă, se constată că prin decizia recurată nu s-a făcut nicio referire la indicaţiile tehnice Eurocod/SAP, din care rezultă că respectivul cod SAP este format din 9 cifre, din care primele patru identifică o anumită componentă auto (4000 în cazul parbrizelor), iar Eurocodurile indică producătorul, modelul etc., existând şi un cod uzual al producătorilor (85 pentru A.). Nu s-a făcut nicio trimitere la exemplele invocate de către pârâtă şi nici nu s-a luat în considerare existenţa unor cataloage, indicată prin întâmpinare .

Faţă de cele expuse, Înalta Curte constată că aprecierea instanţei de apel referitoare la incidenţa art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv a dispoziţiilor art. 14 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, nu a fost fundamentată pe criteriile necesar a fi aplicate în speţă, în sensul de a se fi stabilit dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

Nu în ultimul rând, este de menţionat că aplicarea mărcii pe ambalajul produsului nu conduce prin însuşi acest fapt la consecinţe diferite de aplicarea chiar pe produs a semnului înregistrat ca marcă, contrar celor reţinute de instanţa de apel prin decizia recurată.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 (şi normei corespondente din Regulament), în virtutea dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul poate cere interzicerea aplicării semnului "pe produse sau pe ambalaje" (lit. a), ceea ce înseamnă existenţa unei echivalenţe între folosirea mărcii de către un terţ prin aplicarea pe produs şi pe ambalajul acestuia.

Întrucât situaţiile de excepţie din art. 39 din lege (respectiv, art. 14 din Regulament) au ca premisă o utilizare a mărcii de către un terţ ce ar putea fi interzisă pe temeiul art. 36, analiza acestora implică, în mod corespunzător, aceeaşi echivalenţă între produs şi ambalaj.

Considerentele deja expuse în legătură cu prima condiţie de aplicare a acestor dispoziţii legale sunt suficiente pentru admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare, din moment ce condiţiile de aplicare a legii trebuie întrunite în mod cumulativ, iar prima condiţie nu a fost analizată în mod corespunzător prin decizia recurată.

Cu toate acestea, întrucât au fost formulate critici prin motivele de recurs şi în legătură cu cea de-a doua condiţie, referitoare la folosirea conformă cu practicile loiale, iar răspunsul Înaltei Curţi ar interesa, totuşi, în ipoteza în care s-ar constata ca fiind îndeplinită prima condiţie, se reţin următoarele:

Instanţa de apel a procedat în mod corect evaluând imaginea de ansamblu a produsului terţului şi modul în care marca reclamantei este pusă în evidenţă în cadrul acestui semn (a se vedea, în acest sens, pct. 46 din considerentele hotărârii CJUE pronunţate în cauza Gillette, menţionată deja în prezenta decizie).

Finalitatea unei asemenea analize rezidă, însă, nu în stabilirea existenţei unui risc de confuzie în percepţia publicului, ci în identificarea unei eventuale încălcări de către terţ a obligaţiei de loialitate faţă de interesele legitime ale titularului mărcii, potrivit definiţiei date de CJUE în aceeaşi hotărâre pronunţată în cauza Gillette (pct. 2 primul paragraf din dispozitiv).

În acest context, interesează în cauză dacă folosirea mărcii de către terţ este făcută într-o asemenea manieră încât nu numai că ar putea da impresia existenţei unei legături comerciale între terţ şi titularul mărcii, dar ar afecta valoarea mărcii, permiţând terţului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii (cel de-al doilea paragraf al pct. 2 din dispozitivul hotărârii Gillette), ţinându-se cont şi de practicile obişnuite pe piaţa parbrizelor auto, atunci când nu există consimţământul titularului mărcii, aspect ce urmează a fi clarificat cu ocazia rejudecării apelului.

Pentru toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul şi, pe temeiul art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 1710 A din 13 noiembrie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 iunie 2021.