Trademark "EPACK" vs. "WEPACK": appeal allowed, case remanded for retrial after appellate dismissal quashed.

1. Conflict între o marcă verbală şi o denumire comercială. Reţinerea caracterului descriptiv în raport cu traducerea în limba română a cuvântului ce intră în componenţa mărcii.

2. Distinctivitate dobândită prin utilizarea mărcii. Evaluarea riscului de confuzie

Cuprins pe materii: Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă

Index alfabetic: notorietate

distinctivitate

element verbal

risc de confuzie

Legea nr. 84/1998, art. 2, art. 5 lit.c), lit.d), art. 36 alin. (2) lit. b), lit. c)

1. Aprecierea unei mărci sau a unui element dominant al unei mărci complexe trebuie raportată la publicul vorbitor de limba română, dat fiind faptul că mărcile înregistrate în România beneficiază de protecţie naţională.

Din această perspectivă, nu se poate reţine axiomatic faptul că publicul format din consumatorii români percepe cuvântul de limbă engleză „pack” – care intră în componenţa mărcii a cărei încălcare se pretinde -, în mod neechivoc, drept o desemnare uzuală în comerţ a produselor sau a serviciilor în discuţie ori o indicaţie în comerţ a felului sau a destinaţiei acestora şi că, în acest fel, există riscul de a se ajunge - prin intermediul dreptului exclusiv la marcă asupra întregului dominat de acest element - la un monopol inacceptabil al titularului asupra unui cuvânt din domeniul public (precum, de exemplu, în cazul unei mărci ce conţine cuvântul „bilet” pentru servicii de comercializare de bilete la diferite evenimente).

În situaţia unui cuvânt aparţinând vocabularului unei alte limbi, este subînţeleasă aptitudinea acestuia de a servi drept o indicaţie certă şi neechivocă a unei caracteristici a produsului doar dacă acel cuvânt este preluat ca atare în limba română, fie numai în limbajul curent, ori este folosit în mod obişnuit în practica comercială pentru a desemna produse sau servicii de ambalare/împachetare, iar consumatorul român îl conştientizează ca atare.

În alte situaţii, nu se poate exclude posibilitatea, ca publicul format din consumatori români, deşi realizează că este vorba despre un cuvânt în limba engleză şi poate chiar cunoaşte ori cel puţin îşi dă seama de semnificaţia acestuia, să nu dea mai multă importanţă traducerii decât ar da în cazul oricărei alte denumiri într-o limbă străină, în special limba engleză, întâlnite în comerţ.

Consumatorul român se confruntă în mod obişnuit cu folosirea în comerţ de denumiri în alte limbi şi este posibil să recunoască o situaţie de acelaşi gen, dar fără să dea în mod particular atenţie traducerii, respectiv să facă asocierea necesară şi neechivocă între sensul cuvântului şi produsul sau serviciul comercializat.

Prin urmare, analiza distinctivităţii intrinseci a mărcii trebuie făcută în raport de percepţia consumatorului român.

2. Din cuprinsul dispoziţiilor art. 2 lit. d) şi art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 84/1998, rezultă că legiuitorul face distincţie între marca notorie şi cea care a dobândit o anumită reputaţie în România, în sensul că, deşi ambele presupun cunoaşterea de către publicul vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, ca urmare a utilizării pe piaţă, şi ambele beneficiază de o protecţie extinsă, gradul diferit în care publicul le cunoaște conduce la efecte juridice diferite din perspectiva protecţiei.

Marca notorie se bucură de protecţie în România chiar în absenţa înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în timp ce marca de renume trebuie să fie o marcă înregistrată, dar titularul are prerogativa de a interzice utilizarea acesteia de către un terţ chiar pentru produse/servicii diferite de cele pentru care marca a fost înregistrată şi fără a face dovada riscului de confuzie [cerut în cazul de la art. 36 alin. (2) lit. b)].

Legiuitorul recunoaşte o protecţie extinsă unei mărci înregistrate şi în cazul în care cunoaşterea sa de către public, ca urmare a utilizării în comerţ, nu atinge nivelul notorietăţii.

Chiar dacă marca de renume sau cu o anumită reputaţie în România este menţionată doar în ipoteza de la art. 36 alin. (2) lit. c) din lege, trebuie să se constate că, în măsura în care protecţia extinsă operează şi pentru produse/servicii diferite, a fortori aceste mărci trebuie recunoscute şi în ipoteza de la art. 36 alin. (2) lit. b) din lege, care se referă la produse/servicii identice sau similare, sub condiţia dovedirii existenţei unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.

Un anumit nivel de cunoaştere a mărcii înregistrate în rândul publicului se reflectă asupra caracterului distinctiv al acesteia, care variază, astfel, în timp faţă de momentul înregistrării, iar evaluarea puterii distinctive, în raport de percepţia publicului relevant, în măsura în care este invocată o distinctivitate sporită ca urmare a utilizării, trebuie să ţină cont de situaţia de la momentul litigiului.

Prin urmare, nu se poate reţine faptul că doar un grad înalt de distinctivitate, de tipul notorietăţii, este relevant în evaluarea riscului de confuzie, necesară pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 579 din 23 martie 2021

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 11.04.2019, reclamanta A.SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. SRL, următoarele: să se constate că folosirea de către pârâtă a denumirii WEPACK în activitatea comercială încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcilor înregistrate național EPACK nr.M2002 03442/052207, marcă combinată înregistrată pentru produse din clasele 16, 18, 21, 35, 39 și EPACK nr. M 2003 02547/055868, marcă verbală înregistrată pentru produsele din clasele 16, 17, 18 și 21; să se dispună obligarea pârâtei să înceteze de îndată pe teritoriul României folosirea neautorizată a denumirii WEPACK în activitatea comercială a acesteia, în special oferirea produselor sau comercializarea, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn și utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, importul sau exportul produselor sub acest semn, conform art. 36 alin. 2 din Legea nr. 84/1998, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 3978 din 20.11.2019, Tribunalul Ilfov – Secţia Civilă a admis cererea, a constatat că folosirea neautorizată de către pârâtă a denumirii WEPACK, în activitatea comercială, încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcilor EPACK nr. M 2002 03442/052207- marcă combinată înregistrată pentru produsele din clasele 16, 18, 21, 35, 39 şi EPACK nr. M 2003 02547/055868 - marcă verbală înregistrată pentru produsele din clasele 16, 17, 18, 21; a obligat pârâta să înceteze de îndată folosirea neautorizată, pe teritoriul României, a denumirii WEPACK în activitatea comercială a acesteia, în special, oferirea produselor sau comercializarea, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn şi utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, importul sau exportul produselor sub acest semn, cu cheltuieli de judecată.

3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 1210A din 1.10.2020, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de pârâta B. SRL împotriva sentinţei civile menţionate, a schimbat sentinţa apelată, în sensul că a respins acţiunea, ca neîntemeiată, a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către apelantă în cuantum de 6798,47 lei, pentru judecata de primă instanţă, respectiv 3409,35 lei pentru judecata în apel.

4. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs reclamanta A. SRL, criticând-o pentru nelegalitate pe temeiul dispoziţiilor art.488 alin. 1 pct. 6 şi 8 Cod procedură civilă.

Cu titlu prealabil, recurenta a menţionat că este de acord cu privire la faptul că în cauză nu sunt incidente prevederile art. 39 alin. 1 lit. b din Legea nr.84/1998 (forma în vigoare la data depunerii acţiunii), însușindu-şi dezlegarea instanţei de apel pe acest aspect.

Prin motivele de recurs, s-a susţinut, pe de o parte, că instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998 şi a nesocotit principiile rezultate din jurisprudența CJUE cu privire la evaluarea semnelor în conflict, iar pe de altă parte, că hotărârea recurată conţine motive contradictorii, după cum urmează:

- Elementele complexe ale mărcii reclamantei au fost evaluate în mod individual şi trunchiat de către instanţa de apel, fără a se determina impresia de ansamblu creată prin asocierea elementelor mărcii, în comparaţie cu semnul utilizat de către pârâtă. În mod greşit, instanţa a exclus din analiza similarităţii semnelor în conflict elementul „pack” pe care l-a considerat uzual.

În cauză, nu s-a reclamat utilizarea semnului „pack” de către intimată, iar denumirea WEPACK, folosită de intimată, încorporează marca EPACK. Intimata foloseşte denumirea WEPACK cu funcţia de marcă, pentru servicii similare oferite de reclamantă sub marca EPACK.

Denumirile WEPACK şi EPACK provin, este adevărat, din limba engleză: „wepack” s-ar putea traduce „noi împachetăm”, iar în celalalt caz s-ar putea înțelege „e-împachetare” sau ambalare electronică. Segmentul de consumatori vizat, vorbitor de limba română, nu va traduce aceste două denumiri, ci le va percepe ca atare.

Chiar dacă s-ar considera, aşa cum a reţinut instanţa, că elementul „pack” este uzual, acesta nu poate fi exclus din analiza mărcii. Relevantă în acest sens este hotărârea din cauza C-705/17 Hansson, în care CJUE statuează că elementele descriptive ale unei mărci complexe nu pot fi excluse de plano din analiza similarităţii a două semne în conflict.

- Hotărârea cuprinde motive contradictorii, în sensul că instanţa de apel, pe de o parte, şi-a însușit analiza primei instanţe cu privire la similaritatea semantică şi conceptuală a semnelor, dar, pe de altă parte, a făcut o analiză parţială a mărcilor contrară celei a primei instanţe şi concluzionează că semnul intimatei are distinctivitate prin adăugarea particulei „we" la cuvântul „pack”, având, astfel, o conotaţie diferită de marca reclamantei.

Recurenta a susţinut că, astfel cum a reţinut prima instanţă, semnele în conflict sunt similare din punct de vedere semantic şi conceptual, mai mult, sunt similare până la identitate şi vizează servicii identice.

Din punct de vedere fonetic, diferenţa de o literă plasată la începutul semnului intimatei este insuficientă pentru ca semnele să fie considerate diferite, acestea pronunţându-se în mod similar. Diferențele dintre mărcile reclamantei şi denumirea folosita de intimată sunt nesemnificative, deoarece elementele dominante ale celor două semne sunt cele verbale. Totodată, elementul figurativ al semnului folosit de intimată nu este de natura să-i confere distinctivitate. Conform jurisprudenței Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când o marca este compusă atât din elemente verbale, cât şi figurative, elementul verbal este, în principiu, mai distinctiv decât cel figurativ, deoarece consumatorul mediu se va referi mai uşor la bunuri prin numele acestora, decât încercând să descrie elementul grafic al mărcii (Cauza T-104/01 Oberhauser v OHIM - Petit Libero (Fifties), para 47).

Contrar considerentelor instanţei de apel, conform cărora marca combinată a reclamantei a obţinut distinctivitate împreună cu semnul grafic, existenţa semnului grafic nu exclude riscul de confuzie şi de asociere dintre semne, deoarece în percepţia consumatorilor vor fi reţinute cu precădere elementele verbale ale semnelor.

Diferențele dintre mărcile reclamantei şi denumirea folosită de intimată sunt nesemnificative. În ceea ce priveşte elementele verbale EPACK şi WEPACK, din perspectiva consumatorului roman, mediu, relativ de bine informat, de atent şi de circumspect, există foarte puţine diferențe. Este vorba despre cuvinte care au o lungime similară şi coincid în ceea ce priveşte denumirea EPACK. Elementele dominante ale celor două semne sunt cele verbale, iar conform jurisprudenței CJUE, marca şi semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie, fără a accentua diferențele pe care un consumator nu le-ar remarca.

Un consumator care ar privi semnele în conflict nu ar putea să realizeze că serviciile oferite prin intermediul acestora sunt diferite şi că provin de la două entităţi complet diferite, riscul de confuzie fiind ridicat.

În ceea ce priveşte partea verbală a mărcii, aceasta prezintă cel mai puternic impact, atât în compunerea mărcii, cat şi în percepţia publicului, consumatorul putând în acest fel să identifice mai uşor marca. Pentru o marca compusă din element verbal şi element figurativ, elementul verbal are în principiu un impact mai puternic, consumatorul mediu se va referi mai simplu la marcă şi la bunurile sau serviciile protejate de aceasta prin nume, decât să se refere printr-o descriere a elementului figurativ.

- În evaluarea riscului de confuzie, instanţa de apel a făcut o analiză greşită a distinctivităţii semnelor în conflict, inclusiv din perspectiva publicului relevant, ajungând, practic, la concluzia nelegală a lipsei de distinctivitate a unei mărci înregistrate.

Prin decizia recurată s-a făcut confuzie între distinctivitatea în general a unei mărci care îi permite să îndeplinească funcţia de bază (motiv absolut care se analizează în cadrul procedurii de înregistrare al mărcii) şi distinctivitatea mărcii anterioare opuse ca fiind unul dintre aspectele în analiza riscului de confuzie incluzând riscul de asociere pentru consumatori.

Or, în analiza riscului de confuzie incluzând riscul de asociere pentru consumatori, se iau în considerare, pe lângă similaritatea mărcilor şi identitatea produselor vizate, şi gradul de cunoaştere al mărcii anterioare opuse, precum şi distinctivitatea acesteia.

Excluzând identitatea dintre elementele verbale ale semnelor în conflict, motivat de faptul că acestea ar fi uzuale, instanţa de apel a procedat în mod greşit, infirmând, practic, validitatea mărcilor anterioare.

Chiar dacă, într-adevăr, caracterul distinctiv al mărcilor joacă un rol în evaluarea riscului de confuzie, acesta nu este decât unul dintre elementele luate în considerare în evaluare. Este posibil să existe un risc de confuzie în cazul unei mărci anterioare cu un caracter distinctiv redus, întrucât semnele sunt identice, iar produsele şi serviciile sunt similare (de exemplu, Compressor technology şi GC, Pages Jaunes, din jurisprudenţa CJUE). În cazul de faţă, vorbim despre semne similare până la identitate, pentru servicii similare. Elementul grafic al semnului folosit de intimată nu conferă distinctivitate semnului prin comparaţie cu marca anterioară a reclamantei.

Recurenta a mai susţinut că instanţa de apel nu a analizat semnele în conflict din perspectiva consumatorului vizat.

În cauză, segmentul de consumatori vizat este identic, respectiv consumatorul interesat de produse de împachetat. Nivelul de atenţie al consumatorului vizat este unul normal, acesta neavând de multe ori ocazia să facă o comparaţie directă între semnele în speţă, ci trebuie să se încreadă în imaginea infidelă a mărcilor pe care o păstrează în amintire. Similaritatea strânsă între semne, precum şi similaritatea produselor sau serviciilor sunt indicii ale existenţei riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere.

- În mod greşit, instanţa de apel a apreciat că nivelul de distinctivitate dobândit prin utilizarea mărcii trebuie să fie la nivelul unei mărci notorii, nefăcând nicio apreciere în concret şi în raport de probele administrate asupra distinctivităţii dobândite prin utilizare.

Astfel, instanţa de apel a echivalat în mod greşit nivelul ridicat de distinctivitate al mărcii cu notorietatea acesteia.

Pentru distinctivitatea dobândită în urma utilizării, titularul de marcă trebuie să dovedească capacitatea mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, provenind de la acesta şi, astfel, să distingă aceste produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi. În schimb, pentru dovedirea notorietăţii, cel care o invocă trebuie să facă dovada că marca este larg cunoscuta în cazul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă li se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România. Este excesiv să se considere că o marca pretins a fi slabă are caracter distinctiv dobândit prin utilizare numai dacă titularul dovedeşte că în urma utilizării mărcii aceasta a devenit cunoscută la nivelul unei mărci notorii.

În acest sens, conform jurisprudenței CJUE, pentru a determina caracterul distinctiv al unei mărci şi, în consecinţă, pentru a aprecia caracterul său distinctiv deosebit, instanţa naţionala trebuie sa aprecieze în mod global capacitatea mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată provenind de la o anumită întreprindere şi, astfel, să distingă aceste produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea din 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik).

Caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi, în special, reputaţia sa trebuie să fie luate în considerare atunci când se stabileşte dacă similitudinea dintre produse şi servicii este suficientă pentru a da naştere riscului de confuzie (Hotărârea din 29/09/1998, C-39/97, Canon, para 24).

Instanţa de fond a reţinut un nivel ridicat de distinctivitate al mărcilor reclamantei obţinut prin utilizarea mărcii, fapt necontestat de intimată în apelul formulat. Astfel, instanţa a arătat în mod corect faptul că, prin depunerea planşelor foto la dosarul cauzei şi a contractelor de furnizare produse încheiate cu diverşi beneficiari, reclamanta a făcut dovada câştigării unui public fidel în România. Pe lângă furnizarea produselor în lanţuri de magazine, reclamanta a făcut dovada promovării mărcii în cadrul desfăşurării a diferite evenimente, marca bucurându-se de un nivel înalt de protecţie.

S-a mai arătat că, în timp ce intimata fost înființată în anul 2018, recurenta s-a constituit în anul 1994, fiind în prezent unul dintre cei mai apreciaţi furnizori de produse de uz casnic din polietilenă şi polipropilenă din România, produse ce pot fi găsite în principalele reţele, precum şi în micile şi marile magazine din ţară, datorită distribuitorilor săi; ocupă primul loc pe piaţă la categoria comercializare produse de uz casnic precum bureţi sau lavete şi locul al doilea sau al treilea pentru saci, pungi şi folii. Marca EPACK a fost înregistrată încă din anul 2002, iar această denumire a devenit cunoscută în asociere cu serviciile oferite, obţinând prin utilizare un grad de distinctivitate ridicat asupra acestora. Prin urmare, este evident că intimata încearcă să profite de pe urma recunoaşterii recurentei şi a investiţiilor sale.

Cele două societăţi se suprapun pe piaţa distribuitorilor naţionali, iar consumatorii recurentei sunt induşi în eroare de similitudinea denumirilor EPACK şi WEPACK. În acest sens, inclusiv unul dintre distribuitorii săi a cumpărat, din eroare, produse de la intimată, crezând că acestea provin de la recurentă, făcând confuzie între marcă şi semnul folosit de intimată.

Totodată, în condiţiile în care reclamanta deţine două mărci anterioare care conţin denumirea EPACK, dintre care una simplă, iar una combinată, un consumator poate fi uşor dus în eroare prin apariţia unei alte denumiri similare până la identitate precum semnul intimatei, chiar dacă acesta nu reproduce şi elementul grafic al mărcii combinate anterioare, iar intimata nu aplică această denumire pe produse, ci pe site-ul său. Chiar dacă se consideră că mărcile diferă din punct de vedere vizual, acestea sunt puternic similare din perspectiva semantică şi conceptuală, ceea ce generează riscul de confuzie şi de asociere în percepţia consumatorilor.

Recurenta a arătat că semnul WEPACK este folosit cu funcţia de marcă pentru servicii din clasa 35, identice cu cele pentru care marca combinată a reclamantei este înregistrată, respectiv pentru servicii complementare serviciilor din celelalte clase pentru care sunt protejate mărcile. În ceea ce priveşte marca verbală, deşi este înregistrată pentru produse din clasa 16 (care includ ambalaje din plastic, folii, lavete, saci, sacose, pungi; cărţi de joc; caractere tipografice; clişee; folii stretch şi folii din aluminiu), deoarece aceste produse sunt comercializate sub aceeaşi marcă, se consideră că protecţia mărcii acoperă şi serviciile de comercializare a lor.

Intimata comercializează sub denumirea WEPACK produse similare, astfel că se poate crea în percepţia consumatorului un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere între semne, cu atât mai mult cu cât pe site-ul wepack.ro, platforma online a intimatei, nu apar mărcile produselor comercializate, ceea ce poate determina un consumator să creadă că sunt produse de intimată.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul este fondat, pentru considerentele ce succed.

Motivele de recurs formulate de reclamanta A. SRL au vizat, în esenţă, următoarele aspecte: contrarietatea între considerentele deciziei recurate în privinţa analizei semnelor în conflict şi a aprecierii referitoare la similaritatea conceptuală; compararea semnelor în conflict prin evaluarea individuală şi izolată a elementelor semnelor complexe, şi nu prin aprecierea semnelor ca întreg, pe baza impresiei de ansamblu create de acestea; aprecierea greșită a distinctivităţii mărcilor reclamantei, inclusiv din perspectiva asimilării eronate cu notorietatea mărcii, în evaluarea riscului de confuzie, a distinctivităţii pronunţate a acesteia, dobândite prin utilizare; ignorarea unor factori relevanți în evaluarea riscului de confuzie, respectiv a caracterului distinctiv pronunțat al mărcilor reclamantei, identitatea unora dintre servicii şi gradul ridicat de similaritate al altor servicii, precum şi al produselor.

În ceea ce privește critica vizând contrarietatea între considerentele deciziei recurate, Înalta Curte constată că este fondată.

În conformitate cu art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă, casarea unei hotărâri se poate dispune atunci când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei.

Prin decizia recurată, instanţa de apel a arătat în mod explicit faptul îşi însuşeşte analiza făcută de tribunal cu privire la compararea semnelor, ceea ce înseamnă că a confirmat existenţa similarităţii auditive şi conceptuale în privinţa semnelor EPACK şi WEPACK (tribunalul apreciind că prezenţa în construcţia ambelor semne în conflict, ca element central, a cuvântului „pack” determină similaritatea din punct de vedere semantic, dar şi fonetic), precum şi absenţa similarităţii vizuale.

În continuare, s-a arătat că nu va fi însuşit, totuşi, modul în care tribunalul a înlăturat consecinţele ce decurg din natura descriptivă a cuvântului „pack” regăsit în elementul verbal al mărcii reclamantei şi al semnului pârâtei, analiză diferită care conduce la o altă concluzie decât cea a primei instanţe.

Astfel, instanţa de apel a constatat, pe de o parte, că particula „we" din semnul WEPACK utilizat de către pârâtă asigură acestui semn o anumită conotaţie (ideea de „noi împachetăm”), care este diferită de conotaţia „on-line” a mărcii EPACK, iar, pe de altă parte, caracterul distinctiv scăzut al mărcii EPACK, cu o slabă protecţie, dată fiind prezenţa elementului descriptiv.

Din aceste considerente, rezultă că prin consecinţe ce decurg din natura descriptivă a cuvântului „pack”, ce ar fi fost greşit înlăturate de către tribunal, instanţa de apel a înţeles nu numai caracterul de marcă „slabă” al mărcii EPACK, dar şi conotaţia diferită a semnului WEPACK, dată de particula „we".

Această ultimă apreciere este de natură să excludă similaritatea conceptuală, întrucât se presupune că publicul relevant percepe în mod diferit semnificaţia semnelor EPACK şi WEPACK.

Or, concluzia lipsei similarităţii conceptuale contrazice însăşi premisa reţinută în debutul considerentelor deciziei, anume existenţa unei asemenea similarităţi, cu atât mai mult cu cât era vorba despre un aspect instanţa de apel nu intenţionase să-l reanalizeze.

În consecinţă, urmează a fi admisă critica recurentei referitoare la contrarietatea între considerentele deciziei de apel.

Cât priveşte susţinerile recurentei referitoare la modul de comparare a semnelor în conflict, acestea evocă jurisprudența constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit căreia aprecierea similarităţii dintre semne nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unui semn complex și la compararea acesteia cu un alt semn, ci, dimpotrivă, comparația trebuie să se efectueze prin examinarea globală a semnelor în cauză, apreciat fiecare ca întreg (de exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele C-334/05 Shaker şi C-193/06 Nestlé).

Înalta Curte constată că, în cauză, că instanţa de apel a făcut o apreciere globală a similarităţii vizuale, fonetice sau conceptuale dintre semnele în conflict, luând în considerare toate elementele fiecărui semn, fără a se limita la elementul verbal „pack” - regăsit în ambele semne, EPACK şi WEPACK.

Dacă s-ar constata contrariul, ar fi inevitabilă concluzia unui semn descriptiv, aşadar nedistinctiv per se, în privinţa mărcilor EPACK ale reclamantei, în condiţiile în care instanţa de apel a apreciat că elementul „pack” este descriptiv în raport de produsele pentru care mărcile au fost înregistrate.

Or, atare concluzie, reproşată, de altfel, prin motivele de recurs - care nu ar putea fi acceptată, din moment ce operează o prezumţie de validitate, aşadar de distinctivitate, în privinţa oricărei mărci înregistrate, până la anularea acesteia pentru absenţa condiţiei de fond a distinctivităţii -, nu corespunde realităţii: instanţa de apel a constatat că mărcile înregistrate ale reclamantei sunt distinctive, dar au un grad scăzut de distinctivitate, din cauza elementului descriptiv „pack”, fiind mărci „slabe”.

Aşadar, nu pot fi primite susţinerile referitoare la ignorarea, în analiza similarităţii şi, implicit, a riscului de confuzie, a imaginii de ansamblu a semnelor în conflict.

În schimb, sunt fondate toate celelalte susţineri ale recurentei, pe aspectele vizate de motivele de recurs şi, în special, în ceea ce priveşte limitarea la notorietatea mărcii a distinctivităţii dobândite prin utilizare, în evaluarea globală a riscului de confuzie, din perspectiva modului de aplicare a legii de către instanţa de apel.

În prealabil acestui din urmă aspect, trebuie analizat, prin prisma susţinerilor recurentei, dacă aprecierea din decizia recurată în privinţa distinctivităţii per se a semnelor în conflict relevă o aplicare greşită a criteriilor de evaluare a acestei noţiuni autonome.

Incontestabil, distinctivitatea mărcii, în sensul art. 2 din Legea nr.84/1998, respectiv aptitudinea mărcii de a distinge produsul unui comerciant de produsele altor comercianţi de pe piaţă, se stabileşte prin raportare la produsul pe care semnul este aplicat şi prin percepţia publicului relevant, respectiv consumatorul mediu al produsului, rezonabil de atent şi de informat în privinţa acestuia.

În cauză, instanţa de apel, confirmând aprecierea tribunalului, a constatat caracterul descriptiv al

elementului dominant „pack” în raport cu materiale de ambalare (pungi alimentare, folii aluminiu, saci menajeri), precum şi cu servicii de distribuire a acestora, pentru care au fost înregistrate mărcile EPACK ale reclamantei şi pentru care, totodată, este folosit semnul WEPACK al pârâtei.

S-a făcut referire la dispoziţiile art. 5 lit. c şi d din Legea nr. 84/1998 pentru a se constata prezenţa unui termen descriptiv uzual în domeniul produselor/serviciilor comercializate.

În mod evident, nu s-a făcut o aplicare directă a normei invocate, care vizează, fără legătură cu obiectul cauzei, motive absolute de refuz la înregistrare a unei mărci, ci instanţa de apel a preluat din conţinutul acesteia definirea semnelor descriptive de produs sau serviciu, pentru a stabili puterea distinctivă a mărcilor reclamantei, în raport de elementul verbal „pack”, considerat dominant.

Păstrând referinţa analizei, se reţine, aşadar, că prin „termen descriptiv uzual în domeniul produselor/serviciilor comercializate”, instanţa de apel a avut în vedere fie semne sau indicații „devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante” (art. 5 lit. c), fie semne sau indicații „putând servi în comerț pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora” (art. 5 lit. d).

Pentru a constata că „pack” este un termen descriptiv uzual pentru respectivele produse sau servicii, instanţa de apel a pornit de la traducerea din limba engleză a cuvântului „pack” (pachet, ambalaj, cutie).

Astfel, s-a apreciat că publicul percepe această semnificaţie ca atare chiar şi în prezenţa altor elemente, respectiv în construcţia EPACK, iar în semnul WEPACK percepe, mai mult, că este vorba despre pronumele „we" din limba engleză, având reprezentarea sensului întregului ca fiind „noi împachetăm”.

Înalta Curte notează că aprecierea unei mărci sau a unui element dominant al unei mărci complexe trebuie raportată la publicul vorbitor de limba română, dat fiind faptul că mărcile înregistrate în România beneficiază de protecţie naţională.

Or, din această perspectivă, nu se poate reţine axiomatic faptul că publicul format din consumatorii români percepe cuvântul de limbă engleză „pack”, în mod neechivoc, drept o desemnare uzuală în comerţ a produselor sau a serviciilor în discuţie ori o indicaţie în comerţ a felului sau a destinaţiei acestora şi că, în acest fel, există riscul de a se ajunge - prin intermediul dreptului exclusiv la marcă asupra întregului dominat de acest element - la un monopol inacceptabil al titularului asupra unui cuvânt din domeniul public (precum, de exemplu, în cazul unei mărci ce conţine cuvântul „bilet” pentru servicii de comercializare de bilete la diferite evenimente).

În situaţia unui cuvânt aparţinând vocabularului unei alte limbi, este subînţeleasă aptitudinea acestuia de a servi drept o indicaţie certă şi neechivocă a unei caracteristici a produsului doar dacă acel cuvânt este preluat ca atare în limba română, fie numai în limbajul curent, ori este folosit în mod obişnuit în practica comercială pentru a desemna produse sau servicii de ambalare/împachetare, iar consumatorul român îl conştientizează ca atare.

În alte situaţii, nu se poate exclude posibilitatea, indicată prin motivele de recurs, ca publicul format din consumatori români, deşi realizează că este vorba despre un cuvânt în limba engleză şi poate chiar cunoaşte ori cel puţin îşi dă seama de semnificaţia acestuia, să nu dea mai multă importanţă traducerii decât ar da în cazul oricărei alte denumiri într-o limbă străină, în special limba engleză, întâlnite în comerţ.

Consumatorul român se confruntă în mod obişnuit cu folosirea în comerţ de denumiri în alte limbi şi este posibil ca, dată fiind frecvenţa acestor situaţii, şi în speţă să recunoască o situaţie de acelaşi gen, dar fără să dea în mod particular atenţie traducerii, respectiv să facă asocierea necesară şi neechivocă între sensul cuvântului şi produsul sau serviciul comercializat.

Este posibil, aşadar, astfel cum s-a arătat prin motivele de recurs, ca pentru consumatorul român, marca verbală EPACK - şi, în egală măsură, elementul verbal din marca combinată -, să fie o denumire fantezistă, constatare ce creează premisele unei alte concluzii decât cea la care a ajuns instanţa de apel în privinţa gradului de distinctivitate al mărcii şi ale unei alte analize a riscului de confuzie, în contextul preluării integrale a mărcii în semnul WEPACK, cu aceeaşi poziţionare şi scris cu aceleaşi caractere ca marca verbală.

Prin decizia recurată, nu s-a făcut, însă, analiza distinctivităţii intrinseci a mărcilor în raport de percepţia consumatorului român, în sensul celor menţionate anterior.

Totodată, nu au fost demonstrate, din aceeaşi perspectivă, nici aprecierile potrivit cărora acest public atribuie fără echivoc semnului pârâtei, prin particula „we", sensul de „noi împachetăm” şi, mai mult, atare conţinut semantic este diferit de cel al mărcilor reclamantei, care relevă, potrivit instanţei de apel, tot semnificaţia de ambalare/împachetare, chiar dacă în comerţul electronic.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte constată că sunt fondate susţinerile recurentei pe acest aspect şi le va admite ca atare.

Nu în ultimul rând, tot prin prisma motivelor de recurs, se constată că instanţa de apel a infirmat aprecierea primei instanţe referitoare la distinctivitatea mărcilor EPACK, dobândită prin utilizarea în comerţ.

Trebuie precizat că instanţa de apel a adus corectura necesară considerentelor primei instanţe, prin care s-a apreciat că mărcile EPACK sunt descriptive, iar distinctivitatea ca atare a fost dobândită abia prin utilizarea în comerţ, ulterior înregistrării.

Marca beneficiază prin înregistrare de o prezumţie de validitate, aşadar, de distinctivitate, până la anularea înregistrării, astfel încât, prin utilizare, gradul de distinctivitate a mărcii poate creşte, astfel cum, în mod corect, a nuanţat instanţa de apel apărările reclamantei în acest sens.

În schimb, instanţa de apel a apreciat în mod greşit faptul că doar un grad înalt de distinctivitate, de tipul notorietăţii, este relevant în evaluarea riscului de confuzie, necesară pe temeiul art. 36 alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998.

În conformitate cu art. 2 lit. d din Legea nr. 84/1998, marca notorie este definită drept „marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă”.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. c din aceeaşi lege, titularul unei mărci înregistrate „poate cere instanței judecătorești competente, printr-o acțiune în contrafacere, să interzică terților să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: (...) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora”.

Din aceste texte de lege, rezultă că legiuitorul face distincţie între marca notorie şi cea care a dobândit o anumită reputaţie în România, în sensul că, deşi ambele presupun cunoaşterea de către public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, ca urmare a utilizării pe piaţă, şi ambele beneficiază de o protecţie extinsă, gradul diferit în care publicul le cunoaște conduce la efecte juridice diferite din perspectiva protecţiei.

Astfel, marca notorie se bucură de protecţie în România chiar în absenţa înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în timp ce marca de renume trebuie să fie o marcă înregistrată, dar titularul are prerogativa de a interzice utilizarea acesteia de către un terţ chiar pentru produse/servicii diferite de cele pentru care marca a fost înregistrată şi fără a face dovada riscului de confuzie (cerut în cazul de la art. 36 alin. 2 lit. b).

Aceste precizări sunt necesare pentru a se observa că legiuitorul recunoaşte o protecţie extinsă unei mărci înregistrate şi în cazul în care cunoaşterea sa de către public, ca urmare a utilizării în comerţ, nu atinge nivelul notorietăţii.

Chiar dacă marca de renume sau cu o anumită reputaţie în România este menţionată doar în ipoteza de la art. 36 alin. 2 lit. c din lege, trebuie să se constate că, în măsura în care protecţia extinsă operează şi pentru produse/servicii diferite, a fortori aceste mărci trebuie recunoscute şi în ipoteza de la art. 36 alin. 2 lit. b din lege, care se referă la produse/servicii identice sau similare, sub condiţia dovedirii existenţei unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.

Un anumit nivel de cunoaştere a mărcii înregistrate în rândul publicului se reflectă asupra caracterului distinctiv al acesteia, care variază, astfel, în timp faţă de momentul înregistrării, iar evaluarea puterii distinctive, în raport de percepţia publicului relevant, în măsura în care este invocată o distinctivitate sporită ca urmare a utilizării, trebuie să ţină cont de situaţia de la momentul litigiului.

Şi în jurisprudenţa constantă a CJUE (începând cu hotărârea din cauza C‑251/95 Sabel), s-a arătat că printre factorii relevanţi în aprecierea globală a riscului de confuzie şi aflaţi în interdependenţă figurează caracterul distinctiv al mărcii anterioare, care determină întinderea protecției sale, iar riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important. Au relevanţă, în egală măsură, caracterul distinctiv intrinsec şi caracterul distinctiv dobândit, la momentul evaluării, prin folosirea semnului în cursul comerţului.

Întrucât renumele mărcii presupune cunoașterea mărcii de către o parte semnificativă a publicului, în examinarea acestei condiţii trebuie să se ia în considerare toate elementele relevante, în special cota de piață deținută de marca vizată, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acestei mărci, importanța investițiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova (hotărârea CJUE din cauza C-375/97 General Motors, paragrafe 26-27).

În consecinţă, Înalta Curte constată că, în mod greşit, instanţa de apel a limitat distinctivitatea dobândită prin utilizare, relevantă în evaluarea riscului de confuzie, la notorietatea mărcii, fiind fondată critica recurentei pe acest aspect.

Procedând astfel, instanţa de apel nu a avut în vedere un factor relevant în analiza globală a riscului de confuzie, respectiv caracterul distinctiv pronunțat al mărcilor reclamantei, constatat ca atare de către prima instanţă, după cum nu a făcut nicio apreciere referitoare la identitatea/similaritatea produselor/serviciilor, respectiv gradul de similaritate între produsele/serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile reclamantei şi cele pentru care este folosit semnul pârâtei, fiind fondate susţinerile în acest sens ale recurentei.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul şi, pe temeiul art. 497 Cod procedură civilă, a casat decizia recurată şi a trimis cauza la aceeaşi instanţă de apel, pentru rejudecarea apelului prin prisma dezlegărilor prin prezenta decizie.

Notă: Legea nr. 84/1998 a fost republicată în M.Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020, textele de lege fiind renumerotate