Trademark owner awarded full RON 841,300 unjust-benefit damages as infringer's appeal rejected

Contrafacere. Încălcarea dreptului titularului asupra mărcii. Daune-interese. Modalități de stabilire a prejudiciului. Noțiunea de ”beneficii injuste”

Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index aflabetic: acțiune în contrafacere

daune-interese

criteriul câștigului nerealizat

criteriul beneficiilor injuste

cheltuieli directe

cheltuieli indirecte

O.U.G. nr. 100/2005, art. 3, art. 14

Formularea din art. 14 din OUG nr. 100/2005 nu este una lipsită de echivoc, dat fiind caracterul exemplificativ al ipotezelor enumerate la alin. (2) lit. a) din această normă.

Astfel, art. 14 alin. 2 lit. a) din Ordonanţă (corespunzător art. 13 din Directiva 2004/48/CE) prevede după cum urmează: „(2) La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.”

Pentru a se conchide asupra caracterului alternativ sau cumulativ al acestor criterii, edificatoare sunt, în acest sens, cele explicitate prin considerentul 26 din Preambului Directivei (pe care Ordonanţa o transpune), potrivit căruia, pentru repararea prejudiciului „valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câştigul nerealizat de titularul dreptului sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient şi, dacă este cazul, orice prejudiciu moral este cauzat titularului dreptului.”

În consecinţă, procedând la interpretarea gramaticală a acestui considerent, dată fiind prezenţa conjuncţiei cu funcţie disjunctivă „sau”, rezultă că cele două variante normative ce se regăsesc la art. 13 din Directivă, chiar exemplificative fiind, se exclud, astfel încât, nu pot fi invocate în mod cumulativ.

Cum reclamantul, titular al mărcii încălcate, este cel care formulează cererea de daune-interese, rezultă că acestuia îi revine alegerea aplicării oricăruia dintre criteriile enumerate de această normă.

O atare opțiune a titularului mărcii ţine de strategia procesuală pe care o preconizează, precum şi de anticiparea efortului probator în oricare dintre ipoteze, dar nu în ultimul rând, de amploarea contrafacerii, caz în care, în mod evident, criteriul beneficiilor injuste ale contrafăcătorului va fi mult mai atractiv și favorabil titularului dreptului de proprietate intelectuală încălcat.

Prin urmare, dacă daunele – interese sunt acordate prin valorificarea unuia dintre aceste criterii legale alternative, titularul mărcii nu poate pretinde acordarea unor daune-interese și în baza altui criteriu legal dintre cele enumerate la art. 14 alin. (2) lit. a), nefiind permisă aplicarea lor simultană.

Noţiunea de „beneficii injuste” realizate de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat include orice beneficiu sau avantaj economic, patrimonial, iar nu numai profitul realizat de către cel care a desfăşurat o activitate de contrafacere, întrucât legiuitorul a inserat în conţinutul normei această sintagmă de „beneficii injuste” din activitatea de contrafacere (ori beneficii realizate fără justă cauză, potrivit Directivei), iar nu pe cea de profit.

Concluzia se justifică prin aceea că beneficiu înseamnă orice câştig, folos sau avantaj de natură economică, iar nu numai echivalentul în bani al acestora, reflectat ca atare în contabilitatea contrafăcătorului; pe de altă parte, atare calificare este permisă şi de instituţia juridică a subrogaţiei reale cu titlu universal – înlocuirea unor bunuri (sume de bani încasate din activitatea de contrafacere) cu alte bunuri sau servicii (cele corespunzătoare cheltuielilor indirecte sau diminuarea ori acoperirea unor pierderi în activitatea economică curentă).

Deşi noţiunea de „beneficiu injust” nu este o una economică sau contabilă, cu toate acestea, pentru stabilirea înţelesului său conceptual, este necesar a se face apel la noţiuni economice cu valoare de instrumente de interpretare, pentru ca, în raport de conținutul acestora, să se poată realiza aprecierea critică a acestora, cu rezultatul includerii sau a excluderii lor din categoria beneficiilor injuste ale contrafăcătorului, obţinute din desfăşurarea activităţii de contrafacere (beneficii la care nu ar fi avut acces în cazul în care nu desfășura activitatea prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale uni concurent).

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 909 din 20 aprilie 2021

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Satu Mare – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, reclamanta SC A. SA a chemat în judecată pe pârâta SC B. SRL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună:

- încetarea imediată şi definitivă a oricăror acte de utilizare a mărcii „Arlechino-fantezie cu lapte” sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea, distribuirea unor produse care poartă această marcă şi interzicerea utilizării pe viitor de către pârâtă, în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate ori în alte scopuri a mărcii „Arlechino-fantezie cu lapte”;

- obligarea pârâtei la plata sumei de 200.000 Euro, echivalentul sumei de 841.300 lei, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul produs;

- confiscarea şi distrugerea tuturor materialelor şi produselor ce poartă marca „Arlechino-fantezie cu lapte”;

- obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

Prin sentinţa nr. 129 din 19.04.2017, Tribunalul Satu Mare a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta SC A. SA în contradictoriu cu pârâta SC B. SRL.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel apelanta reclamantă SC A. SA.

Prin decizia nr. 377/C-A din data de 12.12.2017, Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal a admis apelul, a schimbat în tot sentința şi, în consecinţă, a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta SC A. SA împotriva pârâtei SC B. SRL.

A dispus încetarea imediată şi definitivă a oricăror acte de utilizare a semnelor „Arlechino - fantezie cu lapte” şi „Globo de la B. - Arlechino - fantezie cu lapte” sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare şi interzice utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă, în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate şi în alte scopuri.

A obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 133.354 lei cu titlu de despăgubiri.

A dispus distrugerea tuturor materialelor sau produselor ce poartă semnele „Arlechino - fantezie cu lapte” şi „Globo de la B. - Arlechino - fantezie cu lapte”. A respins, în rest, acţiuneam iar intimata-pârâtă a fost obligată să plătească apelantei-reclamante suma de 34.432 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în primă instanţă şi în apel.

Împotriva acestei decizii, au formulat recurs atât reclamanta, cât și pârâta.

Prin decizia civilă nr. 1960 din 22.05.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , Secţia I civilă a admis ambele recursuri, a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță de apel.

Prin decizia nr. 292A din 5.11.2020, Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis apelul declarat de reclamanta A. SA, a schimbat în tot sentința apelată, iar, pe fond: a admis în parte acțiunea și, în consecință, a dispus încetarea imediată şi definitivă a oricăror acte de utilizare a semnelor ”Arlechino - fantezie cu lapte” şi ”Globo de la B. - Arlechino - fantezie cu lapte” sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare şi a interzis utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate şi în alte scopuri.

Instanța de apel a dispus obligarea pârâtei să plătească reclamantei suma de 93.811,78 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a dispus distrugerea tuturor materialelor sau produselor ce poartă semnele ”Arlechino - fantezie cu lapte” şi ”Globo de la B. - Arlechino - fantezie cu lapte”.

Au fost respinse celelalte pretenții ale reclamantei.

Intimata-pârâtă a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată către apelanta-reclamantă în sumă de 54.857,98 lei, reprezentând parţial contravaloare taxă judiciară de timbru, onorarii expertize judiciare dispuse în cauză şi onorarii avocaţiale.

Împotriva deciziei pronunțate în rejudecare de instanța de apel, ambele părți au declarat recurs.

1. Recurenta-reclamantă a invocat motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 și 9 din Codul de procedură civilă.

În dezvoltarea criticilor sale, recurenta-reclamantă învederează că prin decizia de casare nr. 1960/2018, pronunțată în primul ciclu procesual, Înalta Curte a stabilit un îndrumar pentru rejudecare, care nu a fost respectat de instanţa de apel.

În opinia recurentei, decizia de casare are ca efect dobândirea autorității de lucru judecat pentru soluția dată primelor două petite, precum și considerentele care o susțin, mai puţin cu privire la chestiunea cuantificării prejudiciului.

Totodată, sunt intrate sub autoritate de lucru judecat şi aprecierile instanței de casare referitoare la îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale: faptă ilicită de contrafacere, elementul subiectiv sub forma intenţiei pârâtei şi raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul pretins, care a rămas a fi cuantificat în rejudecare.

În acest sens, instanţa de recurs a stabilit că este necesară lămurirea situaţiei de fapt prin clarificarea beneficiului injust obţinut de B. sau, altfel spus, lămurirea profitului pârâtei la nivelul cheltuielilor directe legate de vânzările acesteia, având în vedere că în instanţa de apel, în ciclul procesual anterior, reţinuse că B. a realizat pierderi în vânzarea acestui sortiment, chiar şi la nivelul cheltuielilor directe.

Prin aceeaşi decizie de casare, Înalta Curte a stabilit că modul de cuantificare valorificat de instanţa de apel, raportat strict la scăderile vânzărilor pârâtei în perioada anilor 2007-2008 şi la ratele de profit ale acesteia, nu ar reprezenta un criteriu nelegal.

Drept urmare, instanţa de recurs nu a invalidat acest mod de calcul („raportarea pentru a determina câştigul pierdut de reclamantă ca urmare a încălcării dreptului său la marcă de către pârâtă la media celor doi ani anteriori începerii încălcării” nu se poate reține că ar reprezenta un criteriu nelegal), considerându-se că „instanţa de apel a determinat cu cât au scăzut vânzările reclamantei de la momentul începerii încălcării drepturilor reclamantei şi atât timp cât, în cauză, prin criteriile alternative propuse de reclamantă, care respectă prevederile art.14 alin. (1), nu s-a putut determina un cuantum al despăgubirilor mai mare.”

Instanţa de recurs a statuat în cadrul îndrumarului de casare că: ”Pentru a obţine beneficiul injust din profitul obţinut din vânzarea produselor purtând semnul care încălcă marca reclamantei trebuiau scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză.

Potrivit doctrinei contabile, în funcţie de modul de repartizare a acestora, cheltuielile sunt: directe şi indirecte; cheltuielile directe se individualizează pe produs sau grupe de produse omogene, lucrări, servicii, comenzi şi, de aceea, se pot include în costul acestora (de ex. materii prime, materiale şi salariaţii implicaţi direct în producţie); cheltuielile indirecte simt comune mai multor produse ori grupe de produse şi, pentru aceasta, trebuie sa tic repartizate asupra produselor indirect, pe baza unor criterii de repartizare.”

Recurenta-reclamantă mai arată că pentru dezlegarea problemei individualizării beneficiului injust, potrivit şi OMF nr. 1826/2003, şi implicit pentru lămurirea cauzei în ceea ce priveşte realizarea de profit de către intimata B. , la nivelul cheltuielilor directe, instanţa de apel trebuia să reconsidere raţionamentul şi, pe baza celor statuate de experţi prin raportul depus în al doilea ciclu procesual în apel, însă instanţa a ales o interpretare a actului dedus judecăţii, total străină de cele prezentate de experţi, argumentaţie care nu respectă îndrumarul de casare şi de textele legale aplicabile în cauză.

Analizarea beneficiilor injuste care i-au profitat intimatei a reprezentat un criteriu foarte important de cuantificare a prejudiciului, având în vedere că prin decizia de casare s-a stabilit astfel:

”Pe de altă parte, trebuia identificat, conform susţinerilor recurentei reclamante, dacă anumite cheltuieli indirecte au fost incluse în contabilitatea firmei, din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe, cu consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului injust obţinut de către pârâtă prin folosirea drept a semnului în cauză.”

Recurenta susține că instanța de apel a analizat însă chestiunea cuantificării prejudiciului total inechitabil și străin de îndrumarul de casare, concluzionând că ”beneficiul injust” este un criteriu nepotrivit, întrucât intimata B. a realizat pierdere contabilă de 4.888.000 lei, dispunând acordarea sumei de 93.811,78 lei cu titlu de prejudiciu material, bazat pe „beneficiul nerealizat al subscrisei”, construind o nouă formulă de despăgubire, prin modificare formulei din primul ciclu procesual în apel.

În opinia recurentei-reclamante, formula aleasă de instanţă constă în aplicarea ratei de profit pe anii 2009-2013 la suma rezultată din scăderea diferenţei vânzărilor pe fiecare an din media anilor precedenţi începerii încălcării mărcii sale (2007-2008).

Identic deciziei din primul ciclu procesual, instanţa de apel, având la bază criteriul scăderii vânzărilor recurentei-reclamante, ajunge la o sumă mai mică a despăgubirilor pentru o încălcare continuă de 5 ani iunie 2009 - martie 2014, aceea de 93.811,78 lei, în condiţiile în care vânzările ilicite ale B. însumează un total de 13.421.6811ei; beneficiul intimatei, calculat de experţi la nivelul cheltuielilor directe, este imens, anume de 5.717.885 lei, potrivit răspunsului la obiectivul 5 din anexa 4 la raportul de expertiză și răspunsul la obiecțiuni.

Astfel, comisia de experţi a stabilit în Anexa 4 la raport, că veniturile totale ale intimatei pentru îngheţata din litigiu, în perioada 01.01.2009-30.06.2014 au fost de 13.421.6811ei, iar cheltuielile directe aferente îngheţatei din litigiu au fost în cuantum de 7.703.796 lei, fiind calculate de experți în baza OMF nr. 1826/2003; or, acest rezultat financiar a adus intimatei un profit de 5.717.885 lei, deci un beneficiu injust în patrimoniul B. SRL.

Recurenta-reclamantă critică statuarea instanței de apel cu privire la înregistrarea de pierderi de către intimată din vânzarea sortimentelor de înghețată în litigiu.

Unul dintre criteriile prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 100/2005, este acela al beneficiilor injuste realizate din activitatea de contrafacere, însă, instanța de apel a stabilit că în cauză nu îl poate lua în considerare.

Pentru o atare concluzie a reținut că aşa cum reiese din expertiza iniţială efectuată în primă instanţă, comisia de experţi care a efectuat acea expertiză, la obiectivul 8, a precizat că în urma cuantificării veniturilor pârâtei B. cu privire la îngheţata Arelquino Fantezie cu lapte şi Globo de la B. - Arlechino Fantezie cu lapte, în perioada 2009 - semestrul I 2014 şi scăderii tuturor cheltuielile aferente, pârâta doar în anul 2012 a realizat profit de 138.720 lei, în ceilalţi ani s-au înregistrat pierderi ce totalizează 4.808.282 lei.

Curtea de apel a mai reținut din aceeași expertiză că, referindu-se la cheltuielile înregistrate cu producerea de îngheţată, experţii au stabilit că o pondere importantă au cheltuielile cu obiectele de inventar din primii doi ani de producţie, când s-au făcut dotări la secţia de îngheţată, amortizarea mijloacelor fixe, dar şi cheltuielile cu carburanţii şi cu personalul.

În opinia curţii de apel, beneficiile injuste se referă exclusiv la existenţa profitului contabil al celui care a încălcat marca.

O astfel de abordare încalcă cele stabilite de instanța de casare care a folosit în îndrumarul de casaţie sintagmele „cheltuieli aferente produsului în cauză”, „repartizarea cheltuielilor pe baza unor criterii de repartizare”.

Calculele realizate pe baza unor criterii de repartizare (ponderea vânzărilor de îngheţată purtând marca anulată din totalul vânzărilor) au fost prezentate argumentat pe baza datelor aflate la dosar, date administrate în cadrul expertizelor dispuse în cauză, de către reclamantă şi de către expertul parte al acesteia, dl. expert C., atât în cadrul raportului de expertiză extrajudiciară depus la dosar, cât şi în opinia proprie din cadrul raportului de expertiză judiciară administrată în apel, în rejudecare, că sumele provenite din vânzările totale ale B., obţinute din comercializarea produselor purtând semnul care încălca marca reclamantei, au servit în mod clar la acoperirea unor cheltuieli indirecte, la acoperirea şi întreţinerea unor utilaje şi mijloace fixe, folosite şi astăzi în activitatea intimatei.

Cu referire la încălcarea celor stabilite prin decizia de casare, recurenta-reclamantă arată că, în esență, instanţa de apel nu realizează în concret o delimitare a „beneficiului injust”, „câştigului nejustificat, ilicit”, „folos injust” de noţiunea „pierderea contabilă” „profit contabil”, „pierdere din activitate” și nu le analizează pe cele din urmă în baza celor stabilite prin decizia de casare, ci în baza unor chestiuni străine de natura cauzei cărora le reține în mod greșit relevanța pentru a respinge solicitarea acordării despăgubirilor pe baza criteriului beneficiului injust al intimatei.

Astfel, a reținut că nu au existat cheltuieli incluse eronat în clasa cheltuielilor directe (apreciind că a existat pierdere), iar pe de altă parte nu a analizat dacă din sumele de bani obţinute din vânzările ilicite, au fost achitate cheltuielile directe sau indirecte ce au profitat B., ceea ce instanța de casare a desemnat prin „obţinerea pierderii chiar la nivelul cheltuielilor directe.”

În această privință, instanța de recurs a stabilit că trebuia identificat dacă anumite cheltuieli indirecte au fost incluse în contabilitatea firmei din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe, cu consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului injust obţinut de către pârâtă prin folosirea fără drept a semnului în cauză. Mai mult, instanţa de casare a precizat că, pentru a obţine beneficiul injust din profitul obţinut din vânzarea produselor purtând semnul care încălca marca reclamantei, trebuiau scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză.

Din perspectiva motivului de recurs reglementat de art. 304 pct. 7 din Codul de procedură civilă, recurenta-reclamantă arată că instanţa de apel a considerat că dacă nu s-au inclus eronat cheltuieli indirecte în clasa cheltuielilor directe (cum exista posibilitatea) aceasta echivalează cu o corectă individualizare a pierderilor, şi, pe cale de consecinţă, că acestea au dus la pierdere contabilă, intimata-pârâtă B. SRL înregistrând pagubă în exploatarea semnului folosit ilicit în contrafacere, iar analiza instanței de apel se oprește aici.

Recurenta susține că nu determinarea erorii includerii cheltuielilor indirecte în cele directe era problema de lămurit, ci aceea de a se stabili dacă au existat beneficii injuste sau sume care i-au profitat intimatei B. în activitatea sa, prin deducerea cheltuielilor directe din vânzările totale.

O altă dovadă a faptului că îndrumarul de casare a fost deturnat de la scopul şi finalitatea indicate de instanţa de recurs rezidă şi din următoarele considerente ale deciziei recurate:

”Ţinând cont de considerentele expuse, cum din lucrarea de expertiză şi completarea acesteia în apel reiese cu claritate că pârâta în perioada 2009-2014 a avut o pierdere totală din activitatea de producţie şi comercializare de îngheţată Globo de la B. - Arlechine Fantezie cu lapte, nu au fost incluse eronat cheltuieli indirecte, în categoria cheltuielilor directe de natură să influenţeze obţinerea unui benefici injust de către pârâta prin folosirea fără drept a semnului în cauză, precum şi că rezultatul financiar negativ din vânzarea produsului B. la care au ajuns experţii s-a obţinut doar cu luarea în considerare a veniturilor pârâtei B. cu privire la îngheţata Arlechino Fantezie cu lapte şi Globo de la B. - Arlechino Fantezie cu lapte, în perioada 2009 - semestrul 2014 şi scăderii tuturor cheltuielilor aferente acestui produs, este clar că stabilirea despăgubirilor cerute de A. nu se poate face în raport ai beneficiul injust obţinut de pârâtă.”

Tot din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 din Codul de procedură civilă, recurenta-reclamantă mai arată următoarele:

Instanța de apel a reținut în mod repetat și contrar deciziei de casare că intimata-pârâtă a realizat pierdere și, consecutiv, că nu a avut niciun beneficiu din activitatea de contrafacere.

Cu toate acestea, aceeași instanță observă (în mod inconsecvent față de concluzia anterioară) că, la nivel contabil, B. a realizat profit (contabil) de 138.720 lei, în anul 2012. În continuare, reține că în ceilalţi ani s-au înregistrat pierderi ce totalizează 4.808.282 lei.

Referindu-se la cheltuielile înregistrate cu producerea de îngheţată, experţii au stabilit că o pondere importantă o au cheltuielile cu obiectele de inventar din primii doi ani de producţie, când s-au făcut dotări la secţia de îngheţată, cu amortizarea mijloacelor fixe, dar şi cu carburanţii şi personalul.

În aceste condiții, instanța de apel stabilește în mod nelegal că acest profit contabil de 138.720 lei al intimatei nu poate fi avut în vedere, întrucât a fost practic ”anulat” de pierderea totală declarată contabil de B. la nivelul sumei de 4.808.282 lei, în ansamblul activităţii sale (ilicite), pentru întreaga perioadă 2009-2014.

În opinia recurentei, acest mod de a privi lucrurile o favorizează în special pe intimată.

Mai mult decât atât, mai susține recurenta, potrivit raționamentului instanței de apel orice concurent care acţionează ilicit (încălcând dreptul la marcă al altui concurent) şi care îşi reflectă în cheltuieli pentru calcularea profitului contabil, cheltuielile cu achiziţia, amortizarea accelerată, punerea în funcţiune etc. (rămânând pe mai departe cu aceste bunuri, după ce alege să înceteze încălcarea sau este obligat de instanţă, folosindu-le în continuare, în producerea şi comercializarea altor sortimente de bunuri), înregistrează un dublu beneficiu: deducerea cheltuielilor şi ”câştigarea lor ca active amortizate”; pe de altă parte, folosește aceleași pierderi și pentru diminuarea impozitului pe profit, ştiut fiind că nu poţi achita impozit la o sumă negativă-pierdere fiscală/contabilă, aspect confirmat și prin raportul de expertiză efectuat în cauză.

Recurenta mai arată că un alt considerent contradictoriu este acela că deşi instanţa de apel a reţinut că din totalul vânzărilor de 13.421.681 lei, beneficiul intimatei la nivelul cheltuielilor directe, calculat de experţi, este de 5.717.885 lei (obiectiv 5 - Anexa 4 Raport şi răspuns obiecţiuni), aceasta concluzionează în cele din urmă că B. a realizat pierdere.

Or, în răspunsul experților la obiectivul nr. 5, se precizează foarte clar că veniturile B. SRL din producţia şi comercializarea îngheţatei Globo de la B. - Arlechino Fantezie cu lapte, în perioada 2009-30.06.2014 sunt de 13.421.651 lei, iar cheltuielile directe aferente îngheţatei din litigiu au fost în cuantum de 7.703.796 lei, fiind calculate de experți în baza OMF nr.1826/2003; ca atare, rezultatul financiar conduce la stabilirea unui profit de 5.717.885 lei (calculat la nivelul cheltuielilor directe), în patrimoniul B. SRL, astfel cum deja s-a arătat.

Recurenta subliniază că, deși instanţa de apel a susţinut că este lămurită de conţinutul expertizei dispuse în rejudecare, pe parcursul motivării, se raportează la cele arătate experţi în expertiza efectuată la prima instanță, deși aceste date nu mai erau de actualitate, în virtutea admiterii apelului la primul ciclu procesual, dar mai ales în virtutea celor statuate de instanța de recurs în decizia de casare.

În opinia recurentei, o atare constatare dă motivării un caracter arbitrar și vădește neconcordanţa cu decizia de casare.

În continuarea memoriului de recurs, recurenta-reclamantă analizează răspunsurile experților în cadrul expertizei efectuate în apel și justifică motivele pentru care a procedat la solicitarea unei contraexpertize, probă admisă de instanța de apel, însă, la termenul de judecată din septembrie 2020, având confirmarea că instanţa nu dă curs cererii sale de numire a unor experţi din alt judeţ, precum și consumul financiar și de timp aferent administrării unei astfel de probe, a renunțat la aceasta.

Recurenta-reclamantă relevă că și de această dată instanța de apel a dat interpretări contradictorii şi în dezacord cu cele stabilite prin decizia de casare.

În opinia sa, răspunsul experților la obiectivul 1 al expertizei, prin modul făţiş eronat și scos din contextul cauzei şi al celor stabilite prin decizia de casare, instanţa de apel consideră că dacă nu s-au inclus eronat cheltuieli indirecte în clasa cheltuielilor directe (cum exista posibilitatea) echivalează fie cu justificarea pierderii contabile declarate organelor fiscale de către B., fie cu inexistenţa cheltuielilor indirecte, reflectate în calculul profitului.

Or, experţii au afirmat că prin modul în care B. şi-a organizat contabilitatea, în mod independent ”nu a rezultat o împărţire a cheltuielilor pe categoria celor directe/indirecte”, întrucât B. nu le-a împărţit în acest mod, metoda utilizată de societate având ca raţionament de bază împărţirea cheltuielilor, în cheltuieli care au fost efectuate exclusiv pentru producerea sortimentului în litigiu şi cheltuieli care au fost efectuate la nivelul societăţii şi care au fost repartizate pe baza unei chei raţionale, şi anume, ponderea venitului aferent sortimentului de îngheţată în litigiu, în totalul veniturilor societăţii B. .”

Recurenta învederează că echipa de experţi a menţionat că stabilirea cheltuielilor indirecte s-a realizat în baza OMF nr. 1826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, adoptat de Ministerul Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 12 ianuarie 2004, potrivit căruia:

”2.3. - Gruparea cheltuielilor în vederea calculării costurilor

Pentru calculul costurilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor şi al costurilor perioadei, cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară după natura lor se grupează în contabilitatea de gestiune astfel:

cheltuieli directe;

cheltuieli indirecte;

cheltuieli de desfacere;

cheltuieli generale de administraţie.

Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifică pe un anumit obiect de calculaţie (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, funcţie, centru etc.) încă din momentul efectuării lor şi ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.

Cheltuielile directe cuprind: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor directe consumate, energia consumată în scopuri tehnologice, manopera directă (salarii, asigurări şi protecţia socială etc.), alte cheltuieli directe.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica şi atribui direct pe un anumit obiect de calculaţie, ci privesc întreaga producţie a unei secţii sau a persoanei juridice, în ansamblul ei.

Cheltuielile indirecte cuprind:

regia fixă de producţie, formată din cheltuielile indirecte de producţie care rămân relativ constante indiferent de volumul producţiei, cum ar fi: amortizarea utilajelor şi echipamentelor, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi cheltuielile cu conducerea şi administrarea secţiilor;

regia variabilă de producţie, care constă în cheltuielile indirecte de producţie, care variază în raport cu volumul producţiei, cum ar fi: cheltuielile indirecte cu consumul de materiale şi forţa de muncă.

Atunci când costurile de producţie, de prelucrare nu se pot identifica distinct pentru fiecare produs în parte, acestea se alocă pe baza unor procedee raţionale aplicate cu consecvenţă (procedeul diviziunii simple, procedeul cantitativ, procedeul indicilor de echivalenţă, procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal, procedeul deducerii valorii produselor secundare etc.).”

Referitor la diferenţe dintre terminologia din OMFP nr. 1826/2003 cu privire la ”cheltuielile indirecte” şi „cheltuieli care au fost efectuate la nivelul societăţii şi care au fost repartizate pe baza unei chei raţionale şi anume ponderea venitului aferente sortimentului de îngheţată în litigiu, în totalul veniturilor societăţii B.”, potrivit terminologiei folosite de experți, există o diferenţă care constă în faptul că B. SRL a inclus în acestă categorie de cheltuieli energia consumată în scopuri tehnologice exclusiv pentru îngheţată, pe motiv că nu poate li determinată în mod direct prin măsurători, aceasta fiind repartizată indirect, pe baza unei chei raţionale în acesta categorie de cheltuieli.

Experţii au conchis astfel că, indiferent de terminologia folosită, în aceste cheltuieli au fost incluse doar cheltuielile cu materiile prime, cheltuielile cu salariile, taxele aferente salariilor, potrivit anexei nr. 4 la raport, astfel că, nu sunt cheltuieli indirecte care să fi fost incluse în mod eronat în categoria cheltuielilor directe.

Or, din analiza acestui considerent reiese că instanţa nu precizează exact ce gen de cheltuieli ar fi cele menționate, ci arată se raportează la „terminologia oferită de experţi” fără a observa definiţia legală şi doctrina din domeniul contabil, luând act doar că acestea nu au fost incluse eronat în categoria cheltuielilor directe.

În realitate, norma citată din Ordinul OMF nr. 1826/2003 este clară fiind în acord deplin cu ceea ce stabilise instanţa de casare.

Art. 2.3. din OMF nr. 1826/2003 este clar în senul că în cheltuielile indirecte se includ şi cheltuielile cu amortizarea utilajelor şi echipamentelor, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi cheltuielile cu conducerea şi administrarea secţiilor; cota din aceste cheltuieli indirecte cu amortizarea utilajelor şi echipamentelor, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi cheltuielile cu conducerea şi administrarea secţiilor, a fost calculată de contabilitatea B. prin aplicarea unei chei raţionale (se retine de experţi „.. ca raţionament de bază împărţirea cheltuielilor, în cheltuieli care au fost efectuate exclusiv pentru producerea sortimentului în litigiu şi cheltuieli care au fost efectuate la nivelul societății şi care au fost repartizate pe baza unei chei raţionale şi anume ponderea venitului aferente sortimentului de îngheţată în litigiu în totalul veniturilor societăţii B. ”) aşa cum se poate face în privinţa unor astfel de cheltuieli, reținându-se că B. mai producea şi alte două sortimente de îngheţată cu toate secțiile sale: Acrobat şi Magic.

Or, modul de organizare a cheltuielilor nu are legătură cu eroarea includerii cheltuielilor într-o clasă sau alta.

Recurenta reamintește că B. mai producea şi alte două sortimente de îngheţată cu toate secţiile sale - Acrobat şi Magic - şi de aceea cotele de cheltuieli trebuiau repartizate proporțional.

Anexa 4 a raportului de expertiză a fost însuşită de curtea de apel, pe baza unor argumente străine de normele OMF nr. 1826/2003 şi de îndrumarul de casare. Or, din această prezentare a experţilor reiese clar că, făcând distincţie între cheltuieli (directe şi indirecte), B. a obţinut profit la nivelul celor directe, adică la nivelul celor ce interesa doar produsul de îngheţată.

Un alt considerent contradictoriu, îl reprezintă analiza instanței de apel cu privire la răspunsul formal al comisiei de experţi, răspuns care nu are nicio legătură cu fondul problemei, cu specificul acesteia.

Astfel, la obiectivul nr. 2 experţii trebuiau să răspundă dacă s-au alocat sume de bani din comercializarea îngheţatei în litigiu pentru achiziționarea sau amortizarea de mijloace fixe, linii de îngheţată etc., iar aceștia au dat un răspuns vag, anume că nu s-au identificat sume „alocate" în sens de strategie, management administrativ, organizatoric.

Or, din acest răspuns o instanță cu rol activ putea să determine dacă din venituri s-au plătit aceste cheltuieli indirecte care vizau achiziționarea de utilaje ce serveau şi la producţia altor sortimente de îngheţată (în aceea perioadă gama Acorbat şi Magic de la B. ), dar curtea de apel nu a făcut-o.

Totodată, recurenta-reclamantă mai arată că în răspunsul la obiecţiuni, experții își mențin acest punct de vedere:

”B. nu are o evidenţă distinctă a fluxului de bani aferentă activităţii de producţie şi comercializare pentru îngheţată..”, precum și că: ”Deducerea respectivelor cheltuieli din veniturile obţinute din comercializarea îngheţatei nu este echivalentă alocării unor sume de bani de către B. , din veniturile obţinute din comercializarea îngheţatei aceluiaşi sortiment de îngheţată destinate unor cheltuieli, precum amortizarea sau punerea în funcţiune etc.”

Pe de altă, la pag. 16 para. 1 din răspunsul la obiecțiuni experții arată astfel: „..Este evident că s-au efectuat plăți pentru achiziţia de mijloace fixe şi obiecte de inventar din conturile bancare ale intimatei. Dar, aşa cum am arătat, nu pot fi identificate sumele de bani pentru plata acestor mijloace fixe şi obiecte de inventar.”

Experții au fost de acord că, legat de cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe (în suma de 3.191.634 lei) şi cele cu punerea în funcţiune (în sumă de 1.956.453 lei) sunt aferente veniturilor obţinute din comercializarea îngheţatei şi au fost deduse din aceste venituri, dar au stabilit că această deducere a fost efectuată pentru calcularea rezultatului financiar al intimatei B., în scop financiar-fiscal sau contabil, neputând fi asimilată cu alocarea unei sume din veniturile obţinute.

Recurenta-reclamantă solicită instanţa de recurs să analizeze următorul aspect: potrivit raţionamentului strict formal al comisiei şi necontestării ori a producerii unei probe contrare din partea intimatei-pârâte, se poate afirma, dincolo de orice îndoială şi probă contrară, că veniturile obţinute din comercializarea îngheţatei purtând marca anulată, au fost destinate în mod cert pentru plăţi pentru achiziţii, stingere datorii, amortizări, într-un cuvânt, pentru cheltuieli ale B., deci că au profitat acesteia, în activitatea sa economică.

Câtă vreme intimata-pârâtă B. declară sumele în contabilitate ca stingând cheltuieli indirecte, înseamnă ca şi „nealocaţi” expres, acei bani au servit societăţii B., întrucât au fost folosiţi la deducerea unor cheltuieli.

Instanța de casare nu a stabilit ca în rejudecare să se identifice dacă anumite sume au fost alocate de B. cu această destinație, ci doar dacă cheltuielile indirecte influenţau beneficiul/profitul. Or, instanţa de apel a analizat nelegal şi de un formalism excesiv această susţinere.

În opinia recurentei, este important că pentru acele mijloace fixe şi obiecte de inventar B. SRL a cheltuit din sumele obţinute din vânzarea produsului ilicit.

Recurenta-reclamantă evidențiază și alte aspecte contradictorii reținute de instanța de rejudecare, anume: i) toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar au fost achiziţionate în perioada 2009- iunie 2014 sau înainte de 2014, când B. a început/finalizat vânzarea produselor purtând semnul în litigiu:

ii) se reţine că acestea au contribuit la realizarea produselor din litigiu (aproximativ 50 de sortimente);

iii) aceste mijloacele fixe şi obiectele de inventar au fost trecute integral pe costuri în aceeaşi perioadă:

iv) acestea au fost utilizate şi după 2014;

v) acestea nu au fost casate (fiind folosite inclusiv la data expertizei din al doilea ciclu procesual în apel), pentru ca în final instanța să rețină că societatea pârâtă nu a realizat beneficiu.

O altă chestiune contradictorie şi nelegală constă în înlăturarea arbitrară a concluziilor expertului parte al recurentei reclamante, dl. expert C., pe motiv că acesta nu a prezentat un mod de calcul, nu a prezentat date verificabile şi nici nu a arătat temeiul legal al calculelor sale.

Expertul parte al reclamantei a făcut opinie separată cu privire la obiectivul 2, afirmând că sumele încasate din producerea şi comercializarea mărcilor Globo de la B. - Arlechino Fantezie cu lapte, destinate pentru acoperirea unor cheltuieli aferente acestora (mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar), cum ar fi cheltuieli cu amortizarea, punerea în funcţiune etc., se ridica la 5.146.348 lei însă, acest punct de vedere este prezentat fără a se arăta în concret modul de calcul pentru a se verifica dacă are la bază date veridice și conforme reglementărilor financiar contabile.

Or, toate calculele au fost făcute pe baza datelor din expertiza contabilă, obţinute de la B. , iar în cadrul opiniei separate a expertului său parte se face doar o analiză a acestora., cu respectarea normei de la punctul 2.3. din OMF nr.1826/2003. Calculele au fost făcute în mod concret cu indicarea exactă a sumelor şi au fost explicat raţionamentul aplicat pentru fiecare sumă calculată. Expertul parte a calculat ca toate sumele din vânzări au fost încasate pentru ca parata nu a prezentat în balanţele contabile pierderi din creanţe. S-a arătat ca din conturile societăţii au fost achitate sume de bani pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar în suma de 7.056.014 lei.

Recurenta arată că expertul său parte a mai arătat argumentat (cu datele furnizate de B. ) că în perioada iunie 2014 la zi (2020), utilajele achiziționate de către B. (lăzi frigorifice şi mijloace de transport frigorific) au continuat să funcţioneze în beneficiul său, intimata realizând profit contabil prin scutirea unor cheltuieli, acestea fiind folosite în activitatea B., în timp ce valoarea lor a fost amortizată/trecută la cheltuieli, integral, anterior, anume în perioada iunie 2009-2014.

Cauzat de faptul că intimata B. a realizat pierdere contabilă, rezultă în mod logic ca nu toată cheltuiala aferentă mijloacelor fixe a fost acoperită din vânzări produselor contrafăcute; ca atare, s-a calculat doar 75,78 % din cheltuială ca fiind acoperită din vânzările produsului ilicit. Rezultă în mod logic şi clar că doar 5.146.348 lei au fost cheltuieli acoperite din vânzările produsului ilicit.

Recurenta solicită instanței de recurs să observe că nu au fost criticate de către expertul judiciar ori expertul parte al B., raţionamentul, justeţea, datele contabile ori cheia de repartizare folosite de expertul său parte dl. C.

În privința obiectivului 5 al expertizei, instanța de apel nu face nicio apreciere în cuprinsul deciziei în cadrul analizării modalităţii de cuantificare a prejudiciului pe baza beneficiilor injuste obţinute de B. ; în acest sens, recurenta-reclamantă suplinește, din perspectivă proprie, analiza acestui obiectiv al expertizei și a răspunsului la obiecțiunile pe care le-a făcut la acesta.

Concluzionând asupra motivului de recurs de la art. 304 pct. 7 din Codul de procedură civilă, recurenta-reclamantă arată instanţa de apel ar fi trebuit să cerceteze în mod complet datele speței, ilustrate de lucrările anterioare de expertiză şi să analize cum şi în ce măsură i-au profitat intimatei sumele nete (venituri încasate minus cheltuielile directe pe produs).

Pe temeiul motivului de nelegalitate consacrat de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, recurenta-reclamantă susține că instanța de apel a pronunțat o hotărâre nelegală, prezentând argumente ce încalcă reglementarea şi spiritul principiilor aplicabile în cauză (principiului reparării integrale a pagubei), normele legale şi principiile caracteristice protecţiei mărcilor.

Se invocă, în acest sens o greșită aplicare a criteriilor de cuantificare a despăgubirilor, criterii stabilite dispozițiile art. 14 alin. (2) din OUG nr. 100/2005, dar și de Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 29.04.2004.

Totodată, prin modalitatea de aplicare a criteriului ales de către instanță, s-au încălcat, în condiţiile constatării existenţei unui prejudiciu, dispoziţiile de drept comun în materia răspunderii civile delictuale - principiul reparării integrale a prejudiciului cauzat.

Recurenta-reclamantă consideră că acordarea prejudiciului raportat la ”beneficiul injust” obținut de contrafăcător ţine de echitate, este conturat în speţă şi dovedit clar, în sensul celor arătate, iar dacă acesta s-ar fi aplicat în mod corect acțiunea sa trebuia admisă în limitele în care a a precizat cererea de chemare în judecată (841.300 lei, pretenții pentru care a fost achitată taxa judiciară de timbru, față de suma de 200.000 euro, despăgubiri solicitate inițial).

În aceste condiții, criteriul solicitat a fi aplicat, mai arată recurenta, este rezonabil, echitabil, nefiind solicitat decât o parte din beneficiul injust real (cuantificat de reclamantă la 200.000 euro vizând o sferă mare de încălcare în intervalul iunie 2009-martie 2014); precizează că beneficiul intimatei-pârâte B. este mult mai mare, comparativ cu cât a pretins reclamanta în cauză.

În schimb, criteriul ales de către instanța de apel, acela al beneficiului nerealizat (prin raportare la scăderea vânzărilor sale în perioada de referință a litigiului) nu reprezintă o despăgubire justă, real suferită, nefiind probat că scăderea vânzărilor sale au fost determinate de contrafacerea săvârșită de intimata-pârâtă.

În continuarea memoriului de recurs, recurenta-reclamantă aduce argumente prin care tinde la reaprecierea materialului probator al cauzei spre finalitatea pe care o preconizează, astfel încât, întrucât nu sunt critici de nelegalitate, acestea nu vor mai fi redate în cuprinsul prezentei decizii.

Recurenta-reclamantă arată că potrivit art. 14 din OUG nr. 100/2005:

”(l) La cererea părţii vătămate, instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite.

(2) La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat (...)”

Se susține de către recurentă că trebuie avută în vedere şi Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (în continuare denumită „DRDPI”).

Art. 13 alin. (1) lit. (a) din Directivă se referă la „toate aspectele necesare”, „cum ar fi consecinţele economice negative”, care includ „câştigul nerealizat”, „orice beneficiu fără justă cauză realizat de contravenient”.

Pe de o parte, considerentul nr. 26 din Directivă prevede că valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câştigul nerealizat de titularul dreptului sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient.

Se mai arată de către recurentă că utilizarea conjuncţiei „sau” din enumerarea anterioară pare să arate că legislatorul european a avut în vedere două criterii (chiar dacă sunt oferite ca exemplu) alternative, nu cumulative.

Pe de altă parte, art. 13 alin. (1) lit. a) din Directivă prevede că la stabilirea daunelor interese, autorităţile judecătoreşti iau în considerare toate aspectele necesare, cum ar fi consecinţele economice negative suferite de partea prejudiciată, inclusiv câştigul nerealizat, orice beneficiu fără justă cauză realizat de contravenient şi, dacă este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului prin încălcarea drepturilor sale.

Din punct de vedere financiar contabil, activele cu care a rămas B. sunt producătoare de profit, de plus valoare, chestiune tranşată de legiuitor.

Astfel, potrivit Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, la pct. 19 lit. a) ”activul” este definit astfel: „reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil;

(1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.

(2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar către entitate. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale entităţii.”

Recurenta susține că instanţa de apel nu a aplicat corect temeiurile legale prezentate.

Doctrina şi jurisprudenţaîn materie admit unanim că în cazul actelor de încălcare a drepturilor unei mărci, în care uzurpatorul nu a obţinut un profit, nu înseamnă că legiuitorul a intenționat să favorizeze comercianţii incorecţi sau incapabili de un management bun.

În doctrină, s-a arătat că ”beneficiul injust” nu este o noţiune care trebuie raportată la bani lichizi, adică, profitul net, contabil, ci şi orice altă valoare de înlocuire a banilor, orice bun sau serviciu care a fost achiziţionat orice datorie stinsă, compensată etc., cu banii proveniţi din actele de contrafacere.

În speţa de faţă, dată fiind instituția răspunderii delictuale, într-o reglementare specială, este firesc ca intimata B. să facă dovada contrară, anume a cheltuielilor sale deductibile şi a profiturilor care pot fi atribuite altor factori decât încălcarea dreptului la marcă al reclamantei, ceea ce, în cauza de față, nu s-a întâmplat.

Recurenta-reclamantă susține că decizia recurată este nelegală și prin raportare la criteriul ales de instanța de apel, formula de calcul aplicată şi la suma acordată în final cu titlu de daune-interese.

Formula aleasă de instanţă constă în aplicarea ratei de profit pe anii 2009-2013 la suma rezultată din scăderea diferenţei vânzărilor pe fiecare an din media anilor precedenţi începerii încălcării mărcii recurentei-reclamante (2007-2008), identic deciziei din primul ciclu procesual.

În acest fel, se ajunge la o sumă mai mică a prejudiciului pentru o încălcare continuă de 5 ani (iunie 2009- martie 2014), aceea de 93.811,78 lei, în condiţiile în care vânzările ilicite ale B. însumează un total de 13.421.6811ei, iar beneficiul intimatei fiind imens (numai la nivelul cheltuielilor directe acesta fiind de 5.717.885 lei (Obiectiv 5 - anexa 4 la raportul de expertiză şi răspunsul la obiecţiuni).

Modul de raportare la totalul vânzărilor recurentei-reclamante în perioada 2007-2008 (anteriori începerii, în anul 2009, a acţiunilor ilicite ale intimatei B.) încalcă şi dezideratul afirmat prin Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 29.04.2004 şi a OUG nr. 100/2005, de a descuraja faptele ilicite de încălcare a drepturilor la marcă, întrucât, în prezenta speţă, reaua credinţă dovedită a intimatei are limite de neacceptat, precum şi valoarea şi aria întinsă a vânzărilor realizate pe termen lung de aceasta, ceea ce denotă faptul că produsul purtând marca încălcată, era un produs vandabil şi de succes.

Este evident că legiuitorul, la nivel internaţional, comunitar şi prin transpunerea în diferitele sisteme naţionale de legislaţie, nu a urmărit delimitarea noţiunii de ”beneficiu injust” în raport cu noţiuni contabile stricto sensu, ce aparţin unor legislaţii naţionale, ci numai a trasat scopul general urmărit, anume de reparare integrală a pierderii înregistrate de către un titular de drepturi, dar şi lipsirea contrafăcătorului de orice câştig injust rezultat din activitatea desfăşurată în mod ilicit.

Or, beneficiul societății B. este enorm comparativ cu suma pretinsă cu titlu de daune-interese de către reclamantă, fiind realizat la o scară mult mai mare față de despăgubirea stabilită de instanţă, pe baza unui criteriu subiectiv (beneficiu nerealizat de reclamantă, raportat la scăderea vânzărilor sale), nefiind administrată nicio probă în sensul că suma acordată reprezintă o despăgubire justă, real suferită de recurentă.

Recurenta-reclamantă mai arată că diminuarea sau nu a vânzărilor/profitului sale, în urma faptei pârâtei, sau necomercializarea produselor concurente, în aceleaşi magazine, sunt aspecte neesenţiale în aprecierea existenței sau nu a prejudiciului material, întrucât vânzările pot rămâne la aceeaşi cotă sau pot creşte, chiar în condiţiile menţionate, ca urmare a unor strategii de marketing şi publicitate, prin care poate fi atrasă o nouă clientelă, după cum vânzările pot scădea, dar această scădere să fie cauzată de alţi factori decât deturnarea clientelei sale de către pârâtă, cum ar fi, intrarea pe piaţă a unor terţe firme, diminuarea vânzărilor din cauza crizei economice etc.

În opinia recurentei, instanţa de apel nu poate justifica de ce au scăzut vânzările sale şi în anul 2008, atunci când B. nu îi încălca drepturile exclusive asupra mărcii sale înregistrate.

Instanţa de apel a analizat doar veniturile reclamantei, neraportând dimensiunea prejudiciului la toate aspectele corespunzătoare, astfel cum impuneau dispozițiile art. 14 din OUG nr. 100/2005.

Instanţa de apel a analizat dimensiunea prejudiciului, în mod nelegal, prin raportare la veniturile reclamantei în perioada 2007-2008, perioadă care nu era însă relevantă, de vreme ce intimata B. nu începuse să încalce drepturile recurentei-reclamante. Pe de altă parte, întrucât dimensiunea vânzărilor recurentei în intervalul menționat nu are nicio legătură cu acțiunile de încălcare de către intimată a drepturilor sale.

O astfel de abordare era justificată doar dacă se administrau dovezi în speţă din care ar fi reieşit faptul că intimata B. nu ar fi avut posibilitatea comercializării produselor care încălcau drepturile reclamantei, ori acestea s-ar fi comercializat pentru o perioadă scurtă de timp, sau în situația în care, din comercializare, intimata realiza venituri mult mai mici decât vânzările reclamantei.

În concluzie, procedând în acest fel, instanţa de apel a schimbat structura complexă a prejudiciului, reglementată de legiuitor, prin raportarea exclusivă la vânzările comerciantului păgubit, iar nu la beneficiile realizate de cel culpabil, la diluţia mărcii celui păgubit, la eforturile suplimentare de recâştigare a clientelei, distinctivităţii mărcii etc.).

Se observă că acest criteriu este total nelegal, câtă vreme este evident că, în această construcţie juridică, persoana care foloseşte ilicit un semn ce încalcă drepturile unui titular de marcă, pe o perioadă mare de timp, cu rea-credinţă, poate vinde produsele ce aduc atingere mărcii la sume uriaşe, urmând să plătească daune la nivelul afacerii celui păgubit şi nu la scara ilicitului produs (similar cauzei pendinte).

Conform principiilor şi normelor invocate, dar şi a practicii judiciare invocate în apel, în realitate, prejudiciul material suferit de recurenta-reclamantă este cauzat de faptul că pârâta a profitat parţial şi de investiţiile realizate de reclamantă, de publicitate, de diluţia mărcii sale, respectiv scăderea capacităţii distinctive a acesteia, ceea ce determină scăderea valorii economice a respectivei mărci.

Recurenta-reclamantă solicită instanței de recurs să constate că încălcarea drepturilor sale a avut loc pe o perioadă de timp însemnată (2009-2014), că marca sa şi-a pierdut din valoarea economică prin faptul că, timp îndelungat, mărcile intimatei B. (respinse de OSIM/ sau anulate de instanță), au fost folosite de intimată la scară industrială, fiind realizate din comercializarea anumitor tipuri de produse identice (îngheţată) sume însemnate, comerţul fiind realizat inclusiv în zona de acţiune a recurentei, dar şi în zone în care aceasta încerca să intre pe piaţă.

Deşi marca recurentei-reclamante, înregistrată în anul 2002 (încălcată din anul 2009) a avut funcţia de a conferi distinctivitate din punct de vedere al aspectului şi al prezentării produselor sale, această funcţie a fost diminuată, intrarea pe piaţă în zonele identificate de experţi fiind mult mai anevoioasă, realizabilă cu cheltuirea unor sume de bani mai mari (publicitate, discounturi etc.).

Beneficiul intimatei constă tocmai în faptul că, prin veniturile câştigate ilicit în urma activităţii de contrafacere, B. a putut continua activitatea sa ilicită şi şi-a putut dezvolta afacerea prin plata unor salarii, plata pentru utilajele de producţie sau pentru maşinile de transport, cheltuielile cu publicitatea făcută diverselor produse etc., toate aceste aşa-zise „costuri” fiind, în realitate, beneficiile realizate de contrafăcător în mod direct din activitatea de contrafacere, beneficii pe care le-a investit în propria afacere.

Recurenta dezvoltă critici și pe temeiul art. 304 pct. 8 din Codul de procedură civilă, susținând că s-a dat o interpretare greşită actului juridic dedus judecăţii, prin care s-a schimbat natura acestuia.

Aceasta consideră că instanţa de apel a pronunţat o hotărâre nelegală decurgând și din interpretarea greşită a actul juridic dedus judecăţii, anume a documentelor contabile, prin prisma aplicării normelor şi principiilor legale din materia despăgubirii prejudiciului provenind din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală.

Cu alte cuvinte, interpretarea menţiunilor din documentele contabile ale B., fie că a constat într-o interpretare indirectă (bazată strict din interpretările experţilor), fie ca a constat într-o interpretare directă a instanţei de apel, a datelor preluate din cadrul tuturor documentelor contabile (fişa conturi, balanţe, declaraţii etc.) se pot încadra, formal, în opinia recurentei-reclamante, într-o greşită interpretare a acestor documente/date.

II. Recurenta-pârâtă B. SRL s-a prevalat de motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă.

Se susține de către recurenta-pârâtă că decizia pronunțată în rejudecare de instanța de apel este nelegală sub aspectul obligării sale la plata sumei de 93.811, 78 lei cu titlu de despăgubiri și, respectiv la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 54.857,98 lei către reclamantă.

În ceea ce priveşte obligarea sa la plata la plata despăgubirilor, recurenta consideră că decizia recurată este dată cu greşita aplicare a art. 14 din OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industriala, precum şi a dispozițiilor art. 998-999 Cod civil, întrucât nu există niciun prejudiciu cauzat reclamantei prin fapta sa, nu există o legătură de cauzalitate între fapta săvârşită şi prejudiciul acordat de instanţa de apel.

Pornind de la incidenţa prevederilor art. 14 din OUG nr. 100/2005, instanţa de apel a apreciat că este obligatorie reţinerea unui prejudiciu şi, pornind de la această premisă, a făcut o greşită aplicare a criteriilor stabilite la lit. a), acordând daune-interese fără a exista un prejudiciu pe care reclamanta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite de pârâtă.

În opinia recurentei, faptul că la data de 25.10.2013, prin decizia civilă nr. 4818 pronunţată de Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a dispus anularea mărcii sale ”Globo de la B. - Arlechino -fantezie cu lapte”, pe motiv că ar putea exista un risc de confuzie cu marca anterioară aparţinând reclamantei ”Arlequino”, nu înseamnă că reclamanta a suferit de plano un prejudiciu material.

Atât în conformitate cu prevederile dreptului comun, respectiv Codul civil, cât şi în conformitate cu prevederile legii speciale, există obligaţia reparării unui prejudiciu cauzat printr-o faptă ilicită, sub condiţia ca acesta să existe şi să fie o consecinţă a faptei ilicite.

Prin urmare, în cazul în care se anulează o marcă pentru similaritate cu o altă marcă anterioară ne aflăm în prezenţa răspunderii civile delictuale, fiind necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa unei fapte ilicite, vinovăţia, existenţa unui prejudiciu patrimonial şi legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.

În speţă, instanţa de apel a acordat despăgubiri reclamantei, fără a reţine însă în ce constă legătura de cauzalitate fapta ilicită şl prejudiciu, de altfel reclamanta nu a făcut dovada faptului că i s-a produs un prejudiciu prin fapta sa.

Se poate astfel observa că, pornind de la această premisă, şi anume că este obligatorie acordarea de despăgubiri, instanţa de apel a reţinut în baza unei prezumţii simple, conform susţinerilor acesteia, că orice scădere a veniturilor reclamantei la produsul de îngheţată, în discuţie, trebuie să fie considerată ca fiind cauzată de fapta ilicită a pârâtei, fără a avea în vedere că, în aceeaşi perioadă, au scăzut în aceeaşi măsură veniturile la toate produsele de îngheţată ale reclamantei.

Drept urmare, veniturile reclamantei erau în scădere dinainte de a exista produsului pârâtei, scăderea fiind chiar mai mare în perioada anterioară.

Or, atâta vreme cât legea nu condiţionează exercitarea acţiunii în contrafacere de existenţa unui prejudiciu material, înseamnă că nu întotdeauna se produce un prejudiciu material.

Întrebarea care se pune este dacă în urma anulării unei mărci, trebuie reţinut în mod obligatoriu faptul că s-a cauzat un prejudiciu material titularului dreptului.

Recurenta-pârâtă subliniază faptul că în considerentele deciziei de casare s-a reţinut faptul că reclamanta nu a pretins un prejudiciu moral.

Având în vedere că hotărârea recurată a fost pronunţată în urma rejudecării apelului, ca efect al admiterii recursurilor formulate de ambele părţi, în analiza legalităţii hotărârii apelate, recurenta-pârâtă identifică, la rândul său, aspectele esenţiale stabilite prin decizia de casare, care au delimitat limitele rejudecării cauzei.

În primul rând, instanţa supremă a considerat ca fiind corectă soluţia instanţei de apel în ceea ce priveşte înlăturarea modulul de calcul propus de reclamantă şi anume aplicarea marjei de profit a reclamantei la vânzările totale anuale ale pârâtei.

Se poate observa că argumentele reţinute de instanţa de recurs în respingerea ca nefondat a acestui motiv invocate de reclamantă a avut la bază următoarele argumente:

Pe temeiul art. 14 alin. (1) din OUG nr. 100/2005, din perspectiva caracterului real al prejudiciului, instanţa de recurs a reţinut că: ”Aplicând acest criteriu şi raportându-l la vânzările şi profitul efectiv înregistrat de către reclamantă anterior anului 2009 a ajuns la concluzia că prejudicial astfel determinat nu este real (cert), că reclamanta nu l-ar fi putut suferi efectiv, media vânzărilor fiind de aproape opt ori mai mare decât ceea ce a obţinut reclamanta în anii 2007-2008, iar media profitului de aproape două ori mai mare.

Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta este sigur atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. Or, un astfel de prejudiciu, aşa cum a fost menţionat de reclamantă, nu a existat în realitate şi nici nu este sigur că se va produce în viitor. Acesta este motivul pentru care înlăturarea acestui criteriu este legală, acest criteriu de determinare a prejudiciului nerespectând condiţia ca prejudicial să fie real.”

Prin aceeași decizie de casare, s-a reținut că: ”Potrivit considerentului 26 al Directivei 2004/48/CE, transpusă prin OUG nr. 100/2005, scopul reglementărilor referitoare la modalitatea de evaluare a daunelor-interese în cazul încălcării dreptului de proprietate industrială cu intenţie (directă sau indirectă) nu este acela de a introduce obligaţia de a prevedea daune interese punitive, ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective.”

În al doilea rând, s-a reţinut că şi faptul că pierderea capacităţii distinctive a mărcii, diluţia acesteia, nu pot face obiectul cauzei, câtă vreme acestea ţin de un prejudiciu moral, care însă nu a fost solicitat şi, ca atare, nici nu poate face obiectul criticilor reclamantei.

În al treilea rând, instanța supremă a stabilit că ”trebuia identificat, conform susţinerilor recurentei reclamante, dacă anumite cheltuieli indirecte au fost incluse în contabilitatea firmei, din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe, cu consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului injust obţinut de către pârâtă prin folosirea fără drept a semn ului în cauză.”

În rejudecare însă, instanţa de apel a apreciat ca nu se poate reţine cu temei că B. ar fi obţinut profit la nivelul cheltuielilor directe.

Or, cu privire ia această chestiune, instanţa de apel a dispus efectuarea unei expertize judiciare, în cadrul căreia a fost încuviinţat obiectivul nr. 1.

În acest context, experţii judiciari au concluzionat nu au existat cheltuieli indirecte incluse, în contabilitatea pârâtei, în categoria cheltuielilor directe, şi, ca atare, nu există consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului obţinut de către pârâtă prin folosirea fără drept a semnului în cauză.

Recurenta-pârâtă consideră că trebuie observat şi faptul că, în ceea ce priveşte obiectivul nr. 1, expertul parte al apelantei-reclamante nu a formulat o opinie separată, ceea ce înseamnă că şi-a însuşit concluziile raportului de expertiză judiciară, spre deosebire de alte răspunsuri la care a formulat opinie separată. De asemenea, recurenta-pârâtă subliniază faptul că în rejudecarea apelului, apelanta a renunţat la cererea de efectuare a contraexpertizei contabile, ceea ce însemnă că şi-a însuşit concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză.

În al patrulea rând, arată recurenta-pârâtă, cu referire la criteriul avut în vedere de instanţa de apel în primul ciclu procesual, trebuie avut în vedere că în decizia de casare, instanţa supremă a reţinut că nu se poate reţine că raportarea instanţei de apel, pentru a determina câştigul pierdut de reclamantă ca urmare a încălcării dreptului său de marcă de către pârâtă, la media celor doi ani anterior începerii încălcării ar reprezenta un criteriu nelegal, însă a concluzionat că ”aspectele corespunzătoare care ar fi trebuit să fie luate în considerare la determinarea prejudiciului real, conform art. 14 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 100/2005, trebuie indicate în concret de parte, care are şi obligaţia să dovedească existența lor în mod concret."

Se poate observa că motivul pentru care a fost admis recursul pârâtei este cel reţinut la fila 27 din decizia nr. 1960/2018 şi anume ”modalitatea de stabilire a prejudiciului”, reţinând că ”pentru cazul în care, în rejudecare, instanţa de apel va ajunge la concluzia că acest criteriu de evaluare a despăgubirilor este favorabil reclamantei (s.n. pierderea câştigului), urmează să se verifice dacă situaţia de fapt prezentată în susţinerea acestui motiv de recurs reprezintă o greşeală de calculare a acestui prejudiciu.”

Cu toate acestea, instanţa de apel, în rejudecare, a interpretat că trebuie pornit de la premisa că trebuie să existe în mod obligatoriu un prejudiciu material şi, în raport de această premisă, s-a statuat că orice diminuare a veniturilor reclamantei este o consecinţă a anulării mărcii pârâtei pentru motive de similaritate cu marca reclamantei, chiar dacă veniturile reclamantei erau anterior în scădere.

Recurenta-pârâtă mai arată că instanţa de apel a reţinut că ”Din completarea la expertiza efectuată în cauză, răspunsurile 3 şi 4 la obiectivele stabilite de B., se observă că profiturile apelantei reclamante rezultate din vânzarea de îngheţată Arelquino au scăzut, începând cu 2009, când intimata-pârâta a început să producă sortimentul de îngheţată ”Globo de la B. - Arlechino Fantezie cu lapte”.

Or, această concluzie este prezentată fragmentat, creându-se aparenţa că abia începând cu anul 2009 au scăzut veniturile reclamantei, când, în realitate, veniturile acesteia erau în scădere şi înainte de anul 2009.

În aceste condiții, în mod greşit instanţa de apel a reţinut că pierderea câştigului suferită de către reclamantă în intervalul 2009-2013, trebuie stabilită din media vânzărilor de îngheţată Arelquino pe anii 2007-2008 şi care este de 249.209,5 lei (388.017 lei + 200.402 lei: 2) şi că, pe calea unei prezumţii simple, această sumă ar fi putut fi realizată de către reclamantă şi în perioada în litigiu, 2009-2013.

Raportându-se la media făcută între veniturile anilor 2007-2008, se ajunge implicit la concluzia că şi scăderea veniturilor din anul 2008 faţă de anul 2007 este imputabilă tot pârâtei, ceea ce este în mod evident nereal; totodată, prin prezumţia simplă a instanţei se ajunge la concluzia eronată că în anul 2009, în mod evident, ar fi trebuit să existe o creştere a veniturilor faţă de anul 2008, câtă vreme suma avută în vedere ca baza de referinţă şi anume 249.209,5 lei este mai mare decât cea obţinută în anul 2008, şi anume 200.402 lei.

Făcându-se această medie a veniturilor din anii 2007-2008, fără a avea în vedere scăderea din anul 2008 faţă de anul 2007, în mod artificial instanţa a stabilit că în anul 2009 trebuia să existe o creştere faţă de anul 2008 şi că în anii următori această creştere trebuie să se menţină, chiar dacă reclamanta înregistra scăderi ale veniturilor la toate produsele sale.

Nu există niciun alt argument reţinut de instanţa de apel în privinţa existenţei prejudiciului şi a legăturii de cauzalitate cu fapta ilicită, decât aceea că orice scădere trebuie imputată pârâtei.

În tabelul nr. 2 din raportul de expertiză se arată că profitul total realizat de reclamantă în anii 2009-2014 este de 236.072 lei.

În opinia recurentei-pârâte, raţionamentul instanţei de apel este total eronat, întrucât nu a existat o scădere mai mare a profitului obţinut de reclamantă pentru produsul Arlequino, faţa de celelalte produse de îngheţată, scăderea şi creşterea vânzărilor de îngheţată fiind determinată în mod evident de alţi factori.

Or, câtă vreme au fost reţinute prevederile art. 998-999 Cod civil privind angajarea răspunderii civile delictuale, trebuia să se facă dovada existenţei unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, întrucât pentru a fi angajată răspunderea unei persoane nu este suficient să existe, pur şi simplu, fără legătură între ele, o faptă ilicită şi un prejudiciu suferit.

Astfel cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză, înainte ca societatea pârâtă să devină producător de îngheţată, rezultatele financiare ale reclamantei indicau ca veniturile obţinute de aceasta erau într-o evidentă pantă descrescătoare, atât în privinţa veniturilor generale obţinute pentru toate tipurile de produse, cât şi în privinţa produsului de îngheţată în discuţie,

Este evident că atâta vreme cât la nivelul anilor 2007-2008, veniturile reclamantei erau într-o evidentă scădere, cauza acestei scăderi nu are nicio legătură cu activitatea pârâtei, neexistând la acea dată nicio faptă ilicită imputabilă acesteia, în condițiile în care cea mai mare scădere a veniturilor reclamantei este anterioară existenţei pe piață a produsului pârâtei.

Recurenta-pârâtă mai susține că nu poate fi validat argumentul instanţei de apel potrivit căruia, atâta vreme cât şi ulterior anului 2008 veniturile reclamantei ar fi fost tot în scădere, înseamnă că din anul 2009 scăderea îi este imputabilă pârâtei, cum nu se poate avea ca referinţă de calcul media veniturilor pe anii 2007-2008, întrucât, în această modalitate, îi este imputată pârâtei şi scăderea din anul 2008 faţă de anul 2007.

Media veniturilor pe anii 2007-2008 ar fi putut fi un punct de referinţă numai în măsura în care în această perioadă reclamanta ar fi avut venituri constante la acest produs, sau ar fi existat o creştere în anul 2008, faţă de anul 2007 şi începând cu anul 2009 să existe descreştere.

A contrario, s-ar deduce faptul că, validând acesta raţionament al instanţei de apel, dacă nu ar fi existat produsul de îngheţată al pârâtei, cu siguranţă veniturile reclamantei din produsul respectiv nu ar fi scăzut sau chiar ar fi fost în creştere, ceea ce, în mod evident, nu numai că nu este logic, dar nici nu corespunde exigenţelor prevăzute de art. art. 14 din OUG nr. 100/2005.

Raţionamentul aplicat de instanţa de apel ar fi putea fi considerat valid numai în măsura în care în anii 2007-2008 ar fi existat o creştere a veniturilor reclamantei, iar începând cu anul 2009, an în care pârâta a început să producă, veniturile reclamantei ar fi scăzut şi mai mult, dacă ar fi scăzut la acest produs de îngheţată şi nu la toate tipurile de îngheţată, cum este în cazul de faţă.

Așa fiind, acest raţionament ar fi fost valabil numai în ipoteza în care scăderea ar fi vizat numai produsul de îngheţată în discuţie şi nu toate produsele reclamantei.

Faptul că veniturile din îngheţată aferente ultimilor 2 ani anteriori pot reprezenta un criteriu în stabilirea prejudiciului, nu înseamnă că nu trebuie analizat în concret dacă acest prejudiciu este suferit, în mod real ca urmare a încălcării săvârşite.

A acorda o despăgubire la nivelul valorii totale a produselor comercializate ar reprezenta acordarea unui prejudiciu eventual, speculativ şi nu unul cert.

Analizând acest criteriu chiar şi prin comparaţie cu celelalte sortimente de îngheţată produse şi comercializate de reclamantă în aceeaşi perioadă, se poate observa că veniturile obţinute pentru niciunul dintre produsele reclamantei nu au realizat un salt de o astfel de anvergură.

În acest sens, recurenta-pârâtă face trimitere şi la susţinerile reclamantei din Raportul Consiliului de Administraţie din anul 2009, în care se arată care este piaţa de desfacere (zona de est a ţării), precum și faptul că aceasta nu livrează la nivel naţional, întrucât nu îndeplineşte condiţiile solicitate de marile lanţuri de magazine; or, aceste constatări contrazic teoria potrivit căreia aceasta marcă ar fi recunoscută la nivel naţional şi că cele două produse s-ar fi întâlnit pe o piaţă concurentă.

Mai mult, din înscrisul emis de reclamantă denumit "Memorandum întocmit pentru admiterea acţiunilor emise de SC A. SA pe AeRO, piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti”- anul 2016, rezultă că, şi în opinia reclamantei, pârâta SC B. SRL nu se situează printre competitorii pe piaţa de îngheţată. În acelaşi înscris, se menţionează că principalii clienţi sunt cei din zona de est a ţării.

Anularea mărcii nu presupune de la sine că reclamanta a suferit un prejudiciu, iar din această perspectivă, coexistența celor două mărci în intervalul 2009-2013 nu trebuie să se transforme într-un demers al reclamantei cu caracter speculativ. Or, din această perspectivă se poate observa că vânzările reclamantei la produsul de îngheţată au scăzut în anul 2008 faţă de anul 2017 de la 388.217 lei la 200.402 lei, iar în această perioadă nu exista produsul pârâtei. Cea mai mare scădere a vânzărilor reclamantei la acest produs a avut loc înainte ca pârâta să comercializeze îngheţată (orice tip de îngheţată), întrucât B. nu a avut o fabrică de îngheţată până în anul 2009.

Ca atare, scăderea din în anul 2008 faţă de anul 2007 nu îi este imputabilă pârâtei și, drept urmare, nu se poate aprecia că veniturile din 2007 ar putea fi un punct de referinţă în stabilirea pierderii suferite de reclamantă începând cu anul 2009, câtă vreme în 2008 a avut venituri considerabil mai mici, fără vreo vină a pârâtei.

Aşadar, media veniturilor anilor 2007-2008 nu poate reprezenta un criteriu obiectiv, în sensul clarificat de Înalta Curte de Casați și Justiție prin decizia de casare, câtă vreme acesta scădere a avut la bază alte motive decât cele imputate pârâtei, aspect care rezultă chiar din cuprinsul raportului de expertiză unde se menţionează că: ”rata profitului din valoarea produsul îngheţată Arlechino în anul 2007 a fost de 33,78%, iar în anul 2008 de 38,90 %. Însă, în valoare absolută, profitul a scăzut de la 131.094 lei în anul 2007, la 77.973 lei în anul 2008, datorită scăderii veniturilor obţinute din vânzarea acestui produs.”

Recurenta-pârâtă observă că dacă se raportează la media veniturilor obţinute în anii 2009-2013, se poate constata că în niciun an nu a existat o scădere atât de mare ca cea din anii 2007-2008; pe de altă parte, cea mai mare creştere a vânzărilor la produsul reclamantei a fost în anul 2012, când, faţă de anul 2011, vânzările în discuţie, au crescut de la 111.132 lei la 271.332 lei, adică cu mai mult de 150%, iar în acest interval exista şi produsul comercializat de reclamantă.

În perioada 2009-2014 vânzările recurentei-pârâte sunt în aceeaşi măsură mai mari şi în ceea ce priveşte celelalte produse de îngheţată ale sale comparativ cu celelalte produse de îngheţată ale A. SA.

Vânzările B. SRL sunt realizate prin magazine proprii şi prin reţeaua proprie de distribuţie, reţea care nu coincide cu zona în care A. S.A îşi desface produsul Arlequino, reclamata procedând la desfacerea produselor sale prin alţi distribuitori care au propria strategie pentru vânzarea produsului Arlequino.

Ca urmare, nerealizarea unor vânzări mai mari din sortimentul Arlequino nu se datorează comercializării de către B. SRL a produsului Globo de la B. -Arlechino fantezie cu lapte, ci se poate datora fie unei capacităţi prea mici de producţie, fie unei cereri prea mici a sortimentului de către distribuitorii A., fie unor preţuri prea mari practicate de aceştia, fie calităţii produsului Arlequino comparativ cu alte produse similare existente pe aceeași piaţă.

Or, chiar dacă s-ar reţine ca fiind valabil raţionamentul instanţei de apel, totuşi trebuie avut în vedere că pentru a nu-i imputa pârâtei pierderea din anul 2008, instanţa de apel trebuia să aplice cota de profit nu la media anilor 2007-2008, ci doar la anul 2008.

Astfel cum rezultă şi din decizia de casare, în raport de această modalitate de stabilire a prejudiciului şi de criticile formulate de pârâtă, a fost admis şi recursul său.

Recurenta-pârâtă susține că instanța de apel a făcut o greșită aplicare și a prevederilor art. 274 şi 276 din Codul de procedură civilă, critici pe care le dezvoltă pe temeiul art. 304 pct. 9.

Susține că în mod greșit i-au fost acordate reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 54.857,98 lei reprezentând diferenţă necompensată, în condiţiile în care valoarea prejudiciului acordat a fost de 93.811,78 lei;

Se poate observa că instanţa de apel a reţinut că reclamantei i-au fost ocazionate cheltuieli de judecată în sumă de 116.047 lei, iar pârâtei 61.190 lei, iar în urma compensării acestora, pârâta a fost obligată la plata sumei de 54.856 lei.

Însă, din valoarea pretenţiilor pretinse de reclamantă şi anume 200.000 euro, au fost admise pretenţii în sumă de 93.811,78 lei, echivalent a 19.302 euro, deci acţiunea reclamantei a fost admisă într-un procent de 9,6 % din pretenţiile formulate.

Trebuie observat şi faptul că valoarea cheltuielilor de judecată acordate reclamantei reprezintă astfel 58% din valoarea litigiului, fiind în mod evident disproporţionate.

Ca atare, şi cheltuielile de judecată constând în taxe de timbru judiciar, onorarii experţi judiciari, onorarii avocat trebuiau acordate în acelaşi procent cu cel în care a fost admisă acţiunea.

În raport de prevederile art. 276 Cod procedură civilă, atunci când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, cum este cazul reclamantei, care a pretins un prejudiciu de 200.000 euro şi i s-a acordat un procent de 9,6 % din ceea ce din ceea ce a solicitat, cheltuielile de judecată trebuiau acordate tot în parte şi abia apoi trebuiau aplicate regulile compensării.

Într-adevăr, onorariul stabilit în contractul de asistenţă juridică are natura preţului pentru serviciile prestate de către avocat clientului său, având la bază înţelegerea cu clientul, însă, neminimalizând munca avocatului intimatei şi stăruinţa sa în realizarea obiectivului propus, în demararea tuturor acţiunilor judiciare, totuşi acestea trebuie să fie suportate pentru partea din acţiunea ce i-a fost respinsă de reclamantă, în baza contractului de asistentă juridică, şi nu puse în sarcina părții adverse.

Reducerea onorariului avocaţial de către instanţă, nu va avea niciun efect asupra raportului avocat-client.

În speţă, chiar dacă reclamanta a beneficiat pe tot parcursul procesului, de asistenţă juridică specializată şi că onorariul de avocat fixat de comun acord de client şi avocat corespunde exigenţelor exercitării profesiei de avocat, cheltuielile de judecată la care este obligată cealaltă parte trebuie să respecte caracterul rezonabil, dar şi să fie proporţional cu valoarea litigiului.

Drept urmare, se impunea compensarea cheltuielilor părţilor în integralitate, dat fiind că acţiunea a fost admisă doar în parte.

Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate, prin raportare la actele şi lucrările dosarului, precum și la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte apreciază că recursul declarat de pârâta SC B. SRL este nefondat, iar recursul reclamantei SC A. SA va fi admis, pentru considerentele ce urmează.

Se reține că recurenta-reclamantă a procedat la încadrarea propriilor critici în motivele de nelegalitate reglementate de art. 304 pct. 7, 8 și 9 din Codul de procedură civilă din 1865, iar recurenta-pârâtă, în motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 din același cod.

În aplicarea dispozițiilor art. 306 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Înalta Curte apreciază că, întrucât reclamanta invocă argumente prin care susține nerespectarea deciziei de casare pronunțate în primul ciclu procesual, imputându-i instanței de apel încălcarea prevederilor art. 315 din Codul de procedură civilă, aceste critici sunt susceptibile de încadrare în motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 5 din același cod, astfel încât, vor fi analizate din această perspectivă.

Similar, pârâta invocă nu numai aspecte prin care se susține motivul de recurs de la art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, ci, în privința criticilor privind cheltuielile de judecată, Înalta Curte constată că acestea sunt susceptibile de încadrare în motivul de nelegalitate de la art. 304 pct. 5 din Codul de procedură civilă.

Astfel cum ambele recurente susțin, prin decizia de casare instanța de recurs a dat dezlegări asupra anumitor probleme de drept ce au fost deduse judecății prin motivele de recurs ale părților, dezlegări ce erau obligatorii pentru instanța de rejudecare, potrivit celor prevăzute de art. 315 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Totodată, din considerentele deciziei de casare rezultă și limitele rejudecării cauzei în apel.

În această etapă procesuală, astfel cum reiese fără echivoc și din considerentele deciziei de casare, chestiunea litigioasă rămasă în dezbatere privește exclusiv modalitatea de stabilire a prejudiciului reclamantei produs de către pârâtă prin activitatea de încălcare a drepturilor sale exclusive asupra mărcii ”Arlechino”, reclamanta formulând cererea de acordare a acestor daune-interese, în temeiul art. 14 din OUG nr. 100/2005.

Recurenta-reclamantă, în esență, susține critici prin care tinde a demonstra că în mod nelegal instanța de apel a aplicat criteriul câștigului nerealizat, înlăturând, prin greșita aplicare a legii, criteriul ”beneficiilor injuste” obținute de către pârâtă prin activitatea de contrafacere, în timp ce pârâta, între altele, formulează critici prin care tinde la respingerea acestui ultim capăt al cererii de chemare în judecată (obligarea sa la plata unor daune-interese) chiar prin aplicarea criteriului reținut de instanța de apel – ”pierderea câștigului” de către reclamantă, întrucât scăderea veniturilor sau câștigurilor reclamantei în perioada de referință a speței – 2009 – 2014 – nu a fost cauzată de activitatea sa, circumscrisă contrafacerii.

Ambele criterii menționate sunt prevăzute cu caracter exemplificativ de art. 14 alin. (2) din OUG nr. 100/2005, fiind, așadar, criterii legale de cuantificare a daunelor-interese pe care titularul unei mărci le poate pretinde de la contrafăcător, dacă a suferit un prejudiciu real prin activitatea de încălcare a drepturilor sale exclusive asupra mărcii.

În primul ciclu procesual, instanța de apel a înlăturat criteriul propus de reclamantă (aplicarea marjei de profit a reclamantei la vânzările totale anuale ale pârâtei), acesta fiind apreciat ca nelegal, întrucât nu respecta cerința caracterului real (cert) al prejudiciului produs reclamantei, dezlegare confirmată și de instanța de casare.

Prin decizia de casare însă, Înalta Curte a mai stabilit și că :

”Nu se poate reține că raportarea instanței de apel pentru a determina câștigul pierdut de către reclamantă ca urmare a încălcării dreptului său la marcă de către pârâtă la media celor doi ani anterior începerii încălcării ar reprezenta un criteriu nelegal, atâta timp cât prin această raportare instanța de apel a determinat cu cât au scăzut vânzările reclamantei de la momentul începerii încălcării drepturilor reclamantei și atâta timp cât în cauză prin criteriile alternative propuse de către reclamantă, care respectă prevederile art. 14 alin. 1, nu s-a putut determina un cuantum al despăgubirilor mai mare.

Aspectele corespunzătoare care ar fi trebuit să fie luate în considerare la determinarea prejudiciului real, conform art. 14 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 100/2005, trebuie indicate de către parte, care are și obligația să dovedească existența lor în mod concret.”

Înalta Curte constată, că prin aceste dezlegări, instanța de casare a reținut că aplicarea criteriului câștigului pierdut de reclamantă prin raportare la media celor doi ani anteriori începerii încălcării, din perspectiva art. 14 alin. (2) din OUG nr. 100/2005, reprezintă un criteriu legal ce poate fi valorificat în cauză dacă acesta face parte dintre criteriile alternative propuse de reclamantă pentru cuantificarea despăgubirilor solicitate de la pârâtă, dacă se stabilește cu cât au scăzut vânzările reclamantei de la momentul începerii încălcării de către pârâtă a drepturilor sale, precum și că acesta poate fi valorificat în cauză în măsura în care nu se poate determina un cuantum mai mare al despăgubirilor, prin aplicarea unui alt criteriu dintre cele permise de lege și propuse de către reclamantă.

Deși de importanță subsidiară în raport cu soluția ce se va pronunța asupra recursul reclamantei în valorificarea criteriului legal al beneficiilor injuste ale recurentei-pârâte, Înalta Curte apreciază că cele arătate anterior sunt suficiente prin el însele pentru a se înlătura criticile pârâtei, dezvoltate pe temeiul art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, prin care tinde la schimbarea modalității de aplicare a criteriului câștigului nerealizat de către reclamantă, prin raportare la veniturile sale doar în anul 2008, iar nu la media veniturilor din cei doi ani anteriori începerii activității de contrafacere (2007-2008), întrucât aceasta este o chestiune intrată sub autoritate de lucru judecat, pe care instanța de apel în rejudecare nu o putea reevalua.

De asemenea, Înalta Curte apreciază că recurenta-pârâtă formulează și alte critici cu încălcarea efectelor obligatorii ale dezlegărilor date de instanța de recurs prin decizia de casare, critici prin care susține neîndeplinirea tuturor condițiilor răspunderii civile delictuale, reluând astfel ideea suprapunerii depline a cererii de chemare în judecată cu o cerere prin care se tinde la angajarea răspunderii civile delictuale, exclusiv în temeiul normelor de drept național – art. 998-999 din Codul civil din 1864.

Or, și cu privire la aceste chestiuni, pe care, de altfel, recurenta-pârâtă le-a invocat în mod identic și în recursul promovat împotriva deciziei pronunțate în apel în primul ciclu procesual, instanța de recurs, prin decizia de casare, a statuat astfel:

”În ceea ce privește motivul de recurs prin care se susține greșita aplicare a prevederilor art. 14 din OUG nr. 100/2005 și a art. 998 Cod civil, sunt de reținut următoarele.

Acțiunea în contrafacere are un înțeles autonom în dreptul Uniunii Europene din perspectiva Directivei 2004/48/CE (transpusă cu unele greșeli de traducere în OUG nr. 100/2005), în sensul că este acțiunea menită să repare și să preîntâmpine încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, fără a distinge dacă persoana care a încălcat dreptul avea sau nu o marcă înregistrată care a fost anulată sau chiar are o marcă înregistrată ulterioară, care nu a fost anulată.

Condițiile impuse pentru acordarea despăgubirilor pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt cele care se regăsesc la art. 13 din Directivă.

În cazul anulării unui act juridic, condițiile în care se face repararea prejudiciului se raportează de regulă la premisa producerii prejudiciului printr-o faptă licită, dar nu se exclude situația producerii prejudiciului ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite.

În ceea ce privește aplicarea art.13 din Directivă (art. 14 din OUG nr. 100/2005) se constată că acesta conține norme speciale legate de condițiile acordării și determinării prejudiciului, derogatorii de la dreptul comun atât al raportului obligațional rezultat dintr-o faptă licită, cât și al celui rezultat dintr-o faptă ilicită.

Astfel, criticile recurentei-pârâte legate de greșita interpretare și aplicare a art. 998 Cod civil sunt neavenite, susținerile în fapt urmând a fi analizate în contextul art. 14 din OUG nr.100/2005.”

Drept urmare, criticile recurentei-pârâte cu același obiect și în această etapă procesuală nu ar putea fi evaluate, întrucât se opun dispozițiile art. 315 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind dezlegări intrate, de asemenea, sub autoritatea de lucru judecat.

Același impediment de reanalizare în prezentul recurs va fi reținut și cu privire la criticile recurentei-reclamante prin care reiterează chestiuni ce țin de evaluarea unor eventuale daune morale sau diluția mărcii sale ori scăderea puterii sale distinctive în perioada contrafacerii săvârșite de către pârâtă, având în vedere că și cu privire la această eventuală componentă a prejudiciului, instanța de casare a statuat deja astfel:

”Pierderea capacității distinctive a mărcii, diluția acesteia, în cazul în care s-ar fi apreciat că s-ar fi arătat concret în ce constau și că ar fi dovedite în cauză, țin de producerea unui prejudiciu moral. Or, în cauză nu s-a reținut de către instanțele de fond că s-ar fi solicitat și acordarea de despăgubiri pentru producerea unui prejudiciu moral, ci doar a unui prejudiciu material, inclusiv în apel reclamanta criticând neacordarea despăgubirilor pentru prejudiciul material produs.

Ca atare, referirile din recursul reclamantei la neevaluarea de către instanța de apel a elementelor care țin de producerea unui prejudiciu moral, inclusiv la statuarea în echitate când nu s-ar putea face distincția între prejudiciul moral și cel material, nu respectă limitele efectului devolutiv al apelului, prevăzute de art. 294 și 295 Cod procedură civilă.

În consecință, motivele de recurs ce privesc aceste aspecte sunt nefondate.”

Înalta Curte reține că recurenta-reclamantă, în dezvoltarea motivului de recurs întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă aduce în dezbatere caracterul cumulativ sau alternativ al criteriilor de evaluare a daunelor-interese pretinse de la pârâtă în temeiul art. 14 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 100/2005, în speță, criteriul câștigului nerealizat de reclamantă (aplicat de instanța de rejudecare) și criteriul beneficiilor injuste ale pârâtei din activitatea de contrafacere (a cărui aplicare o solicită reclamanta, criticând ca nelegală înlăturarea acestuia de la aplicare de instanța de apel).

Cu privire la acest aspect, se poate constata că formularea din art. 14 din OUG nr. 100/2005 nu este una lipsită de echivoc, dat fiind caracterul exemplificativ al ipotezelor enumerate la alin. (2) lit. a) din această normă.

Astfel, art. 14 alin. 2 lit. a) din Ordonanţă (corespunzător art. 13 din Directiva 2004/48/CE) prevede după cum urmează:

„(2) La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.”

Pentru a se conchide asupra caracterului alternativ sau cumulativ al acestor criterii, Înalta Curte constată că sunt edificatoare în acest sens cele explicitate prin considerentul 26 din Preambului Directivei (pe care Ordonanţa o transpune), potrivit căruia, pentru repararea prejudiciului „valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câştigul nerealizat de titularul dreptului sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient şi, dacă este cazul, orice prejudiciu moral este cauzat titularului dreptului.”

În consecinţă, procedând la interpretarea gramaticală a acestui considerent, dată fiind prezenţa conjuncţiei cu funcţie disjunctivă „sau”, rezultă că cele două variante normative ce se regăsesc la art. 13 din Directivă, chiar exemplificative fiind, se exclud, astfel încât, nu pot fi invocate în mod cumulativ.

Cum reclamantul, titular al mărcii încălcate, este cel care formulează cererea de daune-interese, rezultă că acestuia îi revine alegerea aplicării oricăruia dintre criteriile enumerate de această normă.

O atare opțiune a titularului mărcii ţine de strategia procesuală pe care o preconizează, precum şi de anticiparea efortului probator în oricare dintre ipoteze (chiar luând în considerare şi toate facilităţile de probaţiune prevăzute de Ordonanţă), dar nu în ultimul rând, de amploarea contrafacerii, caz în care, în mod evident, criteriul beneficiilor injuste ale contrafăcătorului va fi mult mai atractiv și favorabil titularului dreptului de proprietate intelectuală încălcat.

Prin urmare, dacă daunele – interese sunt acordate prin valorificarea unuia dintre aceste criterii legale alternative, titularul mărcii nu poate pretinde acordarea unor daune-interese și în baza altui criteriu legal dintre cele enumerate la art. 14 alin. (2) lit. a), nefiind permisă aplicarea lor simultană, astfel cum tinde recurenta-reclamantă.

Este de precizat că titularul dreptului de proprietate intelectuală poate invoca unul sau mai multe dintre criteriile legale prevăzute exemplificativ la art. 14 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 100/2005 (lit. b a normei neintrând în discuție în cauză), însă, la momentul aplicării normei, opțiunea aplicării doar a unuia dintre cele invocate îi aparține, în funcție de care dintre acestea îi este mai favorabil.

Implicit, această dezlegare a fost dată și în decizia de casare prin care s-a apreciat că nu este nelegală modalitatea de determinare a prejudiciului în aplicarea criteriului câștigului nerealizat de reclamantă (modalitate redată mai sus), însă acesta va fi aplicat, dacă în cauză nu rezultă despăgubiri mai mari din verificarea unui alt criteriu dintre cele invocate și probate de reclamantă.

În acest context, Înalta Curte constată că recurenta-reclamantă, invocând încălcarea deciziei de casare (art. 304 pct. 5), contradicții în cadrul considerentelor deciziei recurate (art. 304 pct. 7), dar și greșita aplicare a art. 14 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 100/2005 (art. 304 pct. 9), susține că, în speță, era operant în mod eficient criteriul beneficiilor injuste realizate de către pârâtă, în detrimentul criteriului pierderii câștigurilor sale, aplicat în concret de instanța de rejudecare.

Către o atare finalitate, recurenta-reclamantă susține că instanța de apel, în verificarea prioritară a criteriului beneficiilor injuste ale pârâtei, a încălcat cele statuate prin decizia de casare, premisă ce a determinat stabilirea concluziei eronate a împrejurării că pârâta nu a înregistrat beneficii în intervalul de interes pentru speță (2009-2014), ci, dimpotrivă, a înregistrat pierderi în activitatea sa economică.

În legătură cu acest aspect, instanța de casare, în analiza recursului reclamantei, a stabilit astfel:

”Pentru a obține beneficiul injust din profitul obținut din vânzarea produselor purtând semnul care încălca marca reclamantei trebuiau scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză.

Potrivit doctrinei contabile, în funcţie de modul de repartizare a acestora, cheltuielile sunt: directe şi indirecte; cheltuielile directe se individualizează pe produs sau grupe de produse omogene, lucrări, servicii, comenzi şi, de aceea, se pot include în costul acestora (de ex., materii prime, materiale şi salariaţii implicaţi direct în producţie); cheltuielile indirecte sunt comune mai multor produse ori grupe de produse şi, pentru aceasta, trebuie să fie repartizate asupra produselor indirect, pe baza unor criterii de repartizare.

Instanța de apel a reținut că din opinia separată a expertului asistent, ar reieși că pârâta a avut pierderi din vânzarea sortimentului de îngheţată Arlechino şi la nivelul cheltuielilor directe, dar nu a motivat de ce a reținut concluzia din opinia separată, iar nu cele constatate de către ceilalți experți.

Pe de altă parte, trebuia identificat, conform susținerilor recurentei reclamante, dacă anumite cheltuieli indirecte au fost incluse în contabilitatea firmei, din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe, cu consecințe asupra determinării în mod corect a beneficiului injust obținut de către pârâtă prin folosirea fără drept a semnului în cauză.”

În consecință, pentru respectarea criteriului proporționalității între drepturile încălcate și daunele acordate consacrat de art. 3 alin. (2) din OUG nr. 100/2005, instanța de casare a stabilit că, în verificarea criteriului beneficiilor injuste ale pârâtei, va fi necesar ca din veniturile pârâtei din comercializarea produselor contrafăcute să fie scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză (înghețata Globo de la B. Arlechino fantezie cu lapte comercializată în intervalul de referință de către pârâtă), sens în care, s-a stabilit în sarcina instanței de rejudecare, verificarea includerii eronate sau nu a unor cheltuieli indirecte de către pârâtă în categoria cheltuielilor directe.

În legătură cu cel din urmă aspect, Înalta Curte, prin decizia de casare, a explicitat fiecare categorie enunțată – cheltuieli directe și cheltuieli indirecte -în acord cu doctrina contabilă, reflectată și în cuprinsul Ordinului nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, adoptat de Ministerul Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 12 ianuarie 2004, potrivit căruia:

”2.3. - Gruparea cheltuielilor în vederea calculării costurilor

Pentru calculul costurilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor şi al costurilor perioadei, cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară după natura lor se grupează în contabilitatea de gestiune astfel:

cheltuieli directe;

cheltuieli indirecte;

cheltuieli de desfacere;

cheltuieli generale de administraţie.

Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifică pe un anumit obiect de calculaţie (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, funcţie, centru etc.) încă din momentul efectuării lor şi ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.

Cheltuielile directe cuprind: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor directe consumate, energia consumată în scopuri tehnologice, manopera directă (salarii, asigurări şi protecţia socială etc.), alte cheltuieli directe.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica şi atribui direct pe un anumit obiect de calculaţie, ci privesc întreaga producţie a unei secţii sau a persoanei juridice, în ansamblul ei.

Cheltuielile indirecte cuprind:

regia fixă de producţie, formată din cheltuielile indirecte de producţie care rămân relativ constante indiferent de volumul producţiei, cum ar fi: amortizarea utilajelor şi echipamentelor, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi cheltuielile cu conducerea şi administrarea secţiilor;

regia variabilă de producţie, care constă în cheltuielile indirecte de producţie, care variază în raport cu volumul producţiei, cum ar fi: cheltuielile indirecte cu consumul de materiale şi forţa de muncă.

Atunci când costurile de producţie, de prelucrare nu se pot identifica distinct pentru fiecare produs în parte, acestea se alocă pe baza unor procedee raţionale aplicate cu consecvenţă (procedeul diviziunii simple, procedeul cantitativ, procedeul indicilor de echivalenţă, procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal, procedeul deducerii valorii produselor secundare etc.).”

În aplicarea celor stabilite de instanța de casare, curtea de apel, la termenul din 14.02.2019 a dispus completarea expertizei efectuate la prima instanță, încuviințând ambelor părți obiective proprii (cele ale reclamantei fiind clarificate prin încheierea din 23.05.2019), precum și participarea a câte unui consilier parte în beneficiul ambelor părți.

Ulterior efectuării lucrării, au fost încuviințate părților obiecțiuni la raportul de expertiză, la care experții desemnați în cauză au răspuns.

Recurenta-reclamantă impută instanței de apel încălcarea celor stabilite prin decizia de casare, în aplicarea criteriului beneficiilor injuste ale pârâtei din activitatea de contrafacere, precum și contradicții în ansamblul considerentelor deciziei recurate, bazate pe valorificarea expertizei efectuate în dosar.

În primul rând, recurenta reclamantă susține că instanța de apel nu se putea raporta, în soluționarea cauzei, decât la expertiza efectuată în apel, în rejudecare, nu și la expertiza efectuată la tribunal.

O atare critică susceptibilă de analizare din perspectiva art. 304 pct. 5 din Codul de procedură civilă, este nefondată, întrucât, astfel cum s-a arătat, curtea de apel, în rejudecare, în acord cu dispozițiile art. 295 alin. (2) din Codul de procedură civilă, a dispus completarea expertizei efectuate la prima instanță și nu a încuviințat efectuarea unei noi expertize, acesta fiind motivul pentru care, inițial, s-a dispus efectuarea adresei către experții de la prima instanță, unii dintre aceștia fiind ulterior înlocuiți, în condițiile legii.

Așa fiind, Înalta Curte constată că, din acest punct de vedere, sunt respectate exigențele art. 261 pct. 5 din Codul de procedură civilă, iar trimiterile din cuprinsul motivării deciziei recurate și la expertiza efectuată la prima instanță, sunt de natură, din punct de vedere procedural, a susține argumentația juridică ce trebuie concepută pe baza probelor legal administrate și dobândite cauzei.

În ceea ce privește fondul acestor evaluări realizate de curtea de apel, recurenta-reclamantă, în esență, a imputat instanței că a preluat concluziile expertizei, fără a le cenzura sau fără a evalua critic această probă, respectiv prin aplicarea celor stabilite prin îndrumarul de casare și a dispozițiilor legale incidente, concluzionând astfel în mod nelegal că, în toată perioada de referință a cauzei, pârâta nu a realizat beneficii în acest interval, ci pierderi ce totalizează 4.808.282 lei.

Cu toate acestea, instanța a omis constatarea experților care au arătat în cuprinsul expertizei că pârâta, la nivelul anului 2012, a realizat, din comercializarea sortimentului de înghețată contrafăcut, un profit în sumă de 138.720 lei.

Din acest punct de vedere, Înalta Curte reține, pe temeiul art. 304 pct. 7 din Codul de procedură civilă, că, în mod corect recurenta-reclamantă susține că deși curtea de apel a reținut că în anul 2012 pârâta a înregistrat din vânzarea produselor contrafăcute profit în suma menționată, curtea de apel nu a constatat că, fie și numai această sumă, era superioară celei reținute și acordate reclamantei de instanța de apel în rejudecare, prin aplicarea criteriului pierderii câștigurilor reclamantei, anume de 93. 811,78 lei cu titlu de despăgubiri (defavorabil acesteia, chiar și în acest context).

Or, un astfel de raționament vădește greșita înlăturare a criteriului beneficiilor injuste și, totodată, și încălcarea deciziei de casare care a stabilit că se va aplica criteriul pierderii câștigului reclamantei, în perioada de referință, dacă prin aplicarea altui criteriu dintre cele invocate de reclamantă, nu va fi rezultat o despăgubire mai mare.

Drept urmare, deși cu valoare intermediară această concluzie, Înalta Curte reține că, procedând în acest fel instanța de apel a făcut o greșită aplicare a criteriului beneficiilor injuste, întrucât a permis pârâtei reducerea pierderilor pentru întregul interval de referință pentru speță (2009- 2014), prin reținerea beneficiilor realizate injust (noțiune mai cuprinzătoare decât aceea de profit), fie și numai în anul 2012, prin contrafacerea mărcii reclamantei; reducerea pierderilor în această modalitate reprezintă un avantaj economic de natură a se fi încadrat în noțiunea de beneficii injuste obținute din activitatea ilicită de contrafacere și pe care, prin raționamentul său, instanța de apel i-a permis pârâtei a-l păstra.

Înalta Curte apreciază că, într-adevăr, noţiunea de „beneficii injuste” realizate de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, permite a se susţine cu real temei că, această noțiune include orice beneficiu sau avantaj economic, patrimonial, iar nu numai profitul realizat de către cel care a desfăşurat o activitate de contrafacere, întrucât legiuitorul a inserat în conţinutul normei această sintagmă de „beneficii injuste” din activitatea de contrafacere (ori beneficii realizate fără justă cauză, potrivit Directivei), iar nu pe cea de profit.

Concluzia se justifică prin aceea că beneficiu înseamnă orice câştig, folos sau avantaj de natură economică, iar nu numai echivalentul în bani al acestora, reflectat ca atare în contabilitatea contrafăcătorului; pe de altă parte, atare calificare este permisă şi de instituţia juridică a subrogaţiei reale cu titlu universal – înlocuirea unor bunuri (sume de bani încasate din activitatea de contrafacere) cu alte bunuri sau servicii (cele corespunzătoare cheltuielilor indirecte sau diminuarea ori acoperirea unor pierderi în activitatea economică curentă).

Deşi noţiunea de „beneficiu injust” nu este o una economică sau contabilă, cu toate acestea, pentru stabilirea înţelesului său conceptual, este necesar a se face apel la noţiuni economice cu valoare de instrumente de interpretare, pentru ca, în raport de conținutul acestora, să se poată realiza aprecierea critică a acestora, cu rezultatul includerii sau a excluderii lor din categoria beneficiilor injuste ale contrafăcătorului, obţinute din desfăşurarea activităţii de contrafacere (beneficii la care nu ar fi avut acces în cazul în care nu desfășura activitatea prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale uni concurent).

Or, un astfel de instrument util îl constituie OMFP nr. 1826/2003 prin care la pct. 2.3 se definesc noțiunile contabile de cheltuieli directe și cheltuieli indirecte.

Cu titlu de principiu, prin îndrumarul de casare, s-a stabilit că pentru a se obține beneficiul injust al pârâtei din veniturile rezultate din vânzarea produselor purtând semnul care încălca marca reclamantei, trebuie scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză.

În plus, instanța de casare a stabilit în sarcina instanței de rejudecare să se verifice dacă în contabilitatea pârâtei au fost incluse, din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe anumite cheltuieli indirecte ale acesteia.

Înalta Curte apreciază că pentru realizarea acestei verificări, instanța de apel era ținută să analizeze raportul de expertiză pe baza înțelesului deja explicitat al acestor categorii de cheltuieli (directe și indirecte), indiferent dacă acestea se regăseau reflectate în contabilitatea pârâtei ca atare, în concordanță cu OMFP nr. 1826/2003, sau într-o manieră defectuoasă ori doar proprie pârâtei, și independent de împrejurarea dacă o astfel de partajare a fost realizată sau nu de comisia de experți.

Se constată însă, potrivit celor susținute de către recurenta-reclamantă, că instanța de apel a preluat constatarea experților cu privire la modalitatea de reflectare scriptică în contabilitatea pârâtei a acestor cheltuieli și și-a însușit concluzia acestora în mod necritic (din răspunsul la obiectivul 1), experții concluzionând că în contabilitatea pârâtei nu au fost incluse eronat cheltuieli indirecte în categoria cheltuielilor directe, întrucât în contabilitatea pârâtei nu sunt evidențiate cele două categorii de cheltuieli.

Înalta Curte constată că instanța de apel nu a analizat această concluzie în ansamblul răspunsului experților la toate obiectivele încuviințate și în legătură cu elucidarea tezei probatorii ce trebuia urmărită în cauză, anume determinarea beneficiilor injuste ale pârâtei din activitatea de contrafacere, în aplicarea art. 14 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 100/2005.

Astfel, recurenta-reclamantă arată prin motivele de recurs că, deși în cuprinsul lucrării experții au evidențiat că în perioada de referință (2009-2014) veniturile totale ale pârâtei din vânzarea produselor contrafăcute a fost de 13.421.6811ei, iar cheltuielile directe, aferente îngheţatei din litigiu, au fost în cuantum de 7.703.796 lei, instanța de apel nu a constatat beneficiile injuste ale pârâtei care rezultau de aici, în sumă de 5.717.885 lei.

Mai mult decât atât, curtea de apel a reținut că, din ansamblul activității pârâtei, în intervalul de referință, aceasta a înregistrat pierderi de 4.808.282 lei, având în vedere că aceasta și-a acoperit totalul cheltuielilor doar în proporție de 75,78 % din venituri, întrucât a făcut nu numai achiziții de materii prime, salarii etc. pentru producerea înghețatei în litigiu, ci și achiziții de mijloace fixe (11.081.844 lei), cheltuieli cu punerea în funcțiune a acestora, cu achiziționarea unor obiecte de inventar (2.911.228 lei), majoritatea acestora fiind în prezent amortizate, dar au fost incluse pe costuri în perioada 2009-2014 pe baza unor chei raționale, întrucât nu au fost casate (răspunsul experților la obiectivul 3 al completării expertizei).

Așa fiind, Înalta Curte constată că, deși instanța de apel a reținut că experții au admis că din venituri pârâta a efectuat cheltuieli cu achiziționarea de mijloace fixe, cu punerea în funcțiune a acestora, cu achiziționarea de obiecte de inventar, au consemnat și faptul că în costurile produselor contrafăcute au fost incluse și cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe; totodată, aceeași comisie de experți a menționat că aceste cheltuieli nu au fost reflectate ca atare în contabilitatea pârâtei, anume ca alocări pentru achiziționarea de mijloace fixe și, pe de altă parte, că nu au putut stabili din care venituri au fost efectuate achizițiile pentru tehnologizarea și crearea liniilor de producție ale pârâtei.

Or, în contextul în care, potrivit distincțiilor de la pct. 2.3 din OMFP nr. 1826/2003, cheltuielile cu amortizarea utilajelor și echipamentelor fac parte din categoria cheltuielilor indirecte (regia fixă de producție, cheltuieli care rămân relativ constante), Înalta Curte constată că instanța de apel era ținută să cenzureze concluzia experților în sensul că în categoria cheltuielilor directe nu au fost incluse și cheltuieli indirecte; se constată, de altfel că această corectă distincție se evidențiază și în opinia separată chiar a expertului parte al pârâtei.

În plus, fără o cenzură de legalitate, instanța de apel a acceptat și concluziile experților de la obiectivul nr. 2, stabilind în consecința acestei constatări, anume că, din veniturile obținute de pârâtă din sortimentul de înghețată contrafăcut nu au fost folosite sume de bani pentru achiziționarea de mijloace fixe sau obiecte de inventar.

Astfel, experții judiciari au arătat în cadrul răspunsului la obiectivul nr. 2 al lucrării, că intimata nu are o evidenţă distinctă a fluxului de bani aferentă activităţii de producţie şi comercializare pentru îngheţată, astfel că, sunt în imposibilitatea de a stabili dacă au existat sume de bani alocate de către societate din veniturile obţinute din comercializarea aceluiaşi sortiment de îngheţată pentru achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar ori destinate pentru acoperirea unor cheltuieli aferente acestora, cum ar fi, exemplificativ, cheltuieli cu amortizarea, punerea în funcţiune, piese de schimb etc.

Or, această concluzie contabilă trebuia transpusă în plan juridic, astfel încât, instanța de apel, pe baza naturii juridice a banilor - bunuri fungibile, de gen și consumptibile -, putea concluziona că este absolut indiferentă împrejurarea dacă pârâta a achiziționat sau nu mijloace fixe și obiecte de inventar chiar din veniturile sau sumele încasate efectiv din vânzarea sortimentului de înghețată ”Globo de la B. Arlechino fantezie cu lapte” sau din sumele efectiv încasate din comercializarea, de exemplu, a celorlalte sortimente de înghețată ale sale (Acrobat și Magic).

În acest sens, era suficient să se constate că din veniturile obținute de pârâtă din sortimentul de înghețată contrafăcut, cheltuielile directe au fost sub nivelul acestora (13.421.681 lei față de 7.703.796 lei), astfel încât nimic nu se opunea ca excedentul (5.717.885 lei) să fie folosit pentru dotarea sa industrială, indiferent în ce cont bancar pârâta dispunea de aceste sume.

Drept urmare, excluzând o atare analiză, instanța de apel a înlăturat în mod nelegal aplicabilitatea criteriului legal al beneficiilor injuste obținute de către pârâtă și a permis acesteia păstrarea unor beneficii obținute ilicit, dintr-o activitate desfășurată prin încălcarea drepturilor reclamantei asupra mărcii.

Chiar dacă se constata că suma de 5.717.885 lei provenind din veniturile generate de vânzarea sortimentului de înghețată ”Globo de la B. Arlechino fantezie cu lapte” a fost folosită pentru achiziționarea de mijloace fixe, obiecte de inventar etc. (bunuri cu privire la care opera o subrogație reală cu titlu universal sau înlocuirea în cadrul unui patrimoniu a unei valori cu o altă valoare, noua valoare economică substituindu-se situației juridice a celei pe care a înlocuit-o) sau că valoarea investițiilor pârâtei a fost în mare parte deja amortizată (prin includerea costurilor de amortizare în costurile produselor în discuție, potrivit celor deja arătate), se poate observa că instanța de apel a prezervat pârâtei un dublu beneficiu injust, având în vedere că acesta a fost obținut din încălcarea drepturilor mărcii reclamantei.

Pe de o parte, pârâta păstrează mijloacele fixe și bunurile de inventar pe care le-a achiziționat (având în vedere că nu au fost casate, fiind folosite și în prezent, astfel cum s-a reținut de instanța de apel), iar pe de altă parte, valoarea acestora este deja recuperată prin amortizare (total sau majoritar), în intervalul de referință al speței.

Înalta Curte constată că deși, inițial, prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat despăgubiri în sumă de 200.000 euro, aceasta și-a restrâns pretențiile la nivelul sumei de 841.300 lei, în limitele căreia a timbrat, sumă pe care a solicitat-o de la pârâtă cu titlu de despăgubiri, ceea ce reprezintă o solicitare parțială a beneficiile injuste ale pârâtei.

Cum pretenția dedusă judecății prin acest capăt de cerere este inferioară cel puțin sumei de 5.717.885 lei rămase după deducerea cheltuielilor directe din totalul vânzărilor produsului contrafăcut, Înalta Curte apreciază că această constatare este suficientă pentru admiterea în integralitate a cererii reclamantei de acordare a daunelor-interese pe baza criteriului beneficiilor injuste, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 100/2005.

Drept urmare, se apreciază că ”pierderea câștigului” reclamantei, criteriul alternativ verificat în cauză, la cererea reclamantei, nu este operant în speță, având în vedere că suma reținută de instanța de apel și acordată acesteia (93.811,78 lei), de asemenea, este inferioară celei rezultate din analiza precedentă, criteriul beneficiilor injuste fiind mai favorabil reclamantei.

Față de toate aceste considerente, în aplicarea art. 314, art. 312 alin. (1) și (3) rap. la art. 304 pct. 5, 7 și 9 din Codul de procedură civilă, Înalta Curte a admis recursul reclamantei, a modificat în parte decizia recurată, în sensul că a dispus obligarea pârâtei S.C. B. S.R.L. la plata sumei de 841.300 lei către reclamanta S.C. A. S.A., cu titlu de despăgubiri, sumă ce constituie doar o parte dintre beneficiile obținute în mod injust de către pârâtă, dar reprezintă totalitatea pretențiilor reclamantei formulate în cauză.

În temeiul dispozițiilor art. 274 din Codul de procedură civilă, s-a dispus obligarea aceleiași pârâte la achitarea unor cheltuieli de judecată către reclamantă în sumă totală de 116.047,98 lei, constând în taxă judiciară de timbru achitată la prima instanță, în apel și în recurs - primul ciclu procesual, onorarii de avocat și onorarii de expertiză (fond și apel, în ambele cicluri procesuale), precum și onorariu de avocat în recurs, primul ciclu procesual.

Au fost păstrate celelalte dispoziții ale deciziei recurate.

De asemenea, în baza aceluiași temei legal – art. 274 din Codul de procedură civilă, recurenta-pârâtă a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către recurenta-reclamantă și în această etapă procesuală, în sumă de 17.693 lei, constând în taxă judiciară de timbru și onorariu de avocat.

În ceea ce privește recursul pârâtei, acesta a fost respins ca nefondat, în temeiul art. 312 alin. (1) din Codul de procedură civilă, întrucât celelalte critici ale sale privesc aspecte de fond în legătură cu celălalt criteriu consacrat de art. 14 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 100/2005, înlăturat de la aplicare în recursul reclamantei; totodată, pârâta a susținut și critici referitoare la modalitatea în care instanța de apel a dispus compensarea cheltuielilor de judecată efectuate în cauză de către părți, însă, aplicarea dispozițiilor art. 276 din Codul de procedură civilă nu mai poate opera, în condițiile în care pretențiile reclamantei au fost admise în totalitate.

Recurenta – pârâtă, prin recursul propriu, tindea la diminuarea sumei la care a fost obligată prin decizia recurată, cu titlu de despăgubiri (93.811,78 lei), sumă inferioară celei stabilite în favoarea reclamantei prin prezenta decizie, în aplicarea criteriului beneficiilor injuste obținute de pârâtă din contrafacere (841.300 lei), astfel încât, Înalta Curte a constatat că motivele sale de recurs nu mai au obiect, în prezența admiterii recursului reclamantei.