Scope of protection for registered 3D trademarks: irrelevance of unregistered packaging signs in counterfeiting analysis

Şedinţa publică din data de 13 octombrie 2020

asupra cauzei de faţă constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, la data de 20.09.2017, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L., a solicitat:

- să se constate că toate cele 19.212 seturi de jocuri care au fost reţinute de Biroul Vamal Constanţa Sud în data de 28.08.2017 în baza cererii de intervenţie formulată de A., conform adeverinţei vamale nr. 1x/29.08.2017, încalcă drepturile de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă, privind: marca europeană tridimensională nr. x; marca europeană tridimensională nr. x; marca europeană tridimensională nr. x;

- distrugerea imediată, pe cheltuiala exclusivă a pârâtei a tuturor celor 19.212 de seturilor de jocuri ce fac obiectul reţinerii dispuse de Biroul Vamal Constanţa Sud, conform adeverinţei vamale nr. x/29.08.2017,;

- obligarea pârâtei să înceteze imediat activităţile de import, export, stocare, distribuire, vânzare sau orice alte activităţi de comercializare a jocurilor şi jucăriilor sub semne identice sau similare cu mărcile europene x.

- interzicerea folosirii de către pârâtă a oricărui semn care este identic sau similar mărcilor europene x, pentru jocuri şi jucării, precum şi pentru servicii de comercializare, distribuţie şi publicitate privind jocuri şi jucării.

- obligarea pârâtei B. S.R.L. la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest litigiu, inclusiv a cheltuielilor ocazionate cu depozitarea şi manipularea seturilor de jocuri reţinute de Biroul vamal Constanta Sud.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 1222/20.06.2018, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins acţiunea ca neîntemeiată şi a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către pârâtă în sumă de 7.398,34 RON.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin încheierea din 18.04.2019, pronunţată în camera de consiliu, s-a respins ca neîntemeiată cererea de recuzare a domnului judecător C., formulată de apelanta-reclamantă A..

Prin decizia nr. 1137A din 10.07.2019, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta A. împotriva sentinţei tribunalului.

Prin aceeaşi decizie, apelanta-reclamantă a fost obligată la 6.793 RON către intimata-pârâtă, reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei sus-menţionate şi a încheierii din data de 18.04.2019, reclamanta a declarat recurs.

II.1. Motivele de recurs

Prin cererea de recurs, recurenta-reclamantă a invocat incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 3, 5, 6 şi 8 C. proc. civ.

În ceea ce priveşte încheierea din 18.04.2019, prin care a fost respinsă cererea de recuzare, recurenta susţine următoarele:

Între părţi a mai avut loc un litigiu ce a constituit obiectul dosarului nr. x/2016, în prezent, acesta aflându-se în etapa procesuală a recursului, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Dosarul x/2016, a tratat, printre altele, aceeaşi pretenţie şi anume încălcarea mărcilor europene tridimensionale LEGO 000050450, 000050518 şi 009904707, aparţinând reclamantei, prin punerea pe piaţă de către pârâtă a aceloraşi tipuri de minifigurine B. care sunt foarte similare cu forma tridimensionala a minifigurinei LEGO protejată prin cele trei mărci europene.

Din perspectiva motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ., recurenta susţine că instanţa de apel a încălcat principiul disponibilităţii, reglementat de art. 9 din C. proc. civ.

În considerentele încheierii recurate, instanţa a apreciat că deşi cauza din dosarul nr. x/2016 soluţionată anterior de domnul C. prin decizia civila nr. 826 A, este o cauza similară, între aceleaşi părţi, care ridică probleme similare, acest fapt nu ar atrage vreo temere privind părtinirea domnului judecător, întrucât părerea exprimată în cauze similare nu echivalează cu părerea exprimată în această cauză, astfel încât s-a apreciat că nu este incident motivul de casare reglementat de art. 42 alin. (1) pct. 1 din C. proc. civ.

Recurenta arată că cererea de recuzare pe care a formulat-o a fost întemeiată pe prevederile art. 42 alin. (1) pct. 13 din C. proc. civ. - alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea judecătorului.

Drept urmare, nu a fost invocat motivul de recuzare prevăzut de art. 43 alin. (1) pct. 1 din Cod, în sensul unei antepropunţări a judecătorului faţă de soluţia pronunţată prin decizia civilă nr. 826A/06.07.2018 în dosarul x/2016; or, acest motiv a fost analizat de instanţa de apel, cu depăşirea limitelor învestirii şi, drept urmare, cu încălcarea principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil.

Recurenta învederează că cele două motive de incompatibilitate sunt distincte şi nu pot interfera, iar instanţa de apel era ţinută să judece în raport cu motivul invocat în mod explicit de parte.

Similitudinea dintre cele două pricini - dosarul nr. x/2016 şi cel de faţă - reprezintă, în contextul art. 42 alin. (1) pct. 13 din C. proc. civ. un element suficient pentru a naşte îndoieli cu privire la imparţialitatea domnului judecător C., cu atât mai mult cu cat din completul care a judecat cererea de recuzare, a făcut parte şi celălalt judecător - doamna D. care, alături de domnul C., a soluţionat cauza anterioara 30041/3/2016 în apel, prin decizia civila nr. 826 A/6.07.2018.

Se mai învederează de către recurentă că imparţialitatea comportă două componente şi anume:

Imparţialitate subiectivă - care semnifica absenţa unei prejudecăţi sau preconcepţii, şi include tot ceea ce poate aduce atingere obiectivităţii şi poziţiei sale echidistante.

Imparţialitatea obiectivă (funcţională) - atunci când, independent de conduita personală a judecătorului, anumite fapte pot duce la bănuială legitimă a lipsei de imparţialitate.

Raportat la speţa de faţă, recurenta apreciază că există o îndoială legitimă în ceea ce priveşte imparţialitatea domnului judecător C. în soluţia de respingere a apelului, reflectată în dispozitivul deciziei civile nr. 1137A ce face obiectul prezentului recurs.

Prin decizia anterioară nr. 826A,/2018, completul format din domnul judecător C. şi doamna judecător Croitoru, a adus critici cu privire la faptul că recurenta nu ar fi avut o strategie corectă de conducere a procesului, pe motiv ca nu ar fi reclamat în cerere dobândirea distinctivităţii prin folosire a mărcilor tridimensionale LEGO.

Or, aceasta sugestie de natura unei critici, recurenta consideră că este de natură a confirma faptul că judecătorii completului şi-au format deja o convingere lăuntrică intrinsecă asupra conflictului dintre cele trei mărci europene tridimensionale LEGO şi minifigurinele B., situaţie care generează o temere justificată a recurentei că un conflict ulterior, între aceleaşi mărci tridimensionale şi aceleaşi tipuri de minifigurine B., va avea aceeaşi soluţie - respingerea acţiunii de încălcare a drepturilor asupra mărcilor LEGO.

Pe de alta parte, se poate observa că în dispozitivul deciziei civile nr. 826A, completul format din judecători C. şi D., abordează o motivare complet diferita de motivarea deciziei civile nr. 1137 A/2019 pronunţată de completul din care a făcut parte şi domnul C., deşi în ambele cazuri, în ceea ce priveşte mărcile tridimensionale LEGO, obiectul era acelaşi şi anume constatarea încălcării lor de către mininifigurinele B. iar apărările părţilor cu privire strict la acest obiect, erau în parte identice şi în parte similare.

Astfel, spre deosebire de decizia civila nr. 826A în care completul a abordat o motivare prin care a realizat comparaţia mărcilor în conflict, în decizia civilă nr. 1137/2019 completul a abordat o motivare cu totul diferită prin care a sugerat că nu ar exista o încălcare a mărcilor tridimensionale LEGO, deoarece intimata nu utilizează minifigurinele sale cu funcţie de marcă.

Pe temeiul aceluiaşi motiv de casare - art. 488 pct. 5 din C. proc. civ., recurenta susţine şi încălcarea principiului dreptului la un proces echitabil, reglementat de art. 6 alin. (1) din acelaşi Cod.

Astfel, se arată că doamna judecător D. a făcut parte (alături de domnul judecător E.) din completul care a judecat cererea de recuzare a domnului judecător C..

Pe de altă parte, doamna judecător D. a făcut parte (alături de domnul C.) şi din completul care a pronunţat decizia civilă nr. 826 A invocată în cererea de recuzare, aspect care a fost menţionat în mod expres în cererea de recuzare.

Având în vedere ca pronunţarea deciziei civile nr. 826 A s-a realizat în mod obişnuit, potrivit art. 398 alin. (1) sau (2) C. proc. civ. şi nu în complet de divergenţă, potrivit art. 398 alin. (3) raportat la art. 399, recurenta concluzionează că opinia doamnei judecător Croitoru, în luarea deciziei civile 826A, a coincis cu opinia domnului judecător C..

În acest context, potrivit art. 43 alin. (2) din C. proc. civ. raportat la art. 42 alin. (1) pct. 13, recurenta apreciază că doamna judecător Croitoru trebuia să se abţină de la judecarea cererii de recuzare a domnului judecător C..

Pentru toate motivele aceste motive, recurenta apreciază că participarea doamnei judecător Croitoru la judecarea cererii de recuzare a domnului judecător C., s-a făcut cu încălcarea principiului la un proces echitabil reglementat de art. 6 alin. (1) C. proc. civ.

Împotriva aceleiaşi încheieri, recurenta dezvoltă critici şi în baza art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ.., susţinând că încheierea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază.

Potrivit motivării din încheierea din 18.04.2019, instanţa doar afirmă că deşi prezenta cauza este similară cauzei din dosarul x/2016, acest fapt nu atrage vreo temere privind imparţialitatea domnului judecător, iar art. 42 alin. (1) pct. 1 şi art. 42 alin. (1) pct. 13 din C. proc. civ. nu pot fi incidente în cauză, fără însă ca instanţa să aducă vreun argument pertinent şi logic în vederea susţinerii acestei afirmaţii.

Or, o astfel de motivare, nesusţinută de argumente, nu întruneşte exigenţele art. 425 alin. (1) lit. b) din C. proc. civ.

Motivele de recurs dezvoltate de recurentă împotriva deciziei pronunţate asupra apelului privesc incidenţa art. 488 alin. (1) pct. 3, 5, şi 8 din C. proc. civ.

Recurenta pretinde că decizia recurată a fost dată cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii [art. 488 alin. (1) pct. 3].

Astfel, prima instanţă a apreciat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru constatarea contrafacerii, neexistând riscul de confuzie care include riscul de asociere, având în vedere faptul că, pe ambalajele jucăriilor pârâtei sunt menţionate mărcile înregistrate la nivel naţional în China - "K", "FENGDI TOYS" şi "AUSINI" care contribuie în mod definitoriu, prin funcţiile mărcii, la diferenţierea produselor, nefiind relevant faptul că aceste mărci nu sunt protejate în România.

Or, instanţa de apel confirmă acest raţionament al tribunalului, apreciind că este lipsit de relevanţă că logourile semnelor "AUSINI", "FENGDI TOYS", "K" nu sunt protejate ca mărci în România, deoarece acestea ar îndeplini de facto funcţia de marcă prin semnalarea originii produselor.

Recurenta invocă prevederile art. 4 din Regulamentul mărcii europene nr. 207/2009, în vigoare la data formulării acţiunii în contrafacere, potrivit cărora: "Pot constitui mărci comunitare toate semnele care pot avea o reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiţia ca astfel de semne să fie în măsură să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora."

Iar conform art. alin. (7) (1) lit. a) din acelaşi Regulament: "Se respinge înregistrarea semnelor care nu respectă cerinţele de la articolul 4."

Se mai arată de către recurentă că Legea nr. 84/1998 conţine prevederi similare, sens în care citează dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) şi (2) din acest act normativ.

Din definiţia mărcii prevăzute în art. 4 din Regulamentul 207/2009 şi art. 2 din Legea nr. 84/1998 rezultă faptul că funcţia principală a mărcii este aceea de a diferenţia produsele sau serviciile unei întreprinderi de produsele sau serviciile concurenţei, ceea ce reprezintă o chestiune de drept, iar nu de fapt.

În lumina acestor aspecte de ordin teoretic, recurenta susţine că nu poate fi recunoscută de facto o astfel de funcţie pentru un semn neînregistrat, ci ea trebuie analizată fie de către OSIM (art. 96 din Legea nr. 84/1998), pentru mărcile naţionale, fie de către EUIPO, pentru mărcile Uniunii Europene.

Or, din moment ce semnele "K", "FENGDY TOY", "AUSINI", nu sunt mărci înregistrate în România (fapt stabilit în mod expres de instanţa de apel), în prezenta cauza, care este o acţiune în contrafacere, instanţa nu are competenţa să recunoască de facto funcţia de marcă pentru aceste semne neînregistrate, o astfel de atribuţie legală revenind fie OSIM, fie EUIPO, astfel cum s-a arătat.

Totodată, nici Legea nr. 84/1998 şi nici C. proc. civ. nu conţin vreo prevedere expresă prin care să li se atribuie instanţelor (tribunal şi curtea de apel, în speţă), competente privind înregistrarea semnelor ca marcă.

Or, având în vedere considerentele deciziei recurate prin care s-a reţinut că semnele "K", "FENGDY TOY", "AUSINI" ar beneficia de funcţia de marcă, deşi nu sunt înregistrate ca mărci în România, şi faptul că aceste considerente au stat la baza soluţiei din dispozitiv, recurenta susţine că decizia recurată a fost luată cu încălcarea competenţei de ordine publică a OSIM pentru motivele arătate mai sus.

Din perspectiva motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurenta susţine că decizia recurată a fost dată cu încălcarea/aplicarea greşită a normelor de drept.

Astfel, recurenta precizează că în speţă, este de netăgăduit dreptul sau asupra mărcilor - minifigurine tridimensionale în formă de roboţei, însă, înainte de a se realiza compararea cu minifigurinele comercializate de pârâtă, este necesar a se stabili dacă pârâta utilizează în comerţul său cu funcţia de marcă, minfigurinele reclamate. Dacă pârâta nu ar utiliza aceste minifigurine cu funcţie de marcă, pentru semnalarea originii produselor şi distingerea lor pe piaţă, atunci nu ar exista o încălcare a dreptului său la marcă, caz în care o eventuală similaritate ar avea legătură doar cu domeniul modelului industrial, ceea nu face obiectul prezentei cauze şi nu a fost invocat.

Astfel, instanţa de apel a precizat că din analiza probelor administrate, indiferent de gradul de asemănare dintre minifigurinele comercializate de pârâtă în cadrul jucăriilor sale şi mărcile reclamantei, minifigurinele pârâtei sunt vândute în interiorul unor ambalaje de regulă opace (cutii de carton), sub denumiri şi mărci verbale sau combinate, precum "Fengdi Toys", "K", "Ausini" ce au propria funcţie de a semnala originea produselor.

Potrivit art. 3 alin. (3) lit. (c) din Regulamentul 2017/1431 de punere în aplicare al Regulamentului mărcii europene, în vigoare la data promovării prezentei acţiuni, o marca tridimensională reprezintă o marcă compusă dintr-o formă tridimensională sau extinsă la o astfel de formă, inclusiv containerele, ambalajele, produsul în sine sau aspectul acestora.

Recurenta-reclamantă invocă normele aplicabile în speţă, anume - art. 36 alin. (2) lit. b), art. 39 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 84/1998, precum şi art. 12 lit. a), b) şi c) din Regulamentul 207/2009.

În lumina acestor norme legale, recurenta susţine că instanţa era obligată să aprecieze riscul de confuzie şi asociere între omuleţii LEGO consideraţi ca produs tridimensional protejat prin marcă şi minifigurinele B., iar nu să refuze o atare evaluare pe motiv ca minifigurinele B. se comercializează în ambalaje pe care se aplică diverse logouri, astfel încât, o atare comercializare "ascunsă", ar scoate intimata din sfera ilicitului juridic al art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 din moment ce acest articol nu reglementează o anumită formă specifică de utilizare a semnului contestat care să paralizeze dreptul titularului mărcii de a se opune utilizării semnului.

Totodată, utilizarea produselor tridimensionale constituite din minifigurinele B. sub forma comercializării/distribuirii lor pe piaţă în ambalaje care poartă diverse semne neînregistrate, nu constituie o excepţie de la dreptul conferit prin înregistrarea mărcii care sa se regăsească în cazurile limitative prevăzute de art. 39 din Legea nr. 84/1998 sau art. 12 din Regulamentul 207/2009 şi care sa deroge de la aplicarea art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 ori art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul mărcii Uniunii Europene.

În acest context, soluţionarea prezentei cauze prin refuzul instanţei de apel de a analiza riscul de confuzie şi asociere între minifigurinele B. şi mărcile tridimensionale LEGO, pe motiv ca minifigurinele B. reprezintă un produs tridimensional care se comercializează "ascuns" în ambalaje pe care exista aplicate diverse semne neînregistrate, reprezintă o încălcare a art. 36 alin. (1) din Legea 84/1998 şi a art. 9 alin. (1) teza I din Regulamentul ME, prin paralizarea dreptului exclusiv obţinut în urma înregistrării unei mărci tridimensionale.

Se mai arată de către recurentă că marca europeană tridimensională LEGO nr. x a cărei contrafacere s-a invocat, printre altele, în petitul cererii de chemare în judecată, a făcut obiectul unei acţiuni în anulare pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în cauza T-395/14 Best-Lock (Europe) Ltd, acţiune în care s-a reclamat faptul că forma tridimensională a minifigurinei LEGO, ar fi alcătuită în mod exclusiv dintr-o formă funcţională, impusă de natura produsului (a se vedea Decizia CJUE pronunţată în cauza T-395/14 în Anexa. 6).

O astfel de pretenţie a fost ridicată ca apărare şi în prezenta cauză, intimata reclamând ca mărcile tridimensionale LEGO ar fi impuse de o formă funcţională.

În cauza T-395/14 Best Lock (ce a făcut obiectul unui recurs care a fost respins), CJUE a tranşat în mod definitiv şi irevocabil această chestiune statuând că marca europeană tridimensionala LEGO nr. x, este distinctivă, forma tridimensională a acesteia nefiind alcătuită în mod exclusiv dintr-o formă funcţională, impusă de natura produsului.

Astfel, din moment ce mărcile europene tridimensionale LEGO se bucură de efectul înregistrării, recurenta are un drept exclusiv asupra lor, inclusiv dreptul de a se opune terţilor care utilizează produse cu forme tridimensionale similare sau identice în cazul în care aceste produse fac parte din categoria jocurilor şi jucăriilor din clasa 28.

Recurenta impută instanţei de apel şi încălcare sau greşita aplicare a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ME.

Normele invocate nu disting asupra modului în care este utilizat semnul terţului.

Cu alte cuvinte, dreptul pe care îl are titularul mărcii tridimensionale de a se opune utilizării semnului tridimensional de către terţ, nu este condiţionat de un anumit mod de utilizare a semnului de către terţ, în sensul în care un astfel de drept s-ar putea stinge dacă terţul utilizează semnul în interiorul unui ambalaj pe care se aplică sau nu alte semne neînregistrate, şi respectiv dreptul există dacă terţul utilizează semnul tridimensional materializat în produs, în afara ambalajului.

În aceste condiţii, singurele cerinţe pentru naşterea dreptului titularului mărcii de a cere interzicerea folosirii semnului de către terţ sunt: utilizarea semnului de către terţ, în orice modalitate, pentru produse/servicii identice sau similare şi existenta similarităţii/identităţii dintre marcă şi semn.

Minifigurinele B. utilizate de către intimată sunt semne tridimensionale materializate sub forma fizică a unor produse ce constituie omuleţi de jucărie pentru copii.

Importul şi comercializarea omuleţilor B. în România, de către intimată reprezintă o utilizare a minifigurinei B. pe produse de tipul jocurilor de construcţie cu minifigurine în sensul precizat de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul ME, indiferent dacă aceste minifigurine se comercializează în interiorul unor ambalaje şi indiferent dacă aceste ambalaje poartă sau nu diverse logouri neînregistrate.

Având în vedere natura tridimensională a produselor în conflict, achiziţionarea jocurilor de construcţie cu minifigurine de către consumatori, se realizează tocmai în considerentul formelor tridimensionale ale minifigurinelor ca elemente componente ale jocului şi nu în considerarea diverselor logouri neînregistrate care se aplica pe ambalaje. Pe consumatori îi interesează formele tridimensionale ale minifigurinelor, tematica în care acestea se îmbină cu alte elemente de construcţie. În acest context, omuleţii LEGO şi respectiv minifigurinele B. sunt chiar elemente tridimensionale prin care LEGO şi B. îşi identifică jocurile de construcţie cu omuleţi.

Pentru aceste motive, recurenta consideră că raţionamentul instanţei de apel potrivit căruia, în vederea dispunerii interzicerii folosirii minifigurinelor B., ar fi trebuit dovedită utilizarea acestora cu funcţie de marcă (ceea ce, în opinia instanţei, nu s-a întâmplat, deoarece minifigurinele erau în ambalaje, iar pe ambalaje existau alte semne neînregistrate, considerate că îndeplinesc de facto o funcţie de marcă), constituie o încălcare a art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) (b) din Regulamentul ME.

Având în vedere dreptul exclusiv al recurentei obţinut prin înregistrarea mărcilor tridimensionale, instanţa trebuia doar să aprecieze dacă formele tridimensionale în conflict sunt sau nu similare şi dacă minifigurinele B. ca produs, sunt incluse sau nu în categoria de produse desemnate de mărcile LEGO în clasa 28 şi anume - jocuri şi jucării.

O astfel de constatare trebuia realizată prin aplicarea criteriilor jurisprudenţiale obligatorii ale CJUE consacrate în Cauza C-251/95 SABEL care este un recurs în interpretare, potrivit căruia, analiza mărcilor în conflict trebuie realizată prin aprecierea globală a semnelor, din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual, ţinând cont de elementele dominante şi distinctive (a se vedea para. 23).

Pe de alta parte, paragrafului 24 din aceeaşi hotărâre pronunţată în Cauza C-251/95, riscul de confuzie între marcă şi semn este cu atât mai mare cu cât marca este mai distinctivă.

Recurenta învederează că deşi prin cererea de chemare în judecată a invocat reputaţia mărcilor tridimensionale LEGO, nici Tribunalul şi nici instanţa de apel nu au cercetat aceasta reputaţie.

Potrivit raţionamentului instanţei de apel, ar trebui să se poată considera că titularul unei mărci tridimensionale înregistrate nu ar avea niciodată deschisă calea de a solicita interzicerea comercializării de către un terţ a unui produs tridimensional cu forma identică sau similară cu marca, atunci când produsul terţului face parte din aceeaşi categorie de produse cu cele desemnate de marca tridimensională a titularului, şi se găseşte în interiorul unui ambalaj, şi mai ales, atunci când pe un astfel de ambalaj, terţul aplică semne care nu sunt mărci înregistrate, ceea ce este absurd, întrucât acest fapt ar lipsi de efect art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ME.

Chiar dacă, astfel cum a reţinut instanţa, aspectul exterior al unui produs poate fi protejat prin înregistrarea sa ca model industrial, acest lucru nu înseamnă ca un astfel de aspect tridimensional, care este capabil şi să identifice produsele unui comerciant de produsele altui comerciant, să nu poată fi înregistrat ca marcă, şi că, în virtutea acestei înregistrări, titularul să nu poată beneficia de dreptul de a se opune comercializării unor produse având forme tridimensionale identice sau similare, atunci când astfel de produse fac parte din aceeaşi categorie de produse desemnate de marca tridimensionala înregistrată.

Pe de altă parte, chiar dacă un produs tridimensional similar cu mărcile tridimensionale LEGO 000050450, 000050518 şi 009904707 de genul omuleţilor de jucărie B., este comercializat sub forma ambalată, în pachete pe care sunt sau nu aplicate diverse logouri care nu sunt mărci înregistrate, dreptul deţinut de LEGO, în calitatea sa de titular al mărcilor tridimensionale europene de a se opune utilizării unui astfel de produs tridimensional pentru jocuri şi jucării din clasa 28, există în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ME, iar un astfel de drept nu poate fi cenzurat de nicio instanţă de judecată din moment ce mărcile europene LEGO sunt valid înregistrate, cu atât mai mult cu cât acestea se bucură de reputaţie.

Recurenta dezvoltă critici pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ. şi împotriva deciziei pronunţate în apel.

Astfel, se susţine că prin decizia pronunţată instanţa de apel a încălcat principiul disponibilităţii reglementat de art. 9 din C. proc. civ.

În acest sens, recurenta arată că instanţa de apel a apreciat că alta ar fi fost discuţia dacă mărcile tridimensionale LEGO ar fi fost protejate prin model industrial, din moment ce un model industrial protejează aspectul exterior al unui produs.

Potrivit petitului cererii de chemare în judecată, recurenta-reclamantă arată că nu a invocat beneficiul protecţiei minifigurinei LEGO prin model industrial, ci prin marca tridimensională, astfel încât nu a făcut referiri la o astfel de protecţie.

În acest context, instanţa era obligată, să analizeze în ce măsură mărcile tridimensionale LEGO invocate şi minifigurina B. sunt similare, în ce măsură acestea se aplică pe produse identice sau similare din clasa 28, precum şi dacă exista un risc de confuzie şi asociere între mărcile tridimensionale LEGO şi minifigurinele B., prin prisma jurisprudenţei constante şi relevante ale CJUE.

În schimb, instanţa de apel a face aprecieri la efectul protecţiei prin model industrial, în sensul în care blocarea comercializării unor minifigurine identice/similare omuleţului LEGO (de genul minifigurinelor B. reţinute), ar fi fost eficace dacă mărcile tridimensionale LEGO ar fi fost înregistrate ca model industrial.

O astfel de apreciere, excedează principiul disponibilităţii reglementat de art. 9 alin. (2) din C. proc. civ. care prevede că obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor.

Recurenta susţine şi încălcarea dispoziţiilor art. 452 din C. proc. civ., întrucât instanţa de apel a acordat cheltuielile de judecată intimatei deşi dovezile depuse de aceasta identificau ca beneficiar al cheltuielilor de judecată, un terţ - F. S.R.L., iar nu societatea de avocatura G., care a reprezentat intimata în proces.

Deoarece reprezentarea intimatei în apel s-a realizat de către SCA G., în demonstrarea cheltuielilor de judecată nu are nicio relevanţă faptul că o terţă societate F. S.R.L. a avut mandat de reprezentare de la intimată.

Numitul H. - avocatul care a reprezentat intimata, a acţionat în proces în calitatea sa de avocat al SCA G. şi nu în calitatea de consilier în proprietate industrială angajat al F. S.R.L..

Având în vedere cele de mai sus şi faptul ca instanţa de apel nu a motivat înlăturarea cererii reclamantei din dezbaterile pe fond prin care a solicitat respingerea acordării cheltuielilor de judecată solicitate de intimată, recurenta conchide că acordarea cheltuielilor de judecată în apel s-a făcut cu încălcarea art. 452 din C. proc. civ.

II.2. Apărările formulate în cauză

Intimata-pârâtă B. S.R.L. a formulat întâmpinare, comunicată recurentei-pârâte, prin care solicită respingerea recursului ca nefondat. Recurenta-reclamantă a depus răspuns la întâmpinare.

II.3. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 23 iunie 2020, completul de filtru admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 1137A din data de 10 iulie 2019, precum şi a încheierii de şedinţă din data de 18 aprilie 2019 ale Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă şi a fixat termen de judecată la data de 13 octombrie 2020, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II.4. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare dispoziţiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că este nefondat recursul declarat de reclamanta A. împotriva încheierii de respingere a cererii de recuzare, urmând a fi însă admis recursul formulat împotriva deciziei pronunţate asupra apelului, pentru considerentele ce succed.

Împotriva încheierii din camera de consiliu din 18.04.2019, recurenta-reclamantă a dezvoltat critici pe temeiul motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 din C. proc. civ.

Cererea de recuzare formulată împotriva domnului judecător C. a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 42 alin. (1) pct. 13 din C. proc. civ., potrivit cărora: "(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situaţii: 13. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa."

În susţinerea ei, recurenta-reclamantă, în principal, s-a prevalat de împrejurarea participării judecătorului recuzat la pronunţarea deciziei civile nr. 826A/2018 în dosarul nr. x/2016, cauză în care, cu privire la mărcile tridimensionale LEGO de care reclamanta se prevalează şi în cauza de faţă, au fost analizate aproximativ aceleaşi probe şi apărări, soluţia fiindu-i defavorabilă apelantei-reclamante.

Prin încheierea recurată, a fost respinsă cererea de recuzare, instanţa reţinând că deşi cauza anterior soluţionată de domnul judecător C., între aceleaşi părţi este o cauză similară, punând probleme similare, acest fapt nu atrage vreo temere privind părtinirea domnului judecător; de asemenea, s-a apreciat că nu este întrunit nici motivul prevăzut de art. 42 alin. (1) pct. 1 din C. proc. civ., cererea de recuzare fiind respinsă ca neîntemeiată, astfel încât s-a apreciat că nu sunt incidente dispoziţiile art. 42 alin. (1) pct. 1 şi 13 din C. proc. civ.

Înalta Curte constată că, într-adevăr, recurenta a invocat numai motivul de incompatibilitate reglementat de art. 42 alin. (1) pct. 13 din C. proc. civ., nu şi de cel prevăzut de art. 42 alin. (1) pct. 1 din Cod, însă, apreciază că analizarea cererii de recuzare în raport de ambele temeiuri menţionate nu reprezintă o neregularitate procedurală de natură a atrage nulitatea încheierii, întrucât nu s-a creat recurentei nicio vătămare procesuală prin această analiză extensivă a cererii de recuzare, prin luarea în considerare şi a unui alt motiv de incompatibilitate decât cel menţionat în mod expres de parte.

Ca atare, se constată că în cauză nu sunt întrunite cerinţele art. 175 alin. (1) din C. proc. civ.

Se apreciază că nici principiul disponibilităţii nu a fost încălcat, întrucât temeiul cererii de recuzare, astfel cum el a fost invocat şi susţinut de către recurentă - art. 42 alin. (1) pct. 13 din C. proc. civ. - a fost analizat în mod efectiv de completul învestit cu soluţionarea acestui incident procedural privind compunerea instanţei.

Realizarea unei analize suplimentare, excedentare temeiului cererii de recuzare invocat explicit de către apelanta-reclamantă, prin valorificarea aceloraşi motive susţinute de parte şi din perspectiva unei alte încadrări juridice [art. 42 alin. (1) pct. 1], este lipsită de consecinţele preconizate de către recurentă, întrucât cererea sa, astfel cum a fost formulată, a fost evaluată de completul care a soluţionat incidentul.

Motivul de incompatibilitate reglementat de art. 42 alin. (1) pct. 1 este mai restrictiv decât cel reglementat de art. 42 alin. (1) pct. 13 din C. proc. civ., întrucât, în primul caz, premisa presupune faptul că judecătorul şi-a spus anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat să o judece, în timp ce, în situaţia motivului de la art. 42 pct. 13, premisa constă în existenţa unor elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa, elemente care exclud ipoteza antepronunţării.

Or, în măsura în care, din perspectiva motivului de la punctul 13 partea se prevalează de pronunţarea judecătorului într-o speţă similară cu valoarea unui element de natură a-i crea îndoieli cu privire la imparţialitatea sa, este evident că judecătorul nu este în situaţia de a-şi fi spus părerea anterior cu privire la soluţia din cauza în care se formulează recuzarea, caz în care, chestiunea din urmă ar fi avut prioritate pentru partea care formulează cererea de recuzare, dar şi în analiza instanţei.

Cu toate acestea, analizarea cererii de recuzare pe baza ambelor temeiuri juridice, nu reprezintă o încălcare a drepturilor procesuale ale apelantei-reclamante de către curtea de apel, ci o evaluare exhaustivă a posibilelor încadrări juridice ale motivelor prezentate în susţinerea cererii, într-o corectă aplicare a prevederilor art. 22 din C. proc. civ., precum şi având în vedere că aceeaşi împrejurare nu ar fi putut fi valorificată drept motiv de incompatibilitate într-o cerere ulterioară, astfel cum prevede art. 47 alin. (3) teza finală din C. proc. civ.

Recurenta-reclamantă reclamă neregularităţi procedurale şi în ceea ce priveşte compunerea completului învestit cu soluţionarea cererii de recuzare.

Regula în materie o reprezintă dispoziţiile art. 50 alin. (1) din C. proc. civ.: "(1) Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de un alt complet al instanţei respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine."

Înalta Curte constată că norma enunţată a fost respectată, întrucât în compunerea completului care a soluţionat cererea de recuzare prin încheierea din 18.04.2019 nu a intrat judecătorul recuzat.

Nici în privinţa celuilalt membru al completului învestit cu soluţionarea incidentului procedural susţinerile recurentei nu se verifică, dat fiind faptul că în compunerea completului care a pronunţat decizia civilă nr. 826A/6.07.2018 în dosarul nr. x/2016, alături de domnul judecător C. a făcut parte doamna judecător D., în timp ce completul care a pronunţat încheierea recurată a fost compus din judecători E. şi I. .

Cum criticile recurentei, din această perspectivă, vizează împrejurarea că motivele de recuzare (pronunţarea într-o speţă similară) s-ar fi verificat şi în privinţa celuilalt membru al completului care a pronunţat decizia civilă nr. 826A/6.07.2018, care ar fi fost dator să se abţină de la soluţionarea cererii de recuzare, potrivit art. 48 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte constată că acestea sunt lipsite de obiect, întrucât din compunerea completului alcătuit potrivit dispoziţiilor legale şi regulamentare pentru soluţionarea incidentului, nu a făcut parte doamna judecător D., ci doamna judecător I..

Totodată, Înalta Curte constată că în cauză nu sunt întrunite condiţiile cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., întrucât încheierea recurată prin care s-a respins cererea de recuzare cuprinde motivele pe care se întemeiază.

Astfel, completul învestit cu soluţionarea incidentului procedural, analizând cererea de recuzare, a apreciat, în esenţă, că deşi cauza anterior soluţionată de domnul judecător C., între aceleaşi părţi, este o cauză similară, punând probleme similare, acest fapt nu este de natură a atrage vreo temere pentru părtinirea acestuia.

Din perspectiva controlului de legalitate posibil a fi exercitat în recurs, Înalta Curte apreciază că aceste argumente au aptitudinea de a susţine soluţia respingerii cererii de recuzare, întrucât, chiar sintetic, exprimă ideea că fiecare cauză se bazează pe circumstanţele sale particulare, proprii, în timp ce aplicarea legii la speţă se fundamentează pe evaluarea probatoriului administrat în mod nemijlocit în fiecare dosar în parte, chiar când acesta poartă între aceleaşi părţi şi are un obiect similar cu unul anterior sau paralel.

În plus, aşteptarea părţii ca aplicarea legii de către judecător să se realizeze în aceeaşi modalitate, în cauze care nu diferă în mod esenţial în planul circumstanţelor relevante pentru incidenţa unei norme legale, nu constituie un motiv care să nască temeri pentru parte cu privire la imparţialitatea acestuia, ci, dimpotrivă, reprezintă o garanţie substanţială de previzibilitate şi predictibilitate pentru părţi în adaptarea propriei conduite la exigenţele legii, ca şi pentru securitatea raporturilor juridice, parte componentă a acesteia fiind şi practica judiciară coerentă, coonsecventă şi unitară.

Faţă de aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 497 rap. la art. 496 alin. (1) din C. proc. civ., constatând că nu sunt întrunite condiţiile rezultând din prevederile art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 din C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul reclamantei împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 18.04.2019.

Împotriva deciziei pronunţate asupra apelului, recurenta a dezvoltat critici întemeiate pe motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 3, 5 şi 8 din C. proc. civ.

Cererea dedusă judecăţii, astfel cum s-a arătat, priveşte acţiunea în contrafacere formulată de recurenta-reclamantă A. împotriva pârâtei B. S.R.L., prin care a susţinut că cele 19.212 seturi de jocuri reţinute de Biroul Vamal Constanţa Sud în data de 28.08.2017, încalcă drepturile sale de proprietate intelectuală asupra mărcilor europene tridimensionale: nr. x/1.04.1996, înregistrată, printre altele, pentru produse jocuri şi jucării din clasa 28 a Clasificării de la Nisa; nr. x/1.04.1996, înregistrată, de asemenea, printre altele, pentru produse jocuri şi jucării din clasa 28; şi nr. x/19.04.2011, înregistrată, printre altele, pentru servicii de comerţ cu amănuntul cu jucării, cu jocuri şi jucării, servicii din clasa 35 a aceleiaşi Clasificări.

Toate cele trei mărci se bucură de protecţie şi pe teritoriul României, prime două, începând de la data de 1.01.2007 când România a devenit membru al Uniunii Europene, iar cea de-a treia de la data înregistrării.

Temeiul juridic al cererii este dat de dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi (2), lit. a), b) şi c) din Regulamentul CE 207/2009 privind marca comunitară.

Deşi cele trei mărci ce aparţin reclamantei sunt mărci ale Uniunii Europene, aceasta a indicat ca temei al cererii şi prevederile art. 36 alin. (1), (2), lit. a) şi b) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, opţiune posibilă în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Regulament potrivit cărora: "(2) Prezentul regulament nu exclude intentarea unor acţiuni cu privire la o marcă comunitară în temeiul legislaţiei unui stat membru referitoare în special la răspunderea civilă şi la concurenţa neloială."

Art. 9 alin. (1) şi (2) lit. a), b) şi c) din Regulamentul CE nr. 207/2009 prevăd astfel:

"(2) Titularul este îndreptăţit să interzică oricărui terţ să folosească, fără acordul său, în comerţ:

(a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identităţii sau similitudinii sale cu marca comunitară şi din cauza identităţii sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară şi de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn şi marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în Comunitate şi când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora."

În consecinţă, se constată că recurenta-reclamantă s-a prevalat atât de ipoteza de la art. 9 alin. (2) lit. a) - care priveşte situaţia în care marca şi semnul reclamat sunt identice, ambele fiind destinate a se aplica unor produse identice; în acest caz, riscul de confuzie este prezumat; de asemenea, recurenta a invocat şi ipoteza de la lit. b) care presupune identitatea sau similaritatea dintre marcă şi semn şi identitatea sau similaritatea dintre produsele sau serviciile acoperite de marca comunitară şi de semn, ipoteză în care este necesară verificarea riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere între semn şi marcă.

Cererea reclamantei a fost analizată în primă instanţă doar pe temeiul art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulament, astfel încât, tribunalul a conchis că mărcile şi semnele utilizate de pârâtă nu sunt similare, stabilindu-se că nici produsele nu sunt similare, astfel încât, concluzia a fost în sensul inexistenţei riscului de confuzie.

Instanţa de apel, analizând criticile reclamantei, a pornit de la premisa că reclamanta este titulara drepturilor de proprietate intelectuală asupra celor trei mărci tridimensionale precizate în petitul cererii de chemare în judecată, stabilindu-şi premisa de analiză în sensul că cererea de faţă nu poate fi analizată decât în limitele protecţiei oferite de marcă.

Totodată, s-a mai reţinut de curtea de apel că deşi aceste figurine sub formă de roboţei ar putea face obiectul şi al altor drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi, protecţia conferită prin înregistrarea ca model industrial sau drept de autor, dreptul la marcă nu protejează aspectul exterior al produsului, ci semnalează originea comercială a produsului.

Aşa fiind, s-a apreciat că numai înregistrarea figurinelor ca model industrial - aspectul exterior al produsului - ar putea asigura titularului posibilitatea de a cere interzicerea utilizării sau comercializării unor minifigurine identice sau similare de către concurenţii titularului.

Instanţa de apel a mai reţinut că deşi sferele de protecţie ale modelului industrial şi mărcii se pot intersecta, ele sunt distincte şi nu se poate cere protejarea aspectelor ce intră în sfera de ocrotire a unui model industrial, prin invocarea protecţiei conferite de un drept la marcă.

În acest context, Înalta Curte apreciază că instanţa de apel, astfel cum corect susţine recurenta, a lipsit de conţinut drepturile de proprietate intelectuală ce îi aparţin, obţinute prin înregistrarea la EUIPO, urmând o procedură legală, iar, în acest fel, au fost încălcate dispoziţiile art. 4 şi art. 9 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 207/2009.

Art. 4 din Regulament stabileşte astfel: "Pot constitui mărci comunitare toate semnele care pot avea o reprezentare grafică, în special, cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiţia ca astfel de semne să fie în măsură să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora."

Pe de altă parte, art. 9 alin. (1) din Regulament prevede: "(1) O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv."

În condiţiile în care mărcile tridimensionale ale recurentei-reclamante constau în forma minifigurinelor cu aspect de roboţei, având elementele distinctive care au asigurat obţinerea titlului de protecţie, iar minifigurinele, la rândul lor, reprezintă produsul însuşi pe care recurenta-reclamantă a înţeles să îl protejeze înregistrându-l într-o anumită formă pentru a-l distinge de produsele altor întreprinderi - jocuri şi jucării din clasa 28 a Clasificării de la Nisa -, curtea de apel a negat însăşi protecţia conferită acestei forme a produselor ca fiind cea asupra căreia recurenta-reclamantă poate opune terţilor drepturile sale exclusive dobândite prin înregistrare, drepturi consacrate ca atare de art. 9 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 207/2009.

Înalta Curte apreciază că în mod nelegal instanţa de apel a reţinut că aspectul exterior al produsului poate fi protejat exclusiv prin înregistrarea acestuia ca model industrial, întrucât o atare concluzie intră în contradicţie cu dispoziţiile art. 4, art. 9 alin. (1) din Regulament CE nr. 207/2009, anterior citate.

Totodată, deşi a admis posibilul cumul de titluri de protecţie sub forma unei mărci înregistrate - semn având aptitudinea de a distinge produsele cărora i se aplică de cele identice sau similare ale altor comercianţi - şi sub forma unui desen industrial - aspectul exterior al unui produs având caracter individual şi care prezintă noutate -, a stabilit că, în speţa de faţă, singurul titlul eficient în sensul solicitărilor din cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă, este numai desenul industrial.

Referitor la acest aspect, recurenta-reclamantă a invocat motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ., susţinând că, prin această dezlegare, instanţa de apel a încălcat principiul disponibilităţii părţilor.

Această critică nu va fi analizată pe acest temei, deoarece prin considerentele precedente s-a reţinut aplicarea greşită a legii, fiind astfel întrunite cerinţele cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., întrucât chestiunea analizată nu este o neregularitate de ordin procedural, ci este integrată în decizia instanţei de apel în analiza fondului raporturilor juridice litigioase.

Ca atare, având în vedere că recurenta-reclamantă opune drepturi exclusive asupra mărcilor tridimensionale pe deplin valabile, curtea de apel era ţinută a face aplicarea regulilor jurisprudenţiale ale Curţii de Justiţie Uniunii Europene, în evaluarea riscului de confuzie, ţinând seama de toţi factorii relevanţi, verificând identitatea sau similaritate dintre mărcile reclamantei şi semnele utilizate de pârâtă (forma minifigurinelor ce alcătuiesc seturile de jocuri reţinute de Biroul Vamal Constanţa Sud), identitatea sau similaritatea dintre produsele reclamantei şi cele importate de către pârâtă, prin aprecierea globală a semnelor, din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual, ţinând cont de elementele dominante şi distinctive (Hotărârea CJUE din Cauza C-251/95, Sabel v. Puma, para. 23), aplicând, dacă este cazul, şi regula desprinsă din aceeaşi hotărâre, în sensul că riscul de confuzie între marcă şi semn este cu atât mai mare cu cât marca este mai distinctivă.

Or, prin soluţia pronunţată, curtea de apel nu a evaluat în speţă riscul de confuzie, întrucât a reţinut un argument dirimant, anume faptul că pârâta nu comercializează minifigurinele reclamate cu titlu de marcă, pentru a-şi distinge produsele de cele identice sau similare ale altor producători, iar o atare concluzie a fost dedusă din împrejurarea comercializării acestora în interiorul unor ambalaje, de regulă, opace (cutii de carton), sub denumiri şi mărci verbale sau combinate, precum "Fengdi Toys", "K", "Ausini" ce au propria funcţie de a semnala originea produselor.

O asemenea dezlegare, astfel cum corect susţine recurenta, este străină de criteriile de comparaţie între mărci şi semne, având în vedere că regula în materie este aceea că această comparaţie se realizează între marcă, astfel cum a fost înregistrată, cu semnul folosit de pârât în scopul indicării originii comerciale a produselor sale, dându-se prevalenţă asemănărilor dintre ele, iar nu deosebirilor, potrivit regulilor din jurisprudenţa CJUE.

Pe de altă parte, nu pot fi luate în considerare aspecte străine de finalitatea protejării drepturilor titularului mărcilor şi caracterul atributiv al înregistrării unui semn cu funcţia de a indica originea comercială a produselor, aspecte care au ca efect, în cele din urmă, însăşi negarea sau golirea de conţinut a drepturilor sale exclusive, precum comercializarea produselor de către pârâtă în interiorul unor ambalaje şi, suplimentar, faptul că pe aceste ambalaje sunt aplicate anumite semne verbale.

Astfel cum s-a arătat, din moment ce mărcile europene tridimensionale LEGO se bucură de efectul înregistrării, recurenta are un drept exclusiv asupra lor, inclusiv dreptul de a se opune terţilor care utilizează produse cu forme tridimensionale similare sau identice în cazul în care aceste produse sunt identice sau similare cu cele din categoria jocurilor şi jucăriilor din clasa 28 a Clasificării de la Nisa.

În acest context, Înalta Curte apreciază că în mod întemeiat recurenta susţine că termenii comparaţiei constau, pe de o parte, în forma tridimensională a produselor cu aspect de roboţei, astfel cum a fost înregistrată prin cele trei titluri de protecţie ale sale, şi forma tridimensională a minifigurinelor importate de către pârâtă, iar pe de altă parte, minifigurinele, ca produse în sine, ale reclamantei şi cele importate de către intimată, în raport de principiul specialităţii mărcilor (cu luarea în considerare a claselor de produse şi/sau servicii ale Clasificării de la Nisa pentru care mărcile au fost înregistrate şi cea în care s-ar încadra produsele comercializate de către intimată).

Urmare a acestei comparaţii, era necesar a se stabili dacă mărcile reclamantei şi semnele utilizate de pârâtă sunt identice sau similare, precum şi dacă produsele pe care mărcile reclamantei le desemnează sunt identice sau similare cu produsele importate de către pârâtă, astfel încât, pe aceste temeiuri, să se conchidă asupra existenţei sau inexistenţei riscului de confuzie, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulament.

Este util a se preciza că recurenta-reclamantă a pretins prin motivele de recurs că nici prima instanţă, nici instanţa de apel nu au analizat cererea de chemare în judecată şi pe temeiul art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul CE 207/2009.

Deşi acest temei era subsidiar, instanţa de apel urmează ca, în rejudecare, să verifice dacă reclamanta s-a prevalat de o atare critică prin motivele de apel şi să dea o dezlegare şi acestei chestiuni, fie dintr-o perspectivă procedurală, fie analizând-o pe fond, dacă va fi cazul.

Comercializarea produselor în interiorul unor ambalaje este, aşadar, lipsită de relevanţă, în contextul criteriilor a căror aplicare trebuia să o facă instanţa de apel, întrucât, pe de o parte, s-a ignorat că drepturile exclusive ale reclamantei poartă asupra formei tridimensionale ale produselor (omiţând, în aceeaşi logică, fie să ia în considerare, fie să anihileze acest element indiferent, prin verificarea posibilităţii ca şi produsele reclamantei să fie comercializate în ambalaje), astfel încât, comparaţia trebuia a se realiza între formele tridimensionale ale minifigurinelor, indiferent dacă acestea se comercializează sau nu în interiorul unor ambalaje sau nu, opace sau transparente, din perspectiva cerinţei legale de comparare a mărcilor cu semnele utilizate de pârâtă.

Din acest punct de vedere, se constată că recurenta susţine în mod fondat că utilizarea produselor tridimensionale constând în minifigurinele B. sub forma comercializării/distribuirii lor pe piaţă în ambalaje care poartă diverse semne neînregistrate, nu constituie o excepţie de la repturile pe care le-a dobândit prin înregistrarea mărcii, care să se regăsească în cazurile limitative prevăzute de art. 39 din Legea nr. 84/1998 sau de art. 12 din Regulamentul CE 207/2009 ori care să constituie o derogare de la aplicarea art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 ori a art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul mărcii comunitare.

Totodată, pe lângă argumentul comercializării minifigurinelor importate de pârâtă în interiorul unor cutii de carton opace, instanţa de apel a reţinut că acestea sunt comercializate "sub denumiri şi mărci verbale sau combinate, precum "Fengdi Toys", "K", "Ausini" ce au propria funcţie de a semnala originea produselor."

Cu referire la acest aspect, recurenta-reclamantă a dezvoltat critici pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 3 din C. proc. civ., susţinându-se, în esenţă, că prin recunoaşterea de facto a funcţiei de marcă pentru semnele verbale enunţate, aplicate pe ambalajele în care sunt comercializate produsele importate de pârâtă, curtea de apel a încălcat competenţa de ordine publică fie a autorităţii naţionale (OSIM), fie a autorităţii Uniunii Europene (EUIPO) de a înregistra o marcă naţională şi, respectiv o marcă europeană.

Critica evocată nu va fi analizată însă pe temeiul motivului de casare indicat de recurentă, întrucât, conform normei, acesta priveşte încălcarea competenţei de ordine publică a unei alte instanţe, invocate în condiţiile legii.

Pe lângă necesitatea respectării regimului de invocare a excepţiei de necompetenţă, Înalta Curte reţine că necompetenţa este de ordine publică în cazurile prevăzute de art. 129 alin. (2) pct. 1-3 din C. proc. civ., iar, pe de altă parte, cazul de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 3 din C. proc. civ. este aplicabil în legătură cu încălcarea competenţei de ordine publică a instanţelor judecătoreşti, iar nu a competenţei unor autorităţi administrativ-jurisdicţionale, precum OSIM sau EUIPO.

În aceste condiţii, prin aplicarea art. 489 alin. (2) din C. proc. civ., Înalta Curte apreciază că această critică este susceptibilă de analiză pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 din Cod.

Astfel cum corect susţine recurenta, un semn susceptibil a distinge produsele sau serviciile unui producător de cele ale altui producător devine marcă prin înregistrare (sistemul atributiv), potrivit unei proceduri reglementate de lege, fie de legea naţională - Legea nr. 84/1998, fie de reglementările Uniunii Europene - în prezent, Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene, nefiind necesar, în context, a se evoca şi situaţia protecţiei mărcilor notorii.

Aşa fiind, rezultă că, fără temei legal, instanţa de apel s-a raportat la anumite semne verbale ("Fengdi Toys", "K", "Ausini") aplicate pe ambalajele în care se comercializează produsele pârâtei, ca îndeplinind de facto funcţiile mărcii, considerând că acesta este elementul cu funcţie de marcă aplicat pe produsele reclamate, fără a se raporta în niciun fel la forma tridimensională a produselor intimatei.

Concluzia nu poate fi reţinută, întrucât, astfel cum s-a arătat, un semn (verbal, în acest caz) devine marcă prin înregistrare, iar pe de altă parte, aceste semne verbale puteau, eventual, a fi luate în considerare dacă, raportat la elementele ce făceau obiectul analizei riscului de confuzie, în sensul jurisprudenţei CJUE, aveau aptitudinea de a primi vreo semnificaţie în legătură cu forma tridimensională a produselor importate de pârâtă, în aprecierea globală, de ansamblu, a semnului, potrivit celor deja arătate.

Având în vedere soluţia ce se va pronunţa, se apreciază a fi rămase fără obiect criticile recurentei privind cheltuielile de judecată la care a fost obligată.

Faţă de toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 497 rap. la art. 496 alin. (2) din C. proc. civ., constatând întrunite cerinţele cazului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 din acelaşi Cod, va admite recursul reclamantei, va casa decizia recurată, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta A. împotriva încheierii de şedinţă din data de 18 aprilie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 1137A din data de 10 iulie 2019 a aceleiaşi instanţe.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 octombrie 2020.