Trademark coexistence does not bar infringement claim; appellate ruling quashed and remanded.

Şedinţa publică din data de 22 septembrie 2020

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cererii de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov sub nr. x/2018, reclamanta S.C A. S.R.L a solicitat ca, în contradictoriu cu pârâta S.C A. S.R.L.: să se constate că folosirea neautorizată, de către pârâtă a însemnului "A." în activitatea comercială încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcilor înregistrate "A. proiecte cu final fericit" nr. x, nr. depozit x, "A." y nr. depozit y şi "A." nr.z; să se dispună obligarea pârâtei la schimbarea numelui comercial în sensul ca elementul verbal "A." să nu mai fie inclus sub nicio formă în denumirea pârâtei, în baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 11/1991 şi înregistrarea modificărilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului; să se dispună obligarea pârâtei să înceteze de îndată, pe teritoriul României, folosirea neautorizată a însemnului "A." în activitatea comercială a acesteia, în special oferirea produselor sau comercializarea, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn şi utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, importul sau exportul produselor sub acest semn, conform art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, art. 5 (a) din Legea nr. 11/1991.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă:

Prin sentinţa civilă nr. 246/S/16.11.2018 a Tribunalului Braşov a fost admisă cererea astfel formulată de reclamantă; s-a constatat că pârâta S.C A. S.R.L. foloseşte neautorizat însemnul "A." în activitatea comercială şi încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcilor înregistrate "A. proiecte cu final fericit" nr. x/x3, "A." nr. y şi "A." nr. M 2015 02832.

A fost obligată pârâta să îşi schimbe numele comercial în sensul eliminării cuvântului "A." din denumire şi să nu îl mai includă în denumirea proprie, cu înregistrarea modificărilor corespunzătoare în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului.

A fost obligată pârâta să înceteze, pe teritoriul României, folosirea neautorizată a însemnului "A." în activitatea sa comercială, în special oferirea produselor sau comercializarea lor, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn şi utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, importul sau exportul produselor sub acest semn.

A obligat pârâta la plata sumei de 7240,68 RON cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamantă.

3. Hotărârea pronunţată în apel:

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta S.C. A. S.R.L. Bacău.

Prin decizia nr. 547/Ap din 23 aprilie 2019, Curtea de Apel Braşov, secţia civilă a admis apelul formulat de A. S.R.L., a schimbat în tot sentinţa civilă nr. 246/S/16.11.2018 a Tribunalului Braşov şi a respins cererea de chemare în judecată, obligând intimata să-i plătească apelantei suma de 2.483 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

4. Calea de atac exercitată în cauză:

Împotriva acestei ultime hotărâri a declarat recurs reclamanta S.C. A. S.R.L.

Recursul formulat de pârâta A. S.R.L. a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., astfel cum rezultă din cererea iniţial depusă şi din cererea modificatoare înregistrată la data de 10.06.2020.

Criticile dezvoltate de recurentă prin recursul astfel formulat sunt în sensul celor ce vor fi expuse în continuare:

În mod greşit instanţa a apreciat că pârâta - intimata are o marcă înregistrată în sensul legii.

Instanţa a făcut o aplicare greşită a prevederilor art. 3 lit. b), i), h) şi k), art. 17, art. 36 alin. (2) şi art. 86 din Legea mărcilor.

Prin art. 3 din Legea mărcilor sunt definite categoriile de: marca anterioară; solicitant; titular; mandatar autorizat; Registrul mărcilor.

Intimata nu este titulara mărcii individuale x nr. M 2018 01286/27.02.2018, cum greşit a reţinut instanţa, ci aceasta are calitatea de solicitant al mărcii. Astfel, semnul folosit de aceasta nu se bucură de protecţie, iar acţiunea în contrafacere, care face obiectul prezentei cauze, este admisibilă.

Precizează recurenta că, deşi în dosarul OSIM s-a pronunţat o decizie de înregistrare a mărcii în urma respingerii opoziţiei formulate de recurenta-reclamantă, aceasta din urmă formulat contestaţie împotriva respectivei decizii - conform prev. art. 86 din Legea mărcilor -, contestaţie care este în curs de soluţionare. Decizia de înregistrare a mărcii nu este definitivă, ea putând fi înregistrată în Registrul mărcilor abia după momentul rămânerii definitive. Prin urmare, intimata nu este titulară a mărcii în sensul art. 3 lit. i) din Legea nr. 84/1998, neavând calitatea de persoană pe numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor,în aceste condiţii instanţa făcând o aplicare greşită a menţionatelor prevederi.

Se mai precizează că depozitul reglementar asigură protecţia mărcii numai dacă această marcă este ulterior înregistrată. Însă,publicarea cererii de înregistrare a mărcii nu înseamnă că semnul solicitat a dobândit protecţia pe care legea o conferă unei mărci.

În acest context, consideră recurenta că instanţa de apel a făcut o interpretare greşită a prevederilor art. 30 din Legea mărcilor.

În sensul celor arătate, sunt invocate şi prevederile art. 37 din Legea mărcilor.

Se mai arată că instanţa de apel a nesocotit puterea de lucru judecat a considerentelor instanţei de fond referitoare la similitudinea între mărcile anterioare ale recurentei-reclamante şi semnul folosit de pârâta intimată, cât şi la identitatea serviciilor, în condiţiile în care prin cererea de apel nu au fost contestate respectivele considerente.

Sub un alt aspect, arată recurenta că acţiunea în contrafacere este admisibilă în cazul în care cererea se îndreaptă împotriva unui solicitant al unei mărci.

În condiţiile în care intimata nu are calitatea de titular a unei mărci, aceasta este un terţ care foloseşte un semn ce încalcă dreptul la marcă al recurentei reclamante. Instanţa nu a soluţionat conflictul dintre mărcile anterioare ale recurentei şi semnul folosit de intimată fără drept, conform prevederilor art. 36 din Legea mărcilor, deşi avea aceasta posibilitate.

Mai precizează că pârâta este vinovată de concurenţa neloială şi de contrafacere.

Intimata foloseşte fără drept, cu funcţia de marcă, un semn similar până la identitate cu mărcile anterioare ale recurentei, pentru aceleaşi clase de produse şi servicii, această conduita fiind de natură să aducă grave prejudicii reclamantei recurente. O asemenea utilizare este de natura să îi creeze recurentei prejudicii semnificative, creând şi confuzie în rândul consumatorilor, care vor fi induşi în eroare cu privire la provenienţa produselor. Cu privire la aceste aspecte, se arată că în mod corect instanţa a reţinut că elementul verbal A. din denumirea pârâtei A. este parţial identic cu marca înregistrată de reclamanta A. cu final fericit, iar produsele şi serviciile oferite de cele două societăţi sunt identice.

Se arată că identitatea parţială dintre denumirea pârâtei şi marca înregistrată de reclamantă - rezultată din literele folosite, aşezate în aceeaşi ordine, fontul folosit, sunetele exprimate - alături de identitatea serviciilor furnizate, creează neîndoielnic risc de confuzie şi de asociere între denumirea pârâtei şi marca reclamantei, chiar dacă atât în denumirea pârâtei cât şi în marca înregistrată de reclamantă se regăsesc şi alte elemente cu caracter distinctiv. Percepţia consumatorilor este determinată de elementul dominant din cele două semne supuse analizei, în care primează cuvântul A..

In consecinţă, consideră că utilizarea semnului A. în denumirea pârâtei aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii înregistrate de reclamantă, anume aceea de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor, ca urmare a riscului de confuzie în percepţia publicului. Există riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauza provin de la acelaşi întreprinzător sau eventual de la întreprinzători legaţi din punct de vedere economic.

Recurenta mai precizează că EUIP0 a dispus anularea desenului comunitar x al intimatei, arătând că desenul este similar cu marca x a recurentei şi că există risc de confuzie între acestea, având în vedere existenţa elementului dominant comun, A..

Consideră recurenta că se impune casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel, având în vedere că nu a analizat cauza cu care a fost învestită prin raportare la temeiurile de drept incidente.

Se mai menţionează că, şi dacă s-ar considera că intimata ar avea o marcă înregistrată, acţiunea în contrafacere este admisibilă, în acest sens fiind Decizia CJUE nr. C-561/11, pronunţată în cauza având ca părţi B. vs. C.. Prin această din urmă decizie, Curtea a statuat în sensul că prevederile art. 9 (1) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitara trebuie interpretate în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terţ utilizarea, în activitatea comerciala, a unui semn identic ori similar cu marca sa, poate fi opus şi terţului proprietar al unei mărci comunitare ulterior înregistrate, fără a fi necesara anularea în prealabil a mărcii ulterioare respective.

5. Apărările formulate în cauză:

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata A.. a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea deciziei nr. 547/Ap din 23 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Braşov, precum şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

6. Procedura de filtru:

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 12 noiembrie 2019 completul de filtru a admis, în principiu, recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 547/Ap din data de 23 aprilie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia civilă în dosarul nr. x/2018 şi a fixat termen de judecată la data de 21 ianuarie 2020, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

7. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Analizând recursul în raport de actele şi lucrările dosarului, de criticile formulate şi de limitele stabilite prin art. 488 din C. proc. civ., făcând şi aplicarea prevederilor art. 499 din C. proc. civ., Înalta Curte reţine următoarele:

O primă critică adusă de recurentă deciziei instanţei de apel este aceea că a făcut o greşită aplicare în cauză a prevederilor art. 3 lit. b), h), k) şi i), a) art. 17, 36 şi 86 din Legea 84/1998, prin aprecierea în sensul că pârâta intimată are o marcă înregistrată, în condiţiile în care aceasta are numai calitatea de solicitant al mărcii individuale x nr. M 2018 01286/27.02.2018 până la momentul la care va soluţiona definitiv contestaţia pe care recurenta reclamantă a formulat-o cu privire la Decizia prin care OSIM a hotărât înregistrarea respectivei mărci.

Din verificarea deciziei recurate, se constată că instanţa de apel a reţinut - în contextul acţiunii în contrafacere pe care reclamanta recurentă a promovat-o în exercitarea dreptului conferit de art. 36 din Legea 84/1998 - îndreptăţirea pârâtei intimate de a folosi semnul x în considerarea faptului că o cerere a pârâtei de înregistrare a acestui semn ca marcă a fost admisă prin Decizie adoptată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), iar opoziţia formulată de către reclamantă împotriva respectivei decizii a fost respinsă în cadrul procedurii desfăşurate în cadrul OSIM.

Aprecierea în sensul menţionat a instanţei de apel reflectă corecta aplicare a prevederilor art. 29 din Legea 84/1998, normă care, la data emiterii deciziei de înregistrare a mărcii pârâtei, conţinea următoarea prevedere, (1) OSIM înscrie, de îndată, în Registrul mărcilor acele mărci pentru care s-a luat o decizie de înregistrare.

(2) Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de lege.

(3) După înscrierea în Registrul mărcilor, OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii.

(4) Registrul mărcilor este public".

Din economia normei juridice enunţate reiese cu evidenţă că emiterea, de către OSIM, a deciziei de înregistrare este urmată, de îndată, de înscrierea acesteia în Registrul Mărcilor şi subsecventa eliberare a certificatului de înregistrare a mărcii. Prin efectuarea acestor formalităţi de publicitate, şi respectiv de eliberare a certificatului menţionat, persoana care a solicitat înregistrarea devine titular al mărcii şi al drepturilor conferite de aceasta pentru că legea nu a instituit o condiţionare în sensul naşterii respectivelor drepturi de neexercitarea ori de epuizarea unor eventuale demersuri ale terţilor.

Această concluzie este confirmată şi de reglementarea conţinută în art. 30 al aceluiaşi act normativ, care stabileşte momentul de la care se produc efectele mărcii înregistrate, anume că ele se întind şi asupra unei perioade anterioare înregistrării - fiind recunoscute cu începere de la data constituirii depozitului reglementar. Acest mod de reglementare a efectelor înregistrării mărcii reflectă intenţia legiuitorului de a recunoaşte deplina eficacitate a actului de dispoziţie prin care OSIM a decis înregistrarea, odată ce acesta a fost urmat de înscrierea în Registrul mărcilor şi de eliberarea către beneficiar a certificatului de înregistrare.

Este real că, prin art. 86 din Legea 84/1998, legiuitorul deschide şi terţelor persoane contestaţia, ca tip de acţiune specific acestei materii. Însă, în absenţa unei dispoziţii exprese a legii, nu există temei spre a se reţine că exercitarea acestui demers judiciar ar produce un efect suspensiv în privinţa consecinţelor ce sunt expres stabilite de art. 29 din aceeaşi Lege, anume în privinţa dobândirii calităţii de titular al dreptului asupra mărcii relativ la care s-a emis Decizia de înregistrare şi totodată s-au îndeplinit formalităţile de înscriere în Registrul mărcilor şi de eliberare a certificatului de înregistrare a mărcii.

Altfel spus, reglementarea din art. 86 din Legea 84/1998, care conferă dreptul la exercitarea contestaţiei, nu afectează caracterul definitiv al Deciziilor OSIM privind înregistrarea mărcilor în contextul în care legiuitorul a stabilit că o emiterea unei asemenea Decizii are ca urmare formalitatea de publicitate reprezentată de înscrierea în Registrul mărcilor şi eliberarea certificatului, singura condiţie pentru îndeplinirea acestor ultime formalităţi fiind aceea a plăţii taxelor legale.

Prin raportare la rigorile menţionatelor norme juridice, se constată că instanţa de apel a stabilit în mod judicios că marca x are statut de marcă înregistrată în contextul în care OSIM a eliberat certificatul de înregistrare a acestei mărci, şi a reţinut calitatea pârâtului intimat de titular al mărcii făcând astfel o corectă aplicare a prevederilor art. 29 şi 30 raportat la art. 3 lit. h), i) şi k) din Legea 84/1998. Susţinerea în sens contrar a recurentei este eronată, ea fiind consecinţa neobservării acestor proceduri speciale care sunt reglementate de lege, dar şi a confuziei pe care o face în mod nejustificat între demersuri precum constituirea depozitului reglementar şi publicarea cererii de înregistrare a unei mărci, pe de o parte, şi, pe de altă parte, demersul prevăzut de art. 29 constând în publicarea Dispoziţiei care conţine hotărârea luată de OSIM (după parcurgerea procedurii de verificare a cererii ce a fost depusă de solicitant) de a se înregistra marca.

Cum instanţa de apel nu a statuat în sensul că reclamanta recurentă nu are calitatea invocată în proces, de titular al mărcilor anterioare pe care şi-a fundamentat acţiunea, se constată vădit nefondată critica prin care se susţine că, prin decizia recurată, a fost făcută o greşită aplicare a art. 3 lit. b), normă care defineşte marca anterioară ca fiind, marca înregistrată, precum şi marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată".

Nu se poate reţine nici greşita aplicare, în speţă, a prevederilor art. 37 din Legea 84/1998 în condiţiile în care instanţa de apel nu a avut a analiza şi nu a statuat în sensul acestor prevederi legale, respectiv cu privire la vreo solicitare a pârâtului intimat de a i se recunoaşte dreptul la despăgubiri pentru atingeri aduse mărcii x, ori de a se interzice unei alte persoane utilizarea unor semne identice sau asemănătoare cu această marcă a paratei.

Având în vedere considerentele expuse, Înalta Curte constată că nu poate fi reţinută incidenţa motivului de recurs reglementat prin art. 488 alin. (1) pct. 8 din perspectiva criticilor expuse în cadrul primelor două motive de recurs.

Prin cel de-al treilea motiv de recurs se susţine încălcarea, de instanţa de apel, a autorităţii de lucru judecat a statuărilor făcute de prima instanţă relativ la similitudinea între mărcile anterioare ale recurentei şi semnul - care a fost înregistrat ca marcă în timpul procesului pendinte - x.

Această critică evidenţiază, practic, depăşirea limitelor devoluţiunii în apel - astfel cum acestea sunt impuse prin art. 477 alin. (1) şi art. 479 alin. (1) din C. proc. civ. - recurenta considerând că judecata în apel s-a realizat şi cu privire la aspecte care nu fuseseră contestate (criticate) în calea de atac, anume că instanţa apel a reţinut incompatibilitatea cu procedura judiciară pendinte a unei analize relative la similitudinea între mărcile reclamantei şi semnul utilizat de pârâtă, în condiţiile în care prima instanţă analizase asemenea aspecte iar apelanta nu criticase respectivul demers analitic.

Susţinerile în acest sens ale recurentei - susceptibile de analiză în coordonatele motivului de casare reglementat prin art. 488 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ. - sunt apreciate ca fiind corecte. Atâta vreme cât prima instanţă a procedat la analiza comparativă a semnelor în conflict, iar analiza astfel făcută nu a fost contestată de vreuna dintre părţi şi nici instanţa nu a pus în discuţie, din oficiu, vreun impediment legal de realizare a respectivei evaluări, nu exista temei spre a se stabili că excedează limitelor judecăţii pendinte o atare analiză.

Totodată, este necesar a se constata că instanţa de apel nu a concluzionat în sensul caracterului eronat al statuărilor prin care prima instanţă a reţinut similitudinea între mărcile şi semnul aflate în litigiu, ci doar a reţinut un fine de neprimire în sensul că nu poate realiza o astfel de evaluare în contextul în care disponibilitatea şi distinctivitatea semnului utilizat de pârâtă a fost verificată şi stabilită de OSIM, potrivit competenţelor speciale ce revin acestei entităţi, în cadrul procedurii de înregistrare ca marcă a acestui semn. Ca atare, nu se poate reţine existenţa unei depăşiri a limitelor învestirii în absenţa unei efective evaluării a caracterului corect sau nu al dezlegărilor ce au fost făcute de prima instanţă în contextul judecăţii relative la acest aspect.

Având în vedere aceste considerente, se constată caracterul nefondat al criticii prin care se invocă depăşirea limitelor devoluţiunii în apel prin aceea că instanţa de prim control judiciar ar fi abordat fără a fi fost formulate critici prin motivele de apel, ca şi chestiune de fond, problematica referitoare la existenţa de similitudini între semnul utilizat de pârâtă şi mărcile opuse de reclamantă.

În privinţa celui de-al patrulea motiv de recurs, prin care se susţine teza admisibilităţii unei acţiuni în contrafacere în cazul în care aceasta este îndreptată împotriva solicitantului unei mărci, Înalta Curte apreciază că este vădit nefondat în condiţiile în care el are o premisă străină de cauză. Astfel cum s-a reţinut în cadrul analizei primelor două motive de recurs, pârâtul intimat are, în prezent, calitatea de titular al mărcii înregistrate x, el neavând statutul de simplu solicitant pentru înregistrarea respectivei mărci.

În acest context, nu este utilă soluţionării pricinii o evaluare a admisibilităţii şi a temeiniciei unei acţiuni în contrafacere îndreptate împotriva unui solicitant, ci aspectul litigios relevant este acela referitor la existenţa sau nu a dreptului reclamantei, în calitate de titular al mărcilor anterioare, de a uza de acţiunea în contrafacere împotriva pârâtei, care este titular de marcă ulterior înregistrată.

Această din urmă problemă urmează a fi analizată în ultimului motiv de recurs, pe care recurenta-reclamantă l-a formulat prin raportare la situaţia premisă în care pârâtul are calitatea de titular al dreptului la marcă.

Ultimul motiv de recurs (identificat D1 în numerotarea recurentei) este apreciat ca fondat în raport de considerentele următoare:

Instanţa de apel a apreciat că acţiunea în contrafacere în cadrul căreia reclamanta a invocat încălcarea de către pârâtă, prin utilizarea unui semn ce conţine elementul verbal A., a dreptului exclusiv de utilizare a mărcilor înregistrate "A. proiecte cu final fericit", "A." şi A.", este nefondată în considerarea faptului că pârâta are dreptul de a utiliza respectivul semn ca efect al înregistrării (ulterioare) a mărcii "x".

Concluzia astfel reţinută relevă aprecierea în sensul că, fiind titular al dreptului asupra mărcii, nu există temei spre a i se interzice pârâtului folosirea propriei mărci.

Această concluzie a instanţei de apel constituie o recunoaştere a dreptului dobândit de pârât în urma parcurgerii procedurii pe care legea a reglementat-o spre această finalitate. Însă, existenţa acestui drept a fost eronat reţinută ca şi argument suficient pentru respingerea acţiunii reclamantei, care este şi ea titulară a unor drepturi generate de calitatea de titular al unor mărci înregistrate anterior, drepturi a căror protecţie a pretins-o prin acţiunea în contrafacere care constituie demersul judiciar specific în această materie.

În realitate, situaţia reţinută cu privire la părţile aflate în litigiu este cea a unui conflict între drepturile a doi titulari de mărci, iar o atare situaţie impunea a se stabili dacă drepturile a căror protecţie a fost invocată de reclamantă sunt sau nu încălcate prin dreptul pe care pârâtul l-a opus, cu atât mai mult cu cât acest din urmă drept a fost dobândit ulterior promovării acţiunii în contrafacere.

Existenţa contemporană a drepturilor de proprietate intelectuală ale părţilor aflate în litigiu nu poate constitui un obstacol în a se tranşa cu privire la încălcarea dreptului anterior pretins de reclamantă pentru că, de principiu, dobândirea ulterioară a unui drept nu este de natură a genera o prezumţie absolută a conformităţii cu legea a exercitării sale.

În acest sens, în materia specială în care se poartă prezentul litigiu, relevante sunt dezlegările date de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-561/11, B. împotriva C., acestea fiind în sensul că, Articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terţ utilizarea în comerţ a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terţul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulităţii acestei din urmă mărci".

În acest punct al analizei, Înalta Curte notează că prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) 207/2009 au un conţinut similar celor din art. 36 alin. (2) din Legea 84/1998, astfel încât interpretarea oficială dată normei apartenente dreptului Uniunii Europene trebuie aplicată mutatis mutandis şi normei naţionale care reflectă transpunerea celei dintâi.

În considerentele menţionatei hotărâri, instanţa europeană a reţinut că:, 49 Trebuie subliniată de altfel necesitatea de a proteja funcţia esenţială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorilor provenienţa produsului (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 51).

50 În această privinţă, Curtea a precizat deja în mai multe rânduri că dreptul exclusiv prevăzut la articolul 9 alin. (1) din regulament a fost acordat în scopul de a permite titularului mărcii să îşi protejeze interesele specifice în calitate de titular al mărcii respective, cu alte cuvinte, să garanteze că aceasta îşi poate îndeplini funcţiile specifice (a se vedea Hotărârea din 23 martie 2010, Google France şi Google, C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 75 şi jurisprudenţa citată).

51 Or, astfel cum a arătat avocatul general la punctele 43 şi 44 din concluzii, dacă, pentru a interzice utilizarea de către un terţ a unui semn care ar aduce atingere funcţiilor mărcii sale, titularul unei mărci comunitare anterioare ar trebui să aştepte declararea nulităţii mărcii comunitare ulterioare al cărei titular este respectivul terţ, protecţia conferită de articolul 9 alin. (1) din regulament ar fi considerabil diminuată".

Privită în acest context, concluzia instanţei de apel în sensul că este lipsită de temeinicie acţiunea în contrafacere pe care reclamanta recurentă a promovat-o în considerarea calităţii de titular al celor trei mărci înregistrate anterior, apare ca fiind una ce nu are ca fundament o situaţie de fapt complet stabilită din perspectiva conflictului de drepturi existent între părţi. Constatarea că şi pârâta este titular al dreptului asupra unei mărci, respectiv asupra mărcii x - care a fost ulterior înregistrată faţă de cele a căror protecţie a fost invocată de reclamanta recurentă - nu era de natură să demonstreze, prin ea însăşi, lipsa atingerilor pretinse de reclamantă în privinţa drepturilor sale asupra mărcilor proprii, ci era necesar a se verifica dacă aceste din urmă drepturi au fost lezate prin folosirea de către pârât a mărcii sale, verificare ce trebuia realizată de instanţa de apel corespunzător coordonatelor de evaluare stabilite prin art. 36 alin. (2) din Legea 84/1998 şi limitelor ce sunt stabilite prin art. 477 alin. (1) şi art. 479 alin. (1) din C. proc. civ.

Raportat la aceste considerente expuse în analiza criticilor subsumate ultimului motiv de recurs, Înalta Curte nu poate realiza o verificare a modului de interpretare şi aplicare a legii la judecata în apel a pricinii atâta vreme cât situaţia de fapt nu a fost deplin stabilită. Se reţine, astfel, incidenţa motivului de casare reglementat prin art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ.

Pe cale de consecinţă, în conformitate cu prevederile art. 496 şi 497 din C. proc. civ., Înalta Curte urmează a dispune admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei la aceeaşi instanţă spre a se rejudeca apelul ţinându-se seama nu numai de calitatea părţilor de titulari ai mărcilor înregistrate, ci şi de anterioritatea înregistrării mărcilor a căror protecţie a fost invocată de reclamantă ca temei al acţiunii în contrafacere precum şi de dezlegările date de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin hotărârea pronunţată în cauza C-561/11, B. împotriva C..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 547/Ap din data de 23 aprilie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia civilă.

Casează decizia şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 6 octombrie 2020.