Trademark injunction vacated; appellate ruling quashed and remanded for Céline-based confusion and unfair-use analysis.

Şedinţa publică din data de 29 septembrie 2020

După deliberare,

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată sub nr. x/2016 pe rolul Tribunalului Argeş, reclamantele A. şi S.C. B. S.R.L. au chemat în judecată pe pârâta S.C. B. S.R.L., solicitând ca pârâta să fie obligată: să îşi modifice denumirea de comerciant întrucât această denumire încalcă dreptul la marcă al reclamantelor; să înceteze orice act de folosire, în activitatea sa comercială, a unor semne identice sau similare cu marca "B." şi să fie obligată pârâta să publice hotărârea judecătorească într-un cotidian de circulaţie naţională, pe cheltuiala sa.

2. Hotărârea primei instanţe

Prin sentinţa civilă nr. 354/2.10.2017, Tribunalul Argeş a respins cererea ca neîntemeiată.

3. Hotărârile instanţei de apel:

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamantele A. şi S.C. B. S.R.L.

La termenul din data de 2.05.2018, Curtea a pus în discuţie excepţia necompetenţei materiale funcţionale a secţiei I civile.

Prin decizia civilă nr. 1369/2.05.2018, a fost admisă excepţia necompetenţei materiale funcţionale a acestei secţii şi s-a declinat competenţa de soluţionare a apelului în favoarea secţiei a II a civile şi de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Piteşti.

Prin decizia nr. 609/A-C din 8 octombrie 2018, Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis apelul declarat de reclamanţii A. şi S.C. B. S.R.L. şi a schimbat sentinţa atacată, în sensul că a admis în parte acţiunea, a interzis pârâtei S.C. B. S.R.L. să folosească semnul "B.", ca denumire comercială, pe documentele emise sau pentru publicitate.

A fost obligată pârâta să publice hotărârea într-un cotidian local, pe propria cheltuială.

4. Calea de atac exercitată în cauză:

Împotriva deciziei menţionate, pârâta B. S.R.L a declarat recurs.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia II civilă la data de 10 decembrie 2018.

Prin încheierea din 29 ianuarie 2020, secţia a II-a civilă a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a declinat competenţa de soluţionare a recursului în favoarea secţiei I civile a acestei instanţe.

În motivarea căii de atac, recurenta arată în esenţă că:

Instanţa nu a analizat probele administrate, raportat cu cererea cu care a fost investită.

Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat să se constate că denumirea de comerciant a pârâtei încalcă dreptul la marcă al reclamantelor şi să se interzică utilizarea mărcii "B." ca nume comercial al pârâtei, cu obligarea pârâtei să îşi modifice denumirea.

Prin motivele de apel s-a susţinut că nu au fost deplin analizate dispoziţiile Curţii de Justiţie, prin prisma Directivei 89/104/CBE, raportat la probatoriul administrat şi chiar la considerentele hotărârii, fiind în esenţa singura critica de nelegalitate.

Din probele şi lucrările dosarului rezultă că recurenta nu a comercializat, şi nu comercializează produsul înregistrat conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 137756, clasa 30 înregistrat la OSIM, respectiv: cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

De asemenea, prin înscrisurile depuse de reclamanta apelantă la dosarul instanţei de fond, nu s-a făcut dovada faptului că pârâta a copiat reţetarul prin preluarea identică a gustului.

De altfel, martora C. nu a afirmat că gustul ar fi acelaşi, iar declaraţia acesteia este subiectivă având în vedere faptul că s-a întâlnit cu apelanta A. care i-a spus că este în litigiu.

Mai susţine recurenta că instanţa de apel în mod nelegal a dat eficienţă declaraţiei olografe a martorei D. şi faptului că administratorul statutar al pârâtei a fost angajatul intimatei reclamante.

Conform contractului de licenţă a mărcii nr. x din 04.02.2016, reclamanta A. a acordat, pentru perioada de 1 an cuprinsă între 01.02.2016-01.02.2017, apelantei B. folosinţa exclusivă asupra mărcii individuale nr. x - constând în denumirea B..

Prin sentinţa nr. 176/CC/09.10.2015 a Tribunalului Specializat Argeş, rămasa definitiva prin decizia civila nr. 433/02.03.2016 a Curţii de Apel Piteşti în dosarul nr. x/2015, s-a respins ca nefondata plângerea reclamantei persoană juridică, reţinându-se cu putere de lucru judecat că nu s-a dovedit posibilul prejudiciu adus titularilor mărcii "B.", cu atât mai mult cu cât marca era protejată pe numele unei angajate, A., neavând vreo legătura de cauzalitate cu a solicitantul/administratorul recurentei în cauză.

Evocă recurenta prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată şi modificată, precizând că, prin raportare la cerinţele acestei norme, semnul distinctiv depus spre înregistrare ca nume comercial se verifică, din oficiu, de către fiecare dintre oficiile teritoriale ale registrului comerţului, din punctul de vedere al disponibilităţii şi al distinctivităţii, la momentul înregistrării numelui comercial, neinteresând în legătură cu ce servicii sau cu ce produse urmează să se desfăşoare activitatea economică.

În acest context, arată că pentru îndeplinirea acestor obligaţii legale, s-a indicat în cuprinsul denumirii elementul B., astfel încât denumirea aleasă se deosebeşte de celelalte firme existente.

Apelanta A. are înregistrat la OSIM un produs cu denumirea "B.", ceea ce - în susţinerea recurentei - nu se confunda cu denumirea societăţii comerciale; reclamantele, nu au făcut dovada folosirii ca reţetar al produsului. Denumirea pe care recurenta o foloseşte în operaţiunile şi actele sale nu are rolul unei mărci, iar numele comercial este protejat potrivit art. 8 din Convenţia de la Paris.

Totodată, recurenta invocă Directiva nr. 89/104/CEE: art. 5 alin. (1) lit. a); Legea nr. 84/1998: art. 3 lit. c), art. 5 lit. b), art. 6 lit. e), art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Se mai susţine că utilizarea semnului similar cu marca nu îmbracă forma aplicării acestuia pe produse sau servicii, care oricum sunt diferite de cele ale intimatei apelante.

In ipoteza în care s-ar fi reţinut că marca în litigiu este o marcă notorie sau, după caz, o marcă ce a dobândit un renume în România, protecţia ei s-ar fi extins şi cu privire la produse sau servicii diferite de cele pentru care marca a fost înregistrată.

Această protecţie, care depăşeşte principiul specialităţii, este reglementată de art. 6 lit. e) şi respectiv de art. 35 alin. [2] lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Mai precizează recurenta că, fie notorietatea, fie renumele mărcii trebuie dovedite, necesitatea dovedirii acestor caracteristici rezultând din prevederile art. 1169 C. civ. Astfel, pentru a se putea reţine că marca sa a dobândit un renume şi că, pe cale de consecinţă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, reclamanta trebuia să administreze un probatoriu adecvat, din care să rezulte care este procentul din cadrul segmentului de public vizat de marcă, în cadrul căruia marca este cunoscută. Numai prin cunoaşterea unui asemenea procent instanţa poate ajunge la concluzia ca marca este notorie sau că a dobândit un renume, în sensul art. 35 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege şi al art. 5 alin. (5) din Directivă, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană de justiţie în cauza C-375/97, cunoscută ca fiind cauza Chevy.

5. Apărările formulate în cauză:

Prin întâmpinarea formulată, intimaţii reclamanţi au invocat excepţia nulităţii recursului, pentru neîncadrarea criticilor formulate în dispoziţiile art. 488 C. proc. civ.. în subsidiar au solicitat respingerea recursului ca nefondat.

6. Procedura de filtru:

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 23 iunie 2020, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 609/A-C din data de 8 octombrie 2018 a Curţii de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi a fixat termen de judecată la data de 29 septembrie 2020, în şedinţă publică, cu citarea părţilor - apreciindu-se astfel că susţinerile critice formulate de recurentă sunt susceptibile de analiză în coordonatele prevederilor art. 488 alin. (1) din C. proc. civ.

7. Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului:

Analizând recursul declarat în cauză, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a criticilor formulate şi a exigenţelor stabilite prin art. 488 din C.pr.,civ., Înalta Curte reţine următoarele:

Cu titlu preliminar, este necesar a fi menţionat că recursul reprezintă o cale de atac extraordinară în cadrul căreia, potrivit exigenţelor instituite prin art. 488 din C. proc. civ., este posibil a se realiza controlul judiciar al hotărârii atacate numai din perspectiva unor aspecte de nelegalitate care au aptitudinea de a se circumscrie motivelor de casare prevăzute de norma procedurală menţionată.

Prin urmare, legea nu permite ca în etapa recursului să fie formulate, şi implicit analizate, critici care privesc modalitatea de evaluare a probelor ori situaţia de fapt pe care a stabilit-o instanţa ierarhic inferioară în raport de probatoriul administrat, aşa încât criticile pe care recurenta a înţeles să le formuleze cu neobservarea acestor limite nu vor fi analizate de Înalta Curte, ele fiind incompatibile cu judecata specifică acestei căi de atac.

Cum în recurs se realizează controlul judiciar al hotărârii judecătoreşti ce a fost pronunţată de instanţa de apel, evaluarea ce se poate în această etapă procesuală priveşte hotărârea astfel atacată, iar nu susţinerile pe care adversarul procesual le-a făcut în etapele procesuale anterioare ori aspecte care ţin de judecata în primă instanţă a pricinii. Ca atare, criticile prin care recurenta tinde a demonstra caracterul nereal al unora dintre afirmaţiile făcute de reclamant prin cererea de chemare în judecată, nu vor fi analizate, pentru că şi acestea sunt incompatibile cu judecata în recurs.

Recurenta pârâtă B. S.R.L. evocă, sub un prim aspect, faptul că din probatoriul administrat ar reieşi o situaţie contrară celei reţinute de instanţa de apel, anume că recurenta nu ar comercializa produsele pentru care a fost înregistrată marca reclamantei.

Analiza acestor susţineri ale recurentei ar presupune reevaluarea probelor administrate în precedentele etape procesuale, iar un atare demers procesual este unul care - astfel cum s-a reţinut anterior - nu poate fi realizat în recurs. Ca atare, aceste critici ale recurentei nu pot constitui suportul evaluării legalităţii deciziei atacate.

O a doua critică susţinută de recurentă se referă la împrejurarea că, prin sentinţa civilă nr. 176 C. civ./09.10.2015 a Tribunalului Specializat Argeş, definitivă prin decizia nr. 433/2016 a Curţii de apel Piteşti, s-a stabilit cu putere de lucru judecat că nu s-a dovedit posibilul prejudiciu adus titularilor mărcii B., cu atât mai mult cu cât această marcă a fost înregistrată pe numele unei angajate, neavând legătură cu asociatul/administratorul recurentei din prezenta cauză.

Referitor la dezlegările astfel invocate de recurentă, Înalta Curte notează că ele că ele fost date în litigiul în care a fost contestată (numai) de către reclamanta intimată S.C. B. S.R.L. înscrierea în Registrul Comerţului a societăţii recurente sub denumirea "S.C. B. SRL", o atare contestaţie fiind supusă unor reglementări speciale care sunt proprii procedurii de înregistrare în Registrul Comerţului a unor anumite subiecte de drept prevăzute de Legea 26/1990.

Astfel, aspectele analizate prin respectiva hotărâre sunt unele ale căror efecte trebuie observate prin prisma procedurii speciale în care ea a fost pronunţată, nefiind de natură a constitui un obstacol pentru titularii de drepturi asupra unei mărci (aşa cum sunt reclamantele) de a uza de instrumentele juridice pe care o altă lege specială, anume Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, le oferă spre a sancţiona încălcarea dreptului asupra mărcii de comerţ.

Cu alte cuvinte, împrejurarea că, într-un litigiu anterior, s-a stabilit că sunt îndeplinite condiţiile Legii 26/1990 pentru a fi înregistrată societatea pârâtă în Registrul Comerţului cu denumirea "S.C. B. SRL", nu este de natură a conduce la concluzia că activitatea desfăşurată de aceasta, ulterior înregistrării, este una care ar asigura respectarea dreptului pretins de reclamante - anume acela de titular şi respectiv licenţiat a mărcilor "B." şi "B." -, după cum nu este de natură a împiedica reclamantele să uzeze de acţiunea în contrafacere permisă de art. 36 din Legea 84/1998 în legătura cu acte care ţin de activitatea societăţii pârâte.

În speţă, reclamantele au invocat încălcarea drepturilor lor asupra celor două mărci, prin activitatea pe care societatea pârâtă a desfăşurat-o efectiv. Prin demersul astfel întreprins, au valorificat un mijloc de protecţie pe care acest din urmă act normativ îl reglementează, iar instanţa învestită cu soluţionarea acestei acţiuni are a verifica dacă a existat sau nu o conduită a pârâtei, ulterioară înregistrării sale în Registrul Comerţului, neconformă obligaţiei legale de a respecta drepturile reclamantelor asupra celor două mărci.

În consecinţă, puterea de lucru judecat a menţionatei hotărâri şi reglementările conţinute în art. 38 şi 39 din Legea 26/1990 - pe care recurenta le invocă - nu puteau constitui argumente pertinente spre a conduce instanţa de apel la concluzia netemeiniciei acţiunii.

O altă susţinere critică a recurentei este în sensul că reclamantele nu au formulat prezenta acţiune ca una în contrafacere, spre a putea fi analizat conflictul între mărcile lor şi numele comercial al pârâtei recurente.

Şi această critică a recurentei este nefondată. Din lecturarea motivelor expuse în cererea de chemare în judecată şi în cererea de apel, precum şi din invocarea ca temei de drept a prevederilor art. 36 din Legea 84/1998 (în forma legii de la data introducerii acţiunii) şi art. 5 alin. (1) lit. a) din Directiva 2008/95/CE - norme care consacră dreptul exclusiv al titularului mărcii de a folosi semnul cu această valoare juridică - şi a statuărilor făcute de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Celline, reiese cu evidenţă că reclamantele au invocat atingeri aduse drepturilor lor asupra celor două mărci, prin activitatea desfăşurată de către pârâta recurentă, anume prin faptul că aceasta foloseşte în activitatea comercială denumirea B. şi sigla societăţii cu funcţii specifice mărcii, creând astfel confuzie în percepţia consumatorilor Asemenea susţineri relevă neechivoc caracterul de acţiune în contrafacere al prezentului demers judiciar, calificarea şi analiza cererii fiind făcută de instanţă în coordonate conforme exigenţelor art. 22 alin. (1) şi (6) din C. proc. civ.

De altfel, se cuvine a fi observat că pârâta însăşi a formulat apărări, în precedentele etape procesuale, în modul specific acţiunii în contrafacere - chiar precizând explicit că nu sunt îndeplinite condiţiile contrafacerii, astfel cum sunt stabilite prin art. 35 din Legea 84/1998 - fiind astfel evident că nu a avut a contesta această calificare a litigiului înainte de a se fi pronunţat hotărârea din apel şi că şi-a exercitat drepturile procesuale în coordonatele specifice acestui tip de acţiune.

Se mai reproşează instanţei de apel că nu a analizat dacă denumirea "B." a fost folosită cu funcţia unei mărci, şi că nu a avut în vedere prevederile art. 38 din Legea 84/1998 care stabilesc faptul că nu se poate interzice unui terţ folosirea, în activitatea sa comercială, a propriei denumiri comerciale.

Critica astfel adusă deciziei recurate este fondată în raport de considerentele care vor fi expuse în continuare:

Având ca premisă a analizei realizate statuări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia dreptului asupra mărcilor şi a protecţiei recunoscute acestui drept prin reglementările comunitare - statuări care prezintă relevanţă şi în interpretarea şi aplicarea legislaţiei naţionale adoptate în aceeaşi materie, aceasta având în conţinut norme ce asigură transpunerea Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci - instanţa de apel a reţinut, în esenţă, că denumirea socială a pârâtei încalcă dreptul pe care reclamantele l-au dobândit prin înregistrarea, şi respectiv cesiunea mărcii verbale "B." şi a mărcii combinate "B.".

Însă, în pofida faptului că evidenţiat corect necesitatea verificării aspectelor litigioase ale cauzei prin prisma criteriilor pe care instanţa europeană le-a consacrat în jurisprudenţa sa, demersul de a evalua situaţia concretă a părţilor în proces corespunzător respectivelor cerinţe este unul deficitar.

Un reper important al analizei specifice situaţiei litigioase din prezentul litigiu îl constituie statuările din Cauza C-17/06 Céline SARL împotriva Céline S.A., în care Curtea de justiţie a Uniunii Europene a stabilit că, După cum rezultă din jurisprudenţa Curţii (Hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec., p. I-10989, şi Hotărârea Adam Opel, citată anterior), titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terţ a unui semn identic cu marca sa, în aplicarea articolului 5 alin. (1) litera (a) din directivă, numai dacă sunt îndeplinite următoarele patru condiţii:

- utilizarea să aibă loc în cadrul comerţului;

- utilizarea să aibă loc fără consimţământul titularului mărcii;

- utilizarea să aibă loc pentru produse şi servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca şi

- utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii şi, în special, funcţiei sale esenţiale de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor".

Totodată, s-a stabilit prin aceeaşi hotărâre că,,26 Astfel cum s-a amintit la punctul 16 din prezenta hotărâre, în conformitate cu articolul 5 alin. (1) litera (a) din directivă, utilizarea de către un terţ care nu a fost autorizat în acest scop a unui semn identic cu o marcă înregistrată pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată această marcă nu poate fi interzisă decât dacă aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii şi în special funcţiei sale esenţiale, de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor.

27 Acest lucru este valabil atunci când semnul este utilizat de terţ pentru produsele sau serviciile sale într-un mod pe care consumatorii l-ar putea interpreta ca desemnând provenienţa produselor sau a serviciilor în cauză. (...)

30 În această privinţă, trebuie amintit că, potrivit articolului 6 alin. (1) litera (a) din directivă, dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terţ utilizarea, în cadrul comerţului, a numelui şi a adresei sale, atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

31 Curtea a statuat că această prevedere nu se limitează la numele persoanelor fizice (Hotărârea Anheuser-Busch, citată anterior, punctele 77-80).

32 Aşadar, în ipoteza în care instanţa de trimitere ar ajunge la concluzia că, în aplicarea articolului 5 alin. (1) litera (a) din directivă, Céline S.A. este îndreptăţită să interzică utilizarea semnului "Céline" de către Céline SARL şi pentru a permite acestei instanţe să soluţioneze litigiul pendinte în faţa sa, trebuie să se examineze dacă, într-o situaţie precum cea din acţiunea principală, articolul 6 alin. (1) litera (a) din directivă se opune ca titularul unei mărci să interzică unui terţ să utilizeze ca denumire socială sau ca nume comercial un semn identic cu marca sa.

33 Curtea a statuat că exigenţa utilizării "conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial", astfel cum este prevăzută la articolul 6 alin. (1) din directivă, constituie, în esenţă, expresia unei obligaţii de loialitate faţă de interesele legitime ale titularului unei mărci (Hotărârea Anheuser-Busch, citată anterior, punctul 82).

34 În această privinţă, trebuie amintit că îndeplinirea condiţiei menţionate, de utilizare loială, trebuie apreciată ţinând cont de măsura în care, pe de o parte, utilizarea numelui său de către terţ este înţeleasă de publicul vizat sau cel puţin de o parte semnificativă a acestui public ca indicând o legătură între produsele sau serviciile terţului şi titularul mărcii sau o persoană autorizată să utilizeze marca şi, pe de altă parte, de măsura în care terţul ar fi trebuit să fie conştient de acest fapt. Constituie totodată un factor care trebuie luat în considerare în cadrul acestei aprecieri împrejurarea că este vorba despre o marcă având un anumit renume în statul membru în care este înregistrată sau în care se solicită protecţia acesteia, renume de care terţul ar putea profita pentru comercializarea produselor sau a serviciilor sale (Hotărârea Anheuser-Busch, citată anterior, punctul 83)".

Din analiza considerentelor deciziei supuse controlului judiciar, Înalta Curte constată că aceasta conţine o aplicare trunchiată a criteriilor menţionate. Astfel, s-a reţinut: că pârâta foloseşte semnul B. ca element al denumirii sale sociale; că folosirea semnului menţionat este de natură a crea un risc de confuzie în percepţia publicului pentru că pârâta realizează o intensă promovare a produselor sale (unele dintre ele similare cu cele comercializate de societatea reclamantă); că martora audiată a declarat că a cumpărat prăjituri de pârâta S.C. B. pentru că a confundat denumirea acesteia cu cea a reclamantei S.C. B. S.R.L., astfel încât nu a mai verificat dacă există identitate între cele două cofetării; că utilizarea denumirii societăţii pârâte nu a fost una conformă practicilor loiale şi cinstite pentru că administratorul acestei societăţi comerciale a fost anterior angajată a societăţii reclamante şi în timpul în care au existat aceste raporturi de muncă a întreprins demersuri spre a prelua o parte a angajaţilor celei din urmă iar apoi a înfiinţat o societate comercială cu acelaşi obiect de activitate.

Aceste constatări ale instanţei de apel nu reflectă, însă, o evaluare a modalităţii de utilizare a semnului B. (în privinţa căruia s-a dispus interdicţia de folosire) corespunzător funcţiilor specifice categoriei juridice de marcă, respectiv nu s-a analizat dacă şi în ce măsură utilizarea acestui semn, în denumirea şi în activitatea comercială a pârâtei, aduce atingere celor două semne astfel cum au fost ele înregistrate ca mărci de reclamanta A., dacă acest mod de utilizare corespunde funcţiilor mărcii şi nici dacă o astfel de utilizare efectivă aduce sau nu atingere practicilor comerciale loiale şi cinstite.

În acest punct al analizei este necesar a fi subliniat că litigiul prezent este reprezentat o acţiune în contrafacere, acest tip de acţiune fiind un mijloc procedural specific de apărare a dreptului exclusiv pe care reclamantele sunt îndreptăţite să îl pretindă în legătură cu exploatarea celor două mărci, astfel că ceea ce trebuie analizat este conţinutul şi întinderea protecţiei conferite de respectivele semne aşa cum sunt ele înregistrate ca mărci. Totodată, în condiţiile în care pârâta s-a prevalat de calitatea de titulară a dreptului de a folosi denumirea comercială sub care a fost înregistrată în Registrul Comerţului - înregistrare a cărei legalitate a fost verificată într-un litigiu anterior, pe calea procedurală specială deschisă de Legea 26/1990 -, este necesar a se verifica dacă modalitatea concretă de utilizare a acestui nume comercial este în dezacord cu practicile loiale în materie comercială, spre a putea fi plasată în sfera de incidenţă a excepţiei instituite prin art. 39 alin. (2) din Legea 84/1998 (normă cu efecte echivalente celei înscrise în art. 6 alin. (1) din directivă, ce a fost avută în vedere de instanţa europeană în cauza Celine), anume aceea care permite să se interzică unui terţ utilizarea, în activitatea sa comercială, a propriului nume doar în anumite condiţii.

Or, analiza ce s-a realizat prin decizia recurată relevă doar folosirea semnului-marcă "B." în conţinutul numelui S.C. B. S.R.L., lipsind însă o evaluare şi determinare în privinţa împrejurării dacă pârâta a utilizat propriul nume comercial (el însuşi generator al unui drept de proprietate industrială, în conformitate cu art. 1 alin. (2) coroborat cu art. 8 din Convenţia de la Paris) cu funcţii specifice mărcii şi dacă utilizarea într-o astfel de modalitate este contrară "bunelor practici din domeniul industrial ori comercial", în sensul dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea 84/1998. De asemenea, a fost relevată de instanţa de apel confuzia în care s-a aflat o martoră cu privire la cofetăria de la a cumpărat prăjituri, fără a se evidenţia în ce mod această confuzie a reflectat o asociere pe care martora ar fi făcut-o între o anume marcă aparţinând reclamantelor şi produsele pe care le cunoştea ca fiind comercializate sub asemenea marcă. Cu alte cuvinte, s-a constat confuzia creată unei persoane între denumirile a două persoane juridice, iar nu o confuzie cu privire la produse (identice sau similare) comercializate sub un semn identic sau similar celui înregistrat ca marcă, aşa cum era necesar a se proceda spre a se verifica cel de-al treilea şi al patrulea criteriu stabilit prin hotărârea pronunţată în cauza Celine.

Având în vedere aceste deficienţe ale analizei realizate de instanţa de apel, Înalta Curte constată că măsura interdicţiei, pentru pârâtă, de a folosi semnul B. a fost adoptată fără a se fi stabilit deplin situaţia de fapt, context în care nu este posibil a se verifica corectitudinea modului de aplicare în speţă a prevederilor art. 36 şi 39 din Legea 84/1998 şi a statuărilor făcute de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, relativ la criteriile necesar a fi utilizate pentru tranşarea conflictului ivit între dreptul asupra unei mărcii înregistrate şi dreptul asupra unui nume comercial legal înregistrat.

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte constată că devine incident motivul de casare reglementat prin art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., urmând a se dispune, în conformitate cu prevederile art. 496, 497 din C. proc. civ., admiterea recursului şi casarea deciziei atacate cu trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel.

Cu ocazia rejudecării, instanţa de apel are a analiza întinderea protecţiei pe care o conferă reclamantelor cele două mărci a căror protecţie au invocat-o în speţă, prin prisma ansamblului elementelor care le compun pe fiecare în parte şi a claselor de produse sau servicii pentru care au fost înregistrate, precum şi modul în care pârâta recurentă utilizează numele său comercial, respectiv dacă este sau nu o utilizare conformă practicilor loiale cinstite, iar după lămurirea acestor aspecte de fapt va aprecia dacă sunt îndeplinite cumulativ criteriile stabilite în cauza Celine menţionată anterior.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 609/A-C din data de 8 octombrie 2018 a Curţii de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 septembrie 2020.