Global assessment of confusion risk between complex marks and registered designs; validity of incidental appeal against reasoning

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 3.10.2014 pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, sub nr. x/2014, reclamanta A. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună: anularea în totalitate a desenului şi modelului având nr. depozit f 2010 x, în temeiul art. 42 coroborat cu dispoziţiile art. 22 alin. (3) lit. a), c) şi g) din Legea nr. 129/1992; interzicerea folosirii de către pârâta B. SRL, în activitatea sa comercială, a graficii de ambalaj ce face obiectul protecţiei desenului şi modelului având nr. depozit f 2010 x, în special, dar fără a se limita la producerea, oferirea spre vânzare, promovarea, comercializarea, depozitarea, importul sau exportul de produse pe teritoriul României; obligarea pârâtei B. SRL să retragă de pe piaţă şi să distrugă toate produsele, precum şi toate materialele publicitare ce încorporează grafica de ambalaj ce face obiectul protecţiei desenului şi modelului având nr. depozit f 2010 x; obligarea aceleiaşi pârâte la plata unor despăgubiri în valoare de 30.000 euro pentru încălcarea drepturilor la marcă aparţinând reclamantei; publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtei, a hotărârii ce se va pronunţa, prin intermediul a trei cotidiane de circulaţie naţională, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, cu cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa nr. 859/30.06.2015, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes a capătului 1 de cerere, invocată de pârâtă; a admis în parte acţiunea, a dispus anularea desenului/modelului "grafică ambalaj" nr. depozit f 2010 x şi a interzis pârâtei folosirea în activitatea sa comercială a graficii de ambalaj ce face obiectul desenului/modelului nr. depozit f 2010 x; totodată, a obligat pârâta să retragă de pe piaţă şi să distrugă produsele şi materialele publicitare care încorporează grafica de ambalaj ce face obiectul desenului/modelului nr. depozit f 2010 x; a respins, ca neîntemeiat, capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata de despăgubiri, a dispus publicarea dispozitivului hotărârii în trei cotidiane, cu cheltuieli de judecată în sumă de 300 RON.

Prin Decizia nr. 792/4.10.2017, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins apelul principal declarat de reclamanta SC A. SRL împotriva sentinţei menţionate şi a admis apelul incident declarat de pârâta SC B. SRL împotriva aceleiaşi sentinţe, pe care a schimbat-o în parte, în sensul obligării pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 3998,40 RON, reprezentând despăgubiri aferente perioadei 03.10.2011 - 29.05.2017 şi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 3998,40 RON, cu cheltuieli de judecată în apel.

Împotriva deciziei menţionate, au declarat recurs principal pârâta B. SRL şi recurs incident reclamanta A. SRL, criticând-o pentru nelegalitate, după cum urmează:

1. Prin recursul formulat, pârâta SC B. SRL a invocat prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ. şi a susţinut că motivarea deciziei este sumară şi nefundamentată, fiind încălcate dispoziţiile art. 22 alin. (3) lit. c) şi lit. g) din Legea nr. 129/1992, reţinute ca fiind aplicabile.

În esenţă, recurenta - pârâtă a arătat că, în aprecierea globală a riscului de confuzie, fondată pe impresia de ansamblu produsă de modelele aflate în conflict, ţinând cont în particular de elementele lor distinctive şi dominante, tocmai aceste elemente au fost înlăturate de către instanţa de apel din analiza impresiei de ansamblu, fiind reţinute aspecte referitoare la impresia unui consumator mediu şi insistându-se pe cuvântul "C." ca generator al confuziei, cu toate că se comercializează chiar C..

În cauză, nu există similitudine verbală, figurativă sau intelectuală, care să genereze un risc de confuzie, dimpotrivă, între modelele comparate există diferenţe semnificative atât din punct de vedere fonetic, cât şi din punct de vedere semantic şi conceptual.

Atât instanţa de apel, cât şi prima instanţă de fond au apreciat greşit diferenţele dintre cele două semne, stabilind ca fiind nesemnificative detalii care, în mod evident, sunt caracteristice şi realizează o diferenţiere clară.

Recurenta a subliniat faptul că produsul care încorporează grafica de ambalaj este un produs destinat în special copiilor, astfel că este firească alegerea unui animal stilizat care să reprezinte produsul. De asemenea, modelul reclamantei îl reprezintă căţelul D., în timp ce modelul pârâtei este iepuraşul E..

Recurenta a semnalat cele cinci diferenţe semnificative nesocotite de instanţa de fond şi necenzurate de către instanţa de apel, arătând că mascotele sunt cele care atrag atenţia, respectiv cele care fac diferenţa şi nu fonturile cu care sunt imprimate denumirile E. şi D..

Este eronată şi aprecierea potrivit căreia numele personajelor mascotă constituie un detaliu nesemnificativ, în condiţiile în care elementul dominant care conferă distinctivitate mărcii pârâtei este cuvântul E. însoţit de iepuraş, iar elementul dominant care conferă distinctivitate desenului reclamantei este cuvântul D., însoţit de căţelul F..

Recurenta a susţinut şi faptul că instanţa de apel nu a ţinut cont de aspecte importante, evidenţiate prin întâmpinările depuse în faţa instanţelor de fond, care susţin buna credinţă şi spiritul concurenţial loial al pârâtei. Pârâta nu s-a dezvoltat din cauză că iepuraşul E. ar fi fost confundat de către consumatori cu căţelul F., ci datorită competitivităţii şi performanţei din punctul de vedere al calităţii ce caracterizează produsele companiei.

S-a precizat că înregistrarea desenului la OSIM conferă legitimitate acestuia, de altfel, şi OSIM a arătat, prin întâmpinarea depusă în faţa primei instanţe, că eliberarea certificatului de înregistrare a desenului s-a efectuat cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea protecţiei. Reclamanta nu a formulat opoziţie deşi, potrivit art. 21 din Legea nr. 129/1992, avea posibilitatea de a se opune înregistrării desenului în cauză.

În ceea ce priveşte apelul formulat de către societatea reclamantă A. SRL, prin motivele de recurs s-a susţinut că a fost admis în mod greşit.

Primul motiv de apel ar fi trebuit respins, deoarece dispoziţiile art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 129/1992, invocate de A. SRL în cererea principală, este inaplicabil, aprecierea tribunalului fiind corectă pe acest aspect.

Similaritatea unei mărci cu desenul şi identitatea produselor cărora le sunt aplicabile reprezintă situaţii prevăzute special în cuprinsul art. 22 alin. (3) lit. c) şi lit. g) din Legea nr. 129/1992. Condiţia de registrabilitate a noutăţii, precum şi cea a caracterului individual, se verifică numai prin raportare la alte desene/modele industriale, şi nu prin raportare la dreptul asupra unei mărci anterior înregistrate. Marca protejează consumatorul contra riscului de confuzie privind originea şi calitatea produselor sau serviciilor, iar desenul protejează produsul însuşi. Asimilarea mărcii cu un desen relevă o interpretare necorespunzătoare a dispoziţiilor legale.

Cu privire la al doilea motiv de apel al reclamantei, referitor la calificarea acţiunilor pârâtei ca acte de concurenţă neloială, prima instanţă, contrar susţinerilor reclamantei, a răspuns argumentelor invocate, iar incidentul din anul 2010, indicat de reclamantă, nu reprezintă un act de concurenţă neloială, fiind vorba despre o eroare a producătorului comun de ambalaj care a folosit grafica D. pentru produsele E., incidentul fiind soluţionat amiabil. Mai mult decât atât, grafica în cauză nu era grafica înregistrată de către pârâtă prin certificatul nr. x/29.09.2010.

Cu privire la al treilea motiv de apel, hotărârea instanţei de apel este nelegală sub aspectul admiterii în parte.

Prima instanţă a apreciat corect că nu pot fi primite argumentele reclamatei în susţinerea solicitării privind despăgubirile, deoarece titularul unei mărci anterioare, care are deschisă calea acţiunii în anularea înregistrării, în speţă a unui desen industrial, nu poate uza de acţiunea în contrafacere concomitent cu acţiunea în anulare.

După cum pârâta a arătat în faţa instanţelor de fond, chiar dacă se dispune definitiv anularea certificatului de înregistrare nr. x/29.09.2010 pentru neîndeplinirea la momentul înregistrării a condiţiilor de fond impuse de lege, efectele anulării acestuia nu pot să privească faptele anterioare momentului la care se dispune, până la care pârâta este considerată ca titular al unui drept de proprietate protejat în mod legal, având, astfel, dreptul să se bucure de toate prerogativele pe care acesta i le conferă.

Astfel cum prima instanţă a reţinut în mod corect, operează o prezumţie de legitimitate în folosirea desenului pe întreaga durată cât prezumţia nu a fost răsturnată cu caracter definitiv.

Mai mult, nu există un prejudiciu suferit sau dovedit de către reclamantă şi nici beneficii nelegale obţinute de către pârâtă ca urmare a înregistrării şi folosirii desenului în discuţie, indiferent de calculul profitului net.

Ambele societăţi au vechime în domeniu, cunoscute şi semnificative pe piaţă. Societatea pârâtă deţine locul doi în România în producţia şi distribuirea produselor tip C., bucurându-se apreciere la nivel naţional, dar şi internaţional.

2. Prin recursul incident, reclamanta A. SRL a susţinut următoarele:

Instanţa de apel a respins în mod greşit, ca inadmisibil, motivul de apel ce viza considerentele prin care prima instanţă a apreciat că nu sunt aplicabile prevederile art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 129/1992, prevederi invocate prin cererea de chemare în judecată în susţinerea unui motiv distinct de anulare a înregistrării desenului pârâtei B. SRL.

Este adevărat că, în situaţia în care cererea de chemare în judecată a fost admisă, pentru alte motive de nulitate decât cel prevăzut de art. 22 alin. (3) lit. a), nu exista nicio piedică pentru formularea unui apel principal împotriva considerentelor sentinţei referitoare la motivul de nulitate respins. Totodată, este adevărat că art. 472 alin. (1) C. proc. civ. impune cerinţa ca apelul să tindă la schimbarea hotărârii primei instanţe.

Cu toate acestea, această premisă a apelului incident nu vine în contradicţie cu dispoziţiile art. 461 alin. (2), potrivit cărora apelul exercitat împotriva considerentelor poate atrage soluţia înlăturării considerentelor excesive, a considerentelor greşite în drept ori care cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea şi, eventual a înlocuirii lor, cu menţinerea soluţiei cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate.

Soluţia presupusă de acest text reprezintă o reformare a hotărârii primei instanţe, chiar dacă nu a soluţiei cuprinse în dispozitiv, întrucât înlăturarea şi înlocuirea unor considerente decizorii atrag o schimbare a soluţiei; prin urmare, poate fi exercitat apelul incident şi numai împotriva considerentelor.

Soluţia contrară ar avea ca rezultat obligarea părţii care a câştigat, dar este nemulţumită de considerente, să formuleze un apel principal, în anticiparea unui apel formulat de către cealaltă parte. În lipsa unui astfel de apel principal, partea care a câştigat nu va putea să-şi valorifice apărările cu privire la care instanţa de fond s-a pronunţat şi care nu au fost atacate.

În cauză, dacă instanţa de apel considera întemeiat apelul formulat de pârâta B. SRL, nu putea să analizeze şi motivul de anulare respins de către instanţa de fond, deoarece nu a fost sesizată cu judecarea acestuia prin intermediul unui apel principal.

Or, posibilitatea apelului incident a fost prevăzută tocmai pentru a limita sau exclude necesitatea depunerii unor căi de atac de către partea care a câştigat procesul, doar pentru a-şi asigura disponibilitatea unor apărări într-un potenţial apel formulat de partea care a căzut în pretenţii.

În continuare, recurenta-reclamantă a reiterat argumentele din apelul incident, pentru care a considerat că prevederile art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 129/1992 sunt aplicabile cazului de faţă.

Prin încheierea din camera de consiliu de la data de 21.09.2018, completul de filtru a admis în principiu atât recursul principal declarat de pârâta B. SRL, cât şi recursul incident declarat de reclamanta A. SRL, pentru motivele arătate în respectiva încheiere şi, constatând că nu este incidentă niciuna dintre ipotezele prevăzute de art. 493 alin. (5) sau alin. (6) C. proc. civ., s-a fixat termen în şedinţă publică, pentru judecata pe fond a recursurilor, în aplicarea dispoziţiilor art. 493 alin. (7) din cod.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

1. În ceea ce priveşte recursul principal declarat de pârâta B. SRL, motivele formulate au vizat două aspecte: (a) dispoziţia de respingere a propriului apel, declarat pe cale principală şi (b) dispoziţia din decizia recurată de admitere a apelului incident declarat de partea adversă.

(a) Înalta Curte reţine că instanţa de apel a menţinut soluţia primei instanţe prin care a fost anulată, pe temeiul art. 22 alin. (3) lit. c) şi g) din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, înregistrarea desenului "grafică ambalaj" cu nr. depozit f 2010 x, aparţinând pârâtei B. SRL şi, totodată, a fost admisă acţiunea în contrafacerea mărcii combinate nr. 03887, cu denumirea "C.", aparţinând reclamantei A. SRL.

Prima instanţă a constatat - iar instanţa de apel a confirmat -, existenţa unui conflict între desenul înregistrat şi marca anterioară, în analiza căruia s-a făcut aplicarea regulilor desprinse din legea mărcilor, anume din prevederile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, conchizându-se în sensul încălcării dreptului la marcă al reclamantei.

Prin motivele de recurs, pârâta B. SRL nu a contestat însăşi aplicarea criteriilor de evaluare a conflictului dintre desen şi semnul distinctiv anterior protejat prin înregistrare, dimpotrivă, a formulat critici concrete referitoare la modul de aplicare în cauză a acestor criterii. Mai mult, prin motivele de recurs vizând soluţionarea apelului incident, s-a arătat explicit că incidenţa motivelor de nulitate a înregistrării desenului prevăzute de art. 22 alin. (3) lit. c) şi lit. g) din Legea nr. 129/1992 presupune stabilirea similarităţii unei mărci cu desenul şi a identităţii produselor cărora semnele le sunt aplicabile.

Criticile formulate în recurs, întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., au în vedere modul de evaluare de către instanţa de apel a riscului de confuzie între semnele în conflict, risc ce reprezintă condiţia specifică a protecţiei acordate titularului prin înregistrarea mărcii, în aplicarea art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, împotriva folosirii neautorizate a mărcii de către terţi.

După cum s-a arătat prin încheierea de admitere în principiu din data de 21.09.2018, aplicarea criteriului privind riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, prevăzut de legea naţională, nu poate ignora jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în interpretarea directivei de armonizare a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, dată fiind obligaţia ce revine instanţei naţionale de interpretare conformă a legii prin care a fost transpus actul Uniunii Europene.

Din această perspectivă, recurenta - pârâtă a arătat în mod corect că aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie, în ceea ce priveşte similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, să fie fondată pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinându-se cont, în special, de elementele lor distinctive şi dominante.

Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, rezultă că aprecierea similarităţii dintre semne nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unui semn complex şi la compararea acesteia cu un alt semn, ci, dimpotrivă, comparaţia trebuie să se efectueze prin examinarea semnelor în cauză, apreciat fiecare ca întreg. Deşi impresia de ansamblu produsă de o marcă complexă în memoria publicului vizat poate fi dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale, aprecierea similarităţii se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (a se vedea, de exemplu, hotărârile din cauza C-334/05 Shaker şi din cauza C-193/06 Nestlé).

În acest context, impresia de ansamblu, în aprecierea globală a similarităţii vizuale, fonetice sau conceptuale dintre semnele în conflict, implică evaluarea tuturor componentelor din fiecare semn în parte şi determinarea elementelor distinctive şi dominante în cadrul semnului complex.

Din considerentele deciziei recurate nu reiese că ar fi avut loc o asemenea evaluare, în condiţiile în care instanţa de apel face vorbire exclusiv despre similaritatea vizuală, iar aceasta doar în raport de elementul verbal comun "C." şi de elementul figurativ compus dintr-un animal cu papion, în culori asemănătoare, prezent în ambele semne.

Chiar dacă s-ar considera că instanţa de apel nu a intenţionat o analiză comparativă completă, ci s-a limitat doar la aspectele invocate prin motivele de apel, prin a căror înlăturare a confirmat evaluarea globală a primei instanţe, se observă că motivele de apel - în calea de atac exercitată de către pârâtă - puneau în discuţie întreaga analiză efectuată prin sentinţa apelată, nu numai elementele de diferenţiere menţionate în decizie.

Astfel, pârâta B. SRL a criticat în apel neglijarea numelor personajelor mascotă, deşi acestea reprezintă, alături de personaje, elementele dominante în cadrul ambelor semne comparate, reţinându-se, totodată, caracterul de element distinctiv şi dominant al cuvântului "C.", cu toate că acesta desemnează chiar produsul căruia îi sunt destinate semnele în conflict.

De asemenea, s-a susţinut că s-a acordat o importanţă excesivă caracterelor cu care sunt scrise denumirile D. şi E., faţă de faptul că denumirile sunt diferite.

Nu s-a ţinut cont că produsul care încorporează grafica de ambalaj este un produs destinat în special copiilor, astfel că este firească alegerea unui animal stilizat care să reprezinte produsul, şi nici de împrejurarea că animalele sunt diferite, motive pentru care pârâta a susţinut inexistenţa nu numai a similarităţii verbale, dar şi a celei figurative sau conceptuale între semne.

Întrucât aceste susţineri ale pârâtei au fost reiterate în recurs, pentru a se critica evaluarea greşită de către instanţa de apel a riscului de confuzie, urmează a se cerceta relevanţa lor în aprecierea globală pe care o presupune examinarea semnelor aflate în conflict, făcându-se referire şi la considerentele explicit inserate în cuprinsul deciziei recurate.

Semnele supuse comparării sunt, incontestabil, pe de o parte, un animal stilizat, încadrat de numele produsului "C.", în partea stângă a imaginii şi de denumirea "D." în partea de sus (marca reclamantei), iar, pe de altă parte, un animal stilizat, cu aceeaşi încadrare în ansamblu ca semnul anterior descris, cu deosebirea că denumirea este "E." (desenul pârâtei). În fiecare semn, cele două componente verbale sunt plasate în aşa fel încât alcătuiesc două laturi ale unui patrulater, în interiorul căruia şi ocupând întregul spaţiu se află personajul stilizat.

Cât priveşte elementele cu caracter distinctiv şi dominant, de care trebuie să se ţină seama, după cum s-a arătat, în determinarea impresiei de ansamblu, este de precizat că, potrivit unei jurisprudenţe constante a instanţei europene, în cazul unei mărci compuse din elemente verbale şi figurative, primele sunt considerate, în principiu, ca fiind mai distinctive, deoarece consumatorul mediu va face referire la produsul respectiv mai degrabă prin denumirea mărcii decât prin elementul figurativ. Cu toate acestea, nu este exclus ca elementul figurativ, faţă de forma, dimensiunile, culorile sau poziţia sa în cadrul semnului, să deţină un loc echivalent celui ocupat de elementul verbal (a se vedea, de exemplu, hotărârea din cauza T-110/01 Hubert, menţinută în cauza C-106/03).

În acest context, se impune a se constata, cu privire la elementele verbale, că niciunul dintre acestea nu poate fi înlăturat de plano în stabilirea impresiei de ansamblu, cât timp este posibil ca semnul distinctiv să fie identificat de consumatorul mediu tocmai prin intermediul unuia sau al tuturor elementelor verbale. Un element verbal ar putea fi ignorat doar dacă este neglijabil, dar acest lucru se constată în urma unei analize efective, stabilindu-se aptitudinea acelei componente de a distinge produsul şi ponderea sa în ansamblul semnului, în raport de celelalte elemente.

Din acest motiv, elementele verbale "D.", respectiv "E." nu pot fi ignorate în cadrul examinării fiecărui semn, dacă nu se stabileşte în prealabil caracterul neglijabil al acestora.

Or, nu rezultă din decizia recurată că s-ar fi dat atenţie acestor componente şi că s-a procedat la o analiză efectivă a caracterului distinctiv şi a poziţiei lor în ansamblul fiecărui semn comparat, cu toate că, prin motivele de apel, s-a criticat tocmai ignorarea acestor aspecte de către prima instanţă.

Pe de altă parte, nu rezultă că instanţa de apel ar fi evaluat caracterul distinctiv al cuvântului "C.", prezent în ambele semne supuse comparării, chiar dacă a menţionat faptul că un consumator mediu îşi va aminti automat cuvântul identic "C.".

Distinctivitatea unei componente a unui semn complex se analizează în acelaşi fel ca distinctivitatea însăşi a mărcii, aşadar, prin raportare la produsul pe care semnul este aplicat, în vederea stabilirii aptitudinii acelui element de a distinge produsul unui comerciant de produsele altor comercianţi de pe piaţă. Au relevanţă, în egală măsură, caracterul distinctiv intrinsec şi caracterul distinctiv dobândit, la momentul evaluării, prin folosirea semnului în cursul comerţului.

În acest context, ar fi trebuit să se răspundă susţinerii pârâtei conform căreia cuvântul "C." ar fi descriptiv şi, totodată, să se arate motivele pentru care detaliile reţinute de prima instanţă legate de modul de scriere şi de culoarea cuvântului asigură caracter distinctiv acestui element, mai mult, într-un grad suficient pentru a fi luat în considerare în evaluarea riscului de confuzie şi, eventual, plasează cuvântul într-o poziţie dominantă în cadrul semnului.

Cu privire la elementul figurativ central, reprezentat de un animal stilizat, instanţa de apel s-a referit doar la diferenţele semnalate prin motivele de apel, ce interesează reprezentarea în sine, fără a analiza, însă, şi susţinerile referitoare la caracterul dominant al personajului în cadrul fiecărui semn, precum şi la obiectul reprezentării, un anumit animal, în condiţiile în care prima instanţă a sesizat obiectul diferit - un căţel, respectiv un iepuraş -, iar apelanta a reproşat primei instanţe tocmai faptul că nu a valorificat această constatare în stabilirea impresiei de ansamblu produse de fiecare semn.

Analiza susţinerilor din apel ale pârâtei, redate anterior, ar fi fost necesară în legătură cu similaritatea vizuală, dar şi cu similaritatea conceptuală, dat fiind că prin motivele de apel s-a pretins, contrar aprecierii primei instanţe, inexistenţa acestor similitudini. Or, deşi a reţinut similaritatea din punct de vedere vizual, evaluarea instanţei de apel este incompletă, faţă de cele expuse mai sus.

Cât priveşte similaritatea conceptuală, instanţa de apel nu a analizat susţinerile pârâtei vizând asocierea dintre personaj şi numele plasat deasupra acestuia, în cadrul fiecărui semn, respectiv privind împrejurarea că produsul pe care este aplicat semnul este destinat în special copiilor, astfel că este firească alegerea unui animal stilizat care să reprezinte produsul.

În aceste condiţii, ar fi trebuit evaluată constatarea primei instanţe privind existenţa unei puternice similarităţi conceptuale, asemănare care, deşi nu a fost motivată, din contextul în care este plasată, a fost identificată, probabil, din asocierea dintre denumirea produsului şi personajul - mascotă, în timp ce numele acestuia din urmă a fost considerat un detaliu nesemnificativ.

Astfel, în măsura în care a confirmat aprecierea tribunalului pe atare aspect, instanţa de apel ar fi trebuit să arate motivele pentru care a procedat în acest fel şi, eventual, motivele pentru care este relevantă în plan conceptual asocierea dintre cuvântul "C." şi personaj, mai degrabă decât asocierea dintre căţel şi denumirea "D." în marca reclamantei, respectiv dintre iepuraş şi denumirea "E." în semnul pârâtei, susţinută prin motivele de apel, ţinând cont, însă, şi de susţinerea vizând consumatorii principali ai produselor.

În acelaşi timp, este adevărat că similaritatea conceptuală poate decurge, potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, din faptul că două mărci folosesc imagini care concordă în conţinutul lor semantic, iar o asemenea asemănare poate crea un risc de confuzie în situaţia în care marca posedă un caracter distinctiv particular, fie intrinsec, fie datorită notorietăţii în rândul publicului (hotărârea din cauza C-251/95 Sabel). În cauză, nu poate fi exclus că renumele mărcii reclamantei - reţinut de prima instanţă şi necontestat în apel - conduce la o distinctivitate pronunţată şi se poate datora chiar elementului figurativ reprezentat de personajul din rasa canină.

Aceste aspecte ar fi putut fi reţinute, însă, doar în urma unei analize efective, care nu ar putea ignora, dacă se stabileşte legătura dintre renumele mărcii şi elementul figurativ central, susţinerile din apel ale pârâtei referitoare la asocierea dintre nume şi personaj, respectiv la obiectul diferit al reprezentării, ca fiind, pe de o parte, căţelul F. iar, pe de altă parte, iepuraşul E..

În măsura în care s-ar stabili legătura menţionată şi, totodată, s-ar confirma susţinerile pârâtei, măcar în parte, este plauzibilă o constatare în sensul că semnificaţia cel puţin a unuia dintre semnele din cauză este clară şi determinată şi poate fi sesizată ca atare, în mod direct, de către publicul relevant, cu consecinţa că, în evaluarea globală a riscului de confuzie, diferenţele conceptuale dintre semne pot neutraliza similarităţile vizuale (în acest sens, a se vedea, de exemplu, hotărârea din cauza C-361/04 Picasso).

Cât priveşte similaritatea din punct de vedere auditiv, decizia recurată nu conţine vreun considerent pe acest aspect, cu toate că pârâta a pretins inexistenţa unei asemenea similarităţi, astfel încât nu rezultă dacă a fost confirmată aprecierea tribunalului potrivit căreia comparaţia fonetică este lipsită de relevanţă şi nici motivele pentru care ar fi procedat în acest fel, mai ales că nu au fost contestate nici existenţa unui conflict între marcă şi desen şi nici aplicarea regulilor referitoare la conflictul între două mărci.

Fără a se dezvolta acest aspect, în absenţa considerentelor din decizia recurată, se impune doar precizarea că, potrivit jurisprudenţei constante a instanţei europene, o comparaţie fonetică a semnelor este lipsită de pertinenţă doar în cazul în care una dintre mărcile în conflict este o marcă pur figurativă (a se vedea, de exemplu, hotărârile din cauza T-21/15 menţinută în cauza C-361/16 şi din cauza T-407/15 menţinută în cauza C-678/16).

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte constată că decizia recurată nu reflectă aplicarea corespunzătoare a modului de apreciere globală a riscului de confuzie, apreciere ce trebuie, în ceea ce priveşte similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, să fie fondată pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinându-se cont, în special, de elementele lor distinctive şi dominante.

Cu toate că această constatare este suficientă pentru a se reţine întrunirea motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. şi a se dispune casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului principal, pe temeiul art. 497 C. proc. civ., întrucât a fost invocat şi motivul de recurs descris de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., se constată că, în egală măsură, este întrunit şi acest caz de casare.

După cum rezultă din considerentele arătate, decizia recurată nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate toate susţinerile din apel ale pârâtei B. SRL şi, drept urmare, se constată că nu cuprinde o motivare corespunzătoare, în fapt şi în drept, a soluţiei pronunţate, în aplicarea art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ., astfel încât să fie posibilă exercitarea controlului de legalitate a hotărârii de apel.

(b) În ceea ce priveşte criticile vizând modul de soluţionare a apelului incident declarat de către reclamanta A. SRL, se constată următoarele:

Prin decizia recurată, apelul incident a fost admis, dispunându-se schimbarea în parte a sentinţei şi admiterea cererii în pretenţii a reclamantei.

Cu toate că apelul incident a fost admis, nu a fost primit motivul de apel formulat de reclamantă cu privire la considerentele sentinţei prin care s-a reţinut că nu este incident motivul de nulitate a înregistrării desenului fondat pe dispoziţiile art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 129/1992 (acest aspect formează obiectul criticilor din recursul incident al reclamantei).

În condiţiile în care hotărârea primei instanţe nu a fost schimbată ca urmare a primului motiv din apelul incident, ce a fost înlăturat ca inadmisibil, susţinerile din recursul pârâtei B. SRL referitoare la aprecierile instanţei de apel pe acest aspect sunt lipsite de finalitate şi vor fi respinse ca atare.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv din apelul incident, criticile recurentei - pârâte vor fi analizate împreună cu criticile vizând aprecierile instanţei de apel asupra celui de-al treilea motiv din apelul incident, după cum urmează:

Pretenţiile băneşti ale reclamantei au fost admise în apel odată cu menţinerea dispoziţiilor primei instanţe de admitere a celorlalte capete de cerere, având ca obiect anularea înregistrării desenului pârâtei şi contrafacerea mărcii, apelul principal al pârâtei fiind respins.

Instanţa de apel a constatat că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, apreciindu-se că fapta ilicită constând în utilizarea desenului ce încorporează marca anterioară de renume a reclamantei A. SRL poate fi considerată contrară uzanţelor cinstite în relaţiile comerciale, în sensul art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, dată fiind şi voinţa de a crea confuzie în rândul consumatorilor.

Aşadar, pentru a constata săvârşirea unei fapte ilicite şi a justifica admiterea cererii în despăgubiri, instanţa de apel a valorificat concluziile din cadrul cererii în anularea înregistrării desenului privind încorporarea mărcii anterioare a reclamantei în desenul folosit de pârâtă în cursul comerţului, precum şi existenţa unui risc de confuzie între semnele aflate în conflict.

În mod asemănător, cererea în contrafacere a fost admisă în primă instanţă prin valorificarea constatărilor din cererea în anulare privind evaluarea riscului de confuzie, dispoziţia fiind menţinută în apel prin respingerea apelului pârâtei.

Atare modalitate de soluţionare a cauzei este justificată de împrejurarea că ambele cereri presupun analizarea aspectelor comune, indiferent dacă sunt formulate concomitent sau în cadrul aceleiaşi acţiuni.

În aceste condiţii, faţă de legătura stabilită între cererile deduse judecăţii de către reclamantă şi de admiterea motivului de recurs privind modul de evaluare a riscului de confuzie prin decizia recurată, se impune admiterea şi a motivelor de recurs vizând calificarea ca acte de concurenţă neloială şi acordarea de despăgubiri, în condiţiile în care instanţa de apel a reţinut riscul de confuzie creat prin utilizarea nelegală a unui semn similar cu marca, pentru aceleaşi produse.

În cadrul rejudecării, urmează a se examina şi susţinerile pârâtei referitoare la propria reputaţie pe piaţa de produse relevantă, reiterate în recurs, observându-se că, deşi au fost formulate în cursul judecăţii, nu au fost cercetate de către instanţa de apel. Totodată, se vor avea în vedere şi susţinerile pârâtei referitoare la incidentul din anul 2010, reţinut ca relevant în cadrul situaţiei de fapt stabilite de către instanţa de apel, conform cărora grafica ce a format obiectul disputei nu era cea înregistrată ca desen prin certificatul nr. 019291.

Înalta Curte va înlătura, însă, susţinerile recurentei - pârâte privind lipsa de îndreptăţire a reclamantei la despăgubiri pentru perioada anterioară anulării înregistrării desenului, susţineri ce nu ţin cont de principiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic.

În motivarea deciziei, răspunzându-se susţinerilor reclamantei, au fost inserate şi considerente referitoare la posibilitatea introducerii acţiunii în contrafacere împotriva titularului unui drept de proprietate intelectuală, fără a fi necesară anularea în prealabil a înregistrării dreptului. A fost justificată posibilitatea formulării în acest fel şi a unei cereri în despăgubiri, repararea prejudiciului fiind un aspect particular al acţiunii în contrafacere.

Se observă că aplicarea soluţiei din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene presupunea o altă situaţie decât cea creată prin dispoziţiile adoptate în cauză, prin care înregistrarea dreptului pârâtei a fost anulată în prealabil admiterii cererii de reparare a prejudiciului produs prin încălcarea dreptului la marcă, atât sub forma unor obligaţii de a face stabilite în sarcina pârâtei, cât şi sub formă de despăgubiri.

Faţă de modul de învestire a instanţei de judecată în prezenta cauză, chestiunea încălcării dreptului la marcă al reclamantei poate fi dezlegată în cadrul primului capăt de cerere, iar cererile având ca obiect repararea prejudiciului, cu formele de reparaţie solicitate, a fost soluţionată în funcţie de rezultatul evaluării.

În condiţiile în care instanţele de fond au procedat chiar în acest mod, este suficient, pentru a se răspunde criticilor recurentei - pârâte, faptul că s-a dispus însăşi anularea înregistrării desenului pârâtei, cu efecte asupra folosirii de către pârâtă, ulterior înregistrării nelegale, a unui semn considerat a fi similar cu marca reclamantei.

Efectele nulităţii oricărui act juridic se produc pentru trecut, întinzându-se până la momentul încheierii actului juridic, ceea ce echivalează, în cauză, cu înlăturarea efectelor actului care s-au produs până la momentul anulării efective a înregistrării desenului.

În acelaşi timp, însă, dată fiind trimiterea cauzei spre rejudecare prin prezenta decizie, este la latitudinea instanţei de rejudecare să reevalueze, dacă socoteşte necesar, îndreptăţirea reclamantei la despăgubiri, într-o altă ipoteză decât cea conturată până în acest stadiu procesual, anume în eventualitatea respingerii cererii în anularea înregistrării desenului. prin prisma existenţei autorităţii de lucru judecat a dezlegărilor din cererea în anulare în privinţa unui aspect supus examinării şi în cadrul celorlalte capete de cerere, anume existenţa riscului de confuzie.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul principal declarat de pârâta SC B. SRL, va casa decizia recurată şi va trimite cauza la aceeaşi instanţă de apel, pe temeiul art. 497 C. proc. civ.

2. În ceea ce priveşte recursul incident declarat de către reclamanta A. SRL, se constată următoarele:

Prin decizia recurată, instanţa de apel a respins, ca inadmisibil, motivul de apel ce viza considerentele prin care prima instanţă, admiţând cererea de chemare în judecată în aplicarea art. 22 alin. (3) lit. c) şi g) din Legea nr. 129/1992, ar fi apreciat în mod greşit că nu se justifică anularea înregistrării desenului pârâtei şi pe temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) lit. a) din aceeaşi lege.

Criticile recurentei-reclamante pe acest aspect sunt fondate.

Apelul incident este deschis intimatului din apelul principal nu numai împotriva soluţiei cuprinse explicit în dispozitivul sentinţei sau al încheierii premergătoare atacate, ci şi împotriva considerentelor unor asemenea hotărâri, atunci când se urmăreşte înlăturarea acelor dezlegări date unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces sau care sunt greşite ori cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea, în aplicarea art. 461 alin. (2) C. proc. civ., nu şi schimbarea soluţiei din dispozitiv.

Finalitatea schimbării hotărârii primei instanţe, condiţie impusă de art. 472 alin. (1) C. proc. civ. pentru promovarea apelului incident, este atinsă şi în cazul în care acest apel este declarat doar împotriva considerentelor, deoarece textul nu distinge în privinţa părţii din hotărâre la a cărei schimbare se tinde, iar considerentele reprezintă parte integrantă a oricărei hotărâri judecătoreşti, conform art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ.

Soluţia preconizată de art. 461 alin. (2) din cod, anume înlăturarea de către instanţa de apel a unor considerente şi înlocuirea lor cu propria argumentare în susţinerea soluţiei din dispozitiv, menţinute ca atare, poate fi socotită drept o schimbare a hotărârii, în sensul art. 471 alin. (1), respectiv a acelei părţi din hotărâre ce explicitează soluţia pronunţată şi intră sub autoritate de lucru judecat odată cu dispozitivul.

Drept urmare, contrar celor constatate prin decizia recurată în prezenta cauză, nu există o incompatibilitate între dispoziţiile art. 472 alin. (1) şi cele ale art. 461 alin. (2) C. proc. civ., iar partea are alegerea în privinţa declarării unui apel principal sau a unui apel incident împotriva considerentelor.

În cazul formulării unui apel incident, partea va suporta, însă, riscul presupus de relaţia de dependenţă între apelul principal al părţii adverse, ce vizează însăşi soluţia din dispozitiv, şi apelul incident împotriva considerentelor, în condiţiile în care, potrivit art. 472 alin. (2) C. proc. civ., dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau dacă acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implică cercetarea fondului, apelul incident rămâne fără efect.

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte va admite şi recursul incident formulat de reclamanta A. SRL, motiv pentru care trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel, deja dispusă în considerarea recursului principal, potrivit celor arătate la pct. 1 din prezenta decizie, pe temeiul art. 497 C. proc. civ., va viza rejudecarea ambelor apeluri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul principal declarat de pârâta SC B. SRL şi recursul incident formulat de reclamanta A. SRL împotriva Deciziei civile nr. 792A din 4 octombrie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza la aceeaşi instanţă de apel, pentru rejudecarea apelurilor.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 4 decembrie 2018.

GGC - GV