Cancellation of industrial design registration: failure of novelty due to prior public disclosure defeats cumulative requirements despite lack of individual character analysis

Asupra recursului de faţă, constată următoarele:

1. Obiectul cererii de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, la data de 13.07.2016, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâţii SC B. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea, în tot, a Certificatului de înregistrare nr. x, obligarea pârâtului OSIM să înregistreze anularea Certificatului de înregistrare a modelului nr. x în Registrul Naţional al Desenelor şi Modelelor, publicarea hotărârii de anulare în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - secţiunea Desene şi Modele şi obligarea pârâtei SC B. SRL la plata cheltuielilor de judecată.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă:

Prin Sentinţa civilă nr. 779/23.05.2017, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes, a admis cererea de chemare în judecată, a anulat modelul industrial cu titlul "O şină de contact" înregistrat cu certificatului nr. x şi a obligat pe pârâta SC B. SRL la plata către reclamantă a sumei de 2000 euro în echivalent în RON la cursul BNR la data plăţii, reprezentând onorariu de avocat [cu aplicarea dispoziţiilor art. 451 alin. (2) C. proc. civ.] şi 300 RON, taxă judiciară de timbru.

3. Hotărârea pronunţată în apel:

Prin Decizia nr. 1.256A din data de 24 octombrie 2018, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta pârâtă SC B. SRL împotriva sentinţei primei instanţe şi a obligat pe apelantă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 5200 euro, în echivalent în RON la data plăţii.

4. Cererea de recurs:

Împotriva deciziei de apel a declarat recurs pârâta SC B. SRL, invocând următoarele motive, susţinute pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ.:

1. Interesul reclamantei în formularea cererii nu este născut şi actual.

Singurul motiv invocat în susţinerea interesului a fost existenţa unei scrisori emanând de la recurentă, considerată a fi o notificare de încetare a folosirii modelului asupra căruia aceasta deţinea protecţie legală, deşi din lecturarea acestei adrese, ce nu a fost urmată de nicio altă acţiune, rezultă că se referea la drepturile de autor asupra unui desen aflat pe site-ul reclamantei şi nu avea legătură cu modelul industrial protejat de certificatul nr. x.

Protecţia dreptului recurentei depăşeşte ca durată 10 ani - perioadă în care nu a existat niciun interes din partea reclamantei de anulare a modelului industrial (aşa cum nu există nici în prezent), aceasta nu are un model similar protejat pe teritoriul României şi nu doreşte comercializarea vreunui produs similar, din nicio probă aflată la dosar nerezultând contrariul.

S-a făcut şi o greşită interpretare a cererii sub aspectul cauzei acesteia, întrucât nu rezultă că se doreşte preîntâmpinarea unei pagube cauzate de existenţa modelului protejat, neafirmându-se în cererea de chemare în judecată că reclamanta doreşte să comercializeze şina de contact pe teritoriul României sau că ar pierde dreptul de a utiliza şina prin existenţa modelului recurentei, nu a notificat niciodată reclamanta în acest sens şi nu a fost dovedită în niciun mod intenţia sa de a împiedica vreo comercializare de produse pe teritoriul României, prin opunerea protecţiei conferite de înregistrare.

2. Au fost respinse în mod nelegal atât cererea privind efectuarea probei cu expertiză, cât şi motivul de apel referitor la acest aspect.

Respingerea motivului de apel pe considerentul că este atributul instanţei să respingă administrarea probei este corect, însă acest atribut nu trebuie exercitat discreţionar, ci trebuie motivat. Simpla invocare de către instanţa de apel a acestei posibilităţi legale nu motivează susţinerea punctului de vedere al instanţei de fond privind necesitatea expertizei.

Expertiza nu era utilă doar pentru compararea modelului industrial cu probele invocate de reclamantă, ci şi pentru a dovedi caracterul individual şi al încorporării într-un produs complex al modelului deţinut.

Instanţa de fond nu putea face compararea modelului cu propriile simţuri pentru a aprecia asupra identităţii, având în vedere că produsele sunt specifice unui domeniu ce nu este familiar publicului larg şi nu putea aprecia asupra încorporării modelului, întrucât nu se poate cunoaşte care este situaţia liniilor de metrou în zonele ce nu sunt accesibile publicului larg.

Singura probă încuviinţată de instanţa de fond a fost aceea cu înscrisuri, iar aceasta şi-a întemeiat soluţia doar pe afirmaţiile şi desenele depuse de reclamantă, respingând solicitarea recurentei de a se efectua o expertiză în cauză.

Modelul industrial în cauză priveşte un produs ce are o specificitate aparte, un produs industrial mai puţin cunoscut de publicul larg în toate detaliile sale şi numai un specialist ar fi putut face compararea pe care a făcut-o instanţa.

De altfel, instanţa de apel nici nu şi-a motivat respingerea acestui motiv de apel, reţinând doar că respingerea cererii privind expertiza a fost motivată de împrejurările concrete ale speţei, fără a preciza care sunt acestea, ceea ce echivalează cu o nemotivare.

3. Pe lângă faptul că este nelegală aprecierea că modelul industrial nu are caracter individual, instanţa de apel nici nu a motivat în mod real respingerea criticilor pe care le-a formulat.

Argumentul că impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este cea produsă de modelul reclamantei este greşit, întrucât instanţa nu este un utilizator avizat în ceea ce priveşte şina de contact, pentru a formula un punct de vedere atunci când compară cele două modele.

Se reţine totodată că modelul pârâtei diferă numai în privinţa unor detalii care sunt nesemnificative, deşi instanţa nu are competenţa necesară să aprecieze dacă diferenţele dintre modelul de şină de contact şi cele invocate de reclamantă sunt nesemnificative sau nu. Astfel, deşi recunoaşte că există diferenţe între modelele comparate, instanţa apreciază, fără a avea vreo competenţă tehnică, că aceste şine sunt de fapt identice.

Practica judiciară a admis faptul că şi o diferenţă mică între două modele industriale este relevantă în condiţiile în care există o utilitate a modificării modelului iniţial. În cazul în speţă această diferenţă există, întrucât diferenţa faţă de alt model determină alt comportament electric al şinei de contact.

4. În mod nelegal instanţa de fond a apreciat că şina de contact este încorporată într-un sistem complex de fiecare dată, pentru orice utilizare şi că nu rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acesteia, fără a administra un probatoriu adecvat, iar instanţa de apel nu a analizat această critică.

S-a acordat totală credibilitate doar afirmaţiilor reclamantei şi a înscrisurilor cu caracter general, fără referire la cazul concret şi fără vreo verificare tehnică, în condiţiile în care produsul nu este familiar publicului larg.

Nu putea şti instanţa de fond că şina de contact face parte întotdeauna dintr-un sistem complex ce nu o lasă să fie vizibilă, cu excepţia staţiei de metrou, deoarece doar un specialist o putea face, însă nu a considerat necesar să afle un astfel de punct de vedere.

5. Instanţa de apel a apreciat că modelul industrial a fost divulgat anterior înregistrării cererii la OSIM, deşi nu există nicio dovadă în acest sens privind modelul industrial "Şină de contact", făcându-se confuzie cu alte modele de şină feroviară.

6. Instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra cererii prin care a solicitat ca, în cazul în care se va respinge apelul, să se diminueze cuantumul cheltuielilor de judecată constând în onorariu de avocat cel puţin la valoarea de la fond, întrucât acesta este disproporţionat de mare în raport de valoarea de 2.000 euro a onorariului perceput la fond şi reţinut drept cheltuieli de judecată.

5. Apărările formulate în cauză

Intimata reclamantă A. a formulat întâmpinare, invocând excepţia nulităţii motivului privind nelegalitatea examinării condiţiei noutăţii modelului x [prin aplicarea dispoziţiilor art. 489 alin. (1) C. proc. civ.], şi excepţia inadmisibilităţii motivului privind nepronunţarea pe cererea de diminuare a cuantumului cheltuielilor de judecată solicitate de intimata reclamantă în etapa apelului (pe motiv că o atare completare a hotărârii ar fi putut fi realizată numai prin procedura prevăzută la art. 444 C. proc. civ.).

Pe fond, s-a solicitat respingerea recursului ca nefondat, susţinându-se, în esenţă, legalitatea deciziei şi că în mod corect instanţa de apel nu a mai examinat caracterul individual al modelului şi chestiunea încorporării sale într-un produs complex, întrucât, oricare ar fi fost concluziile sale pentru cele două aspecte, soluţia finală ar fi rămas aceea că modelul a fost acordat fără a fi îndeplinite condiţiile legale, acestea trebuind a fi întrunite cumulativ.

6. Procedura de filtru

Prin încheierea din 12 noiembrie 2019, completul de filtru a admis în principiu recursul, reţinând că sunt neîntemeiate excepţiile invocate pentru considerentele expuse în raport.

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii, s-a apreciat că nulitatea cererii de recurs nu poate opera doar parţial, ci trebuie analizată raportat la întregul conţinut al cererii, iar parte din criticile formulate de către recurenta pârâtă pot fi analizate din perspectiva motivelor de nelegalitate invocate.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii, s-a arătat că instituţia completării hotărârii, astfel cum este prevăzută de dispoziţiile art. 444 C. proc. civ.., poate opera doar în situaţia în care prin hotărârea pronunţată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt principal sau accesoriu, ori asupra unei cereri conexe sau incidentale. Or, criticile recurentei vizează cuantumul cheltuielilor de judecată, iar nu nepronunţarea de către instanţa de apel pe petitul privind cheltuielile de judecată.

7. Decizia şi considerentele Înaltei Curţi asupra recursului:

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate, Înalta Curte, constată că recursul nu este fondat şi urmează a fi respins.

1. În ceea ce priveşte interesul reclamantei în promovarea acţiunii, din perspectiva dispoziţiilor art. 33 C. proc. civ., instanţa de apel a reţinut în mod corect că acesta este justificat de pierderea dreptului privind propriul produs, pârâta notificându-i interzicerea utilizării fără acordul său, precum şi că este dovedită intenţia acesteia de a o împiedica pe reclamantă în a comercializa propriile produse pe teritoriul României, în temeiul dreptului protejat cu certificatul nr. x, preîntâmpinându-se astfel producerea unei pagube prin formularea acţiunii.

Astfel, recurenta pârâtă a atenţionat-o prin notificare pe intimata reclamantă asupra utilizării în prezentarea tehnică a produselor (Specificaţiile şinelor de contact, cu referire expresă la produsul "şină", cod STR81) de informaţii care îi încalcă dreptul protejat prin certificatul nr. x, ce face obiectul cauzei, subliniind că aceasta poate fabrica, depozita, vinde sau exporta acest produs în orice teritoriu, cu excepţia României, iar în răspunsul la această notificare este confirmată calitatea de producător de şine de căi ferate.

Apărarea prin care se susţine că protecţia dreptului recurentei depăşeşte ca durată 10 ani, perioadă în care nu a existat niciun interes din partea pârâtei de anulare a modelului industrial (aşa cum nu există nici în prezent), şi că reclamanta nu are un model similar protejat pe teritoriul României nu este de natură a infirma interesul născut şi actual al intimatei reclamante.

Interesul în formularea cererii de chemare în judecată a dobândit cerinţele legale tocmai prin notificarea sus menţionată, chiar dacă în perioada de protecţie indicată recurenta nu s-a mai prevalat de dreptul conferit de certificatul de înregistrare a modelului (cum s-a şi reţinut în cauză, nu a unei mărci - cum s-a susţinut la termenul de judecată), iar dispoziţiile legale în materie nu impun deţinerea de către titularul cererii a unui drept protejat, similar şi în conflict cu cel a cărui valabilitate este contestată.

Astfel, potrivit art. 42 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, "Înregistrarea desenului sau modelului poate fi anulată, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, pentru motivele prevăzute la art. 22 alin. (3). Anularea poate fi cerută pe toată durata de valabilitate a certificatului de înregistrare (...)."

2. Dispoziţiile Legii nr. 129/1992, în numerotarea în vigoare la data înregistrării cererii (20.04.2006), dată în raport de care se apreciază valabilitatea certificatului în cauză, impun îndeplinirea cumulativă a condiţiilor cerute pentru protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Potrivit art. 9, " Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model industrial, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual.

Un desen sau model industrial este considerat nou dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Se consideră că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.

Se consideră că un desen sau model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate.

Dacă un desen sau model industrial aplicat la un produs sau încorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou şi având caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de către beneficiar, fără a include întreţinerea sau reparaţiile;

b) caracteristicile vizibile ale părţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile privind noutatea şi caracterul individual."

În analiza criticii referitoare la neefectuarea unei expertize tehnice de specialitate pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor legale sus menţionate, instanţa de apel a reţinut că aprecierea asupra necesităţii acesteia este atributul exclusiv al instanţei, arătând că respingerea cererii a fost motivată de împrejurările concrete ale speţei, care nu impuneau un specialist care să cerceteze împrejurări de fapt în legătură cu obiectul litigiului - în stabilirea situaţiei de fapt, prima instanţă procedând la compararea obiectului protecţiei cu materialele puse la dispoziţie de reclamantă, reprezentate de standardul european privind şinele de tren, considerate pertinente pentru a fi opuse în aprecierea noutăţii, în acord cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din lege, precum şi Regula 26 pct. G alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 1.171/2003. Aceste documente confirmă aducerea la cunoştinţa publicului a modelului industrial înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare de către pârâtă, fiind distructive de noutate în sensul articolului 9 alin. (2) din Legea nr. 129/1992 şi al Regulii 5 alin. (2) şi (3) din H.G. nr. 1.171/2003.

Aceste considerente susţin motivarea criticilor de apel aferente, iar raţionamentul primei instanţe a fost însuşit de instanţa de apel, care a arătat că nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate faţă de complexitatea scăzută a termenilor de comparat.

În acest context, instanţa de apel a făcut o proprie analiză, arătând că, în cercetarea cerinţei noutăţii, Regula 26 alin. (4) din H.G. nr. 1.171/2003 prevede că aceasta se face prin compararea aspectului exterior al produsului sau al unei părţi a acestuia, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici (linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine) cu materialul opus, cel mai apropiat de desenul sau modelul industrial examinat.

Astfel, s-a constat că reclamanta a probat că modelul în litigiu este identic, în înţelesul art. 9 alin. (3) din lege, cu mai multe modele, aflate la dispoziţia publicului începând cu 2003, făcându-se referire, totodată, la documentele de referinţă.

Raţionamentul instanţei de apel în ceea ce priveşte abilitarea judecătorului de a face o comparaţie cu anteriorităţile opuse este confirmat şi de prezenta instanţă, faţă de complexitatea obiectului protecţiei contestate şi termenii de comparaţie, conformi, existenţi la dosar, precum şi faţă de dispoziţiile art. 330 alin. (1) C. proc. civ., care prevede că instanţa poate solicita părerea unor specialişti atunci când o consideră necesară pentru lămurirea unor împrejurări de fapt.

Critica de recurs care priveşte modul de apreciere a identităţii, în înţelesul art. 9 alin. (3) din lege, nu poate fi însă cenzurată de prezenta instanţă, din perspectiva dispoziţiilor art. 488 alin. (1) C. proc. civ., punând în discuţie temeinicia, modul de apreciere a probatoriilor administrate.

În condiţiile în care cerinţele impuse de lege pentru înregistrare sunt cumulative, faţă de dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 129/1992, instanţa de apel a reţinut în mod corect că lipsa unui singur element (noutatea) este de natură să ducă la respingerea cererii de înregistrare a modelului, context în care nu a considerat necesar a mai analiza considerentele tribunalului cu privire la caracterul individual şi încorporarea într-un produs complex.

Dat fiind faptul că, pentru considerentele anterior arătate, a fost confirmată decizia instanţei de apel, nu se mai impune analiza celorlalte critici de recurs referitoare la cerinţele de acordare a protecţiei.

3. În analiza motivului de recurs referitor la nepronunţarea asupra cererii privind cheltuielile de judecată solicitate de partea adversă, se constată că instanţa de apel nu a fost sesizată în condiţii procedurale cu soluţionarea acesteia.

Cererea în discuţie a fost formulată în termenul de pronunţare a deciziei de apel, după închiderea dezbaterilor (la care recurenta pârâtă a fost prezentă, prin reprezentant, şi nu a formulat nicio cerere), în condiţiile în care art. 394 alin. (2) C. proc. civ. prevede că după închiderea dezbaterilor părţile pot depune completări la notele privind susţinerile lor, întocmite potrivit art. 244 C. proc. civ. (normă ce se referă la chestiuni susţinute în cauză deja).

În considerarea acestor argumente care susţin caracterul nefondat al recursului, în limitele în care acesta a putut fi analizat din perspectiva dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ., Înalta Curte, urmează să dispună în consecinţă.

Ţinând cont de complexitatea şi circumstanţele cauzei (care rezultă din considerentele reţinute în analiza cererii de recurs), precum şi activitatea desfăşurată de avocat în cadrul dosarului de recurs (concretizată în întâmpinare, punct de vedere la raportul de admisibilitate şi susţinerile la termenul de judecată), Înalta Curte, urmează să facă aplicarea dispoziţiilor art. 451 alin. (2) C. proc. civ., şi să reducă la 10.810 RON cheltuielile de judecată solicitate de către intimata reclamantă A. (21.620 RON).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC B. SRL împotriva Deciziei nr. 1.256A din data de 24 octombrie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă A. şi cu intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Obligă pe pârâta SC B. SRL la plata sumei de 10.810 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamanta A., cu aplicarea art. 451 alin. (2) C. proc. civ.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 ianuarie 2020.

Procesat de GGC - OB