Standing to sue for trademark revocation: Competitor's procedural interest validated despite lack of conflicting registration

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă, la data de 20.02.2015 sub nr. x/2015, reclamantele SC A. SRL şi SC B. SRL au chemat în judecată pe pârâtele C. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând în principal, anularea mărcilor naţionale nr. 000879 (nr. de depozit 010178) - D. combinată, înregistrată pentru clasa 12 - tractoare, motoare şi nr. 060769 (nr. de depozit M 2004 02937) - D. universal - marcă verbală, înregistrată pentru clasa 12 - tractoare agricole universale; în subsidiar, decăderea titularului din drepturile conferite de cele două mărci, radierea mărcilor sus-menţionate din Registrul Naţional al Mărcilor administrat de OSIM şi obligarea pârâtei C. SRL la plata cheltuielilor de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 1605/17.12.2015 Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, a respins ca tardiv formulat capătul de cerere având ca obiect anularea mărcilor naţionale nr. 000879 şi nr. 060769, a admis excepţia lipsei de interes a reclamantelor SC A. şi SC B. SRL în formularea cererii având ca obiect decăderea pârâtei C. SRL, şi a respins acest capăt de cerere ca lipsit de interes.

Împotriva sentinţei tribunalului, reclamanta S.C A. SRL a declarat apel, criticând soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin Decizia civilă nr. 526A din 7 iunie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, s-a admis apelul, s-a desfiinţat în parte sentinţa apelată şi s-a trimis cauza spre Tribunalului Bucureşti pentru rejudecarea cererii de decădere, păstrându-se dispoziţiile sentinţei apelate referitoare la respingerea ca tardiv a capătului de cerere privind anularea mărcilor.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC C. SRL, prevalându-se de motivul de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Recurenta învederează că înţelege să conteste soluţia instanţei de apel numai cu privire la capătul de cerere privind decăderea din drepturile conferite de cele două mărci, astfel încât solicită menţinerea deciziei în ceea ce priveşte respingerea cererii de anulare a mărcilor.

Se arată că pentru fundamentarea soluţiei de admitere a apelului, în esenţă, instanţa de apel a reţinut următoarele:

Reclamanta a susţinut că realizează comerţ cu piese de schimb care poartă mărcile în litigiu, dar care provin de la alte persoane decât titularii acestor mărci, că sunt mai multe persoane juridice străine care sub fabrică sub licenţă produsele, iar de-a lungul timpului, produsele în cauză au fost realizate şi de terţi care nu aveau licenţă, la cererea titularului sau cu acordul acestuia. Sub acest aspect, reclamanta a susţinut că este oricând expusă riscului unui import paralel, sau riscului de a achiziţiona produse contrafăcute, în cazul în care contractele de licenţă expiră sau sunt anulate/reziliate.

În condiţiile în care se susţine că de o lungă perioadă de timp titularii mărcii nu au produs ei înşişi produsele pentru care deţin mărcile înregistrate, orice comerciant al acestor piese este interesat să verifice în ce măsură mărcile în discuţie mai îndeplinesc condiţiile legale de a fi protejate şi, prin urmare, dacă mai sunt justificate demersurile suplimentare pe care un comerciant le face pentru a verifica raporturi juridice în care nu este parte pentru a se asigura că prin comercializarea respectivelor bunuri nu aduce atingere drepturilor titularilor mărcilor în discuţie. Acest interes este cu atât mai evident cu cât se susţine că modalitatea în care a fost exploatată marca de către titulari a făcut ca aceasta să nu îşi mai îndeplinească principala funcţie a mărcii, aceea de a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi, de cele ale altor întreprinderi.

A fost depusă o ordonanţă penală, de unde rezultă că în respectivul dosar penal, E. SRL s-a constituit parte civilă împotriva reclamanţilor, pentru daune prevăzute de art. 90 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Recurenta susţine că hotărârea instanţei de apel este nelegală, fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ. - când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

Riscul existenţei unei situaţii de import paralel sau de achiziţionare de produse contrafăcute nu justifica existenţa interesului în formularea cererii de decădere.

Se arată de către recurentă că orice comerciant diligent are obligaţia de a verifica autenticitatea produselor achiziţionate. Prin înregistrarea mărcilor sale, intimatele nu sunt împiedicate în niciun fel să întreprindă acte de comerţ în mod legal, cu respectarea concurenţei loiale între operatori.

Pe de altă parte, reclamantele-intimate nu deţin niciun drept asupra mărcilor în discuţie sau asupra unor mărci similare. Dacă s-ar admite acţiunea de decădere, reclamantele - intimate nu ar dobândi niciun drept în patrimoniul acestora, direct sau indirect, deoarece reclamantele - intimate nu au nicio vocaţie la dobândirea în patrimoniul propriu a dreptului de marcă.

Recurenta consideră că prin soluţia pronunţată, instanţa de apel a nesocotit prevederile legale referitoare la condiţia interesului.

Interesul procesual, fiind o condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, trebuie să fie legitim, născut, actual, direct şi personal. Instanţa nu a analizat îndeplinirea condiţiilor interesului din perspectiva prevederilor art. 33 C. proc. civ. şi ale art. 46 din Legea nr. 84/1998, iar soluţia pronunţată încălcă aceste norme legale.

Cerinţa interesului în promovarea acţiunii în decăderea din dreptul la marcă pentru nefolosirea acesteia este întrunită în patrimoniul titularilor unui drept subiectiv în legătură cu o marcă sau un semn susceptibil de a fi înregistrat ca marcă, drept al cărui exerciţiu este împiedicat de existenţa unei alte mărci despre care se pretinde a nu fi fost utilizată în decurs de 5 ani.

Aprecierea condiţiei interesului în formularea unei cereri de decădere de către orice persoană care invocă în mod formal faptul că aceasta comercializează produse ce poartă o anumită marcă, fără a invoca şi un drept cu privire la marca respectivă, ar însemna transformarea condiţiei interesului prevăzută la art. 46 din Legea nr. 84/1998, într-o condiţie fără substanţă. Însuşirea interesului de a fi născut şi actual presupune ca folosul practic urmărit de reclamantă prin iniţierea acţiunii în decădere trebuie să fie imediat şi nu virtual.

Recurenta mai susţine că cerinţa interesului nu este justificată de orice comerciant care comercializează produse.

Intimatele-reclamante nu au dovedit folosul practic pe care l-ar dobândi în situaţia admiterii cererii de decădere. Confortul de a nu mai fi nevoită să verifice protejarea mărcii pe piaţă, nu este un interes legitim. Intimatele urmăresc decăderea din dreptul de marcă al recurentei în scop speculativ, nelegitim, întrucât, în realitate acestea urmăresc restrângerea mediului concurenţial.

Părţile nu sunt concurente pe piaţa. Intimatele-reclamante nu sunt titularele mărcilor în discuţie, sau ale unor mărci similare, nici titularele vreunei cereri de marcă de natură a le justifica interesul.

Se mai susţine de către recurente că instanţa de apel a nesocotit prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, art. 11 şi art. 4 şi 5, în conformitate cu care operatorii trebuie să asigure respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe, aceasta însemnând că, indiferent de decăderea recurentei din dreptul asupra mărcii, reclamantele-intimate au în continuare obligaţia să verifice de fiecare dată când achiziţionează produse, dacă încălcă sau nu drepturile altor comercianţi.

În cazul admiterii cererii de decădere, reclamantele-intimate nu ar dobândi în patrimoniul acestora drepturile recurentei cu privire la marcă.

Recurenta afirmă că este titulara mai multor mărci D. pe care le-a preluat prin cesiune de la F. SRL, mărci care sunt cunoscute segmentului de consumatori vizat pentru produsele din clasa 12 de produse şi în asociere cu aceasta. În dovedirea utilizării mărcilor D., recurenta susţine că a depus la dosarul cauzei mai multe contracte având ca obiect comercializarea produselor D. sau acordarea unui drept de folosinţă asupra acestor mărci.

Reclamantele - intimate au invocat în mod declarativ şi nedovedit faptul că mărcile şi-ar fi pierdut funcţia de a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi, de cele ale altor întreprinderi. Însă, în lipsa dovedirii unui folos practic legitim pe care l-ar obţine în patrimoniul lor prin admiterea acţiunii de decădere, reclamantele-intimate nu au interes în cauză.

Dosarul penal cu privire la o altă marcă nu justifică interesul reclamantei în formularea cererii de decădere a unei mărci diferite faţă de cea din dosarul penal.

Recurenta susţine că aspectele legate de dosarul penal nr. x/2013 nu pot face dovada unui interes legitim al reclamantei în promovarea cererii de decădere, deoarece raportul juridic litigios al cărui titular se pretinde reclamanta nu se identifică cu folosul practic pe care aceasta l-ar putea obţine prin promovarea acestei acţiuni. Cu alte cuvinte, vătămarea pe care o invocă reclamanta din prezenta cauză datorită faptului că SC E. SRL s-a constituit parte civilă în dosarul penal sus-menţionat nu are nicio legătură cu raportul juridic dedus judecaţii în pricina de faţă. Constituirea ca parte civilă a SC E. SRL a fost întemeiată pe calitatea de titular al mărcilor D. nr. 000879A, D. nr. 131310 şi D. nr. 131767, mărci care nu fac obiectul prezentului litigiu.

Mărcile ce fac obiectul prezentei cauze, deţinute de către recurentă, sunt nr. 000879 şi nr. 060769. Prin urmare, în legătură cu situaţia din dosarul penal nr. x/2013, SC A. SRL nu poate obţine niciun folos practic concret prin promovarea prezentei cereri de decădere, deoarece indiferent care ar fi soluţia pronunţată în prezenta cauză, mărcile în baza cărora SC E. SRL s-a constituit parte civilă rămân în continuare valabile.

Recursul formulat de către pârâta SC C. SRL a fost înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi repartizat aleatoriu computerizat la completul de filtru nr. 7 - CF x din cadrul secţiei I Civile, complet specializat în soluţionarea cauzelor de proprietate intelectuală.

După primirea dosarul s-au dispus măsurile pregătitoare întocmirii raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului, respectiv comunicarea motivelor de recurs, cu menţiunea de a se depune întâmpinare; doar intimata-reclamantă SC A. SRL a depus întâmpinare ce a fost comunicată părţilor; recurenta-pârâtă, după primirea întâmpinării, a depus răspuns la întâmpinare şi a solicitat înlăturarea ca nefondate a apărărilor intimatei-reclamante, susţinute prin întâmpinare.

La 14 februarie 2018 s-a procedat la întocmirea raportului asupra admisibilităţii recursului. Prin rezoluţia din 19 februarie 2018, CF x a constatat că raportul întruneşte condiţiile prevăzute de art. 493 alin. (3) C. proc. civ. şi s-a dispus comunicarea acestuia către părţi, în vederea formulării unui punct de vedere în temeiul art. 493 alin. (4) C. proc. civ. s-au conformat aceste obligaţii procesuale recurenta-pârâtă SC C. SRL şi intimata-reclamantă SC A. SRL.

Pentru analizarea admisibilităţii în principiu, în complet de filtru, s-a fixat termen la data de 18.05.2018, iar prin încheierea pronunţată la acea dată, în camera de consiliu, recursul pârâtei SC C. SRL a fost admis în principiu, iar în temeiul art. 493 alin. (7) C. proc. civ. s-a fixat termen în şedinţa publică din 15 iunie 2018 pentru soluţionarea căii de atac.

În şedinţa publică de la acea dată, recurenta-pârâtă, prin avocat a depus o cerere de introducere în cauză în calitate de recurentă-pârâtă a SC F. SRL ca urmare a cesionării mărcilor ce fac obiectul prezentului litigiu, potrivit contractului de cesiune din 25.05.2017 de la cedentul SC C. SRL la cesionarul SC F. SRL, cedentul fiind, între timp, radiat din Registrul societăţilor comerciale, ataşând dovezi în acest sens .

La termenul de judecată din 21 septembrie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus introducerea în cauză a SC F. SRL, în calitatea de recurentă-pârâtă, în favoarea că reia a operat o transmisiune convenţională de calitatea procesuală ca efect al cesionării mărcilor în litigiu, chestiunea înscrierii cesiunii de către OSIM în Registrul naţional al mărcilor privind exclusiv opozabilitatea faţă de terţi, iar nu faţă de părţile contractului de cesiune.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce urmează.

Se constată că recurenta-pârâtă a invocat motivul de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. potrivit căruia hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, însă, în cuprinsul memoriului de recurs susţine greşita aplicare a dispoziţiilor art. 33 C. proc. civ., normă ce reglementează şi defineşte interesul procesual, una dintre condiţiile de exercitare a acţiunii civile, aşadar, aplicarea greşită a unei norme procedurale; de asemenea, a invocat şi pretinsa greşită aplicare a prevederilor art. 46 din Legea nr. 84/1998, normă din legea specială ce conţine sintagma "persoană interesată", criticile sale privind, de asemenea, interesul procesual particularizat la specificul acţiunii în decădere din drepturile conferite de marcă.

Ca atare, în aplicarea prevederilor art. 489 alin. (2) C. proc. civ., interpretat per a contrario. Înalta Curte apreciază că cele susţinute prin motivele de recurs, susceptibile de analiză din perspectiva legalităţii deciziei recurate, vor fi evaluate pe temeiul motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. - când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, iar nu din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 8.

Astfel, art. 33 C. proc. civ. prevede: "Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara."

Iar art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (temeiul juridic al cererii subsidiare formulate de reclamante) dispune: "(1) Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

a) fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;".

Recurenta-pârâtă a menţionat în mod explicit că motivele sale de recurs privesc exclusiv soluţia instanţei de apel prin care sentinţa apelată a fost desfiinţată în parte, iar cauza trimisă la acelaşi tribunal pentru rejudecarea cererii în decăderea pârâtei din drepturile conferite de mărcile naţionale nr. 000879 şi nr. 060769 ale căror titulară este, în prezent, recurenta-pârâtă SC F. SRL, cerere cu privire la care prima instanţă reţinuse lipsa de interes procesual al reclamantelor.

Înalta Curte constată că, în esenţă, criticile recurentei-pârâte privesc în cea mai mare parte aprecierile realizate de instanţa de apel în evaluarea cerinţei interesului procesual al reclamantei care a declarat calea de atac a apelului, aspecte ce nu vor putea fi cenzurate de această instanţă de recurs, având în vedere că recursul este o cale extraordinară de atac prin care se realizează exclusiv un control judiciar de legalitate, iar nu şi de temeinicie.

Prin urmare, din perspectiva controlului de legalitate, Înalta Curte constată că instanţa de apel a avut în vedere înţelesul propriu al cerinţei interesului procesual, raportându-se la definiţia legală prevăzută de art. 33 C. proc. civ., în absenţa unui înţeles autonom al interesului procesual al titularului unei acţiuni în decădere, în evaluarea condiţiei "persoanei interesate" de care face vorbire art. 46 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, dar şi având în vedere prevederile art. 2 C. proc. civ. care reglementează aplicabilitatea generală a C. proc. civ. în materie civilă, precum şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare.

Aşadar, cum legea specială nu defineşte ce se înţelege prin sintagma de "persoană interesată", rămâne la aprecierea instanţei să stabilească, în funcţie de circumstanţele particulare ale cauzei, dacă persoana care intentează o acţiune în decăderea titularului din dreptul la marcă are sau nu are interes în promovarea acţiunii.

În acest context, se constată că instanţa de apel a particularizat în acord cu însuşirile interesului procesual, circumstanţele pe care le-a considerat relevante în reţinerea interesului procesual al reclamantei pentru promovarea acţiunii în decădere.

Astfel, a apreciat că apelanta (reclamanta SC A. SRL) a susţinut că realizează comerţ cu piese de schimb care poartă mărcile în litigiu, dar care provin de la alte persoane decât titularii acestor mărci, respectiv de la persoane juridice străine, atât din spaţiul Uniunii Europene, cât şi din afara acestuia, persoane care fabrică sub licenţă aceste produse sau de către terţi care nu apar menţionaţi în evidenţele OSIM ca fiind licenţiaţi ai pârâtei.

În consecinţă, curtea de apel a apreciat că reclamanta este expusă oricând riscului de a se afla în situaţia unui import paralel şi celui de a achiziţiona produse contrafăcute, în ipoteza în care contractele de licenţă expiră sau sunt anulate ori reziliate.

De asemenea, s-a reţinut de către instanţa de apel că de o lungă perioadă de timp titularii mărcilor nu au produs ei înşişi produsele protejate prin mărcile în litigiu, astfel încât orice comerciant al acestor piese este interesat să verifice în ce măsură mărcile în discuţie mai îndeplinesc condiţiile legale de a fi protejate şi, prin urmare, dacă mai sunt justificate demersurile pe care aceştia sunt ţinuţi a le face pentru a se asigura că prin comercializarea respectivelor produse nu aduc atingere drepturilor titularilor mărcilor în discuţie.

Recurenta-pârâtă susţine că argumentele anterior redate nu sunt de natură a justifica reţinerea interesului procesual al reclamantelor de a solicita decăderea sa din drepturile asupra mărcilor, câtă vreme acestea nu deţin vreun drept asupra mărcilor în discuţie ori asupra unor mărci similare, nefiind nici titularele vreunei cereri de înregistrare a unei/unor mărci similare, astfel încât, prin admiterea acţiunii, acestea nu ar obţine niciun beneficiu practic.

Înalta Curte apreciază că nu pot fi reţinute contraargumentele recurentei pentru infirmarea interesului procesual al intimatelor, concurenţi pe aceeaşi piaţă, întrucât acestea se bazează pe o construcţie teoretică ilicită, nefiind posibil, în mod legal, ca şi intimatele-reclamante să deţină un semn identic sau similar cu mărcile deţinute de către recurentă, pentru produse identice sau similare, şi nici nu li se poate pretinde să fi depus spre înregistrare o astfel de cerere numai pentru justificarea interesului procesual în formularea unei acţiuni în justiţie în decăderea titularului din dreptul la marcă.

Însă, argumentele redate de curtea de apel sunt apte şi suficiente prin ele însele să justifice interesul procesual al reclamantelor de a solicita decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii, având în vedere că, cel puţin cu privire la reclamanta SC A. SRL, curtea de apel a constatat că aceasta este concurent pe aceeaşi piaţă cu pârâta şi realizează comerţ cu piese de schimb ce poartă mărcile în litigiu, astfel încât, aceasta este pe deplin îndreptăţită a cere verificarea dacă, în ceea ce o priveşte pe pârâtă, marca îşi mai îndeplineşte funcţiile sale esenţiale, în special, aceea de garantare a originii comerciale a produselor şi de a distinge produsele identice sau similare, provenind de la producători sau comercianţi diferiţi, cerinţă care este îndeplinită nu numai atunci când titularul mărcii o utilizează în mod direct sau nemijlocit, ci (şi) prin intermediul terţilor, dar cu acordul său (situaţia contractelor de licenţă), date fiind dispoziţiile art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

În consecinţă, Înalta Curte apreciază că instanţa de apel în mod corect a stabilit că, în speţă, raportat la circumstanţele particulare ale acesteia, se justifică interesul procesual al reclamantei, acesta fiind unul determinat, legitim, personal, născut şi actual, iar nu ipotetic şi virtual, cum eronat susţine pârâta, întrucât aceasta, în calitate de competitor pe aceeaşi piaţă, are îndreptăţirea de a solicita verificarea drepturilor pe care le-ar putea vătăma şi pentru a-şi derula comerţul în mod loial şi fără obstacole care nu au o cauză legală sau care nu îşi găsesc justificarea în drepturi care sunt active şi proprii funcţiei lor.

Referirea instanţei de apel la ordonanţa dată în dosarul penal nr. x/2013 nu poate fi confirmată sau infirmată de această instanţă de recurs ca fiind un argument de natură a demonstra interesul procesual al reclamantei apelante, întrucât, pe de o parte, cele anterior redate sunt suficiente pentru confirmarea interesului procesual al reclamantei SC A. SRL în promovarea cererii în decădere, iar pe de altă parte, pornind de la cele susţinute de către recurentă în sensul că în cauza penală este vorba despre alte mărci ale pârâtei decât cele ce formează obiectul cauzei de faţă, aceasta ar presupune verificări de fapt ce nu pot fi realizate în această etapă procesuală.

Potrivit celor ce preced, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 497 rap. la art. 496 C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul formulat de pârâtă.

În temeiul art. 451 şi urm. C. proc. civ. se va dispune obligarea recurentei-pârâte la plata sumei de 2.975 RON către intimata-reclamantă SC A. SRL cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în recurs, potrivit dovezii de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta SC F. SRL împotriva Deciziei nr. 526A din 7 iunie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-pârâtă F. SRL la plata sumei de 2.975 RON către intimata-reclamantă S.C A. SRL, reprezentând cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 noiembrie 2018.

Procesat de GGC - GV