Tortious liability for non-payment of patent maintenance fees; no unlawful act where statute allows interested parties to pay fees to preserve patent

Deliberând, în condiţiile art. 395 C. proc. civ., asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 2003 din 29 august 2018 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, a fost respins, ca nefondat, apelul formulat de reclamantul A. împotriva Sentinţei civile nr. 334 din 26 februarie 2018 pronunţată de Tribunalul Gorj, secţia I civilă, în contradictoriu cu intimata pârâtă C. SA.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa de apel a reţinut, în esenţă, următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj, secţia I civilă, la data de 23 februarie 2017 reclamantul A. a solicitat obligarea pârâtei C. SA la plata sumei de 5.000.000 RON (estimativ), reprezentând plata drepturilor de autor aferente perioadei 2014 - data introducerii acţiunii şi la plata dobânzii legale aferente acestei perioade, cu cheltuieli de judecată.

Reclamantul a completat acţiunea, solicitând acoperirea unui prejudiciu în sumă de 5.500.000 RON, reprezentând beneficiul nerealizat ca urmare a faptei ilicite a pârâtei, constând în neplata taxelor de menţinere în vigoare a brevetului de invenţie nr. x, cu consecinţa neîncasării drepturilor patrimoniale cuvenite inventatorului, şi la plata daunelor morale în cuantum de 2.000.000 RON.

Tribunalul Gorj. secţia I civilă, prin Sentinţa civilă nr. 334 pronunţată la data de 13 decembrie 2017, a respins cererea.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs reclamantul A., invocând următoarele motive:

1. Nu a fost realizată o analiză concretă a fiecărui capăt de cerere de către instanţa de apel, atâta timp cât se arată în motivarea deciziei că s-a răspuns criticilor printr-un considerent comun.

Nu s-a motivat critica referitoare la faptul că a solicitat la fond încuviinţarea probei cu expertiză specialitate tehnică şi contabilă, însă cererea a fost respinsă fără motivare, fiindu-i încălcat dreptul la apărare, inclusiv prin prisma dispoziţiilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

2. Deşi s-au avut în vedere în mod corect dispoziţiile art. 969 C. civ. de la 1864, nu s-a ţinut cont de obligaţiile asumate prin contractul de cesiune, prin care părţile au stabilit în art. 2.5 alin. (2) că redevenţele autorilor se achită trimestrial, pe durata valabilităţii brevetului de invenţie, iar în art. 2.2 că dacă una dintre părţi nu insistă pentru îndeplinirea exactă a acestuia nu înseamnă că respectiva parte renunţă la drepturile ce i se cuvin.

Având în vedere aceste aspecte, sunt îndeplinite condiţiile legale pentru antrenarea răspunderii contractuale a pârâtei, în conformitate cu dispoziţiile art. 1350 C. civ., iar raportat la data naşterii raportului juridic obligaţional, a încheierii Contractului de cesiune nr. x din 19 mai 1999, sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 64/1991 în vigoare la această dată.

În acest sens, Înalta Curte a reţinut prin decizia avută în vedere că decăderea a operat din data de 22 iunie 1999, dată de la care pârâta nu a mai achitat taxele de menţinere în vigoare a acestuia.

3. În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, pe întreaga durată de valabilitate a brevetului, titularul este obligat anual la plata taxelor de menţinere în vigoare a acestuia.

Legiuitorul face distincţie între noţiunea de valabilitate a brevetului de invenţie şi cea de menţinere în vigoare. Un brevet de invenţie este valabil pe întreaga perioadă prevăzută de lege, de 20 de ani, calculată de la data de depozit a cererii de brevetare (art. 32 alin. (1), dacă nu a fost desfiinţat în vreuna din procedurile prevăzute de lege (revocare sau anulare), indiferent dacă acesta este menţinut sau nu în vigoare prin plata taxelor anuale.

Sunt greşite considerentele prin care se motivează inexistenţa prejudiciului şi a faptei cauzatoare de prejudicii, întrucât sunt îndeplinite condiţiile legale privind răspunderea civilă delictuală, reprezentate de fapta ilicită a pârâtei constând în neplata cu rea voinţă a taxelor de menţinere în vigoare a brevetului, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciul produs (material şi moral) şi, mai ales, vinovăţia pârâtei.

În ceea ce priveşte fapta ilicită, titulara brevetului - cesionara CNLO şi succesoarele sale, printre care şi pârâta din cauză, nu au achitat taxele de menţinere în vigoare a brevetului de invenţie, cu rea-credinţă, faptă ce a avut drept consecinţă decăderea titularului din dreptul la brevet, folosirea gratuită a invenţiei, încetarea contractului de cesiune şi imposibilitatea ca inventatorii să-şi mai poată valorifica drepturile patrimoniale prin acţiuni în justiţie având temei contractual.

Acesta a fost şi scopul urmărit de pârâtă, singura beneficiară a brevetului, iar folosirea invenţiei a avut consecinţă prejudiciul, determinat de creşterea substanţială a eficienţei economice, cum au stabilit rapoartele de expertiză efectuate în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, invenţia fiind folosită şi în prezent de către pârâtă.

OSIM a observat neachitarea taxelor în anul 2008 şi a înştiinţat CNLO (la data de 14 aprilie 2008) despre decăderea din drepturile decurgând din brevet, decădere publicată în BOPI nr. x din 28 martie 2008, cu menţiunea că titularul poate cere revalidarea brevetului în 6 luni de la această dată, înştiinţare care nu putea avea efecte având în vedere că CNLO fusese desfiinţată din anul 2004.

În aceste condiţii şi luând astfel cunoştinţă de situaţia creată din culpa intimatei pârâte, s-a adresat OSIM pentru a afla situaţia juridică a brevetului, care i-a transmis prin adresa nr. x din 13 mai 2009 că CNLO a fost notificată despre decăderea brevetului la data de 14 aprilie 2008 şi că termenul de 6 luni pentru revalidare a expirat. Nu a fost anunţat de pârâtă în acest sens, deşi îşi exprimase în 2006 intenţia de a prelua brevetul de invenţie.

Având în vedere că la data de 28 martie 2008 s-a publicat decăderea brevetului în BOPI, reclamantul a luat cunoştinţă despre fapta ilicită cauzatoare de prejudicii a pârâtei constând în neplata taxelor de menţinere în vigoare a brevetului şi le-a achitat în data de 20 ianuarie 2010.

Cu toate acestea, prin Decizia OSIM nr. 2/69 din 18 octombrie 2010 s-a stabilit că brevetul nu poate fi revalidat deoarece decăderea operase la data neplăţii, respectiv la data de 22 iunie 1999, când nu era modificată legea care să dea dreptul oricărei persoane interesate să plătească taxele, singura persoană îndreptăţită de lege fiind titularul de brevet, aspecte constatate şi prin Decizia civilă nr. 846 R din 07 mai 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, depusă la dosar.

S-a urmărit prin atitudinea intimatei pârâte, titulară de brevet, fără nicio notificare, ca taxele de menţinere în vigoare a brevetului să nu fie achitate, fapta ilicită a pârâtei constând în această inacţiune. Mai mult, aceasta avea cunoştinţă că, potrivit art. 47 din Legea nr. 64/1991, în vigoare la data încheierii contractului, plata taxelor de menţinere în vigoare a brevetului putea fi efectuată numai de către titularul de brevet. Ulterior, prin modificările aduse prin republicarea din anul 2007 a Legii nr. 64/1991, s-a stabilit prin art. 39 alin. (3) că plata taxelor de menţinere în vigoare a brevetului putea fi efectuată de orice persoană interesată.

Prin adresa nr. x din 06 martie 2006 emisă de D. (comunicată atât OSIM, cât şi autorilor invenţiei) s-a solicitat începerea procedurii de renunţare la brevetul de invenţie x, motivul invocat de pârâtă fiind nereal, întrucât întreaga documentaţie tehnică îi fusese transmisă cu adresele înregistrate sub nr. x din 29 octombrie 1998 şi nr. y din 29 octombrie 1998 şi nu putea dobândi calitatea de titular de brevet în lipsa acesteia.

Având în vedere intenţia de renunţare la brevetul de invenţie, a solicitat prin adresa nr. x din 27 martie 2006 atât OSIM cât D. ca, în calitate de unic moştenitor al coautorului A., să-i fie transmis dreptul asupra invenţiei. I s-a comunicat de către D. prin adresa nr. x din 31 martie 2006 că a reţinut disponibilitatea sa de a prelua titlul de la actualul titular, urmând să-i fie comunicată transmiterea situaţiei juridice a brevetului, iar de către OSIM, cu adresa nr. x din 21 martie 2006, că în scopul transmiterii de drepturi trebuie achitată o taxă de 360 RON, fără a se menţiona nicio obligaţie de plată a taxelor de menţinere în vigoare a brevetului de invenţie.

Aceste aspecte rezultă din înscrisurile depuse la dosar şi nu au fost analizate în concret de instanţa de apel, care nu a verificat comportamentul delictual al pârâtei.

Mai mult, CNLO a fost reorganizată prin H.G. nr. 103/2004 şi existau 4 entităţi distincte titular de brevet, situaţie în care renunţarea la brevet a unuia dintre titulari nu putea să-i confere reclamantului dreptul de a prelua brevetul.

Intimata pârâtă C. SA a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, invocând şi prevederile art. 430 - art. 431 C. proc. civ. referitoare la autoritatea de lucru judecat, cu motivarea că au mai fost dezlegate aspectele cu care a fost sesizată instanţa prin cererea precizatoare.

Astfel, A. şi E., împreună sau separat, au chemat în judecată fosta D. SA Tg-Jiu, actuala intimată, solicitând, în temeiul prevederilor art. 998 - art. 999 C. civ., obligarea pârâtei la plata despăgubirilor determinate de neachitarea taxelor de menţinere în vigoare a brevetului, cereri ce au fost soluţionate în sensul respingerii prin hotărâri rămase definitive şi irevocabile - Sentinţele nr. 155 din 25 iunie 2009 (dosar nr. x/2008), nr. 26 din 06 februarie 2012 (dosar nr. x/2011) şi nr. 37 din 15 februarie 2012 (dosar nr. x/2011), pronunţate de Tribunalul Gorj.

Prin Decizia civilă nr. 846 R din 07 mai 2014 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti s-a reţinut că, potrivit art. 39 alin. (3) din Legea 64/1991, taxa de menţinere în vigoare a brevetului poate fi plătită de orice persoană şi, prin urmare, recurentul A., în condiţiile în care cunoştea intenţia D. de a renunţa la drepturile asupra brevetului, precum şi împrejurarea că cel care figura ca titular de brevet fusese supus divizării, putea, pentru conservarea drepturilor sale decurgând din calitatea de succesor al unui coautor, să achite taxa de menţinere în vigoare a brevetului. Recurentul a înţeles să facă acest lucru abia în 2010, după ce OSIM publicase în BOPI nr. 3/2008 decăderea din dreptul asupra brevetului.

Prin Încheierea din data de 21 mai 2019 a fost admis în principiu recursul şi a fost fixat termen în şedinţă publică, pentru soluţionarea pe fond.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, din perspectiva dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 6 şi pct. 8 C. proc. civ., în considerarea argumentelor ce succed:

1. Curtea de apel a utilizat în analiză şi un considerent comun, arătând argumentele care stau la baza soluţiei şi care expun motivele pentru care criticile soluţionate prin acesta sunt neîntemeiate, inclusiv în privinţa persoanelor cărora le incumbă obligaţia de plată a taxelor.

Această modalitate de soluţionare este corectă în măsura în care critici de apel pot fi soluţionate prin acelaşi considerent, fără a fi necesară reluarea acestuia pentru fiecare, iar prin cererea de recurs nu s-au arătat argumentele de nelegalitate în acest context, pentru care această tehnică de redactare a fost greşit utilizată în cauză.

În ceea ce priveşte critica privind neîncuviinţarea probatoriului, subliniată prin cererea de recurs, se observă că aceasta a fost soluţionată de instanţa de apel, reţinându-se că prima instanţă a apreciat utilitatea administrării unor probe, raportat la obiectul speţei şi contextul general probator, motivând respingerea cererii de efectuare a expertizelor solicitate în cauză.

2. Instanţa de apel a constatat că nu sunt fondate criticile referitoare la obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând plata drepturilor de autor aferente perioadei 2014 - data introducerii acţiunii.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa de apel a avut în vedere că prin Hotărârea nr. 2/69 din 10 octombrie 2010 a Comisiei de examinare preliminară din cadrul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) a fost respinsă cererea formulată de reclamant, în calitate de moştenitor al coautorului A., înregistrată sub nr. x din 29 decembrie 2009, pentru preluarea calităţii de titular al brevetului x, plata şi revalidarea brevetului, hotărâre menţinută prin Hotărârea nr. 13 din 12 aprilie 2012 a OSIM. Comisia de Reexaminare, Decizia civilă nr. 1149/A din 29 noiembrie 2012 a Tribunalului Bucureşti, secţia V-a civilă, şi Decizia nr. 846R din 07 mai 2014 a Curţii de Apel Bucureşti. Durata de valabilitate a Contractului de cesiune nr. x/1999 este aceeaşi cu durata de valabilitate a brevetului, cu aplicarea dispoziţiilor art. 969 C. civ. de la 1864 şi a efectelor Deciziilor nr. 6561 din 03 decembrie 2010, nr. 6560 din 03 decembrie 2010, nr. 3942 din 22 iunie 2010 şi nr. 4612 din 21 septembrie 2010 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, (prin care s-a statuat irevocabil că valabilitatea brevetului de invenţie şi implicit a Contractului de cesiune nr. x din 19 mai 1999 au încetat la data de 22 iunie 1999, ca urmare a neplăţii taxelor de menţinere în vigoare a brevetului şi s-a stabilit că reclamantul nu mai poate pretinde de la pârâtă plata drepturilor de inventator în baza acestuia).

Recurentul reclamant repune în discuţie valabilitatea contractului de cesiune şi drepturile părţilor cuprinse în clauzele indicate, inclusiv din perspectiva dispoziţiilor legale sub imperiul cărora acestea intră, critică ce nu poate fi analizată decât cu încălcarea puterii de lucru judecat reţinută cu referire la hotărârile menţionate, a căror relevanţă în cauză nu a fost contestată, şi cu transformarea prezentei căi de atac într-un recurs la recurs, inadmisibil în sistemul procesual.

3. Instanţa de apel a confirmat în mod corect sentinţa primei instanţe în ceea ce priveşte neangajarea răspunderii civile delictuale în sarcina pârâtei, din perspectiva dispoziţiilor art. 998 şi art. 999 C. civ. (1864), analizând cauza sub aspectele reclamate şi, cu prioritate, în ceea ce priveşte fapta ilicită - a cărei lipsă face inutilă analiza celorlalte cerinţe legale, acestea trebuind a fi întrunite cumulativ; oricum, în privinţa prejudiciului, nu se regăsesc considerentele la care se face referire în cererea de recurs.

În cauză s-a solicitat sancţionarea ca faptă ilicită a neplăţii taxelor de menţinere în vigoare a brevetului (însoţită de lipsa unei notificări a recurentului reclamant în acest sens), inclusiv în sarcina autoarei intimatei pârâte, susţinându-se că aceasta a avut drept consecinţă prejudicierea drepturilor acestuia, în calitate de moştenitor al unuia dintre inventatori, prin încetarea efectelor convenţiei care i le conferea drepturi, convenţie care a avut aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi brevetul pentru care se datorau taxele respective.

Fapta ilicită astfel reclamată reflectă omisiunea, care reprezintă neîndeplinirea unei activităţi ori neluarea unei măsuri, atunci când o anumită persoană era obligată de lege să îndeplinească această activitate sau măsură. Cu alte cuvinte, o astfel de faptă ilicită se regăseşte ori de câte ori legea obligă la o anumită activitate sau măsură o anumită persoană, iar cerinţa legală nu a fost respectată.

În analiza faptei ilicite reclamată în cauză relevant este art. 47 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie (în numerotarea de la data intervenirii decăderii, conţinutul fiind de altfel acelaşi cu cel actual), potrivit căruia, pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenţie, titularul datorează anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului, neplata acestora atrăgând decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet.

Se observă că, aşa cum a reţinut şi instanţa de apel, nu este impusă de lege o obligaţie în sarcina titularului de brevet, în sensul cerut de exigenţele mai sus arătate, titularul fiind cel care decide modul în care dispune de dreptul său şi perioada în care beneficiază de acesta (limitată la cea prevăzută de lege), cu condiţia de a achita taxele de menţinere în vigoare şi cu asumarea pierderii dreptului în cazul sau pe durata afectată de neplată.

În acest context este necesar să se sublinieze că Legea nr. 64/1991 nu face nicio distincţie între termenul de valabilitate a unui brevet şi menţinerea în vigoare a brevetului, în sensul arătat prin cererea de recurs, acestea fiind în strânsă corelaţie. Brevetul are un termen de valabilitate, prevăzut de lege, pe perioada căruia titularul beneficiază de drepturile aferente, cu condiţia însă a plăţii taxelor de menţinere în vigoare a acestuia.

Pe de altă parte, exercitarea prerogativelor pe care legea le recunoaşte dreptului subiectiv al titularului brevetului de invenţie nu poate fi considerată ilicită, chiar dacă prin exerciţiul normal al acestuia au fost aduse anumite prejudicii dreptului subiectiv al altei persoane. Limitele în care dreptul este ocrotit sunt depăşite însă în ipoteza în care are loc o exercitare abuzivă a acestuia, care a cauzat altuia un prejudiciu, ipoteză ce în mod corect nu a fost reţinută în cauză.

Astfel, prin decizia de apel s-au recunoscut efectele Deciziei nr. 846R din 07 mai 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, (invocată şi prin întâmpinare, în acelaşi cadru, ce nu mai necesită astfel analiză distinctă), în care s-a reţinut că, urmare cererii x din anul 2006 de manifestare a intenţiei de renunţare la calitatea de titular al brevetului, OSIM i-a adus la cunoştinţă reclamantului (recurent) obligaţiile ce îi revin pentru a putea fi concretizată voinţa sa de a deveni titular de brevet, arătându-i că este necesar să achite taxele legale şi să depună actele încheiate cu titularul, obligaţii care nu au fost respectate.

Se observă că instanţa de apel a avut în vedere considerentele deciziei în concretizarea concluziei cunoaşterii intenţiei titularului de renunţare la dreptul asupra brevetului, reţinând suplimentar atitudinea pasivă a recurentului reclamant, astfel cum aceasta a fost consemnată în considerentele deciziei avută în vedere. Diferit, prin cererea de recurs critica o vizează pe intimata pârâtă şi nerealitatea motivului care ar fi susţinut demersul său de renunţare, însă acestea reprezintă oricum aspecte ce excedează cadrul procesual al cauzei de faţă.

Intenţia de renunţare la dreptul asupra brevetului de invenţie, cunoscută cu certitudine de către recurentul reclamant din anul 2006, este însă relevantă, întrucât şi neplata taxelor de menţinere în vigoare a brevetului reprezintă tot o formă de manifestare a acesteia.

În acest context, instanţa de apel a dat eficienţă hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile relevante, concluzionând că recurentul reclamant putea şi trebuia să ia măsuri de conservare a dreptului său.

Astfel, s-a reţinut că prin Decizia nr. 846R din 07 mai 2014 a Curţii de Apel Bucureşti s-a mai arătat că, potrivit art. 39 alin. (3) din Legea 64/1991, taxa de menţinere în vigoare a brevetului poate fi plătită de orice persoană şi, prin urmare, reclamantul (recurent), în condiţiile în care cunoştea intenţia D. de a renunţa la drepturile asupra brevetului, precum şi împrejurarea că acela care figura ca titular de brevet fusese supus divizării, putea, pentru conservarea drepturilor sale decurgând din calitatea de succesor al unui coautor, să achite taxa de menţinere în vigoare a brevetului - reclamantul înţelegând să facă acest lucru abia în anul 2010, după ce OSIM publicase deja în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 3/2008 decăderea din dreptul asupra brevetului.

S-au avut în vedere de către instanţa de apel şi efectele deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (anterior menţionate), reţinându-se că prin acestea s-a statuat că reclamantul, ca persoană interesată, avea obligaţia de plată a taxelor de menţinere în vigoare a brevetului de invenţie - hotărâri a căror relevanţă nu a fost contestată prin cererea de recurs, iar sentinţele pronunţate în primă instanţă au fost valorificate în parte prin întâmpinare, în acelaşi cadru, ce nu mai necesită astfel analiză distinctă.

În aceste condiţii, recurentul reclamant nu poate imputa intimatei pârâte/autoarei ilicitatea neplăţii taxelor de menţinere în vigoare a brevetului (însoţită de lipsa unei notificări în acest sens) şi, mai mult, o rea credinţă. De altfel, cum s-a şi reţinut, intimata pârâtă nici nu şi-a asumat o astfel de obligaţie, iar legea nu o obliga în acest sens.

Recurentul reclamant nu poate reclama nici faptul că prin adresa nr. x din 21 martie 2006 OSIM i-a adus la cunoştinţă numai taxa de transmitere a drepturilor în urma renunţării titularului, nu şi o obligaţie privind plata taxelor de menţinere în vigoare a brevetului, în considerarea faptului că abilitarea sa legală a fost confirmată în contextul anterior redat, iar aspectul în discuţie excedează cadrul procesual al cauzei, care vizează răspunderea intimatei pârâte, precis circumstanţiată.

Acest ultim considerent înlătură şi criticile de recurs privind procedura de decădere din drepturi a titularului brevetului, mai exact în ceea ce priveşte înştiinţarea de către OSIM a titularului şi a neînştiinţării recurentului reclamant de către intimata pârâtă, respectiv cea referitoare la reorganizarea autoarei intimatei pârâte şi consecinţele renunţării ulterioare asupra dreptului reclamantului de a prelua brevetul.

În considerarea acestor argumente care susţin caracterul nefondat al recursului, Înalta Curte urmează să facă aplicarea şi a art. 496 alin. (1) C. proc. civ. şi să dispună în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul A. împotriva Deciziei nr. 2003 din data de 29 august 2018, pronunţată de Curtea de Apel Craiova. secţia I civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 iunie 2019.

Procesat de GGC - CP