Trademark cancellation upheld for likelihood of confusion; defendant's appeal dismissed with costs.

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 25 februarie 2016 pe rolul Tribunalului Bucureşti sub nr. x/2016, reclamanta A. SRL a chemat în judecată pe pârâţii B. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând: anularea mărcii "C." înregistrate la OSIM sub nr. x din 30 iulie 2012 pentru clasa de produse 4 din Clasificarea de la NISA respectiv clasele Viena 030704, 030705, 050315, 270508, 290113; obligarea pârâtei să nu mai utilizeze denumirea "D.", singură sau împreună cu reprezentarea grafică a unei ciocănitori, pentru distribuirea pe piaţa, a produselor care fac parte ori sunt similare cu clasele de produse şi servicii la care se referă marca nr. x din 14 aprilie 2003 (marca înregistrată de reclamantă), inclusiv combustibilul solid C.; cu cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa nr. 1084 din 29 septembrie 2016, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, a respins cererea reclamantei ca neîntemeiată.

Prin Decizia nr. 418 din 11 aprilie 2018, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a admis apelul declarat de reclamanta A. SRL împotriva sentinţei menţionate, pe care a schimbat-o în tot, în sensul că a admis în parte cererea, a anulat marca "C." înregistrată la OSIM sub nr. x/30.07.2012 pentru clasa de produse şi servicii 4 Nisa; a dispus obligarea pârâtei să nu mai utilizeze denumirea "D.", singură sau împreună cu reprezentarea grafică a unei ciocănitori, pentru distribuirea produselor care fac parte ori sunt similare cu clasele de produse şi servicii la care se referă marca nr. x/14 aprilie 2003, inclusiv combustibilul solid.

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs pârâta SC B. SRL, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

- Decizia atacată face o greşită aplicare a criteriilor de stabilire a gradului pronunţat de similaritate a mărcilor aflate în conflict. Decizia nu este motivată, iar din punctul de vedere al relevanţei cuvântului "E." în ansamblul elementelor distinctive care compun marca "C.", decizia este şi contradictorie.

Potrivit principiilor statuate în jurisprudenţa constantă a CJUE, aprecierea similitudinii dintre două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe şi la compararea acesteia cu o altă marcă. Dimpotrivă, comparaţia trebuie să se facă prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg, ceea ce nu exclude faptul ca impresia de ansamblu produsă în memoria publicului relevant de o marcă complexă să fie dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale (Hotărârea din 12 iunie 2007, Shaker, C-334/05, parag. 411).

Instanţa de apel nu a aplicat în mod corect în cauză aceste principii, întrucât a apreciat similitudinea dintre cele două mărci prin analizarea exclusivă a elementelor comune, dominante - cuvântul "D." şi a imaginii unei ciocănitori, omiţând să ia în considerare toate elementele ce compun marca combinată "C.".

Astfel, au fost ignorate: elementul verbal suplimentar conţinut de marca ulterioară, care nu doar fonetic face ca similaritatea să nu fie una pronunţată, astfel cum a reţinut instanţa de apel, dar distinge complet cele două mărci mai ales din punct de vedere conceptual, dar şi vizual; fonturile folosite la scrierea elementelor verbale ce compun cele două mărci; poziţionarea celor două păsări, complet diferită în cazul celor două mărci; celelalte elemente figurative conţinute de marca ulterioară. În raport de toate aceste elemente, cele două mărci nu sunt similare din punct de vedere vizual ori cel mult, se află într-un grad redus de similaritate vizuală.

Cu privire la similaritatea conceptuală, fonetică, instanţa de apel ar fi trebuit să analizeze dacă restul elementelor mărcii "C." - cuvântul "E.", fonturile diferite în care sunt scrise cuvintele componente, frunzele de pe litera "W", elementul sferic verde din fundalul literei "W", pe fondul utilizării unor culori complet diferite faţă de cele utilizate în marca reclamantei, toate acestea neputând fi ignorate - alăturate cuvântului "D." formează o unitate cu un sens diferit conceptual de sensul elementelor mărcilor opuse (în acest sens, Hotărârile CJUE din cauzele C-591/12 Bimbo, C-120/04 Medion, Ordonanţa din cauza C-353/09, Perfetti van Melle etc.).

Din punct de vedere conceptual, cele două mărci nu prezintă o similitudine relevantă şi cu atât mai puţin o "cvasi-identitate", având în vedere că alăturarea numeroaselor elemente cuvântului "D." (care în egală măsură, la fel ca şi cuvântul "E." este descriptiv pentru produsele comercializate de recurentă) face ca acestea să formeze un concept nou şi distinct faţă de cel al mărcii înregistrate de intimată.

Marca intimatei-reclamante, compusă din elementul verbal unic "Woody" - scris cu caractere mari cu o grafie specială de culoare maro, fiindu-i alăturat elementul figurativ reprezentând o ciocănitoare de culoare neagră, nu are nicio semnificaţie prin raportare la produsele în legătură cu care este utilizată marca, fiind o marcă fantezistă. Astfel, date fiind fonturile folosite, cvasi-identice cu cele ale titlului celebrului serial de desene animate, se poate reţine că aceasta trimite la "F." din desenele animate, aşa cum a reţinut instanţa de apel.

În schimb, marca înregistrată de recurentă conţine două elemente verbale, respectiv cuvintele "D." şi "E." ceea în limba română se traduce prin "peleţi din lemn", ce constituie produsul comercializat de recurentă.

Cuvintele cheie utilizate în această alăturare definesc conceptul întregului brand şi plasează acest produs în categoria produselor din lemn în Clasificarea de la Nisa, în timp ce utilizarea simbolurilor însoţitoare (pasărea, elementul sferic colorat în verde şi frunzele) face asocierea cu natura şi necesitatea de protejare a naturii (ştiut fiind că ciocănitoarea este supranumită "sanitarul pădurii"), prin utilizarea în scopul încălzirii a rumeguşului (rezultat din alte procese tehnologice), iar nu a lemnelor. Culorile utilizate, simbolizând profesionalismul, încrederea, optimismul, combinate cu "ciocănitoarea" (având o reprezentare grafică total diferită atât faţă de pasărea conţinută de marca reclamantei, dar mai ales faţă de F. din desenul animat), simbol al protecţiei, siguranţei şi al renaşterii naturii atât în mitologia greacă, cât şi în mitologia românească veche, definesc, astfel, întregul brand al recurentei, neavând absolut nicio legătură cu G..

În acest context, contrar aprecierii instanţei de apel, elementul verbal tare al mărcii recurentei nu este "D.", ci "E.", cuvânt care în limba română are semnificaţia de "peleţi", având un puternic impact conceptual, vizual şi sonor, dată de alăturarea cuvântului "D." şi prin aceasta, un puternic caracter distinctiv. Alăturarea celor două cuvinte este cea care conferă distinctivitate aparte mărcii prin rezultarea unui concept nou.

Pornind de la acest concept nou, care descrie activitatea recurentei, rezultă ca nici similaritatea fonetică, oricum redusă (potrivit considerentelor deciziei recurate) nu poate fi reţinută. Marca recurentei este formată din 2 cuvinte, accentul căzând pe ultimul, pe când marca intimatei conţine un singur cuvânt. Astfel, deşi primul cuvânt este identic, finalul elementelor verbale este total diferit ca lungime şi sonoritate, astfel încât este de natură sa le diferenţieze suficient de mult pentru a nu fi considerate similare din punct de vedere fonetic.

Recurenta a susţinut, totodată, că decizia recurată nu cuprinde niciun motiv pentru care celelalte elemente distinctive conţinute de marca ulterioară nu ar fi trebuit luate în considerare în analiza similarităţii mărcilor în conflict (dacă ar fi fost avute în vedere, acestea ar fi determinat cel mult reţinerea unei similarităţi vizuale reduse între cele două mărci) ori motivele pentru care, chiar dacă ar fi luate în considerare, nu ar modifica conceptual semnificaţia mărcii "C." şi, în consecinţă, similaritatea celor două mărci în conflict.

Sub aspect vizual, marca recurentei conţine două elemente verbale, respectiv cuvintele "C.", scrise cu majusculă la început şi continuate cu caractere mici, în timp ce marca intimatei conţine un singur element verbal, respectiv cuvântul "D.", scris cu caractere mari. În cazul mărcii recurentei elementul figurativ "pasăre" se poziţionează pe prima literă a denumirii, este de dimensiuni generoase şi datorită formei sale poate fi uşor distins de pasărea de pe marca intimatei, al cărei element figurativ apare pe ultima literă a acesteia şi are dimensiuni reduse. În plus, marca recurentei conţine şi alte elemente figurative, respectiv frunzele de pe litera "W" şi elementul sferic verde din fundalul literei "W", elemente care, din punct de vedere vizual, o deosebesc de marca intimatei.

Tot cu referire la elementele vizuale, în ceea ce priveşte grafica şi culorile revendicate de către recurentă, respectiv albastru, verde, roşu, precum şi fontul utilizat pentru scrierea celor două cuvinte, se observă clar o diferenţă majoră între cele două mărci. Astfel, marca "C." este colorată în verde, roşu şi albastru şi este scrisă cu litere preponderent minuscule, pe când marca intimatei este colorată în maro şi negru şi este redată cu majuscule.

Or, în aprecierea globală a riscului de confuzie între două mărci, culoarea sau culorile utilizate prezintă relevanţă deosebită.

Deşi mărcile în conflict au un element verbal şi un element figurativ în comun, distinctivitatea mărcilor rezultă din adăugarea elementelor verbale şi figurative care însoţesc elementul verbal "D." şi sunt de natură a diferenţia categoric mărcile din punct de vedere vizual.

Astfel, consumatorul va percepe în mod normal marca recurentei ca pe un întreg, imaginea de ansamblu conferită de marcă prin intermediul tuturor elementelor definitorii ale acesteia (poziţionarea păsării, stilistica şi culorile elementului verbal, elementele grafice suplimentare, elementul sferic de culoare verde din fundalul literei "W" şi frunzele) şi nu prin raportare exclusivă la cuvântul "D.".

Recurenta a mai arătat că, în contextul în care instanţa de apel a reţinut o similaritate fonetică redusă, determinată de existenţa în marca recurentei a cuvântului "E.", decizia atacată este şi contradictorie, întrucât, lăsând neanalizat acest element în contextul analizei similarităţii vizuale a celor două mărci, se subînţelege, în lipsa vreunui argument, că acest element este cel puţin nesemnificativ din punct de vedere vizual.

Pronunţând o hotărâre nemotivată şi parţial contradictorie (sub un aspect important), instanţa de apel a apreciat în mod greşit ca fiind îndeplinită cerinţa privind similaritatea celor două mărci, impusă de art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, text pe care l-a aplicat greşit.

- Decizia atacată face o greşită aplicare a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 în ceea ce priveşte analiza riscului de confuzie între mărcile aflate în conflict, fără a respecta criteriile de apreciere a riscului de confuzie conturate în practica CJUE sau fără a prezenta argumentele pentru care anumite criterii ar fi nerelevante ori nu sunt incidente în cauză.

Potrivit CJUE (Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Sabel, C-251/95), riscul de confuzie care include şi riscul de asociere trebuie interpretat în sensul că simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci ca urmare a conţinutului lor semantic similar nu este prin ea însăşi suficientă pentru a se considera că există risc de confuzie.

Constatarea, chiar şi în mod greşit, a existenţei unei similarităţi între cele două mărci impunea ca instanţa de apel să analizeze modul de percepţie de către publicul relevant a celor două mărci luând în considerare principiul statuat în jurisprudenţa europeană ca publicul relevant are în vedere imaginea de ansamblu a mărcilor.

Caracterul distinctiv al unei mărci se analizează din perspectiva raportului semn-produs-consumator, puterea de diferenţiere a unei mărci nefiind o caracteristică intrinsecă a acesteia, ci mai degrabă exprimarea relaţiei semn-produs-consumator, în sensul aptitudinii mărcii de a oferi produsului o putere de diferenţiere de alte produse în privinţa originii.

Instanţa de apel nu a efectuat în realitate o analiză concretă a relaţiei semn-produs-consumator în ceea ce priveşte cele două mărci, ci s-a rezumat la a reţine că, în condiţiile unei similarităţi accentuate a celor două mărci (oricum reţinută în mod eronat, iar caracterul accentuat a fost reţinut exclusiv sub aspect conceptual), există un risc de confuzie directă a produselor comercializate sub cele două semne.

Potrivit jurisprudenţei CJUE, consumatorul mediu al produselor vizate este prezumat a fi normal informat şi suficient de atent şi de avizat, iar nivelul de atenţie al consumatorului mediu poate varia în funcţie de categoria de produse sau servicii în cauză.

Or, deşi reţine că cele două produse comercializate de părţi reprezintă alternative la încălzirea cu gaze, fiind destinate, astfel, unui public atent la economisirea resurselor financiare şi la modalităţile care permit o astfel de economisire, premisa de la care pleacă instanţa de apel este aceea că această categorie de public este una cu o atenţie medie, care are o percepţie globală, fără a reţine detaliile.

Aşadar, nu numai că nu a fost analizat riscul de confuzie în raport de consumatori cu o atenţie sporită, dar s-a pornit de la o premisă contrară practicii CJUE, aceea a existenţei unui consumator neinformat, neatent şi neavizat.

Mai mult, chiar presupunând că s-ar reţine similaritatea conceptuală între cele două mărci, este discutabilă în cazul consumatorilor cu o atenţie sporită notorietatea serialului din desenele animate pe care să-l fi asociat iniţial cu imaginea păsării minuscule conţinute de marca intimatei şi pe care să-l transfere mental ulterior asupra mărcii recurentei.

Recurenta a mai arătat că în analiza riscului de confuzie prezintă o relevanţă deosebită modalitatea în care produsele în speţă sunt oferite pe piaţă. Astfel, produsele intimatei se comercializează în magazine de specialitate, cumpărătorii beneficiind de asistenţa personalului de vânzări (aspect susţinut de intimată în cuprinsul apelului formulat), caz în care la alegerea produselor consumatorul va avea în vedere mai mult îndrumările şi specificaţiile tehnice prezentate de către personalul de vânzări şi mai puţin reprezentarea mărcii, nefiind pus în situaţia de a se baza pe imaginea memorată a acesteia.

În egală măsură, potrivit practicii CJUE (Cauza C-342/97 Loyd Schuhfabrik parag. 287), ceea ce interesează mai mult în cazul acestor produse pentru analizarea riscului de confuzie este impresia vizuală lăsată de marcă (insuficient de relevantă, potrivit celor deja arătate), iar riscul de confuzie cu produsele recurentei trebuia analizat în principal prin raportare la similaritatea vizuală a celor două mărci. Aspectul este unul esenţial în condiţiile în care şi gradul de similaritate al produselor este unul redus, potrivit ambelor hotărâri pronunţate de instanţele de fond, neputând compensa, potrivit practicii CJUE (Hotărârea Curţii din 13 septembrie 2007, II Ponte Finanziaria/OAPI, C-234/06 P, parag. 48, Hotărârea pronunţata în Cauza C-342/97 Loyd Schuhfabrik), gradul redus de similaritate între mărci.

Mai mult, spre deosebire de produsele intimatei, cele ale recurentei se comercializează în magazine nespecializate, cu autoservire, caz în care consumatorul, la alegerea produselor, se va baza pe impresia de ansamblu a produselor creată de marcă (prezentată într-un loc vizibil pe produse), păstrând în memorie în special componentele distinctive şi dominante, diferite de impresia lăsată mai ales vizual de marca intimatei.

Aşadar, în cazul produselor comercializate de recurentă sub marca "C.", impresia de ansamblu a consumatorilor cu privire la marcă este dată de toate aspectele diferite faţă de marca intimatei, precum: existenţa cuvântului "E.", dimensiunile generoase şi forma deosebită a păsării, elementul sferic verde şi frunzele de culoare verde, grafica şi culorile utilizate, elemente care prin îmbinarea lor conferă un rezultat diferit, nou, atât din punct de vedere conceptual, dar şi vizual şi fonetic. Chiar dacă "D." reprezintă elementul de identitate între cele două mărci, acest element, având o semnificaţie descriptivă în cazul produsului recurentei, nu poate crea în rândul consumatorilor un risc de confuzie, aprecierea riscului de confuzie fiind necesar a fi făcută în contextul tuturor elementelor apte să confere caracter distinctiv mărcii, nu numai în ce priveşte elementul verbal comun.

Instanţa de apel nu a arătat considerentele pentru care a apreciat că publicul consumator al produselor marca D. ar asocia aceste produse cu marca reclamantei, astfel încât, odată vizualizate produsele recurentei, să existe un risc de confuzie. Din contră, din înscrisurile reprezentând printuri de pe motorul de căutare www.x.com şi www.x.ro rezultă că la căutarea cuvântului "D.", produsele comercializate de reclamantă nici nu apar. Spre deosebire de acestea, în urma căutării sintagmei "C." sunt afişate încă de pe prima pagină numeroase rezultate privind produsele recurentei.

Nu în ultimul rând, a fost ignorată în analiza riscului de confuzie lipsa unei "reputaţii" speciale a mărcii reclamantei. Analiza era necesară în condiţiile în care, potrivit jurisprudenţei CJUE, chiar şi în condiţiile în care o marcă se bucură de reputaţie, "aceasta nu oferă suficiente temeiuri pentru prezumarea riscului de confuzie, numai datorită riscului de asociere în sens strict". Aşadar, pentru că era ţinută de acest criteriu impus de jurisprudenţa CJUE, instanţa de apel trebuia să facă această analiză.

Concluzionând, un consumator al produselor comercializate de către intimata, îndeosebi cu luarea în considerare a caracteristicilor tehnice ale produsului şi cu ajutorul personalului de vânzări, nu va putea considera că produsul marcat de semnul folosit de recurentă, ce are un puternic impact vizual dat de combinaţia tuturor elementelor care compun marca, are aceeaşi provenienţă cu cel marcat de semnul intimatei şi nici că între cei doi producători diferiţi ar exista vreo legătură.

Astfel, chiar dacă este posibil ca un consumator să îşi amintească de marca anterioară "D.", nu poate exista un risc de confuzie cu marca "C.", riscul de asociere nefiind el însuşi suficient pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute de dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Prin încheierea din camera de consiliu de la 5.10.2018, Înalta Curte, la cererea recurentei-pârâte SC B. SRL, a dispus suspendarea executării deciziei recurate, până la soluţionarea recursului, pe temeiul art. 484 alin. (2) C. proc. civ., pentru considerentele expuse în acea încheiere.

Prin încheierea din camera de consiliu de la 22 februarie 2019, Înalta Curte, în complet de filtru, a admis în principiu recursul declarat de pârâta B. SRL, membrii completului de filtru fiind în unanimitate de acord că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 493 alin. (3) C. proc. civ.. În aplicarea art. 493 alin. (7) C. proc. civ., s-a fixat termen de judecată în şedinţă publică, cu citarea părţilor, pentru soluţionarea recursului.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată că recursul nu este fondat, pentru următoarele considerente:

Recurenta - pârâtă a indicat prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ. ca temei al motivelor de recurs, însă, din dezvoltarea acestora, rezultă exclusiv incidenţa cazului de casare vizând modul de aplicare a legii de către instanţa de apel.

Astfel, recurenta a reproşat instanţei de apel, în esenţă, pronunţarea deciziei cu aplicarea greşită a criteriilor de stabilire a gradului pronunţat de similaritate a mărcilor în conflict, respectiv cu nerespectarea criteriilor de apreciere a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, între acestea.

Susţinerile referitoare, după caz, la nemotivarea deciziei ori la existenţa unor considerente contradictorii în cuprinsul acesteia tind să releve tocmai omisiunea analizării cauzei sub toate aspectele presupuse de aplicarea corespunzătoare a criteriilor menţionate. În acest sens, recurenta a evidenţiat chestiunile neanalizate într-un mod adecvat după ce, în prealabil, a indicat criteriile de analiză relevante şi a dezvoltat propriul raţionament privind modul de operare a acestora în cauză.

Astfel formulate, toate criticile recurentei au ca finalitate verificarea modului de aplicare a legii de către instanţa de apel, din moment ce validarea ori infirmarea susţinerilor referitoare la criteriile de analiză pretins ignorate sau greşit aplicate în cauză ar echivala cu o apreciere chiar asupra modului de argumentare a deciziei recurate.

Din acest motiv, şi criticile încadrate de către recurentă în cazul descris de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. se circumscriu motivelor prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 8, urmând a fi analizate ca atare.

Instanţa de apel a apreciat că sunt îndeplinite toate condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) cu raportare la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, dispunând pe acest temei anularea înregistrării mărcii combinate nr. 122287 "C." (dată depozit 30 iulie 2012), aparţinând pârâtei B. SRL.

Astfel, s-a considerat că marca înregistrată de pârâtă este similară mărcii combinate D., protejată cu începere de la 31 octombrie 2003, a cărei titulară este reclamanta, produsele cărora le sunt destinate cele două mărci sunt, de asemenea, similare, fiind complementare, totodată, că există un risc de confuzie între cele două mărci, inclusiv riscul de asociere a mărcii pârâtei cu marca anterioară a reclamantei.

Prin motivele de recurs, nu s-au formulat critici referitoare la compararea produselor pentru care cele două mărci în conflict au fost înregistrate, astfel încât constatarea din decizia recurată privind similaritatea acestor produse nu poate fi reevaluată de către instanţa de control judiciar, în absenţa unei învestiri în acest sens.

Recurenta a criticat aprecierile instanţei de apel privind existenţa similarităţii semnelor şi a riscului de confuzie între mărci, incluzând şi riscul de asociere între acestea.

Criticile au fost formulate, în esenţă, în considerarea a două aspecte: neobservarea, în impresia de ansamblu produsă de marca pârâtei "C.", a tuturor elementelor ce compun marca, cu încălcarea principiilor statuate în jurisprudenţa constantă a CJUE şi cu efectul stabilirii greşite a similarităţii conceptuale, vizuale şi fonetice a mărcilor; analiza greşită a riscului de confuzie între mărci, cu încălcarea criteriilor de apreciere conturate în practica CJUE şi fără vreo motivare în privinţa criteriilor relevante.

În ceea ce priveşte modul de apreciere a similarităţii mărcilor, motivele de recurs evocă în mod corect jurisprudenţa constantă a CJUE, reflectată şi de hotărârile expres menţionate, potrivit căreia aprecierea similarităţii dintre semne nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unui semn complex şi la compararea acesteia cu un alt semn, ci, dimpotrivă, comparaţia trebuie să se efectueze prin examinarea semnelor în cauză, apreciat fiecare ca întreg.

Contrar susţinerilor recurentei, însă, instanţa de apel nu a apreciat similaritatea semnelor prin analizarea exclusivă a elementelor comune dominante - cuvântul "D." şi imaginea unei ciocănitori, cu ignorarea celorlalte elemente, enumerate în motivele de recurs, respectiv a elementului verbal "E." din marca pârâtei, a fonturilor folosite la scrierea elementelor verbale şi a poziţionării celor două păsări în cadrul celor două mărci, precum şi a celorlalte elemente figurative din marca "C.".

Astfel, în ceea ce priveşte elementul verbal "E.", în considerente se reţine că este descriptiv - chiar puternic descriptiv - în raport cu produsele pentru care este înregistrată marca, aspect pe care instanţa de apel l-a valorificat la stabilirea similarităţii. S-a considerat că adăugarea cuvântului descriptiv "E." la termenul fantezist nu este de natură să diminueze cvasi-identitatea conceptuală, iar fonetic, similaritatea nu este una deosebit de pronunţată tocmai din cauza prezenţei acestui element verbal.

Mai mult, se poate reţine că acelaşi element a fost luat în considerare şi în aprecierea similarităţii vizuale, chiar dacă acest lucru nu a fost precizat explicit. Instanţa de apel a enumerat elementele care ponderează similaritatea vizuală şi conduc la un grad destul de ridicat - şi nu foarte ridicat - al acesteia, fără a menţiona şi cuvântul "E.". Or, această omisiune nu înseamnă că elementul respectiv a fost exclus din analiză, ci doar că nu i s-a atribuit în context valoarea de ponderare a similarităţii, apreciere asemănătoare cu cea făcută în cazul similarităţii conceptuale.

Drept urmare, nu se poate reţine că acest element a fost omis la stabilirea impresiei de ansamblu prin examinarea ca întreg a fiecărui semn, în vederea aprecierii similarităţii vizuale, fonetice sau conceptuale a semnelor în conflict şi nici că analiza instanţei de apel sub acest aspect ar fi contradictorie, din moment ce s-a ţinut cont de elementul verbal "E." şi în plan vizual, nu numai în plan fonetic sau conceptual.

Din cele expuse anterior, se desprinde, în acelaşi timp, faptul că nici celelalte componente ale mărcilor, indicate în motivele de recurs, nu au fost ignorate la stabilirea impresiei de ansamblu produse de fiecare dintre semnele în conflict asupra percepţiei publicului relevant.

Printre elementele care ponderează similaritatea vizuală au fost menţionate celelalte componente figurative ale mărcilor şi, în plan vizual, a fost subliniată scrierea stilizată şi cu majusculă a cuvântului comun "D.". Cât despre poziţionarea păsării în cadrul fiecărei mărci, referirea recurentei la atare aspect este formală, cât timp nu i s-a acordat vreo importanţă nici prin motivele de recurs, în expunerea propriei aprecieri asupra similarităţii semnelor.

În aceste condiţii, nu pot fi primite susţinerile recurentei în sensul că instanţa de apel şi-a bazat aprecierea privind întrunirea similarităţii exclusiv pe elementele comune dominante, cu atât mai mult cu cât chiar recurenta face trimitere la anumite considerente în care se regăsesc alte elemente.

Înalta Curte reţine, totodată, că recurenta critică înseşi constatările instanţei de apel asupra similarităţii semnelor, din perspectiva ponderii componentelor acestora în percepţia publicului relevant, cu finalitatea reevaluării impresiei de ansamblu produse de semnele în conflict în memoria publicului respectiv, invocându-se criteriile de apreciere statuate în jurisprudenţa constantă a CJUE.

Cât priveşte similaritatea conceptuală, instanţa de apel a considerat că este foarte accentuată (semnele fiind cvasi-identice), în prezenţa elementelor comune reprezentate de cuvântul "D." şi imaginea unei ciocănitori, care evocă celebrul serial de desene animate "G.", general cunoscut publicului român - fapt de notorietate şi necontestat -, precum şi faţă de caracterul descriptiv al elementului verbal "E." din marca pârâtei.

Recurenta-pârâtă nu a contestat aprecierea instanţei de apel referitoare la caracterul descriptiv al cuvântului "E.", dimpotrivă, a subliniat că în limba română se traduce chiar prin "peleţi", ce constituie produsul comercializat de către recurenta-pârâtă.

Referindu-se la elementul "D.", recurenta a arătat că semnificaţia reţinută de către instanţa de apel operează doar pentru marca reclamantei D., date fiind fonturile folosite, cvasi-identice cu cele ale titlului celebrului serial de desene animate. În schimb, ansamblul pe care îl reprezintă marca pârâtei şi în care acelaşi element se integrează creează un concept nou - cel descris în motivele de recurs -, care nu are vreo legătură cu "G.". În acest cadru, contrar aprecierii instanţei de apel, elementul verbal tare al mărcii pârâtei nu este "D.", ci "E.".

Prin prisma acestei argumentări, prin motivele de recurs s-a contestat existenţa unei similarităţi conceptuale între mărci şi s-a susţinut că nu au fost respectate criteriile de apreciere din jurisprudenţa CJUE. În acest sens, s-a arătat că, potrivit CJUE, atunci când marca anterioară (sau un element al acesteia) este preluată în marca ulterioară, poate exista riscul de confuzie dacă marca anterioară păstrează o poziţie distinctivă autonomă în cadrul semnului compus, iar acest efect nu se produce dacă acest element formează cu celălalt element sau cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat.

În acest context, Înalta Curte constată că susţinerile recurentei nu sunt fondate.

Conceptul ciocănitorii Woody din serialul de desene animate a fost reţinut de către instanţa de apel în considerarea elementului verbal "D.".

Dacă acest conţinut semantic ar fi viabil doar în prezenţa grafiei speciale, astfel cum susţine recurenta, ar însemna că publicul român atribuie atare semnificaţie atunci când are ocazia să citească semnul, dar nu şi când îl percepe auditiv. Or, această diferenţiere nu poate fi primită, deoarece anihilează, practic, faptul notoriu şi necontestat al cunoaşterii generale a termenului, care presupune o cunoaştere neechivocă şi necondiţionată de modul de percepere.

Din acest motiv şi în condiţiile în care recurenta nu a combătut faptul notoriu, astfel cum a fost reţinut prin decizia recurată, nu poate fi acceptat că publicul atribuie cuvântului "D." semnificaţia în discuţie doar dacă acesta este scris într-un anumit mod.

Nu poate fi primită nici susţinerea recurentei în sensul că marca pârâtei "C." vehiculează un concept diferit de cel pe care îl conţine marca reclamantei D., întrucât aceasta nu ţine cont de percepţia publicului relevant, reprezentat de consumatorul român.

Recurenta porneşte de la premisa că acest public, fără vreo distincţie, identifică în cuvântul "D." traducerea în limba română a termenului "wood" - lemn, dată fiind adăugirea cuvântului "E." şi a "simbolurilor însoţitoare" constând în elementele figurative.

Or, această premisă este una speculativă, neputând fi primită fără rezerve o prezumţie de cunoaştere a definiţiei cuvântului "wood" în limba engleză, în absenţa oricărui indiciu oferit de pârâtă în acest sens. Chiar dacă se consideră că un procent important al consumatorilor români este format din cunoscători ai limbii engleze, măcar la nivel de începător, fiind vorba despre un termen din vocabularul de bază, prezumţia nu poate fi extinsă la totalitatea publicului în cazul oricărei limbi străine, indiferent de gradul de răspândire a acesteia.

Mai mult, cel puţin consumatorii care au cunoştinţe minimale de limbă engleză se vor îndoi de faptul că au înţeles exact sensul elementului verbal, atât timp cât acesta nu corespunde întocmai cuvântului cunoscut din limba engleză.

Or, este suficient a se reţine că o parte dintre consumatori nu va recunoaşte cuvântul "lemn" în elementul verbal "D." pentru ca argumentaţia conceptului nou pretins a fi reflectat în marca pârâtei să nu aibă vreun temei şi, în acelaşi timp, pentru ca riscul de confuzie între mărci, care constituie finalitatea analizei comparative a semnului, să nu fie înlăturat. Constatarea existenţei unui risc de confuzie nu implică o constatare a acestui risc pentru totalitatea publicului relevant (Hotărârea CJUE din cauza T-569/10 Bimbo, pct. 69, cu jurisprudenţa citată, menţinută prin Hotărârea din cauza C-591/12 - invocată chiar prin motivele de recurs).

Pe de altă parte, nu poate fi ignorată aprecierea instanţei de apel referitoare la semnificaţia atribuită cuvântului "D." de publicul larg, apreciere confirmată prin considerente anterior expuse, în limitele criticilor recurentei.

În contextul în care a fost stabilită, ca fiind desprinsă din faptul notoriu şi necontestat al cunoaşterii generale a serialului de desene animate, această semnificaţie se impune în mod clar şi în percepţia consumatorilor produselor vizate de marca pârâtei, care nu pot fi excluşi din publicul larg.

Aceştia recunosc şi în semnul pârâtei numele celebrei păsări din desenele animate, evocare amplificată de imaginea ciocănitorii, cum s-a precizat în decizia recurată, dar şi de scrierea cu majusculă, specifică numelor.

Componentele menţionate de recurentă (frunza, elementul sferic verde) sunt plasate fie pe litera "W", fie ca fundal al păsării, poziţionare ce determină asocierea cu aceste elemente, şi nu cu termenul "E.", astfel cum susţine recurenta. Faptul că acestea evocă, într-adevăr, natura, întăreşte semnificaţia atribuită de publicul larg, care ştie că "D." este denumirea unei anumite păsări.

Cât priveşte cuvântul "E.", instanţa de apel a apreciat în mod corect efectele caracterului descriptiv al acestuia - caracter care nu poate fi reevaluat în recurs în raport de percepţia consumatorului român, în absenţa vreunei contestări a recurentei.

Potrivit jurisprudenţei CJUE, frecvent invocată de recurenta însăşi, aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie, în ceea ce priveşte similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, să fie fondată pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinându-se cont, în special, de elementele lor distinctive şi dominante.

În acest sens, trebuie admis că elementele descriptive sau cu caracter distinctiv scăzut ale unei mărci complexe au în general o pondere mai redusă în cadrul analizei similitudinii dintre semne decât elementele care prezintă un caracter distinctiv mai important, care au o capacitate mai mare de a domina impresia de ansamblu produsă de această marcă (în sensul că distinctivitatea unui element al unei mărci complexe este legată de capacitatea acestuia de a domina impresia de ansamblu, a se vedea, de exemplu, Ordonanţa din cauza C-235/05 L’Oréal, pct. 43).

În condiţiile în care, pe de o parte, elementul "E." are caracter descriptiv, fără a trece, totuşi, neobservat, iar, pe de altă parte, cuvântul "D." are un caracter distinctiv puternic, fantezist fiind, în mod corect a apreciat instanţa de apel că, în plan conceptual, adăugarea elementului "E." nu schimbă conţinutul semantic imprimat de semnificaţia cuvântului "D." şi întărită de celelalte elemente figurative, după cum s-a arătat. Consumatorul va considera că este vorba despre produsul cunoscut marcat "D.".

Drept urmare, contrar susţinerilor recurentei, elementele mărcii anterioare păstrează o poziţie distinctivă autonomă în cadrul semnului compus, în sensul că nu formează împreună cu celelalte elemente ale semnului o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat, conform criteriilor de apreciere din jurisprudenţa CJUE invocată prin motivele de recurs.

În ceea ce priveşte similaritatea vizuală şi cea fonetică, susţinerile recurentei au constat, pe lângă alegaţiile legate de omisiunea determinării impresiei de ansamblu a fiecărui semn în raport de toate componentele semnelor, ce au fost deja examinate, în sublinierea elementelor ce ar diferenţia mărcile şi ar conduce la inexistenţa similarităţii vizuale sau, cel mult, la o similaritate redusă, precum şi la inexistenţa similarităţii auditive.

Or, cât timp nu s-a indicat nerespectarea vreunui criteriu concret de apreciere de către instanţa de apel, precum în cazul similarităţii conceptuale, simpla semnalare a diferenţelor între mărcile în conflict nu constituie o veritabilă critică de nelegalitate, aptă să determine verificarea constatărilor instanţei de apel asupra a existenţei similarităţii şi a gradului acesteia în plan vizual şi fonetic, motiv pentru care susţinerile recurentei nu vor fi primite.

Cât priveşte existenţa riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere între mărci, se constată că susţinerile recurentei sunt nefondate, în condiţiile în care instanţa de apel a făcut o aplicare corespunzătoare a criteriilor de analiză presupuse de aplicarea art. 47 alin. (1) lit. b) cu raportare la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi desprinse din jurisprudenţa CJUE.

Este de necontestat că existenţa unui risc de confuzie în percepţia publicului trebuie apreciată în mod global, ţinându-se cont de toţi factorii relevanţi în speţă, iar aprecierea globală implică o anumită interdependenţă între factorii luaţi în considerare şi în special similitudinea mărcilor şi cea a produselor sau a serviciilor desemnate. Interdependenţa dintre aceşti factori îşi găseşte expresia în considerentul (11) al Directivei 2008/95, potrivit căruia este indispensabil să se interpreteze noţiunea de "similaritate" în raport cu riscul de confuzie.

De asemenea, aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce priveşte similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre mărcile în conflict, pe impresia de ansamblu produsă de acestea. Percepţia asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau serviciilor în cauză are un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit (hotărârea din cauza C-251/95 Sabel).

Analiza instanţei de apel respectă întru totul aceste principii de bază regăsite în jurisprudenţa constantă a CJUE, pornind de la stabilirea impresiei de ansamblu prin prisma percepţiei publicului relevant şi determinarea similarităţii semnelor în conflict, respectiv a produselor vizate de mărci, precum şi a gradului de similaritate între acestea.

Cât priveşte aprecierile instanţei de apel pe aspectele vizând similaritatea semnelor, inclusiv gradul de asemănare, s-au arătat deja motivele pentru care au fost menţinute prin prezenta decizie.

Pentru aceleaşi motive, nu pot fi primite susţinerile similare reiterate în legătură cu aprecierea globală a riscului de confuzie între mărci. După cum s-a arătat, potrivit directivei de armonizare a legislaţiilor naţionale referitoare la mărci şi jurisprudenţei CJUE, este indispensabil să se interpreteze noţiunea de "similaritate" în raport cu riscul de confuzie.

În ceea ce priveşte susţinerile referitoare la nivelul de atenţie al publicului, Înalta Curte reţine că, într-adevăr, nivelul de atenţie al consumatorului mediu poate varia în funcţie de categoria de produse sau servicii în cauză, iar un nivel crescut de atenţie al acestuia reprezintă un factor care poate fi relevant în aprecierea globală a riscului de confuzie.

Recurenta a pretins că, în cauză, publicul este format din consumatori atenţi la economisirea resurselor financiare şi la modalităţile care permit o astfel de economisire. Partea nu a indicat, însă, vreun element care să justifice includerea produselor vizate de mărci (cazane de încălzire, respectiv peleţi - combustibil solid) în categoria produselor costisitoare şi care i-ar determina pe potenţialii cumpărători să fie mai precauţi în verificarea provenienţei acestora decât în cazul altor bunuri de larg consum.

Pe de altă parte, recurenta a pretins în mod eronat că instanţa de apel ar fi analizat existenţa riscului de confuzie în raport de un consumator neinformat, neatent şi neavizat, contrar practicii CJUE. După cum s-a arătat chiar prin motivele de recurs, instanţa de apel a avut în vedere pe consumatorul cu o atenţie medie, care are o percepţie globală, fără a reţine detaliile, ceea ce înseamnă tocmai consumatorul mediu, normal informat şi rezonabil de atent şi de avizat (hotărârea CJUE din cauza C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Înalta Curte nu va primi nici susţinerile vizând neanalizarea de către instanţa de apel a caracterului distinctiv al mărcii reclamantei.

Printre factorii relevanţi în aprecierea globală a riscului de confuzie şi aflaţi în interdependenţă figurează, fără îndoială, caracterul distinctiv al mărcii anterioare, care determină întinderea protecţiei sale, iar riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte a fi mai important (hotărârea CJUE din cauza C-251/95 Sabel, pct. 6).

Aceste considerent nu permite, însă, a se aprecia că riscul de confuzie este înlăturat de plano în cazul în care marca anterioară nu posedă un caracter distinctiv pronunţat şi chiar atunci când are un caracter distinctiv slab. Potrivit jurisprudenţei CJUE, faptul că o marcă are un caracter slab distinctiv nu exclude riscul de confuzie, în special în cazul în care există o similitudine a semnelor şi a produselor sau serviciilor vizate (ordonanţa din cauza C-235/05 L’Oréal).

Aşadar, împrejurarea că instanţa de apel nu a formulat o apreciere în sensul unui caracter distinctiv particular al mărcii anterioare nu impunea concluzia inexistenţei riscului de confuzie şi, de altfel, nici nu relevă vreo omisiune de evaluare globală a acestui risc, cât timp constatarea existenţei riscului de confuzie s-a bazat pe factorii relevanţi identificaţi, în special pe similaritatea accentuată a mărcilor, care compensează un nivel eventual mai scăzut al similarităţii produselor.

Instanţa de judecată ar fi urmat să analizeze elemente precum partea din piaţă acoperită de marcă, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării mărcii anterioare, importanţa investiţiilor etc. numai dacă reclamanta ar fi invocat dobândirea unui caracter distinctiv pronunţat al mărcii prin folosirea pe piaţă, ceea ce nu este cazul în speţă.

Pentru aprecierea în cauză a riscului de confuzie, este esenţial faptul că, în raport de impresia de ansamblu a semnelor şi în special faţă de caracterul distinctiv puternic al elementului dominant "D.", comun mărcilor, care îşi păstrează poziţia distinctivă autonomă şi în cadrul mărcii pârâtei, dar şi de caracterul descriptiv al elementului verbal "E.", publicul relevant va identifica în mod cert şi neechivoc cuvântul "D." în marca pârâtei, atât conceptual, dar şi vizual şi fonetic, în pofida elementelor de diferenţiere, pentru motivele deja arătate în prezenta decizie şi care nu se impun a fi reluate.

Întrucât publicul va percepe marca pârâtei în sensul de "peleţi D.", este corectă concluzia instanţei de apel potrivit căreia consumatorul va crede că marca ulterioară este o simplă varietate a mărcii anterioare, desemnând un produs particular, atribuindu-le aceeaşi origine comercială. Este întrunit, aşadar, chiar un risc de confuzie directă, cât timp consumatorul va presupune că produsele vizate de marca pârâtei provin de la acelaşi comerciant ca cele pentru care marca reclamantei a fost înregistrată.

Această concluzie nu este repusă în discuţie de susţinerile recurentei în legătură cu modalitatea în care se comercializează în mod efectiv produsele, în condiţiile în care aceste susţineri tind la reaprecierea situaţiei de fapt stabilite în cauză în contextul complementarităţii produselor, iar atare operaţiune este inadmisibilă în recurs.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat, pe temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ.

În aplicarea art. 453 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va obliga pe recurenta-pârâtă B. SRL la plata către intimata-reclamantă A. SRL a cheltuielilor de judecată în recurs, în sumă de 6.682,30 RON, constând în onorariu avocat - 4.825,65 RON şi cheltuieli de transport, diurnă, cazare şi alte cheltuieli - 1.854,01 RON, dovedite prin înscrisurile depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC B. SRL împotriva Deciziei nr. 418/A din 11 aprilie 2018 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-pârâtă B. SRL la plata sumei de 6.682,30 RON cheltuieli de judecată în recurs, către intimata-reclamantă A. SRL.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 8 martie 2019.

Procesat de GGC - CL