Risk of confusion assessment for weakly distinctive marks: weight of non-distinctive verbal elements versus figurative elements

Marcă. Acțiune în anulare. Elemente verbale similare, nedistinctive. Similaritatea serviciilor și a produselor comercializate sub mărcile în conflict. Criterii de analiză a riscului de confuzie

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic : risc de confuzie

distinctivitate

element verbal

element grafic

declarație de neexclusivitate

denumirea de origine controlată

Legea nr. 84/1998, art. 6, art. 47

Dacă elementele verbale nu sunt distinctive, fiind folosite de mai mulți producători de pe piață, consumatorul va fi obișnuit să nu le asocieze unui singur producător, să nu le perceapă ca elemente care desemnează originea produselor, fiind obișnuit să se raporteze la elementele figurative care asigură distinctivitatea mărcii. Astfel, consumatorul nu va percepe elementele figurative ca simple elemente decorative, fiind singurele la care se va raporta din obișnuință, într-un astfel de caz, pentru a stabili originea produselor, ca și în situația mărcilor constituite exclusiv din astfel de elemente.

Faptul că nu sunt considerate distinctive elementele verbale dintr-o marcă înregistrată nu înseamnă că nu se acordă protecție mărcii așa cum a fost înregistrată, fie ea și slab distinctivă, compusă fiind în majoritate din elemente aflate în domeniul comun. Protecția unor mărci slab distinctive este acordată impresiei de ansamblu dată de combinația de elemente care îi conferă gradul, fie el redus, de distinctivitate pentru a fi înregistrată.

Gradul de distinctivitate al unei mărci este relevant în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marca slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive – care se află în domeniul public și nu fac obiectul dreptului exclusiv al titularului - și doar într-o proporție redusă din elemente distinctive, care, în cazul mărcilor slabe, au o pondere atât de redusă încât nu pot avea o existență autonomă și își produc efectul distinctiv numai prin asociere cu elementele descriptive.

De aceea, riscul de confuzie cu privire la acest sens distinctiv nu se poate produce decât prin utilizarea neautorizată de către terți a acestei asocieri în mod identic sau cvasiidentic. Când marca anterioară nu are o distinctivitate specială, chiar diferențele minore între această marcă și cea ulterioară sunt suficiente pentru a exclude riscul de confuzie.

Secția I civilă, decizia nr.3917 din 13 noiembrie 2018

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti din data de 08.04.2016, reclamanta SC A. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi SC B. SRL, anularea mărcii individuale, combinate color cu denumirea ”Domeniul Viticol Apold Sibiu România” şi element grafic ”Domeniul-Viticol Sibiu România” nr. depozit reglementar M 2014 08646 din data de 23.12.2014, nr. marca 138041 din data de 04.09.2015, înregistrată pentru produsele din clasa Nisa 33: Vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Sebeş – Apold şi pentru serviciile din clasa Nisa 35: publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comerciala; lucrări de birou, titulara S.C. B. SRL, deoarece înregistrarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 84/1998 republicată: art. 47 alin. (1) lit. a) cu referire la art. 5 alin. i) lit. a); art. 47 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. b); art. 47 alin. (1) lit. c) şi, în subsidiar, radierea mărcii ”Domeniul Viticol Apold Sibiu România”, M 2014 08646/138041 din Registrul Mărcilor.

Prin sentinţa civilă nr. 1740 din 20.12.2016, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamanta SC A. SRL, în contradictoriu cu pârâţii Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi SC B. SRL.

Prin decizia nr. 958A din 1.11.2017, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de apelanta-reclamantă, a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că a anulat marca individuală combinată color ”Domeniul Viticol Apold Sibiu Romania” nr. 138041, depozit M 2014 08646 din 23.12.2014 şi a fost obligată intimata-pârâtă SC B. SRL la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 4050 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în fond şi apel.

Potrivit art.499 prima teză C.pr.civ., prin derogare de la prevederile art. 425 alin. (1) lit. b), hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.

Împotriva deciziei menționate anterior a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L., invocând prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C.pr.civ.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Soluţia instanţei de apel este nelegala, hotărârea fiind pronunţata cu încălcarea dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, motiv de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.pr.civ.

In aplicarea prevederilor legale instanţa nu a analizat în aprecierea riscului de confuzie şi factorul privind gradul de distinctivitate redus al mărcii anterioare.

Instanţa de apel a reţinut că un grad de distinctivitate redus al mărcii anterioare este un factor de luat în considerare în analiza gradului de confuzie intre mărci, însă acest factor nu este singurul care trebuie sa fie luat în considerare şi ca un grad redus de distinctivitate al mărcii nu o lipseşte pe aceasta de protecţie. Cu toate acestea, instanţa a omis din analiza riscului de confuzie acest factor al slabei distinctivităţi a mărcii anterioare. Practic, instanţa a exclus situaţia premisa care a fost reţinuta în mod corect de către prima instanţă de fond - doua mărci înregistrate, având puternic caracter evocator şi fiind slab distinctive.

Pentru a aprecia asupra riscului de confuzie, se impune evaluarea caracterului distinctiv al mărcii anterioare în ansamblu, cat şi caracterul distinctiv al elementelor mărcii anterioare şi ale mărcii ulterioare. Astfel, chiar dacă în termeni generali instanţa de apel a invocat jurisprudența şi principiile generale cu privire determinarea gradului de confuzie dintre doua mărci, instanţa nu a analizat situaţia particulara din prezenta cauza cu privire la doua mărci slab distinctive şi puternic evocatoare.

Mărcile în conflict sunt compuse din elemente verbale şi elemente grafice. Domeniile viticole Sibiu, Apold se refera la o suprafaţa întinsa de vie, pentru producerea vinurilor în arealul Sibiu, Apold. Pentru elementele verbale „Domeniu", „Viticol", „Apold", „Sibiu" şi „România" există disclaimer.

Conform Hotărârii C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, „la stabilirea caracterului distinctiv al unei mărci si, prin urmare, pentru a aprecia dacă aceasta este puternic distinctiva, instanţa naţionala trebuie sa facă o evaluare generala a capacităţii mai mari sau mai reduse a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost 'înregistrata ca provenind de la o anumita întreprindere si, astfel, de a distinge produsele sau serviciile de cele ale altor întreprinderi" (pct. 22). Prin urmare, din cauza capacităţii reduse a unei mărci slabe de a-si îndeplini funcţia esenţiala în piaţa, domeniul de aplicare al protecţiei sale, date fiind elementele sale nedistinctive (sau cu caracter slab distinctiv), trebuie sa fie restrâns.

Așa cum a reţinut şi prima instanţă de fond, în acest context concurenţii nu pot fi privaţi de folosirea unor termeni curenţi, uzuali, iar protecţia semnelor trebuie sa fie limitată la interzicerea unor reproduceri identice.

A. În aprecierea gradului distinctivitate a mărcii reclamantei-intimate, instanţa a nesocotit faptul ca denumirea de origine controlata "Sebeş - Apold" poate fi utilizata de orice producător care comercializează vinurile produse în podgoria Sebeş - Apold, care respecta specificaţiile tehnice.

Partea verbala a mărcii recurentei (asupra căreia nu deţine un drept exclusiv) evoca arealul din care sunt obţinute vinurile cu denumire de origine controlata pe care recurenta le comercializează. Denumirea de origine controlata "Sebeş - Apold" se aplica vinurilor obţinute în perimetrul podgoriei Sebeş - Apold, delimitată geografic conform normelor naţionale la o zona care cuprinde o parte din judeţul Alba şi o parte din judeţul Sibiu, conform specificaţiilor Caietului de Sarcini întocmit de ONVPV, autoritatea naţionala cu competente în domeniul autorizării plantaţiilor viti-vinicole. Aceasta denumire de origine controlata poate fi utilizata de orice producător care comercializează vinurile produse în podgoria Sebeş - Apold, care respecta specificaţiile tehnice cuprinse în documentaţia sus-menționată. Prin urmare, nici recurenta, dar nici reclamanta, nu sunt în măsura sa pretindă drepturi exclusive asupra denumirii de origine controlata Apold, sau Sebeş Apold. Or, în speţa de față, pentru a analiza riscul de confuzie dintre cele doua mărci, instanţa a luat în considerare în mod greşit elementele verbale asupra cărora reclamanta nu poate sa dețină exclusivitate.

Exemplifică indicând şi alte mărci care au în denumire aria geografica a provenienţei produselor şi au titulari diferiţi.

B. În mod greşit instanţa a comparat mărcile raportându-se la elementele nedistinctive ale mărcilor. Instanţa a nesocotit principiile şi criteriile stabilite de jurisprudența CJUE în analiza a doua mărci slab distinctive.

Instanţa a reţinut ca marca recurentei este compusa atât din elemente verbale cat şi din elemente grafice, situaţie în care devine aplicabila regula conform căreia - atunci când o marca este compusa atât din elemente verbale şi figurative, cele dintâi sunt, în principiu mai distinctive decât celelalte (...).

Principiul este corect, dar în cauza de faţă instanţa a nesocotit faptul ca pentru elementele verbale exista declaraţie de neexclusivitate în cazul ambelor mărci. faţă de existenta disclaimer-ului, gradului de distinctivitate şi caracterul evocator al mărcilor în conflict, nu se poate reţine riscul de confuzie în percepţia consumatorilor.

Totodată, în mod greşit instanţa a reţinut ca semnele în litigiu coincid prin elementul verbal comun ”Domeniile Viticole Apold”, iar elementele de diferenţiere care constau în elementele figurative şi elementele verbale Sibiu şi România nu sunt suficiente pentru a înlătura impresia publicului relevant ca aceste semne, apreciate în mod global, sunt similare pe plan vizual şi fonetic.

Or, marca reclamantei - intimate are declaraţie de neexclusivitate asupra elementului verbal ”Apold”, iar marca recurentei are declaraţie de neexclusivitate asupra elementelor „Domeniu", „Viticol", „Apold", „Sibiu" şi „România". În mod greşit instanţa a luat în considerare aceste elemente pentru determinarea gradului de confuzie.

Conform Comunicării comune privind practica comuna pentru motivele relative de refuz - riscul de confuzie (impactul elementelor nedistinctive/slabe) din 2 octombrie 2014 a European Trademark and Design Network, când mărcile au în comun un element fără caracter distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu coincid asupra impresiei de ansamblu produsa de mărci. Aceasta va tine cont de similitudinile/diferențele şi de caracterul distinctiv al elementelor care nu coincid.

O coincidență numai în cazul elementelor nedistinctive nu determina riscul de confuzie. În sensul acestui proiect toţi ceilalţi factori care pot fi pertinenţi pentru aprecierea globala a riscului de confuzie se considera ca nu afectează rezultatul. De asemenea, se consideră că produsele şi serviciile sunt identice. În toate aceste exemple, elementul/elementele comun(e) este/sunt considerat(e) a avea un caracter slab distinctiv.

După cum se poate observa din fișele mărcilor, mărcile în conflict sunt diferite într-un grad mai ridicat decât mărcile din exemplul de mai sus cu privire la care s-a reţinut ca nu exista risc de confuzie.

Instanţa trebuia sa aprecieze asupra elementelor grafice ale mărcilor, care sunt diferite vizual. Din punct de vedere vizual, mărcile au elemente grafice diferite, cu culori diferite.

Marca recurentei prezintă diferențe semnificative faţă de marca anterioara invocata de reclamanta, în condiţiile în care elementele grafice şi modul de dispunere a acestora sunt total diferite de cele ale mărcii anterioare. Astfel, marca reclamantei cuprinde ca element grafic un strugure alb încadrat intr-un cerc, plasat central, având culori revendicate galben ocru, verde şi maro, în timp ce marca recurentei prezintă intr-o maniera mai ampla, sub forma unui chenar parţial, o vita de vie cu struguri de un alt soi, având culori revendicate roşu, verde, galben, mov şi vișiniu.

Astfel, pentru elementele verbale s-a acordat disclaimer iar elementele grafice ale mărcilor sunt diferite cu culori diferite, de unde rezulta ca mărcile sunt diferite, motiv pentru care nu exista risc de confuzie în percepţia consumatorilor. Totodată, nu se poate reţine ca elementul grafic al mărcii este pur decorativ. Acest element nu poate fi neglijat în analiza riscului de confuzie pentru simplu motiv ca este un element figurativ. Având în vedere distinctivitatea scăzuta a elementelor verbale, publicul relevant va da mai multa atenţie diferențelor dintre semnele grafice.

Mărcile fiind diferite în ansamblul lor, condiţia similarităţii cerută de art. 6 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 84/1998 nu este îndeplinită, astfel ca nu pot fi aplicabile prevederile acestui text de lege în cazul mărcilor de faţă.

Înalta Curte a constatat fondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Sunt fondate motivele de recurs întemeiate pe prevederile art.488 alin.(1) pct.8 C.pr.civ. raportat la art.47 alin.(1) lit.b) coroborat cu art.6 alin.(1) lit.b) din Legea nr.84/1998, având în vedere că instanța de apel nu a aplicat în mod corect în cauză condițiile cerute pentru constatarea existenței riscului de confuzie între mărci.

Pentru a analiza existența riscului de confuzie instanța de apel trebuia să identifice în primul rând limitele de protecție ale mărcilor așa cum rezultă din înregistrarea acestora, adică elementele verbale, elementele figurative, culorile revendicate, declarație de neexclusivitate pentru anumite elemente componente ale mărcii, clasele de protecție, etc.

Instanța de apel a reținut doar parțial câteva dintre aceste elemente, fapt ce a condus la o analiză eronată a îndeplinirii condițiilor specifice problemei de drept analizate.

Se observă că instanța de apel nu a reținut dintre elementele importante care configurau limitele de protecție ale mărcii reclamantei, în sensul menționat anterior, printre altele, declarația de neexclusivitate pentru elementul verbal ”Apold”, direct legată de clasa principală pentru care s-a înregistrat marca, numărul 33 - vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Sebeș-Apold.

Această declarație de neexclusivitate duce la concluzia că acest element verbal nu poate fi apropriat de către titularul acestei mărci, putând fi folosit și de alți producători din domeniul respectiv, și fiind astfel nedistinctiv pentru clasa pentru care a fost înregistrată marca.

Celălalt element verbal al mărcii reclamantei este compus din cuvintele ”domeniile viticole” despre care prima instanță a reținut că este evocator pentru clasa 33 întrucât se referă la o suprafață întinsă de vie, afectată producerii vinurilor. Instanța de apel nu a contrazis această constatare a primei instanțe de fond. Or, un element verbal folosit și de alți comercianți, care este descriptiv pentru bunurile sau serviciile în cauză, nu reprezintă un element distinctiv.

Ca atare, concluzia necombătută de instanța de apel este că elementele verbale din cadrul mărcii reclamantei sunt nedistinctive.

În acest context, instanța de apel a început corect în cadrul comparării semnelor în conflict prin a reține că ”aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre semnele în conflict, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante”.

Totuși, în continuare, instanța de apel a reținut că”marca intimatei-pârâte este compusă atât din elemente verbale cât şi din elemente grafice, situaţie în care devine aplicabilă regula conform căreia - atunci când o marcă este compusă din elemente verbale și figurative, cele dintâi sunt, în principiu, mai distinctive decât celelalte, întrucât consumatorul mediu se va referi mai ușor la produsul sau la serviciul în cauză citându-i denumirea decât descriind elementul figurativ al mărcii”, considerând neîntemeiată apărarea intimatei-pârâte potrivit căreia aspectele vizuale (grafice) ale mărcilor în cauză ar fi de natură să-l determine pe consumatorul mediu să perceapă originea produselor comercializate sub cele două mărci şi să le asocieze pe fiecare dintre ele cu titularul de drept.

Or, această regulă, reținută de instanța de apel, se aplică atunci când elementele verbale sunt distinctive. Dacă elementele verbale nu sunt distinctive, fiind folosite de mai mulți producători de pe piață, consumatorul va fi obișnuit să nu le asocieze unui singur producător, să nu le perceapă ca elemente care desemnează originea produselor. În acest ultim scop va fi obișnuit să se raporteze la elementele figurative care asigură distinctivitatea mărcii.

Astfel, consumatorul nu va percepe elementele figurative ca simple elemente decorative, cum greșit a reținut instanța de apel, fiind singurele elemente la care se va raporta din obișnuință, într-un astfel de caz, pentru a stabili originea produselor, ca și în situația mărcilor constituite exclusiv din astfel de elemente.

Această analiză nu a fost făcută de către instanța de apel și nu poate fi realizată direct în recurs întrucât implică și evaluarea unor elemente de fapt.

Faptul că nu sunt considerate distinctive elementele verbale dintr-o marcă înregistrată nu înseamnă că nu se acordă protecție mărcii așa cum a fost înregistrată, fie ea și slab distinctivă, compusă fiind în majoritate din elemente aflate în domeniul comun. Protecția unor mărci slab distinctive este acordată impresiei de ansamblu dată de combinația de elemente care îi conferă gradul, fie el redus, de distinctivitate pentru a fi înregistrată.

Gradul de distinctivitate al unei mărci este relevant în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marca slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive și doar într-o proporție redusă din elemente distinctive.

Elementele descriptive ale mărcii sunt în domeniul public și nu fac obiectul dreptului exclusiv al titularului. Elementele distinctive în cazul mărcilor slabe au o pondere atât de redusă încât nu pot avea o existență autonomă și își produc efectul distinctiv numai prin asociere cu elementele descriptive.

De aceea, riscul de confuzie cu privire la acest sens distinctiv nu se poate produce decât prin utilizarea neautorizată de către terți a acestei asocieri în mod identic sau cvasiidentic. Când marca anterioară nu are o distinctivitate specială, chiar diferențele minore între această marcă și cea ulterioară vor fi suficiente pentru a exclude riscul de confuzie.

Acesta este sensul ideii că protecția de care se bucură o marcă slab distinctivă față de mărcile similare este mai redusă.

În consecință, în temeiul art. 496 raportat la art.488 alin.(1) pct.8, Înalta Curte a admis recursul, a casat decizia şi a trimis cauza, spre rejudecare, la aceeaşi instanţă de apel.