Trademark counterfeiting damages: "intent" under O.U.G. 100/2005 construed via Directive 2004/48/CE to include negligence

Marcă. Contrafacere. Acțiune în despăgubiri. Interpretarea noţiunii de „intenţie” din cuprinsul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 în raport cu prevederile Directivei 2004/48/CE

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marca

Index alfabetic : marcă comunitară

prejudiciu

culpă

faptă ilicită

O.U.G. nr. 100/2005, art. 14

Directiva 2004/48/CE, art. 13

Din interpretarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Directiva 2004/48/CE, conform căruia „Statele membre asigură ca, la cererea părții prejudiciate, autoritățile judecătorești competente să ordone contravenientului care a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, plata către titularul dreptului a unor daune-interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său”, rezultă că textul îl vizează pe autorul care a știut că săvârșește o încălcare a unui drept de proprietate industrială sau care trebuia și putea să prevadă rezultatul faptei sale. Această interpretare este posibilă și prin raportare la alin. (2) al aceluiași art. 13 din Directivă, care reglementează o ipoteză distinctă, aceea în care fapta de încălcare a fost săvârșită fără ca autorul „să aibă știință de aceasta sau fără a avea motive rezonabile de a ști aceasta”. Așadar, spre deosebire de alin. (2), alin. (1) nu îl are în vedere pe cel care nu a știut că săvârșește o faptă de încălcare sau nu putea să prevadă acest rezultat.

În același timp, considerentul (10) al Directivei prevede că obiectivul acesteia constă în a asigura un nivel de protecție ridicat, echivalent și omogen al proprietății intelectuale în cadrul pieței interne, ținându-se cont că directiva consacră un standard minim privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în sensul că statele membre pot să prevadă mijloace de protecție mai favorabile titularilor drepturilor (hotărârea din cauza C‑481/14 Hansson, pct. 36 și 40).

Față de contextul art. 13 și de obiectivul urmărit de Directivă, nu este posibilă o interpretare a normei corespondente din dreptul național în sensul restrângerii condițiilor de acordare a despăgubirilor pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială la cerința vinovăției în forma intenției, astfel cum este definită de Codul penal. O astfel de interpretare ar exclude din sfera faptelor pentru care titularul dreptului încălcat este îndreptățit la despăgubiri, conform Directivei, anumite fapte săvârșite de autorul care a știut că încălcă un drept (dar a socotit fără temei că încălcarea nu se va produce), precum și pe cele în care autorul putea să prevadă rezultatul faptei sale. Or, Directiva acoperă toate cazurile în care autorul a cunoscut că fapta sa este o încălcare a dreptului și chiar și situațiile în care acesta avea motive suficiente să prevadă încălcarea.

Singura soluție conformă cu finalitatea urmărită de Directivă, care garantează efectivitatea deplină a acesteia, este aceea a recunoașterii dreptului la despăgubiri, pe temeiul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr.100/2005, în toate cazurile în care autorul faptei de încălcare a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, adică nu numai cu intenție, în sensul legii penale, dar și din culpă, în sensul art. 19 pct. 2 din Codul penal, această ultimă formă de vinovăție fiind incidentă în ambele forme: imprudență și neglijență.

Secția I civilă, decizia nr. 3447 din 5 octombrie 2018

Prin cererea înregistrată la data de 12.10.2012 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, reclamanta A. Company a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.A., să se dispună: interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi oricăror acte de folosinţă în activitatea comercială, precum şi retragerea imediată de pe piaţă a tuturor produselor purtând semne identice sau similare cu marca comunitară „Head & Shoulders” nr.000230706/16.04.1996, sub sancţiunea plăţii amenzii civile maxime pe zi de întârziere prevăzute de art. 5803 Cod procedură civilă; obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, estimate provizoriu la suma de 4.000 euro, echivalent în lei la data efectuării plăţii, reprezentând daune materiale în cuantum estimat provizoriu la 2.000 euro, precum şi la plata de despăgubiri morale estimate cu titlu provizoriu în cuantum de 2.000 euro, aferente actelor de folosinţă fără drept, a unor semne identice sau similare cu marca comunitară „Head & Shoulders” nr. 000230706/16.04.1996; cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa nr. 1777 din 08.10.2013, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a admis cererea reclamantei, în sensul că a interzis pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea şi orice acte de folosinţă în activitatea comercială şi a dispus retragerea de pe piaţă a tuturor produselor purtând semne identice sau similare cu marca comunitară „Head & Shoulders” nr.000230706/16.04.1996; a disjuns capătul de cerere privind plata de despăgubiri, cu formarea unui nou dosar.

În urma disjungerii celui de-al doilea capăt al cererii s-a format dosarul nr. x/3/2013.

Prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014, tribunalul a constatat că pârâta este decăzută din dreptul de a invoca excepţia necompetenţei teritoriale şi, totodată, a respins cererea pârâtei de suspendare a soluţionării cauzei până la soluţionarea apelului declarat împotriva sentinţei nr. 1777 din 08.10.2013, nefiind oportună suspendarea cursului judecării dosarului de faţă mai înainte de a se fi pronunţat o hotărâre definitivă cu privire la primul capăt de cerere.

La data de 10.06.2014, reclamanta A. a depus la dosar cerere precizatoare a cuantumului prejudiciului (daune interese materiale şi morale) cauzat reclamantei prin comercializarea de către pârâta S.C. B. S.A. a produselor purtând în mod nelegal marca „Head & Shoulders”, în principal, ca fiind în cuantum de 6.234.957,6 lei, reprezentând: 5.394.748 lei (daune materiale); 840.212,6 lei (daune morale).

Ca urmare a concluziilor raportului de expertiză contabilă (raport de constatare) depus la dosarul cauzei de către expert C., precum şi cu aplicarea criteriilor legale de evaluare a daunelor-interese în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, astfel cum sunt prevăzute de art. 14 din OUG nr. 100/2005, elementele care au fost avute în vedere la calculul daunelor-interese privind prejudiciul material sunt: volumul total estimat al achiziţiilor S.C. B. S.A. de produse „Head & Shoulders”- 8.802.003 lei; volumul total estimat al vânzărilor efectuate de SC B. SA al produselor „Head & Shoulders” - 14.196.751 lei; beneficiul estimat realizat de S.C. B. S.A. din vânzarea fără drept a produselor „Head & Shoulders”, calculat ca adaosul comercial este de 5.394.748 lei. Expertul numit a ajuns la această concluzie ţinând cont de cifra de afaceri estimată realizată de S.C. B. S.A. din vânzarea şampoanelor „Head & Shoulders” (prin raportare la ponderea vânzărilor de şampoane „Head & Shoulders” din totalul vânzărilor S.C. B. S.A. – 11,31%) şi adaosul comercial estimat realizat din vânzarea aceloraşi produse (ca fiind în procent de 61,29%), pentru perioada 12.10.2009 – 20.02.2012.

În ceea ce priveşte prejudiciul moral cauzat de către pârâta S.C. B. S.A., reclamanta a susţinut că este determinat în raport cu gravitatea şi dimensiunile încălcării mărcii „Head & Shoulders”, fiind în cuantum de 840.212,6 lei.

În subsidiar, reclamanta a estimat prejudiciul ca fiind în cuantum de 1.680.425 lei, reprezentând 840.212,6 lei daune materiale şi 840.212,6 lei daune morale.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 132 alin. (2) pct. 2 C.proc.civ., art. 14 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 100/2005.

Prin sentinţa nr. 956 din 9.09.2014, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a admis cererea şi a obligat pârâta S.C. B. S.A. să plătească reclamantei suma de 5.394.748 lei, daune materiale, suma de 840.212,6 lei, daune morale, precum şi suma de 35.605,04 lei, cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinţei, s-a reţinut, pe baza probatoriului administrat, că prin constatarea săvârşirii de către pârâtă a faptei de contrafacere este dovedită existenţa unui prejudiciu în patrimoniul reclamantei. Apreciind că pârâtei îi este imputabilă modalitatea în care a înţeles să comercializeze produsele purtând în mod nelegal marca „Head & Shoulders”, într-o manieră care aduce atingere drepturilor exclusive ale reclamantei asupra mărcii protejate, tribunalul a constatat că este îndreptăţită şi cererea formulată de către reclamantă de obligare a pârâtei la plata de despăgubiri materiale şi morale, raportat la dispoziţiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, existând o faptă ilicită, vinovăţie şi raport de cauzalitate în materia specială a protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală.

În ceea ce priveşte modalitatea de calcul a acestui prejudiciu, tribunalul a constatat că dispoziţiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 stabilesc criterii generale de determinare a prejudiciului, iar, în speţă, reclamanta a solicitat în acest scop administrarea probei cu expertiză contabilă. Conform menţiunilor încheierii de şedinţă din data de 11.02.2014, expertul desemnat a explicat că nu a putut efectua expertiza, că documentele financiar-contabile necesare efectuării raportului de expertiză se află în posesia pârâtei, documentele preluate de parchet fiind copii ale unor facturi certificate, concluzia fiind aceea că documentele contabile necesare efectuării expertizei s-au aflat în posesia pârâtei care a refuzat să le pună la dispoziţia expertului, deşi prin înştiinţările instanţei şi din conţinutul convocărilor expertului cunoştea cu exactitate că aceste documente era necesare administrării probei. Singurele documente puse la dispoziţia expertului contabil sunt acelea pe care le obţinuse reclamanta anterior, din dosarul penal nr. x/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, constituit ca urmare a controlului din data de 20.02.2012, efectuat la depozitul S.C. B. S.A., când au fost identificate produsele contrafăcute. Aceste documente au fost emise în luna februarie 2012, fiind aferente unei singure luni din intervalul de trei ani anteriori datei introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data convocării. Pârâta a susţinut că importul produselor în valoare de 139.709 euro a fost unul singular, dar nu a permis verificarea evidenţelor contabile ale societăţii ori a balanţelor de stocuri, astfel că argumentele în acest sens sunt lipsite de suport probator.

Aşadar, proba nu a putut fi administrată ca urmare a conduitei procesuale adoptate de către pârâtă, situaţie în care tribunalul a apreciat că prejudiciul cauzat reclamantei prin comercializarea de către pârâta S.C. B. S.A. a produselor purtând în mod nelegal marca „Head & Shoulders” este în cuantum de 6.234.957,6 lei, reprezentând daune materiale în sumă de 5.394.748 lei şi daune morale în sumă de 840.212,6 lei. Sunt în acest sens concluziile raportului de constatare depus la dosarul cauzei de către expert C., estimarea fiind realizată cu aplicarea criteriilor legale de evaluare a daunelor-interese în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, astfel cum sunt prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr.100/2005.

Astfel, elementele care au fost avute în vedere la calculul prejudiciului material sunt volumul total estimat al achiziţiilor S.C. B. S.A. de produse „Head & Shoulders”, de 8.802.003 lei, volumul total estimat al vânzărilor efectuate de S.C. B. S.A. al produselor „Head & Shoulders”, de 14.196.751 lei şi beneficiul estimat realizat de S.C. B. S.A. din vânzarea fără drept a produselor „Head & Shoulders”, calculat ca adaos comercial, de 5.394.748 lei. A fost avută în vedere cifra de afaceri estimată realizată de S.C. B. S.A. din vânzarea şampoanelor „Head & Shoulders”, prin raportare la ponderea vânzărilor de şampoane „Head & Shoulders” din totalul vânzărilor S.C. B. S.A., 11,31% şi adaosul comercial estimat realizat din vânzarea aceloraşi produse, ca fiind în procent de 61,29%, pentru perioada 12.10.2009–20.02.2012.

În ceea ce priveşte calculul prejudiciului moral, date fiind circumstanţele specifice speţei, tribunalul a apreciat că este în sumă de 840.212,6 lei, rezultată prin aplicarea unui procent de 0,5% la cifra de afaceri a companiei pârâte, pentru perioada 12.10.2009 – 31.12.2012, estimare cu caracter rezonabil prin raportare la necesitatea înlăturării atingerilor aduse dreptului încălcat.

Prin decizia nr. 939 din 7.12.2016, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a admis apelul declarat de pârâta S.C. B. S.A. împotriva sentinţei menţionate, a schimbat în parte sentinţa şi a stabilit cuantumul despăgubirilor materiale datorate de pârâtă reclamantei la suma de 3.086.411,72 lei şi al despăgubirilor morale la suma de 308.641 lei, urmând a menţine sentinţa pentru rest; s-a luat act că apelanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a respins criticile referitoare la netimbrarea cererii de chemare în judecată şi la necompetenţa teritorială, dar şi la modul de soluţionare de către prima instanţă a cererii de amânare a judecăţii pentru pregătirea apărării şi a cererii privind plata cheltuielilor de judecată, din perspectiva art. 274 alin. (1) şi alin. (3) C.proc.civ.

Motivele de apel ce privesc viciile raportului de expertiză întocmit în etapa judecăţii în primă instanţă au rămas fără substanţă, în condiţiile în care în apel a fost administrată proba cu expertiză contabilă judiciară, la solicitarea apelantei-pârâte, care a avut posibilitatea de a administra probele cu înscrisuri şi cu expertiză în scopul dovedirii susţinerilor sale.

Admiterea apelului a fost determinată de necesitatea determinării cuantumului despăgubirilor în funcţie de rezultatul cercetării documentelor contabile aparţinând apelantei, documente ce au fost depuse la dosar în faza apelului.

Curtea a subliniat, în acest context, că imposibilitatea expertului desemnat de prima instanţă de a realiza calculul beneficiului realizat de pârâtă ca urmare a comercializării produselor purtând fără drept marca reclamantei a fost cauzată în mod exclusiv de conduita procesuală a pârâtei; de asemenea, rezultatul judecăţii în primă instanţă reflectă aceeaşi conduită, în condiţiile în care toate solicitările tribunalului şi ale expertului adresate pârâtei de a prezenta sau de a depune la dosar înscrisuri atestând operaţiunile efectuate în perioada de referinţă cu produsele menţionate au rămas fără răspuns.

Legat de acest aspect, prin cererea de apel s-a susţinut în mod nefondat că instanţa şi expertul C. nu au luat în calcul documente contabile furnizate de organele de urmărire penală; astfel, instanţa de apel a observat că acele documente erau insuficiente, nu permiteau evaluarea întregii perioade de referinţă şi, mai mult, au fost depuse de reclamantă la dosar, iar expertul a avut în vedere, alături de aceste documente, informaţiile publice – deţinute, conform legii, de autorităţile fiscale – care priveau întreaga activitate a profesionistului, nu doar cea care a îmbrăcat natura contrafacerii.

Mai mult, prima instanţă a comunicat pârâtei raportul de expertiză, aşteptând observaţiile sau criticile acesteia faţă de concluziile expertului, pârâta rămânând în continuare pasivă până la comunicarea sentinţei prin care a fost obligată la plata sumelor rezultate din expertiza astfel întocmită.

Numai caracterul devolutiv al apelului a permis pârâtei depunerea în calea de atac a

documentelor contabile (incomplete şi de această dată) şi realizarea unei noi expertize contabile, atitudinea procesuală aleasă de apelantă fiind considerată de reclamanta-intimată, pe bună dreptate, la limita abuzului de drept procesual.

În aceste coordonate, având în vedere că reperele probatorii necesare cuantificării prejudiciului se aflau exclusiv la dispoziţia pârâtei şi că aceasta nu a răspuns niciunei solicitări de a le prezenta instanţei, văzând totodată că prezumţia izvorâtă din art. 174 C.proc.civ. nu putea servi soluţionării cauzei deoarece nici reclamanta şi nici instanţa nu cunoşteau dimensiunile concrete ale activităţii de contrafacere, ele rezultând numai din documentele contabile, instanţa de apel a constatat că hotărârea tribunalului este pronunţată cu luarea în considerare a probelor administrate şi a principiilor generale ce reglementează materia specială a reparării prejudiciului rezultat din încălcarea unui drept la marcă, o concluzie diferită a instanţei de apel sub aspectul cuantumului despăgubirilor excluzând orice culpă a primei instanţe.

În privinţa situaţiei de fapt rezultate din probatoriul administrat în apel, s-a reţinut că expertul desemnat în apel, D., a arătat că în perioada 12.09.2009 – 31.01.2012 societatea pârâtă nu a derulat operaţiuni cu produse „Head & Shoulders”, iar în perioada 01.02.2012 – 20.02.2012 (când a avut loc descinderea organelor de poliţie la locul depozitării produselor comercializate de pârâtă) a identificat 5 achiziţii de produse purtând marca amintită, realizate între 14.02.2012 şi 23.02.2012, în valoare totală de 1.019.854,93 lei, astfel cum se arată în răspunsul la obiecţiuni.

Cu privire la aceste produse, apelanta-pârâtă a susţinut că acestea au fost retrase de pe piaţă şi că organele de poliţie au procedat la distrugerea mărfurilor, însă aceste aspecte de fapt nu au fost probate, deşi sub acest aspect sarcina probei revenea apelantei.

Aceasta din urmă a depus la dosar două procese verbale întocmite la datele de 09.03.2012 şi respectiv 04.04.2012 de către organele de poliţie.

În procesul-verbal din 04.04.2012 se consemnează că în depozitul pârâtei din Afumaţi nu existau produse purtând marca reclamantei, precum şi că reprezentantul pârâtei a prezentat poliţiştilor două facturi storno – una dintre ele nu priveşte produsele achiziţionate în perioada de referinţă, nr.54537 din 14.03.2012, pentru produsele vândute către SC X. SA cu factura nr. 53873 din 24.02.2012, nefiind menţionată în anexa 2 întocmită de expert.

Cea de-a doua factură prezentată poliţiştilor a fost depusă şi la dosar, poartă nr. 405450 din 15.03.2012 şi priveşte produsele vândute către SC Y. SRL cu factura nr. 405449 din 23.02.2012, menţionată la poziţia 5 în anexa 2.

Această factură storno a fost contestată de reclamanta intimată, care a susţinut că operaţiunile privitoare la societatea Y. SRL erau false şi că nu aveau loc în realitate, iar considerentele încheierii penale nr. 38/CP/F pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Penală în dosarul nr. x/93/2016 confirmă dubiul cu privire la realitatea acestei facturi, consemnând că reprezentantul societăţii Y. a declarat că factura nr.405450 din 15.03.2012 nu a fost emisă de această societate.

În aceste condiţii, instanţa de apel a reţinut că facturile menţionate în procesul verbal din 04.04.2012 nu fac dovada stornării produselor facturate către partenerii pârâtei, iar inexistenţa în depozit la data amintită a produselor nu echivalează cu retragerea lor legală de pe piaţă,cu atât mai puţin cu cât susţinerea în sensul distrugerii lor de către organele de poliţie nu a fost dovedită.

Cât priveşte procesul-verbal încheiat de organele de poliţie la data de 09.03.2012, acesta menţionează alte două facturi de retur, ce nu pot fi însă legate de facturile de achiziţie din anexa 2, deoarece nu menţionează la care produse se referă şi nici nu au fost depuse la dosar de apelanta-pârâtă.

Alte două procese-verbale întocmite de poliţişti la datele de 22.02.2012 şi respectiv 29.02.2012 arată că produsele contrafăcute identificate în depozitul pârâtei au fost lăsate în custodia acesteia, nefiind făcută vreo menţiune despre ridicarea lor şi eventuala distrugere, cum afirmă apelanta fără temei.

În concluzia acestor împrejurări de fapt, instanţa de apel a constatat că nu s-a făcut dovada că produsele în discuţie, achiziţionate în perioada de referinţă, au fost distruse şi că nu au fost

valorificate de apelanta-pârâtă.

Expertul E. a arătat că în luna februarie 2012, când au avut loc achiziţiile de produse în discuţie, societatea nu a avut profit, cheltuielile sale (4.385.309,75 lei) fiind superioare veniturilor rezultate din vânzarea produselor (4.106.266,65 lei). De asemenea, calculând adaosul comercial practicat pentru produsele H&S în această perioadă, a reţinut că acesta a fost de 53.373,46 lei, calculat ca diferenţă între venitul brut de 413.943,46 lei şi cheltuielile în sumă de 360.570 lei.

Curtea a solicitat expertului explicaţii cu privire la noţiunea de adaos comercial, arătându-se în răspunsul la obiecţiuni că acesta este diferenţa dintre preţul de achiziţie şi preţul de vânzare al produsului, astfel încât rezultă cu claritate că suma de 53.373,46 lei, care este obţinută potrivit expertului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor cu operaţiunile de vânzare, nu reprezintă adaos comercial.

De asemenea, la determinarea beneficiului obţinut pe nedrept ca urmare a încălcării dreptului la marcă, instanţa de apel a considerat că nu trebuie să fie luate în calcul cheltuielile efectuate de cel care săvârşeşte contrafacerea în scopul funcţionării sale (salarii, utilităţi, chirie, etc), deoarece şi realizarea acestor cheltuieli reprezintă tot un beneficiu indirect al societăţii pârâte, care astfel poate funcţiona. Cu alte cuvinte, rularea acestor sume (provenite din vânzarea de produse contrafăcute) aduce un avantaj economic necuvenit care nu ar trebui să îi rămână pârâtului.

În acest sens sunt dispoziţiile art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, potrivit cărora „Măsurile, procedurile și repararea daunelor trebuie să fie efective, proporționale cu drepturile încălcate, descurajatoare și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim și totodată să ofere protecție împotriva folosirii abuzive a acestora.”

Economia acestui text justifică temeinicia solicitării reclamantei intimate, care a arătat că în cadrul noţiunii de despăgubiri astfel cum sunt ele definite de art.14 din aceeaşi ordonanţă intră toate sumele care au provenit din activitatea ilicită, astfel încât se cuvine a se calcula diferenţa dintre veniturile din vânzări şi preţul plătit de pârâtă la achiziţia mărfurilor.

În consecinţa acestor argumente, observând că prima instanţă a luat în considerare toată activitatea pârâtei (şi cea privitoare la alte produse decât cele purtând fără drept marca reclamantei), apelul a fost admis, iar cuantumul despăgubirilor a fost determinat în funcţie de probatoriul administrat în apel, în sensul că au fost avute în vedere achiziţiile de produse din luna februarie 2012 identificate de expert, stabilind suma datorată de apelantă ca diferenţă dintre valoarea veniturilor obţinute de aceasta din vânzări, 4.106.266,65 lei, şi suma plătită la achiziţia produselor, respectiv 1.019.854,93 lei, respectiv valoarea despăgubirilor va fi de 3.086.411,72 lei.

A fost înlăturată susţinerea pârâtei apelante în sensul că răspunderea sa materială nu poate fi angajată pe motivul lipsei intenţiei.

Astfel, pe de-o parte, prin sentinţa civilă nr. 1777/2013, irevocabilă,Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a soluţionat primul capăt al acţiunii reclamantei, interzicând pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea şi orice acte de folosinţă în activitatea comercială şi dispunând

retragerea de pe piaţă a tuturor produselor purtând semne identice sau similare cu marca comunitară „Head & Shoulders” nr. 000230706/16.04.1996.

Or, acţiunea promovată de reclamantă reprezintă un caz particular de acţiune în răspundere delictuală, având ca scop încetarea încălcării şi repararea pagubei produse titularului mărcii prin fapta ilicită constând în atingerea adusă dreptului exclusiv asupra mărcii, iar în cazul de faţă reclamanta a solicitat repararea prejudiciului atât prin restabilirea situaţiei anterioare (ca efect al încetării încălcării), cât şi prin despăgubirea sa pentru paguba suferită, indicând dintre modalităţile enumerate de art. 14 din O.U.G. nr.100/2005 pe cea a beneficiului injust realizat de pârâtă.

Prin urmare, aceleaşi condiţii generale ale răspunderii pentru fapta ilicită se cer a fi îndeplinite şi în cazul acţiunii în contrafacere, cu elementele specifice materiei, iar admiterea prin hotărârea irevocabilă a acţiunii în dosarul iniţial din care a fost disjunsă cererea pendinte implică constatarea cu putere de lucru judecat a existenţei condiţiilor răspunderii, implicit a vinovăţiei, în cauza de faţă rămânând a se determina întinderea prejudiciului suferit de titularul mărcii.

Pe de altă parte, în sistemul noului Cod civil (în vigoare la data săvârşirii faptelor ilicite din luna februarie 2012), răspunderea pentru fapta ilicită se angajează pentru cea mai uşoară culpă, conform art. 1357 alin. (2), astfel încât nu era necesară dovedirea intenţiei.

În privinţa hotărârii penale prin care a fost soluţionată plângerea titularului mărcii împotriva ordonanţei prin care procurorul a dispus clasarea cauzei faţă de reprezentantul societăţii apelante pentru lipsa intenţiei ca formă a vinovăţiei, fiind în discuţie săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 90 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, deşi hotărârea penală definitivă are autoritate de lucru judecat cu privire la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia, acest efect priveşte fapta penală, nu ilicitul civil al încălcării mărcii, care este distinct de infracţiunea de contrafacere, pentru aceasta din urmă fiind necesară, conform celor arătate mai sus, o altă formă de vinovăţie.

Cât priveşte cuantificarea de către prima instanţă a despăgubirilor morale, ca efect al reevaluării despăgubirilor materiale, instanţa de apel a apreciat necesară corelarea acestora cu despăgubirile pentru prejudiciul moral suferit de reclamantă, reţinând că nu se critică decât modul de dimensionare a acestora – pentru a avea un caracter rezonabil, conform chiar susţinerii apelantei.

În consecinţă, faţă de întinderea considerabilă a încălcării – cu referire la cantitatea de produse purtând fără drept marca reclamantei ce a fost identificată în documentele de achiziţie – şi de celelalte împrejurări concrete ale cauzei, inclusiv de conduita apelantei-pârâte în privinţa facturilor despre care se arată în hotărârea penală că erau întocmite fictiv, instanţa de apel a apreciat că un cuantum al despăgubirilor pentru prejudiciul moral stabilit la 10% din prejudiciul material este unul rezonabil, ce satisface criteriile de proporţionalitate prevăzute de lege, motiv pentru care a obligat pârâta la plata sumei de 308.641 lei cu acest titlu.

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs pârâta S.C. B. S.A., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct.5 şi 9 Cod procedură civilă.

S-a precizat că recursul nu este îndreptat împotriva celor stabilite de instanţa de apel, inclusiv prin încheierea din 20.04.2016, în sensul că mai sunt în discuţie strict vânzările de produse „Head & Shoulders” realizate de S.C. B. S.A. în perioada 12.10.2009 - 20.02.2012, pentru eventuale vânzări ulterioare datei de 20.02.2012 şi până la 12.10.2012, existând autoritate de lucru judecat în sensul respingerii cererii de chemare în judecată.

Prin motivele de recurs, s-au susţinut următoarele:

1. Au fost încălcate prevederile art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, ale art. 1201 Cod civil 1864, ale art. 163 din vechiul Cod de procedură civilă şi ale art. 14 alin. (2) din noul Cod civil, prin aprecierea că, în speţă, nu era necesară dovedirea intenţiei, ca formă de vinovăţie, pentru obligarea recurentei la despăgubiri, fiind suficientă reţinerea celei mai uşoare forme de culpă (art. 304 pct. 9 C.proc.civ.).

Din cuprinsul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 (în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată şi la data încălcării drepturilor la marcă), rezultă că, pentru a se angaja obligaţia pârâtului de plată a despăgubirilor, este necesar să se stabilească, în prealabil, că pârâtul a acţionat cu vinovăţie în forma intenţiei, simpla culpă nefiind suficientă pentru a atrage aplicarea acestor prevederi speciale din domeniul proprietăţii industriale.

Este adevărat că art. 1357 din noul Cod civil stabileşte regula în materia vinovăţiei în cazurile de răspundere civilă delictuală, însă prevederile art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 derogă, în materia specială a răspunderii civile pentru încălcarea drepturilor de proprietate industrială, de la regulă şi impun stabilirea vinovăţiei în forma intenţiei.

Mai mult, reţinând incidenţa puterii de lucru judecat a hotărârii pronunţate în dosarul care viza doar încetarea folosirii mărcii, au fost încălcate şi prevederile legale care reglementează puterea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti, respectiv art. 1201 Cod civil 1864 şi art. 163 din vechiul Cod de procedură civilă.

Astfel, pe de o parte, nu poate fi invocată, cu privire la vinovăţie, puterea de lucru judecat a hotărârii pronunţate în dosarul din care a fost disjunsă cererea pendinte, întrucât cele două cauze au obiecte diferite, iar, pe de altă parte, în acea hotărâre, nu a fost antamată şi soluţionată chestiunea săvârşirii faptei ilicite cu intenţie, inclusiv pentru motivul că acest aspect, spre deosebire de prezenta cauză, nu avea relevanţă din perspectiva încetării folosirii mărcii, care nu este condiţionată de săvârşirea faptei cu intenţie.

Totodată, în condiţiile în care a stabilit întrunirea în speţă a condiţiei vinovăţiei, instanţa de apel a încălcat şi prevederile legale privind prezumţia bunei-credinţe, anume art. 14 alin. (2) din noul Cod civil. Astfel, probele existente la dosarul cauzei nu demonstrează nici măcar culpa recurentei şi, cu atât mai puţin, intenţia la încălcarea mărcii.

De altfel, în acelaşi sens este şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (decizia nr. 2072 din 27.06.2014).

2. Au fost încălcate prevederile art. 22 Cod procedură penală 1968 referitoare la autoritatea de lucru judecat a hotărârii definitive a instanţei penale în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă (art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, iar, în subsidiar, art. 304 pct. 5 din cod).

În cauză, instanţa penală învestită cu o cauză vizând aceeaşi faptă ilicită pentru care reclamanta cere repararea prejudiciului în prezentul dosar a reţinut absenţa intenţiei directe sau indirecte la săvârşirea faptei ilicite.

Aşadar, în condiţiile în care instanţa de drept penal a hotărât printr-o hotărâre definitivă că autorul faptei nu a acţionat cu vinovăţie, soluţia pronunţată de instanţa de drept penal se impune cu autoritate de lucru judecat instanţei civile, pe temeiul art. 22 Cod procedură penală.

Concluzia instanţei penale privind lipsa intenţiei la săvârşirea faptei în ceea ce îl priveşte pe administratorul societăţii este incidentă şi în cazul societăţii, deoarece, conform literaturii de specialitate, vinovăţia persoanei juridice este verificată prin raportare la vinovăţia persoanei fizice care conduce societatea. Cu alte cuvinte, nu se poate reţine că persoana juridică a săvârşit o faptă ilicită cu intenţie atât timp cât s-a stabilit că administratorul societăţii nu a acţionat cu intenţie, neexistând niciun indiciu sau probă în sensul că administratorul şi, pe cale de consecinţă, societatea, a avut cunoştinţă de faptul că produsele nu erau originale.

În consecinţă, faţă de soluţia instanţei penale care a reţinut lipsa vinovăţiei în forma intenţiei directe sau indirecte, instanţa civilă ar fi trebuit să îşi însuşească aceste concluzii şi să le dea efectele corespunzătoare în procesul civil, anume, să respingă cererea de acordare a despăgubirilor întemeiată pe art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 pentru lipsa intenţiei la săvârşirea faptei ilicite.

Au fost încălcate prevederile art. 3 şi 14 din O.U.G. nr. 100/2005, ale art. 129 alin. (1)

Cod procedură civilă şi ale art. 44 alin. (8) din Constituţie, în ceea ce priveşte determinarea cuantumului pretinsului prejudiciu suferit de către reclamantă.

Pe temeiul acestor norme, la determinarea beneficiului injust realizat de persoana care a încălcat dreptul de proprietate industrială, trebuie să fie avute în vedere doar câştigurile realizate din activitatea care contravine dreptului de proprietate industrială, cu aplicarea principiului proporţionalităţii între necesitatea protejării drepturilor de proprietate industrială şi evitarea creării de obstacole abuzive în calea comerţului legitim.

În primul rând, pe baza expertizei contabile, instanţa de apel a determinat beneficiul injust prin scăderea din totalul veniturilor realizate de recurenta – pârâtă în luna februarie 2012 a preţului de achiziţie a produselor „Head & Shoulders”, nu doar veniturile realizate din comercializarea acestor produse, deşi din probele administrate în cauză rezultă că activitatea pârâtei, inclusiv în luna februarie 2012, nu se rezumă la comercializarea de produse „Head & Shoulders”. În acest sens, în expertiza contabilă – care s-a raportat la facturi - se arată că vânzările de produse „Head & Shoulders” în luna februarie 2012 sunt în valoare mult mai mică decât încasările totale aferente aceleiaşi perioade calendaristice.

În al doilea rând, instanţa de apel a adunat la cuantumul despăgubirilor pretins datorate şi

cheltuielile indirecte suportate de pârâtă, prezumând, astfel, în mod nelegal, că respectivele cheltuieli ar fi fost suportate din veniturile realizate din încălcarea mărcii „Head & Shoulders”.

Or, cheltuielile indirecte nu pot fi prezumate a fi fost suportate din veniturile aferente încălcării drepturilor de proprietate industrială, revenindu-i titularului dreptului să probeze acest fapt. În absenţa unor probe concrete şi concludente care să demonstreze că cheltuielile indirecte au fost suportate din veniturile obţinute din contrafacere, acestea nu se vor include în despăgubirile datorate de pârât, astfel cum rezultă din jurisprudenţa Înaltei Curţi (Secţia I, hotărârea nr. 2072 din 27.06.2014), în aplicarea corectă a prevederilor art.14 alin. (2) şi art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, a prevederilor art. 44 alin.8 Constituţie şi, respectiv, a art. 129 alin. (1) C.proc.civ. (în sensul în care partea care formulează o pretenţie trebuie să o dovedească).

O astfel de prezumţie contravine prevederilor legale incidente, cu atât mai mult cu cât, în speţă, aşa cum rezultă şi din raportul de expertiză contabilă, primele achiziţii de produse „Head & Shoulders” au fost efectuate pe data de 14.02.2012, iar prima vânzare datează din 15.02.2012, astfel încât este absolut imposibil ca toate cheltuielile indirecte suportate de pârâtă în luna februarie 2012 să fi fost suportate din venituri aferente activităţii de încălcare a mărcii „Head & Shoulders”.

Instanţa de apel nu a procedat, însă, la o apreciere a probatoriului administrat atunci când a decis să includă cheltuielile indirecte în valoarea despăgubirilor pretins datorate, ci s-a rezumat la a prezuma că acestea trebuie incluse în valoarea despăgubirilor, ceea ce este nelegal, întrucât răstoarnă sarcina probei şi încalcă prevederile art. 129 alin. (1) Cod procedură civilă.

În al treilea rând, în cuantificarea, prin raportare la beneficiul injust realizat, a despăgubirilor datorate de persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială trebuie să fie avut în vedere doar câştigul efectiv realizat de aceasta şi anume, doar acea valoare care a intrat în patrimoniul său.

Or, din acest punct de vedere, nu pot fi incluse în calcularea beneficiului injust realizat acele vânzări de produse care au fost ulterior stornate întrucât, urmare a stornării, produsele au fost returnate pârâtului, care a restituit la rândul său preţul vânzării.

În speţă, toate vânzările de produse „Head & Shoulders” efectuate în perioada relevantă (respectiv, până la 20.02.2012) au fost ulterior stornate, iar produsele au fost distruse, aşa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, respectiv din concluziile raportului de expertiză contabilă şi procesele verbale de distrugere încheiate de organele de cercetare penală.

În al patrulea rând, instanţa de apel a stabilit în mod nelegal şi cuantumul pretinsului prejudiciu moral, prezumându-se că acesta decurge din existenţa încălcării şi calculându-l ca un procent din pretinsul prejudiciu material.

Or, existenţa unui prejudiciu material (de altfel, nedovedită) nu prezumă în mod necesar existenţa unui prejudiciu moral, aşa cum s-a reţinut şi în jurisprudenţa Înaltei Curţi (Secţia I civilă, decizia nr. 2366/2015). Din cea din urmă precizare a textului, reiese că prejudiciul moral trebuie dovedit (ori, cel puţin, temeinic justificat), nefiind intrinsec faptei de contrafacere, contrar celor susţinute de către recurentă, cumularea criteriilor legale anterior menţionate nefiind obligatorie, ci doar posibilă sau permisă de lege.

Apoi, în condiţiile în care instanţa de apel a determinat cuantumul prejudiciului moral prin raportare la cuantumul prejudiciului material, iar acesta din urmă, aşa cum s-a arătat anterior, a fost determinat în mod nelegal, rezultă că şi cuantumul prejudiciului moral a fost, în egală măsură, determinat în mod nelegal.

4. Au fost încălcate şi aplicate în mod greşit prevederile art. 163 din vechiul Cod de procedură civilă şi ale art. 1201 Cod civil 1864 (art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, iar, în subsidiar, art. 304 pct. 5 din cod).

Prima instanţă a admis cererea de chemare în judecată pentru venituri realizate de pârâtă doar în perioada 12.10.2009 - 20.02.2012, fără ca reclamantul să declare apel. Prin urmare, pentru eventuale vânzări ulterioare datei de 20.02.2012 şi până la 12.10.2012, există autoritate de lucru judecat în sensul respingerii cererii de chemare în judecată.

Or, prin calcularea despăgubirilor pentru întreaga lună februarie 2012, iar nu doar pentru perioada anterioară datei de 20.02.2012, instanţa de apel a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârii primei instanţe, la care chiar instanţa de apel face referire în încheierea din 20 aprilie 2016.

5. Au fost încălcate şi aplicate în mod greşit prevederile art. 295 Cod procedură civilă referitoare la limitele efectului devolutiv al apelului (art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, iar, în subsidiar, art. 304 pct. 5 din cod).

Astfel cum a apreciat şi instanţa de apel, faţă de faptul că reclamanta nu a declarat apel, limitele cererii de apel nu permiteau analizarea aprecierii primei instanţe în sensul că trebuie avute în vedere exclusiv veniturile obţinute de pârâtă anterior datei de 20.02.2012.

6. Au fost încălcate şi aplicate în mod greşit prevederile art. 296 Cod procedură civilă (art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, iar, în subsidiar, art.304 pct. 5 din cod).

Luarea în considerare de către instanţa de apel şi a veniturilor obţinute ulterior datei de 20.02.2012 a creat pârâtei o situaţie mai grea în propria cale de atac, deoarece instanţa de apel a lărgit perioada de timp cu privire la care a apreciat că se impune să analizeze care sunt veniturile pârâtei.

7. Au fost încălcate şi aplicate în mod greşit prevederile art. 274 Cod procedură civilă (art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, iar, în subsidiar, art.304 pct. 5 din cod).

Pentru a putea fi acordate, cheltuielile de judecată trebuie să fi fost efectiv suportate de partea din litigiu care a câştigat şi în legătură cu litigiul.

În ceea ce priveşte primul aspect, din dovezile depuse la dosar, nu reiese că plăţile au fost efectuate în contul cheltuielilor de judecată solicitate în prezentul dosar, nefiind indicată în extrasele de cont nicio referinţă în acest sens. De asemenea, plăţile efectuate către reprezentantul intimatei au fost efectuate de către societatea Z. LLC. Prin urmare, rezultă că intimata nu a suportat cheltuielile de judecată pe care le-a solicitat, nefiind îndreptăţită să obţină rambursarea lor.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea aspect, opt dintre facturile fiscale depuse de intimată vizează „lucrări de asistenţă juridică şi reprezentare privind marca H&S în dosarul nr. x/3/2012”. Prin urmare, suma de 20.411,87 lei aferentă acestor cheltuieli vizează pretinse cheltuieli de judecată care au fost efectuate în cadrul unui alt dosar.

Faptul că există o legătură între cele două dosare nu duce la concluzia că partea ar fi putut solicita cheltuieli de judecată pentru ambele litigii în oricare dintre cele două dosare. De altfel, aşa cum reiese şi din informaţiile disponibile pe portalul instanţelor de judecată, în cadrul dosarului nr.x/3/2012, instanţa a luat act de faptul că „se vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”.

În consecinţă, optând pentru obţinerea cheltuielilor de judecată pe cale separată în dosarul nr. x/3/2012, intimata ar fi trebuit să formuleze o cerere de chemare în judecată în acest sens. Pentru a evita însă formularea şi timbrarea unei astfel de cereri, intimata a solicitat în prezentul dosar cheltuielile de judecată aferente dosarului nr. x/3/2012.

Acest demers însă nu ar fi trebuit admis de către prima instanţă şi de către instanţa de apel întrucât cheltuielile de judecată pot fi cerute cu titlu accesoriu doar în cadrul dosarului în care au fost efectuate, iar nu într-un alt dosar ce se desfăşoară între aceleaşi părţi.

Prin urmare, chiar dacă s-ar fi considerat de către instanţa de apel că au fost dovedite cheltuielile de judecată, nu se impunea acordarea sumei de 20.411,87 lei, întrucât această sumă a fost achitată în cadrul unui alt dosar.

8. Au fost încălcate şi aplicate în mod greşit prevederile art. 2 alin. (1), art. 18, art. 20 din Legea nr. 146/1997, respingându-se criticile referitoare la problema timbrajului cererii de chemare în judecată (art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, iar, în subsidiar, art. 304 pct. 5 din cod).

În cursul judecăţii, intimata a majorat substanţial suma cerută cu titlu de despăgubiri materiale şi morale, însă fără a îşi îndeplini obligaţia de a timbra cererea la suma precizată. Acest aspect a fost semnalat primei instanţe, însă aceasta a ignorat în mod nelegal acest aspect.

Instanţa de apel, pe lângă faptul că nu a reţinut că învederarea neregularităţii în faţa primei instanţe, a procedat cu încălcarea şi aplicarea greşită a prevederilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, potrivit cărora revine instanţei de judecată obligaţia de a calcula taxa de timbru conform criteriilor prevăzute în art. 2 alin. (1) din aceeaşi lege.

Mai mult, faţă de prevederile exprese ale art. 20 alin. (5) din Legea nr.146/1997, instanţa de apel ar fi trebuit să dispună obligarea reclamantei la plata taxei de timbru aferente, iar nu să ignore faptul că intimata nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

9. Hotărârea (incluzând încheierile premergătoare) cuprinde motive contradictorii (art. 304 pct. 7 C.proc.civ.).

Considerentele instanţei din încheierea din data de 20.04.2016, conform cărora pentru eventuale vânzări ulterioare datei de 20.02.2012 şi până la 12.10.2012 există autoritate de lucru judecat, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată, sunt în contradicţie cu considerentul din decizia recurată, prin care se apreciază că trebuie avută în vedere întreaga lună februarie 2012.

Contrarietatea nu este înlăturată de faptul că un considerent este reţinut într-o încheiere

premergătoare, iar celălalt considerent, în hotărâre, întrucât încheierile premergătoare hotărârii fac corp comun cu aceasta.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Prin primele două motive de recurs, a fost criticată aprecierea instanței de apel referitoare la întrunirea în cauză a condițiilor pentru acordarea de despăgubiri titularului dreptului la marcă încălcat prin fapta pârâtei, prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

În esență, recurenta – pârâtă a susținut că obligarea sa la plata despăgubirilor era condiționată de stabilirea vinovăției sale în forma intenţiei, simpla culpă nefiind suficientă pentru a atrage aplicarea acestor prevederi speciale din domeniul proprietăţii industriale. Hotărârea civilă care viza doar încetarea folosirii mărcii nu are putere de lucru judecat, iar absența intenției a fost statuată cu autoritate de lucru judecat printr-o hotărâre penală definitivă.

Criticile recurentei sunt nefondate.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, „La cererea părţii vătămate, instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite.”

Noțiunea de „intenție” evocă dispozițiile art. 19 pct. 1 Cod penal din 1968 (ce corespunde art. 16 alin. 3 din actualul cod), ce stabilesc semnificația acesteia, aplicabilă și în materia răspunderii civile, în sensul că fapta este săvârşită cu intenţie când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte (intenție directă), fie prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui (intenție indirectă).

Nu trebuie ignorat, însă, că prin O.U.G. nr. 100/2005 a fost transpusă Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, iar potrivit unei jurisprudențe constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, la aplicarea dreptului intern, instanțele naționale sunt obligate, în măsura posibilului, să interpreteze dispozițiile acestuia în lumina textului și a finalității directivei în cauză pentru a atinge rezultatul urmărit de aceasta și, prin urmare, să se conformeze articolului 288 al treilea paragraf TFUE.

Principiul interpretării conforme impune în plus ca instanțele naționale să facă tot ce ține de competența lor, luând în considerare ansamblul dreptului intern și aplicând metodele de interpretare recunoscute de acesta pentru a garanta efectivitatea deplină a directivei în discuție și pentru a identifica o soluție conformă cu finalitatea urmărită de aceasta (a se vedea, în acest sens, de exemplu, hotărârea din cauza C-282/10 Maribel Dominguez, pct. 23 - 27, cu jurisprudența acolo citată).

În contextul obligației ce revine instanței naționale, este necesar a se stabili dacă interpretarea intenției, ca formă de vinovăție, din cuprinsul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, prin reținerea exclusivă a semnificației acesteia din Codul penal, astfel cum pretinde

recurenta, corespunde finalității Directivei 2004/48/CE.

În conformitate cu art. 13 alin. (1) din Directivă, „Statele membre asigură ca, la cererea părții prejudiciate, autoritățile judecătorești competente să ordone contravenientului care a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, plata către titularul dreptului a unor daune-interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său.”

Trebuie precizat, totodată, că, potrivit unei jurisprudențe constante a CJUE, termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care, precum în speță, nu conține nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul său de aplicare trebuie, în mod normal, să primească în întreaga Uniune o interpretare autonomă și uniformă, în funcție de termenii acesteia, dar și de contextul prevederii și de obiectivul urmărit de reglementarea din care face parte (a se vedea, în special, hotărârile din cauzele C‑550/14 Envirotec Denmark, pct. 27 și C‑617/15 Hummel Holding, pct. 22, cu jurisprudența citată).

Prin comparație, versiunea în limba română în privinţa cerinței vinovăției coincide celei în limbile engleză și franceză, ceea ce permite interpretarea art. 13 alin. (1) al Directivei, pe baza termenilor folosiți, ca vizându-l pe autorul care a știut că săvârșește o încălcare a unui drept de proprietate industrială sau trebuia și putea să prevadă rezultatul faptei sale.

Această interpretare este posibilă și prin raportare la alin. (2) al aceluiași art. 13 din Directivă, care reglementează o ipoteză distinctă, aceea în care fapta de încălcare a fost săvârșită fără ca autorul „să aibă știință de aceasta sau fără a avea motive rezonabile de a ști aceasta” (directiva trimițând la dreptul național pentru stabilirea, în atare situație, a posibilității acordării de despăgubiri și al întinderii lor). Așadar, spre deosebire de alin. (2), alin. (1) nu îl are în vedere pe cel care nu a știut că săvârșește o faptă de încălcare sau nu putea să prevadă acest rezultat.

În același timp, considerentul (10) al Directivei prevede că obiectivul acesteia constă în a asigura un nivel de protecție ridicat, echivalent și omogen al proprietății intelectuale în cadrul pieței interne, ținându-se cont că directiva consacră un standard minim privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în sensul că statele membre pot să prevadă mijloace de protecție mai favorabile titularilor drepturilor (hotărârea din cauza C‑481/14 Hansson, pct. 36 și 40).

Față de contextul art. 13 și de obiectivul urmărit de Directivă, nu este posibilă o interpretare a normei corespondente din dreptul național în sensul restrângerii condițiilor de acordare a despăgubirilor pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială la cerința vinovăției în forma intenției, astfel cum este definită de Codul penal.

Această interpretare ar exclude din sfera faptelor pentru care titularul dreptului încălcat este îndreptățit la despăgubiri, conform Directivei, anumite fapte săvârșite de autorul care a știut că încălcă un drept (dar a socotit fără temei că încălcarea nu se va produce), precum și pe cele în care autorul putea să prevadă rezultatul faptei sale. Or, Directiva acoperă toate cazurile în care autorul a cunoscut că fapta sa este o încălcare a dreptului și chiar și situațiile în care acesta avea motive suficiente să prevadă încălcarea.

Limitarea cazurilor de acordare a despăgubirilor se situează sub standardul minim prevăzut de Directivă, iar o asemenea consecință a interpretării normei naționale este inacceptabilă, deoarece este contrară rezultatului urmărit de actul Uniunii Europene.

Din acest motiv, singura soluție conformă cu finalitatea urmărită de Directivă, care garantează efectivitatea deplină a acesteia, este aceea a recunoașterii dreptului la despăgubiri, pe temeiul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr.100/2005, în toate cazurile în care autorul faptei de încălcare a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, adică nu numai cu intenție, în sensul legii penale, dar și din culpă, în sensul art. 19 pct. 2 din Codul penal. Această formă de vinovăție este incidentă în ambele forme: imprudență, atunci când autorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce și neglijență, când autorul nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă.

Drept urmare, instanța de apel a apreciat în mod corect că acordarea de despăgubiri pe temeiul art. 14 alin. (19 din O.U.G. nr. 100/2005 presupune, practic, întrunirea condițiilor generale ale răspunderii pentru fapta ilicită, la fel ca în cazul acțiunii în contrafacere, fiind suficientă reţinerea celei mai uşoare forme de culpă, ca formă a vinovăției.

Contrar susținerilor recurentei, norma în discuție nu derogă de la dreptul comun, sub aspectul formei de vinovăţie, ci constituie o aplicație a răspunderii civile delictuale în materia drepturilor de proprietate industrială.

Față de cele arătate, în mod corect a apreciat instanța de apel că nu produce efecte în cauză hotărârea penală prin care a fost soluționată plângerea titularului mărcii împotriva ordonanței procurorului de clasare a cauzei față de reprezentantul societății pârâte, pentru lipsa intenției, din moment ce nu este necesară întrunirea acestei forme a vinovăției pentru repararea prejudiciului, inclusiv în forma plății de despăgubiri. Nu se poate reține, așadar, o încălcare a prevederilor art. 22 din vechiul Cod de procedură penală.

Dimpotrivă, dat fiind gradul de vinovăție suficient pentru dezdăunare, instanța de apel a valorificat în mod corect efectul puterii de lucru judecat a sentinței civile nr.1777 din 8.10.2013 a Tribunalului București, irevocabilă, prin care a fost admisă cererea în contrafacere și s-a dispus disjungerea capătului de cerere privind plata de despăgubiri.

Efectul pozitiv al puterii de lucru judecat, reglementat de art. 1201 Cod civil 1864, presupune că partea care a câştigat procesul se poate prevala de dreptul recunoscut anterior printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă într-o nouă judecată, fără ca această instanţă să mai poată lua în discuţie existenţa dreptului.

De regulă, acest efect se manifestă într-o cauză ulterioară atunci când între aceasta şi cea soluţionată irevocabil există o legătură de materie litigioasă, chiar dacă cele două cauze nu au același obiect.

În cauză, cererea în pretenții decurge din săvârșirea aceleiași fapte ilicite sancționate anterior, anume încălcarea dreptului la marcă al reclamantei, iar plata unei despăgubiri și restabilirea situației anterioare, prin obligarea pârâtei la încetarea încălcării dreptului la marcă, constituie forme de reparare a prejudiciului cauzat titularului dreptului.

În aceste condiții, în mod corect a constatat instanța de apel că dezlegările din hotărârea anterioară cu privire la întrunirea condițiilor răspunderii pârâtei, implicit a vinovăției, pentru încălcarea dreptului la marcă al reclamantei, au intrat în puterea lucrului judecat, fără a fi posibilă o verificare proprie asupra aceluiaşi aspect.

Referirea recurentei la decizia nr. 2072/2014 a Înaltei Curţi este lipsită de relevanță în privinţa dezlegării pe aspectul vinovăției. Prin acea hotărâre, a fost confirmată constatarea săvârșirii faptei de încălcare cu intenție indirectă, nefiind analizată posibilitatea legală de dezdăunare în situația săvârșirii din culpă a faptei.

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte constată că nu sunt fondate criticile recurentei privind încălcarea și aplicarea greșită a legii și le va respinge ca atare.

Celelalte critici al recurentei – pârâte S.C. B. S.A., cu excepția celor numerotate 7 și 8 în prezentarea motivelor de recurs, vizează modul de aplicare a legii în ceea ce privește determinarea întinderii prejudiciului constatat a fi fost produs prin fapta de încălcare a dreptului la marcă al reclamantei.

La calcularea daunelor – interese pentru încălcarea dreptului la marcă al reclamantei, instanţa de apel s-a raportat, dintre criteriile prevăzute de art.14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, la beneficiul realizat în mod injust de către pârâtă şi la prejudiciul moral pretins cauzat titularului dreptului la marcă.

Pe baza raportului de expertiză întocmit în apel, prin decizia recurată s-a reținut că pârâta nu a derulat operațiuni cu produse „Head & Shoulders” în perioada 12.09.2009 – 31.01.2012, iar în perioada 1.02.2012 – 20.02.2012, a efectuat cinci achiziţii de produse purtând marca amintită, realizate între 14.02.2012 şi 23.02.2012, în valoare totală de 1.019.854,93 lei.

S-a observat că prima instanţă a luat în considerare toată activitatea pârâtei, nu numai pe

cea privitoare la produse purtând fără drept marca reclamantei, astfel încât instanţa de apel a determinat beneficiul injust ca diferenţă între valoarea veniturilor obţinute de pârâtă din vânzări – 4.106.266,65 lei şi suma plătită la achiziţionarea produselor – 1.019.854,93 lei, fără a fi scăzute cheltuielile efectuate de cel care a săvârşit contrafacerea în scopul funcţionării sale.

Criticile din recurs vizează, în esență, modul de determinare a beneficiului injust reţinut în sarcina pârâtei şi modul de cuantificare a prejudiciului moral.

Criticile astfel formulate sunt parțial fondate, pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte modul de determinare a beneficiului injust, susţinerile recurentei se referă la: raportarea nelegală a instanţei de apel la totalul veniturilor realizate de recurenta – pârâtă în luna februarie 2012, nu doar la veniturile realizate din comercializarea produselor „Head & Shoulders”; includerea cheltuielilor indirecte suportate de pârâtă; includerea contravalorii produselor stornate şi distruse ulterior; includerea și a veniturilor ulterioare datei de 20.02.2012.

Noţiunea autonomă de „beneficiu injust” din cuprinsul art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 are în vedere beneficiile ce rezultă din activitatea de contrafacere, ce i se cuvin titularului mărcii cu titlu de reparaţie pentru încălcarea dreptului la marcă, şi nu câştigurile pe care autorul contrafacerii le-a obţinut din alte activităţi desfăşurate în mod licit, fără legătură cu fapta de încălcare.

Cu toate că această constatare de principiu se regăseşte în motivarea deciziei recurate, situaţia de fapt referitoare la câştigurile pârâtei considerate ilicite nu este conturată cu certitudine, astfel încât să permită cercetarea în recurs a modului de aplicare a legii.

După cum s-a arătat anterior, calculul beneficiului injust s-a raportat la suma de 4.106.266,65 lei, ca reprezentând valoarea veniturilor obţinute de pârâtă din vânzări.

Or, această valoare însumează toate veniturile pârâtei obţinute în luna februarie 2012, reflectate de balanţa de verificare contabilă pentru luna februarie 2012, nu numai pe cele privitoare la produsele „Head & Shoulders”. În decizie au fost redate şi constatările expertului ce a efectuat lucrarea de specialitate în apel, în sensul că venitul brut rezultat din vânzarea produselor „Head & Shoulders” ar fi fost de doar 413.943,46 lei.

Înalta Curte nu poate reţine că instanţa de apel ar fi considerat că toate veniturile pârâtei obţinute în luna februarie 2012 ar fi fost dobândite din activitatea de încălcare a mărcilor „Head & Shoulders”.

O asemenea apreciere nu este inserată în cuprinsul deciziei şi nu poate fi dedusă ca atare din alte considerente, dimpotrivă, este contrazisă de argumentele explicite pentru care a fost schimbată hotărârea primei instanţe.

Astfel, instanţa de apel a reţinut nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii primei instanţe sub aspectul luării în considerare şi a activităţii pârâtei privitoare la alte produse decât cele purtând fără drept marca reclamantei, în sensul că trebuie avute în vedere achiziţiile de produse „Head & Shoulders” din luna februarie 2012.

Acest considerent presupune că instanţa de apel, pe de o parte, a pornit de la premisa că activitatea pârâtei în luna februarie 2012 nu s-a limitat la achiziţionarea şi comercializarea de produse purtând marca „Head & Shoulders”, iar, pe de altă parte, a infirmat estimarea făcută de prima instanţă achiziţiilor de produse „Head & Shoulders” în absenţa documentelor fiscale, adică pe baza altor produse achiziţionate de către pârâtă, deoarece în apel s-au depus documentele financiar – contabile ce reflectă achiziţiile de produse „Head & Shoulders”.

În consecinţă, instanţa de apel nu a infirmat şi elementele avute în vedere la calcularea prejudiciului material, explicit arătate în hotărârea primei instanţe: volumul total al achiziţiilor de produse „Head & Shoulders”, volumul total al vânzărilor de produse „Head & Shoulders” şi diferenţa bănească dintre acestea, ca reprezentând beneficiul.

A fost păstrată, aşadar, modalitatea de calcul a beneficiului, ca diferenţă între veniturile din vânzări şi suma plătită de pârâtă la achiziţia produselor, formulă pe care, de altfel, a indicat-o chiar reclamanta prin cererea precizatoare de la data de 10.06.2014.

În condiţiile în care tribunalul a exclus vânzările altor produse din baza de calcul al

daunelor – interese, iar reclamanta nu a urmărit raportarea beneficiului injust la contravaloarea vânzărilor altor produse decât cele purtând marca reclamantei, fără vreo legătură cu vânzările de produse „Head & Shoulders”, schimbarea soluţiei primei instanţe doar în sensul celor arătate anterior nu este compatibilă cu aprecierea conform căreia toate veniturile pârâtei obţinute în luna februarie 2012 ar fi fost dobândite din activitatea de încălcare a mărcilor „Head & Shoulders”.

Faţă de toate cele arătate anterior, Înalta Curte constată că, din perspectiva valorii veniturilor ce intră în baza de calcul al prejudiciului material, instanţa de apel nu a stabilit cu certitudine beneficiile pârâtei din activitatea de contrafacere, ce i se cuvin titularului mărcii cu titlu de reparaţie pentru încălcarea dreptului la marcă.

Din acest motiv, nu este posibilă exercitarea controlului de legalitate de către această instanţă de recurs, impunându-se rejudecarea cauzei de către instanţa de apel.

Această constatare este confirmată şi de analiza celorlalte susţineri ale recurentei în privinţa modului de determinare a beneficiului injust.

Instanţa de apel a apreciat că rularea sumelor de bani obţinute din vânzarea de produse contrafăcute aduce un avantaj economic necuvenit care nu ar trebui să îi rămână pârâtului, motiv pentru care, la calcularea beneficiului injust, nu a scăzut cheltuielile indirecte, definite de instanță ca fiind cheltuielile efectuate de autorul contrafacerii în scopul funcționării sale - salarii, utilități, chirii, etc.

Recurenta – pârâtă S.C. B. S.A. a criticat modul de aplicare în cauză a acestei aprecieri, corecte în principiu, în absenţa unor probe concrete şi concludente, în sarcina reclamantei, în legătură cu determinarea părţii (proporţiei) corespunzătoare contrafacerii din totalul cheltuielilor indirecte, recurenta invocând în acest sens jurisprudenţa Înaltei Curţi.

Este de precizat că, în cauză, activitatea pârâtei, considerată ca aducând atingere dreptului la marcă al reclamantei, constă în achiziţionarea şi comercializarea de produse, spre deosebire de situaţia din decizia nr.2072/2014 a Înaltei Curţi, ce viza o activitate de producţie.

Este indiscutabilă efectuarea şi în activitatea de comerţ a unor cheltuieli corespondente cheltuielilor indirecte, de genul celor menţionate în decizia recurată, ce constituie componente ale cheltuielilor de circulaţie sau de exploatare.

În măsura în care aceste componente de cheltuieli nu sunt legate în mod direct de actele de comerţ ce au generat încălcarea mărcii, interesând activitatea de ansamblu, ori, deşi sunt legate în mod indirect, nu a fost determinată partea corespunzătoare contrafacerii din totalul acestor cheltuieli, subzistă şi în cazul lor raţiunile pentru care cheltuielile indirecte nu pot fi incluse în calculul beneficiului injust, explicate în decizia Înaltei Curţi invocată de recurentă. În esenţă, includerea lor ar încălca principiul proporţionalităţii ce fundamentează repararea prejudiciului suferit de titularul mărcii, precum şi prezumţia dobândirii licite a proprietăţii, consacrată de art.44 alin. (89 din Constituţie.

În cauză, însă, cu toate că instanţa de apel a făcut referire la cheltuielile indirecte, din considerentele deciziei nu rezultă cu certitudine elementele de fapt analizate, pe baza cărora a ajuns la concluzia că aceste costuri nu pot fi excluse.

Singurele date din dosar sunt cele furnizate de expertul desemnat în apel, pentru o sumă de 360.570 lei, ca fiind cheltuieli aferente vânzărilor de produse „Head & Shoulders” în valoare brută de 413.943,46 lei.

În absenţa unei referiri directe în decizie la aceste cheltuieli efective, nu se poate prezuma asimilarea lor de către instanţă, în tot sau în parte, cheltuielilor indirecte, pentru a se proceda la cercetarea legalităţii includerii lor în cuantumul daunelor – interese, cu atât mai mult cu cât instanţa de apel nu s-a raportat la valoarea de 413.943,46 lei, după cum s-a arătat anterior.

Urmează ca, în cadrul rejudecării, după determinarea veniturilor pârâtei din activitatea de contrafacere, instanţa de apel să clarifice chestiunea cheltuielilor de natura celor considerate prin decizia recurată ca fiind cheltuieli indirecte, în raport de susţinerile şi apărările părţilor şi de probele administrate, urmând a aprecia, totodată, dacă este necesară suplimentarea probatoriului pe acest aspect.

În ceea ce priveşte luarea în considerare, la calcularea beneficiului injust, a acelor vânzări de produse care au fost ulterior stornate şi distruse, Înalta Curte constată că susţinerile din motivele de recurs tind la reaprecierea situaţiei de fapt şi a probelor administrate.

Astfel, instanţa de apel a analizat atât facturile prezentate de către pârâtă, cât şi procesele verbale întocmite de către organele de poliţie, înfăţişate în cauză, ajungând la concluzia nedovedirii de către pârâtă a distrugerii unor produse „Head & Shoulders”.

Finalitatea urmărită de parte, anume cercetarea temeiniciei deciziei, prin reaprecierea probelor şi eventuala stabilire a unei alte situaţiei de fapt, excedează limitele controlului de legalitate exercitat de instanţa de recurs, circumscris cazurilor expres şi limitativ prevăzute de art. 304 Cod procedură civilă, motiv pentru care susţinerile pe acest aspect nu vor fi primite.

În ceea ce priveşte includerea în baza de calcul a beneficiului injust și a veniturilor ulterioare datei de 20.02.2012, prin motivele de recurs s-a susţinut încălcarea autorităţii de lucru judecat a hotărârii primei instanţe (motivul 4 de recurs), nerespectarea limitelor efectului devolutiv al apelului şi agravarea situaţiei apelantei – pârâte în propria cale de atac (motivele 5 şi 6 de recurs), precum şi contrarietatea dintre considerentele deciziei şi cele ale unei încheieri premergătoare (ultimul motiv de recurs).

Înalta Curte constată că aceste susţineri sunt formulate în contextul în care instanţa de apel, în aplicarea art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, a calculat beneficiul injust prin raportare la suma de 4.106.266,65 lei, ca reprezentând valoarea veniturilor obţinute de pârâtă din vânzări, care, într-adevăr, este aferentă întregii luni februarie 2012.

Dacă s-ar fi raportat la venitul brut obţinut de pârâta S.C. B. S.A. din vânzarea produselor „Head & Shoulders”, suma de 413.943,46 lei a fost calculată cu acest titlu de către expertul desemnat în apel în funcţie de operaţiunile comerciale realizate de pârâtă până la data de 20.02.2012, potrivit obiectivelor expertizei, încuviinţate la termenul de judecată din 16.12.2015.

Or, prin prezentele considerente s-a reţinut deja că situaţia de fapt în privinţa câştigurilor obţinute de pârâtă din actele de contrafacere nu a fost pe deplin stabilită, motiv pentru care nu mai este necesară analiza criticilor referitoare la perioada de timp vizată de suma de 4.106.266,65 lei.

Cu ocazia rejudecării, instanţa de apel va face propriile evaluări asupra limitelor efectului devolutiv al apelului, faţă şi de considerentele din încheierea de şedinţă de la data de 20.04.2016, indicată în motivele de recurs.

Prin motivele de recurs, s-a susţinut, totodată, că instanţa de apel a stabilit în mod nelegal cuantumul pretinsului prejudiciu moral, prezumând că acesta decurge din existenţa încălcării şi calculându-l ca un procent din pretinsul prejudiciu material.

Aceste susţineri nu pot fi primite, întrucât nu reprezintă veritabile critici de nelegalitate, care să poată fi cercetate în contextul art. 304 Cod procedură civilă.

Astfel, recurenta nu face nicio referire la împrejurările avute în vedere de către instanţa de apel pentru stabilirea întinderii rezonabile a prejudiciului moral, în schimb, critică aplicarea unei prezumţii simple a existenţei prejudiciului moral din fapta de încălcare.

Instanţa de apel a reţinut că, în motivarea căii de atac, pârâta a criticat exclusiv întinderea prejudiciului moral stabilit de prima instanţă.

Or, în condiţiile în care aprecierea limitelor învestirii în apel nu a fost criticată prin motivele de recurs, susţinerile referitoare la existenţa prejudiciului moral sunt formulate omisso medio.

Pe de altă parte, absenţa oricărei referiri la considerentele prin care instanţa de apel a justificat cuantumul daunelor morale acordate denotă că susţinerea referitoare la calcularea prejudiciului prin aplicarea unui procent din prejudiciul material este formală, o simplă reiterare a motivului de apel.

În consecinţă, susţinerile arătate nu se încadrează în motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 Cod procedură civilă.

Susţineri similare trebuie reţinute şi în privinţa criticii referitoare la timbrarea cererii de chemare în judecată, în funcţie de pretenţiile majorate în cursul judecăţii în primă instanţă (motivul

8 de recurs).

Recurenta – pârâtă a reiterat doar motivul de apel pe acest aspect, fără a face vreo referire la considerentele pentru care instanţa de apel a constatat că nu poate opera nulitatea hotărârii primei instanţe.

Aplicarea sau neaplicarea de către instanţa de apel a prevederilor art.20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 nu poate constitui obiect al unei critici de nelegalitate la adresa deciziei recurate, întrucât nu atrage nulitatea deciziei, ci poate face exclusiv obiectul unei cereri adresate instanţei învestite cu soluţionarea căii de atac.

Cât priveşte susţinerile referitoare la cheltuielile de judecată, se constată că nu au obiect, faţă de soluţia adoptată prin decizia de faţă.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul şi, în aplicarea art. 314 Cod procedură civilă, a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.