Trademark revocation claim fails as genuine use and distinctiveness upheld in cassation.

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 18 iunie 2014 pe rolul Tribunalului Bucureşti. secţia a III-a civilă, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâţii B., C., D. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună, în principal, decăderea totală a pârâţilor din drepturile conferite de înregistrarea mărcii combinate "Ediţie specială" nr. 025867/1997, pentru clasele 16, 35, 39 şi 41, număr de depozit M 1996 038601 din 5 martie 1996 şi, în subsidiar, decăderea parţială din drepturile conferite de înregistrarea mărcii, prin limitarea cadrului de protecţie la acele produse şi servicii pentru care sunt îndeplinite dispoziţiile Legii nr. 84/1998, cu suportarea de către pârâţi a cheltuielilor de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 235 din 24 februarie 2016, Tribunalul Bucureşti. secţia a III-a civilă a admis cererea precizată a reclamantei A. în contradictoriu cu pârâţii B., E., C., D. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, dispunând decăderea totală a pârâţilor din drepturile conferite de înregistrarea mărcii "Ediţie specială" nr. 125867/1997 pentru clasele 16, 35, 39 şi 41 pe teritoriul României şi radierea mărcii din Registrul mărcilor de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci după rămânerea definitivă a hotărârii. A obligat pe pârâţii persoane fizice la plata cheltuielilor de judecată de 10.350 RON către reclamantă.

Prin Decizia nr. 721/A din data de 14 octombrie 2016, Curtea de Apel Bucureşti. secţia a IV-a civilă a admis apelurile formulate de pârâţii E., B., C. şi D. împotriva sentinţei primei instanţe, care a fost schimbată în tot, în sensul respingerii acţiunii, ca neîntemeiată.

Împotriva deciziei de apel a declarat recurs reclamanta A., criticând-o pentru următoarele motive:

1. Cu aplicarea art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., s-au încălcat dispoziţiile art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. şi ale art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, întrucât nu s-a realizat o motivare corespunzătoare, nu s-au indicat răspunsuri precise la toate capetele de cerere şi la toate apărările formulate, instanţa fiind obligată să se raporteze la toate probele administrate în cauză, la raţionamentele juridice, la principiile şi regulile de drept substanţial aferente.

Au fost expuse considerentele avute în vedere de către instanţa de fond în pronunţarea hotărârii, apoi au fost prezentate susţinerile apelanţilor-pârâţi B., C. şi E., urmate fiind de cele susţinute de apelantul - pârât D., trecându-se direct la dispozitivul hotărârii, fără a se face referire şi la susţinerile recurentei.

Există şi o contradicţie în considerentele hotărârii, când instanţa de apel îl consideră pe pârâtul D. atât terţ care foloseşte marca având consimţământul titularilor, cât şi titular al acesteia.

2. Motivul de recurs prevăzut de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

2.1. A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active în ceea ce îl priveşte pe E., în lipsa calităţii acestuia de parte în procesul de fond sau de titular al unuia dintre drepturile conferite de marca "Ediţie Specială". Motivaţia deciziei a fost că acesta a deţinut calitatea de titular al mărcii şi are cunoştinţă despre istoricul acesteia, însă, într-o atare situaţie, calitatea pe care ar fi putut să o aibă ar fi fost cea de martor şi nu de parte în proces.

2.2. Au fost interpretate şi aplicate greşit prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

a. Articolul 46 alin. (1) lit. a) din lege prevede că orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă, fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani.

Textul legal impune îndeplinirea mai multor condiţii cumulative în ceea ce priveşte folosinţa mărcii, respectiv ca aceasta să fie efectivă, reală, serioasă (nu acte izolate de comerţ sau sporadice, puţin importante) şi publică.

Marca "Ediţie Specială" este înregistrată pentru patru clase, respectiv una de produse (Clasa 16 - Publicaţie periodică; cotidian) şi trei de servicii (Clasa 35 - Servicii editoriale şi redacţionale; Clasa 39 - Difuzare; Clasa 41 - Activităţi de publicare).

Aprecierea instanţei de apel că aplicarea mărcii pe un cotidian reprezintă folosire reală poate fi valabilă cel mult în cazul unei singure clase, respectiv clasa 16, limitată la singurul produs "cotidian"' şi exclusiv în măsura în care se dovedeşte că această folosire a fost realizată de o persoană îndreptăţită, element neîndeplinit.

Aceasta constatare nu este legală pentru celorlalte trei clase, neputându-se considera o folosire a mărcii pentru aceste servicii în cazul în care doar rezultatul lor, respectiv ziarul de informare regională poartă denumirea de "Ediţie Specială", rezultat pentru care pârâtul D. nu are protecţie în baza contractului de cesiune menţionat anterior, consimţământul referindu-se exclusiv la serviciile de publicare şi editare şi nu pentru produsul precizat în clasa 16, cum a reţinut prima instanţă, care a mai arătat şi că marca nu a fost folosită de către pârâţi conform cu funcţia ei esenţială, de a garanta identitatea originii bunurilor şi serviciilor pentru care s-a înregistrat. În plus, susţine recurenta, în ziarul menţionat nu se regăsesc informaţii referitoare la persoana fizică sau juridică care îl editează.

Analiza asupra folosinţei mărcii a fost făcută la nivel general, nediferenţiindu-se între folosirea dovedită sau nu pentru fiecare dintre clasele pentru care s-a care s-a obţinut protecţia, având în vedere că decăderea poate interveni şi parţial, cu atât mai mult cu cât a existat un petit subsidiar în acest sens, care nu a fost soluţionat.

În ceea ce priveşte folosirea raportată la contractele de prestări de servicii de publicitate depuse la dosarul cauzei, obiectul acestora îl reprezintă acordarea clientului unui spaţiu publicitar pentru efectuarea unei reclame proprii, ceea ce înseamnă că activitatea prestată este de publicitate pentru terţi, activitate pentru care marca "Ediţie Speciala" nu are protecţie.

Instanţa a arătat că marca a fost folosită pentru produsele pentru care a fost înregistrată, clasele 16, 35,39 şi 41, deşi în clasele 35, 39 şi 41 nu sunt produse, ci servicii.

În ceea ce priveşte argumentul că folosirea a fost realizată de către un terţ cu consimţământul titularului, s-a subliniat deja o contradicţie în considerentele hotărârii. Între titularii mărcii şi pârâtul D. a fost încheiat un contract autentificat sub nr. x din 30 aprilie 2013, neînregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, având ca obiect cedarea cu titlu gratuit a folosinţei dreptului de a edita şi tipări F., deţinut asupra mărcii înregistrate sub numărul R25867 la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Acest contract reprezintă un consimţământ de folosire a mărcii, limitat la activităţi de editare şi tipărire (activităţi, de altfel, specifice unei edituri), iar acesta nu reprezintă un contract de licenţă exclusivă de marcă, un contract de cesiune sau orice tip de contract din care să rezulte o folosire efectivă, reală, publică şi neechivocă pentru toate clasele de produse şi servicii pentru care este înregistrată marca în discuţie. Mai mult decât atât, ca urmare a faptului că instanţa de apel a interpretat acest contract ca fiind un contract de cesiune de marcă, este cu atât mai incorectă aprecierea sa că acest contract intră în categoria exploatării efective.

Pârâtul D. are dreptul şi obligaţia să editeze şi să tipărească în cadrul unei persoane juridice la care să fie asociat sau acţionar majoritar, iar prin verificările efectuate la Registrul Comerţului a identificat societatea G. S.R.L. ca fiind singura societate în care acesta este asociat, având o cotă de 50% din părţile sociale ale societăţii, ceea ce înseamnă că prevederile contractuale nu sunt respectate întru totul, şi cu obiect principal de activitate cod CAEN 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii.

Din documentele depuse de intimaţi la dosarul cauzei, contracte/facturi încheiate între societatea G. S.R.L. în calitate de beneficiar, şi H. S.R.L. sau I. S.R.L. în calitate de furnizori, rezultă că activităţile de tipărire nu sunt realizate de societatea G. S.R.L., ci de celelalte două societăţi care prestează acest serviciu pentru cea din urmă, sub marca lor proprie şi nu sub marca "Ediţie Specială".

Instanţa de apel a mai reţinut şi că acest cotidian apare încă din anul 2010, deşi contractul menţionat anterior a fost încheiat în 2013.

Au mai fost considerate de către instanţa de apel, ca reprezentând dovadă de folosire, şi succesiunea de contracte de cesiune încheiate între titularii mărcii de la înregistrarea acesteia în anul 1997 şi până în prezent, eventuale acţiuni de protejare a mărcii (somaţii) sau acţiuni de reînnoire de marcă, deşi niciuna dintre aceste activităţi nu constituie dovezi de folosire efectivă, reală şi serioasă, pentru clasele pentru care a fost înregistrată.

De asemenea, s-a reţinut şi că societăţile la care membrii familiei au fost asociaţi sau grupul de firme afiliate acestora au folosit marca, deşi nu există nicio dovadă sau o precizare explicită despre ce societăţi sau grup de firme afiliate se face vorbire.

Prin urmare, nu a avut loc o folosire reală, serioasă, neechivocă şi efectivă a mărcii "Ediţie Specială" şi, în niciun caz, pentru toate clasele de produse şi servicii pentru care aceasta este înregistrată.

b. Articolul 46 alin. (1) lit. b) din lege prevede că se poate solicita decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, desemnarea uzuală în comerţ a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată.

Caracterul uzual în comerţ al mărcii "Ediţie Specială" rezultă din folosirea de diverşi comercianţi din România, care activează în domenii de activitate foarte variate şi care îşi promovează produsele utilizând această expresie (semn) lipsită de distinctivitate, indicând cu titlu exemplificativ (dovezi privind folosirea expresiei fiind depuse în dosare şi ataşate şi prezentului recurs): expresia "Ediţie Specială" a devenit atât de larg folosită în toate mediile online şi offline, încât o căpătat o definiţie de sine stătătoare în dicţionarul explicativ al limbii române, conform extraselor ataşate - "Ediţie specială = tiraj suplimentar al unui ziar publicat în afara periodicităţii lui obişnuite, cu prilejul unui eveniment important al unei sărbători etc." expresia "Ediţie Specială" este larg folosită de principalele nume în piaţa românească, enumerând printre acestea J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., Ediţie Specială Press, F. etc.; aceeaşi expresie este folosită de diverse companii care furnizează servicii din cele mai diverse, cum rezultă din extrasele ataşatele recursului.

Una dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcă pentru a putea fi acceptată la înregistrare este caracterul distinctiv pe care aceasta trebuie să îl aibă pentru a putea fi diferenţiată de alte mărci, funcţia de indicare a originii având un rol esenţial dintre diversele funcţii ale acesteia (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - Hotărârea din 23 martie 2010, Google France şi Google, C-236/08-C-238/08, Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budejovickjr Budvar, C-482/09). Aceasta permite să se identifice produsul sau serviciul desemnat de marca respectivă ca provenind de la o întreprindere determinată şi, prin urmare, să se distingă acel produs sau acel serviciu de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea din 18 aprilie 2013, Colloseum Holding, C-12/12).

Legiuitorul Uniunii Europene a consacrat aceasta funcţie esenţială, prevăzând la articolul 2 din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, că semnele susceptibile de reprezentare grafică pot constitui o marcă numai cu condiţia să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea din 4 octombrie 2001, Merz & Krell, C-517/99).

Prin Hotărârea din 6 martie 2014, în Cauza C-409/12, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat că art. 2 alin. (2) lit. a) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci se expune decăderii din drepturile conferite de această marcă asupra unui produs pentru care aceasta este înregistrată atunci când, prin activitatea sau prin inactivitatea acestui titular, marca respectivă a devenit desemnarea uzuală a produsului în cauză doar din punctul de vedere al utilizatorilor finali ai acestuia.

Prin raportare la cele de mai sus şi a dovezilor depuse la dosar, prima condiţie legală este îndeplinită, întrucât marca a devenit o denumire uzuală, desemnând chiar produsul pentru care este înregistrată.

O a doua condiţie impusă de textul de lege se referă la degenerarea mărcii, care nu poate rezulta decât din confuzia între marcă şi produsul desemnat şi din incapacitatea publicului de a identifica semnul ca indicând originea unui produs.

Şi această condiţie legală este îndeplinită, întrucât sintagma "Ediţie Specială" este atât de frecvent utilizată de comercianţii din România pentru produsele şi serviciile pentru care este această marcă înregistrată, dar şi pentru multe altele, din domenii atât de variate, încât publicului relevant, în speţă consumatorului mediu, îi este practic imposibil să asocieze sintagma "ediţie specială" cu o singură sursă de origine.

Atitudinea titularului (acţiune/inacţiune) este relevantă, fiind important dacă titularul a făcut sau nu eforturi pentru a împiedica marca să devină desemnarea uzuală în comerţ a produsului/serviciului. Cu atât mai mult, dacă aceasta era de la momentul înregistrării desemnarea uzuală a serviciului sau produsului protejat, este relevant dacă titularul prin atitudinea sa a perpetuat această stare de fapt.

Instanţa de apel a mai reţinut în mod greşit că degenerarea mărcii are la bază ideea că titularul are obligaţia de a nu-şi utiliza marca în aşa fel încât publicul să înţeleagă că este vorba de o denumire a produsului, deoarece degenerarea poate opera şi ca urmare a inacţiunii titularului de marcă şi nu doar a acţiunii sale. Chiar şi în cazul în care nu titularul este cel care foloseşte marca în această formă, ci mulţi alţi jucători pe piaţă, indiferent că sunt competitori sau nu, folosinţa generalizată creează natura mărcii ca fiind sau devenind uzuală, tocmai prin rămânerea în pasivitate a titularului şi neîntreprinderea de demersuri în sensul protejării mărcii sale pentru a nu se degenera.

Este criticabil şi considerentul instanţei de apel în sensul că titularii au utilizat, alături de marcă, o desemnare generică, potrivită pentru produs, respectiv aceea de "cotidian", fără să existe o probă în acest sens în dosar. A anexat recursului şi capturi de pe site-ul intimaţilor "ediţie.ro", de unde rezultă foarte clar că această denumire apare în prim - plan pe pagina principală, însă nu este însoţită de niciun alt adagiu, singurele cuvinte ale titlului fiind "Ediţie Specială". De asemenea, pe site-ul ziare.ro se evidenţiază o serie de articole realizate de "Ediţie Specială de Oltenia", unde nu apare vreun alt cuvânt generic, precum "cotidian".

În mod eronat s-a reţinut în considerente faptul că acele capturi din emisiunile televizate având menţiunea "Ediţie Specială" nu au nicio legătură cu prezenta cauză, deoarece prin acestea se arăta degenerarea mărcii.

Sunt nelegale considerentele în sensul că nu au fost invocate care sunt acţiunile sau inacţiunile titularilor mărcii care au condus la situaţia reclamată, având în vedere că nu a făcut vreo afirmaţie potrivit căreia marca a devenit uzuală ca urmare a acţiunii intimaţilor, ci ca urmare a inacţiunii lor, precum şi cele prin care s-a reţinut faptul că definiţia din DEX a sintagmei "Ediţie Specială" nu ar fi trebuit să fie luată în seamă de către instanţa de fond, deoarece această definiţie exista şi la momentul înregistrării mărcii în anul 1997 şi a fost analizată în procedura de înregistrare a mărcii.

Nici demersurile pârâtului D. de somare a recurentei în sensul încetării folosirii mărcii "Ediţie Specială" nu constituie acţiuni de protejare a mărcii pentru a nu deveni uzuală, în sensul normei legale.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate (odată cu cererea de completare a deciziei în ceea ce priveşte capătul de cerere subsidiar, cum s-a reţinut în raport şi în încheierea de admitere în principiu), în limitele fixate de acestea şi de dispoziţiile art. 488 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce succed:

1. Articolul 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. cuprinde dispoziţii de procedură aferente judecăţii în faţa primei instanţe, aplicabile şi în instanţa de apel, în măsura compatibilităţii cu normele în materia apelului, potrivit art. 482 - în materia apelului, art. 479 alin. (1) prevăzând că instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, în vreme ce în art. 477 alin. (1) se arată că instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant.

În acest context, în considerentele deciziei au fost redate sentinţa primei instanţe împreună cu argumentele care o susţin, apoi motivele de apel formulate în cauză, argumentele reţinute în analiza acestora, urmate de dispozitiv. Cu referire la probele administrate în dosarul de apel, în temeiul cărora a fost infirmată soluţia primei instanţe, instanţa de apel a arătat argumentele care susţin decizia, procedând şi la o soluţionare sistematizată a apărărilor care se circumscriu cazului particular al speţei prin acelaşi considerent, ţinând cont şi de criteriile de analiză consacrate doctrinar şi jurisprudenţial, nefiind necesar să se facă o reluare detaliată a acestora.

Este de subliniat şi că în Legea nr. 84/1998 a mărcilor şi a indicaţiilor geografice se prevede în art. 46 alin. (4) că dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă. În aceste condiţii, regula din dreptul comun, în sensul că cel ce face o propunere înaintea instanţei trebuie să o şi dovedească, nu este aplicabilă în cazul decăderii pentru nefolosire, deoarece ar trebui ca reclamantul să facă dovada unui fapt negativ, nefolosirea. Sarcina probei este răsturnată, titularul mărcii sau terţul care o foloseşte cu acordul acestuia trebuind să dovedească faptul pozitiv contrar, respectiv folosirea mărcii - context în care instanţa de apel a analizat probele valorificate în susţinerea cererii de apel şi în combaterea cererii în decădere.

Decizia nu încalcă astfel normele procedurale naţionale sau convenţionale invocate şi nu este nici contradictorie sub aspectul subliniat în susţinerea criticii, întrucât intimatul pârât nu a fost considerat titular al mărcii, considerentele referitoare la relevanţa dispoziţiilor art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 conturând calitatea de terţ, calitate care îl îndreptăţeşte la o folosire a mărcii asemenea titularului, în limitele consimţământului dat de acesta.

2. Analizând excepţia lipsei calităţii procesuale active în apel, instanţa a reţinut pentru E. calitatea de parte la judecata în faţa primei instanţe, sentinţa fiind pronunţată şi în contradictoriu cu acesta, aspect care îi conferă legitimare procesuală activă în apel.

Motivaţia de respingere a excepţiei, arătată în justificarea criticii de recurs, nu se regăseşte astfel în decizie, aceasta reprezentând argumentul prin care partea în discuţie a solicitat respingerea excepţiei.

În ceea ce priveşte cadrul procesual al cauzei fixat prin cererea de chemare în judecată, în limitele fixate prin critica aferentă, se observă şi că, în faţa primei instanţe, recurenta reclamantă a confirmat calitatea intimatului pârât E. de reprezentant legal al intimatului pârât C., cu sublinierea acestei calităţi în formularea întâmpinării în cauză.

3. Instanţa de apel a făcut o corectă aplicare în cauză a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

a. Prin decizie s-a reţinut, cu justificarea pe dovezile depuse de apelanţi în dosarul de apel, că marca "Ediţie Specială" a făcut obiectul unei folosiri efective, reale, neechivoce şi serioase pe teritoriul României în perioada 2013 - 2014, având în vedere natura produsului, durata şi frecvenţa folosirii mărcii, natura şi dimensiunea întreprinderii, consecvenţa apariţiei publicaţiei pe parcursul acestor ani. Marca a fost folosită pentru produsele pentru care a fost înregistrată, din clasele 16, 35, 39, 41 (publicaţie periodică, cotidian, servicii editoriale şi redacţionale, difuzare, activităţi de publicare), în mod public, ziarul fiind pus în vânzare prin circuitele comerciale normale, acesta fiind destinat vânzării, faţă de preţul afişat pe prima pagină.

În susţinerea acestei concluzii, s-a făcut referire la aplicarea mărcii pe F. regional publicat în Craiova, ediţiile tipărite ale acestuia, depuse la dosar, din lunile iulie, august, septembrie, octombrie, decembrie 2013, precum şi din ianuarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie 2014.

S-a mai reţinut că folosirea a avut loc cu titlu de marcă şi cu îndeplinirea scopului de a distinge produsele oferite spre vânzare de S.C. G. S.R.L., care editează ziarul, de cele ale altor producători, iar acest lucru a fost evidenţiat şi de contractele de prestări servicii de publicitate depuse la dosarul de apel, în care se menţionează că societatea comercială menţionată editează F..

Instanţa a confirmat această folosire, făcând aplicarea art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, prin care este asimilată folosirii efective a mărcii şi folosirea acesteia de către un terţ, cu consimţământul titularului, context în care a arătat în mod corect că neîndeplinirea condiţiilor de opozabilitate a contractului încheiat cu D., prin înscrierea în Registrul Naţional al Mărcilor, nu are drept consecinţă înlăturarea actelor de folosinţă efectuate de către acesta, către care drepturile se transferă chiar la momentul încheierii valabile a convenţiei, acte ce intră în categoria exploatării efective cerute de art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Recurenta reclamantă a contestat decizia din perspectiva îndreptăţirii utilizatorului şi a folosirii mărcii, respectiv a întinderii acestora.

În ceea ce priveşte consimţământul titularului, impus de dispoziţiile art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, pentru ca folosirea mărcii de către terţ să fie considerată ca folosire a acesteia de către însuşi titular, recurenta reclamantă a reclamat lipsa îndreptăţirii utilizatorului de folosire a mărcii, sub aspectele detaliate în susţinerea criticii.

Situaţia juridică privind cota de participare a intimatului pârât D. la capitalul societăţii S.C. G. S.R.L. a fost recunoscută de către acesta, iar instanţa de apel a reţinut folosirea mărcii de către societate, dând astfel în mod corect relevanţă juridică apelului formulat de către titulari, pe care l-a şi admis, prin care aceştia, cunoscând situaţia, au invocat dispoziţiile art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 cu referire expresă şi la contractul în discuţie, afirmând încă odată acordul la utilizare, astfel cum aceasta a fost valorificată în cauză, poziţie care reprezintă o reconsiderare a clauzei vizate, în ipoteza confirmării în sensul subliniat.

Prin cererea de recurs se arată că avut loc o limitare a consimţământului titularului, care nu s-ar referi şi la produsul din clasa 16 confirmat şi care astfel nu ar mai intra sub protecţia art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, critică ce nu ar putea fi primită, inclusiv în cazul în care ar fi confirmată de actul de referinţă, pentru considerentele anterior arătate, privind poziţia procesuală a titularilor mărcii.

Abilitarea S.C. G. S.R.L. de a desfăşura activităţile ce fac obiectul contractului încheiat între titulari - intimaţii pârâţi C. şi B. şi intimatul pârât D., din perspectiva obiectului de activitate, nu se circumscrie cadrului procesual al cauzei şi limitelor de cercetare din partea instanţei de judecată.

Instanţa de apel a constatat că marca a fost folosită pentru toate produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată, din clasele 16, 35, 39, 41 (publicaţie periodică, cotidian, servicii editoriale şi redacţionale, difuzare, activităţi de publicare) - în mod evident fiind avute în vedere şi serviciile din clasele aferente, considerentul referitor la produsele din clasele menţionate fiind afectat numai de o eroare de consemnare.

Concluzia referitoare la ediţiile tipărite ale cotidianului regional este urmarea analizării materialului probator administrat în cauză, în faţa instanţei de apel cum s-a reţinut, ce nu poate fi reapreciat de instanţa de recurs, în conformitate cu dispoziţiile art. 488 alin. (1) C. proc. civ. şi, oricum, aceasta a fost acceptată limitat de către recurenta reclamantă, care a arătat că aplicarea mărcii pe un cotidian poate fi considerată folosire reală cel mult în cazul clasei 16, numai pentru produsul "cotidian" - fără a se detalia argumentele care să susţină diferenţe esenţiale între acesta şi publicaţia periodică, produs, de asemenea, protejat prin clasa 16. Aceasta deoarece folosirea mărcii pentru unul dintre produsele pentru care este înregistrată ar trebui să fie suficientă pentru ca totalitatea produselor figurând pe lista produselor înregistrate, care sunt asemănătoare cu produsul utilizat, să continue să fie protejate.

În ceea ce priveşte clasa 35 - servicii editoriale şi redacţionale, argumentele sunt o consecinţă a concluziei referitoare la clasa 16, produsul neputând fi disociat de aceste servicii şi realizat de către recurenta reclamantă în lipsa acestora.

Pentru clasele 39 - difuzare şi 41 - activităţi de publicare, concluzia instanţei a fost justificată pe trimiterea generică la probele administrate în dosarul de apel, fără o particularizare, iar o verificare a acestora în sensul solicitat prin recurs excede limitelor de competenţă ale prezentei instanţe. Cu toate acestea, date fiind considerentele anterioare referitoare la celelalte clase în discuţie, Înalta Curte reţine, cu aplicarea şi a dispoziţiilor art. 33 C. proc. civ., că nu se justifică interesul, faţă de scopul acţiunii, concretizat în intenţia de folosire în continuare a semnului, cu precizarea recurentei reclamante în faţa primei instanţe că nu are activitate editorială. Interesul a fost justificat prin cererea de chemare în judecată pe faptul că reclamanta este o societate multi-naţională care deţine lanţul de magazine "A." din România, transmiţând periodic clienţilor sau potenţialilor clienţi o broşură publicitară care conţine informaţii despre produsele şi serviciile oferite, sub denumirea "A.", iar, ocazional, a folosit sintagma "Ediţie Specială" pentru a denumi campania pe care o derula la momentul respectiv, conferind anumite avantaje pecuniare, prezentate în broşura publicitară - condiţii în care a primit de la intimatul pârât D., în data de 7 noiembrie 2013, o notificare prin intermediul căreia i se interzicea folosirea denumirii "Ediţie Specială" în broşuri.

Relativ la folosirea mărcii, cu referire la contractele de prestări servicii, se observă că acestea au susţinut un argument suplimentar în justificarea soluţiei, argumentul principal fiind dat de ediţiile tipărite ale F., iar ceea ce este de necontestat în ceea ce le priveşte este produsul reprezentat de obiect, asociat cu clasele de servicii aferente, iar dacă editorul cotidianului se bucură de protecţie sau nu în temeiul acordului titularului şi pentru serviciul de publicitate reprezintă o chestiune distinctă, ce nu face obiectul prezentului dosar.

Folosirea serioasă a mărcii a fost criticată prin susţinerea faptului că aceasta nu este echivalentul unor acte izolate de comerţ sau sporadice, puţin importante - relativ la care se constată că este o problemă de fapt, supusă liberei aprecieri a instanţei, ce nu intră în cenzura instanţei de recurs, faţă de dispoziţiile art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

Folosirea neechivocă a mărcii, adică folosirea semnului cu acest titlu, cu funcţia esenţială de distingere a provenienţei, a fost justificată, în principal, cu referire la ediţiile tipărite ale cotidianului, iar în ceea ce priveşte clasele de servicii urmează a fi avute în vedere considerentele anterior menţionate.

În analiza acestei funcţii este esenţială percepţia consumatorului mediu, utilizator final, care văzând marca distinge provenienţa, nefiind necesar ca producătorul să fie menţionat în modalitatea concretă de folosire a mărcii, cum se susţine prin cererea de recurs.

Se poate observa însă că folosirea neechivocă a mărcii prezintă o particularitate în speţă, în care are loc o folosire a acesteia de către terţ cu acordul titularului, ţinând cont de perioada în care s-a reţinut folosirea mărcii (2013 - 2014), de data acestui acord (30 aprilie 2013) şi de perioada de timp de când este deţinută de către intimaţii pârâţi - primul fiind E. în 2004, după care au avut loc cesiuni către membrii aceleiaşi familii, perioadă de care aceştia s-au şi prevalat, susţinând că există o mare notorietate în Craiova şi în regiunea Oltenia cu privire la faptul că brandul "Ediţie Specială" este deţinut de familia V., ajungându-se şi la un tiraj de 25.000 de exemplare pe zi - elemente care determină ca cerinţa legală să se discute şi în alţi parametri decât cei valorificaţi prin cererea de recurs.

Din considerentele deciziei de apel rezultă că aceasta nu a fost fundamentată în aprecierea cerinţelor folosirii mărcii pe succesiunea de contracte de cesiune încheiate între titularii mărcii de la înregistrarea acesteia şi până în prezent, acţiunile de protejare a mărcii (somaţii) sau acţiuni de reînnoire de marcă, respectiv pe faptul că societăţile la care membrii familiei au fost asociaţi sau grupul de firme afiliate societăţilor la care au fost acţionari şi asociaţi au folosit marca, contrar celor susţinute prin cererea de recurs.

Pe aceeaşi linie, nu contractul încheiat de titularii mărcii şi intimatul pârât D., ca act juridic, s-a aflat printre elementele care au susţinut concluzia instanţei de apel referitoare la folosirea conformă a mărcii, ci actele de folosire efectivă a acesteia, făcute în temeiul acordului titularilor, iar acestea au fost plasate în perioada 2013 - 2014 şi nu în anul 2010, cum se arată în recurs.

b. În ceea ce priveşte motivul de decădere reglementat de art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel a reţinut că denumirea "Ediţie Specială" nu desemnează ziarele în general, aceasta nefiind obişnuită şi necesară în comerţul pentru care marca a fost înregistrată, că degenerarea mărcii are la bază ideea că titularul are obligaţia de a nu-şi utiliza marca în aşa fel încât publicul să înţeleagă că este vorba de o denumire a produsului şi că titularii au utilizat alături de marcă o desemnare generică, potrivită pentru produs, respectiv aceea de "cotidian".

Criticând decizia, recurenta reclamantă a susţinut că marca a devenit uzuală, desemnând chiar produsul pentru care a fost înregistrată, arătând în acest sens, pe de o parte, că marca a devenit o denumire uzuală (cu sublinierea elementelor probatorii de referinţă), iar, pe de altă parte, că a avut loc o degenerare a mărcii, generată de confuzia între marcă şi produsul desemnat şi din incapacitatea publicului de a identifica semnul ca indicând originea unui produs.

Nu este justificată distincţia făcută de recurenta reclamantă cu privire la cerinţele impuse de norma legală, întrucât acestea sunt reglementate corelativ şi cer ca marca să fi devenit desemnarea uzuală în comerţ a produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, sancţionând astfel pierderea distinctivităţii prin faptul că marca a devenit uzuală, cu alte cuvinte degenerarea mărcii.

Este de subliniat că norma legală vizează pierderea distinctivităţii în timp şi nu distinctivitatea mărcii la înregistrare, concretizată în funcţia ei esenţială, lipsa acesteia constituind motivul de anulare reglementat de art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, faţă de critica aferentă.

Semnul vizat nu trebuie să distingă produsul sau serviciul per se, ci trebuie să le distingă de alte produse sau servicii în privinţa provenienţei, iar aprecierea puterii distinctive nu se realizează decât în raport cu produsele sau serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea - clasa 16: publicaţie periodică, cotidian, clasa 35: servicii editoriale şi redacţionale, clasa 39: difuzare şi clasa 41: activităţi de publicare. Totodată, marca trebuie să devină uzuală în comerţ şi nu în limbajul obişnuit, comun, cele două situaţii fiind diferite.

Cererea în decădere a fost justificată prin cererea de recurs pe frecvenţa utilizării acesteia de către comercianţii din România pentru produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată, dar şi pentru multe altele, din variate domenii.

Parte dintre elementele probatorii de referinţă, valorificate în acest sens, au fost administrate în etapele procesuale anterioare, iar concluzia instanţei de apel în sensul că denumirea "Ediţie Specială" nu desemnează produsul pentru care a fost înregistrată marca în general, circumscrisă considerentelor de legalitate anterior subliniate, este urmarea propriei aprecieri, ce nu poate fi cenzurată de prezenta instanţă, faţă de dispoziţiile art. 488 alin. (1) C. proc. civ.. Celelalte înscrisuri ataşate cererii de recurs, în parte datate ulterior pronunţării deciziei de apel, fie nu sunt conforme cerinţelor de legalitate, astfel cum acestea au fost detaliate anterior, fie nu sunt în măsură să contureze caracterul uzual al mărcii de desemnare a obiectului protecţiei, lipsind volumul şi frecvenţa utilizării care să-l confirme.

Contrar susţinerilor din recurs, atitudinea titularului, respectiv a terţului care are consimţământul acestuia, nu prezintă nicio relevanţă în analiza motivului de decădere, întrucât indiferent că rezultatul s-a produs ca urmare a acţiunii sau inacţiunii acestora (cum prevede expres textul de lege), contează numai degenerarea mărcii.

Considerentul din decizie referitor la obligaţia titularului este o particularizare a acesteia la datele concrete ale speţei şi nu în general, în contextul în care s-au confirmat folosirea şi modalităţile de folosire, infirmându-se ipoteza susţinută de recurenta reclamantă, referitoare la folosirea de către terţi, aptă să atragă decăderea în temeiul aceluiaşi motiv.

Metoda reţinută a fi folosită în utilizarea mărcii, de natură a înlătura degenerarea acesteia, respectiv asocierea cu termenul generic corespunzător produsului, nu poate face obiectul verificării din partea prezentei instanţe, sub aspectul temeiniciei, iar înscrisurile ataşate cererii de recurs şi indicate în susţinerea criticii nu respectă cerinţa de legalitate impusă de norma legală, de a viza obiectul protecţiei, astfel cum acesta a fost înregistrat.

Referirea la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Hotărârea din 6 martie 2014, în Cauza C-409/12) s-a făcut şi din perspectiva faptului că titularul unei mărci se expune decăderii din drepturile conferite de această marcă asupra unui produs pentru care aceasta este înregistrată atunci când, prin activitatea sau prin inactivitatea acestui titular, marca respectivă a devenit desemnarea uzuală a produsului în cauză doar din punctul de vedere al utilizatorilor finali ai acestuia (cu subliniere prin recurs a reperului de referinţă al utilizatorului final) - fără ca în motivarea deciziei de apel să se regăsească argumente care să o contrazică, recurenta reclamantă rezumându-se, de altfel, numai la redarea dispoziţiei acestei hotărâri.

Întrucât criticile din ultimele trei alineate ale motivului de recurs nu se reflectă în argumentele reţinute în justificarea deciziei de apel, acestea nu pot face obiectul controlului de legalitate, decizia de apel fiind cenzurată pe calea recursului, potrivit art. 483 alin. (1). C. proc. civ.

În considerarea acestor argumente, care susţin caracterul nefondat al recursului, din perspectiva dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., Înalta Curte urmează să facă aplicarea art. 496 alin. (1) C. proc. civ. şi să dispună în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta A. împotriva Deciziei nr. 721/A din data de 14 octombrie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2014.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 noiembrie 2018.

Procesat de GGC - MM