Risk of confusion for weakly distinctive trademarks: weight of non-exclusive verbal elements versus graphical distinctiveness

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă sub nr. x/2016 din data de 8 aprilie 2016, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi S.C. B. S.R.L., anularea mărcii individuale, combinate color: cu denumirea A. şi element grafic A. nr. depozit reglementar M 2014 08646 din data de 23 decembrie 2014, nr. marca 138041 din data de 4 septembrie 2015, înregistrată pentru produsele din clasa Nisa 33: Vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Sebeş - Apold şi pentru serviciile din clasa Nisa 35: Publicitate; Gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comerciala; lucrări de birou, Titulara S.C. B. S.R.L., deoarece înregistrarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 84/1998 republicată: Art. 47, alin. (1), lit. a) cu referire la art. 5, alin. i, lit. a); Art. 47, alin. (1), lit. b) cu referire la art. 6, lit. b); Art. 47, alin. (1), lit. c) şi, în subsidiar, radierea mărcii A., M 2014 08646/138041 din Registrul Mărcilor.

Prin Sentinţa civilă nr. 1740 din 20 decembrie 2016 Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi S.C. B. S.R.L..

Prin Decizia nr. 958/A din 1 noiembrie 2017, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de apelanta-reclamantă S.C. A. S.R.L., a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că a anulat marca individuală combinată color A. nr. 138041, depozit M 2014 08646 din 23 decembrie 2014 şi a fost obligată intimata-pârâtă S.C. B. S.R.L. la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 4050 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în fond şi apel.

Potrivit art. 499 prima teză C. proc. civ., prin derogare de la prevederile art. 425 alin. (1) lit. b), hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.

Împotriva deciziei menţionate anterior a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L., invocând prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Soluţia instanţei de apel este nelegala, hotărârea fiind pronunţata cu încălcarea dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, motiv de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În aplicarea prevederilor legale instanţa nu a analizat în aprecierea riscului de confuzie şi factorul privind gradul de distinctivitate redus al mărcii anterioare.

Instanţa de apel a reţinut că un grad de distinctivitate redus al mărcii anterioare este un factor de luat în considerare în analiza gradului de confuzie intre mărci, însă acest factor nu este singurul care trebuie sa fie luat în considerare şi ca un grad redus de distinctivitate al mărcii nu o lipseşte pe aceasta de protecţie. Cu toate acestea, instanţa a omis din analiza riscului de confuzie acest factor al slabei distinctivităţi a mărcii anterioare. Practic, instanţa a exclus situaţia premisă care a fost reţinută în mod corect de către prima instanţă de fond - două mărci înregistrate, având puternic caracter evocator şi fiind slab distinctive.

Pentru a aprecia asupra riscului de confuzie, se impune evaluarea caracterului distinctiv al mărcii anterioare în ansamblu, cât şi caracterul distinctiv al elementelor mărcii anterioare şi ale mărcii ulterioare. Astfel, chiar dacă în termeni generali instanţa de apel a invocat jurisprudenţa şi principiile generale cu privire la determinarea gradului de confuzie dintre două mărci, instanţa nu a analizat situaţia particulară din prezenta cauză cu privire la două mărci slab distinctive şi puternic evocatoare.

Mărcile în conflict sunt compuse din elemente verbale şi elemente grafice. Domeniile Viticole, Sibiu, Apold se referă la o suprafaţă întinsă de vie, pentru producerea vinurilor în arealul Sibiu, Apold. Pentru elementele verbale "Domeniu", "Viticol", "Apold", "Sibiu" şi "România" există disclaimer.

Conform Hotărârii C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer" "la stabilirea caracterului distinctiv al unei mărci şi, prin urmare, pentru a aprecia dacă aceasta este puternic distinctivă, instanţa naţională trebuie să facă o evaluare generală a capacităţii mai mari sau mai reduse a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost 'înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere şi, astfel, de a distinge produsele sau serviciile de cele ale altor întreprinderi" (pct. 22). Prin urmare, din cauza capacităţii reduse a unei mărci slabe de a-şi îndeplini funcţia esenţială în piaţa, domeniul de aplicare al protecţiei sale, date fiind elementele sale nedistinctive (sau cu caracter slab distinctiv), trebuie să fie restrâns.

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă de fond, în acest context concurenţii nu pot fi privaţi de folosirea unor termeni curenţi, uzuali, iar protecţia semnelor trebuie să fie limitată la interzicerea unor reproduceri identice.

A. În aprecierea gradului distinctivitate a mărcii reclamantei-intimate, instanţa a nesocotit faptul că denumirea de origine controlată "Sebeş - Apold" poate fi utilizată de orice producător care comercializează vinurile produse în podgoria Sebeş - Apold, care respectă specificaţiile tehnice.

Partea verbală a mărcii recurentei (asupra căreia nu deţine un drept exclusiv) evoca arealul din care sunt obţinute vinurile cu denumire de origine controlată pe care recurenta le comercializează. Denumirea de origine controlată "Sebeş - Apold" se aplică vinurilor obţinute în perimetrul podgoriei Sebeş - Apold, delimitată geografic conform normelor naţionale la o zonă care cuprinde o parte din judeţul Alba şi o parte din judeţul Sibiu, conform specificaţiilor Caietului de Sarcini întocmit de ONVPV, autoritatea naţionala cu competente în domeniul autorizării plantaţiilor viti-vinicole. Această denumire de origine controlată poate fi utilizată de orice producător care comercializează vinurile produse în podgoria Sebeş - Apold, care respectă specificaţiile tehnice cuprinse în documentaţia sus-menţionată. Prin urmare, nici recurenta, dar nici reclamanta, nu sunt în măsură să pretindă drepturi exclusive asupra denumirii de origine controlată Apold, sau Sebeş Apold. Or, în speţa de faţă, pentru a analiza riscul de confuzie dintre cele două mărci, instanţa a luat în considerare în mod greşit elementele verbale asupra cărora reclamanta nu poate să deţină exclusivitate.

Exemplifică indicând şi alte mărci care au în denumire aria geografica a provenienţei produselor şi au titulari diferiţi.

B. În mod greşit instanţa a comparat mărcile raportându-se la elementele nedistinctive ale mărcilor. Instanţa a nesocotit principiile şi criteriile stabilite de jurisprudenţa CJUE în analiza a două mărci slab distinctive.

Instanţa a reţinut că marca recurentei este compusă atât din elemente verbale cât şi din elemente grafice, situaţie în care devine aplicabilă regula conform căreia - atunci când o marcă este compusă atât din elemente verbale şi figurative, cele dintâi sunt, în principiu mai distinctive decât celelalte (...).

Principiul este corect, dar în cauza de faţă instanţa a nesocotit faptul că pentru elementele verbale există declaraţie de neexclusivitate în cazul ambelor mărci. faţă de existenţa disclaimer-ului, gradului de distinctivitate şi caracterul evocator al mărcilor în conflict, nu se poate reţine riscul de confuzie în percepţia consumatorilor.

Totodată, în mod greşit instanţa a reţinut că semnele în litigiu coincid prin elementul verbal comun A., iar elementele de diferenţiere care constau în elementele figurative şi elementele verbale SIBIU şi ROMÂNIA nu sunt suficiente pentru a înlătura impresia publicului relevant că aceste semne, apreciate în mod global, sunt similare pe plan vizual şi fonetic.

Or, marca reclamantei - intimate are declaraţie de neexclusivitate asupra elementului verbal APOLD, iar marca recurentei are declaraţie de neexclusivitate asupra elementelor "Domeniu", "Viticol", "Apold", "Sibiu" şi "România". În mod greşit instanţa a luat în considerare aceste elemente pentru determinarea gradului de confuzie.

Conform Comunicării comune privind practica comuna pentru motivele relative de refuz - riscul de confuzie (impactul elementelor nedistinctive/slabe) din 2 octombrie 2014 a European Trademark and Design Network, când mărcile au în comun un element fără caracter distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu coincid asupra impresiei de ansamblu produsa de mărci. Aceasta va ţine cont de similitudinile/diferenţele şi de caracterul distinctiv al elementelor care nu coincid.

O coincidenţă numai în cazul elementelor nedistinctive nu determină riscul de confuzie. În sensul acestui proiect toţi ceilalţi factori care pot fi pertinenţi pentru aprecierea globala a riscului de confuzie se considera ca nu afectează rezultatul. De asemenea, se consideră că produsele şi serviciile sunt identice. În toate aceste exemple, elementul/elementele comun(e) este/sunt considerat(e) a avea un caracter slab distinctiv.

După cum se poate observa din fişele mărcilor, mărcile în conflict sunt diferite într-un grad mai ridicat decât mărcile din exemplul de mai sus cu privire la care s-a reţinut ca nu exista risc de confuzie.

Instanţa trebuia să aprecieze asupra elementelor grafice ale mărcilor, care sunt diferite vizual. Din punct de vedere vizual, mărcile au elemente grafice diferite, cu culori diferite.

Marca recurentei prezintă diferenţe semnificative faţă de marca anterioară invocată de reclamanta, în condiţiile în care elementele grafice şi modul de dispunere a acestora sunt total diferite de cele ale mărcii anterioare. Astfel, marca reclamantei cuprinde ca element grafic un strugure alb încadrat într-un cerc, plasat central, având culori revendicate galben ocru, verde şi maro, în timp ce marca recurentei prezintă într-o manieră mai amplă, sub forma unui chenar parţial, o viţă de vie cu struguri de un alt soi, având culori revendicate roşu, verde, galben, mov şi vişiniu.

Astfel, pentru elementele verbale s-a acordat disclaimer iar elementele grafice ale mărcilor sunt diferite cu culori diferite, de unde rezultă că mărcile sunt diferite, motiv pentru care nu există risc de confuzie în percepţia consumatorilor. Totodată, nu se poate reţine că elementul grafic al mărcii este pur decorativ. Acest element nu poate fi neglijat în analiza riscului de confuzie pentru simplu motiv că este un element figurativ. Având în vedere distinctivitatea scăzută a elementelor verbale, publicul relevant va da mai multă atenţie diferenţelor dintre semnele grafice.

Mărcile fiind diferite în ansamblul lor, condiţia similarităţii cerută de art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 nu este îndeplinită, astfel că nu pot fi aplicabile prevederile acestui text de lege în cazul mărcilor de faţă.

Intimata reclamantă a formulat întâmpinare prin care a cerut respingerea recursului ca nefondat.

Înalta Curte a constatat fondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Sunt fondate motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. raportat la art. 47 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, având în vedere că instanţa de apel nu a aplicat în mod corect în cauză condiţiile cerute pentru constatarea existenţei riscului de confuzie între mărci.

Pentru a analiza existenţa riscului de confuzie instanţa de apel trebuia să identifice în primul rând limitele de protecţie ale mărcilor aşa cum rezultă din înregistrarea acestora, adică elementele verbale, elementele figurative, culorile revendicate, declaraţie de neexclusivitate pentru anumite elemente componente ale mărcii, clasele de protecţie, etc.

Instanţa de apel a reţinut doar parţial câteva dintre aceste elemente, fapt ce a condus la o analiză eronată a îndeplinirii condiţiilor specifice problemei de drept analizate.

Se observă că instanţa de apel nu a reţinut dintre elementele importante care configurau limitele de protecţie ale mărcii reclamantei, în sensul menţionat anterior, printre altele, declaraţia de neexclusivitate pentru elementul verbal APOLD, direct legată de clasa principală pentru care s-a înregistrat marca, numărul 33 - vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Sebeş - Apold.

Această declaraţie de neexclusivitate duce la concluzia că acest element verbal nu poate fi apropriat de către titularul acestei mărci, putând fi folosit şi de alţi producători din domeniul respectiv, şi fiind astfel nedistinctiv pentru clasa pentru care a fost înregistrată marca.

Celălalt element verbal al mărcii reclamantei este compus din cuvintele "domeniile viticole" despre care prima instanţă a reţinut că este evocator pentru clasa 33 întrucât se referă la o suprafaţă întinsă de vie, afectată producerii vinurilor. Instanţa de apel nu a contrazis această constatare a primei instanţe de fond. Or, un element verbal folosit şi de alţi comercianţi, care este descriptiv pentru bunurile sau serviciile în cauză, nu reprezintă un element distinctiv.

Ca atare, concluzia necombătută de instanţa de apel este că elementele verbale din cadrul mărcii reclamantei sunt nedistinctive.

În acest context, instanţa de apel a început corect în cadrul comparării semnelor în conflict prin a reţine că "aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce priveşte similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre semnele în conflict, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinând cont în special de elementele lor distinctive şi dominante".

Totuşi, în continuare, instanţa de apel a reţinut că "marca intimatei-pârâte este compusă atât din elemente verbale cât şi din elemente grafice, situaţie în care devine aplicabilă regula conform căreia - atunci când o marcă este compusă din elemente verbale şi figurative, cele dintâi sunt, în principiu, mai distinctive decât celelalte, întrucât consumatorul mediu se va referi mai uşor la produsul sau la serviciul în cauză citându-i denumirea decât descriind elementul figurativ al mărcii", considerând neîntemeiată apărarea intimatei-pârâte potrivit căreia aspectele vizuale (grafice) ale mărcilor în cauză ar fi de natură să-l determine pe consumatorul mediu să perceapă originea produselor comercializate sub cele două mărci şi să le asocieze pe fiecare dintre ele cu titularul de drept.

Or, această regulă, reţinută de instanţa de apel, se aplică atunci când elementele verbale sunt distinctive. Dacă elementele verbale nu sunt distinctive, fiind folosite de mai mulţi producători de pe piaţă, consumatorul va fi obişnuit să nu le asocieze unui singur producător, să nu le perceapă ca elemente care desemnează originea produselor. În acest ultim scop va fi obişnuit să se raporteze la elementele figurative care asigură distinctivitatea mărcii.

Astfel, consumatorul nu va percepe elementele figurative ca simple elemente decorative, cum greşit a reţinut instanţa de apel, fiind singurele elemente la care se va raporta din obişnuinţă, într-un astfel de caz, pentru a stabili originea produselor, ca şi în situaţia mărcilor constituite exclusiv din astfel de elemente.

Această analiză nu a fost făcută de către instanţa de apel şi nu poate fi realizată direct în recurs întrucât implică şi evaluarea unor elemente de fapt.

Faptul că nu sunt considerate distinctive elementele verbale dintr-o marcă înregistrată nu înseamnă că nu se acordă protecţie mărcii aşa cum a fost înregistrată, fie ea şi slab distinctivă, compusă fiind în majoritate din elemente aflate în domeniul comun. Protecţia unor mărci slab distinctive este acordată impresiei de ansamblu dată de combinaţia de elemente care îi conferă gradul, fie el redus, de distinctivitate pentru a fi înregistrată.

Gradul de distinctivitate al unei mărci este relevant în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marca slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive şi doar într-o proporţie redusă din elemente distinctive.

Elementele descriptive ale mărcii sunt în domeniul public şi nu fac obiectul dreptului exclusiv al titularului. Elementele distinctive în cazul mărcilor slabe au o pondere atât de redusă încât nu pot avea o existenţă autonomă şi îşi produc efectul distinctiv numai prin asociere cu elementele descriptive.

De aceea, riscul de confuzie cu privire la acest sens distinctiv nu se poate produce decât prin utilizarea neautorizată de către terţi a acestei asocieri în mod identic sau cvasiidentic. Când marca anterioară nu are o distinctivitate specială, chiar diferenţele minore între această marcă şi cea ulterioară vor fi suficiente pentru a exclude riscul de confuzie.

Acesta este sensul ideii că protecţia de care se bucură o marcă slab distinctivă faţă de mărcile similare este mai redusă.

În consecinţă, în temeiul art. 496 raportat la art. 488 alin. (1) pct. 8, Înalta Curte va admite recursul, va casa decizia şi va trimite cauza, spre rejudecare, la aceeaşi instanţă de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva Deciziei nr. 958/A din data de 1 noiembrie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia şi trimite cauza, spre rejudecare, la aceeaşi instanţă de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 noiembrie 2018.

Procesat de GGC - MM