Trademark non-use cancellation: sufficiency of partial use to preserve registration for a broad generic product category

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, sub nr. x/2015, la data de 04.08.2015, reclamanta SC A. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), în temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. a) şi ale art. 49 din Legea nr. 84/1998, decăderea titularei B. din drepturile conferite de marca înregistrată sub nr. x din data de 12.08.2008, pentru produsele din clasa 29 în legătură cu care marca C. nu a fost exploatată efectiv pe piaţă timp de mai mult de 5 ani neîntrerupţi de la data înregistrării mărcii (7 ani la data de 12.08.2008), respectiv pentru produsele:

"lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel, lapte aromat şi lapte bătut; produse lactate, cum ar fi: deserturi din lapte, băuturi simple sau aromate produse în principal din lapte sau produse lactate, băuturi lactate preparate în principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut de fructe; produse lactate sau aromate fermentate; toate produsele lactate cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză" în temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. (6) din Legea nr. 84/1998, obligarea OSIM la radierea mărcii din Registrul mărcilor şi publicarea menţiunii radierii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială; obligarea pârâtei B. la suportarea cheltuielilor de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 1.262 din 11.10.2016 Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu pârâţii B., şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta SC A. SRL a declarat apel, criticând soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin Decizia civilă nr. 747A din 27 septembrie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, apelul formulat de reclamantă a fost respins ca nefondat; apelanta-reclamantă a fost obligată la plata sumei de 5.019,96 RON cheltuieli de judecată către intimata-pârâtă B., reprezentând cheltuieli de judecată.

În termen legal, împotriva acestei decizii, reclamanta SC A. SRL a promovat recurs, prevalându-se de motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.

În preambulul motivelor de recurs, recurenta-reclamată învederează că hotărârea instanţei de apel a fost pronunţată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. a) şi art. 46 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, precum şi a prevederilor art. 255 alin. (1) C. proc. civ.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta învederează că, în speţă, din certificatul de înregistrare a mărcii C. nr. x din 12.08.2008 reiese că intimata-pârâtă a înregistrat marca pentru produse clasificate, conform Clasificării de la Nisa, în clasa 29.

Produsele din cadrul clasei 29 sunt enumerate în categorii despărţite prin semnul de punctuaţie "" astfel:

"- Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel, lapte aromat şi lapte bătut;

- produse lactate, cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut, băuturi simple sau aromate produse în principal din lapte sau produse lactate, băuturi lactate preparate în principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut de fructe;

- produse lactate sau aromate fermentate;

- toate produsele lactate cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză."

În vederea soluţionării cererii de decădere, pârâtul are sarcina de a dovedi că a folosit efectiv marca pentru produsele indicate în cererea de înregistrare şi care sunt cuprinse în clasa de produse pentru care marca a fost înregistrată.

Nu au relevanţă şi nu sunt de natură să conducă la soluţionarea cererii în decădere probele privind folosirea mărcii pentru produse pentru care marca nu a fost înregistrată, produse clasificate într-o altă clasă de produse decât cea indicată în certificatul de înregistrare a mărcii.

Recurenta arată că prin cererea de apel, a susţinut că dezlegările primei instanţe, prin care s-a reţinut că pârâtul a făcut dovada folosirii mărcii pentru produsul îngheţată excedează limitele învestirii primei instanţe cu soluţionarea unei cereri de decădere în temeiul dispoziţiilor 46 alin. (1) lit. a) şi ale art. 46 alin. (4) din Legea nr. 84/1998 şi încalcă limitele dreptului la marcă, născut din înregistrarea unei mărci în Registrul naţional al mărcilor pentru anumite produse cuprinse în clasa de produse 29.

Având în vedere că marca nr. x din 12.08.2008 nu a fost înregistrată pentru clasa 30, care include produsul îngheţată, ci numai pentru clasa de produse 29, sunt străine şi neconcludente, nefiind de natură să ducă la soluţionarea cererii în decădere, probele privind folosirea mărcii pentru produsul îngheţată.

Instanţa de apel a menţinut dezlegările primei instanţe şi a statuat că:

"probele administrate în cauză de intimata-pârâtă [...] dovedesc faptul că intimata-pârâtă se află la originea produselor [...] îngheţată".

În opinia recurentei, dezlegările instanţei de apel încalcă dispoziţiile art. 255 alin. (1) C. proc. civ., potrivit cărora: "Probele trebuie să fie admisibile potrivit legii şi să ducă la soluţionarea procesului."

Or, în mod greşit, instanţa de apel a statuat că "instanţa a avut în vedere probele care dovedesc folosirea mărcii pentru produsul îngheţată, în contextul în care a arătat că percepţia publicului consumator este de a încadra şi acest produs în categoria produselor lactate, deoarece au aceeaşi natură [...]."

În vederea evitării aplicării sancţiunii decăderii din drepturile conferite de marca înregistrată, revine pârâtului sarcina de a dovedi că a folosit efectiv marca pentru produsele indicate în cererea de înregistrare şi care sunt cuprinse în clasa de produse pentru care marca a fost înregistrată.

Criteriul "percepţiei publicului consumator" cu privire la natura produselor - îngheţată şi produse lactate - este un criteriu reglementat prin dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, dispoziţii legale străine de soluţionarea unei cereri în decădere întemeiate pe dispoziţiile 46 alin. (1) lit. a) şi ale art. 46 alin. (4) din Legea nr. 84/1998.

Ca atare, considerentele instanţei de apel de la p. 17 alin. (1) sus şi p. 18 alin. (1), (2) şi (3) constituie dezlegarea unor chestiuni de fapt şi probleme de drept care nu pot fi analizate decât cu aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, cu care ambele instanţele de fond nu au fost învestite.

Aceste considerentele nu au legătură cu soluţionarea cererii de decădere şi echivalează cu pronunţarea asupra unor lucruri care nu s-au cerut.

Din perspectiva motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. (în realitate, pct. 8), recurenta arată următoarele:

Potrivit art. 49 din Legea nr. 84/1998: "Dacă un motiv de decădere [...] există numai pentru o parte a produselor [...] pentru care marca a fost înregistrată, decăderea sau nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse [...]."

Intimata-pârâtă a înregistrat marca C. nr. x din 12.08.2008 pentru produse clasificate, conform Clasificării de la Nisa, în clasa 29.

Aceasta a făcut dovada că, începând din data de 12.08.2008 şi până la data formulării cererii de decădere, a folosit efectiv marca nr. x din 12.08.2008 pentru produsul din clasa 29 iaurt, în variantele iaurt simplu, iaurt cu fructe, iaurt cu straciatella, iaurt cu cocos.

Recurenta arată că prin cererea de apel a învederat că dovada folosirii efective a mărcii înregistrate pentru produsul iaurt nu este suficientă pentru a menţine înregistrarea mărcii nr. x din 12.08.2008 în Registrul naţional al mărcilor pentru toată gama de produse lactate, cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză.

Deoarece înregistrarea mărcii s-a făcut pentru o categorie extrem de largă de produse din clasa 29 - toată gama de produse lactate, cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză -, în opinia recurentei, este posibilă identificarea mai multor subcategorii de produse care pot fi avute în vedere în mod independent, conform criteriilor stabilite prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Identificarea mai multor subcategorii de produse reiese chiar din cuprinsul certificatului de înregistrare a mărcii nr. x din 12.08.2008, protejată pentru produse din clasa 29.

Raportat la subcategoriile de produse identificate chiar de către titulara mărcii, în cererea de înregistrare a mărcii, produsul iaurt aparţine subcategoriei produse lactate sau aromate fermentate.

Criteriile aplicate de instanţa de apel pentru încadrarea produselor pentru care marca în litigiu a fost înregistrată în mai multe subcategorii distincte şi coerente de produse, susceptibile să fie luate în considerare în mod autonom, sunt contrare jurisprudenţei Tribunalului european.

Prin hotărârea instanţei de apel a fost menţinută soluţia primei instanţe, prin care s-a stabilit că marca în litigiu nu a fost înregistrată pentru o categorie suficient de largă de produse, în cadrul cărora să poată fi distinse mai multe subcategorii, susceptibile să fie luate în considerare în mod autonom.

Pentru a statua astfel, instanţa de apel a reţinut că prima instanţă a aplicat în mod corect criteriul scopului urmărit de titular la momentul depozitului şi criteriul naturii produselor pentru care a fost înregistrată marca:

"Pentru a ajunge la concluzia că protecţia acordată prin înregistrarea mărcii nr. x din 12.08.2008 s-a circumscris unei categorii particularizate de produse - cea a produselor lactate -, în diferitele lor forme de prezentare, prima instanţă de fond a aplicat două criterii: (1) cel al scopului urmărit de titular la momentul depozitului şi (2) cel al naturii produselor [...]".

Pe baza aceloraşi două criterii - intenţia solicitantului şi natura produselor indicate în certificatul de înregistrare a mărcii -, curtea de apel a statuat că "produsele pentru care pârâta şi-a înregistrat marca se subsumează unei singure categorii", respectiv "în aceeaşi grupă precis delimitată lapte şi produse lactate din cuprinsul clasei 29, fiind inseparabile în mod firesc. "

În consecinţă, instanţa de apel a menţinut sentinţa primei instanţe, prin care s-a statuat că produsele pentru care a fost înregistrată marca se subsumează unei singure categorii, considerând că dovada folosirii mărcii pentru un singur produs - iaurt -, este suficientă pentru a înlătura sancţiunea decăderii pentru toate produsele din clasa 29 desemnate prin termenii "lapte şi produse lactate", cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză.

Recurenta învederează că dezlegările instanţei de apel sunt contrare jurisprudenţei Tribunalului de Primă Instanţă al Uniunii Europene.

Conform jurisprudenţei Tribunalului european, natura produselor respective este un criteriu irelevant pentru definirea unor subcategorii de produse sau servicii pentru care o marcă a fost înregistrată.

Prin hotărârea pronunţată în cauza T-367/14, august Storck, la data de 18 octombrie 2016, tribunalul de primă instanţă al UE a statuat că:

"32. [.,.] natura produselor în cauză, precum şi caracteristicile acestora nu sunt, ca atare, pertinente pentru definirea unor subcategorii de produse sau servicii (a se vedea, în acest sens, Hotărârile din 13 februarie 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T-.2007:46, punctul 31, şi din 16 mai 2013, ALARIS, 7-353/12, EU:T:2013:257, punctul 23)" şi că

35. (...) natura şi caracteristicile produselor respective sunt irelevante."

Prin aceeaşi hotărâre, Tribunalul UE a statuat că:

"32. [...] în măsura în care consumatorul caută înainte de toate un produs sau un serviciu care să poată răspunde nevoilor sale specifice, finalitatea sau destinaţia produsului ori a serviciului în cauză este esenţială în orientarea alegerii sale.

Prin urmare, în măsura în care este aplicat de către consumatori înainte de orice cumpărare, criteriul finalităţii sau al destinaţiei este un criteriu primordial în definirea unei subcategorii de produse sau servicii (Hotărârile din 13 februarie 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, punctul 29, şi din 16 mai 2013, Aleris/OAPI - Carefusion 303 (ALARIS), T-353/12, nepublicată, EU:T:2013:257, punctul 22) [...]).

35. [...] din jurisprudenţa citată la punctul 32 de mai sus, rezultă că criteriul decisiv pentru definirea unor subcategorii de produse sau servicii este finalitatea sau destinaţia produselor în cauză."

Prin Hotărârea pronunţată în cauza T-353/12, Aleris Holding AB, la data de 16 mai 2013, Tribunalul de primă instanţă al UE a statuat că:

"22. Trebuie subliniat că, în măsura în care consumatorul caută înainte de toate un produs sau un serviciu care să poată răspunde nevoilor sale specifice, finalitatea sau destinaţia produsului ori a serviciului în cauză este esenţială în orientarea alegerii sale.

Prin urmare, în măsura în care este aplicat de către consumatori înainte de orice cumpărare, criteriul finalităţii sau al destinaţiei este un criteriu primordial în definirea unei subcategorii de produse sau servicii (hotărârea Respicur, citată anterior, punctul 29).

23. Trebuie să se constate că instanţa de recurs nu a aplicat în mod corect aceste criterii de jurisprudenţă, deoarece a grupat, în cadrul aceleiaşi subcategorii, produse, în mod evident, complementare, dar care aveau destinaţii diferite. Într-adevăr, pe de o parte, la punctul 30 din decizia atacată, camera de recurs s-a bazat, în special, pe natura produselor în cauză pentru a justifica gruparea lor în aceeaşi subcategorie, chiar dacă un astfel de criteriu nu este unul dintre criteriile jurisprudenţiale care să permită constituirea unor subcategorii coerente."

Recurenta învederează că aplicarea în speţă a criteriului finalităţii sau destinaţiei produselor pentru care marca a fost înregistrată permite identificarea, în cadrul produselor clasificate în clasa 29, pentru care marca a fost înregistrată, a mai multor subcategorii distincte şi coerente de produse, susceptibile să fie luate în considerare în mod autonom, în raport de finalitatea sau destinaţia produselor, şi menţinerea înregistrării mărcii doar pentru subcategoria din care face parte produsul iaurt pentru care marca a fost efectiv utilizată: "produse lactate şi aromate fermentate."

Deoarece sub aspectul esenţial al identificării şi definirii unor subcategorii de produse din cadrul categoriei extrem de largi de produse din clasa 29: "toată gama de produse lactate, cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză", dezlegările ambelor instanţe de fond sunt bazate pe aplicarea greşită a două criterii irelevante (intenţia solicitantului cererii de înregistrare a mărcii şi natura produselor), cu ignorarea criteriului decisiv care constă din "finalitatea sau destinaţia produselor" pentru care marca a fost înregistrată, se impune casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată instanţei de apel, pentru ca soluţionarea cererii de apel să se facă cu respectarea jurisprudenţei Tribunalului european.

Soluţia ambelor instanţe de fond, în sensul că dovada folosirii mărcii pentru un singur produs - iaurt -, este suficientă pentru a înlătura sancţiunea decăderii pentru toate produsele din clasa 29 desemnate prin indicaţia generală a clasei 29: "lapte şi produse lactate", cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză este contrară Hotărârii Tribunalului european pronunţată în cazul Aladin, T-126/03.

În cazul Aladin, marca în litigiu era înregistrată pentru clasa de produse 3 din clasificarea de la Nisa, pentru "produse pentru lustruirea metalelor."

Produsele pentru care marca a fost înregistrată au fost precis delimitate prin finalitatea şi destinaţia lor:

- produse pentru lustruire (nu pentru curăţare, degresare, abraziv etc.);

- produse destinate lustruirii metalelor (nu tuturor categoriilor de alte materiale: lemn, sticlă, plastic etc.).

Subcategoria restrânsă "produse pentru lustruirea metalelor" este inclusă în subcategoria mai largă "produse pentru lustruire", care, la rândul ei, este inclusă în alte subcategorii mai largi, categoria cea mai largă fiind desemnată prin indicaţia generală: "preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive."

Clasa de produse 3 din Clasificarea de la Nisa cuprinde: "înălbitori şi alte preparate pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru par, pasta de dinţi."

Titularul a făcut dovada folosirii mărcii numai pentru "un produs pentru lustruirea metalelor constând din bumbac impregnat cu un agent de lustruire (bumbac magic)."

S-a ridicat problema dacă folosirea mărcii pentru "un produs pentru lustruirea metalelor constând din bumbac impregnat cu un agent de lustruire (bumbac magic)" este suficientă pentru a menţine înregistrarea pentru subcategoria "produse pentru lustruirea metalelor."

Tribunalul european a reţinut că, de principiu:

"44. [...] este necesar să se interpreteze art. 43 alin. (2), ultima teză din Regulamentul nr. 40/94 [...] ca vizând evitarea situaţiei în care o marcă utilizată parţial se bucură de protecţie extinsă numai datorită faptului că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse sau servicii" şi, la parag. 56 din hotărâre, a statuat că dovada folosirii mărcii pentru "un produs pentru lustruirea metalelor constând din bumbac impregnat cu un agent de lustruire (bumbac magic)" este suficientă pentru a menţine înregistrarea pentru subcategoria restrânsă "produse pentru lustruirea metalelor", având în vedere că reclamanta nu pretinde că dovada utilizării mărcii pentru un produs pentru lustruirea metalelor constând din bumbac impregnat cu un agent de lustruire, demonstrează utilizarea mărcii pentru întreaga categorie de produse desemnată prin termenul generic al clasei 3 din Clasificarea de la Nisa: "preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive."

În speţă, marca intimatei-pârâte a fost înregistrată pentru o categorie extrem de largă de produse din cadrul clasei 29: "toate produsele lactate cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză."

Termenul "toate produsele lactate cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză" corespunde indicaţiei generale a clasei 29: "lapte şi produse lactate."

Dovada folosirii mărcii s-a făcut pentru un singur produs: iaurt.

Contrar cazului Aladin, intimata-pârâtă a pretins că dovada utilizării serioase a mărcii pentru produsul IAURT (simplu, cu fructe, cu straciatella şi cu cocos) demonstrează utilizarea serioasă pentru întreaga categorie de produse din clasa 29, desemnate prin termenul generic al clasificării de la Nisa: "lapte şi produse lactate."

Aplicat în speţă, raţionamentul Tribunalului european în ipoteza avută în vedere în cazul Aladin ar fi condus la concluzia că dovada folosirii mărcii pentru produsul IAURT este suficientă pentru a menţine înregistrarea pentru subcategoria restrânsă "produse lactate sau aromate fermentate", căreia îi aparţine produsul iaurt, în condiţiile în care titulara mărcii nu ar pretinde că dovada folosirii mărcii pentru produsul iaurt demonstrează utilizarea mărcii pentru întreaga categorie de produse desemnată prin termenul generic al clasei 29 din Clasificarea de la Nisa: "lapte şi produse lactate."

Deoarece dezlegările date de instanţa de apel sunt contrare hotărârii pronunţate în cazul Aladin, se impune casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată Curţii de Apel Bucureşti.

Referitor la obligaţia titularului mărcii de a face dovada folosirii efective a mărcii înregistrate pentru produsele menţionate explicit în cererea de înregistrare, dacă acestea sunt indicate în mod expres, alături de termenul generic din care fac parte, hotărârea recurată este contrară jurisprudenţei OHIM/EUIPO şi instanţelor europene.

Recurenta susţine că prin cererea de apel a învederat că, dacă în cuprinsul cererii de înregistrare, pe lângă termenul generic "lapte şi produse lactate", se menţionează în mod explicit şi anumite produse care sunt incluse în termenul generic, atunci dovada folosirii efective a mărcii trebuie să fie făcută şi pentru aceste produse menţionate în mod explicit.

Argumentele se întemeiază pe statuările OHIM/EUIPO în cauza R 1295/2007-4, Lotus, potrivit cărora:

"dacă, pe lângă termenul generic, marca menţionează în mod explicit şi anumite produse incluse în termenul generic, atunci marca trebuie să fi fost utilizată şi pentru aceste produse menţionate în mod explicit." (parag. 25).

În speţă, folosirea mărcii pentru produsul iaurt nu face dovada folosirii efective a mărcii pentru produsele menţionate în certificatul de înregistrare a mărcii în mod explicit pe lângă termenul generic "produse lactate": deserturi din lapte, băuturi simple sau aromate produse în principal din lapte sau produse lactate, băuturi lactate preparate în principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut de fructe.

Pentru aceste produse, indicate în mod expres pe lângă termenul generic "produse lactate", marca nu a îndeplinit funcţia esenţială de indicator al originii comerciale şi nu a creat o cotă de piaţă pentru aceste produse (astfel cum impune Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în cauza Sunrider, C-416/04).

Sub acest aspect, se impune casarea hotărârii, recurate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată Curţii de Apel Bucureşti.

Recursul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, fiind repartizat prin repartizare aleatorie computerizată completului de filtru CF 7, specializat în soluţionarea cauzelor de proprietate intelectuală.

După primirea dosarului, s-a procedat la efectuarea comunicărilor prevăzute de lege şi, ulterior, la data de 18 mai 2018, a fost întocmit raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului, în condiţiile art. 493 alin. (3) C. proc. civ., raport care a fost însuşit de completul de filtru prin rezoluţia din 22 mai. 2018, fiind ulterior comunicat părţilor în vederea formulării unui punct de vedere; recurenta-reclamantă a depus punct de vedere asupra raportului la data de 5.06.2018.

Prin rezoluţia din 10 iulie 2018 s-a fixat termen la data de 21 septembrie 2018 pentru analizarea admisibilităţii în principiu a recursului în complet de filtru; la termenul menţionat, recursul formulat de către recurenta-reclamantă SC A. SRL a fost admis în principiu şi s-a fixat termen în şedinţa publică de azi, 19 octombrie 2018, potrivit art. 493 alin. (7) C. proc. civ.

Nu au fost administrate probe noi în recurs de niciuna dintre părţi, potrivit art. 492 C. proc. civ.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce urmează.

Recurenta-reclamantă, prin memoriul de recurs, s-a prevalat de motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 - hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază, sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura pricinii, precum şi de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. - hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material; Înalta Curte, în temeiul art. 489 alin. (2) C. proc. civ. - interpretat per a contrario - constată că, în plus, recurenta a dezvoltat şi critici ce se circumscriu cazului de casare reglementat de art. 488 pct. 5 - încălcarea unor reguli de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, cu referire la susţinerea încălcării dispoziţiilor art. 255 C. proc. civ. şi a limitelor judecăţii fixate prin cererile formulate în cauză de către părţi, regulă procedurală prescrisă de dispoziţiile art. 22 alin. (6) C. proc. civ.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat să se dispună, în aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca C. nr. x din 12.08.2008, înregistrată pentru produse din clasa 29 a clasificării de la Nisa; cererea a fost respinsă de prima instanţă, iar în apel, acceptând că pârâta a făcut dovada folosirii efective a mărcii pentru produsul iaurt, în variantele iaurt cu fructe, iaurt cu straciatella, iaurt cu cocos, a criticat neaplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 84/1998, republicată, în sensul că nu a dispus decăderea parţială a pârâtei din drepturile conferite de marcă, anume pentru celelalte produse pentru care a obţinut protecţia şi pentru care, nu s-a făcut dovada folosirii efective, produse încadrabile, în opinia sa, în subcategorii distincte.

Art. 49 din legea mărcilor - forma în vigoare la data învestirii primei instanţe şi a pronunţării instanţei de apel - prevedea astfel: "Dacă un motiv de decădere sau de nulitate există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, decăderea sau nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii."

Astfel, pornind de la situaţia de fapt reţinută de instanţele de fond, se constată că intimata-pârâtă este titulara certificatului de înregistrare a mărcii combinate C. nr. x din 12.08.2008 pentru produse din clasa 29 a Clasificării de la Nisa, respectiv: "- Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel, lapte aromat şi lapte bătut;

- produse lactate, cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut, băuturi simple sau aromate produse în principal din lapte sau produse lactate, băuturi lactate preparate în principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut de fructe;

- produse lactate sau aromate fermentate;

- toate produsele lactate cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză."

Din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a susţinut că pentru evitarea sancţiunii decăderii din drepturile conferite de marcă, pârâtul este ţinut să producă dovada folosirii efective a mărcii pentru produsele indicate în cererea de înregistrare şi care sunt cuprinse în clasa de produse pentru care marca a fost înregistrată.

În acest context, susţine că este străină de natura cauzei şi depăşeşte limitele învestirii primei instanţe, constatarea instanţelor de fond cu privire la dovedirea de către pârâtă şi a folosirii efective a mărcii C. pentru produsul îngheţată, produs pentru care nu a obţinut înregistrarea mărcii şi care, din perspectiva Clasificării de la Nisa, se regăseşte în clasa 30 de produse, iar nu în clasa 29 în care se încadrează produsele cu privire la care pârâta este în drept să opună protecţia.

Înalta Curte apreciază că o atare constatare a instanţelor de fond nu a fost de natură să fundamenteze soluţia, întrucât nu pentru împrejurarea dovedirii folosirii efective a mărcii C. de către pârâtă pentru produsul îngheţată s-a respins cererea de decădere a pârâtei din drepturile conferite de marcă, ci pentru dovedirea utilizării efective pentru categoria produselor lactate, date fiind dovezile administrate cu privire la produsul iaurt, în varietăţile menţionate.

Într-adevăr, în măsura în care dovezile de folosire a semnului C. pentru produsul îngheţată de către pârâtă nu erau utile dezlegării pricinii (decăderea din drepturile asupra mărcii pentru produsele din clasa 29, menţionate în certificatul de înregistrare), instanţele de fond nu erau ţinute de a le menţiona în cuprinsul considerentelor.

Se constată că aceste înscrisuri în legătură cu produsul îngheţată au fost depuse de către pârâtă ca anexe la întâmpinarea formulată la cererea de chemare în judecată, în temeiul art. 205 alin. (2) lit. d) şi al art. 206 alin. (2) C. proc. civ., astfel încât, nefiind probe dezbătute în contradictoriu, întrucât nu au fost solicitate în baza art. 254 alin. (2) C. proc. civ., nici reclamanta nu s-a putut opune la admiterea lor prin invocarea art. 255 C. proc. civ. lor şi nici instanţa nu le-a putut cenzura din perspectiva tezei probatorii către care tindea pârâta; cu toate acestea, din verificarea dosarului de primă instanţă, astfel cum reiese din încheierea de dezbatere pe fond, se constată că reclamanta a criticat acest aspect, însă prima instanţă a reţinut şi înscrisurile referitoare la produsul îngheţată.

Recurenta-pârâtă a reluat invocarea acestei neregularităţi procedurale şi prin motivele de apel, însă curtea de apel, la rândul său, reluând elementele de fapt ale cauzei, a reţinut şi probele referitoare la produsul îngheţată, chiar dacă în mod formal, întrucât în finalul considerentelor a menţionat în mod explicit că nu poate reţine critica din perspectiva depăşirii limitelor protecţiei acordate prin înregistrarea mărcii, deoarece protecţia pentru alte produse (de exemplu, îngheţată, din clasa 30) nu poate fi obţinută de către pârâtă decât prin înregistrare, conform procedurii prevăzute de lege.

Înalta Curte constată că deşi recurenta invocă această neregularitate procedurală pe temeiul art. 488 pct. 6 C. proc. civ. (motive străine de natura pricinii), atare critică este susceptibilă de analiză şi pe temeiul motivului de casare reglementat de art. 488 pct. 5, astfel cum s-a menţionat.

În acest context, se constată însă că neregularitatea de ordin procedural anterior descrisă nu este de natură a cauza o vătămare recurentei, întrucât instanţa de apel a concluzionat că o astfel de constatare nu semnifică acordarea în favoarea intimatei a protecţiei şi pentru produsul îngheţată din clasa 30 a Clasificării de la Nisa, protecţie ce se dobândeşte doar prin înregistrare.

Prin urmare, Înalta Curte apreciază că, din perspectiva celor două motive de recurs (astfel cum au fost încadrat de către recurentă şi, respectiv calificat de instanţă), nu se impune casarea deciziei recurate, întrucât soluţia ar fi excesivă, deoarece neregularitatea reţinută în ceea ce priveşte o parte nesemnificativă a considerentelor, nu atrage sancţiunea nulităţii hotărârii, date fiind dispoziţiile art. 179 alin. (2) C. proc. civ., precum şi clarificările aduse prin prezenta decizie care conchid în sensul inoportunităţii celor reţinute cu privire la produsul îngheţată; textul procedural invocat prevede astfel: "Dacă este cazul, instanţa dispune refacerea actului de procedură, cu respectarea tuturor condiţiilor de validitate."

În plus, având în vedere că menţionarea (şi) în decizia curţii de apel a dovezilor cu privire la dovedirea folosirii mărcii şi pentru un produs pentru care intimata nu a obţinut protecţia prin înregistrare - îngheţată - s-a reţinut a fi excedentară, Înalta Curte constată că nu se mai impune analizarea în prezentul recurs şi a criticilor recurentei referitoare la aprecierea curţii de apel în sensul percepţiei publicului consumator este de a încadra şi produsul îngheţată în categoria produselor lactate, printr-o pretinsă aplicare a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Din perspectiva motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta invocă greşita aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. a) şi ale art. 49 din Legea nr. 84/1998.

Potrivit celui din urmă text text: "Dacă un motiv de decădere [...] există numai pentru o parte a produselor [...] pentru care marca a fost înregistrată, decăderea sau nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse [...]."

Astfel, în opinia recurentei, dovedirea folosirii mărcii de către intimată pentru produsul din clasa 29 - iaurt - în variantele iaurt simplu, iaurt cu fructe, iaurt cu straciatella, iaurt cu cocos, nu este suficientă pentru a menţine înregistrarea mărcii C. nr. x din 12.08.2008 pentru toată gama de produse lactate menţionată în titlul intimatei, cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză.

Pentru o atare concluzie, recurenta susţine că în cadrul categoriei de produse lactate este posibilă identificarea unor subcategorii de produse, sens în care invocă, drept prim argument, chiar departajarea efectuată de către intimată la momentul depunerii cererii de înregistrare prin semnul de punctuaţie "", dar şi criteriile ce decurg din jurisprudenţa instanţelor Uniunii Europene.

Din perspectiva primului argument, recurenta susţine că, pornind de la redactarea cererii de înregistrare a mărcii de către intimată, reflectată în certificatul de înregistrare, produsul iaurt aparţine subcategoriei produse lactate sau aromate fermentate.

Deşi recurenta-reclamantă a invocat acest aspect şi prin motivele de apel, ce a fost analizat ca atare de către instanţă, recurenta ignoră cele arătate în considerentele deciziei recurate şi, prin urmare, judecata realizată de instanţa de apel, astfel încât nu combate raţionamentul curţii de apel din acest punct de vedere.

Or, instanţa de apel a menţionat că semnificaţia folosirii de către intimată a semnului de punctuaţie "" pentru a delimita varietăţi de produse lactate are doar valoare exemplificativă, dată fiind şi precedarea acestei enumerări de locuţiunea adverbială "cum ar fi", astfel încât nu a putut fi reţinută intenţia pârâtei de a proceda la delimitarea unor subcategorii de produse în cadrul unei categorii mai largi, ci dimpotrivă, intenţia sa de a ocupa, prin înregistrarea mărcii, întreaga categorie de produse lactate, mai puţin brânza şi produsele din brânză, exclude în mod explicit de la protecţie.

Rămânând în acelaşi plan al interpretării literale, se poate adăuga faptul că dacă intenţia pârâtei ar fi fost cea presupusă de către recurentă, era necesar să se menţioneze, de exemplu - produse lactate, "şi anume" ori "respectiv" etc., iar nu "cum ar fi", chiar dacă acest argument în sine, izolat, nu era suficient pentru a se reţine existenţa unor subcategorii, ci intenţia solicitantului de a dobândi protecţia numai pentru un anumit sau pentru anumite produse precis determinate din cadrul aceleiaşi categorii de produse generice, astfel cum s-a reţinut în cauza Lotus (Decizia OHIM din 2 decembrie 2008 - R 1295/2007-4, par. 25): "Dacă pe lângă termenul generic marca menţionează în mod explicit, produse incluse în termenul generic, atunci aceasta trebuie să fi fost utilizată şi pentru acele produse specifice pentru a rămâne înregistrată pentru acestea."

Or, astfel cum corect a reţinut curtea de apel, categoria generică sau indicaţia generală a produselor din clasa 29 a Clasificării de la Nisa o reprezintă alimentele de origine animală - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile -, iar în cadrul acestei categorii largi, produsele din categoria "lapte şi produse lactate" reprezintă o categorie distinctă, precis determinată prin natura produselor - produse pe bază de lapte sau cu conţinut predominant de lapte, indiferent de diferitele varietăţi ale acestora.

Contrar celor susţinute de către recurentă, Înalta Curte apreciază că instanţa de apel nu a încălcat regulile desprinse din jurisprudenţa Tribunalului de Primă Instanţă al Uniunii Europene, cu referire, de exemplu, la hotărârile pronunţate în cauza T-367/14, august Storck, la data de 18 octombrie 2016 (par. 32, 35) şi cauza T-353/12, Aleris Holding AB, la data de 16 mai 2013 (parag. 22 - 23).

Astfel, recurenta susţine că instanţa de apel a aplicat un criteriu nerelevant - criteriul naturii produselor şi cel al scopului urmărit de titular la momentul depunerii cererii de înregistrare - fără a observa că în cauză era aplicabil criteriul primordial şi decisiv al finalităţii sau al destinaţiei urmărite de consumator în orientarea alegerii sale - care ar fi fost de natură a permite identificarea în cadrul categoriei de produse lactate a unor subcategorii coerente şi autonome.

Înalta Curte constată că instanţa de apel a făcut aplicarea criteriului incident - natura produselor, pentru identificarea categoriei de produse - şi nu a aplicat acest criteriu pentru a justifica identificarea unor subcategorii, ci, dimpotrivă, a considerat că în speţă nu este posibilă identificarea naturală, firească a unor subcategorii de produse în rândul produselor lactate.

Prin urmare, în speţă nu este aplicabil criteriul finalităţii sau al destinaţiei urmărite de consumator, având în vedere şi cele ce se vor arăta în continuare.

Aşa cum s-a arătat, intimata-pârâtă deţine marca înregistrată C. pentru produse din clasa 29, produse menţionate astfel în certificatul de înregistrare:

"- Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel, lapte aromat şi lapte bătut;

- produse lactate, cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut, băuturi simple sau aromate produse în principal din lapte sau produse lactate, băuturi lactate preparate în principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut de fructe;

- produse lactate sau aromate fermentate;

- toate produsele lactate cu excepţia brânzei şi a produselor din brânză."

În opinia recurentei, prin aplicarea criteriului finalităţii sau al destinaţiei, produsul iaurt pentru care intimata a făcut dovada folosirii efective în diferitele varietăţi ale acestuia - iaurt simplu, iaurt cu fructe, iaurt cu straciatella, iaurt cu cocos - corespunde subcategoriei produse lactate sau aromate fermentate, indicată ca atare de însăşi intimata în cererea de înregistrare; a opinat că este un produs pentru echilibrarea florei intestinale, sens în care a făcut trimitere la informaţiile ce se regăsesc pe site-ul intimatei-pârâte, dar şi la definiţia din DEX a acestui produs.

Astfel, potrivit ultimei surse indicate, se constată că iaurtul este definit drept un "produs lactat cu gust uşor acid, plăcut, cu aromă specifică, preparat din lapte de vacă, oaie, capră sau bivoliţă prin fermentare cu bacterii lactice din adaosul de maia" sau "produs lactat acrişor obţinut prin fermentarea naturală a laptelui; lapte prins, lapte bătut" etc.

Prin urmare, dacă s-ar admite, potrivit recurentei, că este operant criteriul finalităţii sau destinaţiei de natură a conduce la identificarea subcategoriei autonome de produse lactate sau aromate fermentate, ar însemna ca prin aplicarea aceluiaşi criteriu să fie posibilă identificarea altor subcategorii de produse, dar destinate altor nevoi specifice ale consumatorului.

Dacă ar fi posibilă o astfel de operaţiune - de izolare artificială a restului produselor în alte subcategorii, nu s-ar putea explica de ce produsele lactate sau aromate fermentate răspund unei nevoi de echilibrare a florei intestinale (iar nu nevoii reale a consumatorului de a se hrăni cu un produs lactat), în timp ce laptele bătut din prima presupusă subcategorie ori deserturile din lapte, iaurturi, iaurturi de băut, băuturi simple sau aromate produse în principal din lapte sau produse lactate, băuturi lactate preparate în principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut de fructe - din cea de-a doua presupusă subcategorie, nu servesc în realitate aceleiaşi finalităţi; cu alte cuvinte, prin aplicarea criteriului propus de către recurentă, iaurtul ca produs lactat sau aromat fermentat (indicat ca identificând o a treia subcategorie) ar fi o subcategorie distinctă de iaurtul sau iaurtul de băut din a doua subcategorie, ceea ce nu poate fi acceptat.

Aşa fiind, Înalta Curte constată că instanţa de apel, într-o corectă aplicare a regulilor jurisprudenţiale statuate de instanţele Uniunii, a concluzionat că potrivit criteriului naturii produselor indicate în certificatul de înregistrare a mărcii, produsele pentru care pârâta şi-a înregistrat marca aparţin unei singure categorii a produselor lactate, categorie nesusceptibilă de divizare - în mod firesc, natural şi coerent - în subcategorii.

Prin urmare, se va înlătura ca nefondată susţinerea recurentei în sensul că decizia atacată este nelegală întrucât nu a valorificat criteriul finalităţii sau destinaţiei produselor, acest criteriu fiind dezvoltat de instanţele europene în legătură cu subcategoriile de produse sau servicii, ceea ce în speţă nu este cazul.

Se va înlătura ca nefondată şi susţinerea recurentei potrivit căreia instanţa de apel a încălcat şi cele statuate de TPI în cauza Aladin T-126/03, pronunţată la 14 iulie 2005, susţinându-se că în mod greşit s-a validat apărarea intimatei, contrară cazului Aladin, care a pretins că dovada utilizării serioase a mărcii pentru produsul iaurt (simplu, cu fructe, cu straciatella, cu cocos) demonstrează utilizarea serioasă pentru întreaga categorie de produse din clasa 29, desemnate prin termenul generic al Clasificării de la Nisa - lapte şi produse lactate.

În opinia recurentei, dovada folosirii mărcii pentru produsul iaurt este suficientă pentru a menţine înregistrarea pentru subcategoria restrânsă produse lactate sau aromate fermentate căreia îi aparţine produsul iaurt, iar nu pentru întreaga categorie de lapte şi produse lactate.

Astfel cum se poate constata şi această critică porneşte de la premisa greşită în sensul că în cadrul categoriei de produse pentru care intimata deţine marca înregistrată - lapte şi produse lactate - ar fi posibilă determinarea unor subcategorii de produse, ceea ce nu este cazul, astfel cum s-a arătat.

Mai mult decât atât, în cauza Aladin, TPI a reţinut în par. 46 că: "În practică, este imposibil ca titularul unei mărci să dovedească faptul că marca a fost utilizată pentru toate variaţiile posibile ale produselor vizate de înregistrare."

Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 497 rap. la art. 496 C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul formulat de către pârâtă.

Conform art. 451 - 453 C. proc. civ., se va dispune obligarea recurentei la achitarea cheltuielilor de judecată efectuate de către intimată în această etapă procesuală, potrivit dovezii de la dosar recurs, întrucât celelalte înscrisuri de la filele x privesc cheltuielile de judecată efectuate de aceeaşi parte în apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta SC A. SRL împotriva Deciziei civile nr. 747A din 27 septembrie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-reclamantă SC A. SRL la plata sumei de 3.217,95 RON, reprezentând cheltuieli de judecată în recurs, către intimata-pârâtă B.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 octombrie 2018.

Procesat de ED