Industrial design registrations annulled for lacking novelty; defendant's appeal rejected.

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

1. Obiectul acţiunii.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă, sub nr. x/2014, reclamanta S.C. A. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâţii S.C. B. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea desenului/modelului înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sub nr. x/04.08.2005, anularea desenului/modelului înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sub nr. x/15.09.2005, publicarea hotărârii de anulare a înregistrării în BOPI şi efectuarea menţiunii de anulare în Registrul desenelor şi modelelor de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, a arătat că modelele nr. x/04.08.2005 şi nr. x/15.09.2005, înregistrate de pârâtă, nu sunt noi şi nu au caracter individual, iar menţinerea certificatelor de înregistrare sus-menţionate prejudiciază activitatea comercială a reclamantei.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă de tribunal.

Prin Sentinţa civilă nr. 1269/22.10.2015, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, a respins, ca neîntemeiate, excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi lipsei de interes, a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii S.C. B. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a dispus anularea înregistrării modelelor industriale nr. x/04.08.2005 şi nr. x/15.09.2005 şi a obligat Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci să efectueze menţiunea de anulare în Registrul desenelor şi modelelor.

3. Hotărârea pronunţată în apel de Curtea de apel.

Prin Decizia civilă nr. 912A a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, din data de 25.10.2017 s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de apelanta-pârâtă S.C. B. S.R.L., împotriva Sentinţei civile nr. 1269/22.10.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, în Dosarul nr. x/2014, în contradictoriu cu intimata-reclamantă S.C. A. S.R.L., şi cu intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Curtea de apel a reţinut următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 772 din 12 mai 2017 pronunţată în Dosarul nr. x/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, a admis recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva Deciziei nr. 381/A din 25 mai 2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.

Pentru a se pronunţa astfel, Înalta Curte a reţinut următoarele:

În primul rând, este necesar a se confirma identificarea corectă a legii aplicabile litigiului de faţă de către instanţa de apel - forma în vigoare a Legii nr. 129/1992 la data formulării acţiunii în ceea ce priveşte dispoziţiile procedurale - cu referire specială la art. 42 din lege, ce constituie temeiul cererii de anulare a înregistrării celor două modele industriale, precum şi forma Legii nr. 129/1992 de la data celor două depozite naţionale reglementare - 4.08.2005 şi, respectiv - 15.09.2005 -, în ceea ce priveşte dispoziţiile de drept material - condiţia noutăţii şi a caracterului individual reclamate ca nefiind îndeplinite prin formularea acţiunii, regulă derivând din principiul tempus regit actum.

Aşa fiind, Înalta Curte a constatat că instanţa de apel, cu aplicarea dispoziţiilor legale incidente, a confirmat în mod corect soluţia tribunalului de respingere a celor două excepţii procesuale.

Ca atare, interpretarea propusă de recurentă este străină de formularea textului legal, întrucât legea nu condiţionează formularea unei cereri de anulare a înregistrării unui model industrial de calitatea reclamantului de titular, licenţiat sau cesionar al titularului unui alt drept de proprietate industrială anterior, pretins a fi fost încălcat prin înregistrarea la a cărei anulare se tinde.

În consecinţă, Înalta Curte a constatat că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 129/1992 în verificarea soluţiei date excepţiei lipsei calităţii procesuale active şi excepţiei lipsei de interes, invocate de către recurenta-pârâtă.

În ceea ce priveşte condiţiile de fond pentru obţinerea protecţiei legale prin cele două certificate eliberate recurentei-pârâte de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Curtea de apel a confirmat cele reţinute de tribunal în sensul că nu erau îndeplinite nici condiţia noutăţii şi nici condiţia caracterului individual, pentru ambele modele industriale, cerinţe prevăzute de art. 9 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 129/1992, forma în vigoare la data depozitelor.

În consecinţă, cererea de înregistrare din Spania din 1993, certificatul de înregistrare a modelului industrial "Dispositivo Para Tratamento de Agua" înregistrat de C. - dosar primă instanţă ori cererea de înregistrare a modelului D. din Franţa din anul 1978 - filele x primă instanţă, nu au putut fi luate în considerare în evaluarea cerinţei noutăţii, întrucât s-ar fi încălcat dispoziţiile din Regula 26 pct. G alin. (1) lit. a) şi pct. G alin. (2) din H.G. nr. 1171/2003.

Aşa fiind, Înalta Curte a constatat că în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi (4) din lege, instanţa de apel nu a stabilit în mod complet şi cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, situaţia de fapt a cauzei, astfel încât nu poate fi exercitat controlul de legalitate presupus de această etapă procesuală cu privire la fondul cauzei.

Se consideră că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative (art. 9 alin. (3) din Legea 129/1992).

Observând descrierea din cererea de înregistrare, s-a reţinut că singurele caracteristici ale aspectului estetic sunt forma vasului şi nervurile longitudinale, celelalte elemente prezentate fiind tehnice, din moment ce ţin de filetarea capacului şi a dopului.

Prin prisma textelor din lege şi a regulamentului de aplicare diferenţele dintre modele, expuse de apelantă în calea de atac, nu se regăsesc în descrierea modelului din cererea de înregistrare şi nu pot fi identificate în reprezentarea grafică, fiind obligatoriu ca elementele noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicită protecţia, să fie descrise aşa cum apar în reprezentările grafice depuse.

Modalitatea de prindere nu a fost considerată un element estetic, de natură a contribui la aspectul exterior al produsului, constituind o caracteristică tehnică, ce nu poate fi avută în vedere la evaluarea identităţii modelelor.

În ceea ce priveşte dimensiunea şi forma vasului, precum şi numărul striaţiilor, s-a reţinut că acestea nu constituie detalii semnificative, care să conducă la concluzia că cele două modele conţin din punct de vedere estetic trăsături caracteristice diferite, nefiind demonstrată, deci, noutatea.

Aşadar, suntem în prezenţa unui model aplicat la un produs care constituie o parte componentă a unui produs complex, fiind necesar a fi îndeplinite cumulativ condiţiile art. 9 alin. (5) din Legea nr. 129/1992, pentru determinarea noutăţii. Referitor la modelul industrial înregistrat sub nr. x/15.09.2005, curtea a reţinut că în apel nu au fost formulate critici vizând lipsa noutăţii reţinută de prima instanţă, astfel că, ţinând seama de limitele devoluţiunii, rejudecarea fondului nu poate viza cererea de anulare a înregistrării acestui model.

4. Cererea de recurs.

Împotriva deciziei pronunţate de instanţa de apel pârâta a declarat recurs, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În dezvoltarea criticilor formulate, recurenta pârâtă susţine, referitor la modelul x/4.08.2005, că în mod eronat instanţa de apel a reţinut că nu sunt îndeplinite cele două condiţii esenţiale, respectiv ale noutăţii şi individualităţii. Referitor la criteriul individualităţii, susţine că modelul său este diferit de cel al reclamantei, întrucât conţine elemente noi care nu ţin de funcţionalitate, cum greşit a apreciat instanţa de apel, ci ţin strict de elemente de estetică.

Cât priveşte noutatea, susţine că în raport de exigentele legii romane în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare, modelul său are noutate absolută, iar eventualele drepturi decurgând din publicarea unor modele în reviste de specialitate puteau fi invocate doar prin opoziţie în procedura de înregistrare a modelului şi nicidecum pe calea acţiunii de anulare.

Mai susţine că instanţa de apel a reţinut în mod greşit că impresia globală între modelele sale şi cele invocate de către reclamantă este asemănătoare, neavând caracter de individualitate şi că instanţa de fond a dispus în mod corect anularea protecţiei conferite de modelele industriale înregistrate la OSIM sub numerele 016x şi 0167x, arătând că potrivit art. 22 alin. (6) din Legea nr. 129/1992, în examinarea unei cereri de model se iau în considerare, atât fondul documentar existent la OSIM, cât şi înregistrările internaţionale de modele la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Industriale şi modelele comunitare. Susţine că OSIM, atunci când a examinat cererile sale de modele, dacă ar fi sesizat că acestea nu au caracter nou şi individual, ar fi respins cererile în temeiul art. (6) din Legea nr. 129/1992, iar dacă ar fi sesizat un element distructiv de noutate, în sensul Legii nr. 129/1992, ar fi respins cererile în temeiul art. (7) din aceeaşi lege.

Mai mult, susţine că potrivit art. 23 din Legea nr. 129/1992, orice persoană interesată ar fi putut face opoziţie în termen de două luni de la data publicării cererilor de model industrial, ceea ce în cauză nu s-a întâmplat.

În continuare, susţine că modelele industriale au respectat la momentul înregistrării condiţiile prevăzute de Legea nr. 129/1992 în forma republicată în anul 2003.

În ceea ce priveşte caracterul individual, arată că din descrierea comparativă a modelelor industriale protejate, rezultă că acestea au forme şi specificaţii diferite, remarcându-se diferenţe şi în elementele de detaliu ale modelelor, modalitatea de prindere, formele, numărul de striaţii fiind diferit. Mai arată că potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, exemplificând cauza Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - C-281/10 P, Pepsi Co, Inc. contra Grupo Promer MonGraphic, S.A. & OAPI, la compararea celor două modele ar trebuie să se ţină cont, pe de-o parte, de funcţionalitatea modelului. Recurenta pârâtă susţine că modelele industriale invocate nu oferă aceeaşi imagine globală utilizatorului avizat, făcând, în acest sens, o analiză comparativă a celor două dispozitive.

5. Procedura derulată în recurs.

S-a procedat la întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva Deciziei nr. 912A din 25.10.2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia IV-a civilă.

S-a constatat că recurenta pârâtă a depus la dosar dovada achitării sumei de 100 RON cu titlu de taxă judiciară de timbru.

Recursul a fost declarat şi motivat în termenul prevăzut de art. 485 alin. (1) C. proc. civ. (decizia recurată a fost comunicată pârâtei la data de 19 decembrie 2017, conform dovezii aflate la dosar apel, iar cererea de recurs a fost formulată la data de 18 ianuarie 2018, potrivit dovezii de predare la E. aflată la dosar recurs).

Recursul a fost motivat conform prevederilor art. 487 alin. (1) C. proc. civ., recurenta pârâtă indicând, ca temei de drept, prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Nu au fost găsite motive de ordine publică, în condiţiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

5. Considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate şi a celor reţinute în încheierea de admitere în principiu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îl va respinge pentru următoarele considerente:

Criticile formulate de recurenta pârâtă vizează incidenţa motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., învederându-se eronata interpretare a prevederilor art. 9 din Legea 192/1992 în ceea ce priveşte condiţia noutăţii şi a caracterului individual ale celor două modele industriale.

Motivul de recurs ce vizează criticile legate de cerinţa noutăţii a modelului x/4.08.2005 nu este fondat, aşa cum în mod just a reţinut instanţa de apel, astfel încât nu se mai impune analiza celei de a doua condiţii, a caracterului individual, cât timp subzistă soluţia de anulare a certificatului de înregistrare a modelului respectiv, dată fiind neîndeplinirea cerinţei din art. 9 din Legea 192/1992 referitoare la necesitatea ca modelul să fie nou.

Pe de altă parte, prin prezenta cale de atac recurenta pârâtă invocă aceleaşi critici de nelegalitate care au făcut obiectul primului recurs, fără a critica în mod concret cele reţinute în considerentele Deciziei nr. 912A din 25 ianuarie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Urmare a Deciziei de casare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 772 din 12 mai 2017, s-a statuat că reclamanta poate formula cerere de anulare cu privire la modelul industrial 016x deşi nu s-a făcut opoziţie la OSIM şi că la cercetarea îndeplinirii cerinţelor acestui model industrial trebuie analizate toate înscrisurile din dosar, inclusiv anteriorităţile ce decurg din Revista F.

După casarea cu trimiterea cauzei spre rejudecare, Curtea de apel a analizat toate înscrisurile depuse la dosar şi a constatat în mod corect că modelul industrial nr. 016x înregistrat în anul 2005 nu este nou şi nu are caracter individual. De asemenea, referitor la modelul industrial nr. 0167x, instanţa de apel, în rejudecare, a considerat în mod corect că în faza procesuală a apelului nu au fost formulate critici vizând lipsa cerinţei noutăţii reţinută de Tribunal, astfel că, ţinând seama de limitele devoluţiunii, rejudecarea fondului nu putea viza cererea de anulare a înregistrării acestui model.

Cu toate acestea, pentru a se răspunde motivelor de recurs, urmează ca acestea să fie analizate ca atare, constatându-se că recurenta a criticat constatările instanţei de apel în ceea ce priveşte întrunirea condiţiei noutăţii modelului industrial nr. 016x înregistrat în anul 2005.

Potrivit art. 9 alin. (2) din Legea 192/1992, "un desen sau model industrial este considerat nou dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare (…)".

Totodată, art. 10 alin. (1) prevede că "în conformitate cu art. 9, se consideră că un desen sau model industrial a fost făcut public dacă a fost publicat sau a fost expus, utilizat în comerţ sau divulgat în alt mod, cu excepţia cazului în care aceste acţiuni nu puteau deveni cunoscute în cursul normal al activităţii din domeniul respectiv, înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare".

De asemenea, potrivit pct. G al Regulii 26 din H.G. nr. 1171/2003 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 (în vigoare la data înregistrării modelelor), "în stabilirea noutăţii se iau în considerare (…) materiale accesibile publicului, având o dată certă anterioară, depuse de persoane interesate; orice materiale accesibile publicului, având o dată certă anterioară datei depozitului examinat". Aşadar, un desen sau model industrial este considerat nou dacă niciun desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Corect s-a considerat că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.

În coroborarea acestor norme legale rezultă că, pentru ca înscrisurile invocate să reprezinte un impediment la înregistrare, este necesar să fi fost făcute publice, în oricare dintre modalităţile arătate în art. 10, înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare.

Or, în motivarea deciziei recurate s-a relevat pe larg materialul documentar considerat distructiv de noutate, cu referire la fiecare model în parte, arătându-se, totodată, data la care documentele au fost făcute publice.

În contextul operaţiei de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 9 Legea nr. 192/1992, în mod legal instanţa de apel a reţinut că, aşa cum a stabilit instanţa de casare, în analiza cererii de anulare, din perspectiva condiţiei noutăţii, este necesar a porni de la ipoteza stabilirii identităţii între modelul x/4.08.2005 - filtru de apă şi modelul comparat, filtru de apă D. comercializat produs de firma G. S.R.L. Italia înainte de anul 2000 şi comercializat în România de firma S.C. H. S.R.L. din anul 2001.

Instanţa de apel a considerat, aşadar, că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 129/1992.

În mod just au fost interpretate şi prevederile art. 13 lit. e) din Legea nr. 129/1992, forma în vigoare la data depozitului, potrivit cărora cererea de înregistrare a unui model sau desen industrial trebuie să cuprindă descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicită protecţia, aşa cum apar în reprezentările grafice depuse.

De asemenea, regula 14 din H.G. nr. 1171/2003 stabileşte în alin. (1) că "Descrierea desenului sau modelului industrial potrivit prevederilor art. 13 lit. e) se face direct pe cerere sau pe anexe semnate şi trebuie să conţină exclusiv elementele caracteristice ale aspectului estetic, precum şi elementele noi, care se pot regăsi şi în reprezentările grafice anexate cererii", în alin. (2) fiind enunţate elementele excluse din descriere: "Descrierea nu trebuie să cuprindă detalii tehnice sau de funcţionare, caracteristici tehnice, dimensiuni, repere, declaraţii privind noutatea sau caracterul individual."

Din coroborarea textelor legale şi a regulamentului de aplicare suscitate rezultă în mod cert că diferenţele dintre modele, expuse de pârâtă în prezentul apel şi recurs, nu se identifică în descrierea modelului din cererea de înregistrare şi nu pot fi identificate în reprezentarea grafică, aşa cum a reţinut şi Curtea de apel care a opinat în mod corect că elementele noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicită protecţia trebuie să fie descrise aşa cum apar în reprezentările grafice depuse.

Faţă de cele expuse, criticile formulate de recurenta pârâtă în cuprinsul motivelor de recurs nu pot fi reţinute, ca de altfel nici cele vizând temeiul pe baza căruia OSIM a respins cererile în anulare sau lipsa formulării vreunei opoziţii ce nu pot conduce la reţinerea nelegalităţii deciziei recurate.

Drept urmare, în mod corect instanţa de apel a menţinut hotărârea primei instanţe, din perspectiva neîntrunirii cerinţei noutăţii la înregistrarea modelelor în discuţie, făcând o aplicare legală a dispoziţiilor incidente.

Pentru aceste considerente, în baza art. 496 C. proc. civ. se va respinge recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva Deciziei nr. 912A din 25 ianuarie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva Deciziei nr. 912A din 25 ianuarie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 5 octombrie 2018.

Procesat de GGC - NN