Trademark cancellation upheld: Later "D." mark annulled for conflict with earlier "D." family; appeal dismissed.

Prin cererea înregistrată la data de 4 martie 2016, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, reclamantele A. SRL, B. SRL au chemat în judecată pe pârâta C. SRL, solicitând ca, prin hotărârea ce va pronunţa, instanţa să dispună anularea mărcii "D." pentru clasele 29, 30 şi 35 (conform clasificării stabilite prin Aranjamentul de la Nisa), înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 134632 la data de 20 aprilie 2015, ca urmare a faptului că aceasta încalcă drepturile exclusive ale reclamantelor asupra mărcilor "D.", înregistrate pentru aceleaşi clase 29, 30 şi 35 şi, pe cale de consecinţă, în temeiul art. 36 alin. (2) şi (3) din lege, interzicerea utilizării pe viitor de către pârâtă în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate ori în alte scopuri, a numelui de marcă "D.", precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea prezentei cauze.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b), art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 republicată şi art. 39 alin. (3) din Regulament.

Prin Sentinţa civilă nr. 1727 din 16 decembrie 2016, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a admis acţiunea şi a dispus anularea înregistrării mărcii pârâtei D. nr. 134632 din 2015, pentru clasele 29, 30 şi 35, radierea mărcii de către OSIM din RNM, după rămânerea definitivă a hotărârii şi a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă în sumă de 4.922,02 RON.

La 17 ianuarie 2017, reclamantele A. SRL, B. SRL au formulat cerere de îndreptare erorii materie strecurate în cuprinsul considerentelor şi dispozitivului Sentinţei civile nr. 1727 din 16 decembrie 2016 în sensul de a se menţiona corect că pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de judece în sumă de câte 4.922,02 RON pentru fiecare reclamantă în parte, şi nu "către reclamanţi cum greşit s-a trecut.

În drept, sunt invocate disp. art. 442 şi 444 noul C. proc. civ.

Prin Încheierea de şedinţă din 8 martie 2017 Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a admis cererea reclamantelor A. SRL, B. SRL, în contradictoriu cu pârâta C. SRL, a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Sentinţei civile nr. 727 din 16 decembrie 2016 în sensul că obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de câte 4.922,02 RON pentru fiecare reclamantă.

Pârâta C. SRL a declarat apel împotriva Sentinţei civile nr. 1727 din 16 decembrie 2016 şi împotriva încheierii de şedinţă din 8 martie 2017 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a III a civilă.

Prin Decizia nr. 858A din data de 18 octombrie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în Dosarul nr. x/2016 au fost respinse apelurile formulate de apelanta-pârâtă C. SRL, împotriva Încheierii de şedinţă din data de 8 martie 2017 şi împotriva Sentinţei civile nr. 1727 din 16 decembrie 2016, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, în Dosarul nr. x/2016, în contradictoriu cu intimatele-reclamante A. SRL şi B. SRL, ca nefondate. A fost obligată apelanta-pârâtă la plata către fiecare dintre intimatele-reclamante a sumei de 2.023,45 RON cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în apel.

Potrivit art. 499 prima teză C. proc. civ., prin derogare de la prevederile art. 425 alin. (1) lit. b), hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta C. SRL.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Recurenta a respectat toate etapele în vederea înregistrării şi obţinerii Certificatului de înregistrare nr. 134632, în timp ce reclamanta nu şi-a exercitat dreptul prevăzut la art. 19 din Legea nr. 84/1998 de a formula opoziţie.

Reclamanta s-a folosit de termenul de 5 ani prevăzut de lege, în care poate fi solicitata anularea unei mărci, în consecinţă nu recurenta a fost de rea-credinţă, atâta timp cât a parcurs toţi paşii pentru înregistrare mărcii cu plata taxelor aferente ci reclamanta este cea care cu rea-credinţă nu a depus opoziţie la OSIM.

Nu este de acord cu motivarea curţii de apel în sensul că, Legea nr. 84/1998 nu condiţionează posibilitatea exercitării unei cereri în anularea unei mărci de exercitarea opoziţiei la înregistrarea respectivei mărci. Prin urmare împrejurarea ca reclamantele nu au formulat opoziţie la înregistrarea, mărcii paratei nu prezintă nici o relevanta în aprecierea asupra legalităţii şi temeiniciei cererii de anulare a mărcii", luând în calcul ca aceste doua mărci nu sunt similare şi riscul de confuzie sau asociere cu marca anterioară este foarte scăzut, acestea producând o gamă largă de produse alimentare care sunt detaliate în conţinutul denumirii mărcii D.

În ceea ce priveşte riscul de confuzie sau asociere cu marca anterioară arată următoarele.

Percepţia pe care o are consumatorul mediu despre marcă şi asupra produselor/serviciilor joacă un rol determinant în aprecierea în mod global a riscului de confuzie. Considerând în mod cumulativ că nu există identitate între produsele desemnate, se poate concluziona că riscul de confuzie nu există.

De aceea, este imposibil ca o similitudine conceptuală, ţinând cont că cele două mărci folosesc imagini cu conţinut diferit, să creeze un risc de confuzie.

Nu exista un pericol de confuzie directă între cele două mărci deoarece publicul poate să deosebească mărcile după reproducerea grafică a mărcii reclamantului, în primul rând şi apoi după denumirea mărcii D., în comparaţie cu marca recurentei care nu are nici o reproducere grafică ci doar numele de D.

Cu alte cuvinte, similitudinea este inexistentă urmare a reprezentărilor grafice folosite de reclamant pe piaţă, astfel că ţinând seama de aspectele produselor, publicul relevant nu ar putea ajunge la o confuzie a acestora sau la ideea că produsele provin de la aceeaşi întreprindere sau sunt oferite sub controlul aceluiaşi deţinător al mărcii.

De asemenea, este de observat ca marca anterioară nu este formată doar din cuvintele D., ci are în completare şi alte cuvinte cum ar fi: D. KETCHUP PICANT; D. KETCHUP DULCE; D. MUŞTAR DULCE; D. MUŞTAR CLASIC; D. CORN FLAKES; D. MUSLI ŞI FRUCTE; D. MACARONI; D. CONCHIGLIE; D. OLIO DI SANSA DI OLIVA; D. DULCEAŢĂ DIN COAJĂ DE PORTOCALE; D. DULCEAŢĂ DE VIŞINE; D. DULCEAŢĂ DE ZMEURĂ; D. ANANAS FELII ANANNAS BUCĂŢI; D. DULCEAŢĂ DE CAISE; D. DULCEAŢĂ DE CĂPŞUNI; D. DULCEAŢĂ DE GUTUI; D. CIUPERCI ÎNTREGI; D. CIUPERCI TĂIATE.

În consecinţa, nu există risc de confuzie şi de asociere între cele două mărci "D." şi "D. DULCEAŢĂ DE GUTUI", de exemplu.

De altfel, distincţia dintre mărci este făcută şi de cuvântul "LA" şi litera "G" din interiorul cuvântului D.

Recurenta a arătat în continuare că nu este de acord cu cele reţinute de instanţa de apel în sensul că "din punct de vedere fonetic elementul verbal dominant al mărcilor reclamantelor este puternic similar elementului verbal al mărcii apelante particula "E." fiind comună ambelor mărci, particulele "familia" şi "D." pronunţându-se în mod aproape identic iar particula "la", pe care mărcile reclamantelor o conţin în plus faţă de marca apelantei nefiind de natura să conducă la diferenţierea mărcilor în conflict întrucât particula, "la" este percepută de consumatorul mediu român care nu cunoaşte deloc limba italiană ca fiind prepoziţia "la" din limba română, neavând astfel nici o semnificaţie aparte, în contextul mărcii iar pentru consumatorul mediu român care cunoaşte limba italiană fie şi la nivel de baza aceeaşi particulă este concepută ca articol şi nici în acest caz particula nu are o semnificaţie aparte în contextul mărcii", deoarece, consumatorul mediu român ştie şi poate să facă diferenţa între două părţi gramaticale, anume între prepoziţie şi articol. De exemplu, în limba română nu putem spune în loc de "merg la masă" "merg masă", fără să existe prepoziţia "la".

În concluzie, recurenta a arătat că instanţele de judecată de fond nu au înţeles punctul său de vedere cu privire la cele doua mărci în conflict, şi mai mult au obligat-o la plata unor onorarii foarte mari, chiar dacă orice proces aflat pe rolul instanţelor de judecata suporta şi un cost.

Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Recursul va fi analizat din perspectiva art. 488 pct. 6 şi 8 C. proc. civ., raportat la motivele de fapt formulate şi precizarea motivării în drept din cadrul răspunsului la întâmpinare.

Este nefondată susţinerea privind motivarea superficială a deciziei atacate. Instanţa de apel a analizat motivele de apel formulate prin raportare la prevederile legale incidente, aşa cum au fost dezvoltate în jurisprudenţa CJUE.

Criticile formulate de recurent faţă de modul în care au fost interpretate de către instanţa de apel aceste prevederi legale raportat la situaţia de fapt ce a rezultat din probele administrare urmează a fi analizate, astfel, din perspectiva art. 488 pct. 8 C. proc. civ.

Este nefondat primul motiv de recurs prin care se susţine că instanţa de apel nu a ţinut cont de faptul că recurenta a respectat toate etapele în vederea înregistrării şi obţinerii Certificatului de înregistrare nr. 134632, în timp ce reclamanta nu şi-a exercitat dreptul prevăzut la art. 19 din Legea nr. 84/1998 de a formula opoziţie.

Aşa cum corect a reţinut instanţa de apel "Legea nr. 84/1998 nu condiţionează posibilitatea exercitării unei cereri în anularea unei mărci de exercitarea opoziţiei la înregistrarea respectivei mărci. Prin urmare, împrejurarea că reclamantele nu au formulat opoziţie la înregistrarea mărcii pârâtei nu prezintă nicio relevanţă în aprecierea asupra legalităţii şi temeiniciei cererii de anulare a mărcii."

Recurenta nu a combătut această motivare a instanţei de apel prin invocarea unui text legal care să îi întemeieze susţinerea, ci a invocat motive legate de aprecierea existenţei similarităţii şi a riscului de confuzie între mărci, motive ce vor fi analizate în mod separat mai jos.

Ca atare, această critică este nemotivată. Susţinerea recurentei că reclamanta, iar nu pârâta, ar fi fost de rea-credinţă prin aceea că nu ar fi formulat opoziţie la înregistrarea mărcii şi s-ar fi folosit de termenul de 5 ani prevăzut de lege, în care poate fi solicitata anularea unei mărci, nu este relevantă pe de o parte, referitor la pârâtă, pentru că în cadrul litigiului de faţă nu s-a dispus anularea înregistrării mărcii pentru rea-credinţă, iar pe de altă parte atitudinea subiectivă a titularului mărcii anterioare nu reprezintă o condiţie de exercitare a cererii de anulare a mărcii ulterioare în temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

În ceea ce priveşte motivele de recurs legate de existenţa riscului de confuzie şi a similarităţii dintre mărci şi dintre produse sunt de reţinut următoarele.

Constituie risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeaşi întreprindere sau, după caz de la întreprinderi legate economic. Acest risc este exclus atunci când nu pare că publicul ar putea să considere că produsele sau serviciile provin de la aceeaşi întreprindere sau, după caz, de la întreprinderi legate economic (C-39/97 CJCE, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc., para. 29, 30).

Existenţa riscului de confuzie depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenţi, şi anume: similaritatea produselor şi/sau serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive şi dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi publicul relevant.

Aprecierea globală a similarităţii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor/semnelor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează, având în vedere, în special, componentele lor distinctive şi dominante. (Sabel, C-251/95, pct. 23, hotărârea CJCE din 11 noiembrie 1997)

Contrar susţinerilor recurentei, ţinând cont că anularea înregistrării mărcii recurentei s-a solicitat numai pentru clasele de produse pentru care era înregistrată marca reclamantei, în speţă există identitate de produse în cazul mărcilor aflate în conflict, aşa cum au fost înregistrate. La analiza acestui motiv de anulare a mărcii înregistrate ulterior sunt relevante produsele pentru care au fost înregistrate mărcile iar nu produsele aşa cum sunt folosite pe piaţă.

Ca atare, concluzia instanţei de apel în acest sens este corectă.

În ceea ce priveşte similaritatea dintre mărcile opuse în cauză, recurentul a susţinut pe de o parte că marca înregistrată de pârât nu ar fi similară cu mărcile opuse de reclamanţi, iar pe de altă parte că ar exista totuşi o similaritate conceptuală. Aceste susţineri sunt contradictorii.

Pentru a se ajunge la concluzia că nu există similaritate între mărci ar trebui ca în urma aprecierii similarităţii vizuale, auditive şi conceptuale să se constate că nu există similaritate sub aspectul niciunuia dintre trei elemente. Constatarea existenţei similarităţii dintre mărcile în conflict cu privire la cel puţin unul dintre elementele menţionate anterior duce la concluzia similarităţii între mărci, cu consecinţa trecerii la pasul următor, al analizei riscului de confuzie.

Nu poate fi reţinută susţinerea recurentului în sensul inexistenţei similarităţii între mărcile în conflict.

Sub aspectul similarităţii auditive, ţinând cont că doar elementele verbale pot fi pronunţate, şi ţinând cont de elementele lor distinctive şi dominante, D. şi D., concluzia este în sensul existenţei unui grad înalt de similaritate auditivă.

Impresia auditivă de ansamblu creată de un semn este influenţată în special de numărul şi ordinea silabelor pe care le conţine. Evaluarea silabelor comune este foarte importantă pentru procesul de comparare a mărcilor sub aspect auditiv întrucât similaritatea impresiei auditive de ansamblu a mărcilor este determinată în principal de silabele şi de combinaţia identică sau similară de silabe pe care mărcile le au în comun.

Recurentul a criticat cele reţinute de către instanţa de apel sub aspectul similarităţii auditive (fonetice), susţinând că distincţia dintre mărci este făcută şi de cuvântul "LA" şi litera "G" din interiorul cuvântului D. întrucât consumatorul mediu român ar şti sa facă diferenţa între doua părţi gramaticale, anume între prepoziţie şi articol.

Sunt nefondate şi aceste critici având în vedere că în ceea ce priveşte aprecierea riscului de confuzie se porneşte de la ideea că percepţia mărcilor în mintea consumatorului obişnuit al categoriei de produse şi de servicii în discuţie joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie şi că în mod normal acest consumator percepe marca în întregul ei şi nu îi analizează diferitele detalii. Consumatorul obişnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat şi în mod rezonabil atent şi circumspect. Acest consumator obişnuit nu are şansa de a face o comparaţie directă între diferitele mărci şi trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie. Nivelul de atenţie al consumatorului mediu variază în funcţie de categoria de produse şi servicii în discuţie. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, para. 26.)

Ca atare, elementele de detaliu menţionate de recurent nu vor fi percepute şi, astfel, nici reţinute de către consumatorul obişnuit, pentru a diferenţia produsele unei întreprinderi de ale alteia pe baza impresiei de ansamblu a mărcii.

În ceea ce priveşte cuvintele menţionate suplimentar în conţinutul unora dintre mărcile ce fac parte din familia de mărci a reclamantului, care coincid cu denumirea produselor comercializate, cum ar fi "muştar dulce", ketchup picant", "dulceaţă de caise", etc., în mod corect a reţinut instanţa de apel că nu pot fi avute în vedere la analiza riscului de confuzie, întrucât sunt elemente nedistinctive, fiind descriptive pentru produsul comercializat. Acesta este şi motivul pentru care, conform celor reţinute de instanţa de apel, pentru acestea s-au dat declaraţii de neinvocare a exclusivităţii.

Fiind descriptive pentru produsul comercializat, ele nu vor fi luate în considerare de către consumator ca desemnând un indicator al întreprinderii de la care provin produsele respective.

Sub aspectul similarităţii vizuale şi conceptuale, ţinând cont şi de cele expuse anterior, mărcile în conflict prezintă un înalt grad de similaritate cu privire la elementul verbal, D., respectiv D., care este şi element dominant, adică element remarcabil din punct de vedere vizual.

În cazul în care ambele semne în conflict conţin elemente verbale, similaritatea vizuală există atunci când aceste elemente coincid printr-o serie de litere nu foarte stilizate. Instanţa de apel a reţinut că elementul verbal al mărcilor în conflict este redat într-o grafie comună, deci nu foarte stilizată.

Conţinutul semantic al unei mărci este ceea ce semnifică sau evocă aceasta sau, în cazul în care marca este constituită dintr-o imagine sau o formă, ceea ce reprezintă aceasta. Recurentul nu a contestat existenţa similarităţii conceptuale (semantice), care este de altfel evident.

Astfel, în mod corect instanţa de apel a reţinut existenţa în cauză a unei similarităţi vizuale şi conceptuale accentuate între mărcile în conflict.

Într-adevăr, în general, în jurisprudenţă s-a reţinut că simpla similaritate conceptuală, când marca anterioară nu are un caracter distinctiv special, nu se bucură de o notorietate specială în rândul publicului şi constă într-o imagine cu puţine elemente fanteziste, nu este suficientă pentru a crea un risc de confuzie.

Totuşi, nu acesta este cazul în speţă, unde s-a reţinut similaritatea sub aspectul tuturor celor trei elemente, auditiv, vizual, conceptual.

Recurentul a mai susţinut că elementele figurative (reprezentările grafice) ale mărcilor reclamantelor sunt de natură să înlăture riscul de confuzie între mărcile în conflict deoarece "publicul poate să deosebească mărcile după reprezentare grafică a mărcii reclamantului, în primul rând, şi apoi după denumirea mărcii D., în comparaţie cu marca recurentei care nu are nici o reprezentare grafica ci doar numele de D.".

În speţă instanţa de apel a reţinut că elementul verbal D. este elementul dominant (element remarcabil din punct de vedere vizual) şi distinctiv al familiei de mărci a reclamantelor, concluzie a cărei argumentare reiese din considerentele decizie.

Această constatare nu a fost criticată în cadrul recursului.

Or, în cadrul mărcii recurentei este reluat tocmai elementul dominant şi distinctiv al mărcilor reclamantelor, ceea ce duce la concluzia existenţei riscului de confuzie între mărcile în conflict.

Instanţa de apel nu a reţinut că elementul figurativ al mărcilor reclamantei ar avea vreun înţeles semantic sau o stilizare frapantă, pentru a avea o influenţă considerabilă asupra modului în care publicul relevant percepe semnul, şi astfel vreo influenţă în sensul înlăturării riscului de confuzie.

Astfel, nu este fondată nici această critică a recurentului.

În ceea ce priveşte susţinerea recurentului că instanţele de judecată de fond au obligat recurenta la plata unor onorarii foarte mari, Înalta Curte nu o poate califica drept un motiv de recurs de nelegalitate având în vedere că nu este motivată în fapt.

În consecinţă, în temeiul art. 496 alin. (1) raportat la art. art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca nefondat, recursul.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta C. SRL cu sediul în judeţ Galaţi, în contradictoriu cu reclamantele A. SRL şi B. SRL, ambele cu sediul procesual ales în Timişoara la Cabinet avocat X. din judeţul Timiş, împotriva Deciziei nr. 858A din data de 18 octombrie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2016.

Obligă pe pârâta C. SRL la plata sumei de 5.332,35 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamanta A. SRL

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 ianuarie 2019.

Procesat de GGC - LM