Trademark owner's appeal dismissed; trade name user prevailed because identical trade name used to identify merchant, not products or services, avoiding trademark infringement.

Conflict între marcă și nume comercial. Condiția utilizării denumirii comerciale cu titlu de marcă. Sarcina probei

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic : nume comercial

activitate comercială

produse

servicii similare

Legea nr. 84/1998, art. 36, art. 39

Art. 39 alin. (1) din legea mărcilor instituie excepții de la dreptul exclusiv al titularului unei mărci înregistrate de a interzice terţilor să folosească marca, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, drept prevăzut de art. 36 alin.(1) din lege. Aplicarea excepțiilor este prevăzută sub condiția din alin. (2) al art.39.

Ipoteza de la lit. a) din art. 39 constă în îndreptățirea terțului de a-și folosi, în activitatea sa comercială, numele sau denumirea, fără ca titularul mărcii să poată cere interzicerea acestei utilizări.

Pe acest temei, titularul mărcii nu poate pretinde interzicerea folosirii de către terț a numelui său comercial, cât timp acest semn, chiar dacă este identic mărcii, este folosit doar pentru identificarea persoanei comerciantului, potrivit funcției specifice unui nume comercial. Per a contrario, excepția nu operează dacă numele comercial este folosit de terț pentru identificarea produselor sau serviciilor sale, așadar cu funcția de marcă, nefiind incident art. 39 alin. (1) lit. a), ceea ce înseamnă că titularul mărcii poate cere interzicerea folosirii semnului fără consimţământul său.

În condițiile în care terțul și-a înregistrat numele în scopul desfășurării activității comerciale și este îndreptățit să folosească numele comercial în cadrul acestei activități, simplul fapt că desfășoară acte de comerț sub numele comercial nu este suficient pentru reținerea unei folosiri „pentru produse” sau „pentru servicii”, respectiv cu titlu de marcă. Dacă s-ar reține contrariul, art. 39 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 84/1998 nu și-ar găsi aplicabilitatea în nicio situație.

Revine, așadar, titularului mărcii sarcina dovedirii existenței unui conflict cu marca, prin folosirea numelui comercial pentru diferențierea produselor sau serviciilor sale de cele ale altor comercianți, în caz contrar, terțul neputând fi împiedicat să-și folosească numele în activitatea comercială.

Astfel, titularul mărcii trebuie să indice în concret modalitatea în care folosirea semnului de către terț este de natură să permită consumatorului stabilirea unei legături între semn și anumite produse comercializate sau servicii furnizate de terț. În egală măsură, titularul mărcii trebuie să probeze folosirea semnului în mod efectiv, în această modalitate.

Secția I civilă, decizia nr.2547 din 19 iunie 2018

Prin cererea înregistrată la data de 16.11.2015, pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilă, reclamanta S.C. A. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâţii S.C. B. S.A. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea mărcii nr. 112463 „CHINA TOWN”, cu cheltuieli de judecată.

Pârâta S.C. B. S.A. a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat: interzicerea folosirii în comerţ de către reclamanta-pârâtă a numelui comercial CHINA TOWN ROMANIA, ca reprezentând acte de concurenţă neloială şi de încălcare a mărcii nr. CHINA TOWN nr. 112463; obligarea reclamantei - pârâte la radierea actualului nume comercial şi schimbarea numelui comercial într-o denumire care să nu mai includă sub nicio formă elementul verbal CHINA TOWN, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentința nr. 1123 din 28.09.2916 pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-a civilă, s-au respins ca neîntemeiate cererea principală a reclamantei S.C. A. S.R.L. şi cererea reconvenţională a pârâtei S.C. B. S.A.; totodată, s-a respins cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

Prin decizia nr. 525 din 7.06.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, apelul declarat de către pârâta S.C. B. S.A. a fost respins ca nefondat.

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 488 alin. 1 pct. 5 şi 8 C.proc.civ. şi susţinând următoarele:

Instanţa a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 36 din Legea nr.84/1998, prin aprecierea că folosirea unui nume comercial nu poate fi un act de contrafacere şi, totodată, prin constatarea că pârâta din cererea reconvenţională nu a folosit numele comercial pentru a-şi promova serviciile.

Recurenta a arătat că este corectă în sine aprecierea instanţei potrivit căreia disputa dintre o marcă şi un nume comercial există doar în ipoteza în care denumirea care constituie nume comercial este folosită asemenea unei mărci, respectiv pentru diferenţierea produselor sau serviciilor oferite, nu şi în situaţia alegerii unui nume comercial identic cu o marcă a unui alt operator.

Instanţa de apel a greşit, însă, neverificând în concret dacă, în circumstanţele concrete ale speţei, numele comercial, astfel cum este înregistrat, poate fi perceput de consumatori ca identificând serviciile pe care intimata-pârâtă le oferă acestora. Un astfel de demers trebuie să se axeze exclusiv pe determinarea în concret a percepţiei consumatorilor, neavând nicio relevanţă dacă folosirea numelui comercial de către aceasta corespunde modalităţii specifice şi uzuale a unui nume comercial.

Acesta concluzie rezultă din întreaga jurisprudență recentă a CJUE care arată că testul pe care instanţa naţională trebuie să îl facă în conflictul dintre o marcă şi un nume comercial este unul concret, respectiv de a determina în raport de toţi factorii relevanţi ai speţei dacă va exista un risc de confuzie în percepţia consumatorilor, iar acest risc de confuzie, odată dovedit, este suficient şi necesar pentru a arăta că semnul folosit va fi perceput şi ca marcă de către consumatori pentru serviciile oferite, indiferent dacă este în acelaşi timp şi nume comercial şi indiferent de rezultatul testului abstract al modalităţii de folosire a acestuia, respectiv potrivit unei mărci sau unui nume comercial.

Această abordare dezvoltată de CJUE a fost îmbrățișată şi de noile reglementări din Directiva mărcilor 2015/2436 şi din Regulamentul mărcii comunitare, care au exclus definitiv folosirea unui nume comercial din excepţiile de încălcare a unei mărci, considerând, astfel, că textul care reglementează protecţia mărcii faţă de alte semne folosite în comerţ este necesar şi suficient pentru stabilirea în concret, şi nu în abstract, dacă folosirea numelui comercial încălcă sau nu marca.

În aceeaşi direcţie sunt şi deciziile CJUE din cauza C-561/11 privind conflictul unei mărci cu o altă marcă înregistrată, respectiv din cauza C-488/10 privind conflictul dintre un desen înregistrat cu alt semn protejat, de unde rezultă că înregistrarea semnului ca marcă sau desen nu trebuie să influenţeze analiza încălcării dreptului la marcă. În cauza C-561/11, CJUE a precizat, în plus, că art.54 prevede posibilitatea titularului unei mărci anterioare de a solicita atât declararea nulităţii unei mărci ulterioare, cât şi iniţierea unei acţiuni în contrafacere în legătură cu această din urmă marcă, fără a condiţiona admisibilitatea celei de-a doua acţiuni de reuşita primeia.

În acest context, instanţa de apel, prin concluzia că numele comercial al pârâtei din cererea reconvenţională este folosit potrivit uzanţelor obişnuite de folosire a unui nume comercial, fapt care a determinat-o să nu mai cerceteze în concret dacă, în această ipoteză, se poate dovedi în speţă existenţa unui risc de confuzie cu marca reclamantei, a aplicat greşit legea, raportându-se la funcţia potrivit înregistrării semnului, şi nu la percepţia consumatorului.

În mod greşit, instanţa de apel a constatat că intimata nu a folosit numele comercial pentru a-şi promova serviciile, cât timp denumirea CHINA TOWN ROMÂNIA este folosită de către pârâtă cu funcţia de marcă - denumire a unui centru comercial/depozit en-gros -, identificând nu doar comerciantul, dar şi serviciile acestuia faţă de alţi comercianţi şi fiind perceput de consumatori ca fiind în asociere cu serviciile desfăşurate de acesta.

În concret, în speţă, intimata nu deţine şi nu foloseşte alte mărci prin care să îşi identifice serviciile pe care le oferă consumatorilor. Singurul pe care îl foloseşte în acest scop este numele comercial, astfel încât serviciile oferite vor fi identificate prin intermediul aceluiaşi semn comercial ce va juca rolul de marcă.

Intenţia şi persistenţa intimatei de a dobândi şi de a integra acelaşi semn ca marcă arată fără dubiu rolul şi funcţia pe care semnul CHINA TOWN îl joacă în comerţul desfăşurat de aceasta.

Intimata foloseşte semnul CHINA TOWN, similar mărcii CHINA TOWN nr. 112463, în asociere cu serviciile oferite (promovare/dezvoltare imobiliară), servicii care sunt similare cu cele ale reclamantei, astfel încât o asemenea folosire a acestui nume comercial este de natură sa aducă atingere drepturilor reclamantei asupra mărcii înregistrate CHINA TOWN nr. 112463.

În dosarul civil nr. x/3/2015 cu obiect contestaţie hotărâre OSIM, instanţa a reţinut în mod definitiv similaritatea semnelor CHINA TOWN Reţeaua Producătorilor chinezi şi marca reclamantei CHINA TOWN. Instanţa a reţinut că, analizate comparativ, ca impresie de ansamblu, deşi marca China Town Reţeaua Producătorilor Chinezi este combinată, elementul dominant al ambelor mărci este cel verbal.

Totodată, în cererea de anulare a înregistrării mărcii europene CHINA TOWN ROMÂNIA nr. 009589299, EUIPO a reţinut conflictul dintre semnele CHINA TOWN şi CHINA TOWN ROMÂNIA.

Prin urmare, este reţinut în mod definitiv riscul de confuzie cu privire la cele doua semne în conflict, iar în prezenta cauză instanţa trebuia să constate, pe baza probelor de la dosar, faptul că folosirea semnului comercial CHINA TOWN de către intimată pentru a-şi promova serviciile identice cu ale reclamantei aduce atingere drepturilor conferite de deţinerea mărcii CHINA TOWN.

Instanţa a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 478 alin. 2 C.proc.civ., raportat la prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998.

În susţinerea faptului că intimata foloseşte denumirea CHINA TOWN cu funcţia de marcă, reclamanta a depus probe suplimentare în apel, la care s-a făcut referire în cuprinsul cererii de apel - planşe foto ale unui panou publicitar amplasat la stradă, la intrarea complexului comercial pe care intimata îl deţine, dovedind o directă relaționare cu serviciile ofertate.

Invocarea panoului publicitar nu reprezintă un motiv nou de apel, aşa cum, în mod greşit, a reţinut instanţa de apel, ci reprezintă o dovadă în plus pentru susţinerea argumentelor invocate în faţa instanţei de fond. Dovada a fost propusa prin cererea de apel, în mod procedural, conform prevederilor art. 4 alin.2 C.proc.civ..

Prin aplicarea greşită a prevederilor legale, recurenta a suferit o vătămare care nu poate fi acoperită decât prin desfiinţarea hotărârii, deoarece proba îndepărtată de instanţă avea rolul să dovedească folosirea mărcii de către intimată. Ca urmare a nesocotirii probelor recurentei, instanţa a făcut o aplicare greşită a prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, prin restrângerea nejustificată a aplicării prevederilor legale la situaţia de fapt şi prin excluderea argumentelor la care s-a făcut referire în cadrul primului motiv de recurs.

Instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 5 (a) din Legea nr. 11/1991.

Recurenta a susţinut că instanţa de apel a reţinut în mod nefondat faptul că parazitarea sau asocierea, ca forma de concurenţă neloială, este sancţionată în cazul mărcilor notorii sau de renume. Legea nu cere să existe o marcă înregistrată de renume, fiind în acest caz un conflict între două „semne comerciale” folosite în comerţ.

În raport cu actele de concurenţă parazitară astfel cum sunt reglementate de art. 5 din Legea nr. 11/1991, în cauza sunt întrunite toate condiţiile specifice pentru antrenarea răspunderii intimatei SC A. SRL, de care instanţa de apel nu a ţinut cont.

Astfel, părţile din prezenta cauză sunt concurente pe aceeaşi piaţă tocmai prin aceea că faptele de concurenţă neloială ale intimatei, prin folosirea semnului CHINA TOWN, se desfăşoară în raport cu aceleaşi categorii de servicii, privind proiecte imobiliare comerciale, în principal, producând confuzie în rândul consumatorilor.

Recurenta foloseşte legitim denumirea CHINA TOWN ROMÂNIA, legitimitatea provenind din faptul că a început folosinţa semnului cu mult anterior intimatei, iar denumirea a fost înregistrată încă din anul 2006 la OSIM. Semnul CHINA TOWN este acela sub care recurenta a devenit cunoscută în rândul consumatorilor, pe piaţa din România.

Dintr-o perspectivă generală, concurenţa neloială este orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de efectuare a prestărilor de servicii (art. 1 şi 2 din Legea nr. 11/1991).

În activităţile economice desfăşurate, comercianţii au obligaţia de a acţiona cu bună-credință şi de se abţine de la folosirea unor practici neloiale pentru atragerea clientelei sau pentru a obţine în mod nelegitim un alt beneficiu.

Intimata a acţionat cu rea credinţă folosind numele CHINA TOWN, cunoscând activitatea economică anterioară a recurentei, prin prisma raporturilor de colaborare şi asociere existente între asociaţii celor două societăţi comerciale. Prin cererea reconvențională s-a arătat că asociaţii intimatei au cunoscut utilizarea anterioară de către recurentă pe piaţă a semnului CHINA TOWN, în condiţiile în care aceştia, fiind asociaţi în cadrul altor firme, au încheiat anterior contracte de închiriere spații cu B. S.A.

La data înfiinţării SC A. SRL, recurenta deja activa pe piaţa din România de mai bine de 4 ani, creator al proiectului imobiliar CHINA TOWN ROMÂNIA, pe care l-a promovat intens pe piaţă şi în care a investit sume considerabile. Proiectul a fost inițiat încă din anul 2005 şi reprezintă un proiect de mare anvergură, care include pe lângă o zonă comercială tradiţională restaurante chinezeşti, cafenele şi ceainării cu grădini interioare, o pagoda în centrul chinatown, construită în scop turistic şi Templul Confucius, un loc destinat găzduirii de evenimente tradiţionale chinezeşti şi de schimburi culturale.

În dovedirea utilizării publice şi intensive a denumirii comerciale CHINA TOWN de către recurentă, s-au depus la dosarul cauzei înscrisuri care redau într-o manieră detaliată situaţia de fapt privind utilizarea semnului comercial CHINA TOWN pe piaţa din România în perioada 2006-2010, anterior înființării societăţii SC A. SRL.

Denumirea CHINA TOWN a fost folosită constant şi legitim de către recurentă în activitatea comercială, începând din anul 2006, fiind cunoscută segmentului de consumatori vizat în asociere cu serviciile specifice desfăşurate în cadrul unui complex comercial, iar prin modul în care intimata a înțeles să-şi însuşească şi să folosească denumirea, se face vinovată de concurenţă neloială.

Prin încheierea din camera de consiliu de la 5.06.2018, Înalta Curte, în complet de filtru, a admis în principiu recursul, față de conținutul raportului și de dispozițiile art. 493 alin. 7 C.proc.civ., fixându-se termen de judecată în şedinţă publică, cu citarea părţilor, pentru soluţionarea acestuia.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Recurenta – pârâtă a invocat incidența cazurilor de recurs prevăzute de art. 488 alin. 1 pct. 5 și 8 C.proc.civ., fără a identifica în concret criticile care se subsumează unuia sau altuia dintre aceste cazuri.

În raport de conținutul motivelor de recurs formulate, se constată că susținerile referitoare la încălcarea dispozițiilor art. 478 alin. 2 C.proc.civ. pot fi analizate din perspectiva art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., fiind vorba despre norme de procedură prevăzute sub sancțiunea nulității, în timp ce criticile vizând nerespectarea dispozițiilor de drept material din art. 36 din Legea nr. 84/1998 și art. 5 lit. a din Legea nr. 11/1991 se încadrează în cazul descris de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ.

Critica referitoare la modul de aplicare a dispozițiilor art. 478 alin. 2 C.proc.civ. nu poate fi primită.

Recurenta a susținut că invocarea panoului publicitar nu reprezintă un motiv nou în apel, ci o probă suplimentară în sprijinul susținerii privind folosirea de către pârâtă a semnului cu funcția de marcă, propusă în mod procedural prin cererea de apel, conform art. 478 alin. 2 C.proc.civ.

În conformitate cu dispozițiile art. 258 C.proc.civ., probele propuse în condițiile art. 252 C.proc.civ. pot fi încuviințate, iar încheierea prin care se încuviințează probele va arăta faptele ce trebuie dovedite, mijloacele de probă încuviințate, precum și obligațiile ce revin părților în legătură cu administrarea acestora.

Dispozițiile art. 258 C.proc.civ. sunt aplicabile și în apel, conform art. 482 C.proc.civ.

Pe acest temei, în măsura în care pârâta a intenționat depunerea la dosar a unor fotografii ca mijloace de probă, despre care pretinde că le-a propus prin cererea de apel, ar fi trebuit să solicite instanței administrarea de probe în apel. O asemenea solicitare ar fi condus la verificarea de către instanță a modului de propunere a probelor și a admisibilității acestora, din perspectiva art. 255 din cod, al cărei rezultat s-ar fi consemnat în încheierea de ședință, împreună cu dispoziția instanței de respingere sau de încuviințare a probelor.

Or, la termenul de judecată din 17.05.2017, la care au avut loc și dezbaterile în fond, apărătorul pârâtei S.C. B. S.A. a învederat că nu solicită administrarea de probe noi în apel.

În aceste condiții, susținerea din recurs privind intenția de administrare în apel a unei probe suplimentare este contrazisă chiar prin declarația părții în fața instanței de apel, consemnată în încheierea de ședință menționată.

În absența unei solicitări a părții de administrare a unor dovezi noi, în mod corect, instanța de apel a verificat dacă referirea din motivarea apelului la panoul publicitar în discuție are în vedere o altă ipoteză din art. 478 alin. 2 C.proc.civ., anume dacă poate constitui un alt motiv decât cele invocate la prima instanță, pentru stabilirea limitelor efectului devolutiv al apelului.

După cum s-a arătat, critica recurentei în legătură cu modul de aplicare a acestei norme a vizat exclusiv ignorarea de către instanța de apel a probei suplimentare, astfel încât instanța de recurs nu este învestită a cerceta legalitatea aprecierii asupra formulării în apel a unui motiv nou în raport cu motivele cererii de chemare în judecată.

Față de limitele în care recurenta a înțeles să critice considerentele deciziei recurate și ținându-se cont de cele expuse anterior, motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ. urmează a fi respins ca nefondat.

În ceea ce privește critica referitoare la încălcarea de către instanța de apel a prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, se constată următoarele:

Recurenta a arătat în mod explicit ca fiind corectă în principiu aprecierea instanței de apel potrivit căreia disputa dintre o marcă și un nume comercial există în ipoteza în care denumirea care constituie numele comercial este folosită asemenea unei mărci, respectiv pentru diferențierea produselor sau serviciilor oferite, nu și în situația alegerii unui nume comercial identic unei mărci.

Recurenta a pretins, însă, că instanța nu a verificat în concret dacă, în circumstanțele particulare ale speței, numele comercial, astfel cum este înregistrat, poate fi perceput de consumatori ca identificând serviciile pe care titularul le oferă acestora, neavând relevanță dacă semnul este folosit în modalitatea specifică și uzuală a unui nume comercial.

Susținerile cu acest obiect nu sunt fondate.

Astfel cum reiese din considerentele deciziei recurate, aprecierea instanței de apel privind nefolosirea cu funcţia de marcă a numelui comercial CHINA TOWN de către reclamanta S.C. A. S.R.L. s-a fundamentat pe nedovedirea acestei împrejurări de către pârâta S.C. B. S.A., recurenta din cauză.

S-a constatat că din actele dosarului nu rezultă folosirea numelui comercial pentru identificarea serviciilor de dezvoltare imobiliară, ce reprezintă domeniul de activitate a societății reclamante, servicii similare cu cele pentru care este înregistrată marca pârâtei, cuprinse în clasa 36 – afaceri imobiliare.

Instanța de apel a conchis în sensul că, atât timp cât nu s-a arătat și dovedit că numele comercial a fost folosit cu titlu de marcă, terțul comerciant este îndreptățit a-și folosi numele comercial legal înregistrat, fără vreo tulburare din partea titularului mărcii.

Așadar, prin decizia recurată s-a considerat că folosirea propriului nume comercial de către terț cu titlu de marcă – pentru identificarea chiar a produselor sau serviciilor sale, în raport cu produsele sau serviciile altor comercianţi -, nu poate fi prezumată din simpla desfășurare a activității comerciale, ci trebuie dovedită de către titularul mărcii, iar, în cauză, pârâta nu a probat că a avut loc, în mod efectiv, o folosire a numelui comercial „pentru servicii”, respectiv cu funcția de marcă.

Aceste aprecieri ale instanței de apel relevă o corectă aplicare a dispozițiilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 și, nu mai puțin, a celor ale art.39 alin. 1 lit. a și alin. 2 din același act normativ, la situația de fapt reținută.

Art. 39 alin. 1 din legea mărcilor instituie excepții de la dreptul exclusiv al titularului unei mărci înregistrate de a interzice terţilor să folosească marca, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, drept prevăzut de art. 36 alin.1 din lege. Aplicarea excepțiilor este prevăzută sub condiția din alin. 2 al art.39.

Ipoteza de la lit. a din art. 39 constă în îndreptățirea terțului de a-și folosi, în activitatea sa comercială, numele sau denumirea, fără ca titularul mărcii să poată cere interzicerea acestei utilizări. Norma nu distinge între terțul persoană fizică și terțul persoană juridică, astfel încât și numele comercial intră în situația de excepție menționată.

Pe acest temei, titularul mărcii nu poate pretinde interzicerea folosirii de către terț a numelui său comercial, cât timp acest semn, chiar dacă este identic mărcii, este folosit doar pentru identificarea persoanei comerciantului, potrivit funcției specifice unui nume comercial.

Per a contrario, excepția nu operează dacă numele comercial este folosit de terț pentru identificarea produselor sau serviciilor sale, așadar cu funcția de marcă, nefiind incident art. 39 alin. 1 lit. a, ceea ce înseamnă că titularul mărcii poate cere interzicerea folosirii semnului fără consimţământul său.

În condițiile în care terțul și-a înregistrat numele în scopul desfășurării activității comerciale și este îndreptățit să folosească numele comercial în cadrul acestei activități, simplul fapt că desfășoară acte de comerț sub numele comercial nu este suficient pentru reținerea unei folosiri „pentru produse” sau „pentru servicii”, respectiv cu titlu de marcă. Dacă s-ar reține contrariul, art. 39 alin. 1 lit.a din Legea nr. 84/1998 nu și-ar găsi aplicabilitatea în nicio situație.

Revine, așadar, titularului mărcii sarcina dovedirii existenței unui conflict cu marca, prin folosirea numelui comercial pentru diferențierea produselor sau serviciilor sale de cele ale altor comercianți, în caz contrar, terțul neputând fi împiedicat să-și folosească numele în activitatea comercială.

Astfel, titularul mărcii trebuie să indice în concret modalitatea în care folosirea semnului de către terț este de natură să permită consumatorului stabilirea unei legături între semn și anumite produse comercializate sau servicii furnizate de terț. În egală măsură, titularul mărcii trebuie să probeze folosirea semnului în mod efectiv, în această modalitate.

Or, tocmai neîndeplinirea acestei obligații de către titularul mărcii pretins încălcate, respectiv pârâta din cauză, a fost sancționată atât prin hotărârea primei instanțe, cât și prin decizia recurată.

Pârâta a susținut în mod generic faptul că reclamanta își folosește numele comercial CHINA TOWN în asociere cu serviciile oferite (promovare/dezvoltare imobiliară), fără a indica modalitatea concretă în care are loc o asemenea folosire, ceea ce înseamnă că a pretins că simplul fapt al derulării de acte de comerț din domeniul specific de activitate – dezvoltare imobiliară – ar echivala cu o folosire ca marcă, susținere ce nu poate fi acceptată, pentru considerentele arătate anterior.

Abia prin motivele de apel, pârâta a arătat că reclamanta a amplasat un panou publicitar la intrarea în centrul comercial pe care îl deține.

După cum s-a arătat, instanța de apel a apreciat că această susținere reprezintă un motiv nou al cererii de chemare în judecată, inadmisibil a fi formulat în apel, pe temeiul art. 478 alin. 2 C.proc.civ., cu consecința că nu a luat în considerare împrejurarea nou invocată la stabilirea situației de fapt și a conchis în sensul nedovedirii folosirii numelui comercial pentru identificarea serviciilor similare cu cele pentru care este înregistrată marca pârâtei - afaceri imobiliare, din clasa 36.

În raport de limitele în care aprecierea vizând incidența art. 478 alin. 2 C.proc.civ. a fost criticată în recurs (exclusiv prin prisma faptului că s-ar fi intenționat depunerea de probe suplimentare în apel), nu există nicio rațiune pentru a se considera că instanța de apel ar fi trebuit să verifice dacă modalitatea concretă de folosire, indicată abia prin motivele de apel, reprezintă sau nu o utilizare a numelui comercial „pentru servicii” și, mai mult, dacă amplasarea unui panou publicitar la intrarea într-un centru comercial ar permite publicului căruia i se adresează serviciile – pentru care marca pârâtei a fost înregistrată – să stabilească o legătură între semn și servicii de dezvoltare imobiliară.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o aplicare corectă a legii la situația de fapt reținută, respectiv în contextul nedovedirii de către pârâta S.C. B. S.A. a folosirii ca marcă a semnului CHINA TOWN, identic mărcii al cărei titular este pârâta.

În ceea ce privește critica referitoare la modul de aplicare a dispozițiilor art. 5 lit. a din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, se constată următoarele:

Prin cererea reconvențională formulată, pârâta S.C. B. S.A. a reclamat nu numai încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii CHINA TOWN nr. 112463, pe temeiul art. 36 din Legea nr. 84/1998, ci și atingerea adusă denumirii comerciale CHINA TOWN ROMANIA, pretins a fi fost folosită în mod legitim încă din anul 2006, deci anterior înregistrării numelui comercial al reclamantei (în anul 2010), pe temeiul art. 5 lit. a din Legea nr. 11/1991.

Prin răspunsul la întâmpinarea reclamantei, pârâta a arătat că înțelege să opună numelui comercial al reclamantei o folosință anterioară legitimă, iar nu un drept conferit de o marcă cu disclaimer - cu referire la marca CHINA TOWN ROMANIA nr. 089108 (cu protecție din 22.06.2006), pentru care pârâta nu beneficiază de protecție în privinţa elementului verbal.

Pe tot parcursul judecății, pârâta a pretins că semnul pe care este îndreptățită să-l folosească reprezintă o denumire comercială, motiv pentru care a invocat art. 5 lit. a din Legea nr. 11/1991, pe temeiul căruia constituie acte de concurență neloială „folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant”.

Firma şi emblema, a căror folosire legitimă în comerţ este protejată prin norma invocată, sunt definite prin art. 30 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului ca fiind numele sau denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează, respectiv semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen.

Ceea ce este esenţial în cazul acestor două elemente este faptul că reprezintă atribute de identificare a unui comerciant, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea lor în registrul comerţului, astfel cum prevede art. 30 alin. 3 din Legea nr. 26/1990.

Or, semnul CHINA TOWN ROMANIA nu a fost înscris în registrul comerţului drept firmă (nume comercial) sau emblemă a pârâtei, pentru a se fi dobândit un drept de folosinţă exclusivă asupra unui atribut de identificare a comerciantului. Dacă pârâta beneficia de o asemenea protecţie, semnul nu ar fi fost disponibil pentru înscrieri ulterioare de către terţi, iar pârâta s-ar fi putut opune unei eventuale asemenea înregistrări în registrul comerţului, pe temeiul Legii nr. 26/1990.

Aceste considerente sunt suficiente pentru a se constata neîntrunirea cerinţelor de aplicare a dispoziţiilor art. 5 lit. a din Legea nr. 11/1991, fiind corectă concluzia instanţei de apel, faţă de temeiul juridic invocat, în sensul că utilizarea semnului CHINA TOWN ROMANIA de către pârâtă, sub forma numelui comercial, nu poate fi considerată contrară uzanţelor cinstite în relaţiile comerciale.

Cu toate acestea, pentru a se răspunde şi criticii referitoare la aprecierea instanţei de apel asupra formei de concurenţă neloială invocate de către pârâtă, anume parazitarea economică, urmează a se constata următoarele:

Referirea din decizia recurată la marcă, respectiv la o marcă notorie sau de renume, a fost justificată de împrejurarea deja arătată, aceea că pârâta a extras legitimitatea folosirii anterioare a semnului din înregistrarea unei mărci care nu îi conferea protecţie asupra elementului verbal.

În măsura în care pârâta a înţeles să invoce o folosire anterioară a denumirii cu titlu de marcă, chiar în absenţa unei protecţii conferite prin înregistrare, este corectă aprecierea potrivit căreia parazitarea, ca formă de concurenţă neloială, este sancţionată, în cazul mărcilor, doar pentru mărcile notorii sau cele renumite.

Această apreciere este desprinsă din jurisprudenţa constantă a CJUE, prin care parazitismul a fost asociat cu folosirea semnului identic sau similar cu marca, fără motiv întemeiat, care generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii (hotărârea din cauza C-323/09 Interflora, paragrafe 72-74, cu jurisprudenţa anterioară acolo menţionată).

În acest caz, însă, dispoziţiile Legii nr. 11/1991 nu sunt relevante, deoarece, în conformitate cu art. 21 alin. 5 din acest act normativ, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul mărcilor se asigură prin Legea nr. 84/1998.

Aceasta înseamnă că, pentru a invoca parazitarea, ca formă de concurenţă neloială, pârâta ar fi trebuit să se prevaleze de o marcă înregistrată sau una notorie şi de protecţia asigurată acestora de dispoziţiile art. 36 din Legea nr.84/1998 (ce corespund prevederilor art. 5 din directiva de apropiere a legislaţiei statelor membre referitoare la mărci, interpretate de CJUE în cauzele menţionate anterior), pentru acte al terţului de folosire a mărcii fără motiv întemeiat, care generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii.

Or, după cum s-a arătat în mod corect prin decizia recurată, pârâta nu a invocat exclusivitatea asupra semnului derivând din marca înregistrată şi nici constatarea gradului de cunoaştere a mărcii.

În aceste condiţii şi ţinând cont şi de faptul că, pentru argumentele arătate, dispoziţiile art. 5 lit. a din Legea nr. 11/1991 nu sunt aplicabile în cauză, susţinerile recurentei pe acest aspect urmează a fi respinse.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte a respins recursul ca nefondat, în aplicarea art. 496 C.proc.civ.