Trademark forfeiture for non-use: insufficiency of evidence and inapplicability of notoriety defense to registered marks

Prin Sentinţa civilă nr. 1591/18.12.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, s-a admis cererea reclamantei A. (EUROPE) N.V., în contradictoriu cu pârâţii C. COM GMBH şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; în consecinţă, s-a dispus decăderea pârâtei C. COM GMBH din drepturile conferite de marca figurativă "C." nr. 73225/2005 pentru clasele 14 şi 25, pe teritoriul României, cu cheltuieli de judecată în sumă de 5068,34 RON.

Prin Decizia nr. 534/6.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a fost admis apelul declarat de către pârâta C. COM GMBH împotriva sentinţei menţionate, ce a fost schimbată, în sensul respingerii cererii ca nefondată.

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs reclamanta A. (EUROPE) N.V.

Totodată, pârâta C. COM GMBH a declarat recurs incident împotriva considerentelor aceleiaşi decizii de apel.

1. Prin motivele de recurs, întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., reclamanta A. (EUROPE) N.V. a susţinut, în esenţă, următoarele:

- În motivarea apelului, partea adversă a invocat faptul că marca sa "C." este o marcă notorie/de mare renume la nivel global şi naţional, caracter pe care, în accepţiunea pârâtei, instanţa de fond l-ar fi reţinut prin sentinţa apelată şi pe care reclamanta nu l-ar fi contestat. S-a susţinut că instituţia mărcii notorii şi instituţia decăderii din drepturile asupra mărcii înregistrate sunt incompatibile, astfel încât titularul unei mărci înregistrate nu ar putea fi decăzut din drepturile conferite de marcă.

În faţa primei instanţe nu s-a solicitat constatarea caracterului notoriu al mărcii "C.", astfel încât invocarea acestui aspect direct în apel (chiar şi sub forma unei apărări de fond) ar însemna o cerere nouă, care nu se poate formula în apel, conform art. 478 C. proc. civ.

Ceea ce a susţinut în apărare pârâta în faţa tribunalului a fost caracterul de marcă de mare renume la nivel global şi naţional şi faptul că utilizarea mărcii C. este notorie pentru reclamantă.

Noţiunea de marcă de mare renume este diferită de noţiunea de marcă notorie, de asemenea, este o mare diferenţă între o marcă notorie şi o utilizare notorie a unei mărci înregistrate, astfel încât nu se poate afirma că reclamanta a recunoscut caracterul de marcă notorie al mărcii "C." şi că tribunalul ar fi judecat şi acest aspect. Mai mult, o marcă nu dobândeşte caracterul de marcă notorie prin simpla admitere a acestui caracter de către partea adversă într-un litigiu.

- Decizia este nelegală chiar admiţându-se caracterul notoriu al mărcii "C." în România.

Marca notorie este o marcă ce se bucură de protecţie fără a fi necesară înregistrarea sa, fiind de fapt o marcă neînregistrată. Titularul unei mărci notorii are dreptul recunoscut de lege să folosească şi să aplice marca pe produse/servicii, cu toate că aceasta nu este înregistrată, şi să se opună înregistrării unei mărci identice sau similare cu marca notorie sau să solicite anularea unei mărci înregistrate similare sau identice cu marca sa notorie.

Ceea ce face obiectul prezentei cauze este, însă, o marca înregistrată în România pentru clasele 14 şi 25.

Drepturile conferite de o marcă înregistrată nu constau în dreptul de a comercializa produse şi de a presta servicii sub marca respectivă, ci în dreptul de a cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească un semn identic sau similar, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, în condiţiile prevăzute de art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Instituţiile mărcii notorii şi ale mărcii înregistrate sunt două noţiuni distincte, iar sancţiunea decăderii pentru neuz este aplicabilă doar mărcii înregistrate. În cadrul unei acţiuni în decădere, titularul mărcii înregistrate trebuie să facă dovada folosirii efective a mărcii înregistrate, în variantele şi formele prevăzute de lege, fără a se include şi caracterul de marcă notorie a mărcii înregistrate şi folosirea acestei mărci notorii pe teritoriul statului.

- Chiar dacă s-ar putea invoca, pentru respingerea sancţiunii decăderii din marca înregistrată, caracterul de marca notorie al mărcii înregistrate, pârâta nu a făcut dovada notorietăţii mărcii "C." nici în faţa primei instanţe şi nici prin probele depuse în apel, în conformitate cu art. 19 (Determinarea şi dovedirea notorietăţii) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

Nu s-a făcut dovada gradului de cunoaştere în rândul segmentului de public din România a respectivei mărci din alt Stat Membru căruia se adresează produsele sau serviciile pentru care marca notorie sau de mare renume invocată este utilizată. Atât pentru marca notorie, cât şi pentru marca de mare renume, este necesară dovedirea unui anumit grad de cunoaştere în rândul publicului relevant.

- Înscrisurile depuse nu sunt concludente pentru folosirea mărcii înregistrate în România "C." pentru clasele de produse 14 şi 25 şi nici pentru folosirea mărcii pretins notorii/de mare renume în România şi/sau la nivel internaţional, pentru clasa de servicii 14 şi 25 sau caracterul notoriu/de mare renume al respectivei mărci.

În ceea ce priveşte înscrisurile depuse de pârâtă în faţa primei instanţe, recurenta a arătat că îşi menţine susţinerile deja formulate.

În privinţa înscrisurilor ataşate cererii de apel, acestea nu se referă la marca în discuţie (marca figurativă "C."), provin de la parte, respectiv constituie pagini de pe propriul site şi nu fac în niciun caz dovada cunoaşterii mărcii invocate ca notorii în rândul segmentului de public relevant.

Grila de posturi TV disponibile la companiile de cablu E., F., G., H. dovedeşte doar faptul că postul C. este în grila de programe a companiilor de cablu în cauză şi în niciun un caz gradul de audienţă al postului respectiv în cadrul segmentului de public relevant. În acest sens, ar fi trebuit produse studii de rating efectuate de companii de specialitate în domeniu. Spre exemplu, se poate observa că şi postul I. este inclus în grila de programe a companiilor de cablu şi nu este o marcă notorie prin simpla includere.

Contractele de fabricaţie din anexa nr. 7 sunt încheiate de către J. (societate cu sediul în Austria), şi nu de către pârâtă. În plus, respectivele contracte nu au dată certă, provin de la partea adversă, deci puteau fi întocmite pro causa şi în niciun caz nu dovedesc gradul de cunoaştere al mărcii invocate ca notorii şi nici folosirea efectivă, serioasă şi publică în România, a mărcii înregistrate "C." a cărei decădere s-a solicitat.

Cele 4 facturi de expediere a unor produse către comercianţi din România din anexa nr. 8 nu dovedesc folosirea efectivă, serioasă şi publică a mărcii înregistrate în România pentru produsele din clasele 14 şi 25, alături de documentele cuprinse în Anexele nr. 1, 3 şi 7.

Una din cele 4 facturi este din anul 2007, astfel încât nu are nicio relevanţă pentru perioada de referinţă a prezentei cauze: noiembrie 2008 - noiembrie 2014.

Celelalte 3 facturi sunt emise de către J., şi nu de către pârâtă, şi nu se dovedesc dacă produsele de îmbrăcăminte expediate (tricouri, top damă etc.) sunt sau nu comercializate sub marca înregistrată în România "C." sau sub o altă marcă. În orice caz, un număr de 3 facturi emise pentru o cantitate mică de produse de îmbrăcăminte nu poate fi considerată o folosire efectivă, serioasă şi publică a mărcii înregistrate.

Niciunul dintre produsele prezentate în cele 3 print-uri de pe site-ul "(...)", depuse în Anexa nr. 9, prin care anumite persoane fizice au pus în vânzare următoarele produse, nu poartă marca înregistrată în România pentru clasele 14 şi 25, a cărei decădere s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată.

Documentul din Anexa nr. 10 nu reprezintă o dovadă a utilizării mărcii invocate ca notorii/de mare renume, ci se referă la respingerea de către OSIM a înregistrării mărcii figurative A. pentru produse din clasa 38, solicitată de A. Television LLC, ca urmare a opoziţiei formulate de către J., cu sediul în Austria. Motivele invocate în opoziţie au fost deţinerea unor mărci comunitare anterioare şi anume CTM 011777778 A. (marcă verbală) şi CTM 009562661 A. (marcă figurativă).

2. Prin recursul incident, întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., pârâta C. COM GMBH a susţinut următoarele:

Instanţa de apel a reţinut în mod greşit aspectul că instanţa de fond nu ar fi reţinut că marca "C." este o marcă notorie, în condiţiile în care această apreciere rezultă din considerentele sentinţei, fără ca reclamanta să formuleze apel.

În ceea ce priveşte considerentele cu privire la notorietatea mărcii "C.", instanţa de apel a reţinut în mod greşit că recurenta-pârâtă nu ar fi făcut dovada cunoaşterii de către public a mărcii, această concluzie fiind rezultatul aprecierii greşite sau a ignorării probatoriului administrat.

Marca "C." face parte dintr-o familie de mărci la nivel european şi internaţional, iar potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (cauza C-234/06 Ponte Finanzaria), existenţa unei familii de mărci fundamentează folosinţa oricăreia dintre mărcile componente prin folosirea celorlalte mărci.

Brand-ul "C." cuprinde toate mărcile pârâtei care se identifică prin elementul distinctiv format din diamantul stilizat în plan bidimensional prin intermediul unui poligon cu 5 laturi, având în mijloc litera "f" urmată de un punct. Brand-ul "C." asigură folosirea fiecărei mărci componente identificate prin elementul distinctiv, fiind aplicabil art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, referitor la folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia.

Notorietatea/renumele brandului "C." rezultă din dovezile ce atestă inclusiv gradul de cunoaştere, publicitatea, utilizarea şi promovarea prin intermediul internetului, precum şi Studiul european de marketing şi media - European Media and Marketing Survey (EMS 2010), ale cărui constatări au fost prezentate ca dovadă a gradului de cunoaştere a mărcii "C." de către publicul la nivel european. Acesta este realizat de către compania IPSOS, una dintre cele mai mari societăţi de acest profil, cu o reţea de peste 80 de ţări acoperite la nivel mondial.

S-a a solicitat admiterea recursului incident, cu consecinţa înlăturării considerentelor criticate şi înlocuirea acestora cu considerentele Înaltei Curţi, păstrând soluţia instanţei de apel, cuprinsă în dispozitivul hotărârii.

Prin încheierea din camera de consiliu de la 23.03.2018, Înalta Curte, în complet de filtru, a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. (EUROPE) N.V. şi recursul incident formulat de pârâta C. COM GMBH, membrii completului de filtru fiind în unanimitate de acord că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 493 alin. (3) C. proc. civ., pentru motivele arătate în încheiere, care au inclus şi aspectele referitoare la termenul şi condiţiile de declarare a recursului incident, precum şi încadrarea criticilor din ambele recursuri în cazurile de recurs prevăzute de art. 488 C. proc. civ. În aplicarea art. 493 alin. (7) C. proc. civ., s-a fixat termen de judecată în şedinţă publică, cu citarea părţilor, pentru soluţionarea recursurilor.

1. În ceea ce priveşte recursul principal, declarat de reclamanta A. (EUROPE) N.V., examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată că este fondat.

După cum rezultă din expunerea motivelor de recurs, susţinerile formulate sunt, în esenţă, următoarele:

- invocarea direct în apel a caracterului de marcă notorie echivalează cu o cerere nouă în apel şi este contrară dispoziţiilor art. 478 C. proc. civ.

- chiar dacă s-ar reţine această apărare, caracterul de marcă notorie nu dispensează pe titularul mărcii înregistrate de dovada folosirii efective a mărcii înregistrate, sub sancţiunea decăderii pentru neuz;

- nu s-a făcut dovada gradului de cunoaştere în rândul segmentului de public din România a mărcii în legătură cu care s-a invocat notorietatea, în condiţiile art. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998;

- înscrisurile depuse în susţinerea apelului nu sunt concludente pentru folosirea mărcii înregistrate în România "C." pentru clasele de produse 14 şi 25 şi nici pentru folosirea mărcii pretins notorii/de mare renume în România şi/sau la nivel internaţional, pentru produsele din clasele 14 şi 25 sau pentru caracterul notoriu/de mare renume al respectivei mărci.

Prin întâmpinarea formulată în recurs, intimata-pârâtă a răspuns tocmai acestor susţineri, cu excepţia primeia dintre cele arătate anterior.

Înalta Curte reţine că cea mai mare parte a susţinerilor recurentei-reclamante se referă la caracterul de notorietate al mărcii, fapt justificat, în raţionamentul expus în recurs, prin fundamentarea pe acest aspect a apelului părţii adverse.

Se reţine, în acelaşi timp, că instanţa de apel a înlăturat susţinerea din apel a pârâtei conform căreia prima instanţă ar fi constatat notorietatea mărcii sale, cu motivarea că tribunalul a considerat că un asemenea argument nu este util în cadrul acţiunii în decădere. În continuare, instanţa de apel a apreciat că notorietatea mărcii "C." nu a fost dovedită prin probele administrate.

Din considerentele deciziei recurate rezultă, astfel, că soluţia de respingere a cererii în decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii combinate "C." nr. 73225, a fost adoptată în apel ca urmare a concluziei utilizării efective a mărcii în România pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată, şi nu a notorietăţii mărcii, din moment ce s-a considerat că aceasta nu a fost dovedită.

În acest context, reclamanta este îndreptăţită să formuleze critici de nelegalitate doar în legătură cu motivele care au condus la respingerea cererii sale, neavând interesul să învestească instanţa de recurs cu cercetarea dezlegărilor favorabile din apel (pârâta fiind cea care a declarat recurs împotriva considerentelor vizând notorietatea mărcii).

După cum s-a arătat în încheierea de admitere în principiu a recursurilor, prin care s-a apreciat că motivele de recurs ale reclamantei se încadrează în cazul descris de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., reprezintă critici de nelegalitate motivele care pun în discuţie cerinţa folosirii efective a mărcii cu privire la care se solicită decăderea, în contextul probării acestei utilizări de către titularul mărcii, căruia îi revine sarcina probei.

În evaluarea utilizării efective, ce constituie o noţiune autonomă de drept al Uniunii Europene, nu poate fi ignorată jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în interpretarea normelor relevante din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale cu privire la mărci, transpuse prin art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 84/1998. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat în mod explicit că noţiunea de "utilizare efectivă" trebuie să beneficieze de o interpretare uniformă (hotărârea din 11.03.2003 Ansul, parag. 31).

Din această perspectivă, evaluarea modului în care instanţa de apel s-a raportat la diferiţi factori consideraţi relevanţi interesează, în limitele motivelor de recurs, aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la decăderea din drepturile asupra mărcii aparţinând pârâtului. Însă, în măsura în care se constată o corectă fundamentare a concluziei formulate, nu este posibilă reaprecierea de către această instanţă de control judiciar a situaţiei de fapt ori a probelor administrate, care ar exceda cazurile de recurs prevăzute de art. 488 C. proc. civ., interesând temeinicia, şi nu legalitatea hotărârii.

Astfel, se reţine că instanţa de apel a apreciat că marca înregistrată a fost folosită în mod efectiv în două modalităţi: prin expunerea mărcii în cadrul unor evenimente de modă, prin raportare la înscrisurile depuse în faţa primei instanţe, precum şi prin comercializarea pe teritoriul României de articole de îmbrăcăminte şi accesorii de modă fabricate în străinătate în urma unor contracte încheiate cu pârâta, după cum rezultă din înscrisurile depuse în apel.

Prin motivele de recurs, s-a pretins că niciunul dintre înscrisurile avute în vedere nu este concludent pentru folosirea mărcii "C." pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată, din clasele 14 şi 25.

Din această perspectivă, se reţine că, dintre înscrisurile ataşate cererii de apel, la pronunţarea deciziei recurate au fost valorificate patru facturi, pe care instanţa de apel le-a coroborat cu cinci contracte de fabricaţie încheiate cu societăţi din Asia, pentru a conchide în sensul comercializării pe teritoriul României de produse vestimentare sub marca înregistrată, vizată de cererea în decădere de faţă.

După cum a arătat recurenta, toate aceste înscrisuri privesc o altă persoană decât pârâta din cauză, respectiv J., nu menţionează în mod direct faptul că actele de comerţ s-ar fi efectuat sub marca înregistrată în România "C.", iar facturile au fost emise pentru o cantitate mică de produse de îmbrăcăminte.

O marcă face obiectul unei utilizări efective atunci când este utilizată în conformitate cu funcţia sa esenţială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată, în scopul de a crea sau de a păstra un debuşeu pentru aceste produse şi servicii, cu excluderea utilizărilor cu caracter simbolic având ca unic obiect menţinerea drepturilor conferite prin înregistrare, astfel cum Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat în mod constant (începând cu cauza Ansul, menţionată anterior).

Prin prisma exigenţei ca utilizarea să fie aptă să garanteze identitatea originii produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată pentru a fi efectivă, aprecierea folosirii efective trebuie să se bazeze pe acele dovezi administrate de către titular, căruia îi revine sarcina probei, ce atestă însăşi utilizarea mărcii de către titular sau cu consimţământul său, precum şi caracterul real al exploatării comerciale a mărcii. Folosirea efectivă nu poate fi demonstrată prin probabilităţi sau prezumţii, ci pe elemente concrete şi obiective care indică o folosire reală şi suficientă din punct de vedere cantitativ a mărcii.

Astfel, frecvenţa, regularitatea şi durata utilizării mărcii sunt factori ce pot fi luaţi în considerare, însă, simpla lor enunţare nu este suficientă în aprecierea folosirii efective, cât timp nu este însoţită de o analiză concretă a acelor dovezi ce relevă, în primul rând, că însăşi marca în discuţie a fost utilizată de către titular sau de către un terţ, cu acordul titularului, şi nu o altă marcă a titularului sau a terţului ori, după caz, numele comercial al titularului mărcii sau chiar al terţului.

În cazul în care aceste împrejurări nu sunt demonstrate, dar se probează, totuşi, folosirea unui semn în legătură cu care titularul mărcii pretinde că ar proba folosirea mărcii înregistrate, ar trebui să se aprecieze dacă modul în care a fost folosit în concret semnul este apt, în percepţia publicului relevant, să garanteze identitatea originii produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată.

În al doilea rând, menţionarea unor facturi şi a unor contracte de fabricaţie nu este în sine suficientă pentru demonstrarea relevanţei unor factori precum frecvenţa, regularitatea şi durata utilizării, fără a se ţine cont de volumul în care produsele au fost astfel comercializate. O folosire într-o cantitate redusă poate fi considerată ca satisfăcând exigenţele unei folosiri efective, cu condiţia ca volumul mic de vânzări pe teritoriul relevant să fie justificat, în sectorul economic vizat, de scopul menţinerii sau al creării unei cote de piaţă pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată (în acest sens, hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza C-416/04 Sunrider).

Se constată în cauză că instanţa de apel a reţinut concluzia comercializării pe teritoriul României de produse vestimentare sub marca vizată de cererea în decădere fără a justifica valorificarea înscrisurilor care, după cum recurenta a arătat în mod corect, privesc o altă persoană decât pârâta din cauză, nu menţionează că marca înregistrată a fost aplicată pe produsele comercializate şi indică un volum redus de produse de îmbrăcăminte.

În absenţa unor considerente referitoare la conţinutul concret al înscrisurilor şi la elementele care justifică luarea în considerare a acestora, chiar în contextul relevat anterior, menţionarea factorilor relevanţi în aprecierea folosirii efective, respectiv frecvenţa, regularitatea şi durata utilizării mărcii, este formală şi nu reflectă raportarea lor reală de către instanţa de apel la utilizarea mărcii înregistrate.

Astfel, ţinându-se cont de exigenţele desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, expuse anterior, din considerentele deciziei recurate nu rezultă utilizarea, de către titular sau cu consimţământul său, chiar a mărcii înregistrate ori a unui alt semn, în conformitate cu funcţia esenţială a mărcii de identificare a originii produselor, şi nici raţiunile comerciale pentru care cantitatea redusă a produselor comercializate în România ar fi suficientă pentru a reprezenta o utilizare efectivă, în sensul art. 46 din Legea nr. 84/1998.

Este de precizat, totodată, că, după cum s-a arătat prin motivele de recurs, pârâta şi-a fundamentat apelul pe caracterul notoriu sau de mare renume al mărcii C. la nivel global şi naţional, pentru a împiedica decăderea din drepturi a titularului unei mărci notorii sau de mare renume, chiar dacă marca înregistrată nu a fost folosită în mod efectiv pe teritoriul României.

Prin motivele de apel, s-a susţinut, în esenţă, că, în aplicarea principiilor unităţii, echivalenţei şi al relativităţii ce guvernează protecţia unei mărci notorii, folosirea în România a mărcii notorii/de mare renume C. pentru evenimente turistice, gale şi prezentări de modă, dar şi programe de televiziune ori alte evenimente mass-media cu acelaşi specific - sens în care au fost administrate probele anexate întâmpinării la cererea de chemare în judecată - dovedesc folosirea efectivă în România a mărcii notorii/de mare renume C.

Cu privire la înscrisurile ataşate cererii de apel, pârâta a arătat că dovedeşte folosirea mărcii C. la nivel internaţional pentru produsele pentru care marca naţională a fost înregistrată. În urma încheierii de contracte de fabricaţie cu diverşi producători la nivel internaţional, apelanta creează produse din categoriile pentru care marca naţională a fost înregistrată, iar produsele de vestimentaţie şi accesoriile marca C. sunt trimise în România şi distribuite fie în cadrul evenimentelor realizate de apelantă sau licenţiate de aceasta în România, fie prin comercializare directă.

Faţă de conţinutul motivelor de apel, se constată că pârâta a legat în mod esenţial folosirea în România de o marcă C., ce ar conţine caracteristicile reproduse în elementele distinctive ale mărcilor înregistrate la nivel internaţional şi global de către pârâtă. În acest context, folosirea în România a mărcii înregistrate ar corespunde sau ar fi complementară folosirii la nivel internaţional a unei serii de mărci cu aceleaşi caracteristici, pe care înscrisurile depuse o relevă.

Valorificând înscrisurile depuse în calea ordinară de atac şi la care s-a făcut referire anterior în analiza motivelor de recurs, instanţa de apel nu putea ignora finalitatea propunerii şi administrării probelor de către parte, precum şi susţinerile şi apărările părţilor pe acest aspect. Instanţa de apel ar fi trebuit să cerceteze dacă pârâta urmăreşte a demonstra folosirea efectivă în România a mărcii înregistrate, pentru produsele pentru care a fost înregistrată sau chiar pentru servicii în legătură cu acele produse, prin intermediul altor mărci ale pârâtei, folosite la nivel internaţional pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată. Această intenţie a pârâtei ar putea fi desprinsă şi din faptul că, după cum s-a arătat anterior, înscrisurile privesc o altă persoană decât pârâta din cauză, nu menţionează că marca înregistrată a fost aplicată pe produsele comercializate şi indică un volum redus de produse de îmbrăcăminte comercializate în România.

Or, aprecierea folosirii efective a mărcii vizate de cererea în decădere are drept premisă utilizarea mărcii în conformitate cu funcţia sa esenţială, aceea de a garanta identitatea originii produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată, în scopul de a crea sau de a păstra un debuşeu pentru aceste produse şi servicii.

Pe de altă parte, instanţa de apel, valorificând înscrisurile administrate de către pârâtă, ar fi trebuit să ţină cont de legătura pe care pârâta pare că a făcut-o între aceste înscrisuri şi caracterul notoriu sau de mare renume al mărcilor înregistrate la nivel internaţional, a căror folosire în România sau în afara României ar putea conduce la concluzia folosirii efective în România a mărcii înregistrate. Acest lucru nu s-a întâmplat în cauză, în condiţiile în care instanţa de apel nu a cercetat toate susţinerile şi apărările părţilor, inclusiv pe cele ale reclamantei din întâmpinarea depusă în apel, cu atât mai mult cu cât instanţa de apel a considerat ca nefiind dovedită prin probele administrate notorietatea mărcii "C.".

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte constată că soluţia adoptată în apel nu relevă o apreciere a folosirii efective a mărcii vizate de cererea în decădere în conformitate cu funcţia sa de identificare a originii produselor pentru care marca a fost înregistrată şi cu respectarea exigenţelor pe care folosirea efectivă le impune.

În consecinţă, Înalta Curte va admite recursul principal declarat de către reclamantă şi, în aplicarea art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

2. În ceea ce priveşte recursul incident declarat de pârâta C. COM GMBH, se constată că se impune admiterea acestuia, ca urmare a admiterii recursului principal.

Finalitatea recursului incident, exprimată in terminis, este aceea a înlăturării considerentelor criticate şi înlocuirea acestora cu considerentele Înaltei Curţi, păstrându-se soluţia din dispozitivul deciziei de apel.

Faţă de casarea deciziei, prin admiterea recursului principal, analiza preconizată de către recurentă nu are obiect, însă este posibilă cu ocazia rejudecării apelului, în evaluarea folosirii efective a mărcii înregistrate.

Motivele recursului incident reiau susţineri din motivele de apel, privind folosirea în România a unei mărci ce conţine caracteristicile unei serii/familii de mărci, inclusiv din perspectiva efectelor notorietăţii/renumelui familiei de mărci.

Astfel cum s-a arătat anterior, în analiza recursului principal, cu ocazia rejudecării apelului, urmează să se cerceteze folosirea efective a mărcii vizate de cererea în decădere în conformitate cu funcţia sa de identificare a originii produselor pentru care marca a fost înregistrată şi cu respectarea exigenţelor pe care folosirea efectivă le impune, ţinându-se cont de toate susţinerile părţilor, inclusiv de cele din cererea de apel şi din întâmpinarea la aceasta.

În aceste condiţii, se constată că finalitatea recursului incident este atinsă prin admiterea recursului principal şi casarea deciziei, în raport de considerentele expuse la pct. 1 din prezenta decizie, motiv pentru care Înalta Curte va admite şi recursul incident.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul principal declarat de reclamanta A. (EUROPE) N.V. şi recursul incident formulat de pârâta C. COM GMBH împotriva Deciziei nr. 534A din 6 iulie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 aprilie 2018.

Procesat de GGC - NN