Trademark Injunction Dispute: Proof of Notoriety Beyond Opinion Polls and Admissibility of Risk of Confusion Claims

Prin cererea înregistrată la data de 13.08.2013 pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă, sub nr. x/2013, astfel cum a fost modificată la data de 6 martie 2014, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L., să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa nr. x/29.07.2013 ca aducând atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă asupra mărcii comunitare verbale C. nr. X/26.02.2003, respectiv asupra mărcii comunitare verbale C. nr. X/16.02.2004 şi asupra mărcii comunitare verbale D. nr. X/30.03.1996; să se dispună interzicerea importului, precum şi a comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor purtând semne identice sau similare cu marca comunitară verbală C. nr. X/26.02.2003, respectiv cu marca comunitara verbală C. nr. X/16.02.2004 şi cu marca comunitară verbală D. nr. X/30.03.1996, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa nr. 345/20.03.2014, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, a admis în parte acţiunea, a dispus interzicerea importului şi comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor "bocanci bărbăteşti cu faţa de piele bombeu metalic D." reţinute de autorităţile vamale conform Notificării Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa nr. x din 29.07.20113, a dispus interzicerea importului şi comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor purtând mărci identice sau similare cu marca comunitară verbală D. nr. X/30.03.1996, a respins în rest acţiunea ca neîntemeiată, a compensat în parte cheltuielile de judecată efectuate de părţi şi în final a obligat reclamanta la 1870 RON cheltuieli de judecată către pârâtă.

Prin decizia nr. 447/11.11.2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva sentinţei menţionate, a fost admis apelul declarat de reclamanta A. împotriva aceleiaşi sentinţe, ce a fost schimbată în parte, în sensul că s-a dispus interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa nr. x/29.07.2013 ca aducând atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă asupra mărcii comunitare verbale C. nr. X/16.02.2004, s-a dispus interzicerea importului, precum şi a comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor purtând semne identice sau similare cu marca comunitară verbală C. nr. X/16.02.2004, pârâta fiind obligată să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 6392,8 RON în primă instanţă şi de 150 RON în apel; au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Prin decizia nr. 809/05.04.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, a admis recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva deciziei menţionate, pe care a casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Prin decizia nr. 713/12.10.2016, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins ca nefondate apelurile declarate de către ambele părţi împotriva sentinţei nr. 345/20.03.2014 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă.

Împotriva deciziei menţionate, au declarat recurs, în termenul legal, atât reclamanta A., cât şi pârâta S.C. B. S.R.L.

Prin motivele de recurs formulate, reclamanta A. a susţinut că decizia este nelegală, în temeiul art. 488 pct. 8 C. proc. civ., arătând, în esenţă, următoarele:

- Curtea de Apel nu a respectat limitele casării impuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform art. 501 alin. (3) C. proc. civ.

Prin decizia nr. 809/05.04.2016, Înalta Curte a considerat că instanţa de apel ce a soluţionat în primul ciclu procesual a încălcat principiul contradictorialităţii şi dreptul la apărare deoarece nu a pus în discuţia părţilor temeiul de drept reprezentat de art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009. În egală măsură, s-a arătat că temeiul juridic al cererii invocat de către reclamantă nu leagă instanţa, judecătorul dând calificarea juridică actelor şi faptelor deduse judecăţii, cu condiţia de a pune în discuţia părţilor calificarea juridică exactă.

În baza acestor argumente, singura greşeală identificată de Înalta Curte în decizia recurată priveşte încălcarea dreptului la apărare al pârâtei prin aceea că instanţa de apel nu a pus în discuţia părţilor temeiul juridic în baza căruia instanţa de apel a soluţionat cauza.

Instanţa de rejudecare a apelului nu mai putea face noi aprecieri cu privire la temeiul juridic reprezentat de art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 sau dacă încadrarea situaţiei de fapt şi de drept deduse judecăţii în art. 9 alin. (1) lit. b) reprezintă sau nu o schimbare a temeiului juridic în apel, aceste aspecte fiind tranşate în mod definitiv de Înalta Curte.

Or, instanţa de apel a analizat din nou posibilitatea instanţei de a soluţiona cauza în baza art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009, ceea ce excede limitelor judecăţii date de instanţa de casare, cât timp Înalta Curte a dispus în mod clar că acest lucru este posibil cu condiţia ca instanţa să pună în discuţia părţilor incidenţa acestui text de lege.

Au fost încălcate, astfel, dispoziţiile art. 501 alin. (3) C. proc. civ., în aplicarea cărora instanţa care rejudecă pricina trebuie să se limiteze la analizarea aspectelor care au atras casarea, cu respectarea indicaţiilor date de instanţa superioară şi în limitele fixate de aceasta, ceea ce înseamnă că nu are dreptul să repună în discuţie acea parte din hotărâre care a intrat în autoritate de lucru judecat.

Instanţa de trimitere nu este îndreptăţită să reexamineze o problemă de drept definitiv soluţionată prin decizia instanţei de recurs, un astfel de demers ignorând efectele pe care le produce autoritatea de lucru judecat a dezlegărilor jurisdicţionale irevocabile în interiorul aceluiaşi proces, conform prevederilor art. 501 C. proc. civ.

- Calificarea juridică a cererii, după ascultarea părţilor, nu reprezintă o modificare a cadrului procesual, nici a obiectului şi nici a cauzei, neaducând atingere dispoziţiilor art. 478 alin. (3) C. proc. civ.

Recurenta a susţinut, pe lângă faptul că acest aspect a fost tranşat în mod definitiv de Înalta Curte, că instanţa de apel a reţinut în mod greşit încălcarea prevederilor vizând inadmisibilitatea modificării cererii în apel.

În esenţă, recurenta a arătat că nici C. proc. civ., nici altă dispoziţie legală nu limitează dreptul instanţei de apel de a purcede la corecta calificare a normei de drept specifică cererii de chemare în judecată. Mai mult, omisiunea instanţei de a restabili calificarea juridică exactă poate fi luată în considerare şi din oficiu, fiind un motiv de ordine publică în sensul art. 479 alin. (1). Aşadar, invocarea unei noi calificări juridice nu constituie o cauză nouă dacă faptele pe care se întemeiază noile motive de drept nu sunt diferite faţă de cele alegate la prima instanţă.

Calificarea juridică a actelor şi a faptelor deduse judecăţii poate fi restabilită de către judecător în baza art. 22 alin. (4), chiar dacă părţile i-au dat o altă denumire, caz în care singura obligaţie a judecătorului este de a pune în discuţia părţilor calificarea juridică exactă. Judecătorul trebuie să ceară părţilor explicaţiile necesare pentru o corectă soluţionare a pricinii, iar nu să refuze judecata pe fond a cererii pe motiv că partea nu a indicat un temei juridic corect.

În al doilea rând, instanţa de apel a greşit reţinând ca reclamanta a urmărit judecarea pricinii exclusiv din perspectiva încadrării în ipotezele de fapt ale art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul nr. 207/2009.

Toate cererile şi apărările depuse de părţi în faţa primei instanţe arată fără dubiu că reclamanta a urmărit judecarea acţiunii în contrafacere sub toate aspectele ei inclusiv din perspectiva dovedirii unui risc de confuzie bazat pe identitatea dintre semne şi similaritatea/complementaritatea produselor şi serviciilor. Argumente referitoare la identitatea sau similaritatea produselor au fost invocate atât prin cererea de chemare în judecată şi cererea de modificare a acesteia, cât şi în cadrul răspunsului la întâmpinare şi a concluziilor scrise depuse în faţa primei instanţe.

Or, faţă de poziţia clară exprimată de reclamantă prin răspunsul la întâmpinare depus şi prin alte apărări formulate, rezultând fără dubiu o incidenţă a tezei prevăzute de dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b), se) putea pune în discuţie oricare altă problemă procedurală cu privire la cadrul procesual, dar nu se putea omite că reclamanta s-a referit în mod explicit la incidenţa dispoziţiilor menţionate.

În concluzie, instanţa de apel, punând în discuţie corecta încadrare a cauzei în dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b), trebuia să constate că în raport cu motivele de fapt şi de drept ale acţiunii în contrafacere, în raport cu poziţia şi apărările părţilor formulate în faţa primei instanţe, dar şi în mod explicit prin cererea de apel, temeiul de drept al acţiunii îşi găseşte norma adecvată în dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b).

Un argument suplimentar în susţinerea acestei soluţii, după cum s-a arătat în doctrină, este dat şi de art. 478 alin. (4) C. proc. civ. ce permite părţilor explicitarea pretenţiilor.

În interpretarea şi aplicarea acestei norme, Înalta Curte a pronunţat decizia obligatorie nr. 28/2015, prin care s-a statuat că explicitarea pretenţiilor implicite în apel nu are semnificaţia modificării cadrului procesual sub aspectul obiectului judecăţii şi a derogării de la dispoziţiile alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi articol, dar presupune corecta lămurire a limitelor judecăţii în prima instanţă.

Recurenta a susţinut că, faţă de argumentele şi limitele stabilite de Înalta Curte în interpretarea dispoziţiilor art. 478 alin. (4), precum şi motivarea deciziei de apel în prezenta cauză, instanţa de apel a interpretat şi aplicat în mod greşit acest articol.

În speţă, alegerea normei de drept fără schimbarea faptelor invocate în susţinerea cererii nu poate reprezenta o modificare ce excede limitelor permise de acest articol. Incidenţa art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 a fost susţinută încă de la începutul procesului şi este o pretenţie subsecventă celor întemeiate în mod expres pe dispoziţiile prevăzute de lit. a) din art. 9.

Aspectele menţionate de reclamantă încă din faţa primei instanţe, prin răspunsul la întâmpinare formulat, cu privire la similaritatea/complementa-ritatea produselor şi existenţa riscului de confuzie au fost reluate în apel şi reprezintă simple explicaţii, care pot fi încadrate în textul analizat de instanţă.

În fine, prima instanţă în mod explicit a analizat nu doar identitatea dintre produse sau servicii, dar şi similaritatea sau complementaritatea acestora, atât în ce priveşte mărcile C., cât şi D.

Stabilirea aspectelor de mai sus depăşeşte condiţiile impuse de legiuitor pentru admiterea acţiunii în contrafacere în baza literei a din art. 9, care se referă doar la ipoteza identităţii produselor. Or, textul de lege cu privire la judecarea, dar nemodificarea cadrului în apel, vizează limitele soluţionării primei instanţe ţinându-se cont de toate cererile şi apărările părţilor.

Prin hotărârea pronunţată în apel în primul ciclu procesual, instanţa de apel a reţinut în considerente că, în mod greşit, a reţinut instanţa de fond ca intre produse nu exista similaritate. Devine astfel evident că nu era cererea de apel primul act procesual prin care se punea în discuţie încălcarea drepturilor reclamantei în virtutea similarităţii intre produse pentru care există protecţie cu cele pe care pârâta le-a importat sub semnul C.

Or, în acest caz, critica din perspectiva art. 478 alin. (3) nu mai poate fi susţinută, cel mult punându-se problema în apel dacă prima instanţă a răspuns tuturor aspectelor de fapt şi de drept invocate de părţi sau dacă instanţa de fond trebuia să pună în discuţia părţilor calificarea juridică a cererii în raport de situaţia de fapt şi de apărările părţilor formulate în cererile acestora şi dacă poziţia reclamantei prin cererile formulate, cum ar fi răspunsul la întâmpinare, este o precizare de acţiune sub aspectul temeiului de drept.

- Aprecierea instanţei de apel potrivit căreia rejudecarea priveşte principiul disponibilităţii, urmând a fi lămurit temeiul de drept, respectiv posibilitatea instanţei de apel de a identifica şi aplica norme de drept ce nu au fost invocate de reclamantă, contravine în mod flagrant deciziei de îndrumare date de Înalta Curte.

Prin decizia de casare, s-a stabilit că singura greşeală a Curţii de apel ce a soluţionat în primul ciclu procesual a fost nerespectarea principiului contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.

Înalta Curte nu a apreciat, sub nicio formă, că instanţa de apel a încălcat principiul disponibilităţii, modificând obiectul şi limitele procesului astfel cum au fost fixate prin cererile şi apărările părţilor. Din contră, instanţa de recurs chiar a arătat, în mod expres, că judecătorul nu este legat de temeiul juridic indicat de părţi, ci are obligaţia de a da faptelor deduse judecăţii calificarea juridică corectă, chiar dacă părţile au dat o altă calificare.

Este evident că instanţa de apel a analizat şi aplicat un principiu diferit de cel cu privire la care a considerat Înalta Curte că nu a fost corect aplicat în primul ciclu procesual.

- Soluţionarea fondului cauzei de către Curtea de Apel a fost nelegală, încălcându-se dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul nr. 207/2009.

Pentru a pronunţa o hotărâre legală, instanţa de apel avea obligaţia de a pune în discuţia părţilor temeiul de drept reprezentat de art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulament, pentru ca acestea să facă apărări în raport de textul de lege menţionat, instanţa urmând să decidă dacă situaţia de fapt dedusă judecăţii se încadrează sau nu în textul de lege amintit.

Instanţa de apel, în şedinţa din 14.09.2016, a pus în discuţia părţilor acest temei juridic şi ar fi trebuit să soluţioneze cauza în raport cu acesta, fiind întrunite toate condiţiile de aplicare cerute de legiuitor.

Astfel, identitatea semnelor cu mărcile a fost stabilită fără putinţă de tăgada de toate instanţele ce au soluţionat prezenta cauză.

În plus, instanţa de apel a constatat că "produsele nu sunt identice, ci similare fiind înrudite în plan comercial şi cu o destinaţie comună". Deşi afirmaţia instanţei este corectă, aceasta rămâne fără aplicabilitate deoarece instanţa a refuzat să cerceteze incidenţa literei b, contrar indicaţiilor date de Înalta Curte. Practic, instanţa a admis pretenţiile reclamantei, dar a considerat că nu poate pronunţa o decizie în acest sens, nefiind învestită.

Dacă ar fi analizat incidenţa în speţă a art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 207/2009, chiar stabilind că produsele nu sunt complementare sau că au un grad de similaritate scăzut, instanţa ar fi concluzionat că în cauză există o încălcare a mărcii C. în temeiul riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.

Recurenta a susţinut, totodată, că instanţa de apel a restrâns nelegal mijloacele de probă pertinente pentru dovedirea renumelui unei mărci.

Cu privire la dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. c), instanţa de apel a greşit apreciind ca renumele unei mărci poate fi probat "doar prin sondaje", restrângând în mod nelegal sfera probaţiunii de care se poate folosi reclamantul în dovedirea renumelui mărcii.

Nici legea şi nici jurisprudenţa nu au impus anumite categorii de probe ale renumelui ca obligatorii şi nici nu au exclus altele. De asemenea, dovezile privind renumele unei mărci trebuie analizate global şi, potrivit dispoziţiilor în vigoare, nu există o prevedere care să stabilească obligativitatea depunerii anumitor documente, precum cele care atestă cunoaşterea de către public în baza unor sondaje, pentru a dovedi renumele unei mărci, ci, la dovedirea renumelui, titularul unei mărci se poate folosi de orice alte asemenea documente, articole din presă, materiale promoţionale.

Având în vedere cele de mai sus, instanţa de apel trebuia să analizeze toate documentele depuse în sprijinul dovedirii renumelui mărcii C. şi nu să se limiteze la a considera sondajele de opinie ca fiind singurele în măsură să dovedească renumele mărcii. Documentele depuse de reclamantă sunt suficiente pentru reţinerea renumelui mărcii C.

În acest sens, probele ataşate privind renumele mărcilor invocate au vizat în egală măsură marca D. şi mărcile C. În mod corect, dar limitat la marca D., Tribunalul a reţinut, în temeiul probatoriului administrat, notorietatea mărcii de natură a conduce la obţinerea de către pârâtă a unui "profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii reclamantei şi pe de altă parte la diluţia acesteia".

Argumentele instanţei cu privire la notorietatea mărcii D. şi profitarea de pârâtă de renumele acesteia, în condiţiile art. 9 alin. (1) lit. c), sunt valabile şi pentru cazul mărcilor C. A aprecia, în baza aceloraşi documente, că o marcă este notorie, iar cealaltă nu este cunoscută de o parte semnificativă a publicului, reprezintă o contradicţie ce trebuie înlăturată de instanţa de recurs.

Prin cererea de recurs, pârâta S.C. B. S.R.L. a invocat prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ. şi a susţinut următoarele:

- instanţa de apel nu a efectuat o cercetare judecătorească minuţioasă şi corectă a probelor aflate la dosar, drept pentru care a ajuns la concluzia eronată că S.C. B. S.R.L. a utilizat ilicit marca "D." pentru care reclamanta are un drept de proprietate intelectuală, fiind marcă înregistrată;

- concluzia instanţei de apel şi a celei de fond este falsă deoarece nu există identitate/similaritate de marcă/semn, reclamanta deţine o marcă verbală, iar pârâta a folosit un semn grafic personalizat;

- nu există identitate/similaritate de produse, produsele celor doi adversari sunt din clase diferite la OSIM/OHIM;

- reclamanta nu are exclusivitate asupra mărcii, existând zeci de beneficiari ai acestui element verbal de marcă conform dovezilor din dosar.

Recurenta-reclamantă A. a depus, în termen legal, întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii recursului pârâtei (în fapt, excepţia nulităţii), având în vedere că motivele de recurs nu se încadrează în motivele de casare expres prevăzute de lege şi în raport de prevederile art. 488 alin. (2) C. proc. civ.

Prin încheierea din camera de consiliu de la 23.03.2018, Înalta Curte, în complet de filtru, a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A., iar în aplicarea art. 493 alin. (7) C. proc. civ., s-a fixat termen de judecată în şedinţă publică, cu citarea părţilor, pentru soluţionarea acestuia.

Prin aceeaşi încheiere, Înalta Curte a reţinut excepţia nulităţii recursului formulat de pârâta S.C. B. S.R.L.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, văzând şi dispoziţiile adoptate de completul de filtru, Înalta Curte constată următoarele:

Prin hotărârea adoptată în complet de filtru, s-a considerat că doar unul dintre recursurile formulate este admisibil în principiu, motiv pentru care s-a făcut aplicarea art. 493 alin. (7) C. proc. civ. în privinţa recursului admisibil şi s-a fixat termen de judecată în şedinţă publică pentru soluţionarea acestuia.

În cazul celui de-al doilea recurs, completul de filtru a constatat că nu este posibilă pronunţarea a două hotărâri distincte în procedura filtrării - o încheiere de admitere în principiu şi o decizie de respingere a recursului care nu întruneşte cerinţele de admisibilitate-, dar nu este posibilă nici soluţionarea acestuia în şedinţă publică, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de art. 493 alin. (7) C. proc. civ.

Din acest motiv, a fost reţinută excepţia nulităţii recursului declarat de pârâta S.C. B. S.R.L., urmând ca pronunţarea asupra recursului, în sensul constatării nulităţii sale, precum şi motivarea acestei soluţii, să se regăsească în aceeaşi decizie prin care Înalta Curte se va pronunţa asupra recursului admis în principiu.

În ceea ce priveşte recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L., se constată următoarele:

În conformitate cu art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., cererea de recurs trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor, în timp ce art. 489 alin. (2) C. proc. civ. prevede că recursul este nul în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488.

Potrivit art. 493 alin. (5) C. proc. civ., dacă motivele de casare invocate şi dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488, completul anulează recursul printr-o decizie motivată.

A motiva recursul înseamnă, pe de o parte, arătarea tezei de nelegalitate prin indicarea unuia dintre motivele prevăzute limitativ de art. 488 C. proc. civ., iar pe de altă parte, dezvoltarea acestuia, în sensul formulării unor critici concrete privind judecata realizată de instanţa care a pronunţat hotărârea recurată, din perspectiva motivului de nelegalitate invocat de către titularul recursului.

Ca atare, nu poate constitui motiv de recurs orice nemulţumire a părţii cu privire la soluţia pronunţată, iar instanţa de recurs nu poate examina decât susţinerile ce reprezintă veritabile critici la adresa deciziei pronunţate în apel prin raportare la soluţia pronunţată şi la argumentele arătate de instanţă în fundamentarea acesteia, care să permită încadrarea acestora în vreunul dintre motivele de recurs strict şi limitativ prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. proc. civ.

Pe de altă parte, nu este admisibilă formularea în recurs a unor critici la adresa situaţiei de fapt reţinute de către instanţa de apel, deoarece acestea interesează temeinicia, şi nu legalitatea deciziei recurate şi, ca atare, nu pot reprezenta suportul unor critici de nelegalitate, susceptibile de a fi analizate prin prisma vreunuia dintre cazurile descrise de art. 488 C. proc. civ.

În acelaşi timp, criticile formulate pentru prima dată în recurs, cu referire la judecata în primă instanţă, nu pot fi considerate motive de nelegalitate a deciziei recurate, cât timp nu au făcut obiectul unui motiv de apel, care să fi fost analizat de către instanţa de apel.

În acest sens, din art. 488 alin. (2) C. proc. civ. rezultă că motivele prevăzute la alin. (1) nu pot fi primite dacă ele au putut fi invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori nu au fost invocate în termen.

Faţă de considerentele expuse anterior în legătură cu cerinţele de operare a sancţiunii nulităţii căii extraordinare de atac, Înalta Curte constată că, în speţă, niciuna dintre susţinerile din motivarea recursului nu relevă vreo critică de nelegalitate care să poată fi încadrată în vreunul dintre cazurile expres şi limitativ prevăzute de art. 488, după cum se va arăta în continuare.

Ca urmare a casării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deciziei de apel pronunţate în ciclul procesual anterior, Curtea de Apel Bucureşti a reanalizat atât apelul reclamantei, cât şi apelul pârâtei, respingându-le pe ambele ca nefondate, prin decizia recurată în prezenta cauză.

În condiţiile în care instanţa de apel a considerat că este necesar să reanalizeze motivele de apel formulate de către pârâtă, criticile din recurs nu pot fi formulate cu ignorarea limitelor efectului devolutiv al apelului, prin raportare la motivele de apel, astfel cum acestea au fost formulate în calea ordinară de atac.

Or, susţinerile din cererea de recurs nu se regăsesc şi în cererea de apel, nefăcând obiectul învestirii instanţei de apel, motiv pentru care aspectele învederate în recurs nici nu au fost analizate prin decizia recurată.

Astfel, prin cererea de apel, pârâta a enunţat următoarele critici: cauza a fost soluţionată cu ignorarea cererii de recuzare; prima instanţă a reţinut în mod greşit că nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 344/2005, ale Legii nr. 84/1998 şi ale Regulamentului său de aplicare; ignorarea reaşezării în anul 2011 a claselor de produse şi servicii în cadrul Clasificării de la Nisa; ignorarea punctului de vedere exprimat de OSIM; neefectuarea unei expertize a bunurilor importate pentru a se stabili dacă sunt contrafăcute.

Prin cererea de recurs, pârâta a susţinut următoarele: absenţa identităţii/similitudinii între marca verbală a reclamantei şi semnul folosit de către pârâtă; absenţa identităţii/similitudinii între produsele părţilor în litigiu, situate în clase diferite; reclamanta nu are exclusivitate asupra mărcii.

Comparând susţinerile din căile de atac succesiv exercitate, este evident că cererea de recurs se referă la alte aspecte decât cele invocate în apel şi care puteau fi învederate pe calea apelului, din moment ce hotărârea primei instanţe s-a întemeiat, în ce priveşte marca D., tocmai pe existenţa dreptului exclusiv al reclamantei de a interzice folosirea mărcilor sale în comerţ de către pârâtă, fără acordul său, şi pe constatarea existenţei similitudinii între semnele aflate în conflict, respectiv între produsele pe care acestea sunt aplicate. De asemenea, tribunalul a analizat şi argumentul referitor la existenţa altor mărci care folosesc acelaşi semn şi l-a înlăturat ca nerelevant, fiind posibilă formularea unei critici faţă de această apreciere pe calea apelului.

În acest context, Înalta Curte constată că susţinerile arătate anterior sunt formulate omisso medio, vizând, în realitate, hotărârea primei instanţe, însă fără a fi fost invocate pe calea apelului, motiv pentru care nu pot fi primite, faţă de prevederile imperative ale art. 488 alin. (2) C. proc. civ., neputând fi considerate drept critici de nelegalitate a deciziei recurate.

Singura susţinere ce vizează judecata din apel este cea potrivit căreia instanţa de apel a ajuns la concluzia eronată că S.C. B. S.R.L. a utilizat ilicit marca D. întrucât nu a efectuat o cercetare judecătorească minuţioasă şi corectă a probelor aflate la dosar.

Această afirmaţie a părţii nu constituie, însă, o critică de nelegalitate la adresa deciziei recurate, cât timp, deşi a invocat formal cazul de nelegalitate prevăzut la art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta nu a arătat în concret ce prevederi legale au fost aplicate sau interpretate greşit de instanţa de apel şi în ce au constat, în mod efectiv, greşelile instanţei de apel.

Pe de altă parte, referirile la modul de evaluare a probelor în scopul stabilirii situaţiei de fapt interesează temeinicia, şi nu legalitatea deciziei recurate şi, ca atare, nu constituie critici susceptibile de a fi încadrate în vreunul dintre cazurile din art. 488 C. proc. civ., cu atât mai mult atunci când imputarea adusă instanţei este formulată generic, ca un simplu enunţ al nemulţumirii faţă de soluţia pronunţată, fără vreo argumentare şi fără raportarea concretă la actele de procedură îndeplinite în cursul judecăţii.

Faţă de considerentele expuse, constatându-se că susţinerile din cererea de recurs nu reprezintă critici de nelegalitate care să poată fi încadrate în cazul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 sau în vreunul dintre celelalte cazuri de casare descrise de art. 488 C. proc. civ., Înalta Curte va constata nul recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L., în aplicarea dispoziţiilor art. 493 alin. (5) cu referire la art. 486 alin. (1) lit. d), art. 489 alin. (2) şi art. 488 alin. (2) C. proc. civ.

În ceea ce priveşte recursul declarat de reclamanta A., se constată următoarele:

Recursul reclamantei vizează exclusiv soluţionarea pretenţiilor decurgând din pretinsa încălcare de către pârâtă a drepturilor reclamantei asupra mărcii C., în condiţiile în care cererea cu acest obiect a fost respinsă în primă instanţă, iar prin decizia recurată, apelul reclamantei a fost respins ca nefondat.

Prin motivele de recurs, reclamanta a formulat următoarele critici: încălcarea dezlegărilor din decizia de casare; aprecierea greşită privind încălcarea prevederilor referitoare la inadmisibilitatea modificării cererii în apel, cu consecinţa neanalizării condiţiilor de aplicare a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară; încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009.

În ceea ce priveşte nerespectarea dezlegărilor obligatorii din decizia de casare, în raport de prevederile art. 501 C. proc. civ., recurenta a susţinut că instanţa de rejudecare a apelului nu mai putea face noi aprecieri cu privire la temeiul juridic reprezentat de art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 sau dacă încadrarea situaţiei de fapt şi de drept deduse judecăţii în art. 9 alin. (1) lit. b) reprezintă sau nu o schimbare a temeiului juridic în apel, deoarece aceste aspecte au fost tranşate în mod definitiv de Înalta Curte prin decizia nr. 809/5.04.2016.

Aceste susţineri sunt nefondate.

După cum rezultă din considerentele deciziei nr. 809/5.04.2016 pronunţate de Înalta Curte în ciclul procesual anterior, casarea deciziei de apel nr. 447/11.11.2014 a fost dispusă pentru încălcarea principiilor contradictorialităţii şi al dreptului la apărare, prin pronunţarea hotărârii cu analizarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009, fără a pune în discuţia părţilor acest aspect.

Totodată, Înalta Curte a constatat că aceste dispoziţii legale au fost avute în vedere pentru prima oară în apel, fiind analizate de către curtea de apel în cuprinsul deciziei atacate, în condiţiile în care acestea nu au fost indicate drept temei juridic al cererii de chemare în judecată, iar prima instanţă a verificat exclusiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lit. a) şi c) din art. 9, fără a-şi pune problema calificării în prealabil a cererii, conform art. 22 alin. (4) C. proc. civ., în baza altui temei juridic decât cel invocat de către reclamantă.

Considerentele expuse anterior relevă faptul că prin decizia de casare nu s-a tranşat dacă instanţa de apel încălcase sau nu dispoziţiile art. 478 alin. (3) C. proc. civ., referitoare la inadmisibilitatea modificării în apel a elementelor cererii de chemare în judecată şi a formulării de noi pretenţii, şi nici măcar dacă, de principiu, soluţionarea pretenţiilor reclamantei în baza altui temei legal decât cel invocat explicit în faţa primei instanţe reprezintă o calificare a cererii, conform art. 22 alin. (4) C. proc. civ., sub aspectul temeiului juridic, şi dacă aceasta ar fi admisibilă direct în apel.

Decizia de casare a sancţionat doar nepunerea în discuţia părţilor a aplicabilităţii în cauză a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009, considerând că acest act de procedură era obligatoriu pentru respectarea principiilor contradictorialităţii şi al dreptului la apărare, prin simplul fapt că hotărârea pronunţată s-a întemeiat pe un temei juridic avut în vedere pentru prima oară abia prin decizia de apel. În acest sens, alin. (6) al art. 14 C. proc. civ., ce consacră principiul contradictorialităţii, obligă instanţa să îşi întemeieze hotărârea numai pe motivele de fapt şi de drept, pe explicaţiile sau pe mijloacele de probă care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii.

În atare context, referirea din decizia de casare la art. 22 alin. (4) C. proc. civ. are semnificaţia întăririi constatării unei încălcări a principiului contradictorialităţii, în sensul că, şi în cazul unei calificări juridice a cererii, judecătorul este obligat să pună în discuţia părţilor calificarea juridică exactă. Aşadar, conform Înaltei Curţi, încălcarea a operat independent de faptul dacă, în concret, instanţa de apel procedase sau nu la o calificare juridică a cererii, cât timp, chiar în acest caz, exista obligaţia provocării unei dezbateri contradictorii.

Faţă de considerentele decisive ale deciziei de casare, expuse anterior, nu rezultă vreo dezlegare în sensul celor pretinse prin motivele de recurs, impunându-se doar concluzia că dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 au fost avute în vedere pentru prima oară prin decizia de apel, împreună cu constatările redate în decizia de casare.

În acest context, este nefondată critica potrivit căreia instanţa de rejudecare a apelului ar fi încălcat prevederile art. 501 C. proc. civ. şi decizia de casare prin examinarea, după punerea în discuţia părţilor, a împrejurării dacă pretenţiile reclamantei pot fi soluţionate pe temeiul art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009.

Înalta Curte reţine că recurenta a criticat în continuare şi aprecierile instanţei de apel referitoare la limitele efectului devolutiv al apelului, prevăzute de art. 478 C. proc. civ., pretinzând, în esenţă, că instanţa ar fi trebuit să procedeze la calificarea cererii în contrafacere ca fiind întemeiată pe dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009.

Se constată că nici această critică nu este fondată.

Prin decizia recurată, s-a apreciat că invocarea de către reclamantă abia prin cererea de apel a existenţei unui risc de confuzie, fără precizarea ipotezei din art. 9 al Regulamentului - ce a fost indicată după casarea cu trimitere ca fiind reprezentată de cea de la lit. b) -, echivalează cu o modificare a elementelor cererii de chemare în judecată, inadmisibilă în apel, conform art. 478 alin. (3) C. proc. civ.

Aşadar, instanţa de apel s-a referit la un motiv de fapt concret, ce ar fi trebuit să se regăsească în cererea de chemare în judecată, însă a fost invocat abia prin cererea de apel, şi nu doar la neinvocarea dispoziţiei legale ce conţine explicit cerinţa riscului de confuzie.

Acestui din urmă fapt i s-a dat relevanţă în aplicarea art. 478 C. proc. civ. în contextul absenţei oricărei referiri a reclamantei la riscul de confuzie în faţa primei instanţe. Se constată, de asemenea, că instanţa nu a luat în considerare posibilitatea calificării cererii de chemare în judecată, sub aspectul determinării temeiului juridic, din cauza absenţei motivului de fapt care să susţină incidenţa dispoziţiilor legale pretinse de către reclamantă în apel, şi nu pentru că ar fi asimilat calificarea juridică a unei cereri cu o modificare inadmisibilă a cererii în apel.

În atare condiţii, cercetarea modului de aplicare a legii prin decizia recurată presupune a se stabili dacă, în concret, pentru învestirea legală a instanţei cu soluţionarea cauzei pe temeiul art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009, este necesar ca existenţa unui risc de confuzie în acţiunea în contrafacerea mărcii să fie invocată în mod explicit prin acţiunea introductivă ori, cel puţin, reclamantul să indice în mod expres ipoteza de la lit. b) din art. 9.

Existenţa unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, în conflictul dintre o marcă şi un semn folosit cu titlu de marcă, reprezintă o condiţie de aplicare doar în ipoteza din art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009.

În cazul descris de alin. a din acelaşi articol, privind semne identice şi produse identice, riscul de confuzie este prezumat, astfel încât nu este necesară invocarea sa, din moment ce nu trebuie dovedit de către reclamantul din acţiunea în contrafacere.

Ipoteza din art. 9 alin. (1) lit. c) nu presupune dovedirea unui risc de confuzie, fiind suficientă legătura pe care consumatorul o face între un semn şi o marcă de renume, creată prin similitudinea semnelor, când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.

Rezultă, astfel, că susţinerile întemeiate pe dispoziţiile art. 9 lit. a) şi c), indicate în mod expres, nu denotă vreo intenţie a titularului mărcii de a invoca şi ipoteza de la lit. b), care presupune dovedirea unui risc de confuzie.

Nici împrejurarea invocării similarităţii, în forma complementarităţii, produselor şi serviciilor vizate de marcă, respectiv de semnul terţului, nu reclamă în mod necesar incidenţa lit. b), în) absenţa legăturii pe care reclamantul intenţionează să o facă între aceste cerinţe şi condiţia riscului de confuzie.

Or, se observă din cuprinsul cererii de modificare a acţiunii introductive că reclamanta a invocat similitudinea produselor din clasa 25 desemnate prin înregistrarea mărcii C. nr. x (ca, de altfel, şi a celor din clasa 25 desemnate prin înregistrarea mărcii D.) în contextul lit. c) al art. 9, şi nu al lit. b).

Reclamanta a arătat, astfel, că enunţul de la lit. c) se referă în mod explicit la folosirea semnelor similare pentru produse diferite, însă CJUE a decis că protecţia mărcilor cu renume este aplicabilă în baza acestui temei legal şi în situaţia în care produsele sunt identice sau similare, pentru care protecţia este cu atât mai justificată.

Reclamanta face referire, neîndoielnic, la jurisprudenţa constantă a CJUE prin care art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul mărcii comunitare şi norma echivalentă din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale referitoare la mărci au fost interpretate a fortiori, în sensul că protecţia conferită prin aceste dispoziţii mărcilor de renume, pentru produse sau servicii diferite, este valabilă cu atât mai mult şi în raport cu utilizarea unui semn identic sau similar unei mărci de renume pentru produse şi servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca (a se vedea, de exemplu, hotărârea din cauza C-329/09 Interflora, paragraf 68, cu jurisprudenţa anterioară citată).

Această aplicare extensivă a normei nu înseamnă, însă, translatarea condiţiei riscului de confuzie de la lit. b) în domeniul de aplicare al ipotezei de la lit. c), pentru că nu este posibilă crearea unei lex tertia pe cale de interpretare, ci doar verificarea cerinţelor de la lit. c) şi în) cazul produselor identice sau similare.

Astfel, nu s-ar putea considera că reclamanta, prin invocarea similitudinii produselor în contextul art. 9 alin. (1) lit. c), a) urmărit dovedirea existenţei unui risc de confuzie, cerinţă proprie ipotezei de la lit. b).

În acelaşi sens, prin decizia de casare nr. 809/5.04.2016 a Înaltei Curţi din ciclul procesual anterior, s-a arătat în mod expres că problema similarităţii dintre marcă/semn şi produse se pune şi în cazul lit. c) al art. 9 din Regulament, neţinând exclusiv de examinarea riscului de confuzie.

Faţă de toate considerentele expuse, rezultă că reclamanta nu a invocat în mod explicit existenţa unui risc de confuzie între semnele în conflict şi nici nu se poate aprecia că asemenea intenţie putea fi desprinsă din conţinutul cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată.

În aceste condiţii, instanţa de apel a apreciat în mod corect că evocarea acestei împrejurări abia prin motivele de apel echivalează cu adăugarea unui motiv de fapt nou, care ar fi conturat o pretenţie distinctă, inadmisibilă în apel, în conformitate cu art. 478 alin. (3) C. proc. civ. şi care nici nu poate fi considerată drept o pretenţie implicită, pe temeiul art. 478 alin. (4) C. proc. civ.

În consecinţă, criticile pe acest aspect din motivarea recursului sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare.

Sunt, însă, fondate criticile recurentei referitoare la mijloacele de probă administrate pentru dovedirea renumelui unei mărci, în contextul art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul mărcii comunitare.

Pe temeiul acestei norme, titularul unei mărci comunitare este îndreptăţit să interzică oricărui terţ să folosească, fără acordul său, în comerţ, un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în Comunitate şi când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.

Norma conferă o protecţie extinsă mărcilor renumite în Uniunea Europeană, chiar pentru situaţia în care terţul foloseşte semnul identic sau similar cu marca pentru produse ori servicii diferite - şi, cu atât mai mult, pentru produse sau servicii identice -, împotriva atingerilor aduse fie caracterului distinctiv al mărcii (diluarea), fie renumelui acestei mărci (defăimarea) ori pentru profitul necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii (parazitismul). Una singură dintre aceste atingeri este suficientă pentru ca norma prevăzută în dispoziţiile menţionate să se aplice (a se vedea, în acest sens, hotărârile CJUE din cauzele C-324/09 L’Oréal, paragrafe 38 şi 42, respectiv C-329/09 Interflora, paragrafe 72-74).

Cât priveşte proba renumelui mărcii, instanţa de apel a reţinut că în aprecierea renumelui sunt avute în vedere mai multe criterii: vechimea depozitului, importanţa vânzărilor, importanţa bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului. În acelaşi timp, însă, s-a apreciat că singurul criteriu obiectiv este cunoaşterea mărcii de către public, astfel încât aceasta poate fi stabilită doar prin sondaje.

În evaluarea legalităţii acestor aprecieri, trebuie pornit de la premisa că renumele mărcii presupune cunoaşterea mărcii de către o parte semnificativă a publicului, iar în examinarea acestei condiţii trebuie să se ia în considerare toate elementele relevante, în special cota de piaţă deţinută de marca vizată, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării acestei mărci, importanţa investiţiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova (hotărârea CJUE din cauza C-375/97 General Motors, paragrafe 26-27).

Din punct de vedere probator, gradul de cunoaştere de către public constituie însuşi faptul principal ce trebuie dovedit de către titularul mărcii de renume, în timp ce elementele sau factorii relevanţi, menţionaţi anterior, corespund faptelor probatoare, care contribuie la dovedirea existenţei sau a inexistenţei faptului determinant în soluţionarea cauzei.

Din acest motiv, orice înscrisuri referitoare la aceşti factori pot fi considerate, de principiu, mijloace de probă concludente şi pertinente pentru demonstrarea cunoaşterii mărcii de către o parte semnificativă a publicului, care se impun a fi analizate ca atare, înlăturarea lor fiind posibilă doar în urma aprecierii coroborate a probelor, în aplicarea art. 264 C. proc. civ.

În acest context, se constată că instanţa de apel a limitat nejustificat mijloacele de probă ce pot fi administrate în dovedirea renumelui unei mărci, cu toate că a enumerat o parte dintre elementele ce interesează proba acestei împrejurări determinante în cauză, considerând în mod greşit că doar sondajele de opinie permit stabilirea cunoaşterii mărcii şi, implicit, a gradului de cunoaştere a mărcii de către public.

Fără a se contesta că un sondaj de opinie poate să facă parte dintre mijloacele pe baza cărora se apreciază dacă o marca este cunoscută de o fracţiune semnificativă a publicului, rezultatul unui asemenea sondaj nu poate constitui singurul element în stabilirea renumelui mărcii, impunându-se coroborarea sa cu alţi factori a căror existenţă a fost demonstrată prin probele administrate.

Concludenţa şi pertinenţa unui mijloc de probă ori caracterul de probă directă nu asigură valoare absolută respectivei dovezi, instanţa având obligaţia să ţină cont de toate probele administrate, examinându-le pe fiecare în parte şi pe toate în ansamblul lor, astfel cum prevede art. 264 C. proc. civ.

Din această perspectivă, instanţa de apel nu a respectat regulile de probaţiune arătate anterior şi nu a procedat în concret la analiza mijloacelor de probă administrate de reclamantă pentru dovedirea renumelui mărcii C., deşi le-a menţionat ca atare, înlăturându-le ab initio în absenţa unui sondaj de opinie.

Este de precizat şi faptul că, în mod constant, CJUE apreciază în mod coroborat probele referitoare la renumele unei mărci, reţinând că nu poate fi exclus ca acesta să rezulte din mai multe elemente probatorii, chiar dacă fiecare dintre aceste elemente, luat separat, ar fi insuficient pentru dovedirea faptului în discuţie (de exemplu, hotărârea din cauza C-108/07 Ferrero Deutschland, paragraf 36).

Mai mult, instanţa europeană a considerat în mod constant că norma referitoare la protecţia extinsă conferită mărcilor renumite nu impune a se stabili cunoaşterea mărcii de către un procent determinat al publicului (General Motors, citată anterior, paragraf 25). Aşadar, fără a exclude relevanţa pe care un element precum proporţia publicului care cunoaşte sau recunoaşte o anumită marcă o poate avea în stabilirea renumelui, legislaţia europeană nici nu impune înfăţişarea în instanţă a rezultatului unui sondaj de opinie, după cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs.

Faţă de toate considerentele expuse, vor fi primite criticile referitoare la aprecierile instanţei de apel asupra mijloacelor de probă vizând renumele mărcii, reţinându-se, totodată, că instanţa de apel nu a răspuns criticii apelantei-reclamante referitoare la contrarietatea considerentelor hotărârii primei instanţe, dată fiind analiza diferită a renumelui mărcilor D. şi a renumelui mărcii C.

Pentru aceste motive, Înalta Curte va admite recursul reclamantei, iar în baza art. 496 şi art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.

Ca urmare a dispoziţiei adoptate prin prezenta decizie cu privire la recursul pârâtei, ce a fost constatat nul, se impune a fi menţinută soluţia de respingere ca nefondat a apelului pârâtei S.C. B. S.R.L., din decizia recurată, intrată sub autoritate de lucru judecat.

În consecinţă, casarea dispusă prin decizia de faţă este parţială, rejudecarea urmând a avea loc doar în privinţa apelului reclamantei A.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Constată nul recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva deciziei nr. 713A din 12 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Admite recursul declarat de reclamantul A. împotriva aceleiaşi decizii.

Casează în parte decizia recurată şi trimite cauza la aceeaşi instanţă de apel pentru rejudecarea apelului declarat de reclamantul A. împotriva sentinţei civile nr. 345 din 20 martie 2014 a Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă.

Menţine dispoziţia din decizia recurată privind respingerea ca nefondat a apelului declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva aceleiaşi sentinţe.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22.06.2018.