Trademark annulment upheld for bad faith and confusion with prior foreign mark; copyright infringement claim rejected for lack of standing

Prin cererea înregistrată la data de 18.08.2015, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, sub nr. x/2015, reclamanta A. (nume prescurtat: B.) a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii S.C. C. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea mărcii individuale combinate nr. x/02.10.2013 "D." cu privire la toate produsele cuprinse în clasele 30 şi 31 şi la serviciile cuprinse în clasele 35 şi 39 conform Clasificării Internaţionale de la Nisa pentru care această marcă a fost înregistrată; obligarea primei pârâte la suportarea cheltuielilor de judecată generate de prezentul proces; obligarea pârâtului Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la publicarea hotărârii ce se va pronunţa, în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea Mărci şi înscrierea anulării mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b), c) şi e) în coroborare cu prevederile art. 6 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 84/1998 republicată privind mărcile şi indicaţiile geografice, şi pe dispoziţiile art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare al Legii nr. 84/1998, republicată, privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Pârâta S.C. C. S.R.L., în temeiul art. 205 - 208 C. proc. civ., a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. Pe cale de excepţie, pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active cu privire la afirmarea dreptului de autor asupra pretinsei opere de artă grafică.

Pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a depus la dosar întâmpinare prin care a lăsat la aprecierea instanţei dacă sunt aplicabile, în speţă, dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b) şi e) în coroborare cu art. 6 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 84/1998.

Prin sentinţa civilă nr. 987 din 13.07.2016, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis cererea formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâţii S.C. C. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a dispus anularea mărcii individuale combinate nr. x/02.10.2013 "D." cu privire la toate produsele cuprinse în clasele 30 şi 31 şi la serviciile cuprinse în clasele 35 şi 39 conform Clasificării de la Nisa, pentru care marca a fost înregistrată şi a obligat pârâta S.C. C. S.R.L. la plata către reclamantă a sumelor de 100 RON, taxă judiciară de timbru şi 29.341,35 Euro, în echivalent în RON, la data plăţii, la cursul BNR - onorariu avocat. Totodată, a respins, ca neîntemeiată, cererea pârâtei S.C. C. S.R.L. de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Împotriva sentinţei tribunalului, precum şi împotriva încheierii de şedinţă din data de 22.03.2016, pronunţată în acelaşi dosar, a declarat apel pârâta S.C. C. S.R.L. solicitând, în principal, anularea hotărârii atacate şi a încheierii pronunţate la data de 22.03.2016 şi trimiterea cauzei spre rejudecare, cu obligarea primei instanţe de a administra probe cu privire la dreptul de autor; în subsidiar, a solicitat admiterea apelului, schimbarea în totalitate a hotărârii atacate şi, rejudecând în fond, respingerea acţiunii reclamantei fie pe calea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, fie ca inadmisibilă.

Prin decizia civilă nr. deciziei nr. 713 A din 20 septembrie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă apelul formulat de pârâtă a fost admis, sentinţa apelată a fost schimbată în parte, în sensul că s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active în cadrul cererii de anulare a mărcii întemeiată pe art. 47 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 şi, în consecinţă: s-a respins cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 ca formulată de o persoană fără calitate procesuală activă; s-a respins ca nefondată cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 84/1998; au fost menţinute în rest dispoziţiile sentinţei apelate.

Împotriva acestei decizii, pârâta a declarat recurs, fără a proceda la încadrarea în drept a criticilor formulate.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta-pârâtă învederează că temeiurile juridice invocate de către reclamantă pentru anularea mărcii sale au fost: art. 47 alin. (1) lit. b) coroborate cu art. 6 alin. (4) lit. c) şi g), art. 47 alin. (1) lit. e) şi art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, republicată.

Astfel cum a învederat şi în apel, după pronunţarea încheierii din data de 22.03.2016, au fost greşit aplicate dispoziţiile art. 4 alin. (1) şi art. 7 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor, precum şi art. 41 alin. (1) şi art. 42 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile.

În aceste condiţii, instanţa de apel a constatat că reclamanta nu are calitate procesuală în promovarea unei acţiuni în temeiul prevederilor art. 47 lit. e) pentru anularea mărcii, întrucât, conform prevederilor legii române, aceasta nu are calitate procesuală activă pentru a promova o astfel de acţiune.

Prin urmare, în baza acestor critici, apelul pârâtei a fost admis, caz în care curtea de apel trebuia să desfiinţeze sentinţa apelată şi să trimită cauza spre rejudecare la tribunal pentru analizarea şi a motivului de anulare privind pretinsa sa rea-credinţă la înregistrarea mărcii, pentru a se administra probe în dovedirea relei-credinţe şi a eventualei similarităţi de produse şi servicii, precum şi dintre cele două mărci.

În opinia recurentei, aceste probe ar fi trebuit să constea, printre altele, în efectuarea unei expertize judiciare având ca obiectiv, printre altele: să se stabilească dacă marca "D." nr. w din România, este sau nu identică sau similară cu marca "D." nr. y din Ungaria, având în vedere teritorialitatea fiecărei mărci (inclusiv prin publicul-ţintă căruia i se adresează fiecare marcă şi epuizarea drepturilor asupra fiecăreia dintre mărci, la depăşirea teritoriului naţional), pe baza unei analize comparative a mărcilor în litigiu din punct de vedere vizual, auditiv (ţinând cont de fonetica celor două limbi - română şi, respectiv, maghiară) şi conceptual (ţinând cont de semnificaţia elementelor care compun fiecare marcă, în faţa unui consumator cu pregătire medie din România şi, respectiv, a unui consumator cu pregătire medie din Ungaria).

Principalul temei pentru care prima instanţă a admis cererea reclamantei a fost cel întemeiat pe pretinsul drept de autor şi pe atingerea pe care marca pârâtei o aduce acestui drept de autor; reaua-credinţă însă sau similaritatea celor două mărci a fost doar superficial analizată, întrucât nici reclamanta însăşi nu a administrat dovezi în susţinerea acestui temei.

Pe de altă parte, instanţa de apel, în considerente, preia în totalitate argumentele primei instanţe fără a face, la rândul ei o analiză a relei-credinţe sau a similarităţii dintre cele două mărci.

În opinia recurentei, în momentul în care a constatat că se impune anularea încheierii pronunţată la data de 22.03.2016 de Tribunalul Bucureşti, instanţa de apel ar fi trebuit să caseze sentinţa apelată şi să se rejudece procesul doar pe temeiul prevederilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, cu administrarea de probe în acest sens.

Daca instanţa de apel ar fi trimis cauza spre rejudecare, recurenta susţine că ar fi administrat probe care să dovedească netemeinicia acţiunii reclamantei, la fel cum a dovedit şi la EUIPO, referitor la respingerea mărcii europene depuse de S.C. E. S.A. (unde, de asemenea, a fost acuzată de rea-credinţă).

Recurenta-pârâtă învederează că nici la prima instanţă şi nici în faţa instanţei de apel nu au fost administrate probe cu privire la reaua-credinţă.

Recurenta susţine că au fost respectate toate procedurile legale pentru înregistrarea mărcii sale a cărei anulare s-a solicitat, cererea pe care a depus-o a fost publică, a stat pe site-ul OSIM 30 de zile şi nu a fost formulată nicio opoziţie, astfel că, înregistrarea mărcii a fost legală şi produce efecte juridice pe teritoriul României.

În opinia recurentei, faptul că reclamanta are o marca similară înregistrată în Ungaria nu este de natură a determina anularea mărcii recurentei-pârâte, înregistrată în România, recurenta-pârâtă susţinând că intimata este cea care a acţionat cu rea-credinţă după ce i s-a adus la cunoştinţă înregistrarea mărcii de către recurentă, continuând să vândă produse proprii, astfel încât reclamanta este cea care a acţionat cu rea-credinţă pe teritoriul României, în condiţiile în care marca pârâtei este încă valabilă, nefiind anulată printr-o hotărâre definitivă.

În acest sens, recurenta arată că în data de 14.09.2016, din magazinul S.C. F. S.R.L. din Oradea, a cumpărat făină albă Z la un kg care foloseşte desenul ce face obiectul mărcii sale w; în plus, reclamanta şi-a creat o altă marcă, cu un alt desen care apare pe produsele comercializate de către aceasta în România (anexează fotografii cu produsele comercializate pe care le comercializează reclamanta în România şi bonul fiscal de achiziţionare a acestora).

Totodată, recurenta învederează că ea însăşi nu mai foloseşte în România marca în litigiu, ci foloseşte un desen ce face obiectul unei mărci înregistrate şi protejate la nivel european, marcă europeană ce aparţine societăţii G., prin urmare, protejată în toată Uniunea Europeană şi poate fi folosită oriunde în Uniune; drepturile acestei societăţi au fost cesionate în favoarea recurentei; recurenta anexează în copie marca înregistrată sub nr. a - 001/16.03.2016 la nivelul Uniunii Europene ce cuprinde desenul pe care îl foloseşte în prezent în România, precum şi Decizia EUIPO de respingere a înregistrării mărcii europene depuse de S.C. E. S.A.

Un alt aspect ce dovedeşte buna sa credinţă este dat de faptul că recurenta nu a încercat scoaterea reclamantei de pe piaţa românească, ci, dimpotrivă, i-a oferit posibilitatea de a lucra legal pe piaţa din România, sens în care a mandatat o casă de avocatură din Ungaria pentru a negocia cu aceştia termeni rezonabili de colaborare.

Recursul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, intrând în etapa comunicărilor prealabile, iar apoi în procedura de filtrare prevăzută de art. 493 C. proc. civ.

Astfel, intimata-pârâtă a formulat întâmpinare prin care, pe fond, a solicitat respingerea recursului ca nefondat; intimata-reclamantă a invocat excepţia tardivităţii declarării recursului.

Recurenta-pârâtă a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat înlăturarea apărărilor intimatei, susţinute prin întâmpinare.

Fiind încheiată etapa comunicărilor, s-a dispus întocmirea raportului asupra admisibilităţii recursului, raport care a fost întocmit la 22 martie 2018, fiind comunicat părţilor; acestea nu au depus la dosar un punct de vedere asupra raportului, fixându-se termen în vederea discutării admisibilităţii căii de atac la data de 18 mai 2018.

Prin încheierea de la acea dată, s-a respins excepţia tardivităţii declarării recursului, care a fost admis în principiu şi, constatându-se că nu toate părţile şi-au exprimat acordul în vederea soluţionării căii de atac de completul de filtru, s-a fixat termen în şedinţa publică de azi, 15 iunie 2018, potrivit art. 493 alin. (7) C. proc. civ.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce urmează.

După cum reiese din cuprinsul memoriului de recurs, recurenta-pârâtă nu a procedat la încadrarea criticilor sale în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1 - 8 C. proc. civ.

Înalta Curte constată însă, în temeiul art. 489 alin. (2) C. proc. civ., că acestea ar putea fi analizate din perspectiva ipotezelor reglementate la art. 488 alin. (1) pct. 5 - când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii - şi pct. 8 C. proc. civ. - când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

În temeiul art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. vor fi analizate criticile prin care recurenta a susţinut că, din punct de vedere procedural, instanţa de apel ar fi trebuit să pronunţe soluţia de desfiinţare cu trimitere spre rejudecare, iar prin prisma motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. - aplicarea dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv analizarea condiţiilor legale pentru anularea înregistrării mărcii pentru rea-credinţă.

Astfel cum corect susţine recurenta, cererea de chemare în judecată a avut ca obiect anularea înregistrării mărcii individuale, combinate nr. w/2.10.2013 D., înregistrare dispusă de OSIM în favoarea pârâtei pentru clasele de produse şi servicii nr. 30, 31, 35 şi 39 din Clasificarea de la Nisa, anulare solicitată pe baza mai multor temeiuri juridice:

- art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (4) lit. c) şi g)

- art. 47 alin. (1) lit. c)

- art. 47 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.

Art. 47 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea nr. 84/1998, rep., prevăd:

"(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6;

c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă;

e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor."

Iar art. 6 alin. (4) lit. c) şi g) din acelaşi act normativ, reglementează astfel:

"(4) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;

g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii şi care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant."

Prima instanţă a admis cererea de anulare a înregistrării mărcii în temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (4) lit. c), art. 47 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, rep., reţinând că în speţă se verifică şi cerinţa relei-credinţe la înregistrarea mărcii, astfel încât s-a constatat a fi fondat şi motivul anulării pentru rea-credinţă la înregistrare - art. 47 alin. (1) lit. c) rap. la art. 6 alin. (4) lit. g) din acelaşi act normativ, deşi dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. g) trebuia a fi analizate în contextul art. 47 alin. (1) lit. b), neregularitate îndreptată de instanţa de apel.

Instanţa de apel însă a constatat a fi neîntemeiat motivul de anulare privind încălcarea unor pretinse drepturi de autor astfel încât, a admis apelul pârâtei şi a constatat că reclamanta nu justifică în cauză calitatea procesuală activă pentru motivul de anulare prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, rep., şi a respins ca neîntemeiată cererea formulată în temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (4) lit. c) din acelaşi act normativ.

Totodată, fiind menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate şi având în vedere cele redate în conţinutul considerentelor deciziei recurate, instanţa de apel a menţinut soluţia anulării înregistrării mărcii pentru motivele prevăzute de art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (4) lit. g) şi art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, rep., constatând că pârâta a solicitat înregistrarea mărcii cu rea-credinţă.

Contrar celor susţinute de recurentă, Înalta Curte constată că prima instanţă a reţinut ca motiv al anulării înregistrării mărcii reaua-credinţă a pârâtei la data înregistrării, nu numai din punct de vedere formal, al temeiului de drept, ci a şi dezvoltat, în considerentele sentinţei, motive de fapt şi de drept privind acest temei legal al anulării înregistrării.

În aceste condiţii, în mod legal instanţa de apel a considerat că devoluţiunea în apel a operat şi pentru acest temei al cererii de anulare a înregistrării mărcii, întrucât atare cerere a făcut obiectul judecăţii la prima instanţă şi, pe de altă parte, pârâta, prin motivele de apel a formulat critici şi cu privire la acest temei legal al anulării, fiind respectate ambele limite ale efectului devolutiv al apelului, prevăzute de art. 478 C. proc. civ. - determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă, precum şi de art. 477 alin. (1) C. proc. civ. - determinate de ceea ce s-a apelat.

Întrucât cererea de anulare a înregistrării mărcii pentru motivul relei-credinţe a fost judecată pe fond de prima instanţă, într-o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 480 alin. (2) C. proc. civ., instanţa de apel a schimbat în parte sentinţa apelată, după admiterea apelului în baza criticilor formulate de către pârâtă prin care se contesta (între altele) motivul de anulare a înregistrării mărcii referitor la încălcarea unor pretinse drepturi de autor asupra reprezentării grafice a desenului ce constituie partea figurativă în ansamblul mărcii combinate înregistrate de pârâtă, fiind păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate (referitoare la motivul relei-credinţe).

În consecinţă, în cauză nu erau incidente dispoziţiile art. 480 alin. (3) C. proc. civ. sau mai precis decât atât, excepţia reglementată de acest text - desfiinţarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă, întrucât o atare excepţie este incidentă în situaţia în care prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată şi numai dacă părţile au solicitat în mod expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare; în plus, dacă cerinţele anterior enumerate nu sunt îndeplinite, instanţa de apel este ţinută să facă aplicarea regulii enunţate de art. 480 alin. (3) C. proc. civ. - admiterea apelului, anularea sentinţei şi reţinerea cauzei pentru evocarea fondului în apel.

Mai mult decât atât, Înalta Curte constată că nu există o dispoziţie procedurală care să prevadă analizarea în cicluri procesuale distincte a unei cereri de chemare în judecată fundamentată pe mai multe temeiuri juridice cu aceeaşi finalitate, fiecare dintre ele având aptitudinea de a fi fost formulată pe cale principală.

Invocarea de către reclamant a unor temeiuri distincte, circumscrise aceluiaşi scop, reprezintă o conduită procesuală permisă de dispoziţiile art. 99 C. proc. civ., text care reglementează cazul mai multor capete principale de cerere.

Mai mult decât atât, recurenta-pârâtă se află în situaţia de a-şi invoca propria culpă procesuală, contrar art. 178 alin. (2) C. proc. civ., - constând în împrejurările de a nu fi solicitat şi administrat toate probele pe care le considera utile în soluţionarea cauzei cu privire la toate temeiurile juridice invocate de reclamantă atât la prima instanţă, cât şi în faţa instanţei de apel -, întrucât art. 479 alin. (2) C. proc. civ. prevede: "Instanţa de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanţă, în cazul în care consideră că sunt necesare pentru soluţionarea cauzei, precum şi administrarea probelor noi propuse în condiţiile art. 478 alin. (2)."

În consecinţă, Înalta Curte va înlătura ca nefondate criticile recurentei prin care a invocat greşita soluţie a instanţei de apel din punct de vedere procedural, critici analizate din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., întrucât în cauză nu erau incidente dispoziţiile art. 480 alin. (3), ci cele ale art. 480 alin. (2) C. proc. civ., câtă vreme cererea de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credinţă a fost judecată pe fond de prima instanţă.

Nici criticile încadrate de instanţa de recurs în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. nu poate fi reţinut.

Referindu-se la respectarea tuturor procedurilor legale pentru înregistrarea mărcii, recurenta susţine că cererea de înregistrare a fost afişată pe site-ul OSIM un interval de 30 de zile, fiind publică, interval în care niciun terţ nu a formulat opoziţie în termen legal.

Înalta Curte constată că acest argument nu este de natură a conduce la infirmarea deciziei pronunţate în apel, întrucât cererea de anulare a înregistrării mărcii poate fi formulată independent de recurgerea sau nu la procedura opoziţiei reglementată de art. 19 din Legea nr. 84/1998, rep., susceptibilă de valorificare pe parcursul procedurii de înregistrare, iar neformularea opoziţiei nu poate fi reţinută ca un fine de neprimire în promovarea unei acţiuni de anulare a mărcii, soluţie care decurge atât din dispoziţiile art. 6, cât şi cele ale art. 47 din acelaşi act normativ.

Recurenta a mai susţinut că, în opinia, sa este irelevant faptul că reclamanta are o marcă similară înregistrată în Ungaria, având în vedere că marca sa este înregistrată în România.

Or, ipoteza de la art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 84/1998 are în vedere întocmai situaţia în care "marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii şi care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant."

În speţă, astfel cum instanţele de fond au reţinut, intimata-reclamantă este titulară de marcă înregistrată în Ungaria, potrivit certificatului nr. y/26.04.2002 şi această este în continuare utilizată pe teritoriul Ungariei, dar şi pe teritoriul României.

Instanţa de apel a reţinut ca fiind întemeiate ambele motive de anulare - art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 84/1998, iar nu numai cel prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Înalta Curte constată că recurenta nu a formulat critici prin memoriul de recurs decât cu privire la reţinerea relei sale credinţe, într-adevăr, condiţie comună ambelor ipoteze legale pe temeiul cărora s-a dispus anularea mărcii.

Totodată, Înalta Curte constată, chiar dacă a procedat la enumerarea explicită şi analiza punctuală a acestora, că instanţa de apel a făcut o corectă şi completă aplicare a criteriilor de apreciere a relei-credinţe a pârâtei la înregistrarea mărcii sale individuale combinate, cu element figurativ D., marcă înregistrată sub nr. w/2.10.2013, criterii evidenţiate în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În dreptul mărcilor, noţiunea de rea-credinţă are un conţinut conceptual propriu, dezvoltat prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în special, prin decizia pronunţată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), din conţinutul căreia rezultă criteriile de apreciere a relei credinţe.

CJUE, în hotărârea invocată, a stabilit că instanţa trebuie să ia în considerare toţi factorii pertinenţi specifici speţei şi existenţi la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special:

- împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere (cunoaşterea faptului relevant);

- intenţia solicitantului de a-l împiedica pe terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum şi

- nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită.

Chiar dacă hotărârea instanţei europene vizează mărcile comunitare întrucât a fost pronunţată în interpretarea art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 noiembrie 1993 privind marca comunitară [succedat de Regulamentul CE nr. 207/2009 care avea dispoziţii identice în art. 52 alin. (1) lit. b) în ceea ce priveşte anularea înregistrării mărcii pentru rea-credinţă, dispoziţii care sunt reluate şi în Regulamentul UE nr. 2015/2424 privind marca Uniunii Europene], criteriile ce definesc conceptul de rea-credinţă la înregistrarea unei mărci sunt pe deplin incidente, având în vedere că prevederile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 transpun în legea naţională dispoziţiile similare ale art. 3.2 lit. d) din Prima Directivă a Consiliului Comunităţilor Europene din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legilor referitoare la mărci din Statele Membre 89/104/EEC (ce se regăsesc şi în formă ulterioară a acesteia - Directiva 2008/95/CE, precum şi în cea actuală, anume Directiva UE nr. 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului).

Astfel, s-a reţinut că prezumţia de cunoaştere de către pârâtă (care activează pe piaţa de făină) a faptului relevant - anume utilizarea de către reclamantă a mărcii rezultă din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, aceasta este consacrată; s-a apreciat că această cunoaştere poate fi dedusă din durata utilizării care a început în anul 2002, produsele reclamantei fiind comercializate sub marca sa, inclusiv în România.

De asemenea, curtea de apel a mai apreciat, în aplicarea criteriului cunoaşterii faptului relevant, că înregistrarea în România a unei mărci anterior înregistrate în Ungaria, ce preia parţial elementele verbale din limba maghiară D. din D.) şi în totalitate elementul figurativ din compunerea mărcii, în condiţiile unei distinctivităţi ridicate a mărcii reclamantei şi a unei utilizări semnificative în cele două ţări, exclude coincidenţa în alegerea semnului.

În consecinţă, Înalta Curte reţine o corectă aplicare a criteriului cunoaşterii faptului relevant la data depunerii cererii de înregistrare de către solicitant (2.10.2013), însă modalitatea de apreciere concretă realizată de curtea de apel cu privire la acest criteriu nu se poate circumscrie controlului de legalitate exercitat de instanţa de recurs, astfel încât nu poate fi evaluată în această etapă procesuală.

În ceea ce priveşte elementul intenţional, cel de-al doilea criteriu incident pentru analizarea relei-credinţe, curtea de apel a reţinut că acesta decurge din intenţia pârâtei de a o împiedica pe reclamantă să îşi comercializeze produsele în România, concluzie stabilită din împrejurarea notificării reclamantei de a înceta folosirea mărcii în România, sens în care s-a reţinut că înregistrarea mărcii de către pârâtă a fost deturnată de la scopul prevăzut de lege, una dintre funcţiile esenţiale ale mărcii fiind aceea de a distinge produsele sau serviciile unui comerciant de cele identice sau similare ale altor comercianţi.

Mai mult decât atât, prin motivele de recurs recurenta a invocat, în sprijinul reţinerii bunei sale credinţe, că nu a încercat scoaterea reclamantei de pe piaţa românească, ci, dimpotrivă, i-a oferit acesteia posibilitatea de a lucra legal pe piaţa din România, sens în care a mandatat o casă de avocatură din Ungaria pentru a negocia cu aceasta termeni rezonabili de colaborare.

Or, în condiţiile în care recurenta însăşi susţine că a făcut o ofertă de licenţiere sau de cesionare a mărcii sale către reclamantă, chiar dacă acesta reprezintă un act material ulterior înregistrării mărcii, vădeşte intenţia acesteia de a valorifica marca pe care a înregistrat-o dincolo de funcţiile esenţiale ale acestui semn distinctiv, iar nu, în principal, de a-şi desemna propriile produse şi servicii cu marca înregistrată în scop de blocaj.

Contrar celor susţinute de recurentă, în cauză nu era necesar a fi analizată conduita subiectivă a intimatei-reclamantei, astfel încât nu vor fi evaluate susţinerile recurentei cu acest obiect, urmând a rămâne neanalizate şi celelalte susţineri prin care se tinde la schimbarea ori completarea situaţiei de fapt reţinute de instanţele de fond.

Cu referire la cerinţa identificării nivelului de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului (al reclamantei) şi semnul a cărui înregistrare s-a obţinut (marca pârâtei), recurenta a susţinut că instanţa de apel nu a determinat piaţa relevantă pentru produsele şi serviciile cărora li se adresează, însă, Înalta Curte constată că atare dezlegare este lipsită de relevanţă în contextul reţinerii de instanţa de apel şi a motivului de anulare reglementat de art. 47 alin. (1) lit. b) la art. 6 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 84/1998, anterior redat, iar nu numai a celui prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ.

Având în vedere considerentele ce preced, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 497 rap. la cele ale art. 496 C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtă.

Se va face aplicarea dispoziţiilor art. 453 C. proc. civ., recurenta urmând a fi obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către intimata-reclamantă în această etapă procesuală, în sumă de 1.200 euro, reprezentând onorariu de avocat, potrivit dovezilor depuse la dosar, filele x.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta S.C. C. S.R.L. împotriva deciziei nr. 713 A din 20 septembrie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-pârâtă S.C. C. S.R.L. la plata sumei de 1.200 euro către intimata-reclamantă A., reprezentând cheltuieli de judecată în recurs.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15.06.2018.