Trademark cancellation: Prior filing does not constitute an earlier mark without registration

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată la data de 30.01.2015 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti sub nr. x/2015, reclamantul Parlamentul României - Camera Deputaţilor a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii A., B. şi F., în calitate de succesori ai lui E., şi cu pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, anularea înregistrării mărcii individuale combinate cu element figurativ nr. 127465 (nr. depozit M 2013 04032), având ca titular pe E., pentru toate clasele pentru care a fost acordată, precum şi obligarea OSIM la radierea mărcii şi anularea înregistrării în Registrul Naţional al Mărcilor.

Prin Sentinţa nr. 724/24.05.2016, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins ca neîntemeiată cererea de anulare a mărcii nr. 127465, formulată în baza art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Prin Decizia nr. 808/2.11.2016, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins ca nefondat apelul declarat de către reclamantul Parlamentul României - Camera Deputaţilor împotriva sentinţei menţionate.

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs reclamantul Parlamentul României - Camera Deputaţilor, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

1. Ambele instanţe de fond din cauză au soluţionat şi motivat cauza care a format obiectul Dosarului nr. x/2016 prin prisma art. 3 lit. b) din Legea nr. 84/1998, fără a analiza şi incidenţa art. 8 din acelaşi act normativ, temei legal invocat de recurentă în susţinerea cererii de anulare a mărcii aparţinând autoarei pârâţilor.

Astfel, la data de 27.05.2013 Parlamentul României - Camera Deputaţilor a depus la OSIM patru cereri de înregistrare marca individuală figurativă reprezentând imaginea imobilului Palatul Parlamentului, proprietate publică şi aflat în administrarea Camerei Deputaţilor.

Constatând că au fost îndeplinite condiţiile minime de constituire a depozitului reglementar, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a atribuit date de depozit şi a înscris datele conţinute în cerere în Registrul mărcilor, sub numerele M 2013 03618, M 2013 03619, M 2013 03620 şi M 2013 03621 pentru serviciile menţionate, fiind publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială la data de 3.06.2013.

Abia la data de 11 iunie 2013 - deci, ulterior chiar publicării în BOPI a cererilor recurentei - s-a depus la OSIM spre înregistrare de către E. aceeaşi marcă individuală combinată, cererea fiind publicată în BOPI la data de 18.06.2013, pentru clasele de produse/servicii 16, 18, 24, 35, 41, 42, număr depozit x şi înregistrată ca marca sub nr. x.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 84/1998, republicată, dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.

În aplicarea acestei norme, dreptului recurentei de a obţine protecţia asupra mărcii cu număr de depozit M 2013 03621 nu îi pot fi opuse în mod legal drepturile titularei prin înregistrarea mărcii nr. 127465, în condiţiile în care titulara a depus cererile de înregistrare a mărcilor, inclusiv a celei contestate, la o dată ulterioară cererilor depuse de recurentă la OSIM.

Recurenta a mai arătat că cele patru cereri de înregistrare marcă, astfel cum rezultă din Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, cuprind aceleaşi produse şi servicii, fiind diferite culorile revendicate şi reprezentarea grafică a mărcii. A formulat aceste cereri în exercitarea dreptului de administrare asupra acele corpuri ale imobilului aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, în condiţiile în care întregul imobil este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Dreptul la imagine asupra bunului constituie un atribut al dreptului de proprietate, iar dreptul de administrare deţinut de Camera Deputaţilor este un drept real derivat din dreptul de proprietate publică al statului asupra imobilului cu aceleaşi caractere juridice ca şi dreptul de proprietate publică a statului.

2. Sunt nelegale considerentele referitoare la Decizia definitivă nr. 201A/16.03.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în Dosarul nr. x/2014, pentru care au fost înlăturate argumentele recurentei atât la prima instanţă, cât şi în apel.

Susţinerile recurentei nu au vizat înlăturarea puterii de lucru judecat a acestei decizii definitive, ci efectele sale în cauză, în sensul că hotărârea produce efecte de la data rămânerii definitive şi nu retroactiv, cu consecinţa că atât la data depunerii de către arhitect D. a cererii de înregistrare marcă, respectiv 11 iunie 2013, cât şi la data înregistrării cererii de anulare marcă din prezentul dosar, exista dreptul provizoriu de înregistrare din 27 mai 2013, conform art. 3 lit. b) şi art. 8 din Legea nr. 84/1998.

Prin hotărârea definitivă în discuţie, instanţa nu s-a pronunţat şi nici nu a analizat cererile de marcă potrivit principiului prior tempore, potior jure aplicabil procedurii de înregistrare marcă, şi pe cale de consecinţă, nu a înlăturat anterioritatea cererilor sale de înregistrare marcă la data constituirii depozitelor naţionale - 27 mai 2013, nu a înlăturat dreptul prioritar privitor la data constituirii depozitului naţional reglementar din 27 mai 2013 comparativ cu depozitul pârâtei constituit ulterior la data de 11 iunie 2013.

Or, examinarea condiţiilor de registrabilitate a unei mărci se face la momentul constituirii depozitului naţional reglementar, adică la momentul depunerii cererii de înregistrare mărcii şi în aceste condiţii OSIM ar fi trebuit să emită un aviz de refuz provizoriu pentru cererea de înregistrare marcă a pârâtei întrucât Camera Deputaţilor avea deja constituit propriul depozit naţional reglementar asupra mărcii M 2013 03621, anterior depozitului pârâtei M 2013 04032. Ca atare, cererea de înregistrare a mărcii M 2013 04032 s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 lit. b) şi art. 8 din Legea nr. 84/1998, republicată, nefiind respectată anterioritatea dreptului provizoriu de marcă având depozitul naţional reglementar constituit M 2013 03621.

Dosarul înregistrat la Înalta Curte a fost repartizat completului de filtru CF7.

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., a fost analizat în complet de filtru, fiind comunicat părţilor în conformitate cu dispoziţiile art. 493 alin. (4) din acelaşi cod.

Prin încheierea din 23 februarie 2018, completul de filtru a constatat, în acord cu raportul întocmit în cauză, că cererea de recurs îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, inclusiv sub aspectul termenului de formulare a recursului şi al calităţii procesuale a titularului cererii de recurs, pentru motivele expuse în încheiere. În consecinţă, au fost respinse excepţiile tardivităţii recursului şi a lipsei calităţii procesuale active, iar recursul declarat a fost apreciat drept admisibil în principiu, în temeiul art. 493 alin. (7) C. proc. civ., fixându-se termen de judecată pe fond a acestuia.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

1. Instanţa de judecată a fost învestită în cauză cu soluţionarea cererii în anularea mărcii individuale combinate cu element figurativ nr. 127465 (nr. depozit M 2013 04032), având ca titular pe autoarea pârâţilor, E., întemeiată pe dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Potrivit acestei norme, o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată "dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată".

Prima instanţă a considerat că norma nu este incidentă, în absenţa unei "mărci anterioare" a reclamantului, în sensul art. 3 lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Instanţa de apel a confirmat aprecierea tribunalului, fiind fără relevanţă împrejurarea că a avut în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din lege drept motiv de anulare a mărcii, din moment ce şi această normă are drept premisă conflictul cu o "marcă anterioară".

Prin motivele de recurs, reclamanta a criticat ignorarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 84/1998, invocate în motivarea în drept a cererii de anulare a mărcii, susţinând că depunerea unor cereri proprii de înregistrare a unor mărci, înainte de depunerea de către autoarea pârâtei a cererii de înregistrare a mărcii a cărei anulare se solicită în cauză, îi conferă reclamantei un drept la marcă provizoriu.

Susţinerile recurentei nu sunt fondate.

Toate motivele de nulitate relativă enumerate limitativ în art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 se fundamentează pe existenţa unei mărci anterioare aparţinând titularului cererii în anulare.

Art. 6 alin. (2) din lege prevede că "În accepţiunea alin. (1) sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susţinerea acesteia şi care fac parte din următoarele categorii:

a) mărcile comunitare;

b) mărcile înregistrate în România;

c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România;

d) mărcile comunitare în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară (...);

e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiţia înregistrării ulterioare a mărcilor".

Aşadar, potrivit legii, o cerere de înregistrare depusă de către titularul cererii în anularea mărcii poate constitui o "marcă anterioară" în accepţiunea art. 6 alin. (1) doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: marca a fost înregistrată, iar data sa de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii a cărei anulare se solicită. Aceste condiţii trebuie întrunite în mod cumulativ, cu consecinţa că neîndeplinirea uneia împiedică producerea efectelor preconizate de legiuitor.

Atare definire a mărcii anterioare prin norma particulară din art. 6 alin. (2) corespunde semnificaţiei de principiu date noţiunii de "marcă anterioară" din art. 3 lit. b) din lege, ca reprezentând "marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată".

În acest context, simpla împrejurare a depunerii unei cereri de înregistrare a unei mărci nu poate fi luată în considerare în analiza validităţii înregistrării altei mărci fără verificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru a fi vorba despre o marcă anterioară.

De asemenea, nici măcar depunerea cererii de înregistrare înainte de formularea cererii pentru marca a cărei anulare se solicită nu este semnificativă ca atare, observându-se că nu însăşi data cererii de înregistrare este relevantă prin prisma art. 6 alin. (2), ci anterioritatea datei de depozit a mărcii înregistrate.

Art. 8 din Legea nr. 84/1998, la care face referire recurenta, nu are nicio legătură cu determinarea existenţei unei mărci anterioare, întrucât nu este prevăzut de legiuitor drept un motiv de anulare a înregistrării mărcii şi nici nu conţine vreo derogare de la art. 6 alin. (2) pe aspectul condiţiilor necesare stabilirii preexistenţei unei mărci.

Contrar susţinerilor recurentei, faptul că dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii, astfel cum prevede art. 8, nu înseamnă că primul solicitant este, prin simpla depunere a cererii, titular al unei mărci anterioare, fiind necesară în acest sens întrunirea condiţiilor din art. 6 alin. (2) [implicit, şi din art. 3 lit. b)]. După cum a arătat, în mod corect, instanţa de apel, dreptul la marcă al primului solicitant se naşte abia la momentul înregistrării acestei mărci.

Faţă de considerentele expuse, este nefondată critica referitoare la incidenţa art. 8 din Legea nr. 84/1998.

2. În ceea ce priveşte efectele Deciziei nr. 201A/16.03.2016 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti în Dosarul nr. x/2014, se reţin următoarele:

Hotărârea judecătorească în discuţie a fost pronunţată într-o cauză având ca obiect contestaţia împotriva unei hotărâri a Comisiei de Contestaţii Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Ca urmare a dispoziţiilor adoptate de instanţă, a fost menţinută Decizia OSIM nr. 3621 din 03.12.2013, prin care s-a respins de la înregistrare marca individuală figurativă nr. depozit M 2013 03621, solicitată la înregistrare de Parlamentul României - Camera Deputaţilor la data de 27.05.2013.

Trimiterea instanţelor de fond la hotărârea judecătorească irevocabilă este de natură a releva faptul că un eventual conflict dintre marca pârâţilor nr. 127465 şi o marcă anterioară, pe temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, a fost analizat în raport de situaţia juridică a unei singure mărci depuse la înregistrare de către reclamantă, anume cea cu nr. depozit M 2013 03621. Nu s-a făcut referire la mărcile M 2013 03618, M 2013 03619 şi M 2013 03620 sub un alt aspect decât cel invocat în mod explicit de către reclamantă, respectiv relevanţa momentului formulării cererii de înregistrare, fără verificarea condiţiilor din art. 6 alin. (2) din lege.

Motivele de recurs au vizat exclusiv aprecierile expuse în decizia de apel, fără a se pretinde verificarea condiţiilor din art. 6 alin. (2) din lege în privinţa celorlalte trei mărci. Ca atare, în limitele învestirii, evaluările instanţei de recurs au în vedere relevanţa momentului formulării cererii de înregistrare, din perspectiva art. 8 din Legea nr. 84/1998 (analizată la pct. 1) şi existenţa unei mărci anterioare în raport cu una dintre mărcile depuse la înregistrare (motivul 2 de recurs).

Cât priveşte conflictul dintre marca pârâţilor nr. 127465 şi marca reclamantei cu nr. depozit M 2013 03621, recurenta - pârâtă a susţinut că, deşi marca reclamantei nu a fost înregistrată, acest efect al Deciziei nr. 201A/16.03.2016 se produce de la data rămânerii definitive, şi nu retroactiv, astfel încât nu se aduce atingere dreptului provizoriu la marcă desprins din art. 3 lit. b) şi art. 8 din Legea nr. 84/1998.

Această argumentare demonstrează aceeaşi confuzie a reclamantei în privinţa efectelor cererii de înregistrare a unei mărci, relevată în analiza primului motiv de recurs, în sensul că simpla formulare a cererii ar putea conduce la anularea înregistrării altei mărci - identice sau similare, pentru produse şi/sau servicii identice sau similare -, dacă aceasta din urmă a fost solicitată ulterior la înregistrare, indiferent dacă marca solicitată prima la înregistrare a fost sau nu înregistrată.

După cum s-a arătat deja, simpla formulare a unei cereri de înregistrare a unei mărci nu poate constitui prin ea însăşi o "marcă anterioară" în accepţiunea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, în raport cu o marcă înregistrată, din art. 6 alin. (2) rezultând că este necesar, în primul rând, ca marca solicitată prima la înregistrare să fi fost înregistrată.

Până la clarificarea situaţiei juridice a mărcii, prin parcurgerea procedurii administrative şi, eventual, a celei jurisdicţionale, cu rezultatul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile (în funcţie de aplicarea noului sau a vechiul C. proc. civ.), marca depusă la înregistrare nu poate fi opusă mărcii înregistrate, neavând relevanţă momentul formulării cererilor de înregistrare a mărcilor în conflict.

Întrucât condiţia prevăzută de art. 6 alin. (2) [implicit, şi de art. 3 lit. b)] nu este întrunită în cauză în privinţa mărcii cu nr. depozit M 2013 03621, din moment ce respingerea cererii pentru neplata taxelor de înregistrare şi examinare a fost menţinută prin Decizia nr. 201A/16.03.2016 a Curţii de Apel Bucureşti, se constată că, în mod corect, instanţa de apel a constatat că reclamanta nu poate opune pârâţilor o marcă anterioară, ca premisă a conflictului de mărci reglementat de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul Parlamentul României - Camera Deputaţilor împotriva Deciziei nr. 808A din 2 noiembrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 martie 2018.

Procesat de GGC - GV