Cassation appeal dismissed, upholding cancellation of Community designs for lack of novelty and individuality

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 02.10.2013, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, sub nr. x/2013, reclamanta S.C. A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. B. S.R.L., solicitând instanţei ca pe baza probelor ce vor fi administrate, să se pronunţe o hotărâre judecătorească prin care să se dispună:

- interzicerea oricărei activităţi de comercializare, cum ar fi, cu titlu exemplificativ şi nu limitativ: fabricarea, importul, stocarea, depozitarea, oferirea spre vânzare a produselor cu denumirile/codurile de, toc uşi semirotund reglabil, de către pârâtă, prin folosirea neautorizată a desenelor/modelelor reclamantei protejate la Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă cu denumirea şi numerele înscrise în Anexa 1 a cererii;

- obligarea pârâtei la publicarea într-un ziar de largă circulaţie a dispozitivului hotărârii, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii pe zi de întârziere, pentru cazul neconformării acesteia;

- obligarea pârâtei la punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor şi actelor privind provenienţa şi modul de achiziţionare ale produselor;

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

S.C. B. S.R.L. ("B."), a depus la data de 18.11.2013 întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Prin întâmpinare, solicita să se respingă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A. ca neîntemeiată; să fie obligată reclamanta A. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.

Pe calea cererii reconvenţionale, pârâta-reclamantă a solicitat:

- să se anuleze desenele comunitare nr. x înregistrate de reclamanta A. la Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă ("OAPI").

- să fie obligată pârâta reconvenţională A. la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.

Reclamanta-pârâtă a formulat întâmpinare la cererea reconvenţională invocând excepţia necompetenţei materiale a tribunalului în soluţionarea cererii reconvenţionale, în susţinerea căreia a arătat că aceasta ar fi trebuit depusă la Oficiul pentru Armonizarea Pieţii Interne, precum şi excepţia lipsei de interes în formularea acţiunii, fundamentată pe susţinerea lipsei calităţii pârâtei-reclamante de deţinător de drepturi de proprietate industrială asupra modelelor industriale în litigiu.

Pârâta-reclamantă a formulat răspuns la întâmpinarea formulată la cererea reconvenţională solicitând respingerea excepţiilor necompetenţei materiale a tribunalului în soluţionarea cererii reconvenţionale în raport de dispoziţiile art. 24 alin. (1) şi (3) şi art. 80 din Regulamentul (EC) nr. 6/2002 privind desenele comunitare, precum şi art. 47 din Legea 129/1992, precum şi respingerea excepţiei lipsei de interes în formularea acţiunii, având în vedere că aceasta comercializa modelele de uşi anterior datei depozitului, dreptul fiindu-i uzurpat de către reclamantă, iar prin acesta a fost grav afectată activitatea pârâtei şi a partenerilor săi.

Cu privire la apărările reclamantei-pârâte pe fondul cererii reconvenţionale, în răspunsul la întâmpinare au fost reiterate o parte dintre argumentele cererii reconvenţionale.

Prin încheierea din data de 10.06.2014, instanţa a respins excepţia necompetenţei materiale a tribunalului şi a luat act de renunţarea la excepţia lipsei de interes în formularea cererii reconvenţionale.

Prin sentinţa civilă nr. 1313/09.11.2015 Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins, ca neîntemeiată, cererea principală formulate de reclamanta-pârâtă A. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă B. S.R.L., a admis cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă B. S.R.L., a dispus anularea desenelor comunitare nr. x, înregistrate de reclamanta-pârâtă la OAPI şi a obligat reclamanta-pârâta către pârâta-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în suma de 22.364,65 RON.

Împotriva aceste sentinţe, în termen legal, reclamanta-pârâtă a formulat apel, criticând soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Intimata a depus întâmpinare la motivele de apel prin care a invocat excepţia lipsei de interes a apelului în ceea ce priveşte anularea desenelor comunitare indicate la f. 20 şi, în rest, a solicitat respingerea apelului, ca nefondat.

Prin încheierea din data de 19.12.2016, curtea de apel a constatat lipsa de interes a apelantei în ceea ce priveşte criticile având ca obiect CDR - nr. x, pentru motivele acolo consemnate.

Prin decizia civilă nr. 374A din 20 aprilie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, apelul reclamantei-pârâte a fost respins ca nefondat.

Împotriva deciziei pronunţate în apel, reclamanta-pârâtă A. a promovat recurs, prevalându-se de motivul de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Recurenta-reclamantă-pârâtă susţine, în dezvoltarea motivelor de recurs, că instanţa de apel a dat o decizie cu aplicarea greşită a dispoziţiilor Regulamentului (EC) nr. 6/2002 privind desenele comunitare şi a dispoziţiilor din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Un prim motiv de nelegalitate priveşte greşita soluţionare a excepţiei lipsei de interes al intimatei-pârâte-reclamante în formularea cererii reconvenţionale.

Recurenta susţine că în cadrul primei critici formulate în apel a susţinut că intimata nu justifică un interes legitim în formularea cererii reconvenţionale, deoarece aceasta nu este deţinătoarea vreunui drept propriu de proprietate intelectuală; în plus, licenţele invocate de către B. S.R.L. nu au fost înscrise în Registrul desenelor şi modelelor de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, astfel că, nu puteau fi luate în considerare, nefiind opozabile terţilor.

Instanţa de apel, asupra celei din urmă critici, a apreciat că neînscrierea licenţelor nu înseamnă că acestea nu pot fi opuse titularului unei acţiuni în contrafacere care pretinde că respectivele acte de utilizare i-ar încălca drepturile.

În plus, a considerat că cel mai târziu în momentul în care licenţa a fost comunicată apelantei, în cursul procesului, aceasta este în deplină cunoştinţă de cauză şi nu mai poate invoca cu temei inopozabilitatea, conform art. 33 alin. (2) partea finală a RCD (EC) 6/2002 privind desenele sau modelele comunitare, aplicabil prin analogie.

Recurenta mai susţine că instanţa de apel a interpretat eronat textele legale aplicabile în cauză, respectiv a făcut o greşită aplicare a art. 38 alin. (3) din Legea nr. 129/1992 şi a art. 33 alin. (2) din RCD nr. (EC) 6/2002.

Art. 38 alin. (3) din Legea 129/1992 prevede următoarele:

"(3) Transmiterea (dreptului exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului, n.n.) se înscrie la OSIM, în Registrul desenelor şi modelelor şi produce efecte faţă de terţi numai de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM a menţiunii de transmitere."

Art. 33 alin. (2) din RCD nr. (EC) 6/2002, reglementează astfel:

"Cu toate acestea, în ce priveşte desenele comunitare înregistrate, actele legale menţionate la art. 28, 29 şi 32 (transmiterea drepturilor, n.n.) vor fi opozabile terţilor doar după ce e vor fi înscrise în registru. Cu toate acestea, înainte de înscriere, un asemenea act este opozabil terţilor care au dobândit drepturi asupra desenului sau modelului comunitar înregistrat după data actului în cauză, dar care aveau cunoştinţă despre act în momentul dobândirii drepturilor."

Se învederează de către recurentă că alin. (2) al art. 33 al RCD nr. (EC) 6/2002 nu poate fi în niciun fel interpretat ca fiind incident în prezenta cauză, astfel cum a considerat instanţa de apel, întrucât textul Regulamentului comunitar nu face trimitere la situaţia de faţă.

Textul ultimei teze a art. 33 alin. (2) RCD se referă la terţii (oricare terţ, prin urmare, posibil şi recurenta), care ar dobândi drepturi asupra desenelor licenţiatorului (în cauza de faţă, C. SRL) după data contractului/actului de licenţă încheiat de acesta cu intimata-pârâtă-reclamantă, dacă acei terţi ar fi avut cunoştinţă despre licenţa dintre C. S.R.L. (în acest caz) şi B. S.R.L.

Or, nu aceasta este situaţia din speţă; mai mult, "drepturile" invocate de intimata-pârâtă-reclamantă sunt desene/modele industriale înregistrate la nivel naţional, cărora, prin urmare, nu li se aplică, Regulamentul Desenelor Comunitare nr. (EC) 6/2002, ci prevederile legislaţiei naţionale, respectiv Legea nr. 129/1992, republicată.

Dincolo de acest aspect, ceea ce a argumentat instanţa de apel este, în esenţă, că deşi atât prima parte a art. 33 alin. (2) din RCD, cât şi art. 38 alin. (3) din Legea nr. 129/1992, republicată, statuează în mod expres, neechivoc, necesitatea înscrierii licenţei pentru a fi opozabilă, aceste texte pot fi desconsiderate fiindcă: "simpla lipsă a înscrierii licenţelor invocate de pârâta-reclamantă nu înseamnă că nu pot fi opuse titularului unei acţiuni în contrafacere."

Dimpotrivă, textele invocate statuează exact acest lucru, orice altă interpretare fiind imposibilă obiectiv. Atât Regulamentul Desenelor Comunitare, cât şi Legea 129/1992, republicată în 2007 pentru a fi armonizată cu Regulamentul (EC) 6/2002, statuează foarte clar obligativitatea înregistrării licenţei în registrele oficiilor de proprietate intelectuală, pentru a deveni opozabile. Aceasta este singura concluzie posibilă, per a contrario prevederile sus-amintite fiind inaplicabile.

Recurenta arată că opozabilitatea este acea calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte între părţile raportului juridic şi de a impune respectarea lui şi de către alte persoane. Prin neînregistrarea contractului de licenţă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, intimata-pârâtă-reclamantă nu va putea proba niciodată vreun drept asupra DMI-urilor înregistrate de societatea C. S.R.L., sau faptul că acele acte de licenţă nu au fost întocmite pro-causa.

În concluzie, instanţa de apel a interpretat în mod vădit eronat mai multe prevederi legale incidente, dar a şi conchis, fără nicio motivare, că aceste norme referitoare la lipsa opozabilităţii (a cărei consecinţă este lipsa interesului promovării cererii reconvenţionale a intimatei-pârâte-reclamante) nu ar fi aplicabile în prezenta cauză. Din aceste considerente, incidenţa pct. 8 al alin. (1) al art. 488 C. proc. civ., este pe deplin dovedită, apreciază recurenta.

Recurenta dezvoltă şi critici de nelegalitate a deciziei recurate, în ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv al respingerii apelului său - maniera în care a fost efectuată expertiza.

Anterior dezvoltării acestui al doilea motiv de recurs, recurenta susţine că este important să se observe faptul că instanţa de control a conchis că nu ar fi contestat pe fond concluziile expertizei cu privire la lipsa noutăţii şi a caracterului individual al desenelor invocate de recurenta-reclamantă -pârâtă a fi fost încălcate, ci doar modul în care expertului i-a fost permis să se substituie, în esenţă, părţii adverse, şi să acţioneze ca un veritabil expert-parte, fără să-i fie puse la dispoziţie documentele necesare de către B. S.R.L.

Această concluzie este eronată, întrucât recurenta susţine că a contestat pe fond modul în care s-a concluzionat că desenele comunitare pe care le deţine nu ar îndeplini criteriul noutăţii şi al caracterului individual (paragrafele 21 şi urm. din apelul formulat la 14 septembrie 2016).

Mai mult, chiar instanţa de apel a notat că la observaţia sa (conform căreia nu ar fi contestat concluziile expertizei) există o "singură excepţie", dar nu oferă nicio altă motivare sau analiză (paragraful 2, pag. 7 al deciziei recurate).

Dincolo de aceste aspecte ce ar reclama fundamentarea recursului şi pe dispoziţiile punctului 6 al alin. (1) al art. 488 C. proc. civ. (motivarea contradictorie a deciziei), instanţa de apel trebuia să aibă în vedere prevederile Regulamentului RCD nr. (EC) 6/2002, conform cărora: "persoana pe numele căreia este înregistrat desenul comunitar sau în numele căreia a fost depusă cererea, se consideră ca fiind persoana îndrituită (la a deţine acele desene, n.n.) în orice proceduri, atât în faţa Oficiului cât şi în orice alte proceduri."

Acest text consfinţeşte prezumţia de validitate de care drepturile recurentei beneficiază, prezumţie care nu a fost respectată sau avută în vedere la stabilirea şi întocmirea expertizei.

În mod eronat şi neechitabil, prima instanţă care a dispus expertiza şi a fixat obiectivele, a permis intimatei-pârâte-reclamante să impună expertului să se raporteze la orice material documentar, iar nu doar la materialele invocate de părţi, în stabilirea noutăţii şi a caracterului individual ale modelelor industriale ale recurentei.

Prin urmare, sarcina probei, care, conform art. 249 C. proc. civ. aparţinea intimatei-pârâte-reclamante, de vreme ce aceasta a susţinut lipsa noutăţii şi a caracterului individual al drepturilor recurentei, a fost "transferată" în mod artificial şi inadmisibil expertului numit de instanţă, acesta substituindu-se, în fapt, părţii potrivnice, în pofida faptului că intimata-pârâtă-reclamantă nu avea nicio calitate în temeiul căreia să solicite anularea modelelor industriale aparţinând recurentei, întrucât potrivit art. 25 alin. (3): "solicitarea de anulare, pentru motive de lipsă de noutate sau de caracter individual, poate fi invocată numai de către deţinătorul dreptului anterior."

Aplicarea greşită a legii în ceea ce priveşte aprecierea lipsei noutăţii şi a caracterului individual în mod inacceptabil, ambele instanţe de fond au exclus, practic, toate susţinerile şi probele pe care reclamanta-pârâtă le-a administrat, mărginindu-se la a se raporta în mod exclusiv la rezultatele expertizei, inclusiv concluziile expertizei nefiind judicios analizate.

Exemplificând una dintre aceste "concluzii", recurenta învederează că, de exemplu, cu privire la desenul comunitar nr. x ce îi apaţine, acesta are o imagine evident diferită pentru consumator; în plus, nu s-a făcut niciodată dovada că acest desen/model industrial nu ar îndeplini condiţia noutăţii sau a caracterului individual, dar cu toate acestea, cererea reconvenţională a fost admisă.

În fine, instanţa de apel nu ţinut cont nici de rezultatele investigaţiilor reclamante-pârâte, conform cărora una dintre firmele afiliate intimatei-pârâte-reclamante (conform celor susţinute de B. SRL), a procedat, după formularea cererii reconvenţionale, la depunerea de desene comunitare identice cu cele înregistrate de recurentă, mai precis un număr de 33 de desene înregistrare în 9 septembrie 2013 (13 dintre ele), 20 septembrie 2013 (15) şi 31 octombrie (5).

Recursul formulat de către reclamanta-pârâtă a fost supus procedurii de filtrare în condiţiile art. 493 C. proc. civ., la 12 februarie 2018 fiind întocmit raportul asupra admisibilităţii acestuia care a fost comunicat părţilor; prin încheierea din 20 aprilie 2018, s-a admis în principiu recursul şi s-a fixat termen în şedinţa publică de azi, 18 mai 2018.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce succed.

În primul rând, se impun anumite clarificări de ordin procedural.

Se constată că recurenta-reclamantă-pârâtă, în cadrul memoriului de recurs, s-a prevalat de motivul de nelegalitate reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., text care are în vedere ipoteza în care hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

Prin criticile sale însă, recurenta invocă nu numai aplicarea greşită a normelor de drept material din Legea nr. 129/1992 sau, după caz, ale Regulamentului (EC) nr. 6/2002, ci şi neregularităţi de ordin procedural - greşita soluţionare a excepţiei lipsei de interes în formularea cererii reconvenţionale de către pârâta-reclamantă (interesul procesual fiind o condiţie de exercitare a acţiunii civile reglementată de art. 33 C. proc. civ.), precum şi nerespectarea regulilor de procedură privind administrarea probei cu expertiză tehnică, critici care nu vor putea fi analizate numai pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8, ci şi în baza art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. - când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii.

Referitor la excepţia lipsei de interes recurenta arată că această excepţie a fost invocată ca prim motiv de apel, invocând împrejurarea că pârâta-reclamantă nu deţine un drept propriu de proprietate industrială, în timp ce licenţele opuse ca provenind de la C. S.R.L., titular al unor modele industriale înregistrate pe cale naţională, nu îi sunt opozabile, nefiind înscrise în Buletinul oficial de proprietate industrială al OSIM.

Având în vedere şi cele invocate de către intimata pârâtă-reclamantă prin întâmpinarea la motivele de recurs, din punct de vedere procedural, se poate constata că reclamanta-pârâtă a invocat excepţia lipsei de interes a pârâtei-reclamante în formularea cererii de anulare a modelelor sale industriale înregistrate la OHIM prin întâmpinarea formulată la cererea reconvenţională, excepţie la susţinerea căreia a renunţat la termenul din 10 iunie 2014, astfel cum s-a consemnat în încheierea de la acel termen; asupra acestui aspect s-au făcut verificări în caietul grefierului de şedinţă, la termenul din 9.09.2014, confirmându-se această renunţare.

Cu toate acestea, prin motivele de apel, pârâta-reclamantă formulează din nou această excepţie procesuală de fond, absolută - a lipsei interesului reclamantei-pârâte în formularea cererii în nulitate.

Constatând că instanţa de apel, prin considerentele deciziei recurate, a analizat totuşi excepţia lipsei de interes invocată de apelantă (pârâta-reclamantă a cauzei) cu privire la care renunţase la prima instanţă, Înalta Curte apreciază că, la acest moment procesual, este lipsită de relevanţă analizarea posibilităţii de revenire asupra renunţării la susţinerea excepţiei (astfel cum intimata a invocat), întrucât, o atare analiză pe fondul excepţiei realizată de instanţa de apel rămâne un beneficiu dobândit de pârâta-reclamantă şi pe care instanţa de recurs nu i l-ar putea anihila în calea de atac a acesteia.

Excepţia lipsei de interes în cererea de nulitate a modelelor industriale comunitare ale recurentei a fost în mod corect respinsă de instanţa de apel.

Două au fost argumentele invocate de către reclamanta-pârâtă pentru susţinerea acestei excepţii: lipsa calităţii pârâtei reclamante de titular de drepturi de proprietate industrială, precum şi inopozabilitatea faţă de terţi (deci, şi faţă de reclamanta-pârâtă) a licenţelor încheiate între C. S.R.L., ca titular de modele industriale înregistrate pe cale naţională de natură a fi distructive de noutate pentru modelele recurentei, şi pârâta-reclamantă (contractele de licenţă nr. x/12.10.2010 şi actul adiţional nr. x/4.11.2013), pentru motivul neînregistrării acestor licenţe în Registrul desenelor şi modelelor administrat de OSIM.

Ambele argumente au fost înlăturate de instanţa de apel.

Astfel, cererea reconvenţională prin care s-a invocat nulitatea modelelor industriale comunitare ale reclamantei-pârâte, este susceptibilă de soluţionare în temeiul prevederilor Regulamentului CE nr. 6/2002, faţă de conţinutul prevederilor art. 24 alin. (1) coroborat cu art. 80 din acest regulament.

Art. 24 alin. (1) din Regulamentului CE nr. 6/2002 privind desenele şi modelele comunitare prevede: "(1) Un desen sau un model comunitar înregistrat este declarat nul în urma unei cereri înaintate Oficiului, în conformitate cu procedura prevăzută de titlurile VI şi VII sau de către o instanţă competentă în materia desenelor şi modelelor comunitare, ca urmare a unei cereri reconvenţionale în cadrul unei acţiuni în contrafacere."

Cererea principală dedusă judecăţii de către recurentă este o cerere în contrafacerea modelelor sale comunitare, iar pârâta-reclamantă a formulat cerere reconvenţională prin care a atacat modelele comunitare ale reclamante-pârâte cu acţiunea în nulitatea modelelor pe care s-a întemeiat în cererea în contrafacere; totodată, Tribunalul Bucureşti este instanţă desemnată cu funcţiilor atribuite de Regulamentul CE nr. 6/2002, în condiţiile art. 80 din acesta, sens în care a fost armonizată şi legislaţia naţională - art. 47 din Legea nr. 129/1992.

Art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul desenelor şi modelelor comunitare prevede că un desen sau model comunitar poate fi declarat nul numai dacă: b) desenul sau modelul nu îndeplineşte condiţiile stabilite de art. 4-9, respectiv condiţiile de registrabilitate.

Or, prin cererea reconvenţională pârâta-reclamantă a invocat neîndeplinirea cerinţelor noutăţii şi caracterului individual de către modelele industriale ale reclamantei-pârâte, în timp ce cerinţa invocată de către recurentă - ca motivul de nulitate să poată fi invocat numai de titularul unui drept de proprietate industrială - este în legătură cu cererea în nulitate formulată pe temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din regulament, astfel cum prevede art. 25 alin. (2).

Art. 25 alin. (1) lit. c) este în sensul că un desen sau model comunitar poate fi declarat nul numai dacă: c) în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, titularul nu are dreptul asupra desenului sau modelului comunitar în sensul art. 14; iar art. 25 alin. (2) stabileşte astfel: "Cauza prevăzută la alin. (1) lit. (c) poate fi invocată numai de către persoana care este titular al desenului sau modelului comunitar în sensul art. 14."

Prin urmare, dacă motivul nulităţii desenului sau modelului industrial îl reprezintă neîndeplinirea condiţiilor de registrabilitate, nu este necesar ca cel care formulează acţiunea să fie titularul unui drept de proprietate industrială.

Cum acţiunea în nulitate este o cerere incidentală formulată în cadrul unei proceduri judiciare derulate pe rolul instanţei naţionale, înseamnă că sunt incidente regulile din C. proc. civ., iar referitor la interes, prevederile art. 33 din cod; pe de altă parte, dispoziţiile de drept material aplicabile sunt însă cele din Regulamentul CE nr. 6/2002 sub imperiul căruia au fost înregistrate desenele comunitare a căror nulitate s-a cerut.

Prin urmare, orice persoană care poate justifica un interes determinat, legitim, personal, născut şi actual poate să recurgă la formularea unei cereri reconvenţionale prin care să tindă la constatarea nulităţii unui/unor modele comunitare, precum în speţă.

Or, împrejurarea că pârâta-reclamantă a fost chemată în judecată de către reclamanta-pârâtă pe calea acţiunii în contrafacere pentru a se dispune împotriva sa interzicerea oricărei activităţi de comercializare a unor produse în legătură cu care reclamanta a invocat încălcarea drepturilor sale exclusive decurgând din înregistrarea unor modele industriale comunitare, reprezintă împrejurări de natură a justifica interesul procesual al pârâtei-reclamante pentru formularea cererii reconvenţionale prin care contestă validitatea acestor modele industriale, interesul procesual fiind o chestiune care se obiectivează în mod diferit în funcţie de particularităţile fiecărei cauze în parte.

Totodată, în justificarea interesului său procesual, pârâta-reclamantă s-a prevalat de contractele de licenţă încheiate cu societatea C. S.R.L., titulară a modelelor industriale care au fost invocate pentru demonstrarea neîndeplinirii cerinţei noutăţii de modelele comunitare ale reclamantei.

Recurenta susţine că instanţa de apel a înlăturat în mod nelegal apărarea sa privind inopozabilitatea acestor licenţe, având în vedere că părţile contractante nu au îndeplinit formalitatea înscrierii acestor contracte în registrul desenelor şi modelelor, astfel cum prevede art. 38 alin. (3) din Legea nr. 129/1992.

"(3) Transmiterea se înscrie la O.S.I.M. în Registrul desenelor şi modelelor şi produce efecte faţă de terţi numai de la data publicării în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. a menţiunii de transmitere."

Având în vedere că îndeplinirea acestei formalităţi de publicitate priveşte contractele de licenţă încheiate cu privire la modele industriale înregistrate de pe cale naţională, aşadar, la OSIM, Înalta Curte apreciază că în mod corect a susţinut recurenta că în cauză nu erau incidente prevederile art. 33 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul CE nr. 6/2002 privind modelele şi desenele comunitare.

Cu toate acestea, constatând că instanţa de apel s-a raportat la ambele temeiuri de drept (din dreptul naţional şi din regulamentul comunitar), efectul constatării anterioare va fi doar înlăturarea din cuprinsul considerentelor a trimiterilor excedentare la dispoziţiile din dreptul Uniunii, atare inexactitate nefiind de natură a afecta valabilitatea raţionamentului curţii de apel exclusiv din perspectiva dreptului naţional.

Revenind la cerinţa prevăzută de art. 38 alin. (3) din Legea nr. 129/1992, Înalta Curte apreciază că în mod legal instanţa de apel a reţinut că această condiţie de opozabilitate faţă de recurenta-reclamantă-pârâtă a fost îndeplinită în cursul procesului, prin exhibarea acestor acte juridice de către pârâta-reclamantă în apărare.

Raţiunea normei de la art. 38 alin. (3) din Legea nr. 129/1992 este aceea de a stabili o modalitate prin care terţii să aibă posibilitatea de a lua cunoştinţă despre actele juridice de transmitere cu privire la drepturile de proprietate industrială administrate de OSIM; or, prin comunicarea acestor înscrisuri în mod direct şi nemijlocit către reclamanta-pârâtă, în cursul procesului, este evident că aceasta a luat cunoştinţă în mod efectiv de aceste acte juridice; art. 38 alin. (3) reglementează posibilitatea luării la cunoştinţă despre încheierea cesiunilor, în timp ce în cursul judecăţii reclamanta-pârâtă a luat cunoştinţă în mod concret de ele.

În consecinţă, Înalta Curte va înlătura ca nefondate criticile susţinute în cadrul primului motiv de recurs, nefiind întrunite cerinţele art. 488 alin. (1) pct. 5 sau 8 C. proc. civ.

Recurenta a formulat şi critici şi în ceea priveşte cel de-al doilea motiv al respingerii apelului său - maniera în care a fost efectuată expertiza, critici susceptibile de analiză atât din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 5, cât şi a art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În ceea ce priveşte dezacordul recurentei faţă de cele reţinute de instanţa de apel în sensul că nu ar fi contestat pe fond concluziile raportului de expertiză, Înalta Curte constată, din lecturarea paragrafelor 21 şi urm. din motivele de apel (la care aceasta a făcut trimitere prin motivele de recurs), că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 479 alin. (1) C. proc. civ. referitoare la limitele devoluţiunii în apel, întrucât din pasajele menţionate de recurentă nu se poate stabili o altă concluzie decât cea la care a ajuns curtea de apel. O contestare pe fond a concluziilor raportului de expertiză ar fi presupus o demonstraţie a apelantei, pe baza unor argumente de fapt şi de drept, prin care să tindă la o concluzie contrară celei stabilite prin raportul de expertiză - că cele 17 modele comunitare înregistrate de reclamanta-pârâtă nu îndeplinesc condiţia noutăţii şi a caracterului individual - două dintre acestea fiind deja invalidate în procedura în faţa EUIPO- model nr. x şi nr. y.

De asemenea, recurenta a mai învederat că deşi instanţa de apel a indicat că de la concluzia necontestării concluziilor raportului de expertiză există o singură excepţie, această excepţie nu a fost explicitată.

Înalta Curte apreciază că excepţia în discuţie priveşte chiar modalitatea de efectuare a expertizei, ceea ce, lato sensu, reprezintă o modalitate de contestare a acesteia, însă pe temeiuri procedurale; atare concluzie decurge din împrejurarea că, succesiv acestei constatări, instanţa de apel a analizat neregularitatea procedurală invocată de apelantă.

Deşi recurenta face trimitere la prezumţia de validitate ce opera în favoarea deselor comunitare înregistrate în favoarea sa, prezumţie consacrată de art. 17 din Regulamentul CE nr. 6/2002, nu arată care este modalitatea în care instanţa de apel a ignorat această prezumţie.

Dimpotrivă, tocmai pentru că modelele sale industriale făceau obiectul unor înregistrări valabile la OAPI a fost posibilă formularea acţiunii în nulitate şi analizarea motivelor prin care pârâta-reclamantă tindea la invalidarea acestora, anume pentru neîndeplinirea condiţiilor de registrabilitate - noutate şi caracter individual.

Recurenta susţine că în mod eronat şi neechitabil prima instanţă care a dispus expertiza şi a fixat obiectivele acesteia, a permis expertului să se raporteze la orice material documentar pentru verificarea noutăţii şi a caracterului individual al modelelor sale, iar nu doar la cele invocate de părţi, transferând sarcina probei expertului, prin încălcarea dispoziţiilor art. 249 C. proc. civ.

Înalta Curte constată că instanţa de apel a răspuns acestor critici, reţinând că prin încheierile de şedinţă din 17.06.2014 şi din 4.11.2014 au fost stabilite obiectivele expertizei, făcându-se precizarea de către tribunal că materialele documentare nu se rezumă la actele indicate de păţi, ci pot fi avute în vedere şi resurse proprii, dispoziţie a primei instanţe pe care a apreciat-o ca fiind legală.

Înalta Curte apreciază că recurenta susţine în deplin acord cu dispoziţiile art. 249 C. proc. civ. că pârâta-reclamantă era ţinută să furnizeze expertului materialul documentar pe care se întemeia în susţinerea cererii în declararea nulităţii desenelor comunitare, materiale apte să dovedească neîndeplinirea condiţiei noutăţii şi/sau a caracterului individual al modelelor industriale, întrucât nu expertul este ţinut să probeze pretenţiile titularului cererii în nulitate.

Mai mult decât atât, o bună orientare în soluţionarea acestei critici era oferită de prevederile Regulamentului (CE) nr. 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare, mai exact dispoziţiile art. 28-31, texte care nu indică alte probe decât cele prezentate de părţi şi pe care OAPI se baza în soluţionarea cererii în nulitate cu care era învestit, chiar în contextul în care motivul de nulitate invocat este cel prevăzut de art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentului (CE) nr. 6/2002, anterior citat.

Pe de altă parte, Înalta Curte constată că expertul judiciar în efectuarea expertizei nu s-a bazat pe alte probe - înscrisuri sau orice alt material documentar - cu privire la care să fi reţinut o anterioritate distructivă de noutate în privinţa modelelor comunitare ale recurentei; înscrisurile pe care acesta şi-a fundamentat concluziile expertizei sunt cele anexate de către pârâta-reclamantă la cererea reconvenţională sau prezentate de părţi pe parcursul soluţionării pricinii, expertul indicând în mod explicit filele din dosar unde acestea pot fi identificate.

Ca atare, în măsura în care această manieră de administrare a expertizei, cu referire la menţiunea din încheierea de şedinţă din 4.11.2014 - nu a fost de natură să creeze reclamantei-pârâte vreo vătămare procesuală, întrucât, în demonstrarea lipsei noutăţii şi a caracterului individual expertul nu s-a folosit de alte înscrisuri sau materiale documentare decât cele prezentate de părţi în dosar.

Vătămarea procesuală a recurentei s-ar fi produs în cazul în care expertul ar fi identificat, prin efort propriu, anumite înscrisuri sau cataloage etc. pe baza cărora ar fi reţinut şi demonstrat neîndeplinirea condiţiilor noutăţii şi a caracterului individual al modelelor industriale analizate, situaţie în care recurenta, în mod îndreptăţit, ar fi putut susţine că instanţa de apel era ţinută să facă aplicarea sancţiunii nulităţii expertizei efectuate la prima instanţă, în temeiul art. 175 alin. (1) C. proc. civ.

Analizarea însă a concluziilor raportului de expertiză a fost realizată de prima instanţă (curtea de apel reţinând că aceste aspecte au intrat sub autoritate de lucru judecată, prin faptul necontestării expertizei pe fond); pe de altă parte, chiar şi în condiţiile în care instanţa de apel ar fi reevaluat expertiza, acest aspect nu putea face obiectul analizei instanţei de recurs care exercită exclusiv un control de legalitate, nu şi de temeinicie.

Înalta Curte apreciază că invocarea prin motivele de recurs a împrejurării depunerii la EUIPO a unor cereri de înregistrare a unor desene comunitare de către una dintre firmele afiliate intimatei-pârâte-reclamante, este lipsită de relevanţă din perspectiva legalităţii deciziei recurate, recurenta însăşi nedezvoltând niciun raţionament legat de semnificaţia sau efectele unei astfel de eventuale conduite.

Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 453 C. proc. civ., va dispune obligarea recurentei la achitarea cheltuielilor de judecată efectuate de către intimată în această etapă procesuală, cheltuieli reprezentând onorariu de avocat în sumă de 7.388,29 RON, conform dovezilor de la dosar recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta-pârâta A. împotriva deciziei nr. 374A din 20 aprilie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-reclamantă-pârâtă A. la plata sumei de 7.388,29 RON, reprezentând cheltuieli de judecată, către intimata-pârâtă-reclamantă S.C. B. S.R.L.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18.05.2018.