Trademark infringement finding on dairy products upheld after appeal dismissed as unfounded

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă, sub nr. x/2013 la data de 18.06.2013, reclamanta S.C. A. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâtele S.C. K. S.R.L. şi S.C. D. S.R.L., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să constate că folosirea neautorizată de către ambele pârâte a semnului "E." încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcii "A. F." nr. 070842; să fie obligate pârâtele să înceteze, de îndată, folosirea neautorizată pe teritoriul României, a semnului "E.", în special prin aplicarea semnului de produse sau ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop, precum şi interzicerea folosirii de către pârâte a acestor semne identice sau similare cu marca reclamantei în activitatea lor comercială; obligarea pârâtelor la plata unei sume cu titlu de daune-interese pentru prejudiciul cauzat prin folosirea neautorizată a mărcii reclamantei; să se dispună publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtelor, a dispozitivului hotărârii, într-o publicaţie de circulaţie naţională; să fie obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest proces.

Prin sentinţa civilă nr. 1040/18.09.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, s-a admis în parte acţiunea, s-a constatat că folosirea de către pârâte a însemnului "E." încalcă drepturile de proprietate ale reclamantei asupra mărcii "A. F." nr. 070842, au fost obligate pârâtele să înceteze folosirea neautorizată a însemnului "E." prin aplicarea acestuia la lapte şi produse lactate sau ambalaje ale acestora, oferirea, comercializarea ori deţinerea produselor lactate în acest scop şi s-au respins ca neîntemeiate capetele de cerere privind obligarea pârâtelor la plata de daune-interese şi la publicarea în presă a dispozitivului hotărârii judecătoreşti.

Împotriva sentinţei tribunalului a declarat apel pârâta S.C. K. S.R.L., criticând soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia civilă nr. 181A din 1 aprilie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul formulat de pârâta S.C K. S.R.L.

Împotriva acestei decizii, a declarat recurs pârâta S.C K. S.R.L.

Prin decizia nr. 497/08.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I-a civilă s-a admis recursul, a fost casată decizia atacată şi s-a trimis cauza pentru rejudecare la aceeaşi curte de apel.

În rejudecare, prin decizia civilă nr. 973A din 14 decembrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, apelul declarat de pârâtă a fost respins ca nefondat.

Împotriva aceste decizii, recurenta a formulat recurs, prevalându-se de ipotezele de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.

Recurenta susţine că decizia recurată este dată cu nesocotirea şi aplicarea greşită a normelor de drept material incidente în cauză.

În continuarea motivelor de recurs, recurenta-pârâtă invocă prevederile art. 501 C. proc. civ.

În acest sens, învederează că în practica judiciară s-a reţinut că încălcarea obligaţiei instanţei de fond de a ţine seama de dezlegarea dată problemelor de drept în recurs, atrage sancţiunea casării hotărârii.

Astfel, prin motivarea deciziei supuse prezentului recurs, curtea de apel demonstrează că nu a ţinut cont de elementele impuse acesteia prin decizia de casare, astfel încât, în opinia recurentei, devine incident motivul de prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. (8) din C. proc. civ.

Cel mai important aspect menţionat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi încălcat în rejudecare este acela conform căruia "instanţa de apel trebuia să compare, având în vedere imaginea de ansamblu produsă publicului relevant, marca reclamantei aşa cum a fost înregistrată şi semnul pârâtei aşa cum este folosit de către acesta, din punct de vedere al similarităţii semantice, conceptuale, auditive şi vizuale.

Analiza similarităţii dintre semnele în conflict din perspectiva celor trei elemente nu a fost realizată în mod conrect de către instanţa de apel (în primul ciclu procesual) care a pornit de la premisa că semnele sunt similare întrucât au în comun particula «mândruţa» din cadrul unuia dintre elementele verbale componente ale semnelor combinate şi anume «mândra», respectiv «mândruţa» trecând direct la evaluarea impactului gradului de similaritate asupra riscului de confuzie."

Recurenta arată că nici în al doilea ciclu procesual, instanţa de apel nu s-a raportat la ansamblul semnului pârâtei.

În plus, deşi s-a subliniat în decizia de casare că analiza se realizează raportat la semnul folosit de pârâtă, iar nu cu părţi ale acestuia, nu s-a luat în considerare acest aspect şi, mai mult decât atât, instanţa de apel nici nu a menţionat faptul că semnul utilizat de pârâtă conţine şi numele producătorului - B., în condiţiile în care acest nume (B.) reprezintă marcă înregistrată, notorie, a pârâtei şi este plasat la începutul semnului utilizat, fiind foarte vizibil prin prisma culorii roşii a fontului (cea mai tare culoare cu putinţă).

Înalta Curte, prin decizia de casare a statuat faptul că, în virtutea art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, în cazul unei acţiuni în contrafacere, instanţa este ţinută să analizeze trei aspecte: asemănarea/similaritatea dintre marca reclamantului şi semnul opus; asemănarea/similaritatea dintre produsele/serviciile părţilor în litigiu; existenţa unui risc de confuzie între marcă şi semn.

În ceea ce priveşte analiza riscului de confuzie, Înalta Curte a arătat că acesta "reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba, care poartă marca în cauză, provin de la acelaşi producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwin-Meyer inc, para. 29).

Existenţa riscului de confuzie depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenţi, şi anume: similaritatea produselor şi serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive şi dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi publicul relevant."

Or, prin decizia recurată, curtea de apel nu a efectuat analiza riscului de confuzie, neluând în considerare toate elementele stabilite a fi avute în vedere de către instanţa de recurs, anterior menţionate.

Sub aspectul similarităţii semnelor, respectiv al elementelor distinctive şi dominante ale acestora, instanţa de casare a reţinut că "marca şi semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie; diferenţele pe care un consumator nu le-ar remarca, nu trebuie accentuate", continuând prin a statua că similaritatea vizuală şi fonetică dintre marca reclamantei şi semnul recurentei rezultă din "asemănarea elementului verbal F., conţinut de marca combinată a reclamantei, A. F., cu reprezentarea grafică a unei vaci, cu elementul verbal E. din semnul aplicat de pârâtă pe produse identice, în combinaţie cu sloganul "de la ferma noastră" şi reprezentarea grafică a unei vaci."

Deşi face referire la faptul ca marca şi semnul în conflict trebuie analizate în ansamblul lor, atunci când se analizează situaţia concretă, la fel ca în cazul primei decizii date în apel, curtea de apel s-a raportat exclusiv la elementul "E." din cadrul semnului pârâtei, fără sa facă referire, nici măcar tangenţial, la cealaltă parte din semnul recurentei, respectiv "B.", "din lapte de la ferma noastră" şi văcuţa stilizată, intrând, pe această cale, în contradicţie cu cele reţinute de instanţa supremă.

Recurenta mai arată că în privinţa similarităţii semnelor, instanţa de apel a apreciat că "sunt incidente dispoziţiile art. 36 lit. b) din Legea nr. 84/1998, similaritatea ridicată a mărcii reclamantei cu semnul utilizat de parată", neexplicând de ce ar exista o similaritate atât de ridicată în condiţiile în care din 14 litere cât are marca "A. F.", respectiv 39 de litere din semnul recurentei "B. E. din lapte de la ferma noastră" doar 5 sunt comune.

În aceste condiţii, recurenta consideră că normele de drept material privind similaritatea mărcii cu un semn au fost aplicate greşit în acest caz, putându-se vorbi de cel mult o similaritate parţială sau redusă, în niciun caz ridicată.

În plus, în jurisprudenţa constantă în materie, precum şi în decizia de casare, s-a reţinut că "regula în domeniul protecţiei mărcilor este ca mărcile sunt vizualizate de sus în jos, elementele centrale şi cele situate la început reţin mai degrabă atenţia; sunt dominante elementele care sunt remarcabile din punct de vedere vizual în comparaţie cu celelalte componente din cadrul mărcii, iar dacă aceasta evaluare este dificil de efectuat, înseamnă că nu există nici un element dominant."

În raport de această statuare, curtea de apel, în rejudecare, a reţinut că elementul distinctiv al mărcii reclamantei este componenta "F.", chiar dacă, vizualizând semnul de sus în jos, aceasta apare după elementul A. şi vaca înconjurată de un arc de cerc, însă motivarea este în contradicţie cu cele stabilite de Înalta Curte:

"sunt dominante elementele care sunt remarcabile din punct de vedere vizual în comparaţie cu celelalte componente."

Mai departe, aprecierea curţii de apel în sensul ca denumirea F. face parte dintr-un concept care ar induce ideea modului patriarhal de creştere a animalelor pentru lapte [..] este străină de cauză (ceea ce se circumscrie motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6), întrucât, singura semnificaţie a cuvântului F. din marca reclamantei este aceea de a arăta în care loc din România sunt fabricate produsele pe care se aplică marca - a se vedea anexa 1.

Practic, analizând în ansamblul său marca reclamantei, din punct de vedere conceptual, aceasta semnifică produse din lapte de vacă, fabricate de A., în localitatea F. Prin urmare, nu există nicio legătură cu un eventual concept de nume atribuit vacii reprezentate în cadrul mărcii, în ceea ce priveşte semnul intimatei - reclamante.

Aceasta susţinere este confirmată chiar şi de către intimata reclamantă, prin informaţiile pe care le furnizează pe website-ul propriu, www.x.com, la secţiunea "Despre noi", prin descrierea cu exactitate a semnificaţiei cuvântului F., din componenta mărcii sale, deci, a conceptului acesteia, astfel:

"Legenda locului spune că F. e un loc magic unde, demult, o hangiţă frumoasă şi harnică a vrăjit oameni din toate colţurile ţării cu bucate alese şi cu vin răcoros. În amintirea ei, laptele, sana, iaurtul, brânza produse de noi păstrează cu sfinţenie gustul tradiţiei şi al calităţii."

Deci, F. nu are nicio legătură cu numele văcuţei, ci este, aşa cum recurenta a arătat pe parcursul soluţionării litigiului, inclusiv prin prezentele motive de recurs, locul unde se află fabrica reclamantei.

Prin urmare, recurenta consideră că în cadrul mărcii reclamantei, elementul dominant este cuvântul A. şi nu F., ceea ce este argumentat de următoarele aspecte:

Cuvântul A. este scris deasupra cuvântului F.;

Atenţia consumatorului este atrasă către cuvântul A. tocmai prin faptul că acesta este înconjurat de un arc de cerc, alături de desenul ce reprezintă o vacă;

Cuvântul F. are rol exclusiv descriptiv cu privire la locul unde se situează fabrica produsului pe care se aplică marca reclamantei (similar cazului G. Piteşti);

Cuvântul A. este parte componentă a mărcii reclamantei, marca în ansamblul său, înglobând toate elementele, iar nu doar o parte din ele. "A." este mult mai cunoscut de către consumatori - nimeni nu cumpără lapte "F.", ci lapte de la A.

Pentru consumatorii mărcii A. F. din Sibiu (marcă locală - F. fiind o localitate cunoscută pentru fabrica de lapte), astfel încât toţi ştiu de laptele A., nu de laptele F. (similar, cei din Argeş ştiu de Mioveni ca locul unde se afla fabrica G., dar toata lumea este conştienta ca marca este G., nu Mioveni şi nimeni nu ar cumpăra o maşină din Mioveni).

Aşa cum a arătat instanţa de casare, pentru a reţine că eventual, elementul F. este dominant în cadrul mărcii reclamantei, curtea de apel ar fi trebuit sa răstoarne cele reţinute în mod constant în jurisprudenţa în domeniu, explicând mult mai clar de ce cineva ar reţine locul fabricii faţă de marca producătorului.

Deşi în decizia de casare au fost arătate principiile enumerate în C-342/97 Schuhfabrik (para. 28 şi urm) conform cărora:

"În cadrul acestei evaluări (determinarea caracterului distinctiv) trebuie să se ţină cont de toţi factorii relevanţi şi, în particular, de caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă înglobează sau nu un element descriptiv al bunurilor şi serviciilor pentru care a fost înregistrată, partea din piaţa acoperită de marca, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării mărcii, importanţa investiţiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporţia din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii ca şi declaraţii ale camerelor de comerţ şi industrie sau ale altor asociaţii profesionale", instanţa de apel nu a analizat distinctivitatea elementului "F." în raport de aceste principii, ci a decis pur şi simplu că "elementul distinctiv şi dominant al mărcii înregistrate de reclamantă este cuvântul F., chiar în condiţiile în care cuvântul A. este dispus la începutul mărcii combinate."

Astfel, având în vedere faptul că numele "F." nu este o marcă distinctivă pentru produse lactate (exista 9 localităţi în ţară cu numele "F." şi 5 cu "I."), în Sibiu, F. este cunoscută pe plan local pentru fabrica de lactate, numele de "F." este un nume comun pentru vaci (inclusiv instanţa de apel a reţinut acest lucru), recurenta consideră că "F." este un element slab distinctiv, astfel încât din marca reclamantei "A. F.", puterea distinctivă provine de la elementul "A."

Faţă de cele arătate, recurenta consideră că este evidentă încălcarea normelor de drept material de către instanţa de apel, motiv pentru care cauza trebuie rejudecată şi analizate aceste criterii,

Plecând de la premisa greşită că F. şi E. sunt elemente dominante ale semnelor aflate în conflict, instanţa de apel a reţinut că "semnul utilizat de pârâtă se concentrează pe elementul verbal E. [..]", însă argumentele invocate sunt contrare jurisprudenţei CJUE şi deciziei de casare date de Înalta Curte.

Aprecierea globală a similarităţi vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează acestea, având în vedere, în special, componentele lor distinctive şi dominante (Sabel, C-251/95, para. 23, hot. CJUE din 11.11.1997)

În determinarea caracterului distinctiv al mărcii şi astfel, în stabilirea dacă este puternic distinctivă, este necesar să se facă o evaluare globală a capacităţii mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător şi astfel, să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. [Windsurfing Chiemsee, C-108/97 şi C-109/97, para. 49]

Concluzia, este aceea că în urma analizei efectuate în mod judicios asupra semnului reclamantei, acesta este unul slab distinctiv faţă de orice alt semn, inclusiv faţă de cel al pârâtei, neavând capacitatea de a furniza produsului pe care este aplicat o protecţie ridicată, ci, mai degrabă, având un rol descriptiv - societatea producătoare şi locaţia fabricii.

Recurenta învederează că sub aspect vizual şi fonetic, se observă că marca sa nu are un element dominant, toate componentele aceseia fiind în mod egal puternice.

Astfel, expresia "E., din lapte de la ferma noastră" trebuie analizată în totalitatea ei, împreună cu desenul stilizat al văcuţei, poziţionată pe o pajişte verde, şi cu trimitere la marca de producător B., aceasta fiind de fapt modalitatea în care pârâta a înţeles să aplice acest semn pe produsele sale.

Conceptul pe care îi reprezintă semnul său exprimă consumatorului ideea că produsele provin de la văcuţe fericite (se observă zâmbetul larg al văcuţei de pe ambalaj), crescute în natură, în zone cu multă verdeaţă, motiv pentru care laptele dat de văcuţele sale este foarte sănătos şi hrănitor. Tocmai pentru aceste motive, pârâta a procedat la botezarea văcuţei cu numele de E., pentru că, prin nivelul calitativ ridicat al produselor, aceasta îi produce un accentuat sentiment de mândrie.

În plus, văcuţa recurentei-pârâte, care este poziţionată în centrul semnului, este stilizată de aşa natură, încât atrage atenţia consumatorului prin vioiciunea sa şi prin expresia veselă, văcuţa fiind poziţionată într-un cadru verde, sănătos, înconjurată de iarbă şi de copaci cu fructe.

Văcuţa atrage atenţia consumatorului asupra recunoaşterii de care se bucură, în sensul că la D. (ferma recurentei) au fost aduse văcuţe din rasa J., o rasă recunoscută şi apreciată la nivel mondial.

Referitor la marca de producător, care se regăseşte pe semnul pe care recurenta îl foloseşte, B. (mai ales că este vorba de marca notorie B., înconjurată de un chenar de culoare roşie), instanţa de apel nu a făcut nicio referire, fiind, cu atât mai mult în contradicţie cu elementele indicate de instanţa de casare, în sensul analizării semnelor în conflict în întregul lor.

Comparând semnele în litigiu, curtea de apel a făcut referire la faptul că fontul cu care sunt scrise cuvintele F., respectiv E. ar fi asemănător, precum şi ca litera "M" ar fi scrisă cu caractere de dimensiuni mai mari, ceea ce ar cauza similaritate între semne.

Or, această constatare este eronată, susţine recurenta, în cazul ambelor semne, întrucât cele două cuvinte reprezintă nume proprii (în cazul reclamantei-intimate, localitatea F., iar în cazul recurentei numele văcuţei), astfel că, în vederea respectării normelor de scriere a limbii romane, este normal ca aceste cuvinte să fie scrise cu majuscule.

Cât priveşte fontul utilizat, recurenta susţine că nu este unul identic, existând diferenţe notabile între cele două semne. Astfel, fontul utilizat de recurentă, faţă de cel al reclamantei, este unul drept, pe când fontul din semnul A. S.R.L. este înclinat; de asemenea, fontul A. este considerabil mai subţire, în comparaţie cu cel al recurentei.

În ceea ce priveşte publicul relevant (parte a analizei pe care instanţa de apel ar fi trebuit să o facă în aprecierea existenţei riscului de confuzie), căruia se adresează semnele în conflict, acesta nu este deloc acelaşi, astfel că, acest aspect nu poate fi luat în calcul, ca un element care să poate confirma existenţa riscului de confuzie.

Analizând secţiunea "Magazine", de pe website-ul reclamantei, www.x.com, se poate observa că produsele acesteia se comercializează exclusiv în judeţul Sibiu (anexa 2).

Deci, produsele lactate, despre care se pune problema că ar fi în concurenţă cu ale recurentei, sunt comercializate în doar 3 magazine, toate aflate în judeţul Sibiu.

Pe de altă parte, produsele recurentei, printre care şi acelea pe care este aplicat semnul care face obiectul prezentului litigiu, sunt comercializate pe tot teritoriul României, dar şi în Uniunea Europeană. Acest aspect este prezentat foarte elocvent pe website-ul principal al B., http://www.x.ro/y.

Prin urmare, din compararea publicului căruia se adresează produsele pe care se aplică semnele aflate în conflict, se poate observa că există diferenţe esenţiale între acestea, publicul A. limitându-se la zona judeţului Sibiu, pe când publicul recurentei este întins pe tot teritoriul României, precum şi în toată Uniunea Europeană.

Instanţa de apel a reţinut faptul că "riscul ca publicul să creadă că produsele în cauză provin de la aceeaşi întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic este dovedit", fără însă a analiza în niciun mod cum se poate ca un consumator mediu, când vede numele producătorului scris chiar la începutul mărcii (A. F.), respectiv la începutul semnului folosit de recurentă (B. E. din lapte de la ferma noastră) ar putea să confunde cei doi producători.

Este evident faptul că neanalizând menţionarea celor 2 producători în numele mărcii intimatei, respectiv în semnul recurentei, şi în plus, susţinând faptul că riscul a fost dovedit fără a aminti măcar de faptul că spre deosebire de alte cazuri, aici este menţionat chiar numele producătorilor, fiind foarte uşor pentru consumator să înţeleagă de la ce producător provine produsul, hotărârea instanţei de apel a fost dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material.

Recurenta mai învederează că a înregistrat la nivel european marca "B. E. din lapte de la ferma noastră" (nr. certificatului mărcii se regăseşte în anexa 5), astfel încât, se consideră în drept să folosească marca şi pe teritoriul României.

În concluzie, analiza îndeplinirii condiţiilor impuse de art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 nu a fost efectuată în mod corespunzător de instanţa de apel în rejudecare, conform dezlegărilor date de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia de casare, nerespectând niciuna din cele două direcţii principale de analiză trasate de instanţa supremă, anume: analiza comparativă a tuturor elementelor care trebuie avute în vedere în aprecierea existenţei sau a inexistenţei riscului de confuzie; analiza semnelor în conflict trebuie să se facă prin luarea în calcul a ansamblului acestor semne, iar nu doar a unor părţi din acestea, în acest fel fiind încălcate dispoziţiile art. 501 alin. (1) C. proc. civ. Dispoziţii legale invocate sunt similare cu prevederile art. 315 din Codul anterior, sub imperiul căruia, Tribunalul Suprem a decis că încălcarea obligaţiei instanţei de fond de a ţine seama de dezlegarea dată problemelor de drept în recurs, atrage sancţiunea casării hotărârii.

În aceste condiţii, recurenta susţine că se impune constatarea incidenţei art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., motiv pentru care solicită admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare, însă unei alte curţi de apel decât Curtea de Apel Bucureşti.

În susţinerea acestei solicitări, recurenta învederează instanţei de recurs că a solicitat Curţii de Apel Bucureşti, prin intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, să îi comunice componenţa nominală a membrilor completelor specializate în judecarea cauzelor de proprietate intelectuală (Anexa 3 la motivele de recurs).

Rezultă că toţi cei cinci judecători au făcut deja parte din completele de judecată în dosarele dintre recurentă şi intimata A. S.R.L., vizând marca reclamantei A. F.: nr. x/2013, x/2013* şi x/2014.

În cazul admiterii recursului şi trimiterii cauzei spre rejudecare, în opinia recurentei, la Curtea de Apel Bucureşti nu ar fi cu putinţă să se formeze un complet care să rejudece apelul, având în vedere faptul ca toţi judecătorii din cadrul completelor specializate în proprietate intelectuală sunt incompatibili.

În concluzie, solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ca, după admiterea recursului de faţă, să dispună trimiterea cauzei spre rejudecare unei alte curţi de apel, având în vedere incompatibilitatea tuturor judecătorilor specializaţi în proprietate intelectuală din cadrul Curţii de Apel Bucureşti şi interesul unei bunei administrări a justiţiei.

Recursul a fost supus procedurii de filtru în condiţiile art. 493 C. proc. civ., fiind întocmit raportul asupra admisibilităţii acestuia, calea de atac declarată de către pârâtă fiind admisă în principiu prin încheierea din 20 aprilie 2018, ocazie cu care s-a stabilit termen de judecată în şedinţă publică, în temeiul art. 493 alin. (7) C. proc. civ.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce urmează.

Recurenta-pârâtă, prin criticile dezvoltate în memoriul de recurs se prevalează de două motive de casare, anume cel prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 - susţinându-se că hotărârea cuprinde motive străine de natura cauzei - şi pct. (8) C. proc. civ. - hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

Prin cererea de chemare în judecată, pârâta a iniţiat o cerere în contrafacerea mărcii sale A. F., înregistrată sub nr. 70842 din 17.03.2005, marcă naţională, combinată, cu element figurativ, titlu ce îi conferă drepturi exclusive pentru clasele de produse şi servicii 29 - lapte, băuturi din lapte, produse lapte, smântână, brânză, cazeină alimentară, unt, unt industrial, frişcă, chefir, koumiss (băutură lapte), smântână bătută, iaurt; cererea a fost îndreptată împotriva recurentei - pârâte S.C. K. S.R.L. care, în activitatea sa comercială foloseşte semnul E. din lapte de la ferma noastră, pentru produsele lactate pe care le fabrică; alături de pârâta S.C. K. S.R.L. a fost chemată în judecată şi pârâta S.C. D. S.R.L. care însă nu a formulat apel împotriva soluţiei primei instanţe, astfel încât aceasta nu are calitatea de parte în prezenta etapă procesuală.

Cererea în contrafacere a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora:

"(2) Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;".

Într-un prim ciclu procesual, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă a fost admisă, iar apelul promovat de către pârâtă a fost respins ca nefondat.

Recursul promovat de către pârâtă a fost admis prin decizia civilă nr. 497/8.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţi şi Justiţie, secţia i Civilă, decizia dată în apel a fost casată, iar cauza trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel; prin decizia de casare, s-a dat dezlegare anumitor probleme de drept şi au fost date anumite îndrumări instanţei de rejudecare, iar nerespectarea unora dintre acestea este invocată de către recurentă în prezentul recurs, sens în care aceasta se prevalează de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8, în principal, dar şi pe pct. 6 C. proc. civ., cel din urmă motiv de casare, doar în ceea ce priveşte un argument al instanţei de apel în analiza efectuată.

Referitor la teza de nelegalitate reglementată de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., trebuie precizat că pe calea acestei critici se poate susţine încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, iar nu a normelor procesuale, astfel cum recurenta a procedat.

Pentru ilustrarea acestui motiv de recurs recurenta a invocat greşita aplicare a dispoziţiilor art. 501 C. proc. civ. - în esenţă, încălcarea sau nerespectarea deciziei de casare -, cât şi greşita aplicare a dispoziţiilor de drept material, prin referiri atât la normele Legii nr. 84/1998, cât şi la jurisprudenţa CJUE cu privire criteriile de soluţionare a unei cereri în contrafacerea mărcii.

Dacă în ceea ce priveşte cele din urmă critici, acestea sunt susceptibile de încadrare şi analiză pe temeiul motivului de casare de la art. 488 pct. 8 C. proc. civ., invocarea nerespectării deciziei de casare - încălcarea dispoziţiilor art. 501 C. proc. civ. - normă de procedură - reprezintă o critică ce poate fi încadrată în teza reglementată de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., soluţia reîncadrării corecte a criticilor fiind permisă de art. 489 alin. (2).

Astfel art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. stabileşte ca motiv de casare încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii.

Potrivit art. 501 alin. (1) C. proc. civ.: "În caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanţa care judecă fondul."

Din acest punct de vedere, recurenta susţine că deşi instanţa de casare a stabilit în sarcina instanţei de rejudecare obligaţia de a compara marca reclamantei astfel cum a fost înregistrată - A. F. - şi ansamblul semnului utilizat ca marcă de către pârâtă, curtea de apel nu s-a raportat la semnul pârâtei în integralitatea lui, ignorându-i elemente componente importante, cu referire la elementul verbal B. integrat în ansamblul semnului său, potrivit susţinerilor recurentei.

Înalta Curte reţine că prin decizia de casare instanţa de recurs a indicat regulile de drept incidente, precum şi criteriile aplicabile desprinse din jurisprudenţa CJUE pentru analiza globală a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere între marca reclamantei şi semnul utilizat de către pârâtă, aspecte ce nu vor mai fi reluate în prezentele considerente.

Pe de altă parte, este reală susţinerea recurentei că instanţa de casare a stabilit că, în rejudecare, instanţa de apel, în comparaţia pe care o va realiza, va avea în vedere marca reclamantei, aşa cum a fost înregistrată şi semnul pârâtei, astfel cum acesta este utilizat, ambele semne trebuind a fi evaluate în ansamblu prin aplicarea criteriilor incidente desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europenenstanţei Uniunii Europene.

În contextul analizei presupuse de contrafacerea întemeiată pe art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, trei sunt condiţiile ce trebuie a fi verificate şi demonstrate în cauză: identitatea sau similaritatea de produse sau servicii; identitatea sau similaritate dintre marcă şi semnul utilizat de către terţ, constatarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

În ceea ce priveşte identitatea de produse, această condiţie nu a fost contestată de către recurentă nici în faţa instanţei de apel, criticile sale tinzând la înlăturarea constatării întrunirii cerinţei similarităţii dintre marca reclamantei şi semnul pe care aceasta îl utilizează pentru propriile sale produse lactate, întrucât, în absenţa îndeplinirii cumulative a acestor condiţii, nu s-ar putea reţine riscul de confuzie pentru public.

Se impune precizarea că intimata-reclamantă, în cuprinsul întâmpinării formulate cu privire la motivele de recurs ale pârâtei, a invocat autoritatea de lucru judecat a deciziei civile nr. 626A/16.12.2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă prin care s-a reţinut riscul de confuzie.

Din verificarea acestei decizii a rezultat că aceasta a fost pronunţată în procedura judiciară a opoziţiei formulate de reclamanta cauzei de faţă la cererea pârâtei, adresată OSIM de înregistrare ca marcă a semnului "E. de la ferma noastră" pentru clasele de produse şi servicii 16, 29, 35 şi 39, cerere care a fost respinsă cu caracter definitiv pentru produse - lapte şi produse lactate din clasa 29 şi limitarea claselor 35 şi 39, în sensul că au fost exceptate de la protejarea prin semnul admis la înregistrare, serviciile referitoare la lapte şi produse lactate,

Înalta Curte constată că în menţionata decizie, instanţa a reţinut riscul de confuzie şi similaritate semnelor identice celor în dispută în cauza de faţă, bazându-se pe evaluarea judiciară efectuată de instanţa de apel din prezenta pricină, anume prin decizia nr. 181A/1.04.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, pronunţată în primul ciclu procesual, decizie care însă a fost casată în tot prin decizia civilă nr. 497/8.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În consecinţă, nu poate fi reţinută apărarea invocată de către intimată, întrucât decizia de care s-a prevalat aceasta beneficia doar de autoritate de lucru judecat provizorie, astfel cum prevede art. 430 alin. (4) C. proc. civ., autoritate de lucru judecat care nu s-a consolidat prin respingerea recursului, ci dimpotrivă, a fost anihilată prin casarea acelei hotărâri. În sensul celor arătate sun dispoziţiile art. 500 alin. (1) C. proc. civ. - hotărârea casată nu are nicio putere.

Revenind la criticile recurentei, Înalta Curte constată că în mod legal se susţine că astfel cum reiese din jurisprudenţa constantă a CJUE, riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară, se apreciază global, ţinându-se cont de toţi factorii pertinenţi, în special de gradul de cunoaştere a mărcii pe piaţă, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat, de gradul de similaritate dintre cele două mărci, precum şi între produsele sau serviciile marcate prin acestea (Hotărârea CJUE în cauza C-251/95 Sabel şi în cauza C-39/97 Canon, C-342/97 Lloyd). În plus, astfel cum s-a arătat de instanţa de casare, riscul de confuzie "reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba, care poartă marca în cauză, provin de la acelaşi producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwin-Meyer inc, para. 29).

Recurenta a învederat că nici în al doilea ciclu procesual instanţa de apel nu s-a raportat la ansamblul semnului pe care îl utilizează pentru produsele sale lactate, ignorându-se elementul verbal B., element care reprezintă marca sa înregistrată şi, în plus, notorie, plasat în ansamblul semnului în conflict într-un chenar de culoare roşie (culoare puternică).

Înalta Curte constată nefondată această susţinere a recurentei, întrucât din analizarea tuturor actelor şi lucrărilor dosarului reiese cererea în contrafacere formulată de reclamantă a vizat folosirea nelegitimă de către pârâtă, pentru produsele lactate, a unui semn combinat "E. de la ferma noastră", cu element figurativ, iar nu a semnului "B. E. (din lapte) de la ferma noastră."

Se constată că pârâta a invocat acest aspect (inserarea în ansamblul semnului folosit şi a particulei B.) pentru prima dată în concluziile scrise depuse la instanţa de apel în primul ciclu procesual .

Mai mult decât atât, prin motivele de recurs formulate împotriva deciziei date de instanţa de apel în primul ciclu procesual, recurenta-pârâtă însăşi s-a raportat din nou la semnul "E. de la ferma noastră" .

Ca atare, dezbaterile contradictorii din cauză în toate ciclurile procesuale au avut în vedere, în mod corect, că semnul incriminat este "E. de la ferma noastră", semn combinat, întrucât în apel pârâta nu ar fi putut să invoce în mod valabil alte apărări decât cele pe care le-a susţinut la prima instanţă sau prin motivele de apel, sens în care prevede art. 478 alin. (2) C. proc. civ., concluzia fiind identică şi pentru recurs.

În aceste condiţii, Înalta Curte reţine că instanţa de apel, în rejudecare, în mod legal s-a raportat la ansamblul semnului utilizat de către pârâtă ca fiind "E. de la ferma noastră" alături de elementele figurative, iar nu "B. E. (din lapte) de la ferma noastră", împreună cu acelaşi ansamblu figurativ.

De asemenea, recurenta a mai susţinut prin motivele de recurs că instanţa de apel, în analiza similarităţii dintre marcă şi semn, s-a raportat exclusiv la elementul "E." din cadrul semnului său, fără să facă însă referire, nici tangenţial, la cealaltă parte din semnul recurentei, respectiv "B.", "din lapte de la ferma noastră" ori la văcuţa stilizată.

Potrivit celor deja arătate şi date fiind limitele rejudecării, Înalta Curte apreciază că instanţa de apel nu trebuia să se raporteze la elementul verbal B., iar în ceea ce priveşte sintagma "de la ferma noastră", parte componentă a semnului recurentei, relevantă în aprecierea similarităţii vizuale, fonetice şi conceptuale, se constată că a fost analizată; totodată, nu a fost ignorată nici componenta figurativă a semnului - un desen reprezentând, în principal, o văcuţă zâmbitoare, plasată pe o pajişte verde; complementar celor redate de instanţa de apel, se poate adăuga şi faptul că sintagma "de la ferma noastră" are un semnificativ potenţial evocator, în sensul că producătorul sugerează consumatorului că produsul astfel marcat este un produs natural, neindustrial, sănătos, neartificial sau nesintetic, fiind, aşadar, o construcţie lingvistică nedistinctivă în ansamblul semnului utilizat.

În acest context, curtea de apel a stabilit că semnul folosit de către pârâtă se concentrează pe elementul verbal "E.", poziţionat central, cu litere îngroşate, redat într-o grafică asemănătoare celei ce se regăseşte în marca reclamantei, scris cursiv, cu fonturi similare celor utilizate de reclamantă şi având lit. M) de dimensiune mai mare celorlalte litere ale cuvântului.

Pe de altă parte, contrar celor susţinute de recurentă, instanţa de apel nu s-a raportat numai la elementul verbal "E.", ci a identificat acest element în ansamblul semnului utilizat de către pârâtă ca fiind elementul distinctiv şi dominant în plan vizual şi auditiv; mai mult decât atât, particula B. nefăcând parte din ansamblul semnului utilizat, nu se pune problema vreunei evaluări acesteia, după cum s-a arătat.

Totodată, s-a reţinut şi similaritatea conceptuală dintre marcă şi semn, prin luarea în considerare şi a elementului grafic din cadrul celor două semne - lapte produs de o văcuţă ce poartă în mod obişnuit un astfel de nume, redat sub formă diminutivată de către recurentă în cadrul semnului pe care aceasta l-a folosit în concret.

În mod simetric, şi în cadrul mărcii reclamantei "A. F.", marcă combinată, cu element figurativ, printr-o corectă aplicare a criteriilor incidente, curtea de apel a identificat elementul verbal "F." ca fiind elementul distinctiv şi dominant al mărcii, chiar dacă elementul "A." este plasat la începutul mărcii, în partea superioară, alături de elementul figurativ - reprezentarea stilizată a unei văcuţe; o astfel de concluzie a fost desprinsă în mod corect de curtea de apel prin observarea grafiei accentuate a cuvântului "F.", ceea ce îi atribuie calitatea de element vizual de impact; totodată, s-a apreciat că aceste caracteristici fac acest element verbal direct şi în primul rând perceptibil de către consumator.

Şi în plan fonetic, s-a apreciat că elementul "F." este mult mai accesibil publicului consumator, cu atât mai mult cu cât această pariculă verbală are şi o semnificaţie, anume - frumoasă, semnificaţie care îl integrează într-un concept de tradiţie în creşterea animalelor pentru lapte, întrucât, în mod uzual ţăranii îşi denumesc văcuţele (şi) cu acest nume.

Referitor la acest argument al instanţei de apel, recurenta invocă incidenţa motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., susţinând că nici reclamanta însăşi nu a indicat această semnificaţie pentru cuvântul "F.", întrucât această particulă din ansamblul mărcii reclamantei - potrivit site-ului de prezentare al acesteia - ar avea semnificaţia localităţii unde este situată fabrica deţinută de reclamantă, localitatea "F." din jud. Sibiu.

Înalta Curte va înlătura această critică a recurentei, întrucât chiar şi în condiţiile în care reclamanta însăşi nu s-ar fi prevalat de acest argument, aceasta nu înseamnă că o atare explicaţie îi este prohibită instanţei de judecată care, în litigiile de această natură, are obligaţia de a evalua similaritatea vizuală, fonetică şi conceptuală, prin recurgerea la percepţia consumatorului mediu (noţiune abstractă şi autonomă), chiar în absenţa unor elemente ajutătoare prezentate de părţi referitoare la aceste aspecte; pe de altă parte, nici legea naţională şi nici reglementările europene nu impun solicitanţilor să indice, atunci când chiar este cu putinţă, semantica semnului depus spre înregistrare ca marcă.

În plus, o atare posibilă asociere pe care recurenta a făcut-o între localitatea F. şi elementul dominant al mărcii reclamantei, nu înlătură argumentul instanţei de apel, întrucât reunirea elementului verbal "F." cu cel figurativ din ansamblu mărcii reclamantei conduc în mod indubitabil la semnificaţia conceptuală identificată de curtea de apel pentru marca reclamantei, iar nu la cea propusă de recurentă prin motivele de recurs.

Pe baza analizei similaritării vizuale, fonetice şi conceptuale între marcă şi semnul pârâtei, Înalta Curte constată că instanţa de apel a reţinut în mod corect un nivel ridicat al similarităţii semnelor, constatare care, reunită cu realitatea necontestată a identităţii produselor, au permis o justă fundamentare a concluziei existenţei riscului de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere între marcă şi semn.

De asemenea, concluzia anterioară se impune în aplicarea unei alte reguli afirmate în mod constant de CJUE, în sensul că un grad mai scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat între semne şi invers; dacă produsele sunt identice, rezultă că este suficient un prag mai scăzut al similarităţii semnelor pentru reţinerea riscului de confuzie.

Riscul de confuzie (incluzând şi riscul de asociere) presupune situaţia în care consumatorul mediu care, de regulă, nu este confruntat cu ambele marca şi semnul concomitent, să păstreze în memorie anumite elemente (cele distinctive şi dominante) ale mărcii anterioare care îl pot face să atribuie aceleiaşi surse comerciale originea produsului, date fiind caracteristicile comune ale semnelor cu care acestea sunt protejate ori, în cazul în care distinge produsele, doar să considere că cele două produse provin de la două întreprinderi diferite, între care există anumite legături economice, juridice ori financiare.

Publicul relevant îl reprezintă consumatorul mediu (concept autonom şi abstract în această materie), contrar celor susţinute de recurentă prin invocarea unui inexistent criteriu teritorial susceptibil a fi luat în considerare în contextul acestei analize. Atât semnul pârâtei cât şi marca reclamantei sunt destinate publicului larg, iar nu doar publicului dintr-un anumit spaţiu geografic determinat, astfel cum tinde a susţine recurenta în ceea ce priveşte marca reclamantei; or, o atare susţinere vine în contradicţie cu dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 84/1998: "Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi"; în plus, nicio dispoziţie legală nu permite identificarea noţiunii de marcă locală.

Termenul de consumator se referă întotdeauna la consumatorii reali şi la cei potenţiali, prin urmare, atât cei care cumpără în prezent produsul sau care vor face acest lucru în viitor; or, consumatorul mediu al categoriei de produse vizate este prezumat a fi bine informat în mod normal, suficient de atent şi de avizat, chiar dacă nivelul de atenţie poate varia în funcţie de categoria de produse sau de servicii în cauză (hotărârea CJUE din 22.06.1999, în cauza C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, para. 26).

De asemenea, vor fi înlăturate ca nefondate şi susţinerile recurentei privind caracterul slab distinctiv al mărcii reclamantei, câtă vreme aceasta este marcă înregistrată şi, prin urmare, în privinţa acesteia se verifică cel puţin distinctivitatea intrinsecă, condiţie a înregistrării, astfel încât marca combinată "A. F.", cu element figurativ are aptitudinea de a indica originea comercială a produselor pe care le desemnează, distingându-le astfel de cele ale altui producător; în plus, caracterul slab distinctiv al mărcii reclamantei este susţinut de către recurentă prin raportare la echivelenţa pe care aceasta a invocat-o între elementul dominant "F." din cadrul mărcii reclamantei şi cel al localităţii unde se află fabrica producătoare a S.C. A. S.A., susţinere care însă a fost înlăturată de această instanţă de recurs.

Nu pot fi primite nici criticile recurentei privind ignorarea, în cadrul analizei comparative realizate de instanţa de apel a numelui fiecărui producător - A. în cadrul mărcii reclamantei şi B. în ansamblul semnului său.

Elementul "A." ce intră în compunerea mărcii reclamantei a fost analizat de instanţa de apel, fiind un element intrinsec al acestuia, potrivit celor redate mai sus; în schimb, numele producătorului produselor lactate puse pe piaţă de către recurentă - B. - nu putea fi luat în considerare, conform celor anterior argumentate cu privire la acest aspect.

În sfârşit, recurenta a invocat şi împrejurarea că a înregistrat la nivel european marca "B. E. din lapte de la ferma noastră", astfel încât se consideră în drept să folosească această marcă şi pe teritoriul României.

Înalta Curte constată că o atare împrejurare nu a fost reţinută de instanţa de apel şi, prin urmare, nu a fost analizată, astfel că nu poate constitui o critică de nelegalitate la adresa deciziei curţii de apel; pe de altă parte, controlul judiciar realizat de instanţa de recurs are ca premisă stabilirea tuturor elementelor relevante ale situaţiei de fapt pentru soluţionarea pricinii, astfel că, acest aspect nu poate fi evaluat în această etapă procesuală.

Mai mult decât atât, chiar dacă recurenta a procedat la înregistrarea ulterioară a unei mărci similare cu marca reclamantei pentru produse identice, atare împrejurare nu ar fi de natură a conduce la necesitatea schimbării soluţiei pronunţate în cauza de faţă, sens în care a decis CJUE în Cauza C-561/11, Federation Cynologique Internationale vs. Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza.

Potrivit acestei Hotărâri: "Articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terţ utilizarea în concret a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terţul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulităţii acestei din urmă mărci."

Având în vedere cele ce preced, Înalta Curte, în temeiul art. 497 rap. la art. 496 C. proc. civ. va respinge ca nefondat recursul pârâtei, întrucât în cauză nu s-a verificat niciunul dintre motivele de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 sau 8 C. proc. civ., astfel cum unele dintre acestea au fost reîncadrate.

Faţă de această soluţie, Înalta Curte nu va mai analiza solicitarea recurentei ca, în cazul admiterii recursului şi casării deciziei recurate, să se dispună trimiterea spre rejudecare la o altă instanţă de apel decât Curtea de Apel Bucureşti, fiind rămasă fără obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta S.C. K. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 973A din 14 decembrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18.05.2018.