Trademark annulment for conflict with prior geographical indication: appeal dismissed, partial cancellation upheld.

Acțiune în anulare. Conflict între marcă și o indicație geografică protejată cu dată de protecție anterioară. Produs de același tip

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic : marcă națională

indicație geografică

Regulamentul (UE) 1151/2012, art. 5, art. 12, art. 13, art. 14

Legea nr. 84/1998, art. 47

Art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 impune cerinţa ca marca a cărei valabilitate este analizată să se refere la un produs de același tip, ceea ce înseamnă că din perspectiva acestei norme comunitare poate exista conflict între o denumire înregistrată ca indicaţie geografică şi o marcă ce corespunde uneia dintre situaţiile prevăzute de art. 13 din același Regulament şi care se referă, ca situaţie premisă, la un produs de acelaşi tip.

Cerința specială impusă de prevederile art. 14 alin. (1) din Regulament – marca să se refere la un produs de același tip - exclude o analiză a caracterului comparabil al produselor comercializate de către titularul mărcii a cărei anulare se cere, cu produsele ce fac obiectul protecției indicaţiei geografice înregistrate, ca cerinţă impusă de art. 13 alin. (1) lit. a).

Cum obiectul protecției indicației geografice înregistrate este ”magiunul de prune”, respectiv ”pruna procesată sub formă de magiun”, produsul de același tip la care se referă art. 14 alin. (1) din Regulamentul nr. 1151/2012 nu poate fi determinat de suprapunerea clasei 1.6 din care face parte produsul vizat de indicația geografică protejată - fructe, legume şi cereale, proaspete sau procesate - și cele din clasa 29 a clasificării de la Nisa privind mărcile - carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi vegetale, pentru care a fost înregistrată marca.

Astfel, în mod corect, a fost dispusă anularea în parte a înregistrării mărcii, respectiv pentru o parte dintre produsele din clasa 29 – prune conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri și compoturi (toate din prune), în temeiul art.47 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, care sancționează marca ce aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicație geografică protejată.

Secția I civilă, decizia nr. 1086 din 27 martie 2018

Prin decizia nr. 442/A din data de 8.06.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a fost admis apelul declarat de apelanta reclamantă A. SRL împotriva sentinţei primei instanţe, care a fost schimbată în parte. A fost admisă, în parte, acţiunea şi a fost anulată înregistrarea mărcii „Bunătăţi de Topoloveni-Fondat 1901” M2011 08398, depozit 29.11.2011, pentru următoarele produse din clasa 29 - prune conservate uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi (toate din prune), respingându-se acţiunea în rest, ca nefondată. A fost obligată pârâta intimată B. SRL să plătească apelantei reclamante suma de 450 lei cu titlu de

cheltuieli de judecată în fond şi apel.

Instanţa de apel a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilă la data de 06.10.2014, reclamanta SC A. SRL a chemat în judecată pârâţii SC B. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea înregistrării mărcii naţionale „Bunătăţi de Topoloveni – Fondat 1901”, nr. 118653/02.07.2012 pentru clasa 29 - Fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi şi obligarea în solidar a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentinţa civilă nr.1358 din 18.11.2015, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă a respins ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâta SC B. SRL şi a respins ca neîntemeiată acţiunea.

Împotriva deciziei a formulat recurs reclamanta, prin care a susţinut că soluţia instanţei de apel de a anula marca intimatei pârâte doar pentru anumite produse din cadrul clasei 29 atrage incidența motivului de nelegalitate prevăzut de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8

C.pr.civ.

a. S-au aplicat greşit dispoziţiile art. 12 şi art. 13 alin. (1) și art. 14 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

- Argumentul instanţei de fond, confirmat de către instanţa de apel, potrivit căruia drepturile conferite de indicaţia geografică protejată au un caracter exclusiv atenuat prin raportare la art. 12 din Regulament este greșit, întrucât aceasta se bucură, în lipsa unor dispoziţii contrare exprese, de aceeaşi exclusivitate general recunoscută oricăror drepturi de proprietate intelectuală; acesta a condus, totodată, la neefectuarea de către instanţe a verificărilor necesare pentru a determina dacă prin utilizarea mărcii contestate intimata pârâtă a realizat o încălcare a protecţiei indicaţiei geografice al cărei titular este recurenta reclamantă, în sensul şi în limitele stabilite prin art. 13 alin. (1) lit. a) - d) din Regulament.

De altfel, indiferent de caracterul exclusiv al drepturilor recurentei reclamante şi de întinderea acestei exclusivităţi, instanţele de fond şi de apel aveau obligaţia de a verifica dacă includerea toponimului „Topoloveni" în marca solicitată la anulare reprezintă o utilizare abuzivă sau nu (hotărârea C.J.U.E. din 8 septembrie 2009 în cauza C-478/07 Budejovicky Budwar c. Rudolf Ammersim GmbH, parag. 110).

Lipsa dreptului exclusiv al intimatei reclamante cu privire la toponimul „Topoloveni" au determinat instanțele să nu verifice dacă includerea acestei indicaţii de sursă este de natură să creeze o atingere renumelui indicaţiei geografice („defăimare", „degradare"), distinctivităţii sale („diluare", „interferenţă") sau să conducă la obţinerea unui profit necuvenit din respectivul renume sau caracter distinctiv („parazitism", „free-riding"), deşi toate acestea reprezintă circumstanţe ce trebuie avute în vedere la soluţionarea conflictului între două drepturi de proprietate intelectuală.

- Sunt îndeplinite condiţiile stipulate prin dispozițiile art. 13 alin. (1) și art. 14 alin. (1) și (2) din Regulament.

A reținut instanţa de apel că dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Regulament sunt proprii acţiunii în contrafacere, neputând fi incidente pentru soluţionarea unei acţiuni în anularea mărcii, deși potrivit art. 14 alin. (1) paragraful 1 din Regulament, orice utilizare a unei mărci înregistrate sau solicitată la înregistrare, care contravine limitelor prevăzute de art. 13 alin. (1) din Regulament reprezintă un motiv de anulare a mărcii, iar înlăturarea din analiza acţiunii în anulare a temeiurilor prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. a) – d) din Regulament conduce la lipsirea de orice conţinut a protecţiei recunoscute indicaţiilor protejate în cazul în care acestea s-ar afla în conflict cu o marcă înregistrată ulterior.

Este greșit și raționamentul instanței de apel în sensul că nu ar fi posibilă, în nicio situaţie, suprapunerea ipotezelor prevăzute de art. 14 alin. (1) cu art. 13 alin. (1) lit. a) din Regulament, întrucât, pe de o parte, art. 14 alin. (1) ar sancţiona cu nulitatea utilizările unor mărci, pentru acelaşi tip de produs, iar pe de altă parte, art. 13 alin. (1) lit. a) ar considera nepermisă doar utilizarea denumirii înregistrate pentru produse care nu sunt acoperite de înregistrare, dar sunt comparabile cu acestea.

Legiuitorul european a urmărit ca o indicaţie geografică să poată beneficia, prin înregistrare, de o protecţie specifică drepturilor de proprietate intelectuală, conferind titularilor săi prioritate şi exclusivitate, similar mărcilor, iar în aplicarea principiului general ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, trebuie să se constate că dispoziţiile art. 14 alin. (10 din Regulament nu au exclus de la aplicare niciuna dintre ipotezele din art. 13 alin. (1).

Indicaţia geografică „Topoloveni - Magiun de prune" a fost înregistrată pentru Clasa 1.6 - fructe, legume şi cereale, în stare proaspătă sau prelucrate, la data de 07.04.2011, ceea ce îi conferă prioritate în raport de marca intimatei pârâte, a cărei dată de depozit este ulterioară, respectiv 29.11.2011.

Dispoziţia conţinută în alin. (1) al art. 14 din Regulament trebuie interpretată în sensul că trebuie invalidată o marcă deja înregistrată, în situaţia în care utilizarea sa reprezintă o utilizare prohibită potrivit art. 13 alin.(1), iar marca vizează acelaşi tip de produse cu cele ce fac obiectul protecţiei indicaţiei geografice.

Din contextul reglementării rezultă că sintagma „acelaşi tip de produse” se referă la clasa de produse cu privire la care a fost înregistrată indicaţia geografică „ Topoloveni-Magiun de prune”, iar o marcă ulterioară ce a fost înregistrată pentru o clasă Nisa, cu suprapunere parţială cu clasa 1.6 pentru care a fost înregistrată indicaţia geografică, ar putea fi invalidată dacă utilizarea sa contravine dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Regulament.

Marca „Bunătăţi de Topoloveni - Fondat 1901" a fost înregistrată pentru Clasa Nisa 29, care include o parte importantă din produsele ce sunt cuprinse şi în Clasa 1.6 (indicație geografică protejată) și, în consecinţă, cel puţin în parte, marca intimatei a fost înregistrată pentru acelaşi tip de produse cu cele pentru care a fost obţinută protecţia prin înregistrarea denumirii geografice ca indicaţie geografică protejată.

Argumentul instanţei de apel în sensul că nu este necesară într-o cerere de anulare a mărcii verificarea caracterului comparabil al produselor comercializate de către intimata pârâtă sub marcă cu produsele ce fac obiectul protecţiei indicaţiei geografice reprezintă o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Regulament, cu referire la practica C.J.U.E. (hotărârea în cauza C-100/02, Gerolteiner Brunnen GmbH & Co. vs Putsch GmbH, parag. 25-26).

Contrar argumentaţiei instanţei de apel, nu au susţinut faptul că simpla includere a toponimului „Topoloveni" în marca intimatei ar echivala cu o încălcare a drepturilor asupra indicaţiei geografice pe care o deține, ci au argumentat și dovedit, cu referire la art. 13 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, că aceasta reprezintă o utilizare comercială directă a unei denumiri înregistrate, realizată pentru produse ce nu sunt acoperite de înregistrare dar sunt comparabile cu cele ale recurentei (diverse sortimente de dulceţuri, cum rezultă din probatoriul administrat), această utilizare exploatând reputaţia denumirii protejate.

De asemenea, în jurisprudenţa europeană s-a reţinut că, „nu este posibilă înregistrarea ca mărci a unor denumiri geografice, care au dobândit deja o reputaţie sau sunt cunoscute pentru acelaşi tip de produse, fiind în consecinţă asociate de către public cu respectivele produse".

Din aplicarea acestei jurisprudenţe în prezenta cauză rezultă că ulterior obţinerii protecţiei pentru indicaţia geografică „Topoloveni - Magiun de prune" şi, prin urmare, ulterior momentului în care denumirea geografică „Topoloveni" a dobândit o reputaţie certă şi este asociată de public produselor ce fac parte din Clasa 1.6, pentru care a fost obţinută protecţia, nu ar mai fi posibilă înregistrarea mărcii „Bunătăţi de Topoloveni - Fondat 1901", care include termenul geografic înregistrat, pentru acelaşi tip de produse, întrucât utilizarea unei astfel de mărci ar contraveni dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Produsele în legătură cu care este folosită marca intimatei nu sunt acoperite de înregistrare și sunt comparabile cu produsele recurentei, comercializate sub indicaţia geografică protejată, în sensul că sunt ambalate în mod similar, sunt rezultate ca urmare a unor operaţiuni similare de procesare, sunt distribuite prin canale de distribuţie identice, etc.; vânzarea adesea a produselor în aceleaşi puncte de vânzare specializate este de natură să faciliteze percepţia consumatorului interesat cu privire la strânsele legături care există între acestea şi să accentueze impresia că răspunderea fabricării lor revine aceleiaşi întreprinderi si, în consecinţă, să creeze posibilitatea exploatării reputaţiei indicaţiei geografice al cărei titular

este recurenta reclamantă.

b. S-au încălcat dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

S-a limitat nejustificat conţinutul noţiunii de rea-credinţă, aplicându-se totodată în mod greşit aceste dispoziţii faţă de situaţia de fapt dedusă judecăţii, astfel cum aceasta a fost stabilită prin probatoriul administrat.

În cauzele C-529/07 Chocoladefabriken Lindt şi C-320/12 Malaysia Dairy Industries, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că noţiunea de rea-credinţă trebuie interpretată prin luarea în considerare a tuturor factorilor relevanţi/pertinenţi specifici speței, trebuind să se ia în considerare, în special : împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează cel puţin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenţia solicitantului de a-l împiedica pe acest terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum şi nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui

înregistrare se solicită.

Prin raportare la aceste aspecte, analiza privind reaua-credinţă trebuie să fie realizată cu privire la următoarele elemente:

1.Cunoaşterea de către intimata pârâtă la momentul înregistrării mărcii „Bunătăţi de Topoloveni - Fondat 1901" a existenţei unui întreg portofoliu de drepturi de proprietate industrială înregistrate aparţinând recurentei, printre care indicaţia geografică protejată „Topoloveni - Magiun de prune" şi desenele înregistrate sub nr. 019552, pentru clasificarea 19-08.

2.Intenţia intimatei pârâte la momentul înregistrării mărcii, respectiv scopul urmărit prin înregistrarea mărcii, astfel cum acesta este configurat de faptele concrete anteriore sau concomitente momentului înregistrării, probate prin orice mijloc de probă.

- Cunoaşterea de către intimata pârâtă la momentul înregistrării mărcii a existenţei indicaţiei geografice protejate şi a desenelor înregistrate.

La data de referinţă deţinea indicaţia geografică protejată „Topoloveni - Magiun de prune" (Regulamentul de punere în aplicare nr. 338 din 07.04.2011 fiind publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) şi desenele înregistrate sub nr. 019552, pentru clasificarea 19-08, care beneficiau de protecţie la nivel naţional încă din data de 04.08.2010 (data depozitului), fiind admisă înregistrarea lor în data de 25.03.2011, iar pentru acestea erau îndeplinite toate formalitățile de publicitate.

De necontestat, ambele părți acţionează ca profesionişti pe acelaşi segment de piaţă, fiind cunoscători ai acestuia, iar un profesionist în domeniul în care părțile acţionează - activitate de producţie a gemurilor, dulceţurilor şi compoturilor de fructe - este, fără îndoială, informat în privinţa produselor existente pe segmentul relevant de piaţă, precum şi a mărcilor sub care aceste produse sunt comercializate, operând astfel o prezumţie de cunoaştere de către solicitant a utilizării de către un terţ a unui semn identic sau similar, pentru un produs identic sau similar, ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, astfel cum s-a subliniat în jurisprudența C.J.U.E. menționată în cadrul criticii.

Prin urmare, este evident că eventualele asemănări între semnele folosite de recurentă şi marca ulterioară înregistrată de către intimată nu sunt pur întâmplătoare, ci reprezintă rezultatul unei acţiuni conştiente a intimatei pârâte în acest sens.

Delimitarea scopului urmărit de intimata pârâtă prin înregistrarea mărcii.

Instanţa de apel a limitat analiza scopului intimatei pârâte, în sensul de a verifica dacă aceasta a urmărit prin înregistrare să împiedice folosirea de către recurenta reclamantă a semnelor înregistrate anterior, iar restrângerea în mod nejustificat a ariei de cuprindere a noţiunii de rea-credință este greșită chiar în raport de jurisprudenţa referită în considerentele hotărârii recurate, întrucât din aceasta rezultă că enumerarea criteriilor nu este una limitativă, analiza existenţei relei-credinţe trebuind realizată prin raportare la toţi factorii pertinenţi specifici speţei şi existenţi la momentul depunerii cererii de înregistrare.

Frauda constă în cunoştinţa pe care o are cel ce face depozitul sau cunoştinţa pe care ar fi putut-o avea cu minime diligenţe, ce ar fi trebuit întreprinse în mod normal, asupra faptului că marca depusă de el spre înregistrare este folosită de un alt operator economic.

Reaua credinţă trebuie analizată şi prin raportare la scopul înregistrării, putând fi reținută în cazul deturnării mărcii de la scopul urmărit de legiuitor, când aceasta a fost înregistrată cu scopul inducerii în eroare a consumatorilor, al creării unui risc de confuzie, al asocierii produselor proprii cu renumele recunoscut unei mărci existente, precum și al diluării/degradării unei mărci existente, etc. – acesta putând fi configurat de faptele intimatei pârâte, anterioare sau concomitente momentului înregistrării.

Sub acest aspect, a solicitat să se constate că scopul efectiv urmărit de către intimată prin înregistrarea mărcii a fost acela al creării unui risc de confuzie pentru consumatori şi de a profita, în mod injust, de renumele obţinut de alţi operatori economici pentru produsele şi activitatea lor.

În ceea ce privește acest element necesar în analiza relei credinţe a intimatei pârâte la înregistrarea mărcii, instanţa de fond nu a realizat o verificare a situaţiei de fapt şi a probatoriului administrat.

În condiţiile prezumţiei că intimata pârâtă a cunoscut toate menţiunile de calitate şi drepturile de proprietate industrială utilizate de recurentă anterior înregistrării mărcii, similaritatea etichetelor prin inserarea mărcii respective pe etichetele produselor intimatei însoţită de o serie de reprezentări grafice similare celor pentru care recurenta a probat existenţa unor drepturi anterioare nu poate fi considerată întâmplătoare, ci rezultatul unei activităţi conştiente a intimatei, realizată în scopul de a crea confuzie pentru publicul consumator şi de a asocia propriile produse renumelui dobândit de recurentă pentru produsele sale.

Astfel cum au arătat, potrivit jurisprudenţei C.J.U.E. (hotărârea din cauza C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. vs. Putsch GmbH par. 25-26), analiza riscului de confuzie între două semne aflate în conflict trebuie completată de o evaluare completă a circumstanţelor concrete, referitoare la utilizarea semnelor respective, precum natura comparabilă a produselor efectiv comercializate, forma recipientelor sau eticheta acestora.

Prin urmare, este greşit argumentul reţinut de către instanţa de apel în sensul că nu se poate reţine o intenţie frauduloasa în înregistrarea unei mărci prin raportare la elementele etichetei produselor ce poartă marca.

Prin raportare la amplul probatoriu administrat, înregistrarea mărcii a fost realizată cu vădită rea credinţă, această atitudine subiectivă fiind demonstrată de, cel puţin, momentul înregistrării, similitudinea conceptului de etichetă utilizat, elementele ce compun marca şi nerevendicarea exclusivităţii acestora, acţiunile intimatei anterioare înregistrării mărcii.

Astfel, intimata a solicitat înregistrat la un interval relativ scurt de timp după obţinerea de către recurentă a certificării indicației geografice protejate și obţinerea protecţiei pentru desenul utilizat de către intimată în grafierea literei „B" din cadrul cuvântului „Bunătăţi", parte componentă a elementului verbal al mărcii.

Astfel cum rezultă din prezentarea comparativă realizată în faţa instanţei de fond, etichetele utilizate de către intimată pentru produse similare celor comercializate de recurentă prezintă un grad ridicat de similitudine, de natură a conduce la crearea riscului de confuzie pentru utilizator, o proporţie semnificativă a publicului consumator (potrivit probatoriilor existente în dosar) fiind confuz cu privire la originea comercială a produselor intimatei pârâte.

În cuprinsul mărcii au fost combinate o serie de elemente grafice şi verbale ce au fost selectate în scopul inducerii consumatorului în eroare cu privire la originea comercială a produselor comercializate sub marcă, după cum urmează.

Modalitatea grafică de reprezentare a majusculei iniţiale „B" în cuvântul „Bunătăţi" copiază desenul înregistrat anterior de recurentă şi în mod greşit a reţinut instanţa de apel că semnul său ar fi fost înregistrat ulterior datei de depozit a mărcii, în condițiile în care acesta a fost admis la înregistrare în 25.03.2011, fiind depus la OSIM la data de 04.08.2010, anterior datei de 29.11.2011, la care a fost depusă spre înregistrare marca.

Sunt relevante includerea toponimului „Topoloveni" în elementul verbal al mărcii, în condiţiile în care pentru acesta exista, la momentul înregistrării mărcii, recunoaşterea ca indicație geografică protejată, precum şi modalitatea de utilizare a acestui toponim pe etichetele produselor intimatei. Argumentul instanţei de apel în sensul că folosirea toponimului în cuprinsul mărcii nu poate da naştere unei prezumţii de rea-credinţă, deoarece o atare folosire nu este, per se, sancţionată şi nici interzisă, este greșit pentru că o atare folosire este interzisă, în anumite condiţii, potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, iar o asemenea utilizare, independent de întinderea protecţiei asupra toponimului în cauză, este de natură, prin coroborare şi cu restul de elemente utilizate, să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Utilizarea sintagmei „Fondat 1901" pentru produsele unei societăţi înfiinţate în anul 2002 demonstrează tentativa intimatei de a asocia imaginea sa comercială cu renumele dobândit anterior de Întreprinderea de Marmeladă şi Gem din Topoloveni, precum şi cu figura lui C., cel care, în anul 1901 a fondat respectiva unitate de producţie.

Faptul că elementul verbal al mărcii în conflict este compus în integralitatea sa din cuvinte pentru care nu a fost revendicată exclusivitatea, conduce la concluzia că intimata nu a urmărit asigurarea distinctivităţii produselor sale, ci aglomerarea a cât mai multor elemente

care să îi permită asocierea activităţii sale comerciale cu reputaţia dobândită de recurentă.

Acţiunile intimatei anterioare înregistrării mărcii demonstrează premeditarea de către aceasta a parazitării renumelui Întreprinderii de Marmeladă şi Gem. Achiziţionarea facilităţii de producţie de la continuatoarea personalităţii Întreprinderii de Marmeladă şi Gem Topoloveni, SC D. SA, s-a realizat de către societatea proaspăt înfiinţată E. S.R.L, aceasta modificându-şi ulterior denumirea în B. S.R.L, odată ce fusese creată impresia la nivel de piaţă că intimata pârâtă acţionează ca o veritabilă continuatoare a reputatei întreprinderi de procesare a fructelor din Topoloveni, având o istorie de mai mult de 100 de ani.

Toate aceste aspecte demonstrează că scopul înregistrării a fost acela de exploatare a renumelui societăţii recurente şi de creare a confuziei la nivelul segmentului relevant de piaţă, diluarea caracterului distinctiv al semnelor pe care le utilizează în legătură cu respectivele produse, ceea ce echivalează cu deturnarea mărcii de la funcţia sa esenţială și, în consecinţă, cu reaua credinţă a intimatei pârâte.

c. S-au aplicat greşit dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, întrucât marca în conflict este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului.

Prima instanță a reţinut că intimata pârâtă are sediul în Topoloveni, astfel încât includerea acestui toponim în cuprinsul mărcii în conflict nu ar putea induce în eroare publicul cu privire la originea geografică, iar, în completare, instanţa de apel a considerat că apărarea poate forma obiectul motivului relativ de refuz ai încălcării unui drept anterior asupra acestei indicaţii geografice (ce face obiectul unei analize distincte), deoarece existenţa acestui motiv absolut de refuz nu poate fi legată de un alt drept privat, ci exclusiv de caracteristicile semnului şi de împrejurările absolute cuprinse în art. 5 alin. (1) lit. f).

Ambele dezlegări sunt nelegale, fiind rezultatul unei greşite aplicări a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, precum şi a dispoziţiilor art. 13 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Prin înregistrarea unei indicaţii geografice, denumirea geografică înregistrată dobândeşte, suplimentar faţă de indicarea originii geografice a produsului, capacitatea de a identifica calităţile şi reputaţia asociate în mod curent cu respectivul areal geografic.

Ulterior înregistrării, în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, utilizarea unei mărci care conţine termenul geografic înregistrat anterior ca indicaţie geografică, pentru produse de acelaşi tip cu cel ce face obiectul înregistrării, nu mai este posibilă decât în limitele definite de art. 13 alin. (1) lit. a) – d) din Regulament, fiind necesar ca, pentru respectarea limitelor stabilite prin art. 13 alin. (1) din Regulament, produsele comercializate sub marca ulterioară ce conţine termenul geografic respectiv să respecte criteriile de calitate asociate de public locului de origine indicat.

Prin urmare, utilizarea în mod legal de către intimată a mărcii „Bunătăţi de Topoloveni - Fondat 1901" pentru produse din Clasa 1.6 ar presupune nu doar existenţa sediului acesteia în oraşul Topoloveni, ci ar implica respectarea standardului de calitate impus prin caietul de sarcini, în caz contrar fiind vorba despre o menţiune înşelătoare cu privire la calităţile esenţiale ale produsului.

De asemenea, întrucât Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 stabileşte prin intermediul art. 13 alin. (1) întinderea protecţiei dar motivele de anulare a mărcilor naţionale sunt prevăzute în cuprinsul Legii nr. 84/1998 şi având în vedere suprapunerea parţială dintre art. 13 alin. (1) lit. c) şi lit. d) din Regulament şi motivul absolut de refuz la înregistrarea mărcii prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, rezultă că analiza temeiului respectiv de nulitate va trebui realizată de către instanţa sesizată cu o cerere în anulare a unei mărci în mod distinct de analiza incidenţei temeiului de nulitate prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate prin cererea de recurs, nefiind relevate ulterior motive de ordine publică, din perspectiva dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă, Înalta Curte constată caracterul nefondat al recursului, în considerarea argumentelor ce succed:

a. Prin primul motiv de recurs s-a susţinut greşita aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1), 13 alin. (1) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (Regulament), ale căror prevederi sunt următoarele (în varianta oficială):

art. 12 alin. (1) – „Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează un produs conform cu caietul de sarcini corespunzător.”

Art. 13 alin. (1) - Denumirile înregistrate sunt protejate împotriva:

(a)

oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a unei denumiri înregistrate pentru produse care nu sunt acoperite de înregistrare, în cazul în care produsele respective sunt comparabile cu cele înregistrate sub denumirea respectivă sau în cazul în care printr-o astfel de utilizare se exploatează reputația denumirii protejate, inclusiv atunci când produsele respective sunt folosite ca ingrediente;

(b)

oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări, chiar dacă adevărata origine a produselor sau a serviciilor este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de cuvinte precum „gen”, „tip”, „metodă”, „așa cum se prepară la/în”, „imitație” sau alte cuvinte similare, inclusiv atunci când produsele respective sunt folosite ca ingrediente;

(c)

oricărei mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia;

(d)

oricărei alte practici care ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului. „

Art. 14 „ (1) În cazul în care o denumire de origine sau o indicație geografică este înregistrată în temeiul prezentului regulament, înregistrarea unei mărci a cărei utilizare ar contraveni articolului 13 alineatul (1) și care se referă la un produs de același tip trebuie refuzată dacă cererea de înregistrare a mărcii este prezentată după data depunerii la Comisie a cererii de înregistrare în ceea ce privește denumirea de origine sau indicația geografică.

(2) Mărcile înregistrate cu încălcarea primului paragraf sunt anulate.”

Decizia de apel nu cuprinde argumente referitoare la exclusivitatea atenuată în privinţa drepturilor de care ar beneficia recurenta reclamantă, cu referire la art. 12 din Regulament, iar consecinţa unei asemenea constatări, relevată în cadrul recursului, nu este oricum confirmată, instanţa de apel arătând argumentele pentru care nu reţine incidenţa în cauză a normelor comunitare invocate.

Aceeaşi exclusivitate atenuată nu a susţinut în cadrul deciziei nici argumentul referitor la elementul mărcii reprezentat de toponimul „Topoloveni”, instanţa de apel analizând valabilitatea mărcii din perspectiva toponimului, în limitele motivelor invocate și ținând cont de limitele permise atât de legislația națională, cât și de cea comunitară.

Cum în mod corect a reţinut instanţa de apel, dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Regulament sunt aplicabile cauzei numai în limitele și prin trimiterea pe care le face art. 14 din acelaşi Regulament, acest din urmă articol reglementând calea procesuală ce face obiectul litigiului de față, respectiv nulitatea unei mărci aflată în conflict cu o indicație geografică

protejată, cu dată de protecție anterioară.

Prioritar, se constată că art. 14 din Regulament impune cerinţa ca marca a cărei valabilitate este analizată să se refere la un produs de același tip, ceea ce înseamnă că din perspectiva acestei norme comunitare poate exista conflict între o denumire înregistrată ca indicaţie geografică şi o marcă ce corespunde uneia dintre situaţiile prevăzute de art. 13 şi care se referă, ca situaţie premisă, la un produs de acelaşi tip.

Cerința specială impusă de art. 14 alin. (1) din Regulament – marca să se refere la un produs de același tip - exclude o analiză a caracterului comparabil al produselor comercializate de către intimata pârâtă sub marcă cu produsele ce fac obiectul protecției indicaţiei geografice înregistrate, ca cerinţă impusă de art. 13 alin. 1 lit. a, cum a reținut şi instanța de apel.

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (C.J.U.E.) invocată (hotărârea în cauza C-100/02, Gerolteiner Brunnen GmbH & Co. vs Putsch Gmb) nu are legătură cu cauza dedusă judecăţii şi normele comunitare invocate. Hotărârea a fost dată în interpretarea art. 6 parag. 1 lit. b) din Directiva Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind mărcile (Directiva nr. 89/104/CEE, Prima Directivă), în cauză statuându-se că norma vizată trebuie interpretată în sensul că, atunci când există un risc de confuzie între o marcă înregistrată într-un stat membru și o indicație de proveniență geografică a unui produs originar dintr-un alt stat membru, titularul de marcă nu poate interzice folosirea indicației de proveniență geografică decât dacă această folosire nu este conformă bunelor, onestelor uzanțe în materie industrială sau comercială, iar în această privință, revine jurisdicțiilor naționale să procedeze la o apreciere globală a tuturor circumstanțelor speței.

Norma comunitară interpretată reglementează o limitare a acțiunii în contrafacere - articolul 6 alin. (1) lit. b) din Directiva nr. 89/104/CEE prevăzând un caz de limitare a dreptului conferit de marcă, drept exclusiv recunoscut de art. 5, care îl îndreptăţeşte pe titular să formuleze a astfel de acţiune.

În ceea ce priveşte sintagma „produs de acelaşi tip”, recurenta reclamantă susţine că aceasta se referă la clasa de produse pentru care este înregistrată indicația geografică, iar o marcă înregistrată pentru o clasă cu suprapunere parţială cu clasa pentru care a fost înregistrată indicaţia geografică, a cărei utilizare contravine dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Regulament, ar putea fi invalidată.

În sensul art. 2 alin. (2) din Regulamentului (CE) nr. 510/2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (în vigoare la data obținerii protecției), se înțelege prin „indicație geografică: numele unei regiuni, unui loc specific sau, în cazuri excepționale, al unei țări, utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar: originar din această regiune, loc specific sau țară; care posedă a calitate specifică, reputație sau alte caracteristici care pot fi atribuite zonei geografice respective; a cărui producție și/sau prelucrare și/sau preparare au loc în aria geografică definită.”

Similar, în Regulamentul nr. 1151/2012 se arată că

„indicaţia geografică este o denumire care identifică un produs: a) originar dintr-un anumit loc, regiune, ţară; b) în cazul căruia o anumită calitate, reputaţie sau o altă caracteristică poate fi atribuită în principal originii geografice a produsului; şi c) atunci când cel puţin una dintre etapele de producţie se desfăşoară în zona geografică delimitată)....(...)” [art. 5 alin. 2)] – în preambul arătându-se că denumirile deja înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006 la 3 ianuarie 2013 ar trebui să continue să fie protejate în temeiul noului regulament și să fie incluse în registru în mod automat.

Totodată, indicația geografică protejată trebuie să fie conformă cu un caiet de sarcini, care trebuie să cuprindă, printre elementele minime, descrierea produsului, inclusiv materiile prime și descrierea metodei de obținere a produsului [art. 4 alin. (2) lit. b) și e) Regulamentul nr. 510/2006 / art. 7 alin. (1) lit. b) și e) din Regulamentul nr. 1151/2912].

În hotărârea C.J.U.E. (Marea Cameră) din 8 septembrie 2009 în cauza C-478/07 Budejovicky Budwar c. Rudolf Ammersim GmbH, valorificată în cadrul recursului, se subliniază că regulamentul comunitar constituie un instrument al politicii agricole comune care urmărește în esență să garanteze consumatorilor că produsele agricole care poartă o indicație geografică înregistrată prezintă, datorită provenienței dintr‑o zonă geografică determinată, anumite caracteristici specifice și, prin urmare, oferă o garanție de calitate datorată provenienței lor geografice (parag. 111).

Aceste considerente conturează obiectul protecției indicației geografice, iar produsul în discuție în speță, astfel cum a reținut instanța de apel și rezultă din indicația geografică înregistrată, este magiunul de prune, respectiv pruna procesată sub formă de magiun (produs al clasei 1.6 anexă la Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, cu menţiunile aferente și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 338/2011 al Comisiei din 7 aprilie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Magiun de prune Topoloveni (IGP)].

În aceste condiții şi cum indicaţia geografică protejată este „Magiun de prune Topoloveni”, produsul de același tip din dispoziția art. 14 alin. (1) din Regulamentul nr. 1151/2012 nu poate fi determinat de suprapunerea clasei 1.6 din care face parte produsul vizat de indicația geografică protejată - fructe, legume şi cereale, proaspete sau procesate - și cele din clasa 29 a clasificării de la Nisa privind mărcile - carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi vegetale – cum susține recurenta reclamantă.

Nefiind primită critica referitoare la înțelesul sintagmei „produs de același tip”, astfel cum aceasta a fost susținută de către recurenta reclamantă, și cum prin decizia de apel a fost anulată înregistrarea mărcii „Bunătăți de Topoloveni – Fondat 1901” pentru următoarele produse din clasa 29 – prune conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri și compoturi (toate din prune), nu se mai justifică analiza valabilității înregistrării mărcii din perspectiva celorlalte ipoteze ale art. 13 din Regulament - anularea în parte a mărcii fiind dispusă de instanța de apel în temeiul art.47 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, care sancționează marca ce aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicație geografică protejată.

A mai susţinut recurenta reclamantă că instanţele aveau obligaţia de a verifica dacă includerea toponimului „Topoloveni" în marca solicitată a fi anulată reprezintă o utilizare abuzivă sau nu ( cu referire la hotărârea C.J.U.E. din 8 septembrie 2009 în cauza C-478/07 Budejovicky Budwar c. Rudolf Ammersim GmbH, parag. 110).

Din perspectiva art. 13 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE nr. 1151/2012, instanţa de apel a reţinut că elementele ce compun marca pârâtei nu cuprind utilizări abuzive, însă prioritare sunt considerentele anterioare privind raportul dintre dispoziţiile art. 13 alin. (1) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din acelaşi Regulament.

Într-adevăr, în hotărârea C.J.U.E. la care se face trimitere (parag. 110) se arată că reglementarea comunitară îi protejează pe beneficiarii lor împotriva unei utilizări abuzive a denumirilor respective de către terţii care urmăresc să profite de pe urma reputaţiei pe care au dobândit-o acestea, însă cadrul procesual al litigiului de faţă este diferit conturat, în lumina celor anterior arătate.

Curtea a avut a se pronunţa în soluţionarea unei cereri ce a fost formulată în cadrul unui litigiu între Budějovický Budvar, národní podnik („Budvar”), o fabrică de bere cu sediul în orașul České Budějovice (Republica Cehă), pe de o parte, și Rudolf Ammersin GmbH („Ammersin”), o societate comercială cu sediul în Viena (Austria), care desfășoară activități comerciale de distribuire a băuturilor, pe de altă parte, având ca obiect cererea formulată de Budvar de a se interzice comercializarea de către Ammersin, sub marca American Bud, a berii produse de fabrica de bere Anheuser‑Busch Inc. („Anheuser‑Busch”), cu sediul în Saint Louis (Statele Unite), pentru motivul că, în temeiul tratatelor bilaterale dintre Republica Cehă și Republica Austria, utilizarea denumirii „Bud” în acest din urmă stat membru este rezervată pentru berea produsă în Republica Cehă – reclamanta prevalându-se de indicaţii geografice protejate.

Prin critica vizând consecinţa considerentul privind lipsa caracterului exclusiv al toponimului „Topoloveni" din cadrul mărcii intimatei pârâte s-a reclamat că nu s-a verificat dacă includerea acestei indicaţii de sursă este de natură să creeze o atingere renumelui indicaţiei geografice („defăimare", „degradare"), distinctivităţii sale („diluare", „interferenţă") sau să conducă la obţinerea unui profit necuvenit din respectivul renume sau caracter distinctiv („parazitism", „free-riding") – cu referire la hotărârea din cauza T-624/13 Tea Board c. OAPI (parag.97), cu sublinierea că toate acestea reprezintă circumstanţe ce trebuie avute în vedere la soluţionarea conflictului între două drepturi de proprietate intelectuală

Situaţia premisă – lipsa caracterului exclusiv al toponimului - nu a fost reţinută de instanţa de apel şi urmează a se avea în vedere, pe lângă cele anterior reţinute în ceea ce priveşte dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, că jurisprudenţa comunitară invocată în context vizează conflictul între mărci (din perspectiva art. 8 alin. (1) pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară) şi nu conflictul dintre o indicaţie geografică protejată şi desene industriale, indicate drept anterioritate şi o marcă, cadrul de analiză al acestora fiind substanţial diferit, reflectat de normele valorificate în cauză ( cu excepţia aspectelor referitoare la renume, valorificate şi în prezenta cauză).

Instanţa de apel a analizat şi conflictul determinat de anterioritatea unor mărci susţinut a fi deţinute de către recurenta reclamantă - marca notorie şi marca comunitară, din perspectiva unor motive de nulitate distincte, constatând că prima nu a fost dovedită, iar cea comunitară are dată de protecţie ulterioară.

Modul de soluţionare al instanţei de apel nu a fost supus cenzurii instanţei de recurs, cerinţa de referinţă a anteriorităţii fiind raportată şi detaliată în cadrul motivului de recurs referitor la înregistrarea mărcii cu rea-credinţă, relativ la indicaţia geografică protejată şi desene industriale.

Criticile anterior analizate infirmă apărarea recurentei reclamante în sensul că, contrar argumentaţiei instanţei de apel, nu au susţinut faptul că simpla includere a toponimului „Topoloveni" în marca intimatei ar echivala cu o încălcare a drepturilor asupra indicaţiei geografice pe care o deține, ci au argumentat și dovedit întrunirea cerinţelor art. 13 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Date fiind limitele de analiză în cazul anulării unei mărci, care sunt determinate de legalitatea înregistrării mărcii a cărei valabilitate este cercetată (respectiv utilizarea acesteia astfel cum a fost înregistrată), excede cadrului procesual al litigiului, fixat de art. 14 alin. (1) și (2) din Regulament, orice analiză privind produsele comercializate efectiv sau modul de folosire a mărcii, inclusiv pe etichete, cum în mod corect s-a reținut în cauză.

b. Nu sunt fondate criticile referitoare la soluţionarea cererii de anulare a mărcii, întemeiată pe dispozițiile art.47 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, care sancționează înregistrarea cu rea-credinţă.

Legea nr. 84/1998 nu cuprinde norme prin care să se expliciteze sintagma „rea-credinţă”, revenind instanţelor sarcina de a stabili elementele de natură a contura această atitudine subiectivă a titularului unei mărci, la data solicitării înregistrării acesteia.

În jurisprudenţa C.J.U.E. de referinţă (Hotărârea din 11 iunie 2009 în cauza C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH) s-au conturat elemente ce susțin reaua-credință în înregistrarea unei mărci, subliniindu-se că pentru aprecierea existenței relei‑credințe a solicitantului, în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, instanța națională trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă comunitară și, în special: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într‑un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenția solicitantului de a‑l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

În contextul în care instanța de apel a reţinut că şi în cazul în care prima condiţie, cea a cunoaşterii folosirii semnului de către terţ, ar fi îndeplinită, era necesar ca reclamanta să facă dovada intenţiei pârâtei – cerinţă constatată a nu fi îndeplinită, nu se justifică analiza criticilor referitoare la îndeplinirea acestei cerințe, inclusiv din perspectiva explicitării date în jurisprudența C.J.U.E., atât timp cât nu va fi infirmată prin prezenta decizia de apel relativ la cerinţa analizată.

Această primă cerinţă a justificat critica în sensul că eventualele asemănări între semnele folosite de recurentă şi marca ulterioară înregistrată de către intimată nu sunt pur întâmplătoare, ci reprezintă rezultatul unei acţiuni conştiente a intimatei pârâte în acest sens.

Însă, cum s-a reținut în jurisprudența comunitară reținută în context, împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează de multă vreme cel puțin într‑un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei‑credințe a solicitantului, trebuind să se ia în considerare și intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare (par. 40, 41).

Într-adevăr, reaua credință a solicitantului se verifică la data formulării cererii de înregistrare a mărci, însă elemente anterioare sau ulterioare acestei date pot fi relevante în conturarea atitudinii subiective a titularului la data de referință – în reținerea unui act deliberat, prin care s-ar fi urmărit cu rea-credință să se profite de renumele, cunoașterea semnului în segmentul de public relevant urmare riscului de confuzie provocat, atitudine care se înscrie în afara regulilor bunei-credințe și a preocupării comerciantului de bună –credință de a-și distinge printr-un semn propriu produsele.

Instanța de apel a făcut o analiză a elementelor indicate care pot contura reaua credință la înregistrarea mărcii, cu referire la situaţia de fapt şi probatoriul administrat. Totodată, nu a limitat analiza poziției subiective a intimatei pârâte la sensul subliniat prin jurisprudența relevată, respectiv intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze semnul în continuare, contrar celor susținute de către recurenta reclamantă, analizând apărările reluate în context și în prezentul recurs.

Critica privind utilizarea mărcii însoţită de reprezentări grafice similare celor pentru care deține drepturi anterioare vizează structura mărcii, respectiv grafierea/forma literei B din cuvântul „Bunătăţi” - despre care s-a susţinut că imită inima inclusă în semnul utilizat de reclamantă.

Instanța de apel a reținut că semnul a fost înregistrat ca marcă naţională şi comunitară ulterior, iar reclamanta nu a dovedit folosirea semnului în forma respectivă anterior datei de depozit a mărcii atacate, 29 noiembrie 2011, astfel încât să se poată deduce o intenţie de a profita de renumele semnului în discuţie.

Considerentele deciziei sunt, prin urmare, referitoare la mărci în înlăturarea anteriorității generatoare de renume și nu la desen, cum se susține în cadrul recursului, însă acestea sunt pe deplin valabile și în privința acestuia, inclusiv din perspectiva datei de obținere a protecției – atât timp cât este vorba de același semn și s-a constatat că nu s-a dovedit folosirea în raport cu data înregistrării mărcii, folosire care să ducă la renumele de care să se urmărească ulterior a se profita, în conturarea relei credințe (situaţie de fapt ce nu intră sub cenzura instanţei de recurs, în condiţiile art. 488 alin.1 din Codul de procedură civilă).

Considerentul instanței de apel în sensul că nici folosirea toponimului „Topoloveni” în cuprinsul mărcii nu poate da naştere unei prezumţii de rea-credinţă în contextul analizat, deoarece o atare folosire nu este, per se, sancţionată şi nici interzisă, este contestat de recurenta reclamantă, aceasta arătând că o atare folosire este interzisă, în anumite condiţii, potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, iar o asemenea utilizare, independent de întinderea protecţiei asupra toponimului în cauză, este de natură, prin coroborare şi cu restul de elemente utilizate, să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Și în soluționarea acestei critici (pentru care se subliniază şi un drept anterior conferit de marca naţională) urmează a fi avute în vedere cele anterior reținute în ceea ce privește dispozițiile regulamentului comunitar, iar, în plus, este necesar să se ţină seama şi de sediul intimatei reclamante, inclusiv recurenta reclamantă relevând aspecte care conturează raportul cu producătorul inițial Întreprinderea de Marmeladă şi Gem Topoloveni.

În ceea ce privește menţiunea „Fondat 1901”, element al mărcii care ar fi fals potrivit susţinerilor reclamantei, s-a constatat de instanța de apel că nu s-au făcut probaţiuni în cauză, care să poată fundamenta o analiză a instanţei, iar recurenta reclamantă a susținut că utilizarea acesteia pentru produsele unei societăţi înfiinţate în anul 2002 demonstrează tentativa intimatei de a asocia imaginea sa comercială cu renumele dobândit anterior de întreprinderea de Marmeladă şi Gem din Topoloveni, precum şi cu figura lui C., cel care, în anul 1901 a fondat respectiva unitate de producţie.

Totodată însă, recurenta reclamantă a arătat şi că a avut loc achiziţionarea facilității de producţie de la continuatoarea personalităţii Întreprinderii de Marmeladă şi Gem Topoloveni, respectiv de la D. SA de către societatea proaspăt înfiinţată E. SRL, care și-a modificat ulterior denumirea în B. SRL (intimata pârâtă), aspecte care nu denotă o independență de producătorul fondat în anul 1901, ci justifică, pe lângă folosirea toponimului, legătura cu acesta – înlăturând o rea credinţă în alegerea acestor elemente.

În ceea ce priveşte producătorul iniţial, fondat în 1901, s-a susţinut că s-a urmărit prin înregistrarea mărcii şi parazitarea numelui acestuia, fără a fi relevate elemente care să justifice o astfel de atitudine.

Nerevendicarea exclusivităţii elementelor componente ale mărcii (nu integral, cum se susţine în cererea de recurs) nu este de natură a conduce la concluzia reținerii relei credințe a intimatei pârâte, în condițiile în care reprezintă o opțiune legală recunoscută oricărui solicitant [art. 21 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice], aceasta afectând drepturile exclusive care pot fi reclamate în urma înregistrării unei mărci care nu ar cuprinde clauza respectivă.

Intervalul relativ scurt de timp dintre obţinerea de către recurentă a certificării indicației geografice protejate/a protecţiei pentru desene și data înregistrării mărcii nu poate reprezenta un reper hotărâtor, nefiind suficientă cunoașterea/prezumția de cunoaștere în lipsa dovedirii intenției frauduloase, cu atât mai mult cu cât în cauză s-au relevat aspecte referitoare la preluarea facilităţii de producţie, inclusiv sub aspectul datei, şi în ceea ce priveşte locaţia în care îşi desfăşoară activitatea intimata pârâtă.

În ceea ce privește similaritatea etichetelor, instanța de apel, cu o argumentație similară utilizată de prima instanță, a reținut că o astfel de apărare nu este proprie unei acțiuni în anularea mărcii, ci unei acțiuni prin care se solicită încetarea încălcării, a unei acțiuni în contrafacere, respectiv că nu se poate reține o intenție frauduloasă în înregistrarea unei mărci prin raportare la elementele etichetei produselor ce poartă marca, etichete care nu fac obiectul înregistrării în speță.

Cum s-a mai arătat, jurisprudența comunitară invocată în combaterea acestui considerent nu are legătură cu cadrul procesual al cauzei de față, iar Înalta Curte îşi însuşeşte argumentul instanţei de apel, arătând totodată că şi în ipoteza în care s-ar accepta analiza similarității etichetelor, printr-o interpretare extrem de extensivă a atitudinii ulterioare a solicitantului, de natură să denote reaua-credință la înregistrarea mărcii, prin riscul de confuzie urmărit şi profitarea astfel de renumele de care se prevalează partea, nu s-ar putea verifica teza probatorie faţă de cele anterior reţinute referitor la elemente ale semnelor în conflict, considerate dominante de către recurenta reclamantă prin modul de susţinere.

Este necesar să se sublinieze încă o dată că prin decizia de apel s-a anulat, marca pentru o parte esenţială - prune conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri și compoturi (toate din prune), menţiunile „magiun de prune” şi „Topoloveni” fiind printre cele exploatate în principal, inclusiv prin apărări formulate în apel, cum s-a reţinut în decizie.

Instanţa de apel a reţinut că recurenta reclamantă s-a prevalat inclusiv de notorietatea mărcii „Magiun de prune Topoloveni” în susţinerea relei-credinţe, analizând acest aspect şi din perspectiva motivului de nulitate distinct (urmare contestării prin cererea de apel), constatând că nu s-a făcut dovada acesteia anterior sau la data de referință, considerente valabile şi în contextul analizat – constatare necontestată prin cererea de recurs şi care, oricum, nu ar fi putut intra în cenzura instanţei de recurs, faţă de dispoziţiile art. 488 alin.(1) C.proc.civ.

Faţă de aceste considerente și limitele criticilor de recurs formulate, Înalta Curte constată că nu s-a demonstrat ilicitatea scopului urmărit la data înregistrării mărcii de către intimata pârâtă, astfel cum acesta a fost susţinut şi detaliat, de natură a contura reaua credință.

c. Faţă de faptul că în susţinerea criticii s-a făcut referire la normele comunitare invocate în cauză, relativ la care s-au arătat mai sus argumentele pentru care nu s-a primit critica de recurs aferentă, inclusiv în ceea ce priveşte sintagma „produs de acelaşi tip”, şi ţinând cont de soluţia de anulare în parte a mărcii, astfel cum a fost dispusă de instanţa de apel, nu se mai justifică analiza distinctă a motivului de recurs privind aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, care sancționează marca de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului.

În consecinţă, în considerarea argumentelor mai sus reţinute care susţin caracterul nefondat al recursului, Înalta Curte făcând aplicarea art. 496 alin.(1) C.proc.civ., a dispus în consecință.