Trademark annulment based on identity and complementary services creating risk of confusion under EU and Romanian trademark law

Deliberând, în condiţiile art. 395 C. proc. civ., asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 813 din 22 iunie 2016, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, a admis în parte acţiunea reclamantei S.C. A. S.R.L în contradictoriu cu pârâţii S.C. B. S.R.L şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). A dispus anularea mărcii "K. instalaţii complete", marcă figurativă nr. x (clasa 11), a constatat rămas fără obiect al doilea capăt de cerere referitor la interdicţia de folosire a mărcii de către pârâtă, a dispus radierea de către OSIM a mărcii anulate din Registrul Naţional al Mărcilor, după rămânerea definitivă a hotărârii şi a obligat pe pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 RON.

Prin decizia nr. 86/A din 7 februarie 2017, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta pârâtă S.C. B. S.R.L. împotriva sentinţei primei instanţe.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L., în susţinererea căruia a invocat prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 din C. proc. civ. (decizia cuprinde motive contradictorii sau străine de natura cauzei şi normele de drept material au fost aplicate greşit), criticând-o pentru următoarele motive:

- Complementaritatea clasei 11 de produse şi servicii din marca ulterioară faţă de clasele 35 şi 37 din marca anterioară a fost motivată eronat de către instanţa de apel, iar în sentinţa primei instanţe nici nu există.

Singura menţiune din clasa 37 "servicii de instalaţii" a mărcii anterioare nu poate fi reţinută ca fiind complementară cu produsele din clasa 11 a mărcii ulterioare, pentru că acestea din urmă se referă numai la produse care pot fi comercializate sau fabricate, iar serviciile de instalaţii se referă la montare.

De asemenea, tipurile de instalaţii sunt multiple, pot fi instalaţii de ridicat şi transport, instalaţii de cântărire, instalaţii de comunicaţii, etc., iar cele din clasa 37 ale mărcii anterioare trebuie explicate prin prisma obiectului de activitate al intimatei S.C. A. S.R.L. - comerţ cu amănuntul al articolelor din fierărie, din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate (cod CAEN 4752), care este total diferit de obiectul de activitate al S.C. B. S.R.L. prevăzut în certificatul de înregistrare - lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat (cod CAEN 4322), care are legătură cu produsele şi serviciile din clasa 11.

Diferenţele de detaliu nu sunt nesemnificative, ci chiar importante.

Înainte de a se proceda la analiza mărcilor aflate în conflict trebuie apreciat asupra identităţii şi similarităţii produselor sau serviciilor marcate de acestea şi care sunt protejate.

Intimata reclamantă a înregistrat marca fără a desfăşura activităţi prevăzute în clasele 35 şi 37, scopul urmărit fiind acela de a-şi aduce unele foloase în cazul când cineva ar înregistra o marca asemănătoare.

- S-a motivat eronat în decizia de apel menţiunea din certificatul intimatei care atestă protecţia mărcii, respectiv lipsa dreptului exclusiv de revendicare al acesteia asupra denumirii şi elementelor figurative ale mărcii înregistrate, prevăzut de dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 84/1998, republicată.

Instanţa de apel a motivat că nu are relevanţă faptul că s-a renunţat la dreptul exclusiv de protecţie asupra denumirii, iar prin explicaţiile date se contrazice, susţinând că nu are relevanţă, dar nu se înlătură protecţia asupra mărcii, protecţia care impune anularea mărcii ulterioare.

- Motivul privind lipsa opoziţiei la OSIM din partea intimatei-reclamante cu privire la înregistrarea mărcii recurentei-pârâte este soluţionat contradictoriu, menţionându-se de către instanţa de apel că această cale este opţională.

Printr-o opoziţie la OSIM în termenul legal de 2 luni de la înregistrarea mărcii se putea stabili dacă exista identitate sau asemănare între produsele şi serviciile celor două mărci şi se respingea cererea de înregistrare a mărcii ulterioare, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CE 207/2009.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1). lit. a) şi b) din Directiva 2008/95/CE, unei mărci îi este refuzată înregistrarea atunci când este identică cu o marcă anterioară şi când produsele şi serviciile pentru care a fost cerută sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată sau atunci când există un risc de confuzie din partea publicului datorită similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează.

- Cele trei motive menţionate mai sus au fost reţinute şi prin aplicarea greşită a normelor de drept material prevăzute de legea specială nr. 84/1998 şi legea comunitară-Directiva 2008/95/CE din 22.10.2008 a Parlamentului European şi a Consiliului UE de apropiere a legislaţiei statelor membre cu privire la mărci şi Regulamentul 207/2009 privind marca comunitară (art. 8 alin. (4)).

Instanţa de apel trebuia să analizeze dacă instanţa de fond a ţinut seama de circumstanţele cauzei referitoare la principiile generale ale dreptului, la cerinţele echităţii şi bunei-credinţe, conform art. 22 alin. (7) din C. proc. civ.

- Aprecierea probelor cu interogatoriu şi punctul de vedere al specialistului OSIM a fost făcută nelegal de către instanţa de apel prin respingerea lor, întrucât probele respective erau importante în cauză şi puteau clarifica poziţia intimatei reclamante. Un punct de vedere concret şi explicit de la OSIM cu privire la modul cum se stabilesc similaritatea şi identitatea dintre produse şi servicii, cu trimitere la clasele aflate în litigiu -11, 35 şi 37- era necesar pentru a se constata îndeplinirea unei condiţii prevăzute de lege. Nu se impunea efectuarea unei expertize.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, din perspectiva dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., criticile formulate neconfirmând considerente contradictorii sau străine de natura pricinii, pentru a fi reţinute dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ.

Instanţa de apel a confirmat sentinţa primei instanţe, cu referire la motivul de nulitate prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (Legea nr. 84/1998), care sancţionează înregistrarea mărcii cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6 (în speţă, lit. b).

Norma legală nu impune analiza cu prioritate a similarităţii produselor sau serviciilor, aşa cum se arată în cererea de recurs. Numai dacă mărcile în conflict sunt similare se procedează la analiza celorlalte cerinţe legale.

Cum corect s-a reţinut de instanţa de apel, folosirea sau nu a mărcii de către reclamantul care formulează acţiunea în anularea mărcii ulterioare nu produce consecinţe juridice în cauză, din perspectiva normei legale relevante. Nu s-a formulat o acţiune în decădere din drepturile conferite de marca anterioară, de a cărei soluţionare să se prevaleze partea, condiţii în care aceasta se bucură de protecţia deplină a legii, inclusiv pe calea acţiunii în anulare.

În acelaşi context al limitelor în care a avut a se pronunţa instanţa, în mod corect s-a reţinut şi că nu prezintă relevanţă buna credinţă la data înregistrării mărcii, reaua credinţă constituind temei de nulitate distinct, reglementat de art. 47 lit. c) din lege, nereţinut în cauză.

Recurenta pârâtă invocă în susţinerea recursului şi dispoziţiile art. 22 alin. (7) din C. proc. civ., potrivit căruia ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să ţină seama de toate circumstanţele cauzei, acesta va ţine seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echităţii şi de buna credinţă - ipoteză care reflectă rolul activ al judecătorului. Însă, în speţă, limitele de judecată sunt fixate de norma legală valorificată şi de interpretările făcute de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene relativ la norme comunitare similare.

Analiza cauzei de nulitate invocată nu este împiedicată de lipsa demersurilor puse la dispoziţia terţilor de Legea nr. 84/1998 în procedura de înregistrare a mărcii, art. 47 alin. (1) din lege permiţând oricărei persoane interesate formularea unei cereri de anulare a mărcii, pe lângă cerinţa interesului, norma legală impunând-o şi pe cea a termenului de formulare a cererii.

Pe fondul cererii de nulitate a înregistrării mărcii, Înalta Curte constată că s-a dat o corectă relevanţă menţiunii din certificatul de înregistrare a mărcii deţinut de către intimata reclamantă, referitoare la nerevendicarea de către titular a unui drept exclusiv asupra denumirii "K. instalaţii complete", în condiţiile art. 23 din Legea nr. 84/1998, ţinând cont şi de limitele criticilor formulate prin cererea de recurs în ceea ce priveşte aplicarea textului legal invocat şi, în special, a similarităţii mărcilor în conflict.

Curtea de apel a confirmat similaritatea accentuată, până la identitate, a celor două mărci, ambele mărci fiind, în esenţă, alcătuite din sintagma "K. instalaţii complete" (cuvinte suprapuse), pe un fond albastru (în mijloc) şi un fond roşu (în margine), lit. K) de la începutul cuvântului "K." având un pronunţat caracter distinctiv - este scrisă cu galben, iar partea inferioară a literei K se prelungeşte sub forma unei linii galbene sub cuvintele "K. instalaţii complete". Singurele diferenţe, uşor de ignorat de către un consumator mediu, a cărui atenţie este medie, cu atât mai mult cu cât ele sunt nesemnificative şi nu înlătură câtuşi de puţin impresia de ansamblu, care este de identitate, se referă la culoarea focului din vârful literei K (roşie cu miez alb, în cazul mărcii anterioare şi roşie, cu miez galben în cazul mărcii a cărei anulare se solicită) şi la culoarea robinetului din partea stânga sus a literei K (albastră, în cazul mărcii anterioare şi roşie, în cazul mărcii a cărei anulare se solicită).

Din cele anterior redate rezultă că s-a constatat caracterul distinctiv al elementelor comune considerate dominante în cele două mărci în conflict nu în ceea ce priveşte denumirea pentru care s-a renunţat la exclusivitate, ceea ce face ca, în lipsa criticilor de recurs care să vizeze acest mod de dezlegare a cauzei, să fie corectă concluzia instanţei de apel, în sensul că această menţiune din certificatul de înregistrare nu înlătură protecţia asupra mărcii, în ansamblu.

Contextul şi modul în care este susţinută critica referitoare la diferenţele de detaliu relevă faptul că aceasta este făcută pentru sublinierea criticilor anterioare referitoare la constatarea similarităţii produselor/serviciilor, dată de complementaritatea reţinută în cauză. Oricum, o critică referitoare la diferenţele considerate nesemnificative în aprecierea similarităţii până la identitate a mărcilor în conflict ar fi trebuit susţinută de argumente care să le confere distinctivitate, cu posibile efecte în înlăturarea similarităţii/gradului de similaritate.

Marca intimatei reclamante este înregistrată pentru "publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou" (clasa 35) şi "construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii" (clasa 37), în vreme ce marca a cărei anulare se solicită este înregistrată de apelanta pârâtă pentru "instalaţii de distribuire a fluidelor, instalaţii sanitare, instalaţii de încălzire, de ventilaţie şi condiţionare a aerului, instalaţii de distribuţie pentru combustibili solizi" (clasa 11).

Prima instanţă a reţinut caracterul complementar al produselor/serviciilor ce intră sub protecţia mărcilor în conflict, iar instanţa de apel a confirmat concluzia, reţinând că tribunalul a motivat într-o manieră succintă, care răspunde exigenţelor art. 425 alin. (1) lit. b) din C. proc. civ., complinind totodată motivarea primei instanţe.

Clasificarea produselor şi serviciilor în clasele cuprinse în Clasificarea de la Nisa are un caracter strict administrativ, iar aceasta nu este decisivă în înlăturarea similarităţii, fiind posibil ca în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărui caz, produse sau servicii care aparţin unor clase diferite să fie similare.

Totodată, nu trebuie omis că similaritatea trebuie interpretată în legătură cu riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, iar în stabilirea similarităţii produselor sau serviciilor sunt relevante natura lor, consumatorii, metoda de utilizare, faptul de a fi complementare (hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza Canon/MGM).

Cum corect s-a reţinut, un consumator mediu al unor instalaţii, ce se comercializează sub marcă de către recurenta pârâtă are nevoie şi de servicii de instalaţii ce se prestează sub marca înregistrată de către intimata reclamantă, ceea ce determină caracterul complementar al claselor protejate prin mărcile înregistrate.

Este avut în vedere consumatorul mediu, în mod rezonabil informat, atent şi circumspect, al unor astfel de bunuri/servicii de larg consum, care nu va fi foarte atent, prima impresie fiind cea decisivă, şi rareori acesta are şansa de a face o comparaţie directă între diferitele mărci, trebuind să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie.

Acesta percepe marca în ansamblul ei şi nu îi analizează diferitele detalii, păstrând în memorie, în special, componentele distinctive şi dominante (hotărârile din cauzele Lloyd/Loint' s şi Puma/Sabel ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene).

Mai mult, acesta nici nu cercetează în mod obligatoriu obiectul de activitate al celui de la care achiziţionează produsele sau serviciile, astfel cum acesta a fost înregistrat.

Dat fiind caracterul complementar al produselor şi serviciilor protejate prin mărcile în conflict, mărci care au grad foarte ridicat de similaritate (confirmat în limitele contestate în recurs), consumatorul vizat se poate afla într-o confuzie directă (atribuirea produselor/serviciilor unui singur producător) sau indirectă (este conştient că produse/serviciile provin de la producători diferiţi, însă consideră că între aceştia sunt legături juridice, financiare, tehnice sau economice).

Oricum, cum s-a şi reţinut, gradul foarte ridicat de similaritate, până la identitate al mărcilor ar fi putut să compenseze o similaritate mai redusă a produselor/serviciilor (care nu se poate totuşi reţine) potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (hotărârea din cauza Canon/MGM).

Ultimele critici de recurs referitoare la modul în care s-a apreciat asupra probatoriului solicitat nu se circumscriu motivelor de recurs indicate şi nici celorlalte reglementate de art. 488 alin. (1) din C. proc. civ., punând în discuţie temeinicia şi nu legalitatea deciziei.

În considerarea acestor argumente, care susţin caracterul nefondat al recursului, Înalta Curte urmează să facă aplicarea şi a art. 496 din C. proc. civ., dispunând în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. cu sediul procesual ales la Cabinet avocat C. din Iaşi, judeţul Iaşi, în contradictoriu cu reclamanta S.C. A. S.R.L., cu sediul procesual ales la Cabinet avocat D. din comuna Miroslava, sat Horpaz, judeţul Iaşi şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu sediul în Bucureşti, împotriva deciziei civile nr. 86/A din data de 7 februarie 2017, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 5 decembrie 2017.