Annulment of trademark registration for bad faith: knowledge of prior commercial use and intent to seize clientele under EU jurisprudence

Asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 18 iulie 2014 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta SC A. SRL a chemat în judecată pe pârâţii SC B. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea înregistrării mărcii C. nr. x în temeiul dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, radierea mărcii din Registrul Naţional al Mărcilor, publicarea hotărârii în Buletinul de Proprietate Industrială şi obligarea pârâtei SC B. SRL la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Prin sentinţa civilă nr. 117 din 29 ianuarie 2015, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, a respins ca neîntemeiată acţiunea.

Prin decizia nr. 416A din data de 1 iunie 2016, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a admis apelul declarat de reclamantă şi a schimbat sentinţa apelată, în sensul că a admis acţiunea şi a anulat înregistrarea mărcii nr. x - C., menţinând celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC B. SRL, criticând-o pentru următoarele motive:

Instanţa a încălcat regulile de procedură referitoare la limitele de judecată în apel, cu referire la art. 461 alin. (1) şi art. 478 alin. (2) C. proc. civ.

Cu ocazia judecării contestaţiei în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi în dosarul primei instanţe, apelantul a invocat faptul că SC D. SRL şi B. SRL au acelaşi asociat unic, deşi acest lucru reprezintă tocmai o dovadă a bunei credinţe, având în vedere că în intervalul 1995-2007 D. SRL a comercializat produsul sub denumirea "C.", fără a avea niciun fel de relaţii comerciale cu reclamanta. De altfel, reclamanta a fost cea care a uzurpat această denumire de la D. SRL în anul 2004, profitând de succesul de care se bucura produsul comercializat încă din anul 1995 de această societate, reclamanta comercializând în intervalul 1993-2004 acelaşi produs sub denumirea de "E".

S-au schimbat în apel motivele pe care s-a întemeiat cererea de chemare în judecată, invocându-se că nu prezintă relevanţă calitatea de asociat a lui F. la SC D. SRL, dar în acelaşi timp s-a folosit de aceeaşi relaţie dintre SC D. SRL şi SC B. SRL pentru a susţine că este de rea-credinţă, deoarece ştia prin asociatul său că reclamanta folosea denumirea "C." la data înregistrării cererii.

Hotărârea pronunţată în apel cuprinde motive contradictorii şi a fost dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material referitoare la aprecierea relei-credinţe.

Deşi citează în hotărâre jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), instanţa a aplicat trunchiat criteriile de apreciere a relei credinţe la situaţia de fapt, ignorând complet contextul de împrejurări în care recurenta a ajuns să ia cunoştinţă de faptul că reclamanta comercializează produsul sub denumirea "C.".

De la înfiinţare în anul 2006 până în prezent recurenta nu a avut niciun fel de relaţii comerciale cu reclamanta.

În aprecierea relei-credinţe instanţa reţine că recurenta şi SC D. SRL aveau acelaşi asociat, eliminând din situaţie perioada 1995-2007 în care SC D. SRL a produs şi comercializat produsul sub denumirea "C." şi ignorând complet faptul că recurenta a folosit denumirea "C." abia din anul 2004, la 9 ani după SC D. SRL.

Susţinerile instanţei de apel cu privire la pierderea funcţiei de identificare a provenienţei denumirii sunt nefondate şi irelevante în raport cu obiectul cererii de chemare în judecată, având în vedere că: recurenta nu invocă o protecţie acordată de provenienţa mărcii de la SC D. SRL, ci protecţia acordată de art. 8 din Legea nr. 84/1998 titularului mărcii - "dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii"; operează prezumţia de bună credinţă, prevăzută de art. 14 C. civ., eventuala rea-credinţă trebuind apreciată ţinând cont de toate circumstanţele de fapt, nu doar cele recente; nu solicită o protecţie recunoscută de lege în cazul unor mărci neînregistrate, reclamanta fiind cea care încearcă să obţină în mod nelegal protecţia acordată mărcilor neînregistrate şi semnelor distinctive, în condiţiile în care cu ocazia soluţionării contestaţiei în faţa Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi a dosarului de către ambele instanţe, nu a dovedit existenţa unui semn distinctiv sau a notorietăţii mărcii "C." datorată activităţii sale comerciale, care să îi confere protecţie împotriva înregistrării mărcii de către o altă persoană. Dimpotrivă, din înscrisurile depuse la dosar şi susţinerile reclamantei reiese faptul că notorietatea mărcii "C." se datorează exclusiv activităţii de producţie şi comercializare efectuate de SC D. SRL, cu mult timp înaintea societăţii reclamante, respectiv activităţii continuate ulterior de recurentă.

S-au reţinut în mod greşit apărările formulate prin întâmpinare, în condiţiile în care acestea sunt la un moment ulterior înregistrării mărcii şi au fost făcute ca urmare a susţinerilor formulate de reclamantă, ca răspuns la acuzaţiile nedovedite legate de intenţia recurentei de la momentul înregistrării mărcii. Protecţia acordată de lege ca urmare a înregistrării mărcii "C." ar rămâne fără substanţă dacă ar permite în continuare comercializarea de către reclamantă a acestui produs, sub denumirea "C.". Nimic nu o împiedică pe reclamantă să comercializeze sub denumirea anterioară "E.", pe care a folosit-o timp de 9 ani sau să încheie un contract de licenţă a mărcii cu recurenta.

Deplina bună credinţă în formularea cererii de marcă rezultă din faptul că deşi au înregistrat cererea în anul 2011, de la momentul înregistrării şi până în prezent nu au formulat o acţiune împotriva reclamantei, având ca scop interzicerea comercializării produsului "C.", chiar dacă aceasta a încercat de multe ori să îi acapareze clientela.

Argumentele instanţei referitoare la faptul că intenţia recurentei a fost de a acapara clientela reclamantei cu privire la produsul "C." sunt nefondate, având în vedere că SC A. SRL, SC D. SRL şi SC B. SRL comercializează produse similare pe aceeaşi piaţă relevantă, iar reclamanta nu a făcut dovada acaparării de către recurentă a vreunui client aflat anterior în relaţii comerciale cu reclamanta. SC D. SRL şi SC B. SRL au proprii clienţi care cumpără produse preambalate, la fel cum reclamanta are proprii săi clienţi care cumpără produse preambalate. Unii dintre aceşti clienţi, deşi sunt comuni cu cei ai reclamantei, sunt în relaţii comerciale cu SC D. SRL sau SC B. SRL încă dinainte de 2007, când produsul "C." era produs şi comercializat de SC D. SRL.

Intimata-reclamantă SC A. SRL a formulat întâmpinare, prin care a susţinut legalitatea deciziei pronunţată de instanţa de apel.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce succed:

Cauza de nulitate invocată este cea prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice - înregistrarea mărcii cu rea credinţă, iar aceasta este supusă analizei instanţei de judecată, nefăcând obiectul cenzurii procedura desfăşurată în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare a mărcii, respectiv conduita terţilor în cadrul acesteia.

În analiza cauzei de nulitate în discuţie nu se pune problema conflictului cu o marcă anterioară, care să-i acorde protecţie intimatei reclamante împotriva înregistrării mărcii în discuţie, relativ la care să se analizeze distinctivitatea sau notorietatea, din perspectiva art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care sancţionează înregistrarea mărcii cu nerespectarea art. 6 din lege, şi nici a posibilul conflict cu privire la semn între intimata reclamantă şi SC D. SRL.

Totodată, faptul că recurenta pârâtă este prima solicitantă de înregistrare a mărcii şi drepturile pe care i le conferă această calitate - aspecte invocate în cererea de recurs, nu exclud controlul asupra acesteia, din perspectiva motivului de nulitate invocat.

În raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), respectiv a criteriilor relevante în aprecierea existenţei relei credinţe la înregistrarea unei mărci, astfel cum au fost acestea conturate în Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH, C‑529/07, în infirmarea bunei credinţe de care se prevalează partea.

Curtea de apel a constatat că la momentul formulării cererii de înregistrare a mărcii "C." pârâta avea cunoştinţă de împrejurarea că un alt comerciant, respectiv reclamanta, utiliza aceeaşi denumire pentru un produs identic sau similar, în reflectarea primului criteriu din jurisprudenţa comunitară relevantă - solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere.

Existenţa acestui criteriu a fost considerată în mod corect ca rezultând din raporturile comerciale anterioare existente între reclamantă şi SC D. SRL, prin care SC D. SRL a achiziţionat de la reclamantă produsul "C." pe perioada ianuarie 2007-ianuarie 2011 - SC D. SRL având ca asociat pe F., care este şi asociatul unic al recurentei pârâte, situaţie în care recurenta pârâta cunoştea existenţa pe piaţă a intimatei reclamante, neavând relevanţă în speţă că părţile nu au avut relaţii comerciale, cum se susţine în recurs.

În acest context, nu se poate reţine primul motiv de recurs atât timp cât argumentele invocate nu se confirmă prin cererea de apel, iar teza probatorie valorificată este aceeaşi pe tot parcursul dosarului.

Argumentele referitoare la semnul utilizat de SC D. SRL sunt relevante în cauză atât timp cât recurenta pârâtă valorifică activitatea desfăşurată de această societate, prevalându-se inclusiv de calitatea de continuator al activităţii acesteia şi de anterioritatea folosirii semnului de către această societate.

Contrar celor susţinute prin cererea de recurs, instanţa de apel a avut în vedere faptul că anterior stabilirii raporturilor comerciale dintre intimata reclamantă şi SC D. SRL, aceasta din urmă a produs şi comercializat produsul "C.", aspect considerat în mod corect ca neprezentând relevanţă faţă de momentul relevant în aprecierea relei credinţe, când această societate, după ce a comercializat sub această denumire produse pe care le fabrica, a comercializat, sub aceeaşi denumire, produse fabricate de intimata reclamantă.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea criteriu relevant, respectiv intenţia solicitantului de a-l împiedica pe terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, este necesar să se sublinieze, în reflectarea aceleiaşi jurisprudenţe comunitare, că în analiza motivului de nulitate invocat interesează atitudinea subiectivă a solicitantului la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, însă este posibil ca aceasta să rezulte şi din conduita ulterioară a acestuia.

În mod corect a dat relevanţă instanţa de apel întâmpinării formulată în cauză, atât timp cât partea a afirmat intenţia de interzicere a comercializării produsului de către intimata reclamantă cu motivarea că aceasta constituie însuşi fundamentul care stă la baza înregistrării mărcii - cu consecinţa reţinută de instanţa de apel, evidentă, de preluare a clientelei. De altfel, a reţinut instanţa de apel, SC D. SRL, care a achiziţionat de la intimata reclamantă produsul "C." pe perioada ianuarie 2007-ianuarie 2011 (cu referire la probele avute în vedere), urma să desfăşoare doar activitatea de comercializare a produselor realizate de către recurenta pârâtă (potrivit susţinerilor acestei părţi).

În considerarea acestor argumente, care susţin caracterul nefondat al recursului, din perspectiva dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 C. proc. civ. (neregăsindu-se elemente de contrarietate a motivării, potrivit pct. 6 al aceluiaşi art. , cum s-a constatat prin raportul întocmit în cauză), Înalta Curte urmează să facă aplicarea şi a art. 496 C. proc. civ., dispunând în consecinţă.

Cu aplicarea dispoziţiilor art. 453 alin. (1) C. proc. civ., recurenta pârâtă va fi obligată la plata sumei de 600 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea intimatei reclamante SC A. SRL.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC B. SRL, în contradictoriu cu reclamanta SC A. SRL şi cu pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împotriva deciziei nr. 416A din data de 1 iunie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurentă la plata sumei de 600 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea intimatei SC A. SRL.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10 octombrie 2017.