Unfair competition liability for packaging imitation despite registered Community Design protection and the limits of the risk of confusion doctrine

Decizia nr. 2108/2016

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub nr. 28989/3/2009, la data de 06 iulie 2009, reclamantele A. SA și B. România SRL au solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC C. SA ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună obligarea pârâtei să înceteze de îndată faptele de concurență neloială constând în folosirea pentru comercializarea produselor sale „D.”, a unui ambalaj purtând însemne identice sau similare celui în care sunt comercializate produsele reclamantelor „E.” și care este caracterizat de următoarele elemente: ambalaj de culoare albă pe care sunt reproduse dulciuri având un aspect alb de glazură de cocos; denumirea produsului în partea superioară, centrală, scris astfel încât liniuța oblică a literei Y se întinde sub literele „at”, iar conturul literelor are o nuanța aurie și este astfel realizat încât creează impresia proiectării umbrei respectivului cuvânt, o pangllică roșie pe care apare scrisă denumirea produsului D. cu un font de un roșu mai închis, cuvântul „F.” scris cu o culoare aurie și situat deasupra mărcii D., în partea superioară, centrală, elemente grafice de decorațiune de culoare gri-argintie; cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, s-a arătat, în esență, că similaritatea semnelor conflictuale analizată în ansamblu (nu ca o serie de încălcări separate), identitatea produselor, identitatea publicului vizat și cunoașterea bună pe piața de care se bucură produsele reclamantelor, denotă subzistența premiselor posibilității de confuzie ce conturează concurența neloială.

Cu privire la imitarea semnelor protejate - concurență neloială în sensul art. 10 bis pct. 2 din Convenția de la Paris, reclamantele au arătat că introducerea acestei noțiuni a avut drept consecință ieșirea din regimul reparațiilor consecințelor unei fapte ilicite pentru a intra într-o regula pozitivă de comportament, o regulă deontologică. Un comerciant are, așadar, obligația de a se comporta conform practicilor cinstite în materie industrială sau comercială.

Concurentul reclamantelor direct, pârâta din cauză, folosește semne similare cu mărcile lor înregistrate. Nu este vorba despre o singură asemănare ce vizează un sigur semn, ci de o serie întreagă de asemănări. De asemenea, produsele reclamantelor se bucură de o foarte bună reputație în rândul publicului consumator, nu numai în România, ci și pe plan european.

Din aceste elemente rezultă intenția concurentului direct de a profita de renumele produselor reclamantelor, creând în rândul publicului consumator „iluzia” că produsele sale sunt de aceeași calitate, au același standard ca și produsele reclamantelor.

Această intenție și comportamentul efectiv al concurentului direct nu poate fi acceptată ca o formă legală de concurență. Indiferent dacă intenția sa se realizează sau nu, adică dacă există sau nu o confuzie efectivă a publicului, acest mod de a câștiga piață - prin imitarea elementelor distinctive ale unor produse ce se bucură de mare succes comercial - nu reprezintă o formă de concurență loială și trebuie sancționat ca atare prin interzicerea continuării comercializării.

În drept, s-au invocat dispozițiile art. 5 din Legea nr. 11/1991, art. 10 bis alin. (3) pct. 1 din Convenția de la Paris.

Prin încheierea din data de 22 decembrie 2009, Tribunalul a respins ca neîntemeiate excepțiile necompetenței funcționale și nelegalității compunerii completului de judecată, excepția nulității cererii de chemare în judecată pentru lipsa caracterului determinat al obiectului și excepția lipsei de obiect a cererii de chemare în judecată; au fost unite cu fondul excepțiile lipsei de interes, lipsei calității procesual active și lipsei calității procesual pasive.

Prin sentința civilă nr. 1913 din 14 decembrie 2010, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a respins acțiunea ca inadmisibilă.

În motivare, s-a apreciat, în esență, că o acțiune în concurență neloială prin care se solicită interzicerea folosirii unui ambalaj nu poate fi primită cât timp ambalajul în discuție este înregistrat în mod valabil ca desen industrial.

Prin decizia nr. 254 din 27 octombrie 2011, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, (în opinie majoritară), a admis apelul declarat de reclamantele A. SA și B. SRL, a anulat sentința civilă nr. 1913/2010 și a trimis cauza spre rejudecare aceluiași tribunal.

Prin decizia nr. 2236 din 5 iunie 2013, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă, a respins ca nefondat recursul declarat de pârâta SC C. SA.

Pentru a decide astfel, instanța de recurs a reținut următoarele:

Instanța de apel a apreciat în mod corect că argumentele pârâtei în susținerea excepției inadmisibilității țin de fondul cauzei, respectiv de chestiunea prejudecării fondului unei acțiuni în anularea mărcii și/sau desenului comunitar și de cea a încălcării drepturilor titularului desenului.

În răspunderea pentru concurență neloială, caracterul licit sau ilicit al faptei pârâtei nu constituie o condiție de admisibilitate a acțiunii, ci un aspect de temeinicie a acesteia, deoarece împrejurarea că ambalajul folosit de pârâtă este înregistrat ca desen comunitar este doar unul din elementele ce urmează a fi analizat în conturarea caracterului licit sau ilicit al faptei, dar nu singurul relevant, impunându-se a se analiza și dacă modalitatea în care acesta este folosit corespunde înregistrării, atât în ce privește elementele protejate prin înregistrare, cât și în ce privește întinderea protecției raportate la bunurile și serviciile pentru care este realizată înregistrarea, precum și la perioada protecției.

Tot corect s-a reținut și că dacă fapta ilicită pretinsă ar consta într-o modalitate de folosire dincolo de limitele de protecție conferite de înregistrare, aceasta nu ar conduce la anularea înregistrării, pentru că nu înregistrarea în sine este de natură să producă vătămarea, ci modalitatea improprie de folosire a desenului înregistrat.

Critica recurentei conform căreia au fost încălcate prevederile art. 294 alin. (1) C. proc. civ., deoarece reclamantele au modificat cauza acțiunii în fața instanței de apel, nu poate fi primită, atât timp cât se constată că obiectul cererii de chemare în judecată, așa cum a fost inițial exprimat în fața primei instanțe, a fost confirmat ulterior, în cadrul dezbaterilor privind excepția inadmisibilității, în fața aceleiași instanțe, reclamantele arătând că nu solicită interzicerea mărcilor D. ca atare, ci interzicerea folosinței unui ambalaj definit printr-un ansamblu de reprezentări grafice, care reprezintă un tot unitar, ce comportă elemente de similaritate cu ambalajul produselor E., prin aceasta încălcându-se, în accepțiunea reclamantelor regulile concurenței neloiale.

Pe de altă parte, în ce privește concluziile scrise depuse după rămânerea instanței de fond în pronunțare, instanța de apel a reținut corect că pârâta a putut să-și formuleze apărările cu privire la aspectul ce s-a pretins ca fiind nou invocat, în cadrul apelului.

În rejudecare, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, la data de 5 noiembrie 2013.

La data de 24 aprilie 2014, A. SA cu sediul în Luxemburg, a formulat cerere de intervenție în interes propriu, având același obiect și aceeași motivare în fapt și în drept ca și cererea principală.

A susținut că cererea de intervenție este justificată de faptul că, începând cu luna ianuarie 2014, este titularul actual al drepturilor de proprietate intelectuală invocate în cauză.

Pârâta SC C. SA a formulat întâmpinare prin care a invocat inadmisibilitatea cererii de intervenție în interes propriu, excepția lipsei de interes în formularea cererii de intervenție și excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Prin încheierea din data de 5 iunie 2014 tribunalul a încuviințat în principiu cererea de intervenție principală.

Prin încheierea din data de 3 iulie 2014, tribunalul a respins ca neîntemeiată excepția prescripției dreptului material la acțiune, atât în ceea ce privește cererea principală, cât și în ceea ce privește cererea de intervenție principală.

Prin sentința civilă nr. 1102 din 2 octombrie 2014, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a respins ca neîntemeiate excepțiile lipsei calității active a reclamantelor și a intervenientei principale, a lipsei de interes și a lipsei calității procesuale pasive; a respins ca neîntemeiate principală și cererea de intervenție principală, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinței, tribunalul a reținut următoarele:

În ceea ce privește excepția lipsei calității procesual active a reclamantelor și a intervenientei principale, tribunalul a reținut că a fost invocată pentru următoarele 3 argumente principale:

1. în ceea ce o privește pe reclamanta A. SA Belgia, s-a invocat lipsa calității active, întrucât a cesionat drepturile de proprietate intelectuală invocate în cuprinsul acțiunii către intervenientă;

2. lipsa raporturilor concurențiale sub două aspecte: primul, în ceea ce privește reclamanta A. SA Belgia și intervenienta A. SA Luxemburg, prin prisma faptului că nu desfășoară nicio activitate pe piața dulciurilor din România, condiție sine qua non, în cadrul oricărei acțiuni în concurență neloială și al doilea, în ceea ce privește reclamanta referitoare la B. SRL, prin prisma faptului că produsele comercializate de cele două societăți, respectiv această reclamantă și pârâta, nu au caracter interschimbabil;

3. diferența dintre ambalajele utilizate de părți, respectiv reclamanta B. - cutie și pârâta C. - pungă (argument invocat cu ocazia concluziilor orale).

În ceea ce privește primul argument, tribunalul a reținut că aceasta nu poate fi avut în vedere pentru a admite excepția lipsei calității procesual active a reclamantei A. SA Belgia.

Sub acest aspect, s-a avut în vedere că, la momentul la care tribunalul a decis asupra admisibilității în principiu a cererii de intervenție principală formulată de A. SA Luxemburg, cerere formulată tocmai pe argumentul cesiunii drepturilor de proprietate intelectuală invocate în cuprinsul acțiunii, tribunalul a pus în discuție și problema transmiterii calității procesual active de la reclamanta A. SA Belgia către A. SA Luxemburg, ca urmare a transmiterii acestor drepturi.

Prin încheierea din data de 5 iunie 2014, tribunalul a decis încuviințarea în principiu a cererii de intervenție, reținând că nu a avut loc o transmisiune a calității active, ceea ce ar presupune pierderea calității active de reclamanta A. SA Belgia, ca urmare a transmiterii drepturilor de proprietate intelectuală, deoarece drepturile de proprietate intelectuală invocate reprezintă doar un mijloc de probă suplimentar pentru admiterea acțiunii, și nu însuși dreptul care legitimează reclamanta în formularea acțiunii.

În ceea ce privește argumentele pe excepția lipsei calității active ale reclamantelor și intervenientei de la punctele 2 și 3, tribunalul a reținut că poziția concurențială a părților și similaritatea ambalajelor care pot crea confuzie sau nu sunt aspecte ce țin de fondul cauzei, respectiv de condițiile concurenței neloiale, neputând justifica admiterea excepției (în acest sens avem în vedere și considerațiile din primul ciclu procesual, respectiv cele din decizia civilă nr. 254A/2011 a Curții de Apel și din decizia nr. 2236 din 5 iunie 2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în care s-a apreciat că reprezintă aspecte ce țin de fondul cauzei calitatea de concurenți a părților și caracterul ilicit al faptei invocate); prin urmare, aceste aspecte urmează a fi analizate pe fondul cauzei.

Față de cele de mai sus, tribunalul a respins excepția lipsei calității procesual active a reclamantelor și a intervenientei.

În ceea ce privește excepția lipsei de interes invocată în cauză, tribunalul a reținut, atât din concluziile scrise cât și din cele orale ale pârâtei, că argumentele în invocarea acestei excepții sunt parțial aceleași cu cele invocate în susținerea excepției lipsei calității procesual active, respectiv cele privind lipsa raporturilor concurențiale.

Pentru aceleași motive, reținând că acest aspect ține de fondul cauzei, tribunalul a respins excepția lipsei de interes ca neîntemeiată, nefiind invocat vreun argument care ar justifica lipsa de interes a reclamantelor sau a intervenientelor, urmând a analiza pe fond problema raporturilor concurențiale.

Excepția lipsei calității procesual pasive a pârâtei a fost invocată pentru argumentul că subiect pasiv poate fi doar persoana care a săvârșit acte de concurență neloială, or actele pârâtei nu au un caracter ilicit.

Caracterul ilicit al faptei este o condiție de fond a concurenței neloiale și va fi analizată ca atare, motiv pentru care a fost respinsă și această excepție ca neîntemeiată.

Analizând fondul cauzei, tribunalul a reținut că obiectul cauzei este determinat de cererea reclamantelor și a intervenientei de obligare a pârâtei la încetarea faptei de concurență neloială constând în folosirea pentru comercializarea produselor sale „D.” a unui ambalaj purtând însemne identice sau similare celui în care sunt comercializate produsele „E.”, așa cum apare descris în petitul acțiunii.

În drept, cererea este întemeiată pe disp. art. 5 pct. a din Legea nr. 11/1991, în conformitate cu care reprezintă concurență neloială „folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant”, precum și pe dispozițiile art. 10 bis alin. (2) și alin. (3) pct. 1 din Convenția de la Paris.

Față de aceste aspecte, pentru existența faptelor de concurență neloială, trebuie îndeplinite următoarele condiții de fond:

- poziția concurențială a părților implicate

- o folosire legitimă a mărcii sau/și a ambalajului din partea celui al cărui drept se pretinde a fi încălcat

- fapta ilicită a pârâtei, rezultând în principal din folosirea unui ambalaj (în cauza de față) de natură a produce confuzie cu cel folosit de reclamante și intervenientă, cu îndeplinirea tuturor condițiilor privind răspunderea civilă delictuală (dreptul comun al concurenței neloiale), respectiv vinovăția, prejudiciul (în principal legat de afectarea clientelei reclamantelor) și legătura de cauzalitate.

În ceea ce privește poziția concurențială a părților implicate, condiție de fond, tribunalul a reținut că atât activitatea reclamantelor și a intervenientei, cât și a pârâtei, se desfășoară pe piața dulciurilor din România, tribunalul reținând că acestea se află într-un raport de concurență pe piața din România.

Argumentul că reclamanta A. SA Belgia și intervenienta A. SA Luxemburg nu activează în mod direct pe piața din România nu poate fi primit, în condițiile în care o astfel de condiție nu este prevăzută de Legea nr. 11/1991, care definește concurența loială ca fiind „situația de rivalitate de piață, în care fiecare întreprindere încearcă să obțină simultan vânzări, profit și/sau cotă de piață, oferind cea mai bună combinație practică de prețuri, calitate și servicii conexe, cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului general al bunei-credințe”.

Tribunalul a considerat că, pentru a exista poziția concurențială, nu este necesar ca vânzarea produselor să se facă pe piața din România în mod direct de către reclamanta A. SA Belgia și intervenienta A. SA Luxemburg, cât timp aceste societăți sunt membre ale Grupului B., grup multinațional, care pun pe piața din România produsele invocate (bomboanele E.) prin intermediul societății B., care deține la rândul său calitatea de reclamantă.

Un argument suplimentar este inclusiv cel că inițial reclamanta A. SA Belgia și, apoi, în urma cesiunii, intervenienta A. SA Luxemburg dețin drepturile de proprietate intelectuală invocate în susținerea acțiunii și a intervenției, asupra mărcii internaționale nr. X din data de 18 ianuarie 2000, marcă ce reprezintă o pralină învelită într-un ambalaj pe care sunt desenate o panglică de culoare roșie și un șervețel dantelat pe care este înscris numele produsului, a mărcii internaționale nr. Y din data de 20 februarie 2003, marcă ce reprezintă o pralină acoperită cu fulgi de cocos, a mărcii internaționale nr. Z din data de 10 iulie 2000, o marcă reprezentând o panglică roșie, întreruptă de o porțiune albă pe care este scris numele produsului și a modelului comunitar nr. x reprezentând ambalajul pralinelor având combinația de culori alb-roșu și pe care sunt desenate o panglică de culoare roșie și un șervețel dantelat pe care este înscris numele produsului.

Așadar, cât timp consumatorul final este pe piața românească a dulciurilor, tribunalul a reținut că este îndeplinită condiția poziției concurențiale.

Lipsa poziției concurențiale între părțile litigante a fost contestată de către pârâtă și prin prisma altui argument, respectiv faptul că părțile nu activează pe aceeași piață relevantă, cât timp piața relevantă cuprinde toate produsele considerate de cumpărători ca fiind interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, prețului și utilizării acestora.

S-a invocat din această perspectivă că nu este suficient ca produsele să fie încadrate în noțiunea generică de „dulciuri”, cât timp produsul reclamantelor și intervenientei este o pralină, iar al pârâtei este o napolitană, există diferențe semnificative de preț, bomboanele E. fiind de 3-4 ori mai scumpe decât napolitanele D. și ele nu reprezintă produse interschimbabile și prin prisma faptului că diferă publicul țintă-bomboanele E. fiind considerate delicatese, potrivite mai degrabă pentru a fi făcute cadou sau pentru evenimente deosebite, în timp ce napolitanele sunt produse ce sunt văzute ca fiind consumate cu orice ocazie, mai ales de copii.

Deși a reținut ca reale în principiu aceste susțineri, tribunalul a considerat că ceea ce este relevant în aprecierea poziției concurențiale a părților, este faptul că, în ciuda acestor diferențe, fiecare dintre părțile litigante încearcă cucerirea unui segment comun de piață, respectiv „revendică” o parte a publicului consumator de dulciuri aflat la intersecția între consumatorii indicați de pârâtă ca fiind distincți.

Altfel spus, avem în vedere că bomboanele E., deși prezentate ca reprezentând o delicatesă, se adresează nu numai persoanelor care doresc să facă un cadou cu ocazia unei aniversări sau să-și ofere un deliciu cu ocazie specială, ci și persoanelor care, atunci când doresc să consume ceva dulce, recurg la această bomboană; prețul acestui produs, deși mai mare decât al napolitanelor D., nu este de natură să ducă la o excludere de plano, în ceea ce privește o parte a publicului consumator, respectiv cei care, în dorința de a achiziționa un produs „dulce” caută cea mai bună combinație calitate/preț.

În mod egal, produsele pârâtei, deși categorisite de partea pârâtă ca fiind un produs „popular”, care este ales de public cu orice ocazie, fie pentru a potoli foamea, fie pentru a acoperi nevoia de ceva dulce, tinde să cucerească pe piața dulciurilor segmentul de public menționat mai sus, respectiv cei care, în dorința de a consuma ceva dulce, caută totuși un produs mai sofisticat.

Avem în vedere în acest sens inclusiv adăugarea pe ambalaj, deasupra denumirii „D.”, a mențiunii „F.”, mențiune de natură a conduce la ideea adresării către un public consumator mai pretențios, cu un produs exclusivist.

Tribunalul a reținut că există poziție concurențială, cât timp ne aflăm în ipoteza textului legal (Legea nr. 11/1991), care definește concurența ca fiind situația în care „fiecare întreprindere încearcă să obțină simultan vânzări, profit și/sau cotă de piață, oferind cea mai bună combinație practică de prețuri, calitate și servicii conexe”, situație îndeplinită în ceea ce privește o parte a publicului consumator.

În ceea ce privește caracterul ilicit al faptei reclamate, respectiv al folosirii de societatea pârâtă a unui ambalaj purtând însemne identice sau similare celui în care sunt comercializate produsele E., tribunalul a reținut următoarele aspecte:

În primul rând, pârâta a argumentat în apărare faptul că acțiunea sa de folosire a ambalajului contestat nu poate avea caracter ilicit, cât timp ambalajul contestat este înregistrat ca desen comunitar sub nr. W.

Problema de drept dezlegată prin decizia civilă nr. 2236/2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale cărei indicații sunt obligatorii, conform art. 315 alin. (1) C. proc. civ., astfel cum se desprinde din considerentele deciziei, este că, într-adevăr, cât timp pârâta folosește desenul comunitar înregistrat în cadrul limitelor înregistrării, acțiunea în concurență neloială nu poate fi primită, neputându-se deci analiza dacă ambalajul cuprins în înregistrare încalcă sau nu drepturile reclamantelor și intervenientelor; doar în măsura în care pârâta ar folosi ambalajul în afara înregistrării (raportat la elementele protejate, la bunurile și serviciile pentru care este acordată protecție și la perioadă), se pune problema verificării îndeplinirii condițiilor concurenței neloiale.

Or, ambalajul folosit de către pârâtă și descris în cuprinsul acțiunii este identic cu desenul comunitar nr. W. sub toate aspectele, această identitate fiind evidentă și nefiind necesar a fi analizată element cu element, cu atât mai mult cu cât nu a fost contestată în cauză.

Astfel, tribunalul a constatat lipsa caracterului ilicit al faptei, pârâta nefolosind ambalajul în afara înregistrării.

În al doilea rând, tribunalul a reținut că protecția este oferită desenului comunitar nr. W până la data de 8 mai 2019, așa cum rezultă din extrasul OSIM atașat la dosar.

În al treilea rând, în ceea ce privește întinderea protecției raportat la bunurile și serviciile pentru care este realizată înregistrarea, tribunalul a apreciat că nu poate fi primită susținerea reclamantelor și intervenientei în sensul că desenul protejat în raport cu anumite produse sau servicii este folosit în limitele înregistrării doar atunci când titularul realizează comerț cu acele produse, ceea ce ar presupune că pârâta ar folosi desenul comunitar înregistrat în legătură cu produse din clasa 9, subclasa 5 conform Clasificării de la Locarno („saci, săculeți, tuburi și capsule”), în limitele înregistrării, doar dacă ar comercializa saci și săculeți, nu și dacă ar comercializa dulciuri în acești săculeți sau punguțe.

Sub un prim aspect, s-a remarcat că și modelul comunitar nr. x înregistrat de reclamantă și invocat în susținerea folosirii legitime a ambalajului, este înregistrat tot pentru clasa 9 conform Clasificării de Locarno („ambalaje și recipienți pentru transportul și păstrarea mărfurilor”), subclasa 3 („cutii, casete, containere, cutii de conserve”), ambalajul folosit de reclamante și intervenientă fiind o cutie și nu pungă.

Așadar, dacă s-ar da relevanță susținerilor reclamantelor și intervenientei din acest punct de vedere, ar fi pusă în discuție și legitimitatea folosirii de către acestea.

În orice caz, tribunalul a reținut că, în ceea ce privește desenul comunitar înregistrat de pârâtă, acesta cuprinde aspectul exterior al produsului pentru care a fost înregistrat, respectiv cel al săculețului, al pungii și că respectă condiția de a fi aplicat produsului pentru care a fost înregistrat, respectiv săculețului în care sunt comercializate napolitanele D., nefiind necesară condiția de a se efectua comerț cu săculeți, pentru respectarea condiției ca acest desen să fie aplicat produsului pentru care a fost înregistrat.

În concluzie, raportat și la dispozițiile deciziei din recurs, constatând că pârâta folosește ambalajul în limita desenului comunitar înregistrat sub toate aspectele, că acest desen nu a fost anulat și că nu se poate vorbi de o faptă ilicită de concurență neloială cât timp modalitatea în care este folosit corespunde înregistrării, tribunalul a reținut lipsa caracterului ilicit al faptei.

În subsidiar, și doar în măsura în care s-ar aprecia că trebuie analizate condițiile concurenței neloiale, deci a faptei cu caracter ilicit, și în situația în care se reține că modalitatea în care este folosit ambalajul corespunde în totalitate înregistrării, tribunalul a reținut lipsa caracterului ilicit al faptei și în aceasta situație, raportat la următoarele considerente:

Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991, pe care reclamantele și intervenienta și-au întemeiat acțiunea, pentru reținerea caracterului ilicit al faptei este necesar ca folosirea unui ambalaj să fie de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, confuzia creată fiind așadar condiția esențială.

În analiza confuziei, tribunalul a procedat, așa cum au făcut-o și ambele părți litigante în susținerea propriilor aprecieri pe acest aspect, la verificarea similarității produselor/semnelor prin raportare la publicul vizat, pentru a verifica dacă există riscul ca publicul vizat să considere că bunurile au aceeași origine comercială, provenind de la același producător, sau dacă există un risc de asociere, ceea ce ar presupune credința publicului că există o legătură între comercianți.

Analizând imaginea de ansamblu a produselor și a semnelor, tribunalul a ajuns la concluzia că nu este posibilă o atare confuzie prin prisma elementelor considerate comune de către reclamante și interveniente nu sunt de natură să ducă la o atare concluzie.

În ceea ce privește pralina cu cocos, identificată pe ambalajul bomboanelor E., aceasta este rotundă, iar napolitana desenată pe ambalajul pârâtei are formă paralelipipedică, produsul în sine fiind diferit, pralină versus napolitană.

Este adevărat că există elementul comun al unui produs dulce îmbrăcat în glazură de cocos, însă acesta în sine nu este de natură a produce confuzie, în condițiile în care pe piață există o multitudine de produse glazurate cu cocos. Mai mult, prin cutia bomboanelor E. se vede produsul, care este în esență diferit de cel al pârâtei.

În ceea ce privește imaginea de ansamblu a ambalajelor, s-a avut în vedere următoarele:

Nici aspectul legat de forma stilizată a scrisului, cu prima literă mai mare și cu literele umbrite simetric pe partea dreaptă, ori prelungirea literei R de la produsul E. în oglindă cu litera Y de la finalul produsului D., nu sunt aspecte de natură a crea confuzie, fiind evident că atenția consumatorului este îndreptată în principal asupra a ceea ce este scris, respectiv „E.” și „D.”, cuvinte total diferite și de natură a crea o distincție clară între producători și de a elimina și o eventuală asociere a acestora.

Prezența panglicii de culoare roșie, ondulată, pe care este scris numele mărcii, E., respectiv D., în cadrul unui joc de culori similar, roșu-auriu pe fond alb, este un element similar care va fi reținut de tribunal.

Cu toate acestea, trebuie analizat în mod concret dacă această asemănare (dincolo de caracterul ei intenționat, coincidențe ce nu pot fi întâmplătoare, în opinia reclamantelor și a intervenientei ori elemente comune produselor dulciuri fără legătură cu produsul E., așa cum susține pârâta) poate duce, coroborat cu aspectele sus-menționate - al unor produse îmbrăcate în glazură de cocos, la o confuzie în rândul publicului consumator.

Tribunalul a reținut inexistența unei asemenea confuzii în condițiile în care produsele sunt diferite, ambalajele sunt diferite, cutie în cazul bomboanelor E. și pungă în cazul napolitanelor D., aspect coroborat cu faptul că ambele mărci al societăților litigante sunt cunoscute la nivelul publicului consumator, care face diferența clară între ele, neexistând nici măcar riscul unei asocieri, în sensul de a crea ideea unor întreprinzători legați economic între ei.

Tribunalul a înlăturat susținerile reclamantelor și intervenientei privind riscul de confuzie, apreciind că datele invocate de acestea, în cuprinsul răspunsurilor asistate din cadrul studiului nu sunt de natură a conduce la existența confuziei. S-a avut în vedere că prezentarea, în cadrul acestui studiu, a ambalajului fără mențiunile legate de numele produsului și al mărcii, duce la concluzii nerelevante, un element de diferențiere semnificativ fiind determinat de denumirile total diferite, E. vs. D., pe care publicul le percepe în mod direct atunci când se află în fața produselor pe raft.

În ceea ce privește răspunsurile din cadrul rubricilor „recunoaștere asistată a mărcii”, raportat la caracterul asistat al răspunsului, aceste elemente nu sunt deosebit de relevante.

Faptul că fiecare dintre producătorii în litigiu a câștigat o parte a pieței de dulciuri, atât prin publicitate, cât și printr-o comercializare intensă a propriilor produse raportat la faptul că, puși în fața alegerii, atunci când sunt în magazin, în fața raftului, nu există posibilitatea confuziei consumatorilor (conform studiului 94% dintre respondenți nu ar confunda produsele) determină concluzia tribunalului în sensul absenței riscului de confuzie sau asociere. Faptul că o parte a respondenților în cadrul studiului au dat peste nota 5 la asemănarea ambalajelor, pe o scară de la 1-10, nu este relevant, deoarece o asemănare a fost reținută și de tribunal, însă această asemănare nu creează confuzie în sensul legii.

Într-un al doilea subsidiar, reclamantele și intervenienta au susținut că fapta de concurență neloială poate exista și în lipsa confuziei (incluzând riscul de asociere) între produse, invocându-se faptul că, prin folosirea unui ambalaj, care conceptual, preia ideea ambalajului bomboanelor E., pârâta a săvârșit o faptă cu caracter ilicit-de concurență neloială, care contravine uzanțelor cinstite și principiului bunei credințe și care produce un prejudiciu-prin deturnarea unei părți a clientelei reclamantelor și intervenientei.

A fost analizat și acest aspect subsidiar, în măsura în care se va considera că se ajunge la această argumentație, raportat la deciziile din primul ciclu procesual și la dispozițiile art. 315 C. proc. civ.

Tribunalul a considerat că în această situație, pentru a exista concurență neloială, trebuie făcută o analiză coroborată a faptei pretins ilicite cu prejudiciul, raportat la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 11/1991 care interzice „orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață” coroborat cu art. 10 bis din Convenția de la Paris.

Esența faptei ilicite afirmate în această variantă subsidiară constă în faptul că pârâta, prin elementele de asemănare cuprinse în ambalajul său, se folosește de renumele produselor reclamantei și de recunoașterea acestora, pentru a sprijini în mod neloial vânzarea produselor sale, care sunt percepute ca fiind mai ieftine și mai puțin calitative, oferind însă, astfel, o variantă mai accesibilă a produselor reclamantei consumatorului.

Tribunalul a constatat însă că aceasta este o practică constantă pe piața oricăror produse, ce nu ține de un comportament ilicit al pârâtei și care nu produce un prejudiciu acesteia în lipsa existenței confuziei, așa cum este cerut de art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991.

Cât timp consumatorul știe că achiziționează un alt produs decât cel de renume, la un preț mai mic, de la un alt producător, acceptând chiar și o calitate inferioară al acestuia, chiar dacă elementul motivațional în achiziționarea acestuia a constat în dorința de a se apropia ca și satisfacție de produsul de renume, dar care are un preț mai mare, însă cu care nu confundă sau nu asociază produsul achiziționat, această idee creată consumatorului nu este un fapt ilicit în sine și nu poate produce prejudicii reclamantei.

Este vorba despre concurența loială pe piață, în care fiecare participant încearcă să câștige publicul consumator prin cea mai bună combinație de prețuri/calitate, fiind posibil ca un consumator vizat de ambele părți litigante în prezenta cauză, pe baza combinației dintre aceste elemente, să aleagă fie bomboanele E., fie napolitanele D.

Față de toate aceste considerente, tribunalul a respins ca neîntemeiate atât acțiunea principală cât și cererea de intervenție principală.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. civ., a obligat pe reclamante și pe intervenienta principală să plătească pârâtei suma de 10.682 RON, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat, conform facturilor fiscale din 22 aprilie 2014 și din 23 mai 2015 și ordinelor de plată.

Tribunalul a apreciat că se impune acordarea cheltuielilor de judecată în întregime, față de soluția din rejudecare, pe fondul cauzei, fiind fără relevanță că reclamantele au „câștigat” în primul ciclu procesual, prin casarea soluției de admitere a excepției de inadmisibilitate, cât timp, în urma casării, soluția pe fond a fost de respingere a cererii.

Procesul are caracter unitar, iar o soluție intermediară de casare în tot are drept consecință reluarea judecății în tot, consecințele fiind acordarea cheltuielilor de judecată în funcție de soluția din rejudecare.

Prin decizia nr. 301 din 8 iunie 2015, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a respins ca nefondat apelul incident declarat de pârâta SC C. SA împotriva sentinței menționate și a admis apelul formulat de reclamantele B. SRL și A. SA Belgia și de intervenienta A. SA Luxemburg împotriva aceleiași sentințe.

În consecință, a schimbat în parte sentința, în sensul că a admis în parte acțiunea principală și cererea de intervenție principală; a obligat pârâta SC C. SA să înceteze de îndată faptele de concurență neloială constând în folosirea pentru comercializarea produselor sale D. a unui ambalaj de culoare albă pe care este figurată o panglică ondulată de culoare roșie pe care este înscrisă denumirea „D.” cu nuanță roșie și scrierea denumirii „D.” superior central cu litere de culoare roșie umbrite simetric pe partea dreaptă; a respins în rest cererea principală, precum și cererea de intervenție principală, ca neîntemeiate.

A obligat pârâta SC C. SA la plata către reclamantele B. SRL și A. SA Belgia și intervenienta A. SA Luxemburg, a sumei de 85.985,01 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanță.

În temeiul dispozițiilor art. 274 alin. (1) C. proc. civ., întrucât apelanta-pârâtă SC C. SA a căzut în pretenții prin respingerea căii de atac promovate și admiterea apelului părții adverse, Curtea a obligat la plata către apelantele-reclamante B. SRL și A. SA Belgia și apelanta-intervenientă A. SA Luxemburg, a sumei de 13.660,34 RON, reprezentând cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat dovedit cu facturile nr. X din 31 octombrie 2014, nr. Y din 31 decembrie 2014 și nr. Z din 27 februarie 2015 și extrasele de cont.

Pentru a decide astfel, în limitele devoluțiunii fixate conform motivelor de apel formulate și analizând actele și lucrările dosarului, în raport de normele legale incidente, instanța de apel a reținut următoarele:

1. Prin cele două apeluri incidente, pârâta SC C. SA a criticat încheierile din datele de 5 iunie 2014 și 3 iulie 2014, precum și sentința civilă nr. 1102/2014, în ceea ce privește soluția pronunțată de tribunal asupra excepțiilor lipsei calității procesual active a reclamantelor și a intervenientei, a lipsei de interes și a lipsei calității procesual pasive, astfel încât criticile formulate au fost analizate împreună.

Prin criticile referitoare la încheierea din data de 5 iunie 2014, pârâta a susținut inadmisibilitatea cererii de intervenție principală formulate de SC A. SA Luxemburg la data de 24 aprilie 2014 în fața primei instanțe de fond, deoarece nu sunt îndeplinite condițiile referitoare la justificarea unui interes personal, a unui drept propriu a celui care intervine și cele referitoare la termenul în care poate fi formulată o astfel de cerere.

Instanța de apel a apreciat că intervenienta A. SA Luxemburg justifică un drept propriu în formularea cererii de intervenție principală, atât timp cât aceasta a arătat că-și întemeiază cererea pe aceleași motive de fapt și de drept ca și cele invocate prin cererea de chemare în judecată, solicitând antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtei pentru folosirea cu caracter ilicit a unui ambalaj ce este de natură să producă confuzie cu ambalajul pe care intervenienta a susținut că îl folosește în mod legitim în activitatea sa comercială întrucât are calitatea de cesionară a mărcilor internaționale nr. X din 18 ianuarie 2000, nr. Y din 20 februarie 2003 și nr. Z din 10 iulie 2000, precum și a modelului comunitar nr. x.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 11/1991, în forma în vigoare la data săvârșirii faptelor imputate în prezenta cauză, formă reținută în primul ciclu procesual, constituie concurență neloială orice act/fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea industrială și de comercializare a produselor (..). Aceste practici se materializează prin diferite activități enumerate de Legea nr. 11/1991 la art. 4 și 5, forma de concurență neloială pretinsă în prezenta cauză fiind cea reglementată de art. 5 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv „folosirea unei firme, invenții, mărci, indicații geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii de circuit integrat, unei embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant”.

Specificul acțiunii deduse judecății constă în aceea că fiecare dintre părțile litigiului susține că își folosește în mod legitim ambalajul utilizat pentru comercializarea produselor proprii.

În concret, reclamantele pretind că folosesc în mod legitim ambalajul propriu deoarece imaginea de ansamblu a acestuia este determinată de elemente grafice și coloristice preluate din conținutul mărcilor internaționale nr. X din 18 ianuarie 2000, nr. Y din 20 februarie 2003 și nr. Z din 10 iulie 2000 și din modelul comunitar x.

La rândul său, pârâta susține că folosește în mod legitim ambalajul contestat, deoarece este înregistrat ca desen industrial comunitar, sub nr. W.

Însă, așa cum corect a observat tribunalul, aceste drepturi de proprietate industrială nu sunt în conflict în cauza de față, care are ca obiect doar acea formă de concurență neloială ce constă în folosirea unui ambalaj de natură să producă confuzie cu un ambalaj folosit legitim de alt comerciant, iar nu în folosirea unui desen industrial de natură să producă confuzie cu mărcile sau modelul industrial folosite în mod legitim de reclamant. Așadar, drepturile de proprietate industrială invocate de fiecare dintre părțile litigiului reprezintă, în cauza de față, doar argumente suplimentare invocate de părți în sprijinul, respectiv combaterea acțiunii în concurență neloială promovată, doar elemente de probă în sprijinul susținerii uneia dintre condițiile de fond ale acestei acțiuni, respectiv folosirea legitimă a ambalajelor în conflict de către părțile litigante.

Din perspectiva condiției de admisibilitate a cererii de intervenție principale în discuție, acest fapt înseamnă că cesiunea drepturilor de proprietate nu are relevanță pe planul legitimării procesuale, ci pe fondul cererii de concurență neloială, respectiv ca mijloc de probă în dovedirea îndeplinirii condiției că titularul cererii de intervenție folosește în mod legitim ambalajul pe care se întemeiază acțiunea.

De asemenea, cesiunea drepturilor de proprietate industrială de la reclamanta A. SA Belgia la intervenienta A. SA Luxemburg nu are consecința susținută de apelanta-pârâtă, aceea a lipsei unui drept propriu a intervenientei în susținerea cererii de intervenție, deoarece dreptul propriu invocat prin formularea cererii de intervenție principale este dreptul de a pretinde unui concurent încetarea folosirii unui ambalaj ce este de natură să producă confuzie cu ambalajului folosit în mod legitim de intervenientă.

Curtea a observat totodată că, deși tribunalul a respins, cu aceleași argumente, excepția inadmisibilității cererii de intervenție principală, ridicată de pârâtă, cu toate acestea, prin apelul incident declarat aceasta nu susține faptul că este greșită aprecierea tribunalului în sensul că drepturile de proprietate industrială asupra celor 3 mărci internaționale și modelului comunitar menționate mai sus nu reprezintă însuși dreptul ce legitimează formularea cererii de intervenție, ci un simplu mijloc de probă; deși acest argument fusese reținut de tribunal ca esențial pentru respingerea excepției de inadmisibilitate a cererii de intervenție principală.

În ceea ce privește restul criticilor din cadrul acestui motiv de apel – prin care se susține nejustificarea unui drept propriu de către intervenientă ca urmare a faptului că extrasele WIPO nu atestă data sau modalitatea schimbării titularului mărcilor și al desenului comunitar, sau referitoare la data la care cesiunea devine opozabilă față de terți conform dispozițiilor art. 41 alin. (1), art. 42 alin. (3) rap. la art. 64 din legea mărcilor - au fost înlăturate ca nerelevante, atât timp cât a constatat că în mod corect a subliniat tribunalul faptul că intervenienta A. SA Luxemburg justifică un drept propriu în formularea cererii de intervenție principală, care este acela de a pretinde concurenților încetarea actelor de concurență neloială de parazitare a ambalajului utilizat de companiile ce fac parte din Grupul B. pentru comercializarea pralinelor E., iar nu dreptul de proprietate indistrială asupra mărcilor și modelului comunitar al cărei titular actual este, ca efect al cesiunii.

Drepturile de proprietate industrială asupra celor 3 mărci internaționale și asupra desenului industrial comunitar menționate în cererea de chemare în judecată nu reprezintă decât elemente probatorii și argumente suplimentare în dovedirea legitimității folosirii ambalajului de către intervenientă, așa încât nu pot fi invocate în mod util de către apelanta-pârâtă în susținerea afirmației conform căreia intervenienta nu justifică un drept propriu în formularea cererii de intervenție principală.

În ceea ce privește termenul de depunere a cererii de intervenție principală, apelanta-pârâtă a susținut că dezbaterile au fost închise odată cu ascultarea concluziilor părților în primul ciclu procesual, conform art. 150 C. proc. civ., iar în etapa rejudecării fondului o astfel de cerere ar putea fi primită doar în situația casării cu trimitere pentru necompetența atât a instanței de fond, cât și a celei de apel și doar dacă nu se produce o modificare a cererii de chemare în judecată în sensul art. 132 C. proc. civ.

În ceea ce privește primul argument, instanța de apel a arătat că termenul limită de formulare a cererii de intervenție principală prevăzut de art. 50 alin. (2) C. proc. civ. (respectiv, înainte de închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe), pentru situația rejudecării fondului după desființare cu trimitere spre rejudecare, este respectat și atunci când, precum în cazul de față, instanța de fond nu s-a pronunțat, în primul ciclu procesual, decât asupra excepției inadmisibilității cererii de chemare în judecată.

În consecință, dezbaterile în primul ciclu procesual s-au limitat doar la soluționarea excepției de inadmisibilitate a cererii de chemare în judecată, iar în al doilea ciclu procesual judecata va reîncepe de la actul de procedură anulat, respectiv de la hotărârea judecătorească prin care s-a admis această excepție. Ca efect al nulității sentinței nr. 1913/2010, față de greșita admitere a excepției inadmisibilității cererii de chemare în judecată (nulitate ce a fost constatată în primul ciclu procesual), se consideră că ea nu există, nu poate produce nici un efect, ceea ce înseamnă că dezbaterile se reiau de la momentul invocării excepției de inadmisibilitate (care însă nu va mai fi reluată deoarece a fost dezlegată în mod irevocabil în primul ciclu procesual).

Desființarea pe motiv de necompetență nu este singurul motiv de nulitate al unei hotărâri judecătorești, așa încât argumentul apelantei-pârâte - conform căruia este admisibilă formularea unei cereri de intervenție principale și în cazul rejudecării fondului, deoarece rejudecarea fondului după desființarea hotărârii pentru necompetența instanței echivalează cu o judecată în primă instanță - este aplicabil mutatis mutandis și în celelalte cazuri de nulitate a unei hotărâri judecătorești.

Nici cel de-al doilea argument nu este întemeiat, deoarece primirea unei cereri de intervenție principală nu echivalează cu o modificare a cererii de chemare în judecată în sensul art. 132 C. proc. civ.

Un alt argument susținut de apelanta-pârâtă în susținerea inadmisibilității cererii de intervenție principale a constat în acela că, fiind o veritabilă cerere de chemare în judecată, cererea de intervenție principală formulată de A. Luxemburg nu poate fi admisă atât timp cât este îndreptată numai împotriva pârâtului, iar nu și a reclamantului.

Curtea a constatat, din dezvoltarea motivelor de apel de la acest punct, că apelantul-pârât nu a adus nicio critică concretă împotriva celor două argumente reținute de tribunal pentru a înlătura și această apărare.

Cu privire la argumentul conform căruia în speță este îndeplinită condiția de la art. 49 alin. (2) C. proc. civ., în sensul că intervenienta invocă un drept propriu, iar faptul că îl invocă numai împotriva pârâtului nu reprezintă un impediment, legal, ce ar putea paraliza exercițiul dreptului de a formula cererea de intervenție principală, apelanta-pârâtă nu a adus nici un contra-argument prin prezentele motive de apel.

De asemenea, nici în ceea ce privește argumentul legat de consolidarea practicii judiciare în sensul admisibilității cererii de intervenție și într-un asemenea caz, ca urmare a reglementării exprese introduse în Noul C. proc. civ., apelanta-pârâtă nu a adus vreun motiv de critică.

Prin urmare, s-a reținut că, fiind admisibilă cererea de intervenție principală formulată numai împotriva pârâtului, este posibilă o soluție de admitere în întregime atât a cererii de chemare în judecată cât și a cererii de intervenție principale formulată împotriva pârâtului, deoarece au același obiect.

În subsidiar, apelanta-pârâtă a solicitat schimbarea soluției pronunțate de tribunal prin încheierea din data de 5 iunie 2014 în sensul respingerii cererii de intervenție principale ca lipsită de interes.

Primul motiv susținut de apelanta-pârâtă - conform căruia lipsește interesul în promovarea cererii de intervenție deoarece intervenienta susține că a dobândit drepturile de proprietate industrială în anul 2014 iar pretinsul fapt ilicit s-a produs în urmă cu 7 ani - nu poate fi reținut, deoarece tocmai prin dobândirea acestor drepturi s-a născut interesul intervenientei A. Luxemburg de a interveni în procesul de față.

Nu poate fi reținut nici cel de-al doilea motiv, prin care apelanta-pârâtă susține că nu a mai folosit ambalajul contestat, deoarece interesul formulării unei acțiuni în concurență neloială se menține actual și în situația în care pârâtul nu ar mai folosi ambalajul contestat, existând posibilitatea ca, în lipsa unei interdicții stabilite pe cale judiciară, acesta să folosească în viitor același ambalaj.

În ceea ce privește criticile referitoare la încheierea din data de 3 iulie 2014, instanța de apel a reținut că, pentru a respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune, atât în ceea ce privește cererea de chemare în judecată, cât și în ceea ce privește cererea de intervenție principală, tribunalul a apreciat că art. 12 din Legea nr. 11/1991 (în redactarea în vigoare la data începerii săvârșirii faptelor deduse judecății - aprilie 2008) nu este incident cauzei, deoarece nu a fost sesizat cu o acțiune în repararea daunelor materiale și morale cauzate de fapta de concurență neloială, ci cu o acțiune având ca scop sancționarea unui fapt ilicit, respectiv interzicerea unui fapt de concurență neloială, astfel încât sunt aplicabile dispozițiile art. 3 și 7 din Decretul nr. 167/1958 referitor la prescripția extinctivă.

Argumentul esențial reținut de tribunal pentru a respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune - referitor la motivele pentru care a constatat inaplicabilitatea dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 11/1991 ținând, în principal, de calificarea naturii juridice a cererii de chemare în judecată și a cererii de intervenție principală și de scopul urmărit de reclamante și de intervenientă prin promovarea acțiunii împotriva pârâtului - nu a fost contestat de pârâtă prin motivele de apel dezvoltate prin cele două seturi de apel.

Singurele critici referitoare la soluția pronunțată de tribunal prin încheierea din data de 3 iulie 2014 se raportează la modul de calcul al termenelor speciale prevăzute de art. 12 din Legea concurenței ori la raportul de subsidiaritate între cele două termene de prescripție prevăzute de art. 12. Prin niciuna din criticile formulate în cadrul primului apel și la pct. IV, par. 29-34, din cel de-al doilea apel nu se contestă calificarea acțiunii dedusă judecății ca nefiind o acțiune în repararea daunelor materiale și morale cauzate de fapta de concurență neloială, cu consecința inaplicabilității art. 12 din Legea nr. 11/1991 în cauză, ci o acțiune prin care se solicită încetarea actelor/faptelor pretins ilicite.

De aceea, instanța de apel a înlăturat ca nerelevante criticile prin care se susține modul de calcul al termenului special de prescripție de 1 an prevăzut în principal de art. 12 din Legea nr. 11/1991, deoarece tribunalul a înlăturat de la aplicabilitate aceste dispoziții speciale, pentru argumente ce nu au fost contestate.

Apelanta-pârâtă trebuia, mai întâi, să arate motivele pentru care consideră că nu sunt corecte argumentele primei instanțe (inaplicabilitatea art. 12 din Legea nr. 11/1991 și incidența art. 3 din Decretul nr. 167/1958; caracterul continuu al faptei, astfel încât dreptul la acțiune începe să curgă de la data epuizării acestei fapte) și abia apoi să reia ad litteram susținerile făcute în fața primei instanțe de fond privitoare la modul de calcul al termenelor speciale prevăzute de art. 12 rap. la art. 9 din Legea nr. 11/1991.

Criticile referitoare la sentința civilă nr. 1102/2014 privind respingerea excepției lipsei calității procesual pasive se limitează să arate că, pentru judecarea acestui motiv de apel sunt suficiente argumentele invocate în fața primei instanțe de fond.

Astfel, soluția pronunțată de tribunal asupra excepției lipsei calității procesual pasive nu este, practic, contestată, apelanta-pârâtă înțelegând să indice doar faptul că solicită schimbarea acestei soluții, însă nu și motivele de critică, în fapt și în drept, care ar susține această solicitare.

În condițiile în care pârâta a ales să motiveze apelul declarat, nu se poate face aplicarea dispozițiilor art. 292 alin. (2) C. proc. civ. și să se analizeze apelul din perspectiva apărărilor formulate în fața primei instanțe.

Trecând totuși peste această modalitate de motivare a căii de atac, Curtea a observat că argumentul pârâtei în susținerea acestei excepții a constat în acela că nu săvârșește și nu a săvârșit fapte de concurență neloială constând în comercializarea de produse în ambalaje identice sau similare celor folosite pentru comercializarea produselor E.

Subiectul pasiv al raportului juridic de concurență neloială dedus judecății este cel acuzat de săvârșirea faptei prescrise de art. 5 din lege, adică persoana despre care se pretinde că a realizat fapta de concurență neloială.

În ceea ce privește săvârșirea efectivă a faptei de concurență neloială pretinsă, acest lucru ține de fondul raportului juridic dedus judecății, iar nu de legitimarea procesuală.

De aceea, Curtea a constatat că, în mod corect, a reținut tribunalul că acest aspect nu este unul ce ține de legitimarea procesuală pasivă, ci de fond.

În ceea ce privește criticile pârâtei referitoare la respingerea excepției lipsei calității procesuale active a reclamantelor A. Belgia și B. și a intervenientei A. Luxemburg, instanța de apel a confirmat aprecierea tribunalului în sensul că legitimarea activă a reclamantei A. Belgia nu este determinată de calitatea de titular al drepturilor de proprietate industrială, aceste drepturi nefiind deduse judecății, ci ambalajul E.

Apelanta-pârâtă a contestat parțial considerentul prin care tribunalul a arătat că aspectele referitoare la poziția concurențială a părților și la similaritatea ambalajelor sunt aspecte ce țin de fondul cauzei, respectiv de condițiile concurenței neloiale, ele neputând justifica admiterea excepției, partea susținând că temeinicia pretențiilor într-o acțiune în concurență neloială este o chestiune distinctă de existența apriorică a raporturilor de concurență dintre părți, în caz contrar s-ar da posibilitatea oricărui subiect de drept de a promova o asemenea cerere împotriva unui comerciant.

Instanța de apel a constatat că în primul ciclu procesual nu s-a stabilit în sensul că aspectul referitor la existența raporturilor concurențiale între părți ține de fondul litigiului, deoarece instanțele de control judiciar nu au fost învestite să se pronunțe asupra acestei dileme. Faptul că, în considerentele deciziei prin care s-a decis desființarea soluției de admitere a excepției de inadmisibilitate a acțiunii și trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță, instanța de apel a enumerat condițiile antrenării răspunderi civile delictuale în cazul specific al concurenței neloiale, nu înseamnă că a tranșat această problemă de drept în sensul reținut de tribunal.

Fiind un caz specific de răspundere civilă delictuală, pentru angajarea răspunderii civile a pârâtei în forma solicitată de reclamante și de intervenientă (a încetării faptelor de concurență neloială imputate), trebuie să fie întrunite toate elementele răspunderii civile delictuale, adaptate la specificul domeniului concurenței, cu condiția-premisă a stabilirii existenței raporturilor concurențiale între părțile litigiului.

Cu privire la domeniul de aplicare al legii, din titlu și din art. 1 al legii rezultă că Legea nr. 11/1991 urmărește să reglementeze raporturile sociale care cârmuiesc competiția între comercianți (întreprinderi).

Faptele pe care legea le consideră ca acte de concurență neloială (art. 4 și 5) sunt acelea care urmăresc crearea unei confuzii, mijloacele folosite tinzând să inducă în mintea consumatorului ideea că produsul/serviciul provin de la un concurent sau că există legături strânse între oferte.

De aceea, instanța de apel a admis argumentele apelantei-pârâte și le-a dat eficiență, în sensul că a analizat întrunirea condiției-premisă a existenței raporturilor concurențiale între părțile litigiului, în cadrul apelului pârâtei (și nu ca apărări de fond, astfel cum au fost calificate de tribunal, în apelul părții adverse).

Apelanta-pârâtă a susținut lipsa raportului de concurență între părțile litigiului, pentru următoarele argumente:

1. în ceea ce o privește pe reclamanta A. Belgia: aceasta nu comercializează dulciuri pe piața din România și nici nu activează în segmentul de piață aferent comercializării dulciurilor;

2. în ceea ce o privește pe reclamanta B. nu se află în relații de concurență cu pârâta, în funcție de piața relevantă pe care activează comercianții în conflict;

3. în ceea ce o privește pe intervenienta A. Luxemburg, aceasta nu desfășoară nicio activitate pe piața comerțului cu dulciuri din România.

Având în vedere înscrisul depus de reclamante și de intervenientă la dosarul de fond intitulat „Declarație” potrivit căruia reclamantele A. Belgia și B. și intervenienta A. Luxemburg fac parte din același grup, Grupul B., care este controlat de B. International SA, rezultă că produsele ce poartă ambalajul pe care se întemeiază acțiunea au aceeași sursă de proveniență, respectiv Grupul B. de care aparțin atât reclamantele cât și intervenienta în interes propriu. De aceea, din punctul de vedere în discuție, reclamantele și intervenienta în interes propriu au o poziție egală, ca membre ale aceluiași concern.

Esențial pentru dezlegarea raportului de concurență este aspectul dacă produsele comercializate de părțile în conflict se află pe aceeași piață relevantă din România, or în speță este necontestat faptul că atât pralinele E. cât și napolitanele D. ajung la consumatorul final, care este piața românească a dulciurilor.

Nu poate fi primită critica apelantei-pârâte conform căreia este necesar ca reclamantele și intervenienta principală să desfășoare, în mod direct, o activitate pe piața comerțului cu dulciuri din România, deoarece ar însemna să se adauge la lege, atât timp cât Legea nr. 11/1991 nu cere în mod expres această condiție ci, dimpotrivă, vorbește doar despre necesitatea existenței unei situații de rivalitate de piață, condiție ce este îndeplinită în cauza de față, în care fiecare dintre părțile litigante încearcă să obțină vânzări, profit sau cotă de piață asupra unui segment comun de piață.

Rațiunea adoptării Legii nr. 11/1991 constă în asigurarea unei protecții efective a intereselor consumatorului final și a asigurării respectării uzanțelor cinstite, așa încât instanța de apel a apreciat că acest scop se poate asigura doar dacă se apreciază că nu este necesară o prezență fizică a societăților pe teritoriul României, fiind suficient a se reține că, pe de o parte, reclamantele și intervenienta ca membre ale Grupului B., și pârâta, pe de altă parte, se află în competiție pentru câștigarea și conservarea clientelei din România, a pieței de dulciuri din România.

În ceea ce privește interpretarea conceptului de piață relevantă, Curtea a constatat că este corectă concluzia tribunalului conform căreia piața pe care se desfac produsele în litigiu este piața de dulciuri din România, în sens larg, iar diferențele de caracteristici, de preț și de utilizare ale produselor, susținute de apelanta-pârâtă, nu sunt suficiente pentru a se putea reține lipsa raporturilor concurențiale dintre părți.

Nu au fost reținute criticile referitoare la diferențele din punctul de vedere al caracteristicilor produselor (în sensul că nu corespund acelorași nevoi ale consumatorului), sau al prețului (în sensul că produsele E. sunt de 3-4 ori mai scumpe decât napolitanele D.) sau din punctul de vedere al utilizării acestor produse (în ocazii speciale versus în ocazii de consum), atât timp cât legea prevede numai condiția ca o întreprindere să încerce să cucerească acea parte a publicului consumator ce este vizată de o altă întreprindere, fapt care o plasează într-o relație de concurență, de competiție pe aceeași piață.

Pentru aceleași considerente au fost respinse și criticile prin care apelanta-pârâtă a susținut lipsa interesului promovării unei acțiuni în concurență neloială datorită faptului că părțile nu sunt concurenți.

Pentru aceste motive, Curtea a respins ca nefondat apelul incident formulat de apelanta-pârâtă SC C. SA, menținând sentința în ceea ce privește respingerea excepțiilor.

În ceea ce privește apelul declarat de reclamante și de intervenienta în interes propriu, instanța de apel a apreciat că, față de dezlegările obligatorii din primul ciclu procesual, se impunea ca, în rejudecare, instanța de fond să analizeze întrunirea în cauză, în raport de datele concrete ale speței deduse judecății a condițiilor acestei forme particulare a răspunderii civile delictuale, adaptate la domeniului concurenței, respectiv: existența faptei ilicite, constând în folosirea de către pârâtă a unui ambalaj de natură să producă un risc de confuzie cu ambalajul folosit în mod legitim de reclamant; prejudiciul; legătura de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu; vinovăția pârâtului.

Prin sentința apelată, tribunalul a constatat că dintre cele 4 condiții ce trebuie a fi întrunite în mod cumulativ nu este îndeplinită condiția existenței unei fapte ilicite, pentru două argumente esențiale: din decizia de casare ar rezulta faptul că, dacă se constată faptul că pârâta folosește ambalajul contestat în limitele înregistrării date de desenul comunitar W, rezultă că acțiunea în concurență neloială nu poate fi primită, or tribunalul a constatat că pârâta nu folosește acest ambalaj în afara înregistrării; în subsidiar, dacă s-ar aprecia că totuși trebuie analizat caracterul licit/ilicit al faptei, tribunalul a constatat că nu există riscul de confuzie între ambalajul folosit de pârâtă și cel folosit legitim de către reclamante și intervenientă.

Prin apelul declarat, reclamantele și intervenienta au contestat ambele considerente reținute de tribunal, atât pentru netemeinicie cât și pentru nelegalitate.

În ceea ce privește primul considerent, instanța de apel a constatat că este corectă critica referitoare la încălcarea limitelor rejudecării astfel cum au fost stabilite cu caracter irevocabil de către instanța de casare. Într-adevăr, așa cum în mod corect subliniază apelantele, din nici un considerent exprimat de instanța de recurs nu rezultă că acțiunea în concurență neloială dedusă judecății ar fi, în continuare, inadmisibilă, dacă s-ar constata de judecătorul fondului faptul că pârâta folosește ambalajul contestat în limitele înregistrării.

În primul ciclu procesual, instanța de control judiciar a tranșat un aspect de procedură, în sensul că problema caracterului licit/ilicit al acțiunii nu constituie o condiție de admisibilitate a acțiunii; și a îndrumat instanțele de rejudecare ca, în conturarea caracterului licit/ilicit al faptei deduse judecății, să analizeze, printre altele, și modalitatea în care este folosit ambalajul incriminat, și a indicat chiar și factorii relevanți în raport de care urma a se face această analiză, respectiv în funcție de elementele protejate la înregistrare și de întinderea protecției, raportată la bunurile/serviciile pentru care este realizată înregistrarea și la perioada protecției.

În orice caz, a subliniat instanța de recurs, faptul că ambalajul folosit de pârâtă este înregistrat ca desen comunitar nu reprezintă decât unul din elementele ce conturează caracterul licit/ilicit al faptei, dar nu singurul relevant, ceea ce înseamnă că se impune analiza în continuare a posibilității producerii riscului de confuzie.

De aceea, argumentând în sensul că acțiunea nu ar putea fi primită decât dacă pârâta ar folosi ambalajul în afara limitelor înregistrării, tribunalul a depășit limitele rejudecării, stabilind un fine de neprimire al acțiunii identic cu cel reținut în primul ciclu procesual, cu încălcarea dispozițiilor art. 315 alin. (1) C. proc. civ.

Instanța de apel a înlăturat critica de netemeinicie susținută de apelante, referitoare la constatarea tribunalului în sensul că pârâta folosește ambalajul incriminat în limitele înregistrării.

În primul rând, această analiză în raport de îndrumările date prin decizia de casare nu reprezintă o schimbare a cauzei în apel, cum greșit a susținut apelanta-pârâtă prin întâmpinare, deoarece instanța de rejudecare era obligată să pună în discuția părților și să se pronunțe asupra acestor aspecte, în aplicarea dispozițiilor art. 315 alin. (1) C. proc. civ.

În al doilea rând, în ceea ce privește modalitatea de folosire efectivă a ambalajului incriminat, în raport de elementele protejate la înregistrare, este corectă constatarea tribunalului în sensul că prin înregistrarea desenului comunitar s-a obținut protecția asupra aspectului exterior al ambalajului, iar ambalajul folosit în comerț de către pârâtă pentru comercializarea napolitanelor D. este identic cu desenul înregistrat.

În ceea ce privește modalitatea de folosire a ambalajului incriminat, în raport de întinderea protecției, raportată la bunurile/serviciile pentru care este realizată înregistrarea, tribunalul a constatat că pârâta folosește ambalajul în limitele înregistrării, deoarece, chiar dacă desenul este înregistrat pentru produse din clasa 9, subclasa 5, conform Clasificării de la Locarno („saci, săculeți, tuburi și capsule”), pentru a fi incidentă condiția „de a fi aplicat produsului” nu este necesar ca pârâta să efectueze comerț cu săculeți, fiind întrunită această condiție și atunci când pârâta comercializează dulciuri în acești saci sau punguțe.

Instanța de apel a înlăturat critica referitoare la această constatare, constatând că desenul înregistrat este încorporat într-un ambalaj, ceea ce înseamnă că desenul respectiv este folosit conform înregistrării, ambalaj care poate fi folosit pentru ambalarea oricăror produse; în cazul din speță fiind folosit pentru ambalarea napolitanelor D., cu atât mai mult cu cât desenul înregistrat conține reprezentarea grafică a unei nuci de cocos și a unei napolitane cât și sintagma „Napolitane cu cremă și glazură de cocos”. De aici, rezultă că folosirea concretă a desenului pentru ambalarea napolitanelor este în concordanță cu indicarea explicită a produsului ce urmează a fi ambalat prin chiar elementele grafice ale desenului înregistrat.

Ambalajele sunt prin natura lor susceptibile de a fi aplicate oricărui produs, nefiind obligatoriu ca în cererea de înregistrare solicitantul să indice în mod expres și categoria de produse ce urmează a fi ambalate în săculețul înregistrat ca desen comunitar, un argument de text fiind dat de dispozițiile art. 36 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, potrivit cărora informațiile menționate la art. 36 alin. (2) (respectiv indicarea în cerere a produselor în care urmează să se încorporeze desenul sau modelul în cauză sau cărora li se va aplica respectivul desen sau model industrial) și la alin. (3) lit. a) și d) (respectiv faptul că cererea trebuie să cuprindă o descriere care să explice reprezentarea sau specimenul și o clasificare pe clase a produselor care urmează să încorporeze desenul sau modelul în cauză sau cărora li se va aplica respectivul desen sau model) nu aduc atingere sferei de protecție a desenului sau a modelului în sine.

Chiar reținând faptul că modalitatea de folosire a desenului comunitar nu depășește limitele înregistrării, instanța de apel a constatat că acest element de fapt nu împiedică analiza în continuare a întrunirii tuturor condițiilor pentru angajarea răspunderii civile pentru concurență neloială, deoarece este posibil ca exercițiul efectiv al drepturilor conferite de înregistrarea desenului industrial să fie de natură a produce un risc de confuzie cu ambalajul folosit legitim de către reclamante și intervenientă.

Esența dezlegărilor date prin decizia de casare a constat în aceea că, modalitatea în care este folosit desenul comunitar, în funcție de elementele protejate la înregistrare și de întinderea protecției, este doar unul din elementele de luat în considerare în analiza caracterului licit/ilicit al faptei deduse judecății, dar nu singurul relevant, astfel încât revenea instanței de rejudecare să identifice și să analizeze toate elementele ce conturează caracterul licit/ilicit al faptei. Or, acestea sunt prevăzute expres de textul de lege indicat ca temei juridic de reclamanți și de intervenienta principală, respectiv: dacă ambalajul folosit de către pârâtă, adică modalitatea concretă de folosire a desenului industrial comunitar - instanța de recurs arătând că, chiar dacă pârâta ar folosi desenul în limitele înregistrării, acest aspect nu ar constitui decât un element de analiză, pe fond, iar nu o problemă de admisibilitate - este de natură să producă un risc de confuzie cu ambalajul folosit în mod legitim de reclamant).

Cu privire la cel de-al doilea considerent exprimat de tribunal prin sentința apelată, instanța de apel a respins critica apelantelor conform căreia efectuarea de către instanță a unei analize în principal și în subsidiar ar reprezenta o motivare contradictorie.

S-a constatat că tribunalul a realizat o analiză a cauzei sub toate aspectele, exprimând toate motivele în fapt și în drept care i-au format convingerea, motivare care asigură dreptul părților la apărare și permite instanței superioare exercitarea controlului judiciar.

Având în vedere că pentru verificarea condiției privind existența faptei ilicite (constând în folosirea de către pârâtă a unui ambalaj de natură să producă un risc de confuzie cu ambalajul folosit în mod legitim de reclamant) trebuie stabilită, mai întâi, legitimitatea folosirii ambalajului pe care se întemeiază acțiunea și cererea de intervenție principală, Curtea a analizat acest aspect, mai înainte de analiza criticilor referitoare la riscul de confuzie.

Analizând probele administrate în cauză, s-a reținut a fi îndeplinită această condiție, fiind dovedită atât anterioritatea folosinței ambalajului de către reclamante, cât și deținerea unor drepturi de proprietate industrială asupra unor elemente grafice și coloristice ce compun imaginea de ansamblu a acestui ambalaj.

Anterioritatea folosinței este susținută din punct de vedere probator de Studiul de piață „Brands KPI s, piața pralinelor - mai 2007 și de Situația vânzărilor produselor E. în perioada 1993/1994 - 2008/2009, ce atestă prezența produsului E. pe piața din România, în anii 1993/1994 fiind vândute 7 tone produse E., valoarea vânzărilor de fiind de 74,000 euro.

Apelanta-pârâtă nu a dovedit prin probele administrate în cauză o folosință a ambalajului napolitanelor D., anterioară anilor 1993-1994. Dimpotrivă, facturile depuse la dosar demonstrează o prezență mult mai recentă pe piață a produselor sale, aceste facturi fiind emise în perioada martie-aprilie 2008.

Tot cu valoare probatorie, sunt de menționat, în dovedirea îndeplinirii condiției folosinței legitime a ambalajului produselor E. de către reclamante și de către intervenientă, și marca internațională nr. X din data de 18 ianuarie 2000, ce reprezintă o pralină învelită într-un ambalaj pe care sunt desenate o panglică de culoare roșie și un șervețel dantelat pe care este înscris numele produsului, E.; marca internațională nr. Y din data de 20 februarie 2003, ce reprezintă o pralină acoperită cu fulgi de cocos; marca internațională nr. Z din data de 10 iulie 2000, ce reprezintă o panglică roșie, întreruptă de o porțiune albă pe care este scris numele produsului; și modelul comunitar nr. x reprezentând ambalajul pralinelor având combinația de culori alb-roșu și pe care sunt desenate o panglică de culoare roșie și un șervețel dantelat pe care este înscris numele produsului.

În analiza confuziei, tribunalul a analizat similaritatea produselor și a semnelor prin raportare la publicul vizat și a constatat că elementele comune ale semnelor în conflict nu sunt de natură să ducă la riscul ca publicul vizat să considere că bunurile au aceeași origine comercială și nici riscul de asociere, ca publicul să creadă că există o legătură între producători.

Forma de concurență neloială pretinsă în prezenta cauză este cea reglementată de art. 5 alin. (1) lit. a) din lege, potrivit căruia constituie concurență neloială „folosirea unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cel folosit legitim de alt comerciant”, iar ca formă de reparare a vătămării produse prin fapta dedusă judecății s-a solicitat obligarea pârâtei la încetarea faptei, solicitare ce se încadrează în drept în dispozițiile art. 6 din același act normativ, potrivit cărora „persoana care săvârșește un act de concurență neloială va fi obligată să înceteze sau să înlăture actul (…)”.

Prin urmare, instanța avea de comparat ambalajele produselor comercializate de ambele părți litigante și de a stabili dacă există posibilitatea producerii unei confuzii între acestea.

Riscul de confuzie presupune ca un consumator mediu, rezonabil de bine informat, de circumspect și de atent, să creadă că produsul care poartă ambalajul incriminat are aceeași sursă de proveniență cu cel comercializat sub ambalajul reclamantelor și al intervenientei, sau că între sursele lor de proveniență există o anumită legătură economică.

Riscul de asociere există în situația în care, atunci când vede ambalajul incriminat, consumatorul își amintește de ambalajul anterior, dar nu ajunge la confuzie cu privire la originea produselor. Riscul de asociere nu este suficient din perspectiva art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991, care solicită probabilitatea riscului de confuzie.

Legea incriminează faptele „de natură să producă confuzie”, ceea ce înseamnă că, pentru a fi în prezența unei fapte de concurență neloială, nu este necesar să se fi produs deja o confuzie, ci doar să existe riscul de a se produce confuzie.

În verificarea modului de stabilire a situației de fapt și de aplicare a legii de către prima instanță de fond cu privire la condiția riscului de confuzie, Curtea a avut în vedere o examinare globală, ținând cont de toți factorii pertinenți în raport de datele speței, și în special: de gradul de similitudine între ambalaje, de gradul caracterului distinctiv al acestora; de intensitatea renumelui ambalajului anterior și de gradul de similitudine dintre produsele comercializate în ambalajele în conflict.

Cât privește gradul de distinctivitate al ambalajelor în conflict, acest element este important, deoarece în cazul ambalajelor cu un grad de distinctivitate ridicat, dobândit prin utilizarea intensivă pe piață, posibilitatea apariției riscului de confuzie în rândul publicului consumator este mai mare.

Pentru stabilirea gradului de distinctivitate al ambalajelor în conflict Curtea a verificat capacitatea acestora de a identifica produsul ca provenind de la un anumit producător și de a distinge respectivele bunuri de cele ale altui producător, ținând cont de probele administrate în cauză.

Din Studiul de piață întocmit de compania G., rezultă, pe de o parte, nivelul ridicat de cunoaștere a ambalajului produsului E., 71% dintre respondenți recunoscând ambalajul arătat ca aparținând acestui produs, iar, pe de altă parte, nivelul scăzut de cunoaștere a ambalajului produsului D., doar 18,2% dintre respondenți recunoscând ambalajul arătat ca aparținând produsului D.

Pe acest temei, instanța de apel a constatat, la acest punct, că riscul de confuzie este mai mare datorită gradului ridicat de distinctivitate al ambalajului anterior.

În ceea ce privește compararea ambalajelor, aprecierea similarității ambalajelor se face global, cu luarea în considerare a fiecărui ambalaj în parte, apreciat fiecare ca întreg, ținând cont de elementele lor distinctive și dominante și având în vedere faptul că un consumator va percepe ambalajul ca pe un tot, fără a face o examinare a diferitelor detalii ale acestuia.

Curtea a avut în vedere fiecare ambalaj în parte, apreciat fiecare ca întreg, în baza probelor administrate în cauză, din coroborarea cărora constată că cele 15 elemente indicate de către reclamante și de intervenientă reprezintă elementele distinctive și dominante ce compun imaginea de ansamblu a ambalajului anterior aparținând acestora, respectiv:

1. Pralina cu cocos; aspectul acoperit cu fulgi de cocos;

2. Prezența formei sferice albe (pralina și nuca de cocos), inducând imaginea unui grup de praline;

3. Prezența unei panglici ondulate;

4. Culoarea roșie a panglicii ondulate;

5. Numele mărcii înscris cu o nuanță roșie pe panglică;

6. Poziționarea superior-centrală a mărcii;

7. Scrisul stilizat, prima literă a elementelor verbale fiind mare;

8. Scrierea cu roșu a elementului verbal „E.”;

9. Prelungirea literei „R” din cadrul „E.”;

10. Literele sunt umbrite simetric pe partea dreaptă;

11. Prezența simetrică, deasupra mărcii, a unui element verbal centrat;

12. Prezența elementelor geometrice cu o valoare stilistică;

13. Alegerea nuanței de gri pentru elementele geometrice menționate la punctul nr. 12;

14. Fondul alb al ambalajului;

15. Poziționarea pralinelor în ansamblul ambalajului.

Impresia de ansamblu a ambalajului produsului E. este dată de suma acestor elemente distinctive și dominante ale ambalajului anterior, chestiunea în dispută între părțile litigiului constând în aceea dacă ambalajul folosit de pârâtă preia în mod identic, sau cel puțin similar, aceste elemente.

Primele două elemente din cele 15 reținute mai sus (respectiv pralina cu cocos; aspectul acoperit cu fulgi de cocos și prezența formei sferice albe, pralina și nuca de cocos, inducând imaginea unui grup de praline) nu sunt preluate identic în ambalajul incriminat, Curtea admițând la acest punct apărarea apelantei-pârâte conform căreia nu se poate reține nici similaritatea dintre acestea și elementele ce compun ambalajul pârâtei, deoarece pralinele sunt sferice iar napolitana acoperită cu fulgi de cocos are formă paralelipipedică.

Nici aspectul că atât pralina cât și napolitana sunt acoperite cu fulgi de nucă de cocos nu va fi reținut ca un element de similaritate deoarece nuca de cocos este un ingredient comun atât pralinei cât și napolitanei comercializate în ambalajul incriminat, motiv pentru care Curtea a admis apărarea apelantei-pârâte potrivit căreia nu se poate pretinde o exclusivitate cu privire la folosirea fulgilor de nucă de cocos în ambalajul unui produs având ca ingredient nuca de cocos, atât timp cât în percepția consumatorului mediu acest element are un rol nesemnificativ din perspectiva riscului de confuzie, acesta considerând că aspectul de fulgi de cocos este un element care-i indică compoziția produsului.

Nici elementele de la pct. 7, 8 și 9 din cele 15 reținute mai sus (respectiv scrisul stilizat, prima literă a elementelor verbale fiind mare, scrierea cu roșu a elementului verbal „E.” și prelungirea literei „R” din cadrul „E.”) nu sunt preluate identic în ambalajul incriminat, Curtea admițând de asemenea și apărarea apelantei-pârâte conform căreia nu se poate reține nici similaritatea dintre acestea și elementele ce compun ambalajul pârâtei.

În primul rând, modalitatea de scriere a cuvintelor „E.” și „D.” este diferită, iar folosirea majusculei la începutul celor două cuvinte „E.” și „D.” va fi percepută de consumatorul mediu ca un element obișnuit în scrierea substantivelor proprii.

În al doilea rând, scrierea cu roșu a elementului verbal „D.” nu poate fi interzisă deoarece reprezintă un element figurativ ce este protejat prin înregistrarea pe cale națională a mărcii „D.” nr. a, nr. de depozit b. Deși extrasul mărcii D. nu este depus la dosar în copie color, se observă, din compararea extrasului OSIM conținând reprezentarea grafică a mărcii D. cu imaginea ambalajului în litigiu dar și cu planșele color depuse de pârâtă la dosar, că, deși apelanta-pârâtă nu folosește marca D. în reproducerea grafică astfel cum a fost înregistrată la OSIM (pe ambalaj, literele fiind mai înclinate și cu caractere italice), totuși aceasta a dobândit protecție pentru culoarea roșie a literelor din componența mărcii combinate „D” nr. a, având culori revendicate roșu și auriu.

În final, s-a observat că nu există asemănare nici între faptul că prima literă a cuvântului „E.” se prelungește sub următoarele, iar ultima literă din cuvântul „D.” se prelungește sub literele vecine, deoarece este vorba de litere poziționate diametral opus, în cuvinte cu lungimi diferite, iar litera y are o înclinare naturală spre stânga, fiind modul normal de scriere a acestei litere, iar nu o imitație a modului de scriere a literei R de la începutul cuvântului „E.”.

Nici elementele de la pct. 11, 12 și 13 din cele 15 reținute mai sus (respectiv prezența simetrică, deasupra mărcii, a unui element verbal centrat, prezența elementelor geometrice cu o valoare stilistică și alegerea nuanței de gri pentru elementele geometrice menționate la punctul 12) nu sunt preluate identic în ambalajul incriminat.

De asemenea, instanța de apel a constatat că nu se poate reține nici similaritatea dintre acestea și elementele ce compun ambalajul pârâtei.

Astfel, nu există similaritate în poziționarea simetrică, centrată, deasupra mărcilor „E.” și respectiv „D.”, a elementelor verbale H. (în cazul ambalajului anterior) și respectiv F. (în cazul ambalajului incriminat), deoarece aceste două cuvinte sunt complet diferite și sunt poziționate diferit, cuvântul H. fiind situat în cadrul unui oval alb poziționat în centrul ambalajului, în timp ce cuvântul F. este situat în partea de sus a ambalajului.

Nu există similaritate nici în ceea ce privește prezența elementelor geometrice cu o valoare stilistică și nici în alegerea nuanței de gri pentru aceste elemente geometrice, deoarece Curtea a constatat lipsa elementelor geometrice în ambalajul anterior. Marginea franjurată a șervețelului alb și scrierea unor cuvinte pe marginea ambalajului nu pot fi calificate ca fiind forme geometrice, așa încât nu există niciun un element de similaritate între acestea și formele geometrice de culoare gri aplicate pe ambalajul contestat.

Curtea a respins și critica apelantelor-reclamante și apelantei-interveniente privind nereținerea elementului de similaritate învederat la pct. 15, constând în poziționarea similară a pralinelor în ansamblul ambalajului, deoarece imaginea de ansamblu este diferită, ea fiind dată, în cazul ambalajului anterior, de un grup de praline așezate într-o cupă argintie lângă care este reprezentat un hibiscus de culoare roșie, imagine ce conferă o impresie diferită față de aspectul celor două napolitane însoțite de imaginea nucii de cocos și a unei crenguțe de brad.

În schimb, Curtea a constatat ca fiind întemeiate criticile referitoare la preluarea în ambalajul incriminat, în mod identic, a 6 elemente distinctive și dominante din cuprinsul ambalajului anterior, în concret elementele descrise la pct. 3, 4, 5, 6, 10 și 14, respectiv:

- prezența unei panglici ondulate;

- culoarea roșie a panglicii ondulate;

- numele mărcii înscris cu o nuanță roșie pe panglică;

- poziționarea superior-centrală a mărcii;

- literele sunt umbrite simetric pe partea dreaptă;

- fondul alb al ambalajului.

A fost respinsă apărarea apelantei-pârâte conform căreia prezența panglicii de culoare roșie este un aspect larg răspândit pe piața dulciurilor, deoarece apelantele-reclamante și apelanta-intervenientă au dovedit prin probele administrate că pot invoca protecția asupra acestui element grafic, ca efect al înregistrării mărcilor internaționale.

Astfel, marca internațională nr. X din 18 ianuarie 2000 este tridimensională, iar unul din elementele grafice protejate este panglica de culoare roșie, culoarea roșie fiind culoare revendicată pentru culoarea panglicii. De asemenea, marca internațională nr. Z din 10 iulie 2000 protejează ca element grafic panglica de culoare roșie întreruptă de o porțiune albă pe care este scris numele produsului.

Faptul că și alți producători de dulciuri folosesc acest element grafic nu este relevant în cauza de față, care privește doar părțile litigante.

Nu este întemeiată apărarea apelantei-pârâte conform căreia panglica de pe ambalajul anterior este dispusă simetric și are onduleuri simetrice și buclate de o parte și de alta a ovalului alb, pe când panglica ambalajului în litigiu este plasată sub numele D. și nu prezintă onduleuri simetrice, ci falduri aplatizate, întrucât imaginea de ansamblu a panglicii de culoare roșie este similară în imaginea de ansamblu a celor două ambalaje, fiind poziționată simetric și având aceleași falduri ondulate.

Nu sunt fondate nici susținerile apelantei-pârâte relative la prezența a două dungi pe panglica ambalajului anterior, una albă și alta aurie; la tonul diferit al culorii roșu cu care este imprimat logo-ul pe panglică și la existența unor reflexe de lumină de-a lungul scrisului de pe panglica ambalajului anterior; deoarece, în percepția consumatorului mediu, aceste detalii nu sunt în măsură să înlăture riscul de confuzie.

Curtea a evaluat similitudinea dintre elementele comune învederate de către apelantele-reclamante și de apelanta-intervenientă, prin prisma consumatorului mediu, care percepe ambalajele supuse atenției ca pe un tot și nu va face o examinare a diferitelor detalii ale acestuia, cu atât mai mult cu cât impresia consumatorului se bazează pe amintirea incompletă a ambalajului anterior, ceea ce înseamnă că, văzând ambalajul incriminat, consumatorul nu va putea face diferența doar pe baza acestor detalii (reflexele de lumină sau o nuanță ușor diferită de roșu a logo-ului).

În ceea ce privește culoarea panglicii, mai este de menționat și faptul că, spre deosebire de apelantele-reclamante și de apelanta-intervenientă - care au dovedit dobândirea unei protecții legale pentru utilizarea acestei culori a panglicii, ca marcă, unită cu o folosință intensivă a acestui element grafic pe ambalajele produselor E., dar și cu o folosință exclusivă a culorii roșii pentru panglică, astfel încât consumatorul asociază facil culoarea roșie a panglicii cu produsul E.; în schimb, pârâta a dovedit faptul că pentru ambalajele produselor D. utilizarea culorii roșu pentru panglică nu este exclusivă, întrucât panglica de pe ambalajul produsului „D. - F vanilie.” este de culoare albastru deschis, iar panglica de pe ambalajul produsului „D. - F. cacao” este de culoare indigo; așa încât nu s-a putut crea o asociere în mintea consumatorului între culoarea roșu a panglicii și produsele D.

Numele mărcii înscris cu o nuanță roșie pe panglică este un alt element dominant și distinctiv al ambalajului anterior care a fost preluat în mod identic în ambalajul incriminat, în sensul că pe panglica de culoare roșie a ambalajului anterior este imprimat cuvântul „E.” scris cu o nuanță mai închisă de roșu, procedeu preluat cvasi-identic de ambalajul incriminat, în care, pe panglica de culoare roșie este imprimat numele mărcii D. cu aceeași nuanță de roșu.

Nu s-a avut în vedere folosirea în sine a cuvântului „D.”, care este protejat ca element verbal în marca nr. a din 28 noiembrie 2000 aparținând apelantei-pârâte, acest element verbal putând fi utilizat de apelanta-pârâtă pentru marcarea produselor proprii; ci a avut în vedere impresia vizuală produsă de imprimarea mărcii într-o nuanță de roșu pe panglica ondulată de culoare roșie, acest procedeu distinctiv, specific apelantelor, de combinare a elementelor grafice și de culori fiind preluat identic din ambalajul anterior și fiind de natură să atragă riscul de confuzie între ambalajele în conflict.

Poziționarea superior-centrală a mărcii este un alt element dominant și distinctiv al ambalajului anterior care a fost preluat în mod identic în ambalajul incriminat, faptul că literele din cuvântul „D.” sunt mai mari și scrise cu caractere italice sunt în opinia instanței detalii nesemnificative ce nu sunt de natură să înlăture riscul de confuzie, percepția de similitudine fiind imprimată în mintea consumatorului de poziționarea identică a celor două cuvinte, „E.” respectiv „D.” în ansamblul ambalajelor, superior-centrală.

Un alt element dominant și distinctiv al ambalajului anterior ce a fost preluat identic de ambalajul incriminat constă în acela că literele celor două cuvinte „E.” respectiv „D.” sunt umbrite simetric pe partea dreaptă. Cu privire la acest element grafic, apelanta-pârâtă nu poate invoca protecția mărcii nr. a din 28 noiembrie 2000, deoarece conturul auriu de jur-împrejurul literelor așa cum rezultă din reproducerea grafică a mărcii D. este diferit de umbrirea, cu o singură linie și numai pe partea dreaptă a literelor, așa cum apare pe ambalajul în litigiu, așa încât este, de fapt, o imitație a modului de scriere a literelor de pe ambalajul anterior, iar nu o folosire legitimă a unui element grafic ce se bucură de protecție conform legii mărcilor.

Cu privire la culoarea de fond a ambalajelor în conflict, apelantele-reclamante și apelanta-intervenientă au dovedit o folosință intensivă pe piața dulciurilor din România a produselor E., ambalate într-un ambalaj ce a avut constant numai culoarea albă, acestea nefolosind pentru fondul ambalajelor produselor sale o altă culoare în afara culorii alb.

În schimb, prin Cataloagele IFEFOODAPEST, 2008 november 18-20, cuprinse în Anexa 4 la întâmpinarea depusă la prima instanță de pârâta SC C. SA, aceasta a dovedit faptul că folosește ca fond al ambalajelor produselor D. mai multe culori (albastru cu galben, maron cu portocaliu, maron cu galben, alb cu maron), și nu culoarea alb.

Din analiza coroborată a acestor probe, rezultă că fondul alb al ambalajului este un element distinctiv și dominant foarte puternic al ambalajului produselor E., fiind folosită această culoare de fond în mod exclusiv, cu excluderea altei culori sau combinații de culori, ceea ce atrage concluzia fidelizării consumatorilor și obișnuinței acestora de a asocia culoarea alb de fond a ambalajului cu produsul oferit sub acest semn.

Momentul de la care apelanta-pârâtă a început să folosească culoarea alb pentru fondul ambalajului propriu este cel al promovării pe piață a gamei D. - F., respectiv aprilie 2008 conform propriilor sale susțineri (par. 30 din cel de-al doilea apel formulat de apelanta-pârâtă SC C. SA), iar desenul industrial W constând în aspectul exterior al ambalajului având culoarea de fond albă a fost înregistrat în data de 8 mai 2009.

Or, raportând aceste date la datele reieșite din probele administrate de partea adversă - constând în Studiul de piață dovedind notorietatea produselor purtând mărcile E., studiu ce este întocmit în mai 2007 și relevă o cunoaștere pe piață a acestor produse de 91%; în planșele foto de la campaniile de publicitate, înscrisul privind evoluția vânzărilor produsului E. pe piața din România în perioada 1993-2009; precum și înregistrarea la data de 28 septembrie 2007 ca desen industrial a aspectului exterior al unui ambalaj având culoarea alb drept culoare de fond - instanța de apel a constatat că rezultă cu evidență anterioritatea folosirii culorii alb pentru fondul ambalajului de către apelantele-reclamante și apelanta-intervenientă, cu cel puțin 10 ani înaintea apelantei-pârâte.

În concluzie, cele 6 elemente distinctive și dominante ce compun impresia de ansamblu a ambalajului anterior, menționate mai sus, sunt preluate identic de ambalajul incriminat, producând asupra publicului țintă, în imaginea de ansamblu a ambalajului D.,, aceeași impresie ca și cea avută în vedere la concepția ambalajului E.

Cele 6 elemente grafice și de culoare preluate identic nu formează simple elemente descriptive în ambalajul incriminat, ci păstrează aceeași poziție distinctivă autonomă ca și în ambalajul aparținând membrelor Grupului B.

În plus, ele nu formează, împreună cu celelalte elemente ale ambalajului incriminat, luate împreună, o impresie diferită de cea creată în mintea consumatorului de ambalajul anterior.

În ceea ce privește compararea produselor, instanța de apel a apreciat că este corectă afirmația apelantelor-reclamante și apelantei-interveniente conform căreia tribunalul a constatat că acest element de analiză este îndeplinit, deoarece poziția concurențială a părților pe aceeași piață relevantă a fost stabilită pe baza concluziei că ambele produse sunt vizate de aceeași categorie a publicului consumator de dulciuri.

Produsele vizate de cele două ambalaje sunt identice, sau pot fi considerate cel puțin similare, întrucât ambele aparțin categoriei comune a dulciurilor.

Ceea ce interesează în speța de față este modul de percepție al consumatorului, care va delimita originea produselor E. prin prisma folosirii curente de către apelantele-reclamante și de apelanta-intervenientă, pe ambalajele proprii, a combinației de elemente grafice și de culori analizată în cele ce preced.

Coroborat cu faptul că produsele vizate de ambalajele în conflict sunt identice sau foarte similare, există riscul ca cele două ambalaje să fie confundate în mintea consumatorului, care va interpreta ambalajul napolitanei drept o variantă a ambalajului anterior al pralinei E., în considerarea reproducerii identice a unui cumul de 6 elemente distinctive și dominante, și prin urmare, și riscul confuziei asupra originii lor comerciale.

Vătămarea suferită de apelantele-reclamante și de apelanta-intervenientă, ca urmare a faptei de concurență neloială reținută de instanță, constă în atingerea reputației ambalajului parazitat și riscul îngreunării substanțiale a eforturilor acestora în a fideliza sau conserva clientela.

Renumele ambalajului folosit de membrele Grupului B. este dovedit prin Studiul de piață întocmit de compania G. pe piața din România în octombrie 2010, potrivit căruia 71% dintre respondenți recunosc cartonașul cu imaginea ambalajului pralinelor E., în condițiile în care de pe această imagine a fost înlăturată mențiunea mărcii „E.”.

De asemenea, se reține ca dovedită intenția apelantei-pârâte de a profita de renumele de care se bucură ambalajul membrelor Grupului B. prin înscrisul intitulat „Studiu de piață privind riscul confuziei între D. și E.” - iunie 2010, întocmit de compania I., depus la dosar de apelanta-pârâtă SC C. SA, prin care s-a reținut că „poziționarea în mintea consumatorilor între D. și E. este clar diferită - E. este o marcă Premium, în timp ce D. este o marcă mass-market (…) oamenii fac diferența între cele două mărci în termen de preț, calitatea ingredientelor (…)”.

Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu rezultă din însăși săvârșirea faptei de concurență neloială, în sensul că prin conduita prescrisă mai sus, de imitare servilă a unui cumul de 6 elemente distinctive și dominante ale ambalajului parazitat, apelanta-pârâtă a urmărit atragerea, captarea și deturnarea clientelei competitorului său, în scopul cuceririi unui anumit segment de piață, vizat (sau chiar cucerit, în proporție de 91%) de apelantele-reclamante și de apelanta-intervenientă, de pe piața de dulciuri din România.

Vinovăția în săvârșirea faptei de concurență neloială rezultă din conduita apelantei-pârâte de disimulare a propriei activități pe piață sub aparența semnelor distinctive ale concurentului, scopul fraudulos urmărit constând în deturnarea clientelei, în inducerea în eroare a consumatorului.

În ceea ce privește apărarea apelantei-pârâte invocată prin întâmpinare, a inadmisibilității motivului de apel referitor la existența unor acte de parazitism, s-a apreciat că această apărare nu atrage inadmisibilitatea apelului în întregul său, ci doar a motivului de apel în discuție, iar pe fondul apărării se reține că, într-adevăr, reclamantele au invocat actele de concurență parazitară prin chiar conținutul cererii de chemare în judecată, așa încât nu se poate aprecia în sensul că prin acest motiv de apel se tinde la schimbarea cauzei în apel, așa cum susține apelanta-pârâtă.

Este întemeiată și critica privind neacordarea cheltuielilor de judecată, însă privită din perspectiva soluției pronunțate de instanța de apel, culpa procesuală aparține pârâtei care a căzut în pretenții în înțelesul art. 274 alin. (1) C. proc. civ., motiv pentru care Curtea a obligat pe pârâta SC C. SA la plata către reclamantele B. SRL și A. SA Belgia și intervenienta A. SA Luxemburg, a sumei de 85.985,01 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată în prima instanță, reprezentând onorariu de avocat.

Împotriva deciziei nr. 301 din 8 iunie 2015 a Curții de Apel București, au declarat recurs toate părțile, după cum urmează:

I. Prin recursul întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., reclamantele B. SRL, A. SA Belgia și intervenienta A. SA Luxemburg au solicitat modificarea în parte a deciziei recurate, numai în privința unora dintre considerente, respectiv a celor privind: nelegala reținere că desenul industrial aparținând intimatei - pârâte a fost folosit de către aceasta în limitele înregistrării; instanța de apel ar fi trebuit să analizeze nu numai riscul de confuzie directă între semnele (ambalajele în conflict), dar și riscul de asociere, ca element esențial al riscului de confuzie indirectă, dar și al actelor de concurență parazitară, prin prisma art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991; menținerea tuturor prevederilor dispozitivului deciziei civile recurate și a celorlalte considerente ale acestei decizii, altele decât cele enumerate.

Recurentele au arătat, în esență, următoarele:

În mod nelegal, Curtea de Apel a considerat că folosirea desenului comunitar de către C. a fost efectuată în limitele protecției, interpretând în mod greșit dispozițiile art. 36 alin. (6) din Regulamentul CE nr. 6/2002 privind desenele sau modelele comunitare (RDC), potrivit cărora nici clasificarea produselor și nici descrierea produselor la care se referă modelul nu modifică întinderea protecției conferite acestuia.

În conformitate cu art. 36 alin. (1) și (2) din RDC, protecția desenului se realizează numai în raport cu produsele desemnate, specificate în cererea de înregistrare, prin raportare la Clasificarea de la Locarno.

Ambalajul folosit de C. este înregistrat ca desen industrial pentru „săculeți” (clasa 9, subclasa 05), iar asemenea produse sunt ele însele obiectul unui comerț, al industriei de profil și pot face obiectul înregistrării unor desene care să le identifice (etichete, imagini, simboluri cu funcție distinctivă pentru produsele aparținând clasei pentru care au fost înregistrate).

Un desen protejat în raport cu anumite produse sau servicii este folosit în limitele înregistrării doar atunci când titularul realizează un comerț cu acele produse sau servicii. Obiectul comerțului realizat de către titular este determinat de tipul de produs sau serviciu comercializat.

Or, pârâta folosește desenul în activitatea comercială pentru produse alimentare - dulciuri, astfel încât se poate concluziona că C. folosește desenul industrial în activitatea comercială în relație cu alte produse decât cele desemnate prin înregistrare.

Recurentele au susținut, totodată, că interpretarea restrictivă efectuată de instanța de apel a noțiunii de „confuzie” prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991 este nelegală.

Actele de concurența neloială reglementate de Legea nr. 11/1991 au în vedere atât confuzia directă sau indirectă, dar și ratașarea parazitară la renumele unui concurent, astfel încât „asocierea” trebuia analizată și prin prisma „riscului de confuzie indirectă”, în sensul că pe baza „asocierii” semnului ulterior cu marca/semnul anterior, publicul ajunge să creadă că există o legătură economică, juridică, etc., între producători; în acest caz, nu mai avem de-a face cu un simplu risc de asociere, ci cu un adevărat risc de confuzie indirectă, deoarece marca/semnul anterior folosit în mod legitim nu mai garantează posibilitatea titularului de a fi singurul răspunzător de calitatea produselor sale.

O altă interpretare relevantă, rămasă neanalizată de către Curtea de Apel, este cea a conceptului de „asociere” în strânsă legătură cu intenția pârâtei de a imita ambalajul reclamantelor și intervenientei pentru a profita de reputația acestuia - formă a concurenței parazitare.

Instanța de apel a reținut în mod corect, pe baza probelor administrate, toate elementele de fapt și de drept specifice unei „acțiuni parazitare”, ba chiar a arătat expres că scopul urmărit de către partea adversă a fost acela de a „parazita” ambalajul de renume, în cadrul formei de concurență neloială reținute de către instanță. Aceste aprecieri ale instanței au fost efectuate în acord cu dispozițiile Convenției de la Paris privind existența unui act de concurență neloială ori de câte ori se reține caracterul intenționat de folosire a unor elemente de asemănare cu ale unui produs/ambalaj de renume.

Din acest punct de vedere, nelegalitatea hotărârii instanței a constat în aceea că, la această situație de fapt, nu și-a continuat raționamentul în acord cu practica instanțelor europene și a doctrinei relevante, concluzionând că și acest tip de concurență neloială este incriminat de litera și spiritul Legii nr. 11/1991.

II. Prin motivele de recurs formulate, întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 5, 6, 8 și 9 C. proc. civ., pârâta SC C. SA a susținut următoarele:

1. Respingerea apelului incident, care a vizat soluția primei instanțe asupra excepțiilor procesuale, a fost dispusă cu încălcarea și aplicarea greșită a legii.

În ceea ce privește menținerea soluției de respingere a excepției privind lipsa calității procesuale active a reclamantelor A. Belgia și B. și a intervenientei A. Luxemburg, instanța de apel a pronunțat o soluție contrară prevederilor art. 1 și 2 din Legea nr. 11/1991, considerând în mod eronat că părțile se află în raporturi concurențiale.

Existența relației de concurență impuse de Legea nr. 11/1991 presupune ca cele două părți să acționeze pe aceeași piață relevantă, definită potrivit reglementărilor legale din materia concurenței.

Conceptul de piață relevantă este definit prin instrucțiunile emise de către Consiliul Concurenței privind definirea pieței relevante (act complet ignorat de către instanța de apel), din care rezultă că, pentru ca două sau mai multe entități să funcționeze pe aceeași piață relevantă, este necesar ca acestea să acționeze în aceeași zonă și ca produsele comercializate de acestea să fie considerate de către consumatori interschimbabile sau substituibile, ca urmare a caracteristicilor, prețului sau utilizării acestora.

Din această perspectivă, după cum a reținut și prima instanță, reclamanta B. comercializează praline (bomboane cu învelișul de ciocolată sau de zahăr și cu miezul de migdală sau de nucă), în timp ce pârâta C. comercializează diferite sortimente de napolitane.

Recurenta a făcut din nou referire pe larg la înscrisurile depuse în primă instanță (Studiul efectuat de I.), din care reiese că, deși produsele E. și produsele D. pot fi incluse în categoria largă a dulciurilor, nu prezintă aceleași caracteristici și nu corespund acelorași nevoi ale consumatorilor nefiind, prin urmare, substituibile în percepția acestora.

Totodată, pentru ipoteza în care s-ar aprecia că prezintă relevanță în cauză similaritatea produselor în discuție, recurenta a susținut că, oricum, produsele D. glazură de cocos și, respectiv, produsele E. nu sunt similare, fiind diferite natura, scopul pentru care produsele sunt folosite, precum și canalele de distribuție, totodată, față de faptul că produsele nu sunt substituibile din punctul de vedere al consumatorilor și nici nu sunt complementare.

Recurenta a subliniat că instanța de apel a considerat în mod eronat faptul că piața relevantă este piața dulciurilor, întrucât prin aceasta a denaturat definiția conceptului de piață relevantă, încadrând pe aceeași piață produse care nu pot fi considerate substituibile sau interschimbabile.

În consecință, titularii acțiunii în concurență neloială, A. (Belgia) și B. România, nu întrunesc condițiile necesare pentru a avea calitate procesuală activă în prezenta cauză, cum în mod eronat a reținut instanța de apel.

Aceleași concluzii sunt valabile și pentru intervenienta A. (Luxemburg), deoarece această din urmă entitate, deși titulară a drepturilor de proprietate industrială care constituie temeiul cererii de intervenție, nu desfășoară nicio activitate pe piața comerțului cu dulciuri din România și nu poate fi, pe cale de consecință, concurent al pârâtei. Relațiile economice dintre aceasta și reclamanta B. ce conferă, în viziunea instanței de fond și a instanței de apel, calitate procesuală activă intervenientei, nu pot suplini condiția legală a poziției concurențiale ce trebuie îndeplinită pentru a promova o acțiune în concurență neloială.

Recurenta a susținut că faptul că soluția dată referitoare la excepția lipsei calității procesuale active a fost dată cu nerespectarea prevederilor legale, acest aspect impietează și asupra concluziei pronunțate referitor la faptul că intimații justifică un interes, atât timp cât interesul în introducerea unei cereri în materia concurenței neloiale îl are doar concurentul societății comerciale acuzate de astfel de practici, acesta urmărind tocmai stoparea actelor ilicite ale concurenților săi care fie îl prejudiciază, fie l-ar putea prejudicia.

Prin motivele de recurs, s-au formulat și critici referitoare la menținerea soluției de respingere a excepției prescripției dreptului material la acțiune, ca urmare a unei greșite aplicări a prevederilor art. 9 și 12 din Legea nr. 11/1991.

Contrar aprecierii instanței de apel, din art. 9 rezultă că acest termen de prescripție nu este aplicabil doar în ipoteza în care prin acțiunea formulată se solicită daune interese, ci și atunci când se urmărește obligarea pârâtului la încetarea săvârșirii unei pretinse fapte ilicite și este promovată ca urmare a faptului că reclamantul consideră că i s-au cauzat daune patrimoniale sau morale, precum în cauză. Termenul nu a fost respectat de către niciunul din intimați.

S-a mai susținut că este contrară art. 292 alin. (2) C. proc. civ. invalidarea argumentelor pârâtei cu privire la excepția prescripției, pentru considerentul că pârâta ar fi reluat toate susținerile din prima etapă a procesului, deși a motivat apelul.

Această prevedere legală nu stabilește faptul că în cadrul unui apel motivat sunt ignorate susținerile făcute în fond, ci tocmai faptul că susținerile făcute în fond vor fi avute în vedere chiar și dacă apelul este nemotivat. Implicit, atunci când apelul este motivat, se au în vedere atât motivele de apel, cât și motivele formulate în fața primei instanțe.

2. În ceea ce privește modul de soluționare a apelului formulat de către reclamante și intervenientă:

a. Intimații au solicitat instanței interzicerea folosirii de către pârâtă a unui ambalaj care conține, în mod cumulativ, aproximativ 15 elemente. Implicit, dacă s-ar fi admis cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată, iar pârâta ar fi folosit un ambalaj care conține 10 din respectivele elemente, conduita acesteia ar fi fost conformă hotărârii pronunțate.

Prin decizia recurată, instanța de apel a lărgit sfera ambalajelor a căror folosire de către pârâtă pentru comercializarea produselor D. a fost interzisă, astfel încât a acordat mai mult decât s-a cerut, prin raportare la conținutul petitului cererii de chemare în judecată și al cererii de intervenție.

b. Instanța de apel a încălcat dispozițiile art. 315 alin. (1) C. proc. civ., precum și pe cele ale art. 998 C. civ. 1864 și art. 19 alin. (1) din Regulamentul nr. CE/6/2002.

Folosirea ambalajului contestat nu reprezintă o faptă ilicită, întrucât constă în exercitarea legitimii a prerogativelor decurgând din drepturile cu privire la desenul comunitar nr. W.

Prin decizia de casare pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție la finalul primului ciclu procesual, s-a decis în mod irevocabil că problema folosirii ambalajului în discuție în exercitarea drepturilor conferite de desenul comunitar nr. W trebuie avută în vedere la stabilirea caracterului ilicit al faptei.

După cum rezultă din acea hotărâre, în contextul analizei existenței faptei ilicite, instanța de fond trebuie să verifice: a) dacă ambalajul utilizat de pârâtă este înregistrat ca desen comunitar; și b) dacă modalitatea în care acesta este folosit corespunde înregistrării - atât sub aspectul elementelor protejate de înregistrare, cât și sub aspectul bunurilor și serviciilor pentru care este înregistrat desenul. Cu alte cuvinte, instanța de fond nu poate reține caracterul ilicit al faptei atâta timp cât pârâta utilizează ambalajul în exercitarea drepturilor sale decurgând din înregistrarea unui desen industrial, cu respectarea limitelor înregistrării.

Instanța de apel a constatat în mod greșit că prima instanță din cauză ar fi stabilit un fine de neprimire al acțiunii identic cu cel reținut în primul ciclu procesual, cu încălcarea dispozițiilor art. 315 alin. (1) C. proc. civ., în condițiile în care, dimpotrivă, tribunalul a procedat la analiza caracterului licit al conduitei pârâtei, analiză în care a ținut cont de toate elementele relevante indicate de către Înalta Curte de Casație și Justiție, stabilind nu doar faptul că ambalajul folosit este înregistrat ca desen comunitar, ci și că modalitatea în care este folosit desenul corespunde înregistrării. De altfel, faptul că desenul comunitar este folosit conform înregistrării este reținut și în decizia recurată.

Instanța de apel este cea care a încălcat prevederile art. 315 alin. (1) C. proc. civ., refuzând să dea celor reținute de instanța de recurs relevanța impusă de lege: deși a analizat elementele indicate de hotărârea instanței de recurs din primul ciclu procesual și a reținut că, în speță, este vorba despre utilizarea unui desen industrial cu respectarea limitelor înregistrării, nu a dat relevanță acestor aspecte în sensul reținerii caracterului licit al faptei.

Procedând în acest fel, instanța de apel a acționat și cu greșita interpretare și aplicare a art. 998 C. civ. 1864 și a art. 19 din Regulamentul nr. CE/6/2002.

În doctrina privind interpretarea art. 998 C. civ. 1864 (în vigoare la momentul săvârșirii pretinsei fapte ilicite), se arată în mod clar că exercitarea unui drept nu poate reprezenta o faptă ilicită, „chiar dacă prin exercițiul normal al dreptului său au fost aduse anumite restrângeri ori prejudicii dreptului subiectiv al altei persoane” (C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ediția a IX-a, editura Hamangiu, 2008, p. 181). Această regulă a fost de altfel preluată și în Noul Cod Civil, actualmente în vigoare care prevede în cadrul art. 1353 (Exercițiul drepturilor): „Cel care cauzează un prejudiciu prin chiar exercițiul drepturilor sale nu este obligat să și repare, cu excepția cazului în care dreptul este exercitat abuziv”.

Or, potrivit art. 19 alin. (1) din Regulamentul nr. CE/6/2002: „Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia fără consimțământul titularului. Prin utilizare, în înțelesul prezentei dispoziții, se înțelege, în special, fabricarea, ofertarea, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau căruia i s-a aplicat desenul sau modelul în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.”

Așadar, față de cele de mai sus, utilizarea unui desen industrial cu respectarea limitelor înregistrării nu poate avea caracter ilicit.

Or, reținând că pârâta utilizează un ambalaj înregistrat ca desen industrial, în limitele înregistrării respectivului desen, dar refuzând să concluzioneze cu privire la absența caracterului ilicit al faptei, instanța de apel a acționat cu interpretarea și aplicarea greșită a textelor legale susmenționate.

Încălcarea prevederilor art. 315 alin. (1) C. proc. civ. impune casarea hotărârii recurate în baza prevederilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

c. Instanța de apel a interpretat și aplicat în mod eronat prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991, precum și ale art. 4 și 36 din Legea nr. 84/1998 și ale art. 6 și 9 din Regulamentul nr. CE/207/2009.

Curtea de Apel a pornit de la două concluzii corecte, anume că nu este suficientă existența unui risc de asociere, ci trebuie „să existe riscul de a se produce confuzie”, iar în vederea stabilirii existenței riscului de confuzie, este necesar să aibă loc o „examinare globală, ținând cont de toți factorii pertinenți în raport de datele speței, și în special: de gradul de similitudine între ambalaje, de gradul caracterului distinctiv al acestora; de intensitatea renumelui ambalajului anterior și de gradul de similitudine dintre produsele comercializate în ambalajele în conflict”.

Cu toate acestea, instanța de apel a făcut o interpretare și o aplicare greșită a art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991, reținând ca dovezi ale „confuziei” existența unor pretinse similarități între elemente secundare, nedistinctive ale celor două ambalaje și fără să procedeze la o reală evaluare a similarității dintre produsele comercializate în ambalaje sau a vinovăției pârâtei.

Recurenta - pârâtă a subliniat că, spre a ajunge la concluzia că ambalajul folosit de pârâtă este de natură să producă confuzie cu ambalajul folosit de partea adversă, sunt aplicabile, în măsura compatibilității acestora, considerațiile doctrinare și jurisprudențiale din domeniul analizei riscului de confuzie în domeniul mărcilor.

În ceea ce privește comparația vizuală a celor două ambalaje, Curtea a reținut existența unei similarități și, deci, a confuziei, pe motiv că în ambalajul contestat sunt preluate „în mod identic, 6 elemente distinctive și dominante, din cuprinsul ambalajului anterior (...) respectiv: prezența unei panglici ondulate; culoarea roșie a panglicii ondulate; numele mărcii înscris cu o nuanță roșie pe panglică; poziționarea superior-centrală a mărcii; literele sunt umbrite simetric pe partea dreaptă; fondul alb al ambalajului.”

În ceea ce privește panglica ondulată de culoare roșie, instanța de apel a reținut că „apelantele-reclamante și apelanta-intervenientă au dovedit prin probele administrate că pot invoca protecția asupra acestui element grafic, ca element al înregistrării mărcilor internaționale”. În acest sens, se face referire la: marca internațională nr. X și marca internațională nr. Z.

Aceste considerente sunt în contradicție flagrantă cu prevederile Legii nr. 84/1998 (art. 4 și 36) și ale Regulamentului nr. CE/209/2007 privind marca comunitară (art. 6 și 9). Astfel, potrivit acestor texte legale înregistrarea unui semn ca marcă conferă protecție titularului său cu privire la semnul respectiv în ansamblul său, iar nu cu privire la fiecare element constitutiv al acestuia.

Cu alte cuvinte, prezența unui element grafic într-un semn protejat nu duce neapărat la concluzia că acel element grafic este protejat. Ad absurdum, îmbrățișând raționamentul instanței, s-ar putea considera că dacă într-o marcă protejată este prezent un punct roșu, acel punct roșu nu poate fi folosit în nicio altă reprezentare grafică pentru că ar atrage un risc de confuzie, raționament ce nu poate fi primit.

Așadar, nu pot fi reținute argumentele instanței de apel privind faptul că intimatele ar beneficia de protecție ca urmare a prezenței acestui element în diferite mărci combinate ale acestora.

Dimpotrivă, așa cum s-a arătat deja pe larg în fața instanței de apel, panglica roșie ondulată nu poate reprezenta un element distinctiv în cadrul ambalajelor, fiind un element cu simplu scop ornamental, larg răspândit pe ambalajele de dulciuri de pe piață.

În ceea ce privește înscrierea numelui mărcii cu o nuanță de roșu pe panglică, și sub acest aspect instanța de apel a reținut în mod nelegal relevanța acestui aspect din perspectiva existenței unei confuzii între ambalaje. Astfel, confuzia între ambalaje presupune existența unor elemente comune dominante și distinctive, pe baza cărora consumatorul să confunde cele două ambalaje, neprezentând nicio relevanță sub acest aspect elemente neglijabile (care sunt de natură să fie trecute cu vederea de consumator) cum ar fi inscripționarea mărcii cu o nuanță foarte apropiată de cea a panglicii.

În ceea ce privește poziționarea superior-centrală a mărcii, din nou, instanța de apel a analizat în mod nelegal existența confuziei prin prisma unor elemente nedistinctive, comune majorității ambalajelor de pe piață (este natural ca marca să fie plasată într-un loc cât mai vizibil pe ambalajul produsului).

În ceea ce privește faptul că literele sunt umbrite simetric pe partea dreaptă, luarea în considerare a acestui element vădește greșita interpretare și aplicare pe care instanța de apel a înțeles să o dea noțiunii de „confuzie”. În mod evident, acesta este un element absolut neglijabil în ansamblul ambalajelor, fiind clar nu doar că un asemenea element nu este de natură să cauzeze confuzie în sensul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991, dar și că el nici măcar nu va fi observat de majoritatea consumatorilor.

În ceea ce privește fondul alb al ambalajului, și acesta este un element comun și larg utilizat pe piață pentru ambalaje, prezența sa în cadrul ambelor ambalaje nefiind de natură să cauzeze confuzie în sensul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991.

În concluzie, față de cele prezentate mai sus, rezultă cu evidență că instanța de apel a făcut o greșită aplicare în speță a art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991, în sensul că, deși ar fi trebuit să stabilească existența unei confuzii între cele două ambalaje, instanța de apel s-a mulțumit să identifice câteva așa-zise similitudini între cele două ambalaje - toate vizând elemente nedistinctive și nesemnificative ale ambalajelor, unele dintre ele fiind chiar imperceptibile pentru consumator.

Din contră, instanța de apel a omis să evalueze tocmai acele elemente relevante pentru determinarea „confuziei” potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991, respectiv, acele elemente dominante și distinctive ale ambalajelor. În speță, elementele verbale „E.” și, respectiv, „D.” au caracter dominant, întrucât acestea sunt primele elemente care atrag atenția consumatorului mediu, care rămân în memoria acestuia și care practic exclud orice risc de confuzie între cele două ambalaje.

Mai mult, larga cunoaștere pe piață a mărcii E. nu este de natură să atragă un risc de confuzie, așa cum în mod eronat reține instanța de apel, ci, din contră, să înlăture riscul de confuzie. Astfel, confuzia în sensul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991 trebuie să se stabilească prin raportare la nivelul de similaritate al elementelor distinctive și dominante ale ambalajelor care, în speță, sunt denumirile E. și D. Or, dacă marca E. este larg cunoscută pe piață, aceasta înseamnă că, fiind confruntat cu produsul D. consumatorul va observa cu ușurință absența numelui E. și, în consecință, că nu este vorba despre produse E.

De altfel, inexistența unui risc de confuzie a rezultat și din probatoriul administrat în cauză. Astfel, în Studiul efectuat de I., se reține că „94% dintre respondenți au menționat că nu ar putea să confunde cele două ambalaje (D. și E.) când sunt în magazin, la raft pentru a cumpăra” (p. 16). De asemenea, pe o scală de la 1 la 10, asemănarea dintre cele două ambalaje este redusă - respectiv, 3.2. Totodată, potrivit aceluiași studiu, poza cu ambalajul D. a fost asociată corect categoriei napolitane de către 77% dintre respondenți (p. 13). În plus, ambalajul D. a fost considerat ca fiind produs de o firmă românească de către două treimi dintre respondenți-64% (p. 14). Acești doi indicatori arată că majoritatea publicului are o percepție clar definită asupra ambalajului D. în ceea ce privește tipul produsului ambalat (categoria de napolitane) și originea producătorului (producător român).

În ceea ce privește produsele, și sub acest aspect instanța de apel a făcut o greșită aplicare în speță a art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991.

Astfel, instanța de apel a reținut că „produsele vizate de cele două ambalaje sunt identice, sau pot fi considerate cel puțin similare, întrucât ambele aparțin categoriei comune a dulciurilor”.

Or, pentru a determina existența confuziei în sensul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991, instanța de apel ar fi trebuit să stabilească în ce măsură produsele sunt suficient de similare pentru a genera confuzie, iar nu să se limiteze la a constata care este genul proxim al ambelor produse.

În speță, așa cum s-a argumentat în recurs, produsele sunt diferite, ceea ce exclude riscul de confuzie.

Totodată, instanța de apel a făcut o aplicare greșită a art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991 și sub aspectul pretinsei vinovății a pârâtei. Astfel, aplicarea acestei prevederi legale presupune stabilirea faptului că pârâta a acționat cu vinovăție. Sub acest aspect, instanța de apel reține în mod nelegal că vinovăția ar rezulta din faptul că cele două produse (pralinele E. și napolitanele D.) ar fi diferite sub aspectul calității și al consumatorilor țintă.

d. Instanța de apel a făcut o greșită aplicare în speță a prevederilor art. 274 C. proc. civ., acordând cheltuieli de judecată în cuantumul solicitat de intimați, în condițiile în care suportarea efectivă a acestor cheltuieli în legătură cu prezenta cauză nu a fost dovedită.

e. Prin aprecierea că reclamantele au invocat actele de concurență parazitară prin chiar conținutul cererii de chemare în judecată, așa încât prin motivul de apel pe acest aspect nu se tinde la schimbarea cauzei în apel, instanța de apel a procedat la interpretarea greșită și schimbarea înțelesului cererii de chemare în judecată și a cererii de intervenție, care nu identifică drept cauză a acțiunii acte de concurență parazitară.

La termenul de judecată din 21 octombrie 2016, Înalta Curte a invocat, din oficiu, excepția inadmisibilității recursului declarat de către reclamante și de către intervenientă, reținând recursul spre soluționare pe acest aspect.

I. În ceea ce privește recursul declarat de reclamantele B. SRL, A. SA Belgia și intervenienta A. SA Luxemburg, față de excepția invocată din oficiu, Înalta Curte constată următoarele:

Prin decizia nr. 301 din 8 iunie 2015, Curtea de Apel București a admis apelul formulat de reclamante și de către intervenientă și, schimbând în parte sentința, a admis cererea principală și cererea de intervenție principală, dispunând obligarea pârâtei la încetarea de îndată a faptelor de concurență neloială.

Hotărârea astfel pronunțată este favorabilă reclamantelor și intervenientei, iar aceste părți au arătat explicit că recursul declarat vizează o parte dintre considerentele deciziei și solicită menținerea tuturor prevederilor dispozitivului deciziei civile recurate, precum și a celorlalte considerente ale acestei decizii, altele decât cele enumerate în recurs.

Așadar, calea de atac este îndreptată doar împotriva considerentelor pretins greșite, recurentele urmărind pronunțarea unei soluții corespunzătoare celei din art. 461 alin. (2) al actualului C. proc. civ. (plasat în cadrul dispozițiilor generale privind căile de atac), respectiv care constă în înlăturarea acelor considerente și înlocuirea lor cu propriile considerente ale instanței de recurs, totodată, menținerea soluției cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate.

Nici soluția preconizată și nici însăși posibilitatea atacării numai a considerentelor, separat de dispozitiv, nu au fost, însă, prevăzute și în vechiul Cod, ale cărui dispoziții sunt incidente, în mod necontestat, în cauză.

Faptul că art. 299 C. proc. civ. de la 1865, ce reglementează obiectul recursului, indicând hotărârile supuse acestei căi de atac, nu prevede în mod expres partea din hotărâre care poate fi atacată, nu înseamnă că recursul ar putea fi declarat și separat împotriva considerentelor, atunci când în dispozitiv este consemnată o soluție favorabilă recurentului.

Dimpotrivă, absența unei distincții explicite conduce la concluzia că hotărârea se atacă în întregul ei, dispozitivul sau o parte din el, împreună cu considerentele care sprijină dispozițiile atacate.

În consecință, nu este deschisă, în reglementarea C. proc. civ. de la 1865, a unei căi de atac doar împotriva considerentelor, de către partea care beneficiază de o soluție favorabilă consemnată în dispozitivul deciziei.

Drept urmare, recursul reclamantelor B. SRL, A. SA Belgia și al intervenientei A. SA Luxemburg va fi respins ca inadmisibil.

Cu toate acestea, pentru respectarea dreptului la apărare al părților, în condițiile în care acestea nu au la îndemână un mijloc procesual eficient prin care să fie posibilă cenzurarea unor considerente eventual greșite care ar urma să intre sub autoritate de lucru judecat odată cu dispozitivul soluției, observându-se că susținerile acestora au legătură cu critici formulate de către pârâtă, urmează ca susținerile din recursul constatat a fi inadmisibil să fie cercetate ca apărări de fond, a căror admitere ar face inutilă cercetarea respectivelor motiver de recurs ale pârâtei.

II. În ceea ce privește recursul declarat de către pârâta SC C. SA, se constată următoarele:

1. Recurenta - pârâtă a contestat soluția de respingere a apelului incident, prin care a criticat dispozițiile de respingere a excepțiilor procesuale având ca obiect lipsa calității procesuale a celor două reclamante și a intervenientei A. (Luxemburg), lipsa de interes în promovarea cererii principale și a cererii de intervenție principală, precum și prescripția dreptului material la acțiune.

Pârâta a invocat un argument comun pentru susținerea excepției privind absența legitimării procesuale active și a excepției lipsei de interes, anume lipsa raporturilor concurențiale dintre părți, ce a fost reluat în motivarea apelului incident, analizat ca atare prin decizia recurată și reiterat în recurs prin critica de încălcare a prevederilor art. 1 și 2 din Legea nr. 11/1991.

În esență, recurenta - pârâtă a susținut că existența relației de concurență impuse de Legea nr. 11/1991 presupune ca cele două părți să acționeze pe aceeași piață relevantă, în sensul reglementărilor legale din materia concurenței, respectiv al Ordinului Consiliului Concurenței nr. 388/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante, publicat în M. Of. nr. 553/5.08.2010.

Înalta Curte constată că, în mod corect, instanța de apel nu a luat în considerare acest act juridic (act administrativ cu caracter normativ), față de domeniul de aplicare și de momentul emiterii sale.

După cum rezultă din cuprinsul Instrucțiunilor (pct. I.3), scopul lor este acela de a explica modul în care Consiliul Concurenței utilizează conceptele de piață relevantă a produsului și piață relevantă geografică în aplicarea legislației din domeniul concurenței.

Așadar, actul juridic respectiv este legat de domeniul în care își exercită atribuțiile emitentul actului, iar la data formulării cererii de chemare în judecată în prezenta cauză - 6 iulie 2009 și, cu atât mai mult, la data săvârșirii pretinsei fapte de concurență neloială, Consiliul Concurenței avea atribuții în aplicarea Legii concurenței nr. 21/1996, nu și în aplicarea Legii nr. 11/1991.

Acest fapt reiese din Legea nr. 21/1996, dar chiar din art. 4 alin. (5) din Legea nr. 11/1991, în forma de la data introducerii cererii de chemare în judecată. Potrivit normei, dacă Oficiul Concurenței constată că este vorba despre un caz de concurență neloială „ce afectează în mod semnificativ funcționarea concurenței pe piața relevantă”, urma să sesizeze Consiliul Concurenței, care soluționa cazul în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 21/1996.

În aceste condiții, aplicarea Instrucțiunilor este circumscrisă limitelor trasate de către legiuitorul însuși, anume sferei de aplicare a Legii nr. 21/1996, iar aceasta se referă la alte acte sau fapte decât cele vizate de Legea nr. 11/1991. Legea nr. 21/1996 are în vedere acte și fapte care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței (înțelegeri exprese sau tacite între agenții economici sau asociații de agenți economici, orice decizii de asociere sau practici concertate între aceștia cu efectul menționat, precum și concentrarea economică), în timp ce Legea nr. 11/1991 se referă la „orice act sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea industrială și de comercializare a produselor, de execuție a lucrărilor, precum și de efectuare a prestărilor de servicii” (art. 2).

Această distincție justifică menținerea în timp a ambelor reglementări, scopul celor două acte normative fiind diferit (astfel cum se precizează în expunerea de motive a Legii nr. 117/2015 de aprobare a O.G. nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea, printre altele, a Legii nr. 11/1991): definirea și sancționarea actelor și faptelor de concurență neloială prin Legea nr. 11/1991 protejează raporturile individuale de concurență dintre competitori, garantând libertatea de a concura pentru a obține o poziție avantajoasă pe piață, în timp ce Legea nr. 21/1996 garantează existența efectivă a concurenței din perspectiva celor două componente ale sale, preventivă și corectivă.

Pe de altă parte, în Instrucțiuni se precizează (pct. I.5): „conceptul de piață relevantă este diferit de alte definiții ale pieței utilizate frecvent în alte contexte”, deci definiția din acest act normativ nu epuizează noțiunea de „piață”, fiind strict legată de aplicarea Legii nr. 21/1996.

Nu în ultimul rând, Instrucțiunile nu pot fi aplicate retroactiv, în raport cu data săvârșirii faptei, iar din același motiv este lipsit de relevanță faptul că autoritatea administrativă emitentă a ordinului de aprobare a lor a dobândit atribuții și în legătură cu punerea în aplicare a Legii nr. 11/1991 de la data de 14 iulie 2011, în temeiul Legii nr. 149/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței, deci pe parcursul prezentei judecăți.

Din considerentele expuse, rezultă că, în mod corect, instanța de apel nu a ținut cont de actul juridic în discuție și a înlăturat, din această perspectivă, susținerile pârâtei în ceea ce privește relevanța diferențelor dintre produsele comercializate de către părți, sub aspectul caracteristicilor, al prețului și al utilizării produselor.

În acest context, se constată că instanța de apel, reținând că piața de desfacere a produselor în litigiu este piața de dulciuri din România, în sens larg, nu a denaturat definiția conceptului de piață relevantă, ci, dimpotrivă, a ținut cont de domeniul de aplicare și de scopul Legii nr. 11/1991, dar și de specificul faptei de concurență neloială reclamate în cauză, dând eficiență semnificației de „piață” ca zonă economică în care se desfășoară activitatea de comercializare a produselor și în care întreprinderile se confruntă pentru câștigarea și conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi.

Astfel, s-a apreciat în mod corect că raporturile de concurență, în sensul care interesează cauza, depind de existența unei clientele comune, formate din consumatorii produselor comercializate. Această apreciere este firească în măsura în care se ține cont de faptul că evaluarea „confuziei” la care se referă art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991, pe temeiul căruia s-au formulat pretențiile din prezenta cauză, are în vedere tocmai sfera persoanelor ce ar putea să utilizeze produsele oferite atât de către reclamante și intervenientă, cât și de către pârâtă, pe care le-ar putea confunda, deci pe consumatorul comun al produselor părților.

Se observă că elementele invocate de către recurentă, anume caracteristicile, prețul, utilizarea produselor, au legătură cu similaritatea produselor, ca aspect esențial în analiza riscului de confuzie; or, întrunirea sau nu a cerinței confuziei reprezintă o chestiune de fond, de care depinde existența faptei de concurență neloială și angajarea răspunderii civile delictuale în acest caz, astfel încât respectivele elemente nu au relevanță în contextul în care instanța de apel a evaluat existența raporturilor concurențiale, cel al lipsei calității procesuale active și al lipsei de interes.

Față de considerentele expuse, urmează a fi înlăturate susținerile recurentei referitoare la aceste excepții procesuale, inclusiv lipsa calității procesuale active în cererea de intervenție principală și a lipsei interesului în formularea acestei cereri, cât timp s-au formulat susțineri comune pentru situația reclamantelor și a intervenientei, din perspectiva „pieței relevante”.

În ceea ce privește criticile vizând menținerea soluției de respingere a excepției prescripției dreptului material la acțiune, se constată următoarele:

Prin motivele de recurs, s-a reproșat instanței de apel încălcarea dispozițiilor art. 292 alin. (2) C. proc. civ., pe temeiul cărora în situația în care apelul este motivat, se au în vedere atât motivele de apel, cât și motivele formulate în fața primei instanțe.

În același timp, recurenta a pretins că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a prevederilor art. 9 și 12 din Legea nr. 11/1991.

Contrar susținerilor recurentei, instanța de apel nu a ignorat nici motivele de apel, nici argumentele din fața primei instanțe, ci a observat că acestea coincid, dar nu conțin critici la adresa considerentelor esențiale pentru care tribunalul a respins excepția menționată, atât în ceea ce privește cererea principală, cât și cererea de intervenție principală.

Simpla reluare a susținerilor din fața primei instanțe nu relevă prin ele însele motive de nelegalitate sau de netemeinicie a dispoziției primei instanțe, pe care instanța de apel să le cerceteze chiar în absența vreunei referiri la motivele pentru care prima instanță a înlăturat acele susțineri. Dimpotrivă, absența criticilor la adresa considerentelor decisive împiedică reevaluarea acestora din urmă în apel și lipsesc de conținut criticile care vizează alte aspecte decât cele reținute ca fiind relevante de către prima instanță.

După cum s-a arătat prin decizia recurată, apelanta - pârâtă, deși a formulat susțineri privind momentul de început al termenelor de prescripție din art. 12 din Legea nr. 11/1991, nu a criticat lipsa de incidență a acestei norme din perspectiva obiectului cererilor, care vizează o modalitate nepatrimonială de reparare a prejudiciului pretins creat prin fapta de concurență neloială, nici caracterul continuu al faptei de concurență neloială. Astfel, nu exista nicio rațiune pentru cenzurarea concluziei primei instanțe în sensul aplicabilității în cauză a dispozițiilor Decretului nr. 167/1958 și al calculării termenului de prescripție potrivit acestui act normativ.

Chiar dacă pârâta a făcut referire și la termenul de 3 ani de la data săvârșirii faptei, regăsit în ambele reglementări, nu a infirmat în vreun fel caracterul continuu al faptei de concurență neloială prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991, faptă ce constă în folosirea de către pârâtă a unui ambalaj de natură să producă un risc de confuzie cu ambalajul folosit în mod legitim de reclamant. În raport de acest aspect specific al faptei, în mod corect a apreciat instanța de apel că nu s-a relevat vreun argument pertinent pentru care termenul de prescripție nu ar fi fost respectat în cauză, atât în ceea ce privește cererea principală, cât și cererea de intervenție principală.

În aceste condiții, Înalta Curte va înlătura criticile recurentei referitoare la prescripția dreptului material la acțiune și, față de împrejurarea că au fost respinse toate criticile vizând soluția de respingere a apelului incident, va fi menținută dispoziția pe acest aspect din decizia recurată.

2. În ceea ce privește criticile referitoare la soluționarea apelului principal, se rețin următoarele:

Recurenta - pârâtă a susținut că, prin decizia recurată, instanța de apel a acordat mai mult decât s-a cerut, prin raportare la petitul cererii de chemare în judecată și al cererii de intervenție (pct. 2.a din motivele de recurs).

Încălcarea limitelor cererii de chemare în judecată în sensul acordării a mai mult decât a cerut reclamantul, potrivit art. 304 pct. 6 C. proc. civ., implică depășirea cadrului procesual fixat de către reclamant din perspectiva obiectului cererii introductive, în condițiile în care, în conformitate cu art. 129 alin. (6) C. proc. civ., „În toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecății”.

Or, aspectul la care recurenta face referire, respectiv elementele caracteristice ale ambalajului intimaților, pretins copiate în ambalajul pârâtei, interesează cauza cererii de chemare în judecată, mai precis motivele de fapt ce au condus la formularea cererii și care susțin pretenția dedusă judecății.

Reclamantele, prin cererea principală, și intervenienta, prin cererea de intervenție principală, au arătat că preluarea de către pârâtă a acelor elemente caracteristice denotă similaritatea ambalajelor și este aptă să producă un risc de confuzie în mintea consumatorului mediu.

Instanța de apel a stabilit relevanța, în analiza comparativă a ambalajelor, doar a anumitor elemente dintre cele indicate, considerând că prezența acestora în ambele ambalaje, ținând cont și de celelalte aspecte relevante (gradul de distinctivitate a ambalajelor, similaritatea produselor), este suficientă pentru crearea unui risc de confuzie, în considerarea căruia a constatat întrunirea cerințelor răspunderii civile delictuale în persoana pârâtei.

Așadar, în raport de obiectul cererilor, instanța de apel nu a acordat mai mult decât s-a cerut, respectiv obligarea pârâtei la încetarea folosirii pentru comercializarea produselor sale „D.” a unui ambalaj purtând însemne identice sau similare, criticile recurentei pe acest aspect nefiind fondate.

Recurenta - pârâtă a susținut, totodată, că instanța de apel, deși a reținut că pârâta utilizează un ambalaj înregistrat ca desen industrial, în limitele înregistrării respectivului desen, nu a dat relevanță acestui aspect în sensul reținerii caracterului licit al faptei, astfel încât a încălcat dispozițiile legale indicate în motivele de recurs (pct. 2.b).

Este de menționat că intimații, prin motivele de recurs calificate de către Înalta Curte drept apărări la recursul pârâtei (conform pct. 1 din prezenta decizie), au pretins că instanța de apel, constatând că folosirea desenului comunitar de către pârâtă a fost efectuată în limitele protecției conferite prin înregistrarea acelui desen, a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor Regulamentului CE nr. 6/2002 privind desenele sau modelele comunitare, în ceea ce privește sfera de protecție a desenului înregistrat, prin raportare la bunurile pentru care este realizată înregistrarea.

Întrucât această apărare tinde să înlăture criticile recurentei privind modul de aplicare a legii în ipoteza folosirii desenului comunitar în limitele înregistrării, se impune cercetarea sa cu prioritate, făcând inutilă, în cazul admiterii sale, analiza acelor critici.

Desenul comunitar nr. W aparținând pârâtei, cu protecție de la data de 8 mai 2009, a fost înregistrat pentru produsele „Săculeți (ambalaje)” din clasa 09.05 din Clasificarea de la Locarno.

În sensul art. 3 din Regulamentul nr. 6/2002, prin „desen sau model industrial” se înțelege „aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau a ornamentației produsului în sine” lit. a), iar prin „produs” se înțelege „orice articol industrial sau artizanal, inclusiv, printre altele, piesele concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaj, formă de prezentare, simboluri grafice și caractere tipografice, cu excepția programelor de calculator” lit. b).

În speță, „produsul” vizat de înregistrarea desenului este reprezentat generic de săculețe folosite ca ambalaje, înregistrarea să conțină vreo referire la natura bunurilor ambalate (ca în cazul desenului nr. x aparținând intervenientei, unde se specifică în mod expres „ambalaje produse alimentare” din clasa 09.03 din Clasificarea de la Locarno).

Cu toate că intimații au făcut referire la prevederile art. 36 din Regulament, ce reglementează condițiile de formă ale cererii de înregistrare a unui desen, inclusiv condiția indicării în cerere a produselor în care urmează să se încorporeze desenul sau modelul în cauză sau cărora li se va aplica respectivul desen sau model industrial - art. 36 alin. (2), aceștia nu au arătat dacă cererea de înregistrare a desenului în discuție conține în mod efectiv vreo mențiune diferită sau suplimentară față de datele din registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare (care cuprind și „desemnarea produselor prin menționarea numelor acestora, precedate de numerele claselor și subclaselor din Clasificarea de la Locarno și grupate în funcție de acestea”, conform art. 69 alin. (2) lit. g) din Regulament).

De altfel, intimații au invocat chiar datele din registru, atestate de extrasul depus la dosar, care menționează, după cum s-a arătat, produsele „Săculeți (ambalaje)” din clasa 09.05 din Clasificarea de la Locarno.

Lipsa unei mențiuni privind natura bunurilor ambalate semnifică faptul că sfera ambalajelor în care poate fi încorporat desenul înregistrat nu a fost limitată prin înregistrarea desenului, în raport de acest aspect, astfel încât folosirea efectivă a desenului înregistrat este admisibilă pentru orice ambalaj sub formă de săculeț, inclusiv pentru ambalaje de dulciuri al căror aspect exterior este reprezentat, în tot sau în parte, de desenul înregistrat.

Pe de altă parte, în conformitate cu art. 19 alin. (1) din același Regulament, „Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia fără consimțământul titularului. Prin utilizare, în înțelesul prezentei dispoziții, se înțelege, în special, fabricarea, ofertarea, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau căruia i s-a aplicat desenul sau modelul în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.”

Pe acest temei, înregistrarea desenului ca aspect exterior al unui anume „produs”, în sensul art. 3 lit. b) din Regulament, implică dreptul exclusiv de utilizare a desenului, inclusiv sub forma comercializării, în modalitățile enumerate, a „produsului” în care desenul a fost încorporat, ceea ce înseamnă, în cauză, că folosirea ambalajului sub formă de săculeț echivalează, din perspectiva drepturilor conferite de înregistrare, cu utilizarea desenului însuși.

Întrucât, în speță, după cum s-a arătat, natura bunurilor ambalate nu limitează sfera ambalajelor în care poate fi încorporat desenul înregistrat, utilizarea în comerț a ambalajului respectiv acoperă orice acte comerciale (de tipul celor menționate în art. 19 alin. (1) din Regulament) privind bunurile ambalate.

În aceste condiții, instanța de apel a apreciat în mod corect că actele de comercializare de către pârâtă a napolitanelor cu glazură de cocos înseamnă folosirea desenului înregistrat și încorporat în ambalajul acelor dulciuri, iar folosirea este conformă înregistrării desenului comunitar, susținerile intimaților pe acest aspect nefiind fondate.

În ceea ce privește criticile din motivarea recursului referitoare la caracterul licit sau ilicit al faptei de folosire a ambalajului în limitele înregistrării desenului comunitar (pct. 2.b), se rețin următoarele:

Contrar susținerilor recurentei, prin decizia recurată nu au fost încălcate prevederile art. 315 alin. (1) C. proc. civ., în raport de considerentele deciziei nr. 2263 din 5 iunie 2013 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă, în ciclul procesual anterior parcurs în cauză.

Prin decizia de casare menționată, a fost confirmată soluția instanței de apel de desființare a hotărârii primei instanțe și de trimitere a cauzei spre rejudecare, în condițiile în care tribunalul respinsese ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată, în considerarea înregistrării de către pârâtă a desenului comunitar nr. W.

Instanța de recurs nu a fost învestită cu cercetarea legalității unei soluții adoptate pe fondul cauzei și nici nu și-a propus să evalueze vreuna dintre condițiile în care poate fi antrenată răspunderea civilă delictuală a pârâtei în cazul specific prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991.

Referirile la caracterul licit sau ilicit al faptei au fost făcute în contextul delimitării chestiunilor care țin de admisibilitate de cele vizând fondul cauzei, arătându-se că împrejurarea invocată de către pârâtă, anume folosirea unui ambalaj înregistrat ca desen comunitar, interesează temeinicia cererii, în legătură cu chestiunea prejudecării fondului unei acțiuni în anularea mărcii și/sau desenului comunitar și de cea a încălcării drepturilor titularului desenului.

Așadar, instanța de casare a relevat caracterul mijlocului procesual prin care pârâta a opus reclamantelor dreptul asupra desenului comunitar dobândit prin înregistrare ca fiind o apărare de fond, și nu o excepție procesuală, cum fusese calificată anterior, urmând a fi luată în considerare ca atare în cadrul judecării fondului cauzei.

Instanța de recurs, procedând în limitele învestirii sale, nu a tranșat în privința relevanței apărării în analiza fondului, în sensul pretins de către recurentă, acela al caracterului licit al faptei de folosire a desenului în limitele înregistrării.

Această constatare nu este infirmată de faptul că instanța de casare a mai arătat că înregistrarea desenului comunitar nu este singurul element relevant în acea analiză, impunându-se a se cerceta și dacă modalitatea în care desenul este folosit corespunde înregistrării. Considerentul a subliniat doar că înregistrarea în sine a desenului nu este suficientă, atât timp cât reclamantele denunță folosirea efectivă a acestuia.

În acest context, se constată că instanța de apel nu a încălcat dispozițiile deciziei de casare prin nereținerea caracterului licit al faptei, în condițiile în care pârâta utilizează ambalajul în limitele înregistrării desenului comunitar.

Contrar susținerilor recurentei, instanța de apel, prin aprecierea arătată anterior, nu a încălcat nici dispozițiile art. 998 C. civ. 1864 și art. 19 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2002 privind desenele sau modelele industriale comunitare.

După cum s-a arătat cu ocazia analizării apărării intimaților, pe temeiul art. 19 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2002 titularul unui desen sau model comunitar înregistrat are dreptul exclusiv de utilizare a acelui desen sau model, inclusiv sub forma comercializării produsului, în sensul art. 3 lit. b) din Regulament, în care a fost încorporat desenul sau modelul respectiv.

Cu toate acestea, utilizarea unui desen industrial cu respectarea limitelor înregistrării nu exclude caracterul ilicit al unei asemenea fapte, atunci când sunt îndeplinite condițiile de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991, astfel cum, în mod corect, a apreciat instanța de apel.

În conformitate cu art. 96 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2002, „Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor de drept, comunitare sau ale statului membru în cauză, aplicabile desenelor sau modelelor industriale neînregistrate, mărcilor și altor semne distinctive, brevetelor și modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, răspunderii civile și concurenței neloiale.”

Pe acest temei, dreptul exclusiv al titularului unui desen sau model înregistrat nu îl protejează de răspundere dacă se dovedește că exercitarea acestui drept generează o faptă de concurență neloială pe temeiul legii naționale, fiind întrunite în acest sens condițiile din art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991.

Aceeași concluzie se conturează și prin raportarea la dispozițiile de drept comun privind răspunderea civilă delictuală, invocate de către recurentă, cât timp exercitarea normală a unui drept subiectiv presupune respectarea legii, a uzanțelor și a bunelor moravuri, așadar inclusiv a normelor privind concurență neloială.

Or, legiuitorul a calificat drept faptă de concurență neloială folosirea unui ambalaj, dacă sunt întrunite toate condițiile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991.

Pentru aceste motive, Înalta Curte constată că, în mod corect, instanța de apel a considerat că folosirea de către pârâtă a desenului comunitar în limitele înregistrării nu este suficientă, prin însuși acest fapt, să excludă caracterul ilicit și nu împiedică analiza întrunirii tuturor condițiilor de angajare a răspunderii civile pentru concurență neloială.

Recurenta - pârâtă a formulat, totodată, critici referitoare tocmai la aceste condiții, din perspectiva dispozițiilor legale relevante (pct. 2.c din motivele de recurs).

De asemenea, s-a susținut că instanța de apel a procedat la interpretarea greșită și schimbarea înțelesului cererii de chemare în judecată și al cererii de intervenție, care nu identifică drept cauză a acțiunii concurența parazitară (pct. 2.e din motivele de recurs).

Criticile recurentei ridică, în primul rând, problema cauzei juridice, înțeleasă ca fundament al pretenției deduse judecății (situația de fapt calificată legal). Din acest punct de vedere, criticile pot fi încadrate în cazul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., nu în cel prevăzut de art. 304 pct. 8, care se referă doar la titlul pe care reclamantele și intervenienta își întemeiază pretențiile.

Se reține că, prin motivele de recurs calificate de către această instanță drept apărări referitoare la recursul pârâtei, intimații au arătat că instanța de apel, deși a reținut în mod corect, pe baza probelor administrate, toate elementele de fapt și de drept specifice unei „acțiuni parazitare”, ba chiar a arătat expres că scopul urmărit de către partea adversă a fost acela de a „parazita” ambalajul de renume, nu le-a analizat susținerile referitoare la conceptul de „asociere” în strânsă legătură cu intenția pârâtei de a imita ambalajul reclamantelor și intervenientei pentru a profita de reputația acestuia.

Această apărare este în strânsă legătură cu motivele de recurs ale pârâtei, arătate anterior, astfel încât va fi analizată împreună cu acestea.

Înalta Curte constată că prin cererea de chemare în judecată și cererea de intervenție principală, au fost invocate prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991 și ale art. 10 bis din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale.

Prin motivele de recurs, pârâta a pornit de la premisa că instanța de apel a enunțat în mod corect cerințele de stabilire a existenței unei fapte de concurență neloială pe temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991, ca fiind cele de determinare a existenței unui risc de confuzie în sensul reglementării naționale și comunitare din domeniul mărcilor, cu luarea în considerare a considerațiilor doctrinare și jurisprudențiale din această materie.

Intimații susțin că, atunci când ambalajul folosit legitim de un competitor pe piață este imitat de către un concurent cu intenția de a profita de reputația acestuia, nu este necesară întrunirea unui risc de confuzie, în sensul din domeniul mărcilor, fiind suficientă asocierea cu ambalajul anterior, fie ca formă a confuziei indirecte, fie ca element esențial al concurenței parazitare.

Se observă că, prin hotărârea primei instanțe, acest aspect a fost analizat într-un al doilea subsidiar, ceea ce înseamnă că tribunalul a reținut că o asemenea ipoteză a fost invocată prin cererea de chemare în judecată, ca variantă subsidiară.

În acest caz, nu s-ar putea reproșa instanței de apel că, analizând motivul de apel pe aspectul analizat în subsidiar, ar fi acceptat schimbarea cauzei în apel.

Instanța de apel a considerat că este necesară existența unui risc de confuzie, în sensul din materia mărcilor, pe care a analizat-o ca atare, iar această apreciere este legală, rezultând din conținutul art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991, care definește fapta de concurență neloială ca fiind folosirea unui ambalaj “de natură să producă confuzie” cu cele folosite legitim de alt comerciant. Aplicarea conceptului de risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere, din materia mărcilor, este justificată, în condițiile în care „ambalajul” este asimilat unui semn distinctiv, deci apt să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi, întocmai ca o marcă.

De altfel, prin motivele de apel, reclamantele și intervenienta au precizat că prima instanță a identificat corect instrumentele dezvoltate în domeniul mărcilor, de verificare a similarității produselor/semnelor, din perspectiva publicului vizat pentru a stabili dacă există riscul ca publicul vizat să considere că bunurile au aceeași origine comercială, adică tocmai existența unui risc de confuzie.

Dispozițiile art. 10 bis din Convenția de la Paris nu permit o altă concluzie, în condițiile în care impun statelor membre doar standardul obligatoriu al asigurării unei protecții efective, lăsându-le libertatea alegerii mijloacelor de atingere a acestui obiectiv.

Nu există o armonizare la nivel comunitar în privința concurenței neloiale, din perspectiva raporturilor între comercianți, ci doar în materia protecției consumatorului, astfel încât sunt aplicabile prevederile din legislația națională a fiecărui stat membru. De altfel, prin cererile deduse judecății nu nu a fost invocată nicio normă comunitară, motiv pentru care nu este necesară dezvoltarea altor considerații pe acest aspect.

În reglementările comunitare și în legea națională a mărcilor, în cazul mărcii renumite/notorii nu este necesară existența riscului de confuzie, fiind suficientă stabilirea unei legături pe care publicul relevant o poate face între semne, fără a le confunda. Se prevede, în schimb, condiția existenței unei atingeri sau a unui risc de atingere adusă caracterului distinctiv al mărcii de renume - diluarea - ori a unui profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii - parazitism -, a se vedea hotărârea pronunțată de C.J.U.E. în cauza C - 323/09 Interflora).

Acea ipoteză este, însă, reglementată în mod distinct de cazurile în care este necesar riscul de confuzie, ceea ce nu se întâmplă în situația actelor de concurență neloială din legea națională, aceasta făcând referire exclusiv la necesitatea unui risc de confuzie.

Or, dacă s-a acceptat că sintagma “de natură să producă confuzie” din Legea nr. 11/1991 are aceeași semnificație ca riscul de confuzie din materia mărcilor, aceea de confuzie în privința originii comerciale a produselor, este exclus ca aceeași sintagmă să fie interpretată diferit pentru aceleași acte de concurență neloială, respectiv doar ca o legătură între semne - ambalaje.

Actul de copiere a unui ambalaj al unui competitor renumit de către un concurent (parazitismul) este inclus în categoriile de acte vizate de art. 5 alin. (1) lit. a) din lege, în absența unei reglementări separate sau a vreunei distincții operate de legiuitor, impunându-se stabilirea și în acest caz a unui risc de confuzie, incluzând riscul de asociere între semne.

Renumele mărcii interesează gradul de distinctivitate a semnului și celelalte condiții ale răspunderii civile delictuale, instanța de apel reținând în mod corect că prejudiciul constă în atingerea adusă reputației ambalajului „parazitat”.

Se mai poate sublinia și faptul că instanța de apel a reținut în mod corect că faptul că publicul pertinent crede sau poate să creadă că produsele sau serviciile comercializate sub marca anterioară și cele comercializate sub marca ulterioară provin de la întreprinderi legate din punct de vedere economic nu echivalează cu simpla asociere dintre semne, fără ca publicul să le confunde, ci vizează tot probabilitatea confuziei în privința originii produselor, ca formă de confuzie indirectă.

Față de considerentele expuse, urmează ca apărările intimaților să fie respinse, ca și motivul de recurs al pârâtei de la pct. 2.e, astfel încât se impune analizarea în continuare a criticilor de la pct. 2.c din recursul pârâtei.

Prin motivele de recurs, pârâta a pornit de la premisa că instanța de apel a enunțat în mod corect cerințele de stabilire a existenței unei fapte de concurență neloială pe temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 11/1991, ca fiind cele de determinare a existenței unui risc de confuzie în sensul reglementării naționale și comunitare din domeniul mărcilor, cu luarea în considerare a considerațiilor doctrinare și jurisprudențiale din această materie.

Recurenta - pârâtă a criticat aplicarea în concret a criteriilor enunțate prin decizia recurată, iar din dezvoltarea susținerilor formulate, Înalta Curte constată că acestea reprezintă critici de nelegalitate, și nu de netemeinicie a deciziei, întrucât tind la demonstrarea nerespectării sau chiar a ignorării unora dintre factorii relevanți în aprecierea riscului de confuzie. Eventuala stabilire greșită a situației de fapt reprezintă, în acest context, doar o consecință a aplicării nelegale a legii.

În ceea ce privește compararea semnelor, respectiv a ambalajelor în conflict, recurenta a susținut că instanța de apel, în mod greșit, a luat în considerare elemente nedistinctive și neglijabile ale ambalajelor, și nu elementele dominante și distinctive ale acestora, cu consecința evaluării necorespunzătoare a riscului de confuzie.

Recurenta a dezvoltat aceste critici cu referire la fiecare componentă reținută ca relevantă în comparare prin decizia recurată, respectiv la elementele cărora partea le atribuie acest caracter.

Se constată că, astfel cum a semnalat chiar recurenta, instanța de apel a redat corespunzător că aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie, în ceea ce privește similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, să se fondeze pe impresia de ansamblu a semnelor, ținând cont, în special, de elementele distinctive și dominante, în raport de percepția consumatorului mediu al produselor în cauză.

Instanța de apel a apreciat că impresia de ansamblu a ambalajului produsului E., comercializat de către reclamante și intervenientă, este dată de suma a 15 elemente distinctive și dominante, dintre care a reținut în final doar 6 ca fiind relevante în analiza comparativă, restul nefiind similare cu elementele ce compun ambalajul pârâtei.

Cu privire la panglica roșie, regăsită în ambele ambalaje, instanța de apel a reținut că se poate invoca protecția legală dobândită asupra acestuia prin înregistrarea celor două mărci internaționale aparținând intervenientei.

Instanța de apel a apreciat, astfel, că distinctivitatea acestei componente nu mai poate fi pusă în discuție, iar dreptul exclusiv de utilizare dobândit prin înregistrare poate fi opus de către titular unui terț care folosește doar una dintre componentele mărcii.

Pe acest aspect, trebuie reamintit că marca înregistrată beneficiază de o prezumție de validitate, până la anularea sa în cadrul procedurii reglementate prin lege, ceea ce înseamnă că distinctivitatea sa este prezumată, neputând fi infirmată în cadrul unei cereri ce vizează folosirea sa de către un terț, dacă instanța nu a fost învestită în mod expres cu verificarea validității mărcii.

În cazul unei mărci compuse din mai multe elemente, prezumția caracterului distinctiv operează, însă, pentru ansamblul mărcii, nu pentru fiecare element în parte, neputând fi exclus ca anumite elemente să fie lipsite de caracter distinctiv, după cum s-a arătat, în mod corect, prin motivele de recurs.

Așadar, atunci când semnul terțului conține doar una dintre componentele mărcii înregistrate, caracterul distinctiv al acestei componente nu poate fi prezumat ca efect al înregistrării mărcii, ci trebuie verificat în concret pentru a se stabili ponderea sa în imaginea de ansamblu a fiecărui semn în parte și, eventual, înlăturat, dacă se constată că un consumator mediu al produselor nu i-ar da atenție în raport cu celelalte componente ale semnului.

În cauză, instanța de apel a dedus caracterul distinctiv al panglicii roșii din înregistrarea celor două mărci internaționale ale intervenientei, fără a verifica în mod efectiv relevanța sa în imaginea de ansamblu a fiecăruia dintre semnele în conflict, în raport de toate celelalte componente care nu pot fi considerate neglijabile.

Această omisiune este pregnantă în contextul în care reiese din situația de fapt stabilită de către instanță că pralina cu cocos, aspectul acoperit cu fulgi de cocos și forma sferică a acesteia, se regăsesc în ambalajul folosit de către reclamantă și intervenientă, dar nu și în ambalajul folosit de către pârâtă. Aceste elemente sunt, la rândul lor, componente ale mărcii înregistrate pe cale internațională nr. X, la care a făcut referire instanța de apel.

Or, prezența acestora alături de panglica roșie în ambalajul reclamantelor și al intervenientei nu putea fi ignorată în imaginea de ansamblu a acestui ambalaj, nu numai pentru că instanța de apel a considerat că sunt elemente distinctive și dominante în ansamblul semnului, însă și pentru că nu poate fi exclus să se aprecieze că, marca regăsindu-se în totalitate, elementele sale alcătuiesc o unitate vizuală și conceptuală ce nu se păstrează dacă doar unul dintre acestea este preluat în compunerea altui semn.

În absența unei asemenea analize, se constată că situația de fapt nu a fost pe deplin lămurită, pentru o evaluare corespunzătoare a riscului de confuzie din perspectiva tuturor factorilor relevanți.

Celelalte componente din marca internațională nr. Z, anume elementul verbal E. și elemente grafice, se regăsesc, de asemenea, în ambalajul reclamantelor alături de panglica roșie, dar nu s-a făcut nici în privința lor o evaluare a ponderii în ansamblul semnului, în raport de percepția publicului relevant.

Faptul că nu au fost preluate în ambalajul pârâtei nu justifică omiterea lor din analiza comparativă a semnelor, care vizează ansamblul componentelor, putând indica o alterare a imaginii oferite de întregul ambalaj al reclamantelor, cu consecința unei percepții diferite a consumatorului în cazul celor două ambalaje.

Această constatare are în vedere în special elementul verbal, semnalat de către recurentă că ar avea nu numai un caracter distinctiv și dominant în cadrul fiecărui semn, dar că ar reprezinta singurele elemente de acest fel în ansamblul ambelor semne.

În raport de atare susțineri ale recurentei, Înalta Curte constată că acest aspect nu poate fi tranșat în prezenta cauză, cât timp elementele verbale nu au fost deloc luate în considerare de către instanța de apel, iar această omisiune putea fi justificată doar de un eventual caracter neglijabil al componentelor.

În legătură cu acest din urmă aspect, este de observat că instanța de apel a reținut un grad ridicat de distinctivitate al ambalajelor produsului E., pe baza unui studiu de piață regăsit la dosar, care atestă procentul de cunoaștere a ambalajului de către respondenți. Pe baza acestui studiu, s-a considerat că riscul de confuzie este mai pronunțat, din cauza caracterului distinctiv special dobândit de ambalajul anterior prin utilizare intensivă.

Fără a se contesta probabilitatea unui risc de confuzie mai mare în ipoteza unei distinctivități pregnante a semnului, ca urmare a folosirii în cursul comerțului, este de remarcat, din studiul avut în vedere de către instanță, că ambalajul produselor E. a fost arătat respondenților fără elementul verbal E. Cu toate că nu s-a arătat în mod expres prin decizia recurată, este posibil ca acest element verbal să fi fost omis din analiza comparativă a semnelor în considerarea faptului că ambalajul este distinctiv, chiar într-un procent ridicat, și în absența denumirii E.

În acest caz, însă, instanța de apel trebuia să motiveze dacă neluarea în considerare a elementului verbal D. în imaginea de ansamblu a ambalajului pârâtei este consecința unui eventual caracter neglijabil al acestuia, ceea ce nu s-a întâmplat, astfel încât nu se poate considera că a fost justificată omiterea sa din analiza comparativă, pentru a stabili ponderea sa în ansamblu.

În legătură cu elementele grafice și verbale din ambalajul folosit de reclamante și intervenientă la care s-a făcut referire anterior, trebuie precizat că, distinct de faptul că mărcile internaționale aparținând intervenientei se regăsesc în totalitate în acest ambalaj, întregul este reprezentat de ambalajul însuși, astfel încât ponderea lor trebuie stabilită prin raportare la acest ansamblu.

Din acest punct de vedere, se observă că instanța de apel a avut în vedere, în analiza comparativă, același ambalaj cu cel arătat, în materialitatea sa, respondenților din studiul menționat anterior, din conținutul căruia instanța de apel a extras aprecierea gradului ridicat de distinctivitate al ambalajului produselor E.

În această situație, instanța de apel nu a arătat motivele pentru care s-a raportat exclusiv la aspectul exterior al ambalajului (mai mult, doar la elementele grafice, cu excepția unor detalii din modul de scriere a denumirilor denumiri a poziționării D.), fără să ia în considerare forma însăși a ambalajului, astfel cum a procedat prima instanță, care a reținut ca fiind relevantă și „cutia” în imaginea de ansamblu.

Nu se poate exclude de plano că forma ambalajului nu contribuie la caracterul distinctiv al ansamblului și, astfel, că recunoașterea de către consumatorii cărora li s-a arătat ambalajul nu s-ar datora, într-o măsură mai mare sau mai mică, acestui element.

După cum rezultă din jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la mărcile tridimensionale, inclusiv cele reprezentate de forma ambalajului, caracterul distinctiv al acestora se stabilește prin raportare la practicile obișnuite în sectorul de piață în care se comercializează produsele din acel ambalaj, considerându-se că doar un ambalaj care diferă în mod semnificativ de cele folosite în mod curent ar putea îndeplini funcția esențială a unei mărci de a distinge produsele de cele ale altor întreprinderi (a se vedea jurisprudența citată în hotărârea din cauza C- 344/10).

Astfel, nu s-ar putea afirma în mod tranșant că un ambalaj cu o formă aparte de cele regăsite în mod obișnuit pe piață (care ar putea fi înregistrat chiar ca marcă, aspect neverificat în cauză) nu ar atrage atenția consumatorului și nu ar putea fi luat în considerare în imaginea de ansamblu a ambalajului, astfel cum a procedat prima instanță. Din acest punct de vedere, există un dubiu în privința percepției consumatorilor reflectate în studiul de piață valorificat de către instanța de apel, atât timp cât nu rezultă cu certitudine componentele recunoscute ca fiind caracteristice unui ambalaj al produselor E.

În orice caz, după cum s-a arătat deja, instanța de apel ar fi trebuit să justifice raportarea exclusiv la aspectul exterior al ambalajului, în condițiile în care a luat în considerare proba vizând aspectul tridimensional al ambalajului, dar și planșele cu reprezentarea bidimensională a acestuia, care relevă cutia în care sunt ambalate pralinele de cocos E.

În ceea ce privește culorile din ambalajul produselor E., pe care instanța de apel le-a luat în considerare în analiza comparativă ca având caracter distinctiv - culoarea roșie a panglicii și culoarea albă de fond - și pe care recurenta le consideră neglijabile, prin prisma faptului că sunt elemente comune și larg utilizate pe piață pentru ambalaje, se constată că, în mod greșit, instanța de apel, în stabilirea caracterului distinctiv, a înlăturat ca nerelevantă raportarea la practicile comerciale și, astfel, a omis un factor important în evaluarea riscului de confuzie.

Este de notorietate utilizarea culorilor pe ambalajele dulciurilor și ține de regulile concurenței loiale ca aceste culori să fie lăsate, în principiu, la dispoziția tuturor comercianților.

În condițiile în care reclamantele și intervenienta nu dețin un drept exclusiv asupra elementelor în discuție, dobândit prin înregistrarea lor ca mărci, evaluarea distinctivității dobândite prin folosirea lor intensivă în cursul comerțului și, implicit, a ponderii lor în analiza comparativă, trebuie să țină cont de faptul că, în mod curent, consumatorului de dulciuri i se oferă ambalaje în culori și nu este neobișnuit ca acestea să releve chiar un ingredient principal al produsului, în considerarea căruia și fără a da o atenție specială acestui aspect, alege un anumit produs.

Evaluarea imaginii de ansamblu a unui semn ce conține o combinație de culori și, implicit, a riscului de confuzie, trebuie să aibă în vedere, așadar, diferența între aceste culori și cele folosite în mod curent pe piața produselor respective, pentru a se evita riscul monopolizării lor prin recunoașterea indirectă a unui drept exclusiv de folosire.

Aceeași evaluare trebuie făcută și în cazul altor elemente utilizate pe ambalaje în general (inclusiv pentru cadouri), constatându-se că, în mod greșit, instanța de apel nu a ținut cont de apărarea cu acest obiect a pârâtei în privința panglicii roșii.

Față de toate considerentele expuse, se constată că instanța de apel nu a stabilit situația de fapt certă pe aspectele legate de compararea semnelor ce interesează evaluarea globală a riscului de confuzie, ca urmare a modului de aplicare a criteriilor de evaluare a acestui risc, deși corect enunțate, motiv pentru care se impune casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare în ceea ce privește apelul principal, pe temeiul art. 314 C. proc. civ.

În ceea ce privește compararea produselor, se observă că prima instanță a constatat că acestea sunt diferite, în timp ce instanța de apel a reținut că sunt identice sau cel puțin similare, întrucât aparțin categoriei comune a dulciurilor, față și de modul de soluționare a excepției lipsei calității procesuale active.

Nu au fost, însă, evaluate în concret elementele invocate de către recurentă, precum caracteristicile, prețul, utilizarea concretă a produselor, iar prin prezenta decizie, în cadrul criticilor vizând apelul incident, s-a arătat deja că aceste aspecte au legătură cu similaritatea produselor și, deci, cu fondul cauzei.

Întrucât s-a arătat anterior că se impune trimiterea cauzei spre rejudecare, urmează ca evaluarea susținerilor pârâtei în legătură cu compararea produselor să fie făcută cu ocazia rejudecării, pentru cercetarea tuturor aspectelor relevante în evaluarea riscului de confuzie.

În ceea ce privește celelalte condiții ale răspunderii civile delictuale, inclusiv vinovăția, analizarea lor depinde de întrunirea condiției caracterului ilicit al faptei, așadar, de existența riscului de confuzie, motiv pentru care urmează a fi cercetate cu ocazia rejudecării, ținându-se cont de aspectele dezlegate prin prezenta decizie, dar și de susținerile părților, inclusiv de cele din motivele de recurs.

Nu se mai impune cercetarea motivului de recurs vizând cheltuielile de judecată acordate în apel (pct. 2.d), dată fiind casarea deciziei.

În raport de considerentele expuse, în aplicarea art. 314 C. proc. civ., se impune admiterea recursului pârâtei și casarea deciziei recurate, însă doar în parte, în ceea ce privește apelul principal.

În consecință, cauza va fi trimisă aceleiași instanțe de apel pentru rejudecarea apelului declarat de către reclamantele B. SRL și A. SA (Belgia), precum și de către intervenienta A. SA (Luxemburg), fiind menținute celelalte dispoziții ale deciziei recurate care nu au legătură cu apelul principal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de reclamantele B. SRL și A. SA (Belgia) și intervenienta A. SA (Luxemburg) împotriva deciziei nr. 301 A din data de 8 iunie 2015 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Admite recursul formulat de pârâta SC C. SA (Păntășești) împotriva aceleiași decizii.

Casează în parte decizia recurată și trimite cauza aceleiași instanțe de apel pentru rejudecarea apelului principal.

Menține celelalte dispoziții ale deciziei recurate.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 4 noiembrie 2016.