Trade mark annulment: risk of confusion arising from near-identical signs and complementary goods and services across different Nice Classification classes

Marcă. Acțiune în anulare. Identitatea semnelor în conflict. Complementaritatea claselor pentru care au fost înregistrate ambele mărci. Risc de confuzie

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic : marcă combinată

similaritate

risc de confuzie

Legea nr. 84/1998, art. 6, art. 47 alin. (1) lit. b

Clasificarea produselor și serviciilor în clasele cuprinse în Clasificarea de la Nisa are un caracter strict administrativ, iar aceasta nu este decisivă în înlăturarea similarității, fiind posibil ca în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărui caz, produse sau servicii care aparțin unor clase diferite să fie similare.

Similaritatea trebuie interpretată în legătură cu riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, iar în stabilirea similarității produselor sau serviciilor sunt relevante natura lor, consumatorii, metoda de utilizare, faptul de a fi complementare. Astfel, împrejurarea că marca anterioară este înregistrată pentru clasa 37 - ,,construcții, reparații, servicii de instalațiiˮ, iar marca a cărei anulare s-a solicitat, este înregistrată pentru clasa 11 - ,,instalații de distribuire a fluidelor, instalații sanitare, instalații de încălzire, de ventilație și condiționare a aerului, instalații de distribuție pentru combustibili soliziˮ, nu înlătură reținerea caracterului complementar al produselor/serviciilor ce intră sub protecția mărcilor în conflict, în condițiile în care un consumator mediu al unor instalații ce se comercializează sub marca pârâtei are nevoie și de servicii de instalații ce se prestează sub marca înregistrată de către reclamantă.

Caracterul complementar al produselor și serviciilor protejate prin mărcile în conflict precum și similaritatea accentuată până la identitate a celor două mărci atrag incidența motivului de nulitate prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care sancționează înregistrarea mărcii cu nerespectarea dispozițiilor art.6 lit. b) din aceeași lege.

Secția I civilă, decizia nr.1926 din 5 decembrie 2017

Prin sentinţa civilă nr. 813 din 22.06.2016, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă a admis în parte acţiunea reclamantei S.C. A. S.R.L în contradictoriu cu pârâţii S.C. B.S. R.L și Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). A dispus anularea mărcii "KAZAN instalaţii complete", marcă figurativă nr. M 2014 07810 (clasa 11), a constatat rămas fără obiect al doilea capăt de cerere referitor la interdicţia de folosire a mărcii de către pârâtă, a dispus radierea de către OSIM a mărcii anulate din Registrul Naţional al Mărcilor, după rămânerea definitivă a hotărârii şi a obligat pe pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei.

Prin decizia nr. 86/A din 7.02.2017, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta pârâtă SC B. SRL împotriva sentinţei primei instanțe.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L., în susținerea căruia a invocat prevederile art.488 alin. (1) pct.6 şi 8 din Codul de procedura civilă (decizia cuprinde motive contradictorii sau străine de natura cauzei şi normele de drept material au fost aplicate greşit), criticând-o pentru următoarele motive:

Complementaritatea clasei 11 de produse şi servicii din marca ulterioară faţă de clasele 35 și 37 din marca anterioară a fost motivată eronat de către instanţa de apel, iar în sentinţa primei instanțe nici nu există.

Singura menţiune din clasa 37 "servicii de instalaţii'' a mărcii anterioare nu poate fi reţinută ca fiind complementară cu produsele din clasa 11 a mărcii ulterioare, pentru că acestea din urmă se referă numai la produse care pot fi comercializate sau fabricate, iar serviciile de instalaţii se referă la montare.

De asemenea, tipurile de instalaţii sunt multiple, pot fi instalaţii de ridicat şi transport, instalaţii de cântărire, instalaţii de comunicaţii, etc., iar cele din clasa 37 ale mărcii anterioare trebuie explicate prin prisma obiectului de activitate al intimatei SC A. SRL - comerţ cu amănuntul al articolelor din fierărie, din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate (cod CAEN 4752), care este total diferit de obiectul de activitate al SC B. SRL prevăzut în certificatul de înregistrare - lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat (cod CAEN 4322), care are legătură cu produsele şi serviciile din clasa 11.

Diferențele de detaliu nu sunt nesemnificative, ci chiar importante.

Înainte de a se proceda la analiza mărcilor aflate în conflict trebuie apreciat asupra identităţii şi similarităţii produselor sau serviciilor marcate de acestea şi care sunt protejate.

Intimata reclamantă a înregistrat marca fără a desfăşura activităţi prevăzute în clasele 35 şi 37, scopul urmărit fiind acela de a-şi aduce unele foloase în cazul când cineva ar înregistra o marca asemănătoare.

S-a motivat eronat în decizia de apel menţiunea din certificatul intimatei care atestă protecţia mărcii, respectiv lipsa dreptului exclusiv de revendicare al acesteia asupra denumirii şi elementelor figurative ale mărcii înregistrate, prevăzut de dispoziţiile art.23 din Legea nr.84/1998, republicată.

Instanţa de apel a motivat că nu are relevanţă faptul că s-a renunţat la dreptul exclusiv de protecţie asupra denumirii, iar prin explicaţiile date se contrazice, susţinând că nu are relevanţă, dar nu se înlătură protecţia asupra mărcii, protecţia care impune anularea mărcii ulterioare.

Motivul privind lipsa opoziţiei la OSIM din partea intimatei-reclamante cu privire la înregistrarea mărcii recurentei-pârâte este soluționat contradictoriu, menționându-se de către instanţa de apel că această cale este opţională.

Printr-o opoziție la OSIM în termenul legal de 2 luni de la înregistrarea mărcii se putea stabili dacă exista identitate sau asemănare între produsele şi serviciile celor două mărci şi se respingea cererea de înregistrare a mărcii ulterioare, conform art.8 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CE 207/2009.

În temeiul prevederilor art.4 alin. (1) lit. a) și b) din Directiva 2008/95/CE, unei mărci îi este refuzată înregistrarea atunci când este identică cu o marcă anterioară şi când produsele şi serviciile pentru care a fost cerută sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată sau atunci când există un risc de confuzie din partea publicului datorită similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează.

Cele trei motive menţionate mai sus au fost reţinute şi prin aplicarea greşită a normelor de drept material prevăzute de legea specială nr.84/1998 şi legea comunitară - Directiva 2008/95/CE din 22.10.2008 a Parlamentului European şi a Consiliului UE de apropiere a legislaţiei statelor membre cu privire la mărci şi Regulamentul 207/2009 privind marca comunitară (art.8 alin.4).

Instanţa de apel trebuia să analizeze dacă instanţa de fond a ţinut seama de circumstanţele cauzei referitoare la principiile generale ale dreptului, la cerinţele echităţii şi bunei-credințe, conform art.22 alin. (7) C.proc.civ.

Aprecierea probelor cu interogatoriu şi punctul de vedere al specialistului OSIM a fost făcută nelegal de către instanţa de apel prin respingerea lor, întrucât probele respective erau importante în cauză şi puteau clarifica poziţia intimatei reclamante. Un punct de vedere concret şi explicit de la OSIM cu privire la modul cum se stabilesc similaritatea şi identitatea dintre produse şi servicii, cu trimitere la clasele aflate în litigiu - 11, 35 și 37 - era necesar pentru a se constata îndeplinirea unei condiții prevăzute de lege. Nu se impunea efectuarea unei expertize.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, din perspectiva dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă, criticile formulate neconfirmând considerente contradictorii sau străine de natura pricinii, pentru a fi reținute dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 din Codul de procedură civilă.

Instanța de apel a confirmat sentința primei instanțe, cu referire la motivul de nulitate prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (Legea nr. 84/1998), care sancționează înregistrarea mărcii cu nerespectarea dispozițiilor art.6 [în speţă, lit. b)].

Norma legală nu impune analiza cu prioritate a similarităţii produselor sau serviciilor, așa cum se arată în cererea de recurs. Numai dacă mărcile în conflict sunt similare se procedează la analiza celorlalte cerinţe legale.

Cum corect s-a reținut de instanța de apel, folosirea sau nu a mărcii de către reclamantul care formulează acțiunea în anularea mărcii ulterioare nu produce consecințe juridice în cauză, din perspectiva normei legale relevante. Nu s-a formulat o acțiune în decădere din drepturile conferite de marca anterioară, de a cărei soluționare să se prevaleze partea, condiții în care aceasta se bucură de protecția deplină a legii, inclusiv pe calea acțiunii în anulare.

În același context al limitelor în care a avut a se pronunța instanța, în mod corect s-a reținut și că nu prezintă relevanță buna credință la data înregistrării mărcii, reaua credință constituind temei de nulitate distinct, reglementat de art. 47 lit. c) din lege, nereținut în cauză.

Recurenta pârâtă invocă în susținerea recursului și dispozițiile art. 22 alin. (7) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să țină seama de toate circumstanțele cauzei, acesta va ține seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerințele echității și de buna credință – ipoteză care reflectă rolul activ al judecătorului. Însă, în speță, limitele de judecată sunt fixate de norma legală valorificată și de interpretările făcute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene relativ la norme comunitare similare.

Analiza cauzei de nulitate invocată nu este împiedicată de lipsa demersurilor puse la dispoziția terților de Legea nr. 84/1998 în procedura de înregistrare a mărcii, art. 47 alin. (1) din lege permițând oricărei persoane interesate formularea unei cereri de anulare a mărcii, pe lângă cerința interesului, norma legală impunând-o și pe cea a termenului de formulare a cererii.

Pe fondul cererii de nulitate a înregistrării mărcii, Înalta Curte constată că s-a dat o corectă relevanță mențiunii din certificatul de înregistrare a mărcii deținut de către intimata reclamantă, referitoare la nerevendicarea de către titular a unui drept exclusiv asupra denumirii „Kazan și Instalații complete”, în condiţiile art. 23 din Legea nr. 84/1998, ținând cont și de limitele criticilor formulate prin cererea de recurs în ceea ce privește aplicarea textului legal invocat și, în special, a similarității mărcilor în conflict.

Curtea de apel a confirmat similaritatea accentuată, până la identitate, a celor două mărci, ambele mărci fiind, în esență, alcătuite din sintagma „KAZAN instalații complete” (cuvinte suprapuse), pe un fond albastru (în mijloc) și un fond roșu (în margine), litera K de la începutul cuvântului „KAZAN” având un pronunțat caracter distinctiv – este scrisă cu galben, iar partea inferioară a literei K se prelungește sub forma unei linii galbene sub cuvintele „KAZAN instalații complete”. Singurele diferențe, ușor de ignorat de către un consumator mediu, a cărui atenție este medie, cu atât mai mult cu cât ele sunt nesemnificative și nu înlătură câtuși de puțin impresia de ansamblu, care este de identitate, se referă la culoarea focului din vârful literei K (roșie cu miez alb, în cazul mărcii anterioare şi roșie, cu miez galben în cazul mărcii a cărei anulare se solicită) și la culoarea robinetului din partea stânga sus a literei K (albastră, în cazul mărcii anterioare şi roșie, în cazul mărcii a cărei anulare se solicită).

Din cele anterior redate rezultă că s-a constatat caracterul distinctiv al elementelor comune considerate dominante în cele două mărci în conflict nu în ceea ce priveşte denumirea pentru care s-a renunțat la exclusivitate, ceea ce face ca, în lipsa criticilor de recurs care să vizeze acest mod de dezlegare a cauzei, să fie corectă concluzia instanței de apel, în sensul că această menţiune din certificatul de înregistrare nu înlătură protecția asupra mărcii, în ansamblu.

Contextul și modul în care este susținută critica referitoare la diferențele de detaliu relevă faptul că aceasta este făcută pentru sublinierea criticilor anterioare referitoare la constatarea similarității produselor/serviciilor, dată de complementaritatea reținută în cauză. Oricum, o critică referitoare la diferențele considerate nesemnificative în aprecierea similarității până la identitate a mărcilor în conflict ar fi trebuit susținută de argumente care să le confere distinctivitate, cu posibile efecte în înlăturarea similarității/gradului de similaritate.

Marca intimatei reclamante este înregistrată pentru ,,publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrație comercială; lucrări de birouˮ (clasa 35) și ,,construcții, reparații, servicii de instalațiiˮ (clasa 37), în vreme ce marca a cărei anulare se solicită este înregistrată de apelanta pârâtă pentru ,,instalații de distribuire a fluidelor, instalații sanitare, instalații de încălzire, de ventilație și condiționare a aerului, instalații de distribuție pentru combustibili soliziˮ (clasa 11).

Prima instanță a reținut caracterul complementar al produselor/serviciilor ce intră sub protecția mărcilor în conflict, iar instanța de apel a confirmat concluzia, reținând că tribunalul a motivat într-o manieră succintă, care răspunde exigențelor art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă, complinind totodată motivarea primei instanțe.

Clasificarea produselor și serviciilor în clasele cuprinse în Clasificarea de la Nisa are un caracter strict administrativ, iar aceasta nu este decisivă în înlăturarea similarității, fiind posibil ca în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărui caz, produse sau servicii care aparțin unor clase diferite să fie similare.

Totodată, nu trebuie omis că similaritatea trebuie interpretată în legătură cu riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, iar în stabilirea similarității produselor sau serviciilor sunt relevante natura lor, consumatorii, metoda de utilizare, faptul de a fi complementare (hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza Canon/MGM).

Cum corect s-a reținut, un consumator mediu al unor instalații, ce se comercializează sub marcă de către recurenta pârâtă are nevoie și de servicii de instalații ce se prestează sub marca înregistrată de către intimata reclamantă, ceea ce determină caracterul complementar al claselor protejate prin mărcile înregistrate.

Este avut în vedere consumatorul mediu, în mod rezonabil informat, atent și circumspect, al unor astfel de bunuri/servicii de larg consum, care nu va fi foarte atent, prima impresie fiind cea decisivă, și rareori acesta are șansa de a face o comparație directă între diferitele mărci, trebuind să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie.

Acesta percepe marca în ansamblul ei și nu îi analizează diferitele detalii, păstrând în memorie, în special, componentele distinctive și dominante (hotărârile din cauzele Lloyd/Loint' s și Puma/Sabel ale Curții de Justiție a Uniunii Europene).

Mai mult, acesta nici nu cercetează în mod obligatoriu obiectul de activitate al celui de la care achiziționează produsele sau serviciile, astfel cum acesta a fost înregistrat.

Dat fiind caracterul complementar al produselor și serviciilor protejate prin mărcile în conflict, mărci care au grad foarte ridicat de similaritate (confirmat în limitele contestate în recurs), consumatorul vizat se poate afla într-o confuzie directă (atribuirea produselor/serviciilor unui singur producător) sau indirectă (este conștient că produse/serviciile provin de la producători diferiți, însă consideră că între aceștia sunt legături juridice, financiare, tehnice sau economice).

Oricum, cum s-a și reținut, gradul foarte ridicat de similaritate, până la identitate al mărcilor ar fi putut să compenseze o similaritate mai redusă a produselor/serviciilor (care nu se poate totuși reține) potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (hotărârea din cauza Canon/MGM).

Ultimele critici de recurs referitoare la modul în care s-a apreciat asupra probatoriului solicitat nu se circumscriu motivelor de recurs indicate și nici celorlalte reglementate de art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă, punând în discuție temeinicia și nu legalitatea deciziei.

În considerarea acestor argumente, care susţin caracterul nefondat al recursului, Înalta Curte făcând aplicarea art. 496 C.proc.civ., a respins ca nefondat recursul declarat de pârâtă împotriva deciziei civile nr. 86/A din 7.02.2017, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă.