Reversal of counterfeiting judgment: 3D trademark and community design infringement upheld despite alleged product differences

Marcă comunitară. Acțiune în contrafacere. Identitate de produse. Similaritatea designului. Risc de confuzie

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic : desen comunitar

risc de confuzie

similaritate

Regulamentul CE 207/2009, art. 9

Regulamentul CE 6/2002

Diferențele constând în sistemul de arcuri, striaţiile de pe tălpi, căptuşeala, materialul, culoarea şi numărul de curele sunt nesemnificative, nefiind suficient de puternice pentru a determina o imagine de ansamblu diferită a produselor reţinute de autorităţile vamale și de natură a înlătura similaritatea ridicată şi riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere cu produsele protejate prin marca comunitară a cărei încălcare s-a invocat, în condițiile în care s-a constatat că forma ghetei şi a sistemului de arcuri eliptice - componente distinctive și dominante protejate – imprimă, ca elemente comune, un grad foarte ridicat de similaritate.

Consumatorul acestor produse se poate afla nu numai în ipoteza confuziei directe – când substituie involuntar produsele, cumpărându-l pe cel contrafăcut și considerând că, de fapt, cumpără produsul autentic și, deși distinge perfect produsele, crede că datorită caracteristicilor comune, acestea provin de la același producător (nemaifiind risc de confuzie asupra produselor, ci asupra provenienței), ci şi în cea în care este conștient că cele două produse provin de la producători diferiți, însă consideră că între aceștia sunt legături juridice, financiare, tehnice sau economice – confuzia indirectă.

Secția I civilă, decizia nr.1633 din 24 octombrie 2017

Prin sentinţa civilă nr.1080 din 17.09.2015, Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta A., constatând că cele 100 de perechi de ghete dinamice importate de pârâta B. SRL şi reţinute de Biroul Vamal Constanţa Sud la data de 06.01.2015 încalcă drepturile reclamantei asupra mărcii comunitare 3 D nr.10627917 ”Kangoo Jumps XL&Fig.” şi asupra desenelor comunitare nr.001957465-0001 şi nr.001957465-0003, obligând pârâta să înceteze punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, acordarea oricărei destinaţii vamale, precum şi oferirea sau comercializarea ori deţinerea în acest scop a celor 100 de perechi de ghete dinamice reţinute, precum şi la plata sumei de 2400 euro, echivalent în lei la data plăţii, reprezentând cheltuieli de judecată. A respins ca neîntemeiat capătul de cerere prin care s-a solicitat distrugerea acestor produse contrafăcute pe cheltuiala pârâtei.

Prin decizia nr. 361/A din 18.05.2016, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul formulat de apelanta-pârâtă B. SRL împotriva sentinţei civile nr.1080 din 17.09.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă în contradictoriu cu intimata-reclamantă A. - cererea de apel fiind analizată în temeiul art. 476 C.proc.civ., în lipsa motivării.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta B. S.R.L., invocând dispoziţiile art.488 al.(1) pct.6 şi pct.8 C.proc.civ.

Din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 C.proc.civ., susţine încălcarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din același cod, astfel cum acestea au fost lămurite prin decizia nr. 9/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în sensul că cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

Cererea de chemare în judecată a fost introdusă prin societatea C. S.R.L., care a încheiat un contract de asistenţă juridică cu D. SCA, reprezentată de avocat E. Chiar dacă acţiunea introductivă a fost redactată şi semnată de către avocat E., sediul procesual ales de către intimată este la sediul social al firmei de recuperări C. SRL. Cererea este semnată prin societatea C. S.R.L. şi avocat E., persoană ce reprezintă societatea C. S.R.L. şi nu de reclamantă sau avocat mandatat personal de către această parte.

Deşi a fost invocată ca excepţie a lipsei dovezii calităţii de reprezentant, instanţa de apel trebuia să o recalifice ca privind lipsa semnăturii reprezentantului legal, iar cererea de chemare în judecată care nu cuprinde semnătura părții sau a reprezentantului legal este nulă, în conformitate cu dispoziţiilor art. 196 C.proc.civ.

Cu aplicarea dispozițiilor art. 488 pct. 6 C.proc.civ., arată că în setul de înscrisuri depus la dosar se află un contract de licenţă limitată nr. SW191/18.12.2014 încheiat cu S.C. F. S.R.L., prin care i-a fost acordat un drept de folosinţă neexclusivă pentru 100 de bucăţi ghete pentru sport, pentru desenului comunitar (forma produs/design industrial) Kangoo Jumps deţinut în baza certificatului de înregistrare design comunitar nr. 002175430-0001 eliberat la data de 30.01.2013 (valabil până la data de 30.01.2018) şi desen comunitar (logo) Kangoo Jumps deţinut în baza certificatului de înregistrare design comunitar nr. 002175414-0002 eliberat la data de 30.01.2013 (valabil până la data de 30.01.2018).

Totodată, prin acordul de comercializare şi import s-a adus la cunoştinţa autorităţii vamale că SC F.SRL este titulara celor două design-uri vamale şi că își exprimă acordul ca recurenta să importe şi să comercializeze cantitatea de 100 de bucăţi ghete, având design Kangoo Jumps, încărcate în containerul CCLU 4405164 .

Prin adresa emisă de ANAF - Direcţia Generală a Vămilor nr. x din 05.03.2014, se comunică SC F. S.R.L. că în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul UE nr. 608/2013 a fost acceptată cererea de intervenţie nr. x din 05.03.2014, valabilă până la data de 05.03.2015.

S-a reținut în mod greșit că produsele importate reproduc designul produsului protejat de marca comunitară 3D aparţinând reclamantei, întrucât din analiza înscrisurilor rezultă deosebiri majore: modelul Kangoo are un arc metalic foarte mare şi vizibil şi unul de silicon la mijloc, iar modelul său nu are acest arc metalic, în vreme ce cel de silicon diferă ca formă şi model; striațiile de pe talpa modelului Kangoo sunt cu pătrățele, iar cel al său este cu semi-sfere; numele (logo) de pe ghetele Kangoo este scris în mai multe locuri, iar pe ghetele sale este scris Power Shoe, doar pe talpă (Kangoo Jumps nu apare deloc scris); căptuşeala din interiorul ghetei este diferită total atât ca model cât şi ca material, căptuşeala modelului Kangoo fiind mai înaltă faţă de modelul pe care l-a importat; materialul din care sunt fabricate ghetele Kangoo este mult mai lucios, uniform, cu un design mult mai atractiv, în vreme ce ghetele importate sunt dintr-un material vizibil mai mat şi cu imperfecţiuni; culoarea ghetelor Kangoo este diferită de cea a ghetelor importate; curelele de prindere ale ghetelor Kangoo sunt în număr de două, iar ale celor importate sunt în număr de 3. Prin menţiunile făcute pe înscrisurile ataşate cererii de recurs s-a subliniat că imaginea ghetelor reţinute prezentată instanţei este diferită de cea a ghetelor pe care le importă, diferenţă existând şi sub aspectul îmbinării arcului.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată caracterul nefondat al recursului, în considerarea argumentelor ce succed:

În condițiile în care cererea de chemare în judecată este formulată, respectiv semnată și prin avocat, având atașată împuternicirea avocațială prin care acesta a fost împuternicit de intimata reclamantă, prin mandatar C. S.R.L., nu se pune problema nulității cererii de chemare în judecată pentru lipsa reprezentării legale [nu a lipsei dovezii calității de reprezentant, excepţie înlăturată de instanţa de apel cu aplicarea art. 82 alin. (2) C.proc.civ.], din perspectiva dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 (căruia i se circumscrie critica), cu referire la art. 196 coroborat cu art. 84 alin. (1) C.proc.civ.

În legitimarea dreptului contestat în litigiul de faţă, pârâta a susținut prin cererea de recurs că a depus la dosar un contract de licență încheiat cu SC F. SRL, pretinzând că aceasta deține certificate de înregistrare a desenelor comunitare cu numerele nr.00217530-0001 şi nr.002175414-0002.

Analizând această apărare, susținută în cererea formulată în cadrul procedurii vamale și indicată în detalierea cererii de chemare în judecată (partea neprezentându-se și neformulând cereri în fața instanțelor anterioare, cu excepția cererii de apel), instanța de apel a reținut că din probele administrate rezultă că titularii acestor desene sunt G. SRL și H. SRL.

Sub acest aspect, recurenta pârâtă a susținut prin menţiunile făcute pe opisul cu înscrisurile anexate cererii de recurs că în copia certificată de pe designul nr. 002175414-0002 apare la poziţia 72 titular J. - reprezentant legal al SC F.SRL, ataşând şi copie certificată de pe design-ul nr. 002175430-0001 – acte din care rezultă însă, cu privire la primul, că la poziţiile imediat următoare este menţionată SC H. SRL, în vreme ce în al doilea la aceleaşi poziţii sunt menţionaţi K. şi SC G. SRL, date ce se circumscriu constatărilor făcute de instanţa de apel.

În calitate de titular, reclamanta a solicitat protecţia drepturilor conferite de marca comunitară 3D nr.10627917 ”KJ Kangoo Jumps XL & Fig.” ce protejează atât designul ghetelor, cât şi denumirea ”Kangoo Jumps” în legătură cu ”Jocuri şi jucării, articole pentru gimnastică şi sport neincluse în alte clase” şi de desenele comunitare nr.001957465-0001 şi nr.001957465-0003 ce protejează două elipse dispuse față în față, sugerând forma sistemului de arcuri, şi logo-ul “Kangoo Jumps”, în temeiul dispoziţiilor art. 9 din Regulamentul Consiliului nr. 207/2009 și ale art. 19 din Regulamentul desenelor comunitare CE nr.6/2002, a căror aplicare a fost contestată de către recurenta pârâtă sub aspectele similarității, riscului de confuzie și al neutilizării logo-ului „kangoo jumps”.

Cum în mod corect a reținut instanța de apel, în reflectarea jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie percepția în mintea consumatorului obișnuit al categoriei de produse în discuție, în mod rezonabil informat, atent și circumspect, care nu are în faţă semnele/produsele care au generat conflictul – consumator care, în mod normal, percepe imaginile în întregul lor, în ansamblu/global și fără a îi analiza diferitele detalii, păstrând în memorie, în special, componentele distinctive și dominante.

Instanțele au avut la dispoziție imaginile încălțămintei - gheată sport pe sistem de arcuri eliptice reținută de autoritățile vamale, marca comunitară ce protejează și imaginile unor ghete sport pe un sistem de arcuri eliptice - încălţăminte dinamică de sport, același produs - şi desenele industriale comunitare reprezentate de două elipse dispuse față în față, sugerând forma sistemului de arcuri, şi logo-ul “Kangoo Jumps”.

Forma ghetei şi a sistemului de arcuri eliptice - componente distinctive și dominante protejate – constatate în mod corect de instanţa de apel, imprimă, ca elemente comune, un grad foarte ridicat de similaritate.

Diferențele, subliniate inclusiv prin cererea de recurs, sunt nesemnificative, cum s-a și reținut în cauză, acestea nefiind de natură a înlătura similaritatea ridicată ( accentuată şi de identitatea de produs) şi riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere – chiar şi în ipoteza infirmării logo-ului, deși instanța a avut la dispoziție produsul reținut. Acestea - sistemul de arcuri, striaţiile de pe tălpi, căptuşeala, materialul, culoarea şi numărul de curele - nu sunt suficient de puternice pentru a determina o imagine de ansamblu diferită a produselor reţinute de autorităţile vamale.

Consumatorul acestor produse se poate afla nu numai în ipotezele confuziei directe – când substituie involuntar produsele, cumpărându-l pe cel contrafăcut și considerând că, de fapt, cumpără produsul autentic și când deși distinge perfect produsele, dar crede că datorită caracteristicilor comune, acestea provin de la acest producător(nemaifiind risc de confuzie asupra produselor, ci asupra provenienței), ci şi în cea în care este conștient că cele două produse provin de la producători diferiți, însă consideră că între aceștia sunt legături juridice, financiare, tehnice sau economice –confuzia indirectă.

În considerarea acestor argumente, care susţin caracterul nefondat al recursului, din perspectiva dispoziţiilor art. 488 alin (1) pct. 5 şi 8 C.proc.civ. (neregăsindu-se elemente care să se circumscrie pct. 6 al aceluiaşi articol), Înalta Curte făcând aplicarea şi a art. 496 C.proc.civ., a dispus în consecinţă.