Trademark color infringement affirmed; appeal dismissed, defendant ordered to pay costs.

Decizia nr. 768/2017

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin sentința nr. 2238 din 12 decembrie 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, în Dosarul nr. x/3/2012, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta SC A. GMBH, în contradictoriu cu pârâta SC B. SRL.

Prin Decizia nr. 120 din 18 iunie 2013, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul formulat de reclamanta SC A. GMBH.

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs reclamanta SC A. GMBH, criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ. și susținând, în esență, că instanța de apel a interpretat și aplicat greșit dispozițiile art. 36 lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998.

Prin Decizia nr. 3290 din 21 noiembrie 2014 Înalta Curte de Casație și Justiție , secția I civilă, a admis recursul declarat de reclamanta SC A. GMBH împotriva Deciziei nr. 120/A din 18 iunie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte, prin decizia de casare, a constatat următoarele:

1. În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 - pe care reclamanta și-a întemeiat, în principal, cererea de chemare în judecată: „Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său (…) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă”.

Instanța de apel a confirmat aprecierea primei instanțe în sensul că nu sunt întrunite cerințele de aplicare a normei citate, atât timp cât nu există identitate ori similaritate între mărcile reclamantei și semnele folosite de către pârâtă. În ceea ce privește temeiul juridic menționat, s-a precizat că, astfel cum a reținut instanța de apel, reclamanta a pretins în cauză încălcarea dreptului său exclusiv asupra unei mărci comunitare și a unei mărci internaționale (România fiind țară desemnată).

Dacă din perspectiva mărcii internaționale dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 sunt pe deplin aplicabile, deoarece marca internațională produce efectele unei mărci naționale și nu există prevederi speciale referitoare la efectele mărcii internaționale în Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, ratificat prin Legea nr. 5/1998, nu același lucru este valabil și în privința mărcii comunitare, pentru care rămâne aplicabil Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară.

Astfel, art. 101 alin. (1) din Regulament prevede că: „Instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare aplică dispozițiile prezentului regulament”, norma referindu-se la instanțele naționale competente să soluționeze litigii privind contrafacerea și validitatea mărcilor comunitare, conform art. 95 și 96. Doar pentru aspectele care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului este aplicabilă legislația internă cu privire la contrafacerea unei mărci naționale, conform art. 101 alin. (2).

Efectele mărcii comunitare sunt reglementate exclusiv prin dispozițiile Regulamentului, astfel cum prevede expres art. 14 alin. (1) teza 1, iar art. 9 alin. (1) care prevede prerogativele dreptului exclusiv decurgând dintr-o marcă comunitară face parte din titlul II „Efectele mărcii comunitare”. Prin cererea de chemare în judecată au fost invocate, de altfel, prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din Regulament.

Art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulament coincide, însă, în conținut cu art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, astfel încât nu s-ar putea reține ignorarea ori aplicarea greșită a legii de către instanța de apel, urmând a se considera că trimiterile la norma națională și constatările efectuate în baza acesteia. vizează, în egală măsură, norma echivalentă din Regulamentul nr. 207/2009.

Instanța de apel a reținut că existența identității ori cel puțin a similarității semnelor în conflict reprezintă unul dintre factorii relevanți pentru aprecierea riscului de confuzie în contextul normei în discuție - iar această apreciere, de altfel, necontestată, reflectă în mod corect jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene -, astfel încât a considerat că nu există risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere, între semn și marcă, din moment ce a ajuns la concluzia absenței similarității semnelor comparate.

S-a constatat că această concluzie a fost formulată de instanța de apel prin aplicarea greșită sau chiar ignorarea criteriilor de apreciere a similarității semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, de a cărui existență depinde constatarea încălcării dreptului la marcă pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din lege.

Analiza ce trebuie realizată în cauză implică o comparație, pe de o parte, a mărcii pretins încălcate, iar, pe de altă parte, a semnului utilizat de către terț, care poate genera riscul de confuzie în percepția publicului relevant, avut în vedere de către legiuitor.

În acest context, instanța de casare a verificat susținerile recurentei - reclamante în sensul că, în analiza similarității semnelor și a riscului de confuzie, instanța de apel a comparat ambalajele produselor, iar acest mod de cercetare nu ar răspunde cerinței comparării mărcii cu semnul utilizat de terț, respectiv de pârâta din cauză. De asemenea, au fost examinate criticile referitoare la nerespectarea, de către instanța de apel, a criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci, din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În ceea ce privește marca reclamantei, din considerentele deciziei recurate, s-a observat că instanța de apel s-a referit explicit la „mărcile lila” ale reclamantei, pe care le-a identificat ca fiind marca comunitară din 4 ianuarie 1996 și marca internațională din 29 septembrie 1995 (având ca stat desemnat și România), constând în culoarea lila.

Înalta Curte a apreciat că această referire ar putea însemna că instanța de apel s-a raportat la forma în care aceste mărci au fost înregistrate, și nu la forma în care reclamanta utilizează mărcile, prin aplicarea lor pe ambalajul produselor sale, prezumție care ar putea fi susținută și de faptul că la dosar nu s-a depus vreun ambalaj aparținând reclamantei, iar instanța de apel (ca, de altfel, nici prima instanță) nu a precizat ce ambalaj a cercetat.

Cu toate acestea, s-a menționat că s-a analizat eventuala existență a unor similitudini între elementele grafice pe care reclamanta le folosește pe propriile produse (cele identificate în hotărârea primei instanțe) și celelalte elemente decât cele două nuanțe de mov, respectiv grafice și verbale, de pe ambalajele pârâtei, deoarece analiza ar fi necesară pentru a se stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite de pârâtă este similară mărcilor lila ale reclamantei, conchizându-se în sensul absenței similarității.

De asemenea, s-a apreciat, la finalul motivării deciziei recurate, că riscul de confuzie în percepția consumatorului este exclus și datorită modalității în care reclamanta și-a folosit mărcile lila pe ambalajele propriilor produse, modalitate care este, potrivit aprecierii instanței de apel, de natură să diferențieze în mod clar aceste produse de altele și ar fi, în mod evident, diferită de felul în care pârâta utilizează culoarea mov pe ambalajele produselor sale.

Față de aceste considerente și reținându-se că, în decizia recurată, a fost invocată și hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-252/12, în sensul că modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci poate, în anumite condiții, să reprezinte „un factor relevant” ce trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie dintre marca respectivă și alt semn, instanța de casare a constatat că instanța de apel a avut în vedere, în analiza similarității și a riscului de confuzie, modalitatea în care reclamanta utilizează în concret mărcile, reflectată de ambalajele produselor sale, și nu înseși mărcile, în forma rezultată din certificatul de înregistrare emis de autoritățile competente.

Ca atare, s-a apreciat că această abordare a analizei comparative relevă aplicarea greșită de către instanța de apel a prevederilor Legii nr. 84/1998, ignorarea efectelor înregistrării oricărei mărci, inclusiv a unei mărci comunitare, precum și aprecierea eronată a efectelor hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 18 iulie 2013 în cauza Specsavers C-252/12.

Referirea la marcă din art. 36 alin. (2) din Lege - după caz, din art. 9 alin. (1) al Regulamentului - ce reprezintă temeiul juridic al acțiunii în contrafacerea unei mărci, are în vedere marca astfel cum a fost înregistrată, în raport de care este posibilă stabilirea identității sau a similarității cu un semn utilizat de un terț.

Înalta Curte a mai arătat că, de altfel, dreptul exclusiv asupra unei mărci comunitare este dobândit prin înregistrare, conform art. 6 din Regulamentul nr. 207/2009, întocmai ca cel asupra unei mărci naționale, în baza art. 4 din Legea nr. 84/1998. Pe baza certificatului de înregistrare, se determină întinderea protecției mărcii, ceea ce înseamnă că, ori de câte ori titularul pretinde încălcarea dreptului dobândit prin înregistrare, întinderea protecției mărcii și stabilirea încălcării se raportează la forma în care marca a fost înregistrată, rezultată din certificatul emis de autoritatea competentă.

În același timp, evaluarea riscului de confuzie se realizează în același mod și pe baza acelorași criterii - cele indicate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene - atât în cazul unei cereri în contrafacere, dar și al cererii având ca obiect nulitatea unei înregistrări a mărcii, cât și al opoziției la înregistrarea unei mărci. Or, în cele din urmă ipoteze, raportarea la utilizarea mărcii este exclusă, astfel încât, pentru identitate de rațiune, nu este justificată nici în ipoteza contrafacerii mărcii.

Este adevărat că riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se apreciază prin prisma percepției consumatorului mediu, cu scopul de a se stabili dacă acesta confundă semnul utilizat de terț cu marca sau, cel puțin, ar putea crede că produsele purtând semnul utilizat de terț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată economic de acesta. O asemenea apreciere nu se realizează, însă, în privința mărcii, prin cercetarea modului în care marca este utilizată în concret, ci tot prin raportarea semnului utilizat de terț la forma în care marca a fost înregistrată. Premisa - menționată constant în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene - că doar rareori consumatorul mediu are posibilitatea să compare în mod direct diferitele mărci, bazându-se pe imaginea imperfectă a acestora pe care a păstrat-o în memorie, înseamnă tocmai aprecierea în abstract a riscului de confuzie, și nu prin compararea în concret a modului de utilizare a semnelor în conflict.

Modul în care titularul utilizează marca este relevant în cazul stingerii dreptului la marcă prin decăderea din drept, sancțiunea putând fi aplicată dacă marca nu a fost utilizată timp de cinci ani de la data înregistrării (art. 46 din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 51 din Regulamentul nr. 207/2009).

Valorificarea în detrimentul titularului a aprecierii privind modul în care folosește marca înregistrată echivalează cu sancționarea acestuia pentru nefolosirea mărcii. În cazul în care, nu s-a invocat, însă, nefolosirea mărcii în forma în care a fost înregistrată și nu s-a formulat o cerere în decăderea reclamantei din drepturile asupra celor două mărci - situația din speță -, instanța, indiferent de rațiunile pentru care procedează la cercetarea modului de folosire a mărcii, nu ar putea folosi împotriva titularului eventuala apreciere defavorabilă pe acest aspect, deoarece ar depăși limitele învestirii fixate prin cererile formulate de părți.

Instanța de casare a mai arătat că nu este exclus, însă, ca titularul mărcii să invoce modul de folosire a mărcii chiar într-o acțiune în contrafacere, cu scopul de a susține caracterul distinctiv ridicat al mărcii, dobândit prin utilizare, dat fiind că riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii, fie intrinsec, fie datorită cunoașterii acesteia pe piață, este mai pronunțat, marca beneficiind, astfel, de o protecție extinsă față de mărcile cu caracter distinctiv mai scăzut (conform jurisprudenței constante a Curții, începând cu cauzele Sabel C-251/95 și Canon C-39/97).

Pe lângă faptul că analiza modului de folosire a mărcii este cerută chiar de către titular, nici în acest caz compararea semnelor în conflict nu are în vedere forma în care marca este folosită în concret, deoarece finalitatea analizei este determinarea gradului de distinctivitate a mărcii. Eventuala infirmare a pretenției titularului privind caracterul distinctiv pronunțat al mărcii nu afectează în vreun fel aprecierea comparativă, care se bazează, în ceea ce privește marca pretins încălcată, pe forma în care aceasta a fost înregistrată.

Contrar aprecierii instanței de apel, hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Specsavers C-252/12 nu poate fi invocată în cauză ca argument pentru raportarea, în analiza comparativă a semnelor în conflict, la forma în care titularul utilizează în concret marca înregistrată, o asemenea concluzie neputând fi desprinsă nici din dispozitiv, nici din considerentele hotărârii.

În cauza în care s-a formulat întrebarea preliminară, marca comunitară pretins încălcată a fost înregistrată în alb și negru, în timp ce terțul a folosit un semn similar, dar într-o culoare particulară.

În acest context, Curtea a apreciat că prezintă relevanță, la aprecierea globală a riscului de confuzie, culoarea sau culorile pe care un terț le utilizează pentru reproducerea unui semn indicat ca aducând atingere mărcii respective, atunci când titularul mărcii a utilizat-o în mod extensiv într-o anumită culoare sau într-o anumită combinație de culori, astfel încât aceasta a început să fie asociată, în percepția unei părți importante a publicului, cu această culoare sau combinație de culori.

Curtea de Justiție a considerat, așadar, că modalitatea în care titularul a utilizat marca înregistrată are relevanță în analiza riscului de confuzie doar dacă un anumit element a devenit, prin utilizare, foarte cunoscut în rândul consumatorilor. Această apreciere nu este altceva decât o confirmare, într-un context particular, a jurisprudenței anterioare în sensul că mărcile cunoscute pe piață au un caracter distinctiv mai pronunțat și beneficiază de o protecție extinsă prin comparație cu cele cu un caracter distinctiv mai redus.

Înalta Curte a apreciat că nu se poate interpreta că hotărârea Curții de Justiție a inclus modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci în sfera „factorilor relevanți” de apreciere a riscului de confuzie în alt mod decât în legătură cu distinctivitatea mărcii, astfel încât aceasta să poată fi opusă titularului care pretinde încălcarea mărcii de către un terț.

Chiar în ipoteza unui caracter distinctiv pronunțat al mărcii înregistrate, compararea semnelor în conflict se raportează tot la forma sub care marca a fost înregistrată. Indicarea în hotărârea Curții a luării în considerare, în aprecierea globală a riscului de confuzie, a culorii în care marca a fost folosită de către titular „în mod extensiv”, implică premisa că acea culoare intră în sfera de protecție a mărcii comunitare înregistrate și nu reprezintă un simplu element neînregistrat, dar folosit efectiv de titular. Protecția conferită mărcii prin înregistrare nu ar putea fi invocată și pentru elementul neînregistrat, așadar nu ar avea vreo finalitate eventuala constatare în sensul că marca a dobândit caracter distinctiv în forma în care a fost utilizată (adică incluzând elementul neînregistrat).

Aportul jurisprudențial al acestei hotărâri recente a Curții de Justiție rezidă în aprecierea că înregistrarea unei mărci comunitare în alb și negru, așadar fără limitare la o anumită culoare, conferă protecție pentru toate culorile, astfel încât caracterul distinctiv pronunțat dobândit prin utilizarea mărcii într-o culoare particulară trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie, atunci când un terț a folosit un semn similar mărcii în acea culoare (astfel cum a considerat și instanța națională de trimitere în decizia pronunțată pe baza dezlegărilor date de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-252/12).

Întrucât, în prezenta cauză, este vorba despre o marcă comunitară constând într-o culoare unică, constatările Curții privind sfera de protecție a unei mărci înregistrate în alb și negru nu interesează speța de față, a mai reținut instanța de casare, însă au fost redate în contextul în care prin decizia recurată s-a făcut referire la această hotărâre a Curții de Justiție și s-a reținut în mod greșit că aprecierea similarității semnelor și a riscului de confuzie trebuie să se raporteze la forma în care marca a fost efectiv folosită, și nu la forma înregistrată.

Pe lângă faptul că nici dispozitivul, nici considerentele hotărârii, nu permit o asemenea interpretare făcută de instanța de apel, ar însemna, în plus, în absența vreunei nuanțări prin decizia recurată, să se considere că modalitatea de utilizare a mărcii este relevantă în orice condiții. În acest caz, ar fi posibil să se constate, de exemplu, că terțul nu aduce o atingere mărcii în raport de modul în care titularul a utilizat-o, chiar dacă, față de forma sub care marca a fost înregistrată, s-ar fi putut conchide în sens contrar, iar terțul nu a invocat în proces decăderea titularului pentru neutilizarea mărcii, ceea ce este inadmisibil.

Înalta Curte a mai stabilit că, în realitate, hotărârea Curții de Justiție ar putea interesa cauza de față în legătură cu două aspecte privind aprecierea riscului de confuzie: relevanța unei culori în impresia de ansamblu a unui semn complex și caracterul distinctiv al unei mărci înregistrate. Doar primul interesează identitatea sau similaritatea semnelor comparate. Hotărârea nu schimbă jurisprudența constantă a Curții pe aceste aspecte, ci doar confirmă constatări anterioare în circumstanțe particulare.

Față de considerentele expuse, instanța de casare a constatat că sunt fondate criticile din recurs referitoare la compararea semnelor în conflict pe baza ambalajului folosit de reclamantă în culoarea protejată prin înregistrare, și nu prin raportare la certificatul de înregistrare a celor două mărci ale reclamantei.

În consecință, s-a apreciat că, din această perspectivă, situația de fapt nu este pe deplin lămurită.

În ceea ce privește semnul utilizat de către pârâta din cauză, instanța de apel a reținut că pârâta nu a folosit pe ambalajele sale mărcile lila ale reclamantei, ci a folosit ca fundal două nuanțe de mov, peste care a aplicat propriile mărci. De asemenea, pe ambalajele folosite de pârâtă se regăsesc și alte reprezentări grafice, precum și marca pârâtei, care constituie elemente dominante în impresia de ansamblu, astfel încât nu există similaritate între mărcile lila ale reclamantei și ambalajele pârâtei care conțin și culoarea lila.

Prin motivele de recurs, s-a susținut, în esență, că, în mod greșit, instanța de apel s-a raportat la ambalajele produselor pârâtei, deoarece analiza în cadrul acțiunii în contrafacerea mărcii presupune compararea mărcii cu semnul utilizat de către pârâtă, și nu cu ambalajul pe care acesta este aplicat. Or, semnul utilizat este chiar culoarea lila, cât timp ea poate fi percepută de către consumator și creează acestuia o impresie distinctă, celelalte elemente de pe ambalaje nefiind relevante în analiză.

Recurenta a criticat ignorarea culorii folosite de către pârâtă în analiza comparativă a semnelor și prin prisma criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, care implică raportarea la elementele dominante și distinctive. A susținut, astfel, că este important de stabilit dacă elementul dominant al mărcii a cărei protecție se solicită se regăsește, chiar cu rol neesențial, în cuprinsul mărcii opuse și nu și-a pierdut independența ca semn, putând fi perceput ca atare în ansamblul mărcii.

Înalta Curte a apreciat ca fiind în parte fondate, criticile recurentei în legătură cu ignorarea de către instanța de apel a folosirii culorii lila de către pârâtă.

S-a reținut că premisa încălcării unei mărci este aceea a folosirii de către terț a unui semn identic sau similar mărcii, astfel încât aprecierea riscului de confuzie trebuie să se raporteze la modul concret în care terțul folosește semnul pretins a aduce atingere mărcii.

Pe de altă parte, nu există nicio rațiune pentru a nu se aplica și în examinarea încălcării unei mărci - constând într-o culoare unică - regulile generale de apreciere a riscului de confuzie consacrate în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene - la care a făcut, în mod corect, referire instanța de apel -, indiferent de obiectul mărcii. Aprecierea are în vedere toți factorii relevanți și se face prin prisma consumatorului mediu, care percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitor detalii ale acesteia.

Or, din moment ce instanțele de fond au reținut că pârâta folosește culoarea lila pe ambalajele unor produse doar împreună cu alte elemente verbale sau figurative, se constată că este corectă, în principiu, examinarea tuturor elementelor de pe acele ambalaje, întregul pe care îl percepe consumatorul mediu fiind reprezentat de ambalajele în culoarea lila folosite de pârâtă.

Contrar susținerilor din motivarea recursului, Înalta Curte a reținut că Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu agreează existența unei contrafaceri parțiale a mărcii înregistrate, constând în reproducerea acesteia în semnul utilizat de către un terț atunci când acest din urmă semn este complex. Dimpotrivă, Curtea a apreciat în mod constant că, în cadrul examinării existenței riscului de confuzie, aprecierea similarității între două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe și la compararea acesteia cu o altă marcă, ci trebuie să se realizeze prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg (de exemplu, hotărârea din cauza Shaker C–334/05, parag. 41; ordonanța din cauza Ecoblue C-23/09, parag. 47).

Cu toate acestea, instanța de casare a apreciat ca fiind corecte susținerile recurentei în sensul că nu se poate considera, astfel cum a procedat instanța de apel, că riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, este înlăturat prin simplul fapt că elementul identic sau similar mărcii înregistrate nu ocupă o poziție dominantă în cadrul semnului complex utilizat de către terț. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, aprecierea similarității se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (de exemplu, hotărârea din cauza C-334/05, menționată anterior, parag. 42; hotărârea din cauza Nestlé C-193/06, parag. 42).

Dacă s-ar considera astfel, titularul mărcii ar fi privat de dreptul său exclusiv conferit prin înregistrare, atât timp cât este posibil ca marca să conserve o poziție distinctivă autonomă în semnul complex, chiar dacă această poziție nu este dominantă, fiind suficient ca publicul să atribuie și titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza Medion/Thomson C-120/04). O marcă nu păstrează poziția distinctivă autonomă dacă este un simplu element descriptiv în semnul complex (hotărârea Tribunalului în cauza Bimbo T-569/10, parag. 62) sau care formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (de exemplu, ordonanța din cauza Ecoblue C-23/09, parag. 25; ordonanța din cauza Perfetti van Melle C-353/09, parag. 36 și 37).

În același mod se procedează în analiza comparativă și atunci când doar o componentă a mărcii înregistrate este preluată în semnul complex.

Din cele expuse, rezultă că analiza comparativă a semnelor în cadrul unei cereri în contrafacere presupune examinarea acestora ca întreg.

În toate cazurile, însă, analiza întregului implică, în prealabil, a se verifica dacă marca (sau o componentă a acesteia) este preluată, în mod identic sau similar, în semnul compus utilizat de către terț, așadar dacă semnele în conflict au vreun element comun. Doar dacă subzistă o asemenea legătură între semne este justificată aprecierea similarității pe baza impresiei de ansamblu create de semnul compus în raport cu marca.

Înalta Curte a arătat că în prezenta cauză, trebuia verificat dacă mărcile reclamantei, reprezentate de o anumită nuanță de culoare lila (fără delimitare în spațiu - marca comunitară, respectiv încadrată într-un pătrat - marca internațională), se regăsesc în mod identic sau similar în semnul utilizat de către pârâtă și, în cazul în care o asemenea ipoteză era întrunită, ar fi trebuit să se stabilească dacă mărcile păstrează o poziție distinctivă autonomă în semnul complex sau sunt neglijabile.

Înalta Curte a constatat că decizia recurată nu conține considerente pe niciunul dintre aceste aspecte, astfel încât concluzia absenței similarității semnelor nu este motivată. Mai mult, s-a constatat că situația de fapt nu este pe deplin lămurită din perspectiva aspectelor relevante pentru aprecierea similarității semnelor, implicit, a riscului de confuzie.

Astfel, în timp ce prima instanță a reținut că nuanța de lila din fundalul ambalajelor pârâtei este „asemănătoare” cu cea înregistrată de reclamantă, instanța de apel a reținut doar că pârâta nu folosește mărcile lila ale reclamantei, ci două nuanțe de mov ca fundal, peste care a aplicat propriile mărci.

Din aceste considerente nu rezultă o comparare a culorilor, care era esențială în stabilirea similarității semnelor, implicit în aprecierea globală a riscului de confuzie.

În ceea ce privește compararea culorilor, instanța de casare a arătat că trebuie să se pornească de la premisa că, în ipoteza folosirii unui semn de către un terț, o marcă comunitară este protejată nu numai atunci când semnul și marca sunt identice, ci și atunci când acestea sunt similare. Considerentul nr. 8 din preambulul Regulamentului (CE) nr. 207/2009, formulat în acest sens, este pe deplin valabil în cazul oricărei mărci comunitare înregistrate, indiferent de obiect, așadar și în cazul unei mărci privind o culoare unică.

O asemenea protecție a mărcii de culoare acoperă nu numai culoarea înregistrată, ci și culori similare, însemnând nuanțe ale aceleiași culori sau chiar alte culori, atât timp cât înregistrarea vizează, de fapt, nuanțe de culoare. Practica OHIM este în acest sens, considerându-se că înregistrarea unei mărci pentru o anumită culoare ar putea împiedica înregistrarea ulterioară nu numai a unei alte mărci pentru aceeași culoare, ci chiar a unor mărci compuse din elemente verbale și/sau figurative care încorporează o culoare identică sau similară, dacă există risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere (de exemplu, decizia din cauza Wrigley´s Light green - R 122/1998-3, parag. 29).

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut că numărul culorilor pe care consumatorul este capabil să le distingă este limitat, deoarece acesta este rareori în poziția de a compara în mod direct produse în nuanțe diferite de culori (hotărârea din cauza Libertel C-104/01, parag. 47). Această constatare trebuie interpretată în sensul că riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, poate surveni nu numai în caz de identitate, ci și de similaritate între culoarea înregistrată ca marcă și culoarea folosită de un terț în activitatea comercială: odată ce o anumită culoare a fost înregistrată, s-a considerat că are caracter distinctiv, iar consumatorul este capabil să o distingă și să identifice în raport de aceasta originea comercială a produselor, astfel încât poate exista risc de confuzie atunci când un terț folosește o nuanță diferită a acelei culori pe care o percepe distinct. Or, dacă poate exista risc de confuzie în acest caz, cu atât mai mult trebuie acceptat că protecția mărcii de culoare operează și pentru culori similare.

Argumentul că, din rațiuni de concurență loială, nu poate fi recunoscută titularului mărcii o protecție extinsă, deoarece s-ar crea un monopol nejustificat asupra unei culori, interesează momentul înregistrării mărcii, și nu cel al exercitării dreptului exclusiv conferit de marcă în cadrul unei cereri în contrafacere (de altfel, în acest fel a fost analizat de Curtea de Justiție în cauza Libertel - paragrafele 44 - 60). Prin înregistrare, protecția este asigurată în același mod oricărei mărci, inclusiv mărcilor constând într-o culoare unică, respectiv și pentru culori similare celei înregistrate, în cadrul cererii în contrafacere cercetându-se existența unui risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Față de cele expuse anterior, instanța de casare a arătat că, în principiu, ar trebui ca simpla prezență a unei nuanțe lila, în cuprinsul unui semn complex utilizat de către pârâtă, să indice similaritatea culorii cu cea înregistrată ca marcă de către reclamantă, astfel încât criteriile și mijloacele de comparare a culorilor la care se va face referire în continuare ar urma viza doar gradul de similaritate, necesar a fi stabilit în aprecierea globală a riscului de confuzie.

Acest aspect însă nu a fost stabilit de instanța de casare, având în vedere că din considerentele deciziei recurate nu a rezultat că instanța de apel l-ar fi analizat și ar fi stabilit cu certitudine situația de fapt.

Cât privește modul de comparare efectivă a culorilor, s-a observat că marca comunitară din 4 ianuarie 1996 constă în culoarea mov (lila), identificată prin codul internațional x ca situându-se între E 176-4 și E 176-3.

În privința culorii folosite de către pârâtă, prin concluziile scrise depuse de către pârâtă la dosarul primei instanțe, s-a arătat că pe ambalajele Alfers sunt aplicate nuanțe de mov corespunzătoare codurilor x.

În acest context și față de susținerea reclamantei în sensul că pârâta folosește culori identice sau cvasi-identice (chiar dacă a extras din această împrejurare o concluzie greșită cu privire la însăși identitatea/similaritatea semnelor), compararea tonalității cromatice de pe ambalajele pârâtei cu cea care formează obiectul mărcilor reclamantei nu poate exclude raportarea la un cod de identificare a culorilor, internațional recunoscut. Dacă acest sistem este considerat relevant pentru înregistrarea unei culori ca marcă, dat fiind că este precis și stabil (hotărârea din cauza Libertel C-104/01, parag. 37), pentru identitate de rațiune, Înalta Curte a apreciat că nu poate fi ignorat în cadrul unei cereri în contrafacere, în care determinarea eventualei atingeri aduse unei mărci implică examinarea elementelor unui semn compus care contribuie la impresia de ansamblu produsă de acest semn în memoria publicului vizat (hotărârea din cauza Bimbo C-591/12, parag. 34 și 35).

Întrucât ambalajele reclamantei (chiar dacă ar fi fost depuse la dosar) nu interesează în cauză, instanța de apel ar fi trebuit să aibă în vedere mostre din nuanțele de culori identificate prin codurile menționate, pe baza cărora să procedeze la compararea acestor nuanțe cu cele folosite efectiv de către pârâtă, ceea ce nu s-a întâmplat. Certificatul de înregistrare a mărcii nu este suficient, deoarece nu reflectă o imagine la fel de fidelă a nuanței culorii înregistrate precum un eșantion conținând culoarea identificată potrivit unui cod internațional.

În privința pârâtei, Înalta Curte a apreciat că identificarea culorilor folosite ar trebui să se realizeze pe baza aceluiași cod ca în cazul mărcii comunitare a reclamantei.

Este evident că nu pot fi excluse alte mijloace obiective de determinare a culorilor, a căror relevanță și utilitate ar trebui să formeze obiect al dezbaterilor contradictorii, atât timp cât scopul administrării unor astfel de probe este acela de a înlesni aprecierea similarității ori a gradului de similaritate, prin prisma percepției publicului relevant.

În ceea ce privește aspectul privind poziția distinctivă autonomă a mărcilor în cadrul semnului complex, Înalta Curte a apreciat că este evident că examinarea acestuia depinde de răspunsul la întrebarea dacă mărcile reclamantei se regăsesc, în mod identic sau similar, în semnul complex, aspect care nu a fost clarificat prin decizia recurată.

Întrucât instanța de apel nu a analizat dacă și în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate în cadrul semnului utilizat de către pârâtă, nu a cercetat nici apărarea pârâtei în legătură cu utilizarea de culori diferite ca fundal pentru diferențierea sortimentelor de napolitane (mov pentru cele cu cremă de cacao, verde pentru cremă de alune etc.). Această apărare a fost amintită într-un alt context, cel al caracterului dominant al celorlalte elemente de pe ambalaje, fără a se formula vreo apreciere cu privire la eventualul caracter neglijabil al celor două nuanțe de mov (pentru a se justifica ignorarea acestora în evaluarea imaginii de ansamblu a semnului complex folosit de către pârâtă).

Instanța de casare a mai arătat că ar trebui cercetat dacă această apărare tinde la infirmarea aptitudinii culorilor folosite de a distinge produsele pârâtei de cele ale altor comercianți, cât timp scopul folosirii ar fi doar acela al delimitării între ele ale propriilor produse, cu alte cuvinte, la negarea folosirii culorilor cu titlu de marcă. În caz afirmativ, ar trebui să se analizeze percepția consumatorului în contextul folosirii curente a culorilor pe piața produselor de cofetărie, nu mai puțin, al caracterului distinctiv al mărcilor reclamantei, recunoscut prin înregistrare, stabilindu-se dacă o eventuală validare a apărării pârâtei pe acest aspect ar echivala cu o infirmare a aptitudinii mărcilor reclamantei de indica originea produselor (care nu este admisibilă în cauză).

Ca atare, Înalta Curte a concluzionat că situația de fapt nu este pe deplin lămurită în cauză, dat fiind că instanța de apel, în analiza similarității semnelor în conflict, s-a raportat în mod greșit la ambalajele produselor reclamantei, și nu la forma în care mărcile acesteia au fost înregistrate, iar, pe de altă parte, nu a stabilit dacă și în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate în cadrul semnului utilizat de către pârâtă, respectiv nu a cercetat comparativ culoarea înregistrată ca marcă și culorile folosite de către pârâtă și nu a determinat dacă mărcile conservă o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului.

În aceste condiții, instanța de casare a reținut că sunt incidente prevederile art. 314 C. proc. civ., nefiind posibilă cercetarea modului de aplicare a legii de către instanța de apel, cât timp situația de fapt nu este pe deplin stabilită.

Celelalte critici ale recurentei au vizat alți factori relevanți în aprecierea globală a riscului de confuzie, anume gradul de similaritate a semnelor în conflict, similaritatea și gradul de similaritate a produselor pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate și a produselor comercializate de pârâtă, caracterul distinctiv pronunțat al mărcilor reclamantei, ca urmare a renumelui acestora în rândul consumatorilor.

Înalta Curte a constatat că instanța de apel nu a cercetat aceste aspecte, atât timp cât a ajuns la concluzia inexistenței similarității semnelor. Această constatare este valabilă și în cazul comparării produselor, întrucât instanța, chiar dacă a reținut că produsele sunt similare, a considerat că acest aspect este lipsit de relevanță în condițiile neîntrunirii similarității semnelor, motiv pentru care nu a dezvoltat vreun considerent în legătură cu similaritatea produselor.

Ca atare, criticile recurentei nu au fost analizate de instanța de casare care a stabilit că ele vor fi eventual cercetate cu ocazia rejudecării apelului, în măsura în care se va stabili că semnele în conflict sunt similare.

2. În ceea ce privește dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte a constatat că prin motivele de recurs, s-a susținut că instanța de apel a apreciat în mod greșit că norma în discuție este aplicabilă, atunci când un terț utilizează un semn identic sau similar cu marca, doar în ipoteza unor produse sau servicii diferite, nu și în cazul în care produsele terțului sunt identice sau similare cu cele pentru care marca a fost înregistrată.

Chiar dacă situația de fapt în privința similarității semnelor nu este pe deplin lămurită, Înalta Curte a apreciat că este posibilă verificarea modului de aplicare a normei de către instanța de apel din perspectiva celei de-a doua condiții prevăzute de text, cea referitoare la legătura dintre produsele părților în conflict.

În acest context, s-a apreciat că susținerile recurentei sunt fondate.

Înalta Curte a arătat că dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din lege nu trebuie interpretate literal, astfel cum a procedat instanța de apel, ci prin prisma obligației instanței naționale de a interpreta dreptul intern în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă, atunci când este vorba despre o directivă, care nu produce, de regulă, efect direct în dreptul intern, obligația de interpretare a legii naționale ce transpune directiva prin prisma textului și a finalității acelui act.

S-a mai arătat că această obligație de rezultat, consacrată în dreptul Uniunii Europene (a se vedea, de exemplu, în materia dreptului de autor, hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza Stichting de Thuiskopie C-462/09, parag. 34, 39 și 41), este reamintită ca atare în hotărârea pronunțată de Curte în cauza Adidas C-408/01 (în parag. 21 este citată jurisprudența istorică), hotărâre prin care este interpretat art. 5 parag. 2 al Directivei nr. 104/1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și care se impune ca atare și în cauza de față, împreună cu hotărârea din cauza Davidoff C-292/00, după cum, în mod corect, s-a susținut prin motivele de recurs.

În conformitate cu art. 5 alin. (2) al Directivei nr. 104/1989: „Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

Norma este identică în conținut cu art. 5 alin. (2) din actuala Directivă nr. 95/2008, astfel încât jurisprudența Curții conturată în interpretarea vechii directive este pe deplin valabilă și în privința noii directive, pentru dispozițiile echivalente.

Prin hotărârea pronunțată în cauza Adidas C-408/01, menționată anterior, s-a arătat explicit (parag. 19 - 22) că dreptul de opțiune al legiuitorului național prevăzut de norma în discuție vizează exclusiv posibilitatea preluării în dreptul intern a prerogativei titularului unei mărci renumite înregistrate, menționate în art. 5 alin. (2) (deci, pentru produse/servicii diferite). S-a arătat că, odată recunoscut acel drept, statul trebuie să acorde o protecție cel puțin la fel de extinsă aceluiași titular și atunci când produsele/serviciile oferite de către terț pentru un semn identic sau similar mărcii renumite înregistrate sunt identice sau similare celor pentru care marca renumită a fost înregistrată, pentru argumentele expuse în hotărârea Curții din cauza Davidoff C-292/00 (parag. 24 și 25).

Așadar, dreptul de opțiune al statului membru are ca obiect însuși principiul acordării unei protecții extinse în beneficiul mărcilor renumite, fără a viza, însă, și situațiile în care aceasta se acordă, care sunt prevăzute chiar de către directivă, astfel cum a fost interpretată de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, respectiv atât pentru produse/servicii identice sau similare, cât și pentru produse/servicii diferite.

După cum s-a menționat deja, Curtea a arătat explicit că, în aplicarea legii naționale prin care a fost transpusă Directiva, instanțele naționale sunt ținute să o interpreteze în lumina textului și a finalității directivei (parag. 21).

În acest context, instanța de casare a arătat că Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice a prevăzut de la bun început protecția extinsă a titularilor mărcilor înregistrate ce se bucură de renume în România (art. 35 alin. (2) lit. c), iar prin Legea nr. 66/2010, prin care a fost transpusă Directiva nr. 95/2008, nu s-a adus nicio modificare acestei norme (actualul art. 36 alin. (2) lit. c), ceea ce confirmă intenția legiuitorului, în exercitarea opțiunii prevăzute de directivă, de a menține atare protecție extinsă.

Prin urmare, instanța națională, în aplicarea dispoziției legale menționate, are obligația să o interpreteze în sensul că vizează atât situația produselor/serviciilor diferite, cât și situația produselor/serviciilor identice sau similare, ceea ce presupune o interpretare a fortiori a normei, și nu una strict literală: dacă mărcile renumite sunt protejate împotriva atingerilor aduse de către terți prin utilizarea semnului pentru produse diferite, cu atât mai mult trebuie să beneficieze de protecție atunci când produsele comercializate de către terț sunt identice sau similare cu cele pentru care marca a fost înregistrată.

Din această perspectivă, Înalta Curte a constatat prin decizia de casare că instanța de apel a făcut o interpretare greșită a dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c), constatare valabilă și în privința riscului de confuzie, recurenta susținând în mod corect că norma nu este condiționată de existența acestuia (ca în ipoteza art. 36 alin. (2) lit. b), fiind suficient riscul de asociere între semn și marcă (hotărârea din cauza Adidas C-408/01, răspunsul nr. 2 din dispozitiv).

În privința mărcii comunitare rămân aplicabile prevederile Regulamentului nr. 207/2009, al cărui art. 9 alin. (1) lit. c) coincide, în esență, în conținut cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, a concluzionat instanța de casare.

În aplicarea principiului efectivității, care guvernează dreptul Uniunii Europene, Înalta Curte a arătata că această normă trebuie interpretată întocmai ca prevederea legală națională, pentru a se asigura un tratament egal tuturor titularilor de mărci renumite. De altfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat explicit că se impune o aplicare coerentă a diferitor norme care, în ordinea juridică a Uniunii, au ca obiect mărcile, inclusiv a Regulamentului nr. 207/2009, care completează legislația Uniunii în materie de mărci, deoarece acesta urmărește același obiectiv ca și Directiva nr. 2008/95, anume instituirea și funcționarea pieței interne, ceea ce atrage necesitatea unei interacțiuni armonizate a celor două sisteme de mărci comunitare și naționale (hotărârea din cauza Malayisia Diary Industries C-320/12, parag. 35).

În consecință, s-a stabilit în sarcina instanței de apel ca, în rejudecare, să verifice dacă sunt aplicabile în cauză dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, în raport de existența similarității semnelor în conflict și a riscului de asociere a acestora de către publicul relevant, indiferent dacă produsele sunt similare sau diferite.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul și, în aplicarea art. 314 C. proc. civ., a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

Prin Decizia civilă nr. 148/A din 2 martie 2016 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, apelul declarat de reclamantă a fost admis, sentința apelată a fost schimbată în tot, astfel: s-a admis cererea de chemare în judecată, în sensul că s-a interzis pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea și orice alt act de folosire neautorizată pe piața românească, în cadrul activității sale comerciale, a unor semne identice sau similare cu marca din 01 aprilie 1996 și marca din 29 septembrie 1995, înregistrată la nivel internațional cu stat desemnat România, ambele constând în culoarea lila, înregistrată pentru produse din clasa 30 conform Clasificării de la Nisa; intimata-pârâtă a fost obligată la plata sumei de 133.213,97 lei cheltuieli de judecată către apelanta-reclamantă.

În rejudecare, ținând seama de dezlegările date de Înalta Curte instanța de apel a procedat la compararea mărcii pretins încălcate și semnul utilizat de către terț, a căror asemănare ar putea genera riscul de confuzie în percepția publicului relevant.

Instanța de apel a arătat că analiza similarității dintre marcă și semn presupune inclusiv verificarea măsurii în care marca se regăsește în mod identic sau similar în semnul utilizat de pârâtă, și, în continuare, dacă marca păstrează o poziție distinctivă în semnul complex sau este neglijabilă.

Specificul mărcilor înregistrate de reclamantă - mărci de culoare (fără delimitare în spațiu, în cazul mărcii comunitare) - necesită compararea tonalității cromatice de pe ambalajele pârâtei cu cea care formează obiectul mărcii, având în vedere posibilitatea dată de simțuri unui consumator mediu din segmentul de public căruia i se adresează produsele comercializate de părți, de a deosebi culori sau nuanțe de culori, chiar în condițiile în care, la înregistrare, se utilizează un cod de identificare a culorilor, internațional recunoscut.

Curtea de apel a reținut că înregistrarea mărcii comunitare cuprinde reprezentarea culorii, coordonatele de identificare în spațiul cromatic a culorilor în sistemul x, între nuanțele E 176 - 4 și E 176 - 3, precum și denumirea culorii ”lila/violet”.

Instanța de apel a apreciat că nu poate valorificată apărarea intimatei în sensul că, în realitate, protecția a fost cerută pentru culoarea ”maro”, identificată după coordonatele de determinare a nuanței din cuprinsul certificatului de înregistrare a mărcii comunitare din 1996, atâta vreme cât coordonatele în spectrul cromatic nu sunt unicele repere de identificare, în sensul că certificatul de înregistrare conține inclusiv reprezentarea grafică a culorii și denumirea acesteia, elemente ce conduc la concluzia că protecția a fost cerută pentru o nuanță a culorii mov.

Menționarea unor coordonate de identificare a spectrului, care nu corespund culorii lila/violet, are semnificația unei erori materiale, ce a fost corectată de OHIM (conform înscrisurilor de la filele 110, 111 din vol. I, dosar apel). Această rectificare a reperelor ce identifică o culoare nu constituie o modificare a culorii protejate ca marcă, ipoteză care ar presupune și că, până la momentul 2015, când a intervenit rectificarea, reclamanta a avut protecție pentru culoarea maro, și care ar contrazice constatarea tribunalului că mărcile de culoare lila ale reclamantei sunt renumite, aspect ce nu a fost contestat de intimata - pârâtă până la momentul rejudecării apelului.

Mai mult, pârâta a justificat, prin apărările sale de la prima instanță, utilizarea culorii lila prin aceea că, astfel, identifică sortimentele de napolitane. Prin urmare, instanța de apel a apreciat că o asemenea strategie de apărare în calea de atac, chiar motivată de apariția unui element de noutate cum este rectificarea certificatului de înregistrare cu privire la reperele de identificare a culorii în sistemul CIELAB (coordonatele specifice în spectrul cromatic), nu poate fi valorificată prin raportare la recunoașterile pârâtei și, pe de altă parte, nici prin prisma dispozițiilor art. 292 alin. (1) C. proc. civ., ce nu permit mijloace de apărare ce nu au fost invocate la prima instanță sau prin întâmpinarea din calea de atac.

Fiind lămurit aspectul legat de obiectul mărcilor reclamantei, respectiv - culoarea lila în nuanțe corespunzătoare sistemului Pantone, E-176-4, E -176-3 (filele 215, 216) -, cod utilizat la momentul înregistrării, curtea de apel a arătat că urmează a stabili dacă există asemănare între marca înregistrată de reclamantă și semnul utilizat de pârâtă.

S-a reținut că nu există îndoială cu privire la folosirea de către pârâtă a culorii lila în semnul utilizat ca marcă, analiza ambalajelor precum și susținerile intimatei determinând această concluzie. Nuanțele utilizate au fost indicate de intimată prin raportare la codul x, (fila 98). Curtea a observat însă că sistemul de identificare a culorii x a suferit modificări în timp, astfel că, o comparare a paletei de culori a sistemului din momentul înregistrării mărcii comunitare - 1995 și cel din prezent, pretins utilizat de pârâtă, în funcție de indicatorii numerici nu mai este posibilă. De altfel, analiza similarității presupune compararea culorii înregistrate ca marcă și a celei folosite de pârâtă pe ambalajul produselor, astfel că identificarea acesteia din urmă într-un sistem de codificare nu poate fi fructificată în cadrul examinării asemănării culorilor.

Întrucât este indispensabil să se interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie, percepția mărcilor pe care o are consumatorul mediu al tipului de produs sau serviciu în cauză, joacă un rol hotărâtor în aprecierea globală a riscului de confuzie.

În analiza similarității dintre marca de culoare și semn, instanța de apel a pornit de la premisa că numărul culorilor pe care publicul le poate distinge este redus, mai ales în condițiile în care nu are posibilitatea de a compara direct produsele ce conțin semne în diverse nuanțe de culori. Consumatorul mediu percepe semnul ca pe un întreg și nu îi analizează diferitele detalii, nivelul său de atenție putând varia în funcție de categoria de bunuri sau servicii în discuție. S-a apreciat că, aceste considerații desprinse din jurisprudența comunitară, conduc la concluzia că o comparație riguroasă, bazată pe coordonatele din sistemul CIELAB de identificare în spectru a nuanțelor unei culori sau celor din sistemul Pantone nu este utilă pentru a aprecia cu privire la similaritatea acestora.

Judecătorul se comportă ca un consumator cu un nivel mediu de inteligență și perspicacitate în compararea culorilor: nuanța de mov - înregistrată ca marcă de către reclamantă, respectiv cea folosită de pârâtă în semnul compus alături de elemente verbale reprezentând propria marcă ”x”. Ponderea cea mai însemnată o are prima impresie, de ansamblu, pe care o produc semnele din punct de vedere vizual, fiind necesar a se lua în considerare, cu precădere, elementele de asemănare și nu cele de diferențiere.

S-a reținut că în semnul complex pe care îl utilizează pârâta se regăsesc două nuanțe de lila violet, liliachiu, adică de culoarea florii de liliac. Asemănarea dintre culorile comparate a fost apreciată de instanța de apel ca fiind foarte mare, în considerarea faptului că o persoană obișnuită nu are capacitatea, în lipsa unor elemente de comparație, să distingă culorile conform unui standard cromatic stabilit în laborator. Culoarea este o noțiune perceptivă, astfel că nu se poate determina, pe baza unor noțiuni specifice fizicii, dacă un consumator de dulciuri aflat în magazin este capabil să distingă diferențe sensibile ale unei culori, fără a avea la dispoziție piese de comparație.

Culoarea utilizată ca fundal al ambalajului este cea care se face remarcată în semnul compus utilizat de pârâtă, atrăgând atenția în plan vizual, astfel că influențează impresia de ansamblu. Impresia de ansamblu produsă de o marcă complexă în memoria publicului relevant poate fi dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale. Așa cum s-a decis în cauza SABEL și apoi în MEDION, este posibil ca o marcă anterioară, utilizată de un terț în cadrul unui semn compus care cuprinde denumirea întreprinderii acestui terț, să păstreze o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului compus. În consecință, în vederea constatării unui risc de confuzie, este suficient ca, având în vedere poziția distinctivă autonomă păstrată de marca anterioară, publicul să atribuie și titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus.

În cauza MEDION, însă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a nuanțat aspectele legate de preluarea mărcii anterioare în semnul compus al terțului și arată că este posibil ca marca să aibă un rol distinctiv independent în semnul complex, fără a constitui în mod necesar un element dominant. S-a arătat, în considerentele hotărârii menționate, că nu se impune condiția ca impresia de ansamblu produsă de marca complexă să fie dominată de marca anterioară pentru a se constata un risc de confuzie, concluzia curții fiind că o astfel de condiție ar conduce la privarea proprietarului mărcii anterioare de drepturile exclusive dobândite prin înregistrare.

În ceea ce privește produsele, curtea de apel a reținut similaritatea dintre ciocolată și napolitane cu cacao (materie primă pentru obținerea ciocolatei), produse ce sunt destinate consumatorilor de dulciuri. Natura bunurilor, scopul pentru care sunt utilizate, canalele de comerț prin care sunt comercializate pot determina credința publicului consumator că ele provin din aceeași sursă. Acestea sunt produse alimentare, de tip desert având conținut predominant de cacao, ce se vând în același raion al unui magazin, factori ce determină concluzia înrudirii în plan comercial a produselor pe care este aplicată marca reclamantei, respectiv semnul pârâtei.

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele și serviciile desemnate. Prin urmare, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți pentru circumstanțele speței.

Instanța de apel a mai arătat că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important. Urmând raționamentul din cauza SABEL, s-a reținut, prin urmare, că similitudinea vizuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează semne asemănătoare poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietății de care se bucură în rândul publicului. În cauză, marca pârâtei reprezentată de culoare se regăsește într-o nuanță sensibil asemănătoare în semnul folosit de pârâtă.

Întrucât marca lila a reclamantei are un caracter distinctiv deosebit, dat de reputația de care se bucură în rândul consumatorilor, probabilitatea de confuzie, în prezența și a unor produse similare, este crescută.

Curtea de apel a mai arătat că un consumator mediu nu compară mărcile una lângă alta; el are, de obicei, în față numai semnul fraudulos pe care îl compară cu amintirea avută despre marcă. În cauză, marca anterioară este culoarea lila, ce se bucură de distinctivitate crescută, marca fiind de renume, astfel că se poate reține că aceasta a rămas în mintea consumatorului. Segmentul de public căruia i se adresează marca și semnul este compus din consumatorii de dulciuri ce conțin cacao, consumatori ce nu vor fi foarte atenți, dat fiind caracterul acestora de bunuri de larg consum ; prima impresie este cea decisivă. Or, elementul care frapează în semnul pârâtei este culoarea, ceea ce conduce la bănuiala consumatorului că marca cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște și de care s-a atașat, marca reclamantei. Diferențele pe care un consumator mediu nu le-ar remarca nu trebuie accentuate, astfel că se acordă o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie. Elementul comun, în speță, este culoarea lila, marca reclamantei fiind preluată în totalitate în semnul compus al pârâtei, ceea ce amplifică similitudinea pe plan vizual, astfel că aplicarea mărcii verbale ”x” a pârâtei nu creează un ansamblu cu efect de indicare a originii produsului său, în mintea cumpărătorului trezindu-se amintirea mărcii renumite.

Considerentele expuse conduc la concluzia prejudicierii reclamantei prin transferul atașamentului consumatorului față de marcă spre semn și diluarea imaginii legate de marcă. Fiind în prezența unei mărci de renume, este ușor de acceptat că i-a fost cauzată o pagubă prin schimbarea comportamentului economic al consumatorului, fiind incidente în speță art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, ce reglementează protecția mărcilor de renume chiar în ipoteza în care produsele nu sunt similare. Titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenței unui risc viitor și neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (Hotărârea Tribunalului SPA Finders). Reducerea atractivității mărcii constituie un astfel de prejudiciu, rezultată din împrejurarea că acea culoare nu mai este un reper de identificare a ciocolatei x, lipsind-o de particularitate, de unicitate.

Având în vedere considerentele expuse, apelul va fi admis și, în consecință, va fi schimbată sentința apelată în sensul că acțiunea va fi admisă, astfel cum a fost formulată, cu obligarea intimatei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată efectuate de apelanta-reclamantă în apel.

Împotriva acestei decizii, pârâta SC B. SRL a formulat recurs, prevalându-se de motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., solicitând instanței de recurs, în principal, admiterea recursului, casarea deciziei recurate cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de apel și, în subsidiar, modificarea deciziei recurate în sensul respingerii acțiunii introduse de intimata-reclamantă SC A. GMBH, cu cheltuieli de judecată.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta-pârâtă susține că prin decizia recurată au fost încălcate prevederile art. 315 alin. (1) și (3) C. proc. civ.

Astfel, se arată că prin decizia de casare s-au dat instanței de apel o serie de indicații cu privire la aspecte a căror dezlegare era necesară cu ocazia rejudecării apelului.

În primul rând, prin decizia de casare s-a stabilit necesitatea de a compara efectiv culorile în discuție prin raportare la coduri de identificare a culorilor.

În al doilea rând, Înalta Curte a stabilit în sarcina instanței de rejudecare necesitatea de a analiza dacă culoarea lila, protejată prin intermediul mărcii comunitare din 01 aprilie 1996 și a mărcii internaționale din 29 septembrie 1995 (denumite în continuare, împreună, „Marca x") se regăsește în cuprinsul ambalajelor napolitanelor x (în continuare, „Semnul x"), precum și a eventualului mod în care marca a fost preluată.

Totodată, s-a arătat că va fi necesar a se stabili poziția/rolul - dominant sau nesemnificativ - pe care îl ocupă Marca x în cadrul Semnului x, Înalta Curte reținând că instanța de apel nu a determinat dacă mărcile conservă o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului.

De asemenea, prin decizia de casare s-a arătat că este necesar a se analiza apărarea pârâtei care a susținut că în cuprinsul semnului complex x nu utilizează culoarea lila ca marcă, respectiv cu scopul de indica originea produsului, ci pentru diferențierea sortimentelor de napolitane (mov pentru cele cu cremă de cacao, verde pentru crema de alune etc.); totodată, s-a stabilit că instanța de apel ar trebui să cerceteze dacă această apărare tinde la infirmarea aptitudinii culorilor folosite de a distinge produsele pârâtei de cele ale altor comercianți, cât timp scopul folosirii ar fi doar acela al delimitării între ele a propriilor produse, cu alte cuvinte, la negarea folosirii culorilor cu titlu de marcă. În caz afirmativ, ar trebui să se analizeze percepția consumatorului în contextul folosirii curente a culorilor pe piața produselor de cofetărie.

Toate aceste dezlegări date de către Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit dispozițiilor art. 315 alin. (1) și (3) C. proc. civ., erau obligatorii pentru instanța de rejudecare.

Cu toate acestea, instanța de apel s-a îndepărtat de la indicațiile din decizia de casare, pe care le-a anihilat.

În acest sens, recurenta arată că instanța de apel nu a analizat apărarea sa cu privire la justificarea folosirii culorii lila prin aceea că, identifică sortimentele de napolitane, ci, practic, instanța de apel s-a rezumat doar la menționarea acestei apărări a pârâtei SC B. SRL (despre care Înalta Curte de Casație și Justiție a indicat că urmează a fi avută în vedere în rejudecare), fără însă a face vreo considerație de orice fel în această privință.

Instanța de apel a reținut într-o manieră subiectivă și fără niciun fel de suport probator că nuanța lila care se regăsește în Semnul x este cea care se remarcă, deși aceasta este utilizată alături de multe alte detalii precum: alte culori de fundal - maro, alte tonuri de violet, marca figurativă/combinată x, reprezentarea produsului, reprezentarea grafică a principalului ingredient.

De asemenea, instanța de apel a reținut caracterul puternic distinctiv al mărcii x și reputația de care se bucură aceasta în absența oricăror probe specifice, cum ar fi studiile de piață și, de asemenea, fără a lua în considerare aprecierea de care se bucură și produsele recurentei.

În acest context, instanța a reținut neîntemeiat că, deși pe produsele fabricate de SC B. SRL se regăsește propria marcă, și anume, marca combinată Alfers, scrisă cu caractere mari, ca urmare a simplei existențe a culorii lila, consumatorul ajunge să ignore această marcă și se gândește automat la întreprinderea care manufacturează produsele x.

Pe de altă parte, instanța de apel a ignorat aspectele de fapt dovedite prin înscrisurile depuse la dosar și care conduc la o concluzie radical diferită: semnului SC B. SRL a fost folosit anterior apariției pe piața din România a produselor ce poartă Marca x, renumele și calitatea de care se bucură produsele x chiar anterior apariției produselor x, scopul pentru care este utilizată culoarea lila/violet pe ambalajele napolitanelor x, existența și a altor produse de cofetărie al căror ambalaj cuprinde și culoarea violet.

În aceste condiții, recurenta susține că, în raport cu cele anterior relevate, în cauză sunt pe deplin aplicabile cele statuate în jurisprudență - „în cazul în care instanța care rejudecă nu s-a conformat dezlegării date problemei de drept de către instanța de recurs, hotărârea este casabilă."

În continuare, în dezvoltarea criticilor, recurenta susține că decizia recurată este pronunțată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii.

Sub un prim aspect, recurenta se referă la aplicarea greșită a criteriilor relevante pentru analiza riscului de confuzie, ceea ce a generat concluzia eronată în sensul existenței similarității între Marca x și Semnul x, precum și a existenței riscului de confuzie, aspecte care reprezintă chestiuni de drept cenzurabile în recurs, conform jurisprudenței constante a Înaltei Curți.

Atât prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cât și cele ale art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, care recunosc dreptul titularului unei mărci (inclusiv marcă internațională având România ca stat desemnat, ori marcă comunitară) să formuleze acțiune în contrafacere impun întrunirea în mod cumulativ a trei condiții;

(i) mărcile aflate în conflict sunt identice sau similare din punct de vedere vizual, auditiv ori conceptual;

(ii) serviciile sau produsele pentru care sunt utilizate mărcile sunt identice ori similare;

(iii) există un risc de confuzie pentru publicul relevant, care include riscul de asociere.

În continuarea motivelor de recurs, recurenta procedează la expunerea unor considerente de ordin general, teoretic, indicând principiile generale aplicabile în evaluarea riscului de confuzie, principii care trebuie aplicate în raport cu circumstanțele particulare ale fiecărei spețe.

Cu referire la aplicarea principiilor enunțate, recurenta arată că instanța de apel nu a realizat o comparație bazată pe probe între culoarea lila, protejată prin înregistrarea Mărcii x și culoarea utilizată de Semnul x.

În acest sens, instanța de apel nu a urmat indicațiile obligatorii stabilite prin decizia de casare cu privire la modul în care trebuie să fie comparate Marca x și Semnul x, ceea ce a condus la concluzia eronată că Semnul x cuprinde culoarea lila ce face obiectul Mărcii x și că, prin urmare, există similaritate la nivel vizual între cele două semne.

Recurenta reafirmă că existența identității sau a similarității între marcă și semn constituie condiția-premisă a existenței unei fapte de contrafacere și criteriul principal care trebuie îndeplinit pentru a se constata existența unui risc de confuzie; după cum s-a reținut în decizia de casare, dacă această condiție nu este îndeplinită, înseamnă că în cauză nu există contrafacere.

În speță însă, instanța de apel s-a mărginit însă la o analiză superficială a măsurii în care este îndeplinită condiția similarității, deși jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene stabilește că este necesar un examen riguros al asemănărilor și, de asemenea, al deosebirilor dintre semnele aflate în conflict.

În mod concret, curtea de apel a nesocotit dispozițiile instanței de recurs în privința necesității de a compara efectiv culorile în discuție și de a administra probe în acest sens.

Astfel cum rezultă din probele aflate la dosarul cauzei și cum s-a reținut atât în primă instanță, cât și în apel, semnul SC B. SRL cuprinde mai multe nuanțe ale culorii mov/violet.

Or, în decizia de casare, instanța de recurs nu s-a limitat la a indica instanței de apel că trebuie analizată similitudinea dintre Marca x și Semnul x, ci a statuat, în mod expres, că este necesară o comparație între nuanțele de mov din Semnul x și culoarea lila protejată de Marca x, prin raportare la unul dintre codurile de culoare recunoscute internațional.

Referitor la acest aspect, curtea de apel a statuat, în totală opoziție cu indicațiile din decizia de casare, în sensul că o comparație riguroasă, bazată pe coordonatele din sistemul CIELAB de identificare în spectru a nuanțelor unei culori sau celor din sistemul PANTONE nu este utilă pentru a aprecia cu privire la similaritatea acestora; prin urmare, instanța de rejudecare a refuzat să procedeze la analiza impusă în mod concret de decizia de casare.

Realitatea este aceea că între Marca x și Semnul x nu există similaritate nici măcar la nivel vizual, instanța de apel ajungând sub acest aspect la o concluzie eronată și nelegală, nefundamentată pe probe.

Ignorând aceste indicații obligatorii din decizia de casare referitoare la mijloacele obiective de determinare a culorilor, instanța de apel a reținut în mod categoric, fără a-și fundamenta opinia pe vreo probă, că nu există îndoială cu privire la utilizarea de către pârâtă a culorii lila în semnul utilizat ca marcă, analiza ambalajelor precum și susținerile intimatei determinând această concluzie, precum și că asemănarea dintre culorile comparate este apreciată ca fiind foarte mare.

Recurenta mai arată că deși semnul x cuprinde o serie de elemente distinctive, de natură să înlăture orice risc de confuzie, instanța de apel a reținut în mod eronat și nelegal că similaritatea dintre semne este suficientă

Chiar dacă s-ar considera - teoretic, exclusiv pentru necesitățile prezentei argumentări - că există un oarecare grad de asemănare la nivel vizual între Marca x și Semnul x, aceasta este nesemnificativă și nu poate conduce automat la concluzia că ar exista similaritate între semnele în conflict. Aceasta, deoarece Semnul x cuprinde, alături de cele două nuanțe de violet, o multitudine de elemente distinctive, de natură să înlăture orice risc de confuzie. Prezența unor asemănări nesemnificative din punct de vedere vizual nu este suficientă pentru a demonstra că este îndeplinită cerința similarității, deoarece astfel s-ar extinde în mod excesiv sfera de protecție conferită mărcii înregistrate constând într-o culoare. Practic, utilizarea unui semn ce cuprinde într-o oarecare măsură o anumită culoare protejată împreună cu o serie de alte elemente ar putea fi oricând declarată drept contrafacere.

În lumina celor statuate de instanța de casare, curtea de apel era obligată să ia în considerare toate elementele care se regăsesc în Semnul x, elemente care, în mod evident, sunt diferite de unicul element al mărcii x, respectiv culoarea lila.

De altfel, deși, potrivit principiilor care decurg din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, trebuie acordată o atenție mai mare asemănărilor dintre semnele în conflict decât deosebirilor dintre acestea, aceasta nu înseamnă însă că deosebirile dintre semnele în conflict trebuie ignorate. Astfel cum reiese cu claritate din jurisprudența sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a statuat în sensul ignorării diferențelor, ci doar a afirmat că existența unor asemănări între semnele aflate în conflict cântărește mai mult decât existența unor deosebiri între acestea pentru a ajunge la concluzia că există o faptă de contrafacere. Dacă deosebirile dintre o marcă și un semn nu ar avea nicio relevanță, s-ar ajunge la situații absurde, în care niciun element dintr-o marcă înregistrată nu ar mai putea fi utilizat în cadrul unui semn ulterior al unui terț, în niciun context și indiferent de existența unor alte detalii semnificative, distinctive, care ar putea face o diferență clară față de marca înregistrată anterior, ceea ce echivalează cu o apropriere perpetuă și absolută a unor elemente figurative ori verbale. Or, această situație este un aspect de neconceput în practică. În cazul de față, o asemenea soluție este cu atât mai absurdă cu cât s-ar putea ajunge la concluzia că nuanța lila ce face obiectul Mărcii x nu ar mai putea fi folosită ulterior în cuprinsul niciunui semn, indiferent de ponderea pe care ar avea-o această culoare în cadrul semnului și indiferent de celelalte elemente care se regăsesc alături de aceasta și care pot da distinctivitate semnului.

Mai mult, teoria conform căreia asemănările dintre semnele în conflict prevalează față de deosebirile dintre acestea nu trebuie aplicată ad litteram în speța de față. Trecând peste faptul că în cauză deosebirile dintre Marca x și Semnul x sunt cât se poate de frapante, din moment ce Marca x nu prezintă elemente verbale (cuvinte) ori figurative, trebuie avut în vedere că situația din cadrul prezentului litigiu este atipică față de situația clasică, în care conflictul intervine între o marcă combinată/figurativă anterioară și un semn ce conține asemănător mărcii și elemente verbale și/sau diverse reprezentări grafice și/sau culori. Într-un astfel de caz, pentru analiza riscului de confuzie s-ar compara toate elementele ce intră în componența ambelor semne în discuție, în vreme ce în cazul de față singurul element al mărcii x care trebuie analizat este culoarea pe care aceasta o protejează,

Semnul x cuprinde o scrie de elemente verbale și figurative care sunt distinctive și rămân în memoria consumatorului, neexistând deci nici cel mai mic grad de similaritate vizuală între aceste elemente și Marca x. Astfel, semnul x cuprinde, pe o parte considerabilă din suprafața sa, o reprezentare la scară mare a napolitanelor x, deci imaginea produsului comercializat. Dată fiind ponderea pe care o are această imagine în ansamblul ambalajului, rezultă că accentul cade pe imaginea produsului pe care consumatorul dorește să îl achiziționeze - napolitane; pe partea superioară a Semnului x se regăsește marca combinată x, ce cuprinde alături de elementul verbal „x" grafiat specific, o serie de pătrate umplute cu diverse culori (verde, albastru, roșu, roz, portocaliu) și reprezentarea unei mâini (ce pare să arate semnul „Ok");

Semnul x cuprinde și reprezentarea unui recipient ce conține cremă de cacao, aceasta fiind principalul ingredient al produsului. Recipientul este desenat pe ambalaj cu scopul de a diferenția acest sortiment de napolitane de celelalte napolitane din gama x care au arome diferite (cu cremă de vanilie, cu cremă de căpșuni, cu cremă de alune);

Semnul x cuprinde, în fundal, nu una, ci două nuanțe de mov, precum și culoarea maro.

Date fiind toate aceste aspecte, recurenta concluzionează că Semnul x creează, în percepția publicului relevant, o imagine vizuală de ansamblu fundamental și total diferită de aceea lăsată de Marca x.

În acest context, este util să fie avută în vedere o hotărâre pronunțată într-o speță asemănătoare, ce prezintă relevanță deosebită, dat fiind faptul că se referă chiar la o acțiune în contrafacere intentată de x, o societate din grupul intimatei. Prin respectiva acțiune, x a solicitat instanței să dispună obligarea pârâtului la încetarea folosirii culorii lila (aceeași culoare protejată prin marca internațională invocată și în speța de față), pentru ambalajele unei mini-prăjituri fabricate de pârât, cunoscute sub denumirea alfajor. În plus, spre deosebire de datele din prezentul litigiu, ambalajele pârâtei conțineau chiar și o imagine cu o văcuță. Reclamanta a susținut, exact ca în prezenta cauză, că folosirea culorii lila de către pârâtă poate determina consumatorii să creadă că produsele pârâtei au aceeași origine cu cele ale reclamantei (deci, că se creează un risc de confuzie - problemă ce a fost ridicată și în prezentul litigiu).

Atât prima instanță, cât și instanța de apel au respins acțiunea în contrafacere, statuând, printre altele, în sensul că există diferențe semnificative între semnele aflate în conflict, și anume numărul de cuvinte de pe ambalaj (reținând că pe ambalajul pârâtei figurează și cuvinte, spre deosebire de marca reclamantei), design-ul ambalajului pârâtei, faptul că ambalajul pârâtei conținea o combinație între culorile roșu și lila. Mai mult, Curtea Federală de Apel din Argentina a reținut că, de fapt, consumatorii recunosc produsele nu prin culorile de pe ambalaje, ci prin mărcile de pe acestea (milka, respectiv chocoleche), care servesc tocmai pentru a identifica originea lor comercială.

Întocmai ca în speța astfel reprodusă, recurenta susține că și Semnul x conține marca combinată x, utilizată cu scopul de a indica originea produselor, deci întreprinderea de la care provin produsele. Practic, marca combinată x, iar nu Semnul x în ansamblu său, este cea care servește la identificarea originii comerciale a produselor x. Astfel, împrejurarea că Semnul x conține o culoare care este similară cu aceea protejată de Marca x nu poate să conducă la concluzia că există contrafacere.

În plus, recurenta menționează că nu folosește culoarea violet cu titlu de marcă (adică în scopul de a indica originea comercială a napolitanelor umplute cu cremă de ciocolată), ci doar pentru a deosebi sortimentele de napolitane între ele.

În concluzie, condiția similarității la nivel vizual nu este îndeplinită, deoarece nu există elemente de asemănare suficient de puternice între Marca x și Semnul x.

Mai departe, recurenta susține că și dacă, prin absurd, s-ar reține o eventuală similaritate la nivel vizual între Marca x și Semnul x, aceasta este anihilată de lipsa similarității la nivel auditiv și conceptual.

Astfel, cum s-a arătat anterior, deși ar părea că, potrivit jurisprudenței Înalta Curte de Casație și Justiție, este suficient să existe similaritate cel puțin prin raportare la unul dintre cele trei niveluri relevante (auditiv, conceptual și vizual), în realitate, această afirmație nu corespunde adevărului în toate situațiile, ci - dimpotrivă - se verifică doar în cazul în care asemănarea existentă la un anumit nivel între marca și semnul aflate în conflict este într-atât de mare, încât această asemănare este suficientă să conducă la confuzie în rândul publicului relevant.

Singurul element aparent comun între Marca x și Semnul x este culoarea lila despre care Kraft afirmă că se regăsește în Semnul x. Constatarea unei eventuale similarități din punct de vedere vizual, determinată de utilizarea în cele două semne a unor nuanțe asemănătoare, nu este suficientă per se, pentru reținerea existenței riscului de confuzie, în lipsa similarității la nivel auditiv și conceptual.

În ceea ce privește similaritatea la nivel auditiv, care, potrivit jurisprudenței Înaltei Curte de Casație și Justiție, este cea mai importantă, nici nu intră în discuție existența unei astfel de similarități, din moment ce marca x nu conține elemente verbale și constă în nimic mai mult decât o culoare.

În ceea ce privește similaritatea la nivel conceptual, Marca x pare a sugera, chiar potrivit susținerilor proprii ale intimatei x, ideea unei lumi de fantezie. Deși, în mod normal, „o culoare nu sugerează niciun sens, ci este doar percepută ca ornamentală sau ca un mijloc de a face produsul mai atrăgător”, s-ar putea accepta că marca x poate, de una singură, să sugereze o idee. Aceasta nu face decât să demonstreze că nu există similaritate conceptuală între semnele în conflict, de vreme ce Semnul x, prin multitudinea elementelor distinctive prezentate anterior, apreciate global, trimite la o idee mult mai concretă și cu totul diferită, și anume la produsul comercializat: napolitane. Iar aceste napolitane se regăsesc pe ambalaj, după cum se regăsește pe ambalaj și marca combinată x.

În legătură cu acest aspect, Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne a decis că, deși folosirea intensivă a unei mărci de culoare îi conferă acesteia un caracter distinctiv care îi permite să fie înregistrată, acest fapt nu este suficient pentru a împiedica înregistrarea unei mărci ulterioare doar pentru că această marcă ulterioară include, printre alte elemente, culoarea mărcii anterioare, Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne a statuat că o asociere între o marcă de culoare anterioară și o marcă ulterioară, ce constă doar în faptul că nuanța din fundal este asemănătoare, așa cum este cazul și în prezenta speță, nu prezintă importanță în ceea ce privește impresia globală pe care o creează marca ulterioară.

În continuare, Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne a mai statuat că un presupus nivel ridicat de renume dobândit al mărcii anterioare nu este suficient pentru a crea un risc de confuzie între cele două mărci: „Caracterul distinctiv original al mărcilor anterioare este per se foarte slab. Astfel, un caracter distinctiv accentuat obținut prin utilizare intensivă poate face respectiva culoare înregistrabilă, însă acest lucru nu este suficient pentru a preveni înregistrarea oricărei alte cereri de înregistrare a unei mărci pentru simplul motiv că această din urmă cerere include, printre alte elemente, culoarea portocalie, așa cum este cazul aici. În mod specific, în acest caz, asocierea care poate fi făcută între mărcile anterioare și marca contestată este reprezentată doar de culoarea de fundal, care nu este semnificativă în impresia generală asupra mărcii contestate. În consecință, chiar dacă am presupune că marca anterioară a atins un înalt grad de reputație, acest fapt ar fi, totuși, insuficient pentru a duce la posibilitatea ca între cele două mărci să existe un risc de confuzie.”

Recurenta învederează că această decizie pornește de la o situație premisă foarte asemănătoare cu aceea din prezenta speță și, chiar dacă nu este pronunțată în cadrul unei acțiuni în contrafacere, este întemeiată pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, criteriile de apreciere a riscului de confuzie fiind aplicabile atât în cazul opoziției, anulării cât și în cazul contrafacerii, pentru identitate de rațiune, astfel cum s-a reținut prin decizia de casare.

Chiar dacă prin absurd, s-ar considera că există similaritate vizuală între Marca x și Semnul x - deoarece ambele cuprind nuanța lila -, această situație nu este suficientă pentru a conduce la concluzia existenței unui risc de confuzie.

Recurenta mai susține că nu constituie contrafacere conduita sa.

După prezentarea unor considerații teoretice, doctrinare referitoare la noțiunea de contrafacere, recurenta procedează la accentuarea împrejurării că este deținătoarea unor drepturi legal înregistrate și neanulate, precum și că a utilizat semnul x anterior apariției pe piață a produselor pentru care a fost înregistrată Marca x.

Ca atare, se arată de către recurentă că și-a înregistrat la nivel național următoarele mărci: marca combinată x, pentru produsele și serviciile din clasele 30 (napolitane; biscuiți), 35 (publicitate; gestionarea afacerilor comerciale administrație comercială), 39 (transport; ambalare și depozitare mărfuri); marca combinată x, pentru produsele din clasa 30 (napolitane; biscuiți), având revendicate culorile roșu, verde, maro, mov, portocaliu, bej, și violet; marca combinată x înregistrată pentru produsele din clasa 30 (napolitane; biscuiți), având revendicate culorile roșu, verde, maro, mov, portocaliu, bej, și violet.

De asemenea, recurenta este titulara certificatului de înregistrare a modelului industrial, cuprinzând 4 modele industriale (forme de ambalaj), publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - secțiunea Desene și Modele Industriale nr. 7/1999, fiind valabile până în 2014. Modelele industriale înregistrate constau în ambalajele napolitanelor SC B. SRL, după cum urmează: ambalajul gamei de napolitane cu cremă de vanilie, pe care sunt predominante nuanțele de albastru; ambalajul gamei de napolitane cu cremă de alune, pe care sunt predominante nuanțele de verde; ambalajul gamei de napolitane cu cremă de ciocolată, pe care sunt predominante nuanțele de mov; ambalajul gamei de napolitane cu cremă de fructe, pe care sunt predominante nuanțele de roșu.

În consecință, în opinia recurente, nu se poate reține intenția x de a frauda marca x și nici posibilitatea unei astfel de acțiuni, de vreme ce, așa cum s-a arătat încă din primă instanță și s-a reiterat în apel, recurenta este prezentă pe piața din România înainte ca produsele la care se referă marca x să intre pe această piață. Astfel, napolitanele x au apărut pe piața din România încă din anul 1998, iar modelele industriale care protejează drepturile asupra ambalajelor utilizate pentru sortimentele de napolitane x amintite au fost înregistrate încă din anul 1999, în vreme ce lansarea produselor purtând Marca x a avut loc abia în anul 2002, cum însăși intimata a indicat în cererea de chemare în judecată. De aceea, nu poate fi primită susținerea conform căreia SC B. SRL se folosește de prezența pe piața din România a Mărcii x pentru a crea un risc de confuzie în privința originii comerciale a napolitanelor x umplute cu cremă de cacao.

În acest sens, trebuie avute în vedere și studiile realizate de MEMRB (Retail Tracking Services) la nivelul României, cu referire la perioada 2006-2008 - existente la dosarul cauzei, care plasează SC B. SRL în primii 5 competitori ce dețin peste 90% din piața napolitanelor, în ceea ce privește vânzarea produselor constând în napolitane, alături de alte mărci cunoscute, precum Nestle sau European.

De asemenea, recurenta mai arată că pe ambalajele napolitanelor pe care le produce folosește diferite culori cu scopul de a deosebi între ele diferitele sortimente de napolitane, iar nu cu titlu de marcă.

Culorile mov și violet din Semnul x sunt utilizate, la fel ca și celelalte culori ce se regăsesc ca fundal pentru diferitele ambalaje înregistrate de recurentă ca model industrial (mov pentru napolitanele umplute cu cremă de cacao, roșu pentru napolitanele umplute cu cremă de căpșuni, verde pentru napolitanele umplute cu cremă de alune, albastru pentru napolitanele umplute cu cremă de vanilie), în scopul diferențierii mai facile - între ele, unele față de altele - a sortimentelor de napolitane produse de aceasta.

Din punctul de vedere al modului de prezentare către consumatori, napolitanele x sunt comercializate într-o gamă variată de sortimente, fiecare tip de napolitane având ambalaj în câte o culoare distinctă.

Astfel, culoarea ambalajului are o legătură strânsă cu strategia de marketing și cu planul de dezvoltare a gamei de napolitane Alfers, ambalajele fiind colorate distinct tocmai pentru a ajuta consumatorul să aleagă mai ușor între sortimentele aceluiași produs. O astfel de practică de natură comercială constând în colorarea diferită a ambalajelor în funcție de aroma produsului este uzuală pentru producătorii de napolitane. De exemplu, napolitanele Joe folosesc un cod de culori asemănător cu cel utilizat de recurentă. Așadar, nu se poate vorbi de o promovare a napolitanelor x, prin folosirea prestigiului produselor intimatei.

Văzând împreună la raft toate aceste sortimente de napolitane x, cu diferite umpluturi și cu ambalaje colorate corespunzător, pe care, în plus, sunt reprezentate grafic atât ingredientul principal (de exemplu, un bol de ciocolată pentru napolitanele cu cremă de ciocolată, o floare de vanilie pentru napolitanele cu cremă de vanilie), cât și Marca x, consumatorului mediu - prin ipoteză rezonabil de atent - îi va fi evident că scopul utilizării culorilor de pe fundalul ambalajelor (inclusiv deci a nuanțelor de mov, pentru napolitanele cu cremă de ciocolată) este acela de a diferenția mai ușor diversele sortimente de napolitane, iar nu de a indica originea comercială a acestora. Având în vedere cele expuse anterior, unui consumator mediu rezonabil de atent, de avizat și de informat îi va fi imposibil să creadă că napolitanele ce poartă marca x, ce sunt ambalate în culori diferite: mov, roșu, albastru și verde - sunt produse de intimata x.

Contrar indicațiilor obligatorii din decizia de casare de a analiza această apărare a pârâtei, instanța de apel nu a efectuat o astfel de analiză, limitându-se doar la a o menționa.

Realitatea este însă că pârâta a invocat această apărare atât la fond, cât și în apel, astfel cum reiese din actele existente la dosarul cauzei.

Recurenta mai susține că Marca x beneficiază de un caracter distinctiv slab. În primul rând, aceasta nu se bucură de o distinctivitate inerentă. În al doilea rând, marca x nu beneficiază nici măcar de o distinctivitate dobândită sau, cel mult, o astfel de distinctivitate este foarte slabă, fiind diluată de utilizarea extinsă de către producătorii de dulciuri ce conțin ciocolată (de exemplu, Joe, Cadbury, Naty), inclusiv de către producătorii de napolitane (de exemplu, Joe, Naty) a culorii mov pentru ambalajele acestora.

În ceea ce privește distinctivitatea inerentă, marca x, reprezentată de o singură culoare relativ simplă, nu poate, de una singură, să beneficieze de o astfel de caracteristică. În acest sens, s-au pronunțat atât instanța de fond, cât și instanța care a judecat apelul înainte de casare, ambele reținând că intimata SC A. GMBH folosește întotdeauna marca x în combinație cu alte elemente figurative și verbale: văcuța lila inscripționată cu combinația de elemente figurative și verbale ce alcătuiesc cuvântul x; peisajul alpin; o reprezentare la scară mare a combinației de elemente figurative și verbale ce alcătuiesc cuvântul x. În realitate, nu marca x este cea care, de una singură, are capacitatea de a distinge produsele intimatei de cele ale altor întreprinderi, ci această diferențiere se realizează prin utilizarea ansamblului de elemente figurative și verbale descris mai sus. Or, faptul că acest ansamblu de elemente ar putea să fi dobândit, în această formă, caracter distinctiv nu prezintă relevanță în aprecierea distinctivității mărcii x, adică prin includerea unor elemente neînregistrate, astfel cum s-a reținut și prin decizia de casare.

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, analiza distinctivității dobândite a unei mărci trebuie să se raporteze la bunurile și serviciile pentru care a fost înregistrată. Or, deși marca Kraft a fost înregistrată pentru produse din clasa 30 conform Clasificării de la Nisa, aceasta nu înseamnă, de plano, că se bucură de distinctivitate dobândită în privința napolitanelor, fie ele și cu cremă de cacao. Aceasta reiese, pe de o parte, din principiul specialității mărcii - fundamental în dreptul mărcilor și, pe de altă parte, dintr-o dispoziție expresă existentă în legislația din România. Astfel, potrivit art. 11 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, aprobat prin H.G. nr. 1134 din 10 noiembrie 2010, produsele și serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeași clasă.”

În plus, conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, nu este posibil să se afirme în termeni generali, spre exemplu, prin referire la anumite procente referitoare la gradul de recunoaștere atins de marcă în rândul sectorului relevant de public, că o marcă are un puternic caracter distinctiv. Or, tocmai în această manieră simplistă a procedat și instanța de apel în prezenta speță, reținând, în absența unor probe specifice, că întrucât marca lila a reclamantei are un caracter distinctiv deosebit, dat de reputația de care se bucură în rândul consumatorilor, probabilitatea de confuzie, în prezența și a unor produse similare, este crescută. O astfel de afirmație concluzie subiectivă a curții de apel, se află în flagrantă contradicție cu jurisprudența anterior citată a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

De asemenea, instanța de apel a aplicat greșit și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la mărcile de renume, reținând că: „Fiind în prezența unei mărci de renume, este ușor de acceptat că i-a fost cauzată o pagubă prin schimbarea comportamentului economic al consumatorului (…). Titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenței unui risc viitor si neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (hotărârea Tribunalului SPA-Finders).

Deși în acest context instanța de apel a făcut trimitere, în mod generic, la cauza SPA-Finders pentru a concluziona în sensul că nu este necesară modificarea comportamentului consumatorului, în realitate conținutul hotărârii la care instanța de apel face referire este în sens contrar celor menționate. Într-adevăr, în speța respectivă, Tribunalul de primă instanță a respins acțiunea, printre altele, pentru că nu s-au dovedit nici atingerea adusă reputației mărcii de renume, nici avantajul nedrept obținut de pe urma caracterului distinctiv ori a reputației mărcii de renume.

Faptul că modificarea comportamentului consumatorului în urma pretinsei contrafaceri a unei mărci de renume trebuie dovedită rezultă din jurisprudența instanței europene. Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut expres în sensul celor ce urmează: „Dovada că prin utilizarea mărcii ulterioare se aduce sau s-ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare presupune demonstrarea unei modificări a comportamentului economic al consumatorului mediu al produselor sau al serviciilor pentru care marca anterioară este înregistrată ca urmare a utilizării mărcii ulterioare sau demonstrarea existenței unui risc serios ca o astfel de modificare să se producă în viitor”, respectiv că faptul că: marca anterioară se bucură de un larg renume pentru anumite categorii de produse și de servicii specifice; aceste produse sau aceste servicii si produsele sau serviciile pentru care este înregistrată marca ulterioară nu sunt similare sau substanțial similare; marca anterioară este unică în raport cu orice produse sau servicii și în percepția consumatorului mediu, normal informai, suficient de atent și de avizat, marca ulterioară evocă marca anterioară de renume nu este suficient pentru a dovedi că prin utilizarea mărcii ulterioare se obțin sau s-ar obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori se aduce sau s-ar aduce atingere acestora.”

În concluzia celor anterior expuse, recurenta conchide că nu se face vinovată de săvârșirea unei activități de contrafacere și, prin urmare, acțiunea introdusă de SC A. GMBH este neîntemeiată, astfel încât apreciază că se impune admiterea prezentului recurs, cu consecința, în principal, a casării deciziei recurate și trimiterii cauzei spre rejudecare, sau - în subsidiar - a modificării deciziei recurate, în sensul respingerii apelului reclamantei.

Recurenta a învederat că în recurs se prevalează de înscrisurile existente la dosarul cauzei, înscrisurile anexate cererii de recurs și de orice alte probe a căror necesitate ar rezulta din cuprinsul întâmpinării la motivele de recurs sau din dezbateri.

În termen legal, intimata-reclamantă a formulat întâmpinare, solicitând, pentru argumentele arătate în cuprinsul acesteia, respingerea recursului ca nefondat.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce succed.

Recurenta-pârâtă, prin motivele de recurs, a susținut în primul rând,că prin decizia recurată, instanța de apel nu a respectat dispozițiile art. 315 alin. (1) și (3) C. proc. civ. și nu s-a conformat caracterului obligatoriu al dezlegărilor date prin decizia de casare de Înalta Curte anumitor probleme de drept și nici cu privire la necesitatea administrării anumitor probe în rejudecare.

Deși recurenta-pârâtă a invocat exclusiv motivul de recurs reglementat de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Înalta Curte constată că cele dezvoltate de către recurentă în cadrul acestei prime critici, sunt susceptibile de analiză din perspectiva art. 304 pct. 5 C. proc. civ., astfel încât, pe acest temei se va proceda la analizarea acestor critici, în aplicarea dispozițiilor art. 306 alin. (3) C. proc. civ.

Totodată, recurenta-pârâtă a invocat încălcarea dispozițiilor de drept material în soluționarea cererii în contrafacere, critici care, într-adevăr, se circumscriu motivului de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Cum aceste critici se întrepătrund, Înalta Curte le va analiza împreună în considerentele ce urmează.

Din examinarea deciziei recurate și observarea celor dezlegate de instanța de recurs prin decizia de casare, Înalta Curte constată că instanța de apel, în rejudecare, atât din observarea modalității de derulare a procedurii urmate în fața sa, cât și din cuprinsul considerentelor deciziei atacate, rezultă că s-a conformat celor statuate cu valoare obligatorie pentru instanța de rejudecare.

Înainte de toate, curtea de apel a procedat, în soluționarea cererii în contrafacere și, deci, în aplicarea art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și, similar, art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară, la analiza riscului de confuzie în percepția publicului, incluzând și riscul de asociere între semn și marcă, pornind de la premisele acestei norme, menționate și prin decizia de casare: identitatea sau similaritate dintre marcă și semnul utilizat de terț, precum și identitatea sau similaritatea între produsele cărora li se aplică marca și, respectiv semnul.

În efectuarea acestei evaluări, instanța de apel a pornit de la cele statuate prin decizia de casare, procedând la compararea mărcilor reclamantei - mărci de culoare, anume culoarea lila -, astfel cum au fost înregistrate la nivel comunitar și internațional (cu România țară desemnată), și semnul complex utilizat de pârâtă, pe baza unei aprecieri de ansamblu, ca întreg, a semnelor în conflict și raportându-se la standardul consumatorului mediu, rezonabil de atent și de bine informat.

În prealabil, a reținut că mărcile reclamantei (astfel cum sunt înregistrate, iar nu folosite în concret) sunt preluate în cadrul semnului complex utilizat de pârâtă, stabilind, într-o corectă aplicare a criteriilor dezvoltate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în analizarea similarității și a gradului de similaritate dintre marcă și semnul folosit de recurentă (ca elemente relevante în ansamblul factorilor pertinenți pentru evaluarea riscului de confuzie), modul concret în care recurenta-pârâtă folosește semnul complex x.

Spre o atare finalitate, instanța de apel a încuviințat părților probele solicitate pentru a se putea realiza o comparare a culorilor - culoarea lila înregistrată de reclamantă și cele două nuanțe de mov, lila sau violet folosite de pârâtă în cadrul semnului reclamat, în sensul celor stabilite prin decizia de casare, dar și cu luarea în considerare a celor deja stabilite prin decizia instanței de recurs că protecția conferită reclamantei prin înregistrarea mărcilor sale se extinde și asupra culorilor similare celei înregistrate.

În acest sens, reclamanta a depus la dosar mostrele de culoare (eșantioanele) din codificarea internațională Pantone Proccess BOOK - E - 176-4 - 176 - 3 reflectând culoarea lila asupra căreia deține drepturi exclusive pentru produsele din clasa 30 pe care le desemnează (ciocolată și produse conținând ciocolată), codificare care însă nu mai există din anul 2010.

Ca atare, în ceea ce o privește pe recurentă, instanța de apel a stabilit că nu este posibilă identificarea spectrului sau a tonalităților cromatice ale culorilor lila integrate de pârâtă în cadrul semnului complex pe care îl utilizează pentru desemnarea produselor sale - napolitane cu cremă de cacao - pe baza aceluiași sistem de codificare a culorilor, un sistem obiectiv, internațional recunoscut; s-a raportat însă la cele indicate de către pârâtă prin notele scrise depuse la prima instanță (fila 98), în sensul că nuanțele utilizate pe ambalajele sale se identifică în codul Pantone Process Book sub codurile 266, 2567 și 2577.

În aceste condiții, Înalta Curte constată că instanța de apel, pentru stabilirea gradului de similaritate între marcă și semn, a fost într-o imposibilitate obiectivă de a aduce semnele în conflict la un numitor comun prin identificarea exactă și a codurilor de culoare utilizate de către pârâtă în Sistemul Pantone Proccess Book, în codificarea contemporană momentului înregistrării mărcilor reclamantei - anii 1995-1996, în condițiile în care, chiar codificarea indicată de către pârâtă, s-a raportat la o altă formă a acestui cod, mult ulterioară înregistrării mărcilor reclamantei.

Ca atare, Înalta Curte nu poate reține cele susținute de recurentă în sensul că instanța de apel nu s-a conformat celor indicate prin decizia de casare și cu atât mai puțin că le-a anihilat, având în vedere că s-a procedat la compararea culorilor în modalitatea în care a fost posibil pe baza elementelor furnizate de părți - eșantioanele/mostrele de culoare puse la dispoziția instanței de reclamantă (filele 22, 25 dosar apel, rejudecare) și ambalajele Alfers utilizate de recurenta pârâtă SC B. SRL (fila 28, 96 și 97 dosar apel, rejudecare).

Pe baza acestor elemente, instanța de apel a procedat la reținerea unui grad ridicat al similarității vizuale între marca lila a reclamantei și semnul utilizat de către pârâtă, întrucât cele două nuanțe ale culorii mov folosite de către pârâtă în cadrul semnului complex Alfers sunt apropiate ca tonalitate cromatică atât între ele, dar mai ales cu mărcile reclamantei, astfel încât consumatorul mediu, care, în mod obișnuit, nu compară în concret produsele cărora li se aplică, ci se raportează doar la amintirea semnului anterior pe care l-a păstrat în memorie de o manieră imperfectă, este expus riscului de a atribui celor două produse aceeași origine comercială sau unor întreprinderi legate economic între ele, întrucât asociază semnul cu marca.

Deși în mod uzual, în evaluarea globală a riscului de confuzie și, implicit, în cercetarea similarității semnelor în conflict se procedează la analiza similarității în plan vizual, fonetic și conceptual, atare analiză a similarității nu este inerentă oricărei cereri în contrafacere, dată fiind diversitatea semnelor care pot fi apropriate ca marcă.

Astfel, art. 3 din Legea nr. 84/1998 prevede:

”Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

În consecință, evaluarea riscului de confuzie va fi adaptată la elementele relevante ale fiecărei cauze și va fi circumscrisă limitelor protecției conferite titularului mărcii, în raport de natura semnului asupra căruia a dobândit drepturi exclusive prin înregistrare, solicitând înlăturarea încălcării acestuia prin promovarea acțiunii în contrafacere.

Așa fiind, o marcă ce reprezintă o culoare unică - lila - precum marca reclamantei, este incompatibilă cu evaluarea similarității fonetice ori conceptuale, chiar în contextul în care semnul utilizat de terț, recurenta cauzei, ar suporta o atare evaluare, întrucât reperul îl constituie marca înregistrată, iar elementul de comparație este semnul utilizat de terț cu privire la care se pretinde că încalcă dreptul protejat.

Ca atare, Înalta Curte va înlătura ca nefondate susținerile recurentei în sensul că în cauză este demonstrată lipsa similarității fonetice și conceptuale, ceea ce în ansamblul evaluării similarității, ar conduce, în opinia recurentei, fie la constatarea inexistenței similarității dintre marcă și semn, fie la reținerea unui grad foarte redus al similarității, întrucât nu s-a putut reține decât similaritatea vizuală, insuficientă pentru justificarea legală a riscului de confuzie.

Totodată, contrar celor susținute prin motivele de recurs, curtea de apel s-a conformat și îndrumării date de instanța de casare de a verifica dacă marca reclamantei conservă o poziție distinctivă autonomă în semnul complex utilizat de către recurentă, chiar dacă această poziție nu este una dominantă, Înalta Curte arătând, potrivit jurisprudenței instanței Uniunii, că este suficient ca publicul să atribuie și titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza Medion/Thomson C-120/04).

Pe de altă parte, instanța de casare a mai constatat că nu se poate considera că riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, este înlăturat prin simplul fapt că elementul identic sau similar mărcii înregistrate nu ocupă o poziție dominantă în cadrul semnului complex utilizat de către terț. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, aprecierea similarității se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (de exemplu, hotărârea din cauza Shaker C-334/05, parag. 42; hotărârea din cauza Nestlé C-193/06, parag. 42), regulă, de asemenea, avută în vedere de către instanța de apel în rejudecare.

Pin decizia de casare s-a mai arătat că o marcă nu păstrează poziția distinctivă autonomă dacă este un simplu element descriptiv în semnul complex (hotărârea Tribunalului în cauza Bimbo T-569/10, parag. 62) sau care formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (ordonanța din cauza Ecoblue C–23/09, parag. 25; ordonanța din cauza Perfetti van Melle C-353/09, parag. 36 și 37).

Procedând la această evaluare, instanța de apel a reținut că în cadrul semnului complex utilizat de către pârâtă cele două nuanțe ale culorii mov ocupă o poziție distinctivă autonomă, neputând fi calificate ca simple elemente neglijabile ori descriptive.

Deși recurenta susține că instanța de apel nu a analizat apărarea sa în legătură cu justificarea folosirii celor două nuanțe de mov pe ambalajul napolitanelor cu cremă de cacao pentru a desemna sortimentul acestora (similar culorii verde pentru cele cu cremă de alune, roșu pentru cele cu umplutură de fructe etc.), Înalta Curte apreciază că acestei apărări a pârâtei curtea de apel i-a răspuns implicit, câtă vreme s-a reținut că marca reclamantei ocupă, în cadrul semnului complex al pârâtei, o poziție distinctivă autonomă, având, așadar, aptitudinea de a fi percepută cu funcțiile mărcii.

Această constatare este în directă corelație cu negarea caracterului descriptiv, neglijabil al celor două nuanțe de culori - așadar, pentru a desemna sortimentul de napolitane; de altfel, Înalta Curte apreciază că desemnarea unui sortiment de napolitane pe bază de cacao pentru a avea caracter descriptiv nu putea avea loc prin utilizarea culorii mov sau unor nuanțe de culoare mov (culoare neobișnuită în asociere cu ingredientul principal - cacao), ci prin culoarea maro sau nuanțe ale acesteia.

În plus, pentru a fi fost infirmată poziția distinctivă autonomă a nuanțelor lila în cuprinsul imaginii de ansamblu a semnului pârâtei și a se reține caracterul neglijabil al acestora, era necesar ca plasarea lor în ansamblul semnului să nu fie percepută cu aptitudinea de a desemna originea comercială a produsului, ci ca un simplu element decorativ ori în sensul propriu al acestora - inserarea imaginii unui element în cadrul semnului complex care, în mod natural, are culoarea mov sau o nuanță de lila ori violet (de exemplu, o floare de liliac, la care, de altfel, s-a referit și instanța de apel, ori o altă floare în aceste nuanțe etc.).

Curtea de apel a reținut că segmentul de public căruia i se adresează marca și semnul este compus din consumatorii de dulciuri ce conțin cacao, consumatori ce nu vor fi foarte atenți, dat fiind caracterul de bunuri de larg consum al acestora; prima impresie este cea decisivă. Or, elementul care frapează în semnul pârâtei este culoarea, ceea ce conduce la bănuiala consumatorului că marca cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște și de care s-a atașat, marca reclamantei. Diferențele pe care un consumator mediu nu le-ar remarca nu trebuie accentuate, astfel că se acordă o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie. Elementul comun, în speță, este culoarea lila, marca reclamantei fiind preluată în totalitate în semnul compus al pârâtei, ceea ce amplifică similitudinea pe plan vizual, astfel că aplicarea mărcii verbale ”x” a pârâtei nu creează un ansamblu cu efect de indicare a originii produsului său, în mintea cumpărătorului trezindu-se amintirea mărcii renumite.

În cercetarea tuturor cerințelor legale desprinse din cuprinsul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, curtea de apel, cu observarea celor stabilite prin decizia de casare a analizat și reținut și similaritatea produselor protejate prin marca reclamantei - ciocolată și produse conținând ciocolată - cuprinse în clasa 30 a Clasificării de la Nisa și napolitane cu cremă de cacao,produsele marcate cu semnul Alfers de către recurentă.

Astfel, instanța de apel a reținut similaritatea dintre ciocolată și napolitane cu cremă cacao (materie primă pentru obținerea ciocolatei), ambele produse fiind destinate consumatorilor de dulciuri. Pe de altă parte, s-a apreciat că natura bunurilor, scopul pentru care sunt utilizate, canalele de comerț prin care sunt comercializate pot determina credința publicului consumator că ele provin din aceeași sursă economică. Acestea sunt produse alimentare, de tip desert având conținut predominant de cacao, ce se vând în același raion al unui magazin, factori ce determină concluzia înrudirii în plan comercial a produselor pe care este aplicată marca reclamantei, respectiv semnul pârâtei.

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroși factori: în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similaritate între marcă și semn, precum și similaritatea și gradul de similaritate între produsele și serviciile desemnate.

Instanța de apel a mai arătat că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important. Urmând raționamentul din cauza SABEL, s-a reținut că similitudinea vizuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează semne asemănătoare poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietății de care se bucură în rândul publicului. În cauză, marca reclamantei reprezentată de culoare se regăsește într-o nuanță sensibil asemănătoare în semnul folosit de pârâtă.

S-a mai reținut că întrucât marca lila a reclamantei are un caracter distinctiv deosebit, dat de reputația de care se bucură în rândul consumatorilor, s-a concluzionat că probabilitatea de confuzie, în prezența și a unor produse similare, este crescută.

Prin urmare, instanța de apel a apreciat riscul de confuzie în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți pentru circumstanțele speței, conchizând întrunirea cerințelor prevăzute de art. 36 alin, (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament.

Înalta Curte reține că recurenta a invocat și alte argumente de practică judiciară (o decizie pronunțată de o instanță din Argentina), însă acestea excedează analizei de legalitate ce poate fi realizată de această instanță de recurs; o astfel de decizie de speță nu are același regim juridic cu verificarea aplicării criteriilor de apreciere a riscului de confuzie ce rezultă din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, verificare ce reprezintă un veritabil control de legalitate.

Prin urmare, Înalta Curte nu va analiza nici celelalte argumente ale recurentei prin care se aduc critici de netemeinicie la adresa deciziei recurate ori aprecierea materialului probator al cauzei, incompatibile cu structura recursului.

Vor fi înlăturate ca nefondate și criticile susținute din perspectiva art. 304 pct. 9 C. proc. civ., cu referire la greșita aplicare a dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Deși este suficientă reținerea caracterului întemeiat al acțiunii pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, astfel încât analiza cererii pe baza unui temei juridic având aceeași finalitate se vădește a fi lipsită de interes, exclusiv din perspectiva legalității, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o corectă aplicare și art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Astfel, curtea de apel a pornit de la premisa deja stabilită prin decizia de casare, în sensul că prin aceste norme, legiuitorul european și cel național au optat pentru o protecție extinsă a titularului mărcii, astfel încât, textele indicate sunt aplicabile nu numai în privința produselor diferite, ci, cu atât mai mult, și referitor la produse și servicii identice sau similare (hotărârea din cauza Adidas C-408/01, paragrafele 19-22; hotărârea din cauza Davidoff C-292/00, parag. 24 și 25).

În contextul acestei norme, instanța de apel a reținut că față de probele cauzei și dezlegările anterioare, se impune concluzia prejudicierii reclamantei prin transferul atașamentului consumatorului față de marcă spre semn și diluarea mărcii de renume a reclamantei.

Dat fiind renumele mărcii reclamantei, s-a apreciat că este ușor de admis că acesteia i-a fost cauzată o pagubă prin schimbarea comportamentului economic al consumatorului.

În acord cu jurisprudența instanțelor Uniunii, s-a reținut că titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenței unui risc viitor și neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (Hotărârea Tribunalului SPA Finders).

Or, reducerea atractivității mărcii constituie un astfel de prejudiciu, rezultată din împrejurarea că acea culoare nu mai este un reper de identificare a ciocolatei produse de reclamantă, lipsind-o de particularitate, de unicitate, astfel cum a reținut instanța de apel.

Prin motivele de recurs, recurenta-pârâtă a susținut că în speță s-a reținut renumele mărcii reclamantei fără administrarea unor probe adecvate, ceea ce nu poate fi cenzurat în această etapă procesuală, fiind o chestiune prin care se tinde la afirmarea netemeiniciei deciziei recurate.

Nici argumentele privind succesiunea intrării sau lansării pe piață a produselor părților în litigiu nu pot fi analizate în această etapă procesuală, întrucât situația de fapt a fost deja stabilită de instanțele de fond, iar cenzurarea ori schimbarea acesteia, nu poate fi realizată de această instanță de recurs.

De asemenea, nu pot fi evaluate criticile prin care recurenta contestă caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor intimatei-reclamante, întrucât, și cu privire la acest aspect, operează deja puterea de lucru judecat a celor statuate de instanța de casare.

Față de toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtă, în cauză nefiind întrunite cerințele art. 304 pct. 5 sau ale art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

În temeiul art. 274 C. proc. civ., se va dispune obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către intimata-reclamantă în recurs, conform dovezilor de la filele 276-278 dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta SC B. SRL împotriva Deciziei nr. 148/A din 2 martie 2016 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-pârâtă SC B. SRL la plata sumei de 15.577,68 lei către intimata-reclamantă SC A. GMBH, reprezentând cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 12 mai 2017.