ICCJ_137621 · Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Acțiune în contrafacere. Analiza similarității dintre o marcă de culoare și semnul utilizat de terț. Risc de confuzie.

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic : marcă comunitară

marcă de culoare

risc de confuzie

similaritatea produselor

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară, art. 9

Legea nr. 84/1998, art. 3, art. 36

Deși în mod uzual, în evaluarea globală a riscului de confuzie și, implicit, în cercetarea similarității semnelor în conflict, se procedează la analiza similarității în plan vizual, fonetic și conceptual, atare analiză a similarității nu este inerentă oricărei cereri în contrafacere, dată fiind diversitatea semnelor care pot fi apropriate ca marcă.

Așa fiind, o marcă ce reprezintă o culoare unică este incompatibilă cu evaluarea similarității fonetice ori conceptuale, chiar în contextul în care semnul utilizat de terț ar suporta o atare evaluare, întrucât reperul îl constituie marca înregistrată, iar elementul de comparație este semnul utilizat de terț cu privire la care se pretinde că încalcă dreptul protejat, neputându-se susține că lipsa similarității fonetice și conceptuale, în ansamblul evaluării similarității, ar conduce fie la constatarea inexistenței similarității dintre marcă și semn, fie la reținerea unui grad foarte redus al similarității, deoarece similaritatea vizuală reținută ar fi insuficientă pentru justificarea legală a riscului de confuzie.

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroşi factori: în primul rând, de cunoaşterea mărcii pe piaţă, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similaritate între marcă şi semn, precum și similaritatea și gradul de similaritate între produsele şi serviciile desemnate.

Or, câtă vreme, procedându-se la compararea culorilor - culoarea lila înregistrată ca marcă și nuanțele de mov, violet sau lila folosite în cadrul semnului reclamat -, s-a reținut un grad ridicat de similaritate vizuală între marcă și semn, întrucât nuanțele culorii mov folosite în cadrul semnului complex sunt apropiate ca tonalitate cromatică cu marca reclamantei, astfel încât consumatorul mediu, care, în mod obișnuit, nu compară în concret produsele cărora li se aplică, ci se raportează doar la amintirea semnului anterior pe care l-a păstrat în memorie de o manieră imperfectă, este expus riscului de a atribui celor două produse aceeași origine comercială sau unor întreprinderi legate economic între ele, întrucât asociază semnul cu marca. Se reține în același timp și faptul că marca reclamantei conservă o poziţie distinctivă autonomă în cadrul semnului complex, chiar dacă această poziţie nu este una dominantă, precum și similaritatea produselor protejate prin marcă și produsele pe care este aplicat semnul, astfel încât, în mod corect s-a apreciat că sunt întrunite cerințele prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament (CE) nr. 207/2009.

Secția I civilă, decizia nr. 768 din 12 mai 2017

Prin sentinţa nr. 2238 din 12.12.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta A. GMBH, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L.

Prin decizia nr. 120 din 18.06.2013, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul formulat de reclamanta A. GMBH.

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C.proc.civ. şi susţinând, în esenţă, că instanţa de apel a interpretat şi aplicat greşit dispoziţiile art. 36 lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998.

Prin decizia nr. 3290 din 21.11.2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă a admis recursul declarat de reclamantă împotriva deciziei nr. 120/A/2013 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte, prin decizia de casare, a constatat următoarele:

1. În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 – pe care reclamanta şi-a întemeiat, în principal, cererea de chemare în judecată: „Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său (…) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă”.

Instanţa de apel a confirmat aprecierea primei instanţe în sensul că nu sunt întrunite cerinţele de aplicare a normei citate, atât timp cât nu există identitate ori similaritate între mărcile reclamantei şi semnele folosite de către pârâtă. În ceea ce priveşte temeiul juridic menţionat, s-a precizat că, astfel cum a reţinut instanţa de apel, reclamanta a pretins în cauză încălcarea dreptului său exclusiv asupra unei mărci comunitare şi a unei mărci internaţionale (România fiind ţară desemnată).

Dacă din perspectiva mărcii internaţionale dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 sunt pe deplin aplicabile, deoarece marca internaţională produce efectele unei mărci naţionale şi nu există prevederi speciale referitoare la efectele mărcii internaţionale în Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, ratificat prin Legea nr. 5/1998, nu acelaşi lucru este valabil și în privinţa mărcii comunitare, pentru care rămâne aplicabil Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară.

Astfel, art. 101 alin. (1) din Regulament prevede că: „Instanţele competente în domeniul mărcilor comunitare aplică dispoziţiile prezentului regulament”, norma referindu-se la instanţele naţionale competente să soluţioneze litigii privind contrafacerea şi validitatea mărcilor comunitare, conform art. 95 şi 96. Doar pentru aspectele care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului este aplicabilă legislaţia internă cu privire la contrafacerea unei mărci naţionale, conform art. 101 alin. (2).

Efectele mărcii comunitare sunt reglementate exclusiv prin dispoziţiile Regulamentului, astfel cum prevede expres art. 14 alin. (1) teza 1, iar art. 9 alin. (1) care prevede prerogativele dreptului exclusiv decurgând dintr-o marcă comunitară face parte din titlul II „Efectele mărcii comunitare”. Prin cererea de chemare în judecată au fost invocate, de altfel, prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulament.

Art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulament coincide, însă, în conţinut cu art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, astfel încât nu s-ar putea reţine ignorarea ori aplicarea greşită a legii de către instanţa de apel, urmând a se considera că trimiterile la norma naţională şi constatările efectuate în baza acesteia. vizează, în egală măsură, norma echivalentă din Regulamentul nr. 207/2009.

Instanţa de apel a reţinut că existenţa identităţii ori cel puţin a similarităţii semnelor în conflict reprezintă unul dintre factorii relevanţi pentru aprecierea riscului de confuzie în contextul normei în discuţie – iar această apreciere, de altfel, necontestată, reflectă în mod corect jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene -, astfel încât a considerat că nu există risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, între semn şi marcă, din moment ce a ajuns la concluzia absenţei similarităţii semnelor comparate.

S-a constatat că această concluzie a fost formulată de instanţa de apel prin aplicarea greşită sau chiar ignorarea criteriilor de apreciere a similarităţii semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, de a cărui existenţă depinde constatarea încălcării dreptului la marcă pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din lege.

Analiza ce trebuie realizată în cauză implică o comparaţie, pe de o parte, a mărcii pretins încălcate, iar, pe de altă parte, a semnului utilizat de către terţ, care poate genera riscul de confuzie în percepţia publicului relevant, avut în vedere de către legiuitor.

În acest context, instanța de casare a verificat susţinerile recurentei – reclamante în sensul că, în analiza similarităţii semnelor şi a riscului de confuzie, instanţa de apel a comparat ambalajele produselor, iar acest mod de cercetare nu ar răspunde cerinţei comparării mărcii cu semnul utilizat de terţ, respectiv de pârâta din cauză. De asemenea, au fost examinate criticile referitoare la nerespectarea, de către instanţa de apel, a criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci, din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte marca reclamantei, din considerentele deciziei recurate, s-a observat că instanţa de apel s-a referit explicit la „mărcile lila” ale reclamantei, pe care le-a identificat ca fiind marca comunitară nr. 31336/4.01.1996 şi marca internaţională nr. 644464/29.09.1995 (având ca stat desemnat şi România), constând în culoarea lila.

Înalta Curte a apreciat că această referire ar putea însemna că instanţa de apel s-a raportat la forma în care aceste mărci au fost înregistrate, şi nu la forma în care reclamanta utilizează mărcile, prin aplicarea lor pe ambalajul produselor sale, prezumţie care ar putea fi susţinută şi de faptul că la dosar nu s-a depus vreun ambalaj aparţinând reclamantei, iar instanţa de apel (ca, de altfel, nici prima instanţă) nu a precizat ce ambalaj a cercetat.

Cu toate acestea, s-a menţionat că s-a analizat eventuala existenţă a unor similitudini între elementele grafice pe care reclamanta le foloseşte pe propriile produse (cele identificate în hotărârea primei instanţe) şi celelalte elemente decât cele două nuanţe de mov, respectiv grafice şi verbale, de pe ambalajele pârâtei, deoarece analiza ar fi necesară pentru a se stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite de pârâtă este similară mărcilor lila ale reclamantei, conchizându-se în sensul absenţei similarităţii.

De asemenea, s-a apreciat, la finalul motivării deciziei recurate, că riscul de confuzie în percepţia consumatorului este exclus şi datorită modalităţii în care reclamanta şi-a folosit mărcile lila pe ambalajele propriilor produse, modalitate care este, potrivit aprecierii instanţei de apel, de natură să diferenţieze în mod clar aceste produse de altele şi ar fi, în mod evident, diferită de felul în care pârâta utilizează culoarea mov pe ambalajele produselor sale.

Faţă de aceste considerente şi reţinându-se că, în decizia recurată, a fost invocată şi hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C–252/12, în sensul că modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci poate, în anumite condiţii, să reprezinte „un factor relevant” ce trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie dintre marca respectivă şi alt semn, instanța de casare a constatat că instanţa de apel a avut în vedere, în analiza similarităţii şi a riscului de confuzie, modalitatea în care reclamanta utilizează în concret mărcile, reflectată de ambalajele produselor sale, şi nu înseşi mărcile, în forma rezultată din certificatul de înregistrare emis de autorităţile competente.

Ca atare, s-a apreciat că această abordare a analizei comparative relevă aplicarea greşită de către instanţa de apel a prevederilor Legii nr. 84/1998, ignorarea efectelor înregistrării oricărei mărci, inclusiv a unei mărci comunitare, precum şi aprecierea eronată a efectelor hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene la 18 iulie 2013 în cauza Specsavers C–252/12.

Referirea la marcă din art. 36 alin. (2) din lege - după caz, din art. 9 alin. (1) al Regulamentului - ce reprezintă temeiul juridic al acţiunii în contrafacerea unei mărci, are în vedere marca astfel cum a fost înregistrată, în raport de care este posibilă stabilirea identităţii sau a similarităţii cu un semn utilizat de un terţ.

Înalta Curte a mai arătat că, de altfel, dreptul exclusiv asupra unei mărci comunitare este dobândit prin înregistrare, conform art. 6 din Regulamentul nr. 207/2009, întocmai ca cel asupra unei mărci naţionale, în baza art. 4 din Legea nr. 84/1998. Pe baza certificatului de înregistrare, se determină întinderea protecţiei mărcii, ceea ce înseamnă că, ori de câte ori titularul pretinde încălcarea dreptului dobândit prin înregistrare, întinderea protecţiei mărcii şi stabilirea încălcării se raportează la forma în care marca a fost înregistrată, rezultată din certificatul emis de autoritatea competentă.

În acelaşi timp, evaluarea riscului de confuzie se realizează în acelaşi mod şi pe baza aceloraşi criterii – cele indicate în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene – atât în cazul unei cereri în contrafacere, dar şi al cererii având ca obiect nulitatea unei înregistrări a mărcii, cât şi al opoziţiei la înregistrarea unei mărci. Or, în cele din urmă ipoteze, raportarea la utilizarea mărcii este exclusă, astfel încât, pentru identitate de raţiune, nu este justificată nici în ipoteza contrafacerii mărcii.

Este adevărat că riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, se apreciază prin prisma percepţiei consumatorului mediu, cu scopul de a se stabili dacă acesta confundă semnul utilizat de terţ cu marca sau, cel puţin, ar putea crede că produsele purtând semnul utilizat de terţ provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată economic de acesta. O asemenea apreciere nu se realizează, însă, în privinţa mărcii, prin cercetarea modului în care marca este utilizată în concret, ci tot prin raportarea semnului utilizat de terţ la forma în care marca a fost înregistrată. Premisa – menţionată constant în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene – că doar rareori consumatorul mediu are posibilitatea să compare în mod direct diferitele mărci, bazându-se pe imaginea imperfectă a acestora pe care a păstrat-o în memorie, înseamnă tocmai aprecierea în abstract a riscului de confuzie, şi nu prin compararea în concret a modului de utilizare a semnelor în conflict.

Modul în care titularul utilizează marca este relevant în cazul stingerii dreptului la marcă prin decăderea din drept, sancţiunea putând fi aplicată dacă marca nu a fost utilizată timp de cinci ani de la data înregistrării (art. 46 din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 51 din Regulamentul nr. 207/2009).

Valorificarea în detrimentul titularului a aprecierii privind modul în care foloseşte marca înregistrată echivalează cu sancţionarea acestuia pentru nefolosirea mărcii. În cazul în care, nu s-a invocat, însă, nefolosirea mărcii în forma în care a fost înregistrată şi nu s-a formulat o cerere în decăderea reclamantei din drepturile asupra celor două mărci – situaţia din speţă -, instanţa, indiferent de raţiunile pentru care procedează la cercetarea modului de folosire a mărcii, nu ar putea folosi împotriva titularului eventuala apreciere defavorabilă pe acest aspect, deoarece ar depăşi limitele învestirii fixate prin cererile formulate de părţi.

Instanța de casare a mai arătat că nu este exclus, însă, ca titularul mărcii să invoce modul de folosire a mărcii chiar într-o acţiune în contrafacere, cu scopul de a susţine caracterul distinctiv ridicat al mărcii, dobândit prin utilizare, dat fiind că riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii, fie intrinsec, fie datorită cunoaşterii acesteia pe piaţă, este mai pronunţat, marca beneficiind, astfel, de o protecţie extinsă faţă de mărcile cu caracter distinctiv mai scăzut (conform jurisprudenţei constante a Curţii, începând cu cauzele Sabel C–251/95 şi Canon C–39/97).

Pe lângă faptul că analiza modului de folosire a mărcii este cerută chiar de către titular, nici în acest caz compararea semnelor în conflict nu are în vedere forma în care marca este folosită în concret, deoarece finalitatea analizei este determinarea gradului de distinctivitate a mărcii. Eventuala infirmare a pretenţiei titularului privind caracterul distinctiv pronunţat al mărcii nu afectează în vreun fel aprecierea comparativă, care se bazează, în ceea ce priveşte marca pretins încălcată, pe forma în care aceasta a fost înregistrată.

Contrar aprecierii instanţei de apel, hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Specsavers C–252/12 nu poate fi invocată în cauză ca argument pentru raportarea, în analiza comparativă a semnelor în conflict, la forma în care titularul utilizează în concret marca înregistrată, o asemenea concluzie neputând fi desprinsă nici din dispozitiv, nici din considerentele hotărârii.

În cauza în care s-a formulat întrebarea preliminară, marca comunitară pretins încălcată a fost înregistrată în alb şi negru, în timp ce terţul a folosit un semn similar, dar într-o culoare particulară.

În acest context, Curtea a apreciat că prezintă relevanţă, la aprecierea globală a riscului de confuzie, culoarea sau culorile pe care un terţ le utilizează pentru reproducerea unui semn indicat ca aducând atingere mărcii respective, atunci când titularul mărcii a utilizat-o în mod extensiv într-o anumită culoare sau într-o anumită combinaţie de culori, astfel încât aceasta a început să fie asociată, în percepţia unei părţi importante a publicului, cu această culoare sau combinaţie de culori.

Curtea de Justiţie a considerat, aşadar, că modalitatea în care titularul a utilizat marca înregistrată are relevanţă în analiza riscului de confuzie doar dacă un anumit element a devenit, prin utilizare, foarte cunoscut în rândul consumatorilor. Această apreciere nu este altceva decât o confirmare, într-un context particular, a jurisprudenţei anterioare în sensul că mărcile cunoscute pe piaţă au un caracter distinctiv mai pronunţat şi beneficiază de o protecţie extinsă prin comparaţie cu cele cu un caracter distinctiv mai redus.

Înalta Curte a apreciat că nu se poate interpreta că hotărârea Curţii de Justiţie a inclus modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci în sfera „factorilor relevanţi” de apreciere a riscului de confuzie în alt mod decât în legătură cu distinctivitatea mărcii, astfel încât aceasta să poată fi opusă titularului care pretinde încălcarea mărcii de către un terţ.

Chiar în ipoteza unui caracter distinctiv pronunţat al mărcii înregistrate, compararea semnelor în conflict se raportează tot la forma sub care marca a fost înregistrată. Indicarea în hotărârea Curţii a luării în considerare, în aprecierea globală a riscului de confuzie, a culorii în care marca a fost folosită de către titular „în mod extensiv”, implică premisa că acea culoare intră în sfera de protecţie a mărcii comunitare înregistrate şi nu reprezintă un simplu element neînregistrat, dar folosit efectiv de titular. Protecţia conferită mărcii prin înregistrare nu ar putea fi invocată şi pentru elementul neînregistrat, aşadar nu ar avea vreo finalitate eventuala constatare în sensul că marca a dobândit caracter distinctiv în forma în care a fost utilizată (adică incluzând elementul neînregistrat).

Aportul jurisprudenţial al acestei hotărâri recente a Curţii de Justiţie rezidă în aprecierea că înregistrarea unei mărci comunitare în alb şi negru, aşadar fără limitare la o anumită culoare, conferă protecţie pentru toate culorile, astfel încât caracterul distinctiv pronunţat dobândit prin utilizarea mărcii într-o culoare particulară trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie, atunci când un terţ a folosit un semn similar mărcii în acea culoare (astfel cum a considerat şi instanţa naţională de trimitere în decizia pronunţată pe baza dezlegărilor date de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C–252/12).

Întrucât, în prezenta cauză, este vorba despre o marcă comunitară constând într-o culoare unică, constatările Curţii privind sfera de protecţie a unei mărci înregistrate în alb şi negru nu interesează speţa de faţă, a mai reținut instanța de casare, însă au fost redate în contextul în care prin decizia recurată s-a făcut referire la această hotărâre a Curţii de Justiţie şi s-a reținut în mod greşit că aprecierea similarităţii semnelor şi a riscului de confuzie trebuie să se raporteze la forma în care marca a fost efectiv folosită, şi nu la forma înregistrată.

Pe lângă faptul că nici dispozitivul, nici considerentele hotărârii, nu permit o asemenea interpretare făcută de instanţa de apel, ar însemna, în plus, în absenţa vreunei nuanţări prin decizia recurată, să se considere că modalitatea de utilizare a mărcii este relevantă în orice condiţii. În acest caz, ar fi posibil să se constate, de exemplu, că terţul nu aduce o atingere mărcii în raport de modul în care titularul a utilizat-o, chiar dacă, faţă de forma sub care marca a fost înregistrată, s-ar fi putut conchide în sens contrar, iar terţul nu a invocat în proces decăderea titularului pentru neutilizarea mărcii, ceea ce este inadmisibil.

Înalta Curte a mai stabilit că, în realitate, hotărârea Curţii de Justiţie ar putea interesa cauza de faţă în legătură cu două aspecte privind aprecierea riscului de confuzie: relevanţa unei culori în impresia de ansamblu a unui semn complex şi caracterul distinctiv al unei mărci înregistrate. Doar primul interesează identitatea sau similaritatea semnelor comparate. Hotărârea nu schimbă jurisprudenţa constantă a Curţii pe aceste aspecte, ci doar confirmă constatări anterioare în circumstanţe particulare.

Faţă de considerentele expuse, instanța de casare a constatat că sunt fondate criticile din recurs referitoare la compararea semnelor în conflict pe baza ambalajului folosit de reclamantă în culoarea protejată prin înregistrare, şi nu prin raportare la certificatul de înregistrare a celor două mărci ale reclamantei.

În consecinţă, s-a apreciat că, din această perspectivă, situaţia de fapt nu este pe deplin lămurită.

În ceea ce priveşte semnul utilizat de către pârâta din cauză, instanţa de apel a reţinut că pârâta nu a folosit pe ambalajele sale mărcile lila ale reclamantei, ci a folosit ca fundal două nuanţe de mov, peste care a aplicat propriile mărci. De asemenea, pe ambalajele folosite de pârâtă se regăsesc şi alte reprezentări grafice, precum şi marca pârâtei, care constituie elemente dominante în impresia de ansamblu, astfel încât nu există similaritate între mărcile lila ale reclamantei şi ambalajele pârâtei care conţin şi culoarea lila.

Prin motivele de recurs, s-a susţinut, în esenţă, că, în mod greşit, instanţa de apel s-a raportat la ambalajele produselor pârâtei, deoarece analiza în cadrul acţiunii în contrafacerea mărcii presupune compararea mărcii cu semnul utilizat de către pârâtă, şi nu cu ambalajul pe care acesta este aplicat. Or, semnul utilizat este chiar culoarea lila, cât timp ea poate fi percepută de către consumator şi creează acestuia o impresie distinctă, celelalte elemente de pe ambalaje nefiind relevante în analiză.

Recurenta a criticat ignorarea culorii folosite de către pârâtă în analiza comparativă a semnelor şi prin prisma criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care implică raportarea la elementele dominante şi distinctive. A susţinut, astfel, că este important de stabilit dacă elementul dominant al mărcii a cărei protecţie se solicită se regăseşte, chiar cu rol neesenţial, în cuprinsul mărcii opuse şi nu şi-a pierdut independenţa ca semn, putând fi perceput ca atare în ansamblul mărcii.

Înalta Curte a apreciat ca fiind în parte fondate, criticile recurentei în legătură cu ignorarea de către instanţa de apel a folosirii culorii lila de către pârâtă.

S-a reținut că premisa încălcării unei mărci este aceea a folosirii de către terţ a unui semn identic sau similar mărcii, astfel încât aprecierea riscului de confuzie trebuie să se raporteze la modul concret în care terţul foloseşte semnul pretins a aduce atingere mărcii.

Pe de altă parte, nu există nicio raţiune pentru a nu se aplica şi în examinarea încălcării unei mărci - constând într-o culoare unică - regulile generale de apreciere a riscului de confuzie consacrate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - la care a făcut, în mod corect, referire instanţa de apel -, indiferent de obiectul mărcii. Aprecierea are în vedere toţi factorii relevanţi şi se face prin prisma consumatorului mediu, care percepe o marcă în mod normal ca pe un tot şi nu face o examinare a diferitor detalii ale acesteia.

Or, din moment ce instanţele de fond au reţinut că pârâta foloseşte culoarea lila pe ambalajele unor produse doar împreună cu alte elemente verbale sau figurative, se constată că este corectă, în principiu, examinarea tuturor elementelor de pe acele ambalaje, întregul pe care îl percepe consumatorul mediu fiind reprezentat de ambalajele în culoarea lila folosite de pârâtă.

Contrar susţinerilor din motivarea recursului, Înalta Curte a reținut că CJUE nu agreează existenţa unei contrafaceri parţiale a mărcii înregistrate, constând în reproducerea acesteia în semnul utilizat de către un terţ atunci când acest din urmă semn este complex. Dimpotrivă, Curtea a apreciat în mod constant că, în cadrul examinării existenţei riscului de confuzie, aprecierea similarităţii între două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe şi la compararea acesteia cu o altă marcă, ci trebuie să se realizeze prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg (de exemplu, hotărârea din cauza Shaker C–334/05, pgf. 41; ordonanţa din cauza Ecoblue C–23/09, pgf. 47).

Cu toate acestea, instanța de casare a apreciat ca fiind corecte susţinerile recurentei în sensul că nu se poate considera, astfel cum a procedat instanţa de apel, că riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, este înlăturat prin simplul fapt că elementul identic sau similar mărcii înregistrate nu ocupă o poziţie dominantă în cadrul semnului complex utilizat de către terţ. Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie, aprecierea similarităţii se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (de exemplu, hotărârea din cauza C–334/05, menţionată anterior, pgf. 42; hotărârea din cauza Nestlé C–193/06, pgf. 42).

Dacă s-ar considera astfel, titularul mărcii ar fi privat de dreptul său exclusiv conferit prin înregistrare, atât timp cât este posibil ca marca să conserve o poziţie distinctivă autonomă în semnul complex, chiar dacă această poziţie nu este dominantă, fiind suficient ca publicul să atribuie şi titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza Medion/Thomson C–120/04). O marcă nu păstrează poziţia distinctivă autonomă dacă este un simplu element descriptiv în semnul complex (hotărârea Tribunalului în cauza Bimbo T–569/10, pgf. 62) sau care formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (de exemplu, ordonanţa din cauza Ecoblue C–23/09, pgf. 25; ordonanţa din cauza Perfetti van Melle C-353/09, pgf. 36 şi 37).

În acelaşi mod se procedează în analiza comparativă şi atunci când doar o componentă a mărcii înregistrate este preluată în semnul complex.

Din cele expuse, rezultă că analiza comparativă a semnelor în cadrul unei cereri în contrafacere presupune examinarea acestora ca întreg.

În toate cazurile, însă, analiza întregului implică, în prealabil, a se verifica dacă marca (sau o componentă a acesteia) este preluată, în mod identic sau similar, în semnul compus utilizat de către terţ, aşadar dacă semnele în conflict au vreun element comun. Doar dacă subzistă o asemenea legătură între semne este justificată aprecierea similarităţii pe baza impresiei de ansamblu create de semnul compus în raport cu marca.

Înalta Curte a arătat că în prezenta cauză, trebuia verificat dacă mărcile reclamantei, reprezentate de o anumită nuanţă de culoare lila (fără delimitare în spaţiu - marca comunitară, respectiv încadrată într-un pătrat - marca internaţională), se regăsesc în mod identic sau similar în semnul utilizat de către pârâtă şi, în cazul în care o asemenea ipoteză era întrunită, ar fi trebuit să se stabilească dacă mărcile păstrează o poziţie distinctivă autonomă în semnul complex sau sunt neglijabile.

Înalta Curte a constatat că decizia recurată nu conţine considerente pe niciunul dintre aceste aspecte, astfel încât concluzia absenţei similarităţii semnelor nu este motivată. Mai mult, s-a constatat că situaţia de fapt nu este pe deplin lămurită din perspectiva aspectelor relevante pentru aprecierea similarităţii semnelor, implicit, a riscului de confuzie.

Astfel, în timp ce prima instanţă a reţinut că nuanţa de lila din fundalul ambalajelor pârâtei este „asemănătoare” cu cea înregistrată de reclamantă, instanţa de apel a reţinut doar că pârâta nu foloseşte mărcile lila ale reclamantei, ci două nuanţe de mov ca fundal, peste care a aplicat propriile mărci.

Din aceste considerente nu rezultă o comparare a culorilor, care era esenţială în stabilirea similarităţii semnelor, implicit în aprecierea globală a riscului de confuzie.

În ceea ce priveşte compararea culorilor, instanța de casare a arătat că trebuie să se pornească de la premisa că, în ipoteza folosirii unui semn de către un terţ, o marcă comunitară este protejată nu numai atunci când semnul şi marca sunt identice, ci şi atunci când acestea sunt similare. Considerentul nr. 8 din preambulul Regulamentului (CE) nr. 207/2009, formulat în acest sens, este pe deplin valabil în cazul oricărei mărci comunitare înregistrate, indiferent de obiect, aşadar şi în cazul unei mărci privind o culoare unică.

O asemenea protecţie a mărcii de culoare acoperă nu numai culoarea înregistrată, ci şi culori similare, însemnând nuanţe ale aceleiaşi culori sau chiar alte culori, atât timp cât înregistrarea vizează, de fapt, nuanţe de culoare. Practica OHIM este în acest sens, considerându-se că înregistrarea unei mărci pentru o anumită culoare ar putea împiedica înregistrarea ulterioară nu numai a unei alte mărci pentru aceeaşi culoare, ci chiar a unor mărci compuse din elemente verbale şi/sau figurative care încorporează o culoare identică sau similară, dacă există risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere (de exemplu, decizia din cauza Wrigley´s Light green - R 122/1998-3, pgf. 29).

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut că numărul culorilor pe care consumatorul este capabil să le distingă este limitat, deoarece acesta este rareori în poziţia de a compara în mod direct produse în nuanţe diferite de culori (hotărârea din cauza Libertel C-104/01, pgf. 47). Această constatare trebuie interpretată în sensul că riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, poate surveni nu numai în caz de identitate, ci şi de similaritate între culoarea înregistrată ca marcă şi culoarea folosită de un terţ în activitatea comercială: odată ce o anumită culoare a fost înregistrată, s-a considerat că are caracter distinctiv, iar consumatorul este capabil să o distingă şi să identifice în raport de aceasta originea comercială a produselor, astfel încât poate exista risc de confuzie atunci când un terţ foloseşte o nuanţă diferită a acelei culori pe care o percepe distinct. Or, dacă poate exista risc de confuzie în acest caz, cu atât mai mult trebuie acceptat că protecţia mărcii de culoare operează şi pentru culori similare.

Argumentul că, din raţiuni de concurenţă loială, nu poate fi recunoscută titularului mărcii o protecţie extinsă, deoarece s-ar crea un monopol nejustificat asupra unei culori, interesează momentul înregistrării mărcii, şi nu cel al exercitării dreptului exclusiv conferit de marcă în cadrul unei cereri în contrafacere (de altfel, în acest fel a fost analizat de Curtea de Justiţie în cauza Libertel – paragrafele 44 – 60). Prin înregistrare, protecţia este asigurată în acelaşi mod oricărei mărci, inclusiv mărcilor constând într-o culoare unică, respectiv şi pentru culori similare celei înregistrate, în cadrul cererii în contrafacere cercetându-se existenţa unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.

Faţă de cele expuse anterior, instanța de casare a arătat că, în principiu, ar trebui ca simpla prezenţă a unei nuanţe lila, în cuprinsul unui semn complex utilizat de către pârâtă, să indice similaritatea culorii cu cea înregistrată ca marcă de către reclamantă, astfel încât criteriile şi mijloacele de comparare a culorilor la care se va face referire în continuare ar urma viza doar gradul de similaritate, necesar a fi stabilit în aprecierea globală a riscului de confuzie.

Acest aspect însă nu a fost stabilit de instanța de casare, având în vedere că din considerentele deciziei recurate nu a rezultat că instanţa de apel l-ar fi analizat şi ar fi stabilit cu certitudine situaţia de fapt.

Cât priveşte modul de comparare efectivă a culorilor, s-a observat că marca comunitară nr. 31336/4.01.1996 constă în culoarea mov (lila), identificată prin codul internaţional Pantone ca situându-se între E 176–4 şi E 176–3.

În privinţa culorii folosite de către pârâtă, prin concluziile scrise depuse de către pârâtă la dosarul primei instanţe, s-a arătat că pe ambalajele B. sunt aplicate nuanţe de mov corespunzătoare codurilor Pantone Process Book 266, 2567 şi 2577.

În acest context şi faţă de susţinerea reclamantei în sensul că pârâta foloseşte culori identice sau cvasi-identice (chiar dacă a extras din această împrejurare o concluzie greşită cu privire la însăşi identitatea/similaritatea semnelor), compararea tonalităţii cromatice de pe ambalajele pârâtei cu cea care formează obiectul mărcilor reclamantei nu poate exclude raportarea la un cod de identificare a culorilor, internaţional recunoscut. Dacă acest sistem este considerat relevant pentru înregistrarea unei culori ca marcă, dat fiind că este precis şi stabil (hotărârea din cauza Libertel C-104/01, pgf. 37), pentru identitate de raţiune, Înalta Curte a apreciat că nu poate fi ignorat în cadrul unei cereri în contrafacere, în care determinarea eventualei atingeri aduse unei mărci implică examinarea elementelor unui semn compus care contribuie la impresia de ansamblu produsă de acest semn în memoria publicului vizat (hotărârea din cauza Bimbo C-591/12, pgf. 34 şi 35).

Întrucât ambalajele reclamantei (chiar dacă ar fi fost depuse la dosar) nu interesează în cauză, instanţa de apel ar fi trebuit să aibă în vedere mostre din nuanţele de culori identificate prin codurile menţionate, pe baza cărora să procedeze la compararea acestor nuanţe cu cele folosite efectiv de către pârâtă, ceea ce nu s-a întâmplat. Certificatul de înregistrare a mărcii nu este suficient, deoarece nu reflectă o imagine la fel de fidelă a nuanţei culorii înregistrate precum un eşantion conţinând culoarea identificată potrivit unui cod internaţional.

În privinţa pârâtei, Înalta Curte a apreciat că identificarea culorilor folosite ar trebui să se realizeze pe baza aceluiaşi cod ca în cazul mărcii comunitare a reclamantei.

Este evident că nu pot fi excluse alte mijloace obiective de determinare a culorilor, a căror relevanţă şi utilitate ar trebui să formeze obiect al dezbaterilor contradictorii, atât timp cât scopul administrării unor astfel de probe este acela de a înlesni aprecierea similarităţii ori a gradului de similaritate, prin prisma percepţiei publicului relevant.

În ceea ce priveşte aspectul privind poziţia distinctivă autonomă a mărcilor în cadrul semnului complex, Înalta Curte a apreciat că este evident că examinarea acestuia depinde de răspunsul la întrebarea dacă mărcile reclamantei se regăsesc, în mod identic sau similar, în semnul complex, aspect care nu a fost clarificat prin decizia recurată.

Întrucât instanţa de apel nu a analizat dacă şi în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate în cadrul semnului utilizat de către pârâtă, nu a cercetat nici apărarea pârâtei în legătură cu utilizarea de culori diferite ca fundal pentru diferenţierea sortimentelor de napolitane (mov pentru cele cu cremă de cacao, verde pentru cremă de alune etc.). Această apărare a fost amintită într-un alt context, cel al caracterului dominant al celorlalte elemente de pe ambalaje, fără a se formula vreo apreciere cu privire la eventualul caracter neglijabil al celor două nuanţe de mov (pentru a se justifica ignorarea acestora în evaluarea imaginii de ansamblu a semnului complex folosit de către pârâtă).

Instanța de casare a mai arătat că ar trebui cercetat dacă această apărare tinde la infirmarea aptitudinii culorilor folosite de a distinge produsele pârâtei de cele ale altor comercianţi, cât timp scopul folosirii ar fi doar acela al delimitării între ele ale propriilor produse, cu alte cuvinte, la negarea folosirii culorilor cu titlu de marcă. În caz afirmativ, ar trebui să se analizeze percepţia consumatorului în contextul folosirii curente a culorilor pe piaţa produselor de cofetărie, nu mai puţin, al caracterului distinctiv al mărcilor reclamantei, recunoscut prin înregistrare, stabilindu-se dacă o eventuală validare a apărării pârâtei pe acest aspect ar echivala cu o infirmare a aptitudinii mărcilor reclamantei de indica originea produselor (care nu este admisibilă în cauză).

Ca atare, Înalta Curte a concluzionat că situaţia de fapt nu este pe deplin lămurită în cauză, dat fiind că instanţa de apel, în analiza similarităţii semnelor în conflict, s-a raportat în mod greşit la ambalajele produselor reclamantei, şi nu la forma în care mărcile acesteia au fost înregistrate, iar, pe de altă parte, nu a stabilit dacă şi în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate în cadrul semnului utilizat de către pârâtă, respectiv nu a cercetat comparativ culoarea înregistrată ca marcă şi culorile folosite de către pârâtă şi nu a determinat dacă mărcile conservă o poziţie distinctivă autonomă în cadrul semnului.

În aceste condiţii, instanța de casare a reținut că sunt incidente prevederile art. 314 C.proc.civ., nefiind posibilă cercetarea modului de aplicare a legii de către instanţa de apel, cât timp situaţia de fapt nu este pe deplin stabilită.

Celelalte critici ale recurentei au vizat alţi factori relevanţi în aprecierea globală a riscului de confuzie, anume gradul de similaritate a semnelor în conflict, similaritatea şi gradul de similaritate a produselor pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi a produselor comercializate de pârâtă, caracterul distinctiv pronunţat al mărcilor reclamantei, ca urmare a renumelui acestora în rândul consumatorilor.

Înalta Curte a constatat că instanţa de apel nu a cercetat aceste aspecte, atât timp cât a ajuns la concluzia inexistenţei similarităţii semnelor. Această constatare este valabilă şi în cazul comparării produselor, întrucât instanţa, chiar dacă a reţinut că produsele sunt similare, a considerat că acest aspect este lipsit de relevanţă în condiţiile neîntrunirii similarităţii semnelor, motiv pentru care nu a dezvoltat vreun considerent în legătură cu similaritatea produselor.

Ca atare, criticile recurentei nu au fost analizate de instanța de casare care a stabilit că ele vor fi eventual cercetate cu ocazia rejudecării apelului, în măsura în care se va stabili că semnele în conflict sunt similare.

2. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte a constatat că prin motivele de recurs, s-a susţinut că instanţa de apel a apreciat în mod greşit că norma în discuţie este aplicabilă, atunci când un terţ utilizează un semn identic sau similar cu marca, doar în ipoteza unor produse sau servicii diferite, nu şi în cazul în care produsele terţului sunt identice sau similare cu cele pentru care marca a fost înregistrată.

Chiar dacă situaţia de fapt în privinţa similarităţii semnelor nu este pe deplin lămurită, Înalta Curte a apreciat că este posibilă verificarea modului de aplicare a normei de către instanţa de apel din perspectiva celei de-a doua condiţii prevăzute de text, cea referitoare la legătura dintre produsele părţilor în conflict.

În acest context, s-a apreciat că susţinerile recurentei sunt fondate.

Înalta Curte a arătat că dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) din lege nu trebuie interpretate literal, astfel cum a procedat instanţa de apel, ci prin prisma obligaţiei instanţei naţionale de a interpreta dreptul intern în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă, atunci când este vorba despre o directivă, care nu produce, de regulă, efect direct în dreptul intern, obligaţia de interpretare a legii naţionale ce transpune directiva prin prisma textului şi a finalităţii acelui act.

S-a mai arătat că această obligaţie de rezultat, consacrată în dreptul Uniunii Europene (a se vedea, de exemplu, în materia dreptului de autor, hotărârea CJUE din cauza Stichting de Thuiskopie C-462/09, pgf. 34, 39 şi 41), este reamintită ca atare în hotărârea pronunţată de Curte în cauza Adidas C-408/01 (în pgf. 21 este citată jurisprudenţa istorică), hotărâre prin care este interpretat art. 5 pgf. 2 al Directivei nr. 104/1989 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci şi care se impune ca atare şi în cauza de faţă, împreună cu hotărârea din cauza Davidoff C-292/00, după cum, în mod corect, s-a susţinut prin motivele de recurs.

În conformitate cu art. 5 alin. (2) al Directivei nr. 104/1989: „Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptăţit să interzică oricărui terţ să utilizeze, fără consimţământul său, în comerţ, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză şi când prin utilizarea semnului obţine foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

Norma este identică în conţinut cu art. 5 alin. (2) din actuala Directivă nr. 95/2008, astfel încât jurisprudenţa Curţii conturată în interpretarea vechii directive este pe deplin valabilă şi în privinţa noii directive, pentru dispoziţiile echivalente.

Prin hotărârea pronunţată în cauza Adidas C-408/01, menţionată anterior, s-a arătat explicit (pgf. 19 – 22) că dreptul de opţiune al legiuitorului naţional prevăzut de norma în discuţie vizează exclusiv posibilitatea preluării în dreptul intern a prerogativei titularului unei mărci renumite înregistrate, menţionate în art. 5 alin. 2 (deci, pentru produse/servicii diferite). S-a arătat că, odată recunoscut acel drept, statul trebuie să acorde o protecţie cel puţin la fel de extinsă aceluiaşi titular şi atunci când produsele/serviciile oferite de către terţ pentru un semn identic sau similar mărcii renumite înregistrate sunt identice sau similare celor pentru care marca renumită a fost înregistrată, pentru argumentele expuse în hotărârea Curţii din cauza Davidoff C-292/00 (pgf. 24 şi 25).

Aşadar, dreptul de opţiune al statului membru are ca obiect însuşi principiul acordării unei protecţii extinse în beneficiul mărcilor renumite, fără a viza, însă, şi situaţiile în care aceasta se acordă, care sunt prevăzute chiar de către directivă, astfel cum a fost interpretată de către CJUE, respectiv atât pentru produse/servicii identice sau similare, cât şi pentru produse/servicii diferite.

După cum s-a menţionat deja, Curtea a arătat explicit că, în aplicarea legii naţionale prin care a fost transpusă Directiva, instanţele naţionale sunt ţinute să o interpreteze în lumina textului şi a finalităţii directivei (pgf. 21).

În acest context, instanța de casare a arătat că Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice a prevăzut de la bun început protecţia extinsă a titularilor mărcilor înregistrate ce se bucură de renume în România [art. 35 alin. (2) lit. c)], iar prin Legea nr. 66/2010, prin care a fost transpusă Directiva nr. 95/2008, nu s-a adus nicio modificare acestei norme [actualul art. 36 alin. (2) lit. c)], ceea ce confirmă intenţia legiuitorului, în exercitarea opţiunii prevăzute de directivă, de a menţine atare protecţie extinsă.

Prin urmare, instanţa naţională, în aplicarea dispoziţiei legale menţionate, are obligaţia să o interpreteze în sensul că vizează atât situaţia produselor/serviciilor diferite, cât şi situaţia produselor/serviciilor identice sau similare, ceea ce presupune o interpretare a fortiori a normei, şi nu una strict literală: dacă mărcile renumite sunt protejate împotriva atingerilor aduse de către terţi prin utilizarea semnului pentru produse diferite, cu atât mai mult trebuie să beneficieze de protecţie atunci când produsele comercializate de către terţ sunt identice sau similare cu cele pentru care marca a fost înregistrată.

Din această perspectivă, Înalta Curte a constatat prin decizia de casare că instanţa de apel a făcut o interpretare greşită a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), constatare valabilă şi în privinţa riscului de confuzie, recurenta susţinând în mod corect că norma nu este condiţionată de existenţa acestuia [ca în ipoteza art. 36 alin. (2) lit. b)], fiind suficient riscul de asociere între semn şi marcă (hotărârea din cauza Adidas C-408/01, răspunsul nr. 2 din dispozitiv).

În privinţa mărcii comunitare rămân aplicabile prevederile Regulamentului nr. 207/2009, al cărui art. 9 alin. (1) lit. c) coincide, în esenţă, în conţinut cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, a concluzionat instanța de casare.

În aplicarea principiului efectivităţii, care guvernează dreptul Uniunii Europene, Înalta Curte a arătata că această normă trebuie interpretată întocmai ca prevederea legală naţională, pentru a se asigura un tratament egal tuturor titularilor de mărci renumite. De altfel, CJUE a arătat explicit că se impune o aplicare coerentă a diferitor norme care, în ordinea juridică a Uniunii, au ca obiect mărcile, inclusiv a Regulamentului nr. 207/2009, care completează legislaţia Uniunii în materie de mărci, deoarece acesta urmăreşte acelaşi obiectiv ca şi Directiva 2008/95, anume instituirea şi funcţionarea pieţei interne, ceea ce atrage necesitatea unei interacţiuni armonizate a celor două sisteme de mărci comunitare şi naţionale (hotărârea din cauza Malayisia Diary Industries C-320/12, pgf. 35).

În consecinţă, s-a stabilit în sarcina instanței de apel ca, în rejudecare, să verifice dacă sunt aplicabile în cauză dispoziţiile art. 36 alin. (2 ) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, în raport de existenţa similarităţii semnelor în conflict şi a riscului de asociere a acestora de către publicul relevant, indiferent dacă produsele sunt similare sau diferite.

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul şi, în aplicarea art. 314 C.proc.civ., a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

Prin decizia civilă nr. 148/A din 2.03.2016 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, apelul declarat de reclamantă a fost admis, sentința apelată a fost schimbată în tot, astfel: s-a admis cererea de chemare în judecată, în sensul că s-a interzis pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea şi orice alt act de folosire neautorizată pe piaţa românească, în cadrul activităţii sale comerciale, a unor semne identice sau similare cu marca comunitară nr. 331336/01.04.1996 şi marca nr. 644464 din 29.09.1995, înregistrată la nivel internaţional cu stat desemnat România, ambele constând în culoarea lila, înregistrată pentru produse din clasa 30 conform Clasificării de la Nisa.

În rejudecare, ținând seama de dezlegările date de Înalta Curte instanța de apel a procedat la compararea mărcii pretins încălcate și semnul utilizat de către terţ, a căror asemănare ar putea genera riscul de confuzie în percepţia publicului relevant.

Instanța de apel a arătat că analiza similarității dintre marcă și semn presupune inclusiv verificarea măsurii în care marca se regăsește în mod identic sau similar în semnul utilizat de pârâtă, și, în continuare, dacă marca păstrează o poziție distinctivă în semnul complex sau este neglijabilă.

Specificul mărcilor înregistrate de reclamantă - mărci de culoare (fără delimitare în spațiu, în cazul mărcii comunitare) - necesită compararea tonalității cromatice de pe ambalajele pârâtei cu cea care formează obiectul mărcii, având în vedere posibilitatea dată de simțuri unui consumator mediu din segmentul de public căruia i se adresează produsele comercializate de părți, de a deosebi culori sau nuanțe de culori, chiar în condițiile în care, la înregistrare, se utilizează un cod de identificare a culorilor, internațional recunoscut.

Curtea de apel a reținut că înregistrarea mărcii comunitare cuprinde reprezentarea culorii, coordonatele de identificare în spațiul cromatic a culorilor în sistemul Pantone Process Book, între nuanțele E 176 - 4 și E 176 - 3, precum și denumirea culorii ”lila/violet”.

Instanța de apel a apreciat că nu poate valorificată apărarea intimatei în sensul că, în realitate, protecția a fost cerută pentru culoarea ”maro”, identificată după coordonatele de determinare a nuanței din cuprinsul certificatului de înregistrare a mărcii comunitare nr. 31336/1996, atâta vreme cât coordonatele în spectrul cromatic nu sunt unicele repere de identificare, în sensul că certificatul de înregistrare conține inclusiv reprezentarea grafică a culorii și denumirea acesteia, elemente ce conduc la concluzia că protecția a fost cerută pentru o nuanță a culorii mov.

Menționarea unor coordonate de identificare a spectrului, care nu corespund culorii lila/violet, are semnificația unei erori materiale, ce a fost corectată de OHIM. Această rectificare a reperelor ce identifică o culoare nu constituie o modificare a culorii protejate ca marcă, ipoteză care ar presupune și că, până la momentul 2015, când a intervenit rectificarea, reclamanta a avut protecție pentru culoarea maro, și care ar contrazice constatarea tribunalului că mărcile de culoare lila ale reclamantei sunt renumite, aspect ce nu a fost contestat de intimata – pârâtă până la momentul rejudecării apelului.

Mai mult, pârâta a justificat, prin apărările sale de la prima instanță, utilizarea culorii lila prin aceea că, astfel, identifică sortimentele de napolitane. Prin urmare, instanța de apel a apreciat că o asemenea strategie de apărare în calea de atac, chiar motivată de apariția unui element de noutate cum este rectificarea certificatului de înregistrare cu privire la reperele de identificare a culorii în sistemul CIELAB (coordonatele specifice în spectrul cromatic), nu poate fi valorificată prin raportare la recunoașterile pârâtei și, pe de altă parte, nici prin prisma dispozițiilor art. 292 alin. (1) C.proc.civ., ce nu permit mijloace de apărare ce nu au fost invocate la prima instanță sau prin întâmpinarea din calea de atac.

Fiind lămurit aspectul legat de obiectul mărcilor reclamantei, respectiv - culoarea lila în nuanțe corespunzătoare sistemului PANTONE, E-176-4, E -176-3 - cod utilizat la momentul înregistrării, curtea de apel a arătat că urmează a stabili dacă există asemănare între marca înregistrată de reclamantă și semnul utilizat de pârâtă.

S-a reținut că nu există îndoială cu privire la folosirea de către pârâtă a culorii lila în semnul utilizat ca marcă, analiza ambalajelor precum și susținerile intimatei determinând această concluzie. Nuanțele utilizate au fost indicate de intimată prin raportare la codul PANTONE PROCESS BOOK, sub numerele 266, 2567, 2577. Curtea a observat însă că sistemul de identificare a culorii Pantone a suferit modificări în timp, astfel că, o comparare a paletei de culori a sistemului din momentul înregistrării mărcii comunitare – 1995 și cel din prezent, pretins utilizat de pârâtă, în funcție de indicatorii numerici nu mai este posibilă. De altfel, analiza similarității presupune compararea culorii înregistrate ca marcă și a celei folosite de pârâtă pe ambalajul produselor, astfel că identificarea acesteia din urmă într-un sistem de codificare nu poate fi fructificată în cadrul examinării asemănării culorilor.

Întrucât este indispensabil să se interpreteze noţiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie, percepţia mărcilor pe care o are consumatorul mediu al tipului de produs sau serviciu în cauză, joacă un rol hotărâtor în aprecierea globală a riscului de confuzie (SABEL).

În analiza similarității dintre marca de culoare și semn, instanța de apel a pornit de la premisa că numărul culorilor pe care publicul le poate distinge este redus, mai ales în condițiile în care nu are posibilitatea de a compara direct produsele ce conțin semne în diverse nuanțe de culori. Consumatorul mediu percepe semnul ca pe un întreg și nu îi analizează diferitele detalii, nivelul său de atenție putând varia în funcție de categoria de bunuri sau servicii în discuție. S-a apreciat că, aceste considerații desprinse din jurisprudența comunitară, conduc la concluzia că o comparație riguroasă, bazată pe coordonatele din sistemul CIELAB de identificare în spectru a nuanțelor unei culori sau celor din sistemul PANTONE nu este utilă pentru a aprecia cu privire la similaritatea acestora.

Judecătorul se comportă ca un consumator cu un nivel mediu de inteligență și perspicacitate în compararea culorilor : nuanța de mov – înregistrată ca marcă de către reclamantă, respectiv cea folosită de pârâtă în semnul compus alături de elemente verbale reprezentând propria marcă Alfers. Ponderea cea mai însemnată o are prima impresie, de ansamblu pe care o produc semnele din punct de vedere vizual, fiind necesar a se lua în considerare, cu precădere, elementele de asemănare și nu cele de diferențiere.

S-a reținut că în semnul complex pe care îl utilizează pârâta se regăsesc două nuanțe de lila violet, liliachiu, adică de culoarea florii de liliac. Asemănarea dintre culorile comparate a fost apreciată de instanța de apel ca fiind foarte mare, în considerarea faptului că o persoană obișnuită nu are capacitatea, în lipsa unor elemente de comparație, să distingă culorile conform unui standard cromatic stabilit în laborator. Culoarea este o noțiune perceptivă, astfel că nu se poate determina, pe baza unor noțiuni specifice fizicii, dacă un consumator de dulciuri aflat în magazin este capabil să distingă diferențe sensibile ale unei culori, fără a avea la dispoziție piese de comparație.

Culoarea utilizată ca fundal al ambalajului este cea care se face remarcată în semnul compus utilizat de pârâtă, atrăgând atenția în plan vizual, astfel că influențează impresia de ansamblu. Impresia de ansamblu produsă de o marcă complexă în memoria publicului relevant poate fi dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale. Așa cum s-a decis în cauza SABEL și apoi în MEDION, este posibil ca o marcă anterioară, utilizată de un terț în cadrul unui semn compus care cuprinde denumirea întreprinderii acestui terț, să păstreze o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului compus. În consecință, în vederea constatării unui risc de confuzie, este suficient ca, având în vedere poziția distinctivă autonomă păstrată de marca anterioară, publicul să atribuie și titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus.

În cauza MEDION, însă, CJUE a nuanțat aspectele legate de preluarea mărcii anterioare în semnul compus al terțului și arată că este posibil ca marca să aibă un rol distinctiv independent în semnul complex, fără a constitui în mod necesar un element dominant. S-a arătat, în considerentele hotărârii menționate, că nu se impune condiția ca impresia de ansamblu produsă de marca complexă să fie dominată de marca anterioară pentru a se constata un risc de confuzie, concluzia curții fiind că o astfel de condiție ar conduce la privarea proprietarului mărcii anterioare de drepturile exclusive dobândite prin înregistrare.

În ceea ce privește produsele, curtea de apel a reținut similaritatea dintre ciocolată și napolitane cu cacao (materie primă pentru obținerea ciocolatei), produse ce sunt destinate consumatorilor de dulciuri. Natura bunurilor, scopul pentru care sunt utilizate, canalele de comerț prin care sunt comercializate pot determina credința publicului consumator că ele provin din aceeași sursă. Acestea sunt produse alimentare, de tip desert având conținut predominant de cacao, ce se vând în același raion al unui magazin, factori ce determină concluzia înrudirii în plan comercial a produselor pe care este aplicată marca reclamantei, respectiv semnul pârâtei.

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroşi factori şi, în primul rând, de cunoaşterea mărcii pe piaţă, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă şi semn, şi între produsele şi serviciile desemnate. Prin urmare, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ţinând seama de toţi factorii relevanţi pentru circumstanţele speţei.

Instanța de apel a mai arătat că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte a fi mai important. Urmând raționamentul din cauza SABEL, s-a reținut, prin urmare, că similitudinea vizuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează semne asemănătoare poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietăţii de care se bucură în rândul publicului. În cauză, marca pârâtei reprezentată de culoare se regăsește într-o nuanță sensibil asemănătoare în semnul folosit de pârâtă.

Întrucât marca lila a reclamantei are un caracter distinctiv deosebit, dat de reputația de care se bucură în rândul consumatorilor, probabilitatea de confuzie, în prezența și a unor produse similare, este crescută.

Curtea de apel a mai arătat că un consumator mediu nu compară mărcile una lângă alta; el are, de obicei, în față numai semnul fraudulos pe care îl compară cu amintirea avută despre marcă. În cauză, marca anterioară este culoarea lila, ce se bucură de distinctivitate crescută, marca fiind de renume, astfel că se poate reține că aceasta a rămas în mintea consumatorului. Segmentul de public căruia i se adresează marca și semnul este compus din consumatorii de dulciuri ce conțin cacao, consumatori ce nu vor fi foarte atenți, dat fiind caracterul acestora de bunuri de larg consum; prima impresie este cea decisivă. Or, elementul care frapează în semnul pârâtei este culoarea, ceea ce conduce la bănuiala consumatorului că marca cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște și de care s-a atașat, marca reclamantei. Diferențele pe care un consumator mediu nu le-ar remarca nu trebuie accentuate, astfel că se acordă o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie. Elementul comun, în speță, este culoarea lila, marca reclamantei fiind preluată în totalitate în semnul compus al pârâtei, ceea ce amplifică similitudinea pe plan vizual, astfel că aplicarea mărcii verbale Alfers a pârâtei nu creează un ansamblu cu efect de indicare a originii produsului său, în mintea cumpărătorului trezindu-se amintirea mărcii renumite.

Considerentele expuse conduc la concluzia prejudicierii reclamantei prin transferul atașamentului consumatorului față de marcă spre semn și diluarea imaginii legate de marcă. Fiind în prezența unei mărci de renume, este ușor de acceptat că i-a fost cauzată o pagubă prin schimbarea comportamentului economic al consumatorului, fiind incidente în speță art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 lit. c) din Regulamentul 207/2009, ce reglementează protecția mărcilor de renume chiar în ipoteza în care produsele nu sunt similare. Titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenţei unui risc viitor și neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (Hotărârea Tribunalului SPA FINDERS). Reducerea atractivității mărcii constituie un astfel de prejudiciu, rezultată din împrejurarea că acea culoare nu mai este un reper de identificare a ciocolatei MILKA, lipsind-o de particularitate, de unicitate.

Având în vedere considerentele expuse, apelul a fost admis, a fost schimbată sentinţa apelată în sensul că acțiunea a fost admisă, astfel cum a fost formulată.

Împotriva acestei decizii, pârâta B. S.R.L. a formulat recurs, prevalându-se de motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., solicitând instanței de recurs, în principal, admiterea recursului, casarea deciziei recurate cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de apel și, în subsidiar, modificarea deciziei recurate în sensul respingerii acţiunii introduse de intimata-reclamantă.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta-pârâtă susține că prin decizia recurată au fost încălcate prevederile art. 315 alin. (1) şi (3) C.proc.civ.

Astfel, se arată că prin decizia de casare s-au dat instanţei de apel o serie de indicaţii cu privire la aspecte a căror dezlegare era necesară cu ocazia rejudecării apelului.

În primul rând, prin decizia de casare s-a stabilit necesitatea de a compara efectiv culorile în discuţie prin raportare la coduri de identificare a culorilor.

În al doilea rând, Înalta Curte a stabilit în sarcina instanței de rejudecare necesitatea de a analiza dacă culoarea lila, protejată prin intermediul mărcii comunitare nr. 31336/01.04.1996 şi a mărcii internaţionale nr. 644464/1995 (denumite în continuare, împreună, „marca Kraft") se regăseşte în cuprinsul ambalajelor napolitanelor Alfers (în continuare, „semnul Alfers"), precum şi a eventualului mod în care marca a fost preluată.

Totodată, s-a arătat că va fi necesar a se stabili poziția/rolul - dominant sau nesemnificativ - pe care îl ocupă marca Kraft în cadrul semnului, Înalta Curte reținând că instanța de apel nu a determinat dacă mărcile conservă o poziţie distinctivă autonomă în cadrul semnului.

De asemenea, prin decizia de casare s-a arătat că este necesar a se analiza apărarea pârâtei care a susținut că în cuprinsul semnului complex nu utilizează culoarea lila ca marcă, respectiv cu scopul de indica originea produsului, ci pentru diferențierea sortimentelor de napolitane (mov pentru cele cu cremă de cacao, verde pentru crema de alune etc.); totodată, s-a stabilit că instanța de apel ar trebui să cerceteze dacă această apărare tinde la infirmarea aptitudinii culorilor folosite de a distinge produsele pârâtei de cele ale altor comercianţi, cât timp scopul folosirii ar fi doar acela al delimitării între ele a propriilor produse, cu alte cuvinte, la negarea folosirii culorilor cu titlu de marcă. În caz afirmativ, ar trebui să se analizeze percepţia consumatorului în contextul folosirii curente a culorilor pe piața produselor de cofetărie.

Toate aceste dezlegări date de către ÎCCJ, potrivit dispozițiilor art. 315 alin. (1) şi (3) C.proc.civ., erau obligatorii pentru instanța de rejudecare.

Cu toate acestea, instanța de apel s-a îndepărtat de la indicațiile din decizia de casare, pe care le-a anihilat.

În acest sens, recurenta arată că instanța de apel nu a analizat apărarea sa cu privire la justificarea folosirii culorii lila prin aceea că, identifică sortimentele de napolitane, ci, practic, instanța de apel s-a rezumat doar la menționarea acestei apărări a pârâtei (despre care ÎCCJ a indicat că urmează a fi avută în vedere în rejudecare), fără însă a face vreo consideraţie de orice fel în această privință.

Instanța de apel a reținut într-o manieră subiectivă şi fără niciun fel de suport probator că nuanţa lila care se regăseşte în semnul Alka este cea care se remarcă, deşi aceasta este utilizată alături de multe alte detalii precum: alte culori de fundal - maro, alte tonuri de violet, marca figurativă/combinată Alfers, reprezentarea produsului, reprezentarea grafică a principalului ingredient.

De asemenea, instanţa de apel a reţinut caracterul puternic distinctiv al mărcii Kraft şi reputaţia de care se bucură aceasta în absenţa oricăror probe specifice, cum ar fi studiile de piaţă şi, de asemenea, fără a lua în considerare aprecierea de care se bucură și produsele recurentei.

În acest context, instanța a reținut neîntemeiat că, deşi pe produsele fabricate de B. se regăseşte propria marcă, şi anume, marca combinată Alfers, scrisă cu caractere mari, ca urmare a simplei existenţe a culorii lila, consumatorul ajunge să ignore această marcă şi se gândeşte automat la întreprinderea care manufacturează produsele Milka.

Pe de altă parte, instanţa de apel a ignorat aspectele de fapt dovedite prin înscrisurile depuse la dosar și care conduc la o concluzie radical diferită: semnul Alka a fost folosit anterior apariţiei pe piaţa din România a produselor ce poartă marca Kraft, renumele şi calitatea de care se bucură produsele Alka chiar anterior apariţiei produselor Milka, scopul pentru care este utilizată culoarea lila/violet pe ambalajele napolitanelor Alka, existenţa şi a altor produse de cofetărie al căror ambalaj cuprinde şi culoarea violet.

În aceste condiţii, recurenta susține că, în raport cu cele anterior relevate, în cauză sunt pe deplin aplicabile cele statuate în jurisprudență - „în cazul în care instanţa care rejudecă nu s-a conformat dezlegării date problemei de drept de către instanţa de recurs, hotărârea este casabilă."

În continuare, în dezvoltarea criticilor, recurenta susține că decizia recurată este pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

Sub un prim aspect, recurenta se referă la aplicarea greșită a criteriilor relevante pentru analiza riscului de confuzie, ceea ce a generat concluzia eronată în sensul existenței similarității între marca Kraft şi semnul Alka, precum și a existenței riscului de confuzie, aspecte care reprezintă chestiuni de drept cenzurabile în recurs, conform jurisprudenței constante a Înaltei Curți.

Atât prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, cât şi cele ale art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CE) nr, 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, care recunosc dreptul titularului unei mărci (inclusiv marcă internaţională având România ca stat desemnat, ori marcă comunitară) să formuleze acţiune în contrafacere impun întrunirea în mod cumulativ a trei condiţii;

(i) mărcile aflate în conflict sunt identice sau similare din punct de vedere vizual, auditiv ori conceptual;

(ii) serviciile sau produsele pentru care sunt utilizate mărcile sunt identice ori similare;

(iii) există un risc de confuzie pentru publicul relevant, care include riscul de asociere.

În continuarea motivelor de recurs, recurenta procedează la expunerea unor considerente de ordin general, teoretic, indicând principiile generale aplicabile în evaluarea riscului de confuzie, principii care trebuie aplicate în raport cu circumstanțele particulare ale fiecărei spețe.

Cu referire la aplicarea principiilor enunțate, recurenta arată că instanţa de apel nu a realizat o comparaţie bazată pe probe între culoarea lila, protejată prin înregistrarea mărcii Kraft şi culoarea utilizată de semnul Alka.

În acest sens, instanţa de apel nu a urmat indicaţiile obligatorii stabilite prin decizia de casare cu privire la modul în care trebuie să fie comparate marca Kraft şi semnul Alka, ceea ce a condus la concluzia eronată că semnul Alka cuprinde culoarea lila ce face obiectul mărcii Kraft şi că, prin urmare, există similaritate la nivel vizual între cele două semne.

Recurenta reafirmă că existenţa identităţii sau a similarităţii între marcă şi semn constituie condiţia-premisă a existenţei unei fapte de contrafacere şi criteriul principal care trebuie îndeplinit pentru a se constata existenţa unui risc de confuzie; după cum s-a reţinut în decizia de casare, dacă această condiţie nu este îndeplinită, înseamnă că în cauză nu există contrafacere.

În speţă însă, instanţa de apel s-a mărginit însă la o analiză superficială a măsurii în care este îndeplinită condiţia similarităţii, deşi jurisprudenţa CJUE stabilește că este necesar un examen riguros al asemănărilor şi, de asemenea, al deosebirilor dintre semnele aflate în conflict.

În mod concret, curtea de apel a nesocotit dispoziţiile instanţei de recurs în privinţa necesităţii de a compara efectiv culorile în discuţie şi de a administra probe în acest sens.

Astfel cum rezultă din probele aflate la dosarul cauzei şi cum s-a reţinut atât în primă instanţă, cât şi în apel, semnul Alka cuprinde mai multe nuanţe ale culorii mov/violet.

Or, în decizia de casare, instanța de recurs nu s-a limitat la a indica instanţei de apel că trebuie analizată similitudinea dintre marca Kraft şi semnul Alka, ci a statuat, în mod expres, că este necesară o comparaţie între nuanţele de mov din semnul Alka şi culoarea lila protejată de marca Kraft, prin raportare la unul dintre codurile de culoare recunoscute internaţional.

Referitor la acest aspect, curtea de apel a statuat, în totală opoziţie cu indicaţiile din decizia de casare, în sensul că o comparaţie riguroasă, bazată pe coordonatele din sistemul CIELAB de identificare în spectru a nuanţelor unei culori sau celor din sistemul PANTONE nu este utilă pentru a aprecia cu privire la similaritatea acestora; prin urmare, instanța de rejudecare a refuzat să procedeze la analiza impusă în mod concret de decizia de casare.

Realitatea este aceea că între marca Kraft şi semnul Alka nu există similaritate nici măcar la nivel vizual, instanţa de apel ajungând sub acest aspect la o concluzie eronată şi nelegală, nefundamentată pe probe.

Ignorând aceste indicaţii obligatorii din decizia de casare referitoare la mijloacele obiective de determinare a culorilor, instanţa de apel a reţinut în mod categoric, fără a-şi fundamenta opinia pe vreo probă, că nu există îndoială cu privire la utilizarea de către pârâtă a culorii lila în semnul utilizat ca marcă, analiza ambalajelor precum şi susţinerile intimatei determinând această concluzie, precum și că asemănarea dintre culorile comparate este apreciată ca fiind foarte mare.

Recurenta mai arată că deşi semnul Alka cuprinde o serie de elemente distinctive, de natură să înlăture orice risc de confuzie, instanţa de apel a reţinut în mod eronat şi nelegal că similaritatea dintre semne este suficientă

Chiar dacă s-ar considera - teoretic, exclusiv pentru necesităţile prezentei argumentări - că există un oarecare grad de asemănare la nivel vizual între marca Kraft şi semnul Alka, aceasta este nesemnificativă şi nu poate conduce automat la concluzia că ar exista similaritate între semnele în conflict. Aceasta, deoarece semnul Alka cuprinde, alături de cele două nuanţe de violet, o multitudine de elemente distinctive, de natură să înlăture orice risc de confuzie. Prezenţa unor asemănări nesemnificative din punct de vedere vizual nu este suficientă pentru a demonstra că este îndeplinită cerinţa similarităţii, deoarece astfel s-ar extinde în mod excesiv sfera de protecţie conferită mărcii înregistrate constând într-o culoare. Practic, utilizarea unui semn ce cuprinde într-o oarecare măsură o anumită culoare protejată împreună cu o serie de alte elemente ar putea fi oricând declarată drept contrafacere.

În lumina celor statuate de instanța de casare, curtea de apel era obligată să ia în considerare toate elementele care se regăsesc în semnul Alka, elemente care, în mod evident, sunt diferite de unicul element al mărcii Kraft, respectiv culoarea lila.

De altfel, deşi, potrivit principiilor care decurg din jurisprudenţa CJUE, trebuie acordată o atenţie mai mare asemănărilor dintre semnele în conflict decât deosebirilor dintre acestea, aceasta nu înseamnă însă că deosebirile dintre semnele în conflict trebuie ignorate. Astfel cum reiese cu claritate din jurisprudenţa sa, CJUE nu a statuat în sensul ignorării diferenţelor, ci doar a afirmat că existenţa unor asemănări între semnele aflate în conflict cântăreşte mai mult decât existenţa unor deosebiri între acestea pentru a ajunge la concluzia că există o faptă de contrafacere. Dacă deosebirile dintre o marcă şi un semn nu ar avea nicio relevanţă, s-ar ajunge la situaţii absurde, în care niciun element dintr-o marcă înregistrată nu ar mai putea fi utilizat în cadrul unui semn ulterior al unui terţ, în niciun context şi indiferent de existenţa unor alte detalii semnificative, distinctive, care ar putea face o diferenţă clară faţă de marca înregistrată anterior, ceea ce echivalează cu o apropriere perpetuă şi absolută a unor elemente figurative ori verbale. Or, această situaţie este un aspect de neconceput în practică. În cazul de faţă, o asemenea soluţie este cu atât mai absurdă cu cât s-ar putea ajunge la concluzia că nuanța lila ce face obiectul mărcii Kraft nu ar mai putea fi folosită ulterior în cuprinsul niciunui semn, indiferent de ponderea pe care ar avea-o această culoare în cadrul semnului şi indiferent de celelalte elemente care se regăsesc alături de aceasta şi care pot da distinctivitate semnului.

Mai mult, teoria conform căreia asemănările dintre semnele în conflict prevalează faţă de deosebirile dintre acestea nu trebuie aplicată ad litteram în speţa de faţă. Trecând peste faptul că în cauză deosebirile dintre marca Kraft şi semnul Alka sunt cât se poate de frapante, din moment ce marca Kraft nu prezintă elemente verbale (cuvinte) ori figurative, trebuie avut în vedere că situaţia din cadrul prezentului litigiu este atipică faţă de situaţia clasică, în care conflictul intervine între o marcă combinată/figurativă anterioară şi un semn ce conţine asemănător mărcii şi elemente verbale şi/sau diverse reprezentări grafice şi/sau culori. Într-un astfel de caz, pentru analiza riscului de confuzie s-ar compara toate elementele ce intră în componenţa ambelor semne în discuţie, în vreme ce în cazul de faţă singurul element al mărcii Kraft care trebuie analizat este culoarea pe care aceasta o protejează.

Semnul Alka cuprinde o scrie de elemente verbale şi figurative care sunt distinctive şi rămân în memoria consumatorului, neexistând deci nici cel mai mic grad de similaritate vizuală între aceste elemente şi marca Kraft. Astfel, semnul Alka cuprinde, pe o parte considerabilă din suprafaţa sa, o reprezentare la scară mare a napolitanelor Alfers, deci imaginea produsului comercializat. Dată fiind ponderea pe care o are această imagine în ansamblul ambalajului, rezultă că accentul cade pe imaginea produsului pe care consumatorul doreşte să îl achiziţioneze - napolitane; pe partea superioară a semnului Alka se regăseşte marca combinată Alfers, ce cuprinde alături de elementul verbal Alfers grafiat specific, o serie de pătrate umplute cu diverse culori (verde, albastru, roşu, roz, portocaliu) şi reprezentarea unei mâini (ce pare să arate semnul „OK");

Semnul Alka cuprinde şi reprezentarea unui recipient ce conţine cremă de cacao, aceasta fiind principalul ingredient al produsului. Recipientul este desenat pe ambalaj cu scopul de a diferenţia acest sortiment de napolitane de celelalte napolitane din gama Alfers care au arome diferite (cu cremă de vanilie, cu cremă de căpşuni, cu cremă de alune);

Semnul Alka cuprinde, în fundal, nu una, ci două nuanţe de mov, precum şi culoarea maro.

Date fiind toate aceste aspecte, recurenta concluzionează că semnul Alka creează, în percepţia publicului relevant, o imagine vizuală de ansamblu fundamental şi total diferită de aceea lăsată de marca Kraft.

În acest context, este util să fie avută în vedere o hotărâre pronunţată într-o speţă asemănătoare, ce prezintă relevanţă deosebită, dat fiind faptul că se referă chiar la o acţiune în contrafacere intentată de C., o societate din grupul intimatei. Prin respectiva acţiune, C. a solicitat instanţei să dispună obligarea pârâtului la încetarea folosirii culorii lila (aceeaşi culoare protejată prin marca internaţională invocată şi în speţa de faţă), pentru ambalajele unei mini-prăjituri fabricate de pârât, cunoscute sub denumirea alfajor. În plus, spre deosebire de datele din prezentul litigiu, ambalajele pârâtei conţineau chiar şi o imagine cu o văcuţă. Reclamanta a susţinut, exact ca în prezenta cauză, că folosirea culorii lila de către pârâtă poate determina consumatorii să creadă că produsele pârâtei au aceeaşi origine cu cele ale reclamantei (deci, că se creează un risc de confuzie - problemă ce a fost ridicată şi în prezentul litigiu).

Atât prima instanţă, cât şi instanţa de apel au respins acţiunea în contrafacere, statuând, printre altele, în sensul că există diferenţe semnificative între semnele aflate în conflict, şi anume numărul de cuvinte de pe ambalaj (reţinând că pe ambalajul pârâtei figurează şi cuvinte, spre deosebire de marca reclamantei), design-ul ambalajului pârâtei, faptul că ambalajul pârâtei conţinea o combinaţie între culorile roşu şi lila. Mai mult, Curtea Federală de Apel din Argentina a reţinut că, de fapt, consumatorii recunosc produsele nu prin culorile de pe ambalaje, ci prin mărcile de pe acestea (milka, respectiv chocoleche), care servesc tocmai pentru a identifica originea lor comercială.

Întocmai ca în speţa astfel reprodusă, recurenta susține că şi semnul Alka conţine marca combinată Alfers, utilizată cu scopul de a indica originea produselor, deci întreprinderea de la care provin produsele. Practic, marca combinată Alfers, iar nu semnul Alka în ansamblu său, este cea care serveşte la identificarea originii comerciale a produselor B. Astfel, împrejurarea că semnul Alka conţine o culoare care este similară cu aceea protejată de marca Kraft nu poate să conducă la concluzia că există contrafacere.

În plus, recurenta menționează că nu foloseşte culoarea violet cu titlu de marcă (adică în scopul de a indica originea comercială a napolitanelor umplute cu cremă de ciocolată), ci doar pentru a deosebi sortimentele de napolitane între ele.

În concluzie, condiţia similarităţii la nivel vizual nu este îndeplinită, deoarece nu există elemente de asemănare suficient de puternice între marca Kraft şi semnul Alka.

Mai departe, recurenta susține că și dacă, prin absurd, s-ar reţine o eventuală similaritate la nivel vizual între marca Kraft şi semnul Alka, aceasta este anihilată de lipsa similarităţii la nivel auditiv şi conceptual.

Astfel, cum s-a arătat anterior, deşi ar părea că, potrivit jurisprudenţei ÎCCJ, este suficient să existe similaritate cel puţin prin raportare la unul dintre cele trei niveluri relevante (auditiv, conceptual şi vizual), în realitate, această afirmaţie nu corespunde adevărului în toate situaţiile, ci - dimpotrivă - se verifică doar în cazul în care asemănarea existentă la un anumit nivel între marca şi semnul aflate în conflict este într-atât de mare, încât această asemănare este suficientă să conducă la confuzie în rândul publicului relevant.

Singurul element aparent comun între marca Kraft şi semnul Alka este culoarea lila despre care A. afirmă că se regăseşte în semnul Alka. Constatarea unei eventuale similarităţi din punct de vedere vizual, determinată de utilizarea în cele două semne a unor nuanţe asemănătoare, nu este suficientă per se, pentru reţinerea existenţei riscului de confuzie, în lipsa similarităţii la nivel auditiv şi conceptual.

În ceea ce priveşte similaritatea la nivel auditiv, care, potrivit jurisprudenţei ÎCCJ, este cea mai importantă, nici nu intră în discuţie existenţa unei astfel de similarităţi, din moment ce marca Kraft nu conţine elemente verbale şi constă în nimic mai mult decât o culoare.

În ceea ce priveşte similaritatea la nivel conceptual, marca Kraft pare a sugera, chiar potrivit susţinerilor proprii ale intimatei A., ideea unei lumi de fantezie. Deşi, în mod normal, „o culoare nu sugerează niciun sens, ci este doar percepută ca ornamentală sau ca un mijloc de a face produsul mai atrăgător”, s-ar putea accepta că marca Kraft poate, de una singură, să sugereze o idee. Aceasta nu face decât să demonstreze că nu există similaritate conceptuală între semnele în conflict, de vreme ce semnul Alka, prin multitudinea elementelor distinctive prezentate anterior, apreciate global, trimite la o idee mult mai concretă şi cu totul diferită, şi anume la produsul comercializat: napolitane. Iar aceste napolitane se regăsesc pe ambalaj, după cum se regăseşte pe ambalaj şi marca combinată Alfers.

În legătură cu acest aspect, Oficiul pentru Armonizarea Pieţei Interne (OAPI) a decis că, deşi folosirea intensivă a unei mărci de culoare îi conferă acesteia un caracter distinctiv care îi permite să fie înregistrată, acest fapt nu este suficient pentru a împiedica înregistrarea unei mărci ulterioare doar pentru că această marcă ulterioară include, printre alte elemente, culoarea mărcii anterioare, OAPI a statuat că o asociere între o marcă de culoare anterioară şi o marcă ulterioară, ce constă doar în faptul că nuanţa din fundal este asemănătoare, aşa cum este cazul şi în prezenta speţă, nu prezintă importanţă în ceea ce priveşte impresia globală pe care o creează marca ulterioară.

În continuare, OAPI a mai statuat că un presupus nivel ridicat de renume dobândit al mărcii anterioare nu este suficient pentru a crea un risc de confuzie între cele două mărci: „Caracterul distinctiv original al mărcilor anterioare este per se foarte slab. Astfel, un caracter distinctiv accentuat obţinut prin utilizare intensivă poate face respectiva culoare înregistrabilă, însă acest lucru nu este suficient pentru a preveni înregistrarea oricărei alte cereri de înregistrare a unei mărci pentru simplul motiv că această din urmă cerere include, printre alte elemente, culoarea portocalie, aşa cum este cazul aici. În mod specific, în acest caz, asocierea care poate fi făcută între mărcile anterioare și marca contestată este reprezentată doar de culoarea de fundal, care nu este semnificativă în impresia generală asupra mărcii contestate. În consecinţă, chiar dacă am presupune că marca anterioară a atins un înalt grad de reputaţie, acest fapt ar fi, totuşi, insuficient pentru a duce la posibilitatea ca între cele două mărci să existe un risc de confuzie.”

Recurenta învederează că această decizie porneşte de la o situaţie premisă foarte asemănătoare cu aceea din prezenta speţă şi, chiar dacă nu este pronunţată în cadrul unei acţiuni în contrafacere, este întemeiată pe jurisprudenţa CJUE, criteriile de apreciere a riscului de confuzie fiind aplicabile atât în cazul opoziţiei, anulării cât şi în cazul contrafacerii, pentru identitate de raţiune, astfel cum s-a reținut prin decizia de casare.

Chiar dacă prin absurd, s-ar considera că există similaritate vizuală între marca Kraft şi semnul Alka - deoarece ambele cuprind nuanţa lila -, această situaţie nu este suficientă pentru a conduce la concluzia existenţei unui risc de confuzie.

Recurenta mai susține că nu constituie contrafacere conduita sa.

După prezentarea unor considerații teoretice, doctrinare referitoare la noțiunea de contrafacere, recurenta procedează la accentuarea împrejurării că este deținătoarea unor drepturi legal înregistrate și neanulate, precum și că a utilizat semnul Alka anterior apariţiei pe piaţă a produselor pentru care a fost înregistrată marca Kraft.

Ca atare, se arată de către recurentă că și-a înregistrat la nivel naţional următoarele mărci: marca combinată Alfers (nr. marcă 050912), pentru produsele şi serviciile din clasele 30 (napolitane; biscuiţi), 35 (publicitate; gestionarea afacerilor comerciale administraţie comercială), 39 (transport; ambalare şi depozitare mărfuri); marca combinată Alfers (nr. marcă 112699), pentru produsele din clasa 30 (napolitane; biscuiţi), având revendicate culorile roşu, verde, maro, mov, portocaliu, bej, şi violet; marca combinată Alfers (nr. marcă 113046), înregistrată pentru produsele din clasa 30 (napolitane; biscuiţi), având revendicate culorile roşu, verde, maro, mov, portocaliu, bej, şi violet.

De asemenea, recurenta este titulara certificatului de înregistrare a modelului industrial nr. 008099, nr. depozit 1999/0511, cuprinzând 4 modele industriale (forme de ambalaj), publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - secţiunea Desene şi Modele Industriale nr. 7/1999, fiind valabile până în 2014. Modelele industriale înregistrate constau în ambalajele napolitanelor, după cum urmează: ambalajul gamei de napolitane cu cremă de vanilie, pe care sunt predominante nuanţele de albastru; ambalajul gamei de napolitane cu cremă de alune, pe care sunt predominante nuanţele de verde; ambalajul gamei de napolitane cu cremă de ciocolată, pe care sunt predominante nuanţele de mov; ambalajul gamei de napolitane cu cremă de fructe, pe care sunt predominante nuanţele de roşu.

În consecință, în opinia recurente, nu se poate reţine intenţia B. de a frauda marca Kraft şi nici posibilitatea unei astfel de acţiuni, de vreme ce, aşa cum s-a arătat încă din primă instanţă şi s-a reiterat în apel, recurenta este prezentă pe piaţa din România înainte ca produsele la care se referă marca Kraft să intre pe această piaţă. Astfel, napolitanele Alfers au apărut pe piaţa din România încă din anul 1998, iar modelele industriale care protejează drepturile asupra ambalajelor utilizate pentru sortimentele de napolitane Alfers amintite au fost înregistrate încă din anul 1999, în vreme ce lansarea produselor purtând marca Kraft a avut loc abia în anul 2002, cum însăşi intimata a indicat în cererea de chemare în judecată. De aceea, nu poate fi primită susţinerea conform căreia B. se foloseşte de prezenţa pe piaţa din România a mărcii Kraft pentru a crea un risc de confuzie în privinţa originii comerciale a napolitanelor Alfers umplute cu cremă de cacao.

În acest sens, trebuie avute în vedere şi studiile realizate de X. la nivelul României, cu referire la perioada 2006 - 2008 - existente la dosarul cauzei, care plasează B. în primii 5 competitori ce deţin peste 90% din piaţa napolitanelor, în ceea ce priveşte vânzarea produselor constând în napolitane, alături de alte mărci cunoscute.

De asemenea, recurenta mai arată că pe ambalajele napolitanelor pe care le produce foloseşte diferite culori cu scopul de a deosebi între ele diferitele sortimente de napolitane, iar nu cu titlu de marcă.

Culorile mov şi violet din semnul Alka sunt utilizate, la fel ca şi celelalte culori ce se regăsesc ca fundal pentru diferitele ambalaje înregistrate de recurentă ca model industrial (mov pentru napolitanele umplute cu cremă de cacao, roşu pentru napolitanele umplute cu cremă de căpşuni, verde pentru napolitanele umplute cu cremă de alune, albastru pentru napolitanele umplute cu cremă de vanilie), în scopul diferenţierii mai facile - între ele, unele faţă de altele - a sortimentelor de napolitane produse de aceasta.

Din punctul de vedere al modului de prezentare către consumatori, napolitanele Alfers sunt

comercializate într-o gamă variată de sortimente, fiecare tip de napolitane având ambalaj în câte o culoare distinctă.

Astfel, culoarea ambalajului are o legătură strânsă cu strategia de marketing şi cu planul de dezvoltare a gamei de napolitane Alfers, ambalajele fiind colorate distinct tocmai pentru a ajuta consumatorul să aleagă mai uşor între sortimentele aceluiaşi produs. O astfel de practică de natură comercială constând în colorarea diferită a ambalajelor în funcţie de aroma produsului este uzuală pentru producătorii de napolitane. De exemplu, napolitanele Joe folosesc un cod de culori asemănător cu cel utilizat de recurentă. Aşadar, nu se poate vorbi de o promovare a napolitanelor Alfers, prin folosirea prestigiului produselor intimatei.

Văzând împreună la raft toate aceste sortimente de napolitane Alfers, cu diferite umpluturi şi cu ambalaje colorate corespunzător, pe care, în plus, sunt reprezentate grafic atât ingredientul principal (de exemplu, un bol de ciocolată pentru napolitanele cu cremă de ciocolată, o floare de vanilie pentru napolitanele cu cremă de vanilie), cât şi marca Kraft, consumatorului mediu - prin ipoteză rezonabil de atent - îi va fi evident că scopul utilizării culorilor de pe fundalul ambalajelor (inclusiv deci a nuanţelor de mov, pentru napolitanele cu cremă de ciocolată) este acela de a diferenţia mai uşor diversele sortimente de napolitane, iar nu de a indica originea comercială a acestora. Având în vedere cele expuse anterior, unui consumator mediu rezonabil de atent, de avizat şi de informat îi va fi imposibil să creadă că napolitanele ce poartă marca Alfers, ce sunt ambalate în culori diferite: mov, roşu, albastru şi verde - sunt produse de intimata A.

Contrar indicaţiilor obligatorii din decizia de casare de a analiza această apărare a pârâtei, instanţa de apel nu a efectuat o astfel de analiză, limitându-se doar la a o menționa.

Realitatea este însă că pârâta a invocat această apărare atât la fond, cât şi în apel, astfel cum reiese din actele existente la dosarul cauzei.

Recurenta mai susține că marca Kraft beneficiază de un caracter distinctiv slab. În primul rând, aceasta nu se bucură de o distinctivitate inerentă. În al doilea rând, marca Kraft nu beneficiază nici măcar de o distinctivitate dobândită sau, cel mult, o astfel de distinctivitate este foarte slabă, fiind diluată de utilizarea extinsă de către producătorii de dulciuri ce conţin ciocolată, inclusiv de către producătorii de napolitane a culorii mov pentru ambalajele acestora.

În ceea ce priveşte distinctivitatea inerentă, marca Kraft, reprezentată de o singură culoare relativ simplă, nu poate, de una singură, să beneficieze de o astfel de caracteristică. În acest sens, s-au pronunţat atât instanţa de fond, cât şi instanţa care a judecat apelul înainte de casare, ambele reţinând că intimata A. foloseşte întotdeauna marca Kraft în combinaţie cu alte elemente figurative şi verbale: văcuţa lila inscripţionată cu combinaţia de elemente figurative şi verbale ce alcătuiesc cuvântul Milka; peisajul alpin; o reprezentare la scară mare a combinaţiei de elemente figurative şi verbale ce alcătuiesc cuvântul Milka. În realitate, nu marca Kraft este cea care, de una singură, are capacitatea de a distinge produsele intimatei de cele ale altor întreprinderi, ci această diferenţiere se realizează prin utilizarea ansamblului de elemente figurative şi verbale descris mai sus. Or, faptul că acest ansamblu de elemente ar putea să fi dobândit, în această formă, caracter distinctiv nu prezintă relevanţă în aprecierea distinctivităţii mărcii Kraft, adică prin includerea unor elemente neînregistrate, astfel cum s-a reținut și prin decizia de casare.

Potrivit jurisprudenţei CJUE, analiza distinctivităţii dobândite a unei mărci trebuie să se raporteze la bunurile şi serviciile pentru care a fost înregistrată. Or, deşi marca Kraft a fost înregistrată pentru produse din clasa 30 conform Clasificării de la Nisa, aceasta nu înseamnă, de plano, că se bucură de distinctivitate dobândită în privinţa napolitanelor, fie ele şi cu cremă de cacao. Aceasta reiese, pe de o parte, din principiul specialităţii mărcii - fundamental în dreptul mărcilor şi, pe de altă parte, dintr-o dispoziţie expresă existentă în legislaţia din România. Astfel, potrivit art. 11 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, aprobat prin H.G. nr. 1134 din 10 noiembrie 2010, produsele şi serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeaşi clasă.”

În plus, conform jurisprudenţei CJUE, nu este posibil să se afirme în termeni generali, spre exemplu, prin referire la anumite procente referitoare la gradul de recunoaştere atins de marcă în rândul sectorului relevant de public, că o marcă are un puternic caracter distinctiv. Or, tocmai în această manieră simplistă a procedat şi instanţa de apel în prezenta speţă, reţinând, în absenţa unor probe specifice, că întrucât marca lila a reclamantei are un caracter distinctiv deosebit, dat de reputaţia de care se bucură în rândul consumatorilor, probabilitatea de confuzie, în prezenţa şi a unor produse similare, este crescută. O astfel de afirmaţie concluzie subiectivă a curţii de apel, se află în flagrantă contradicţie cu jurisprudenţa anterior citată a CJUE.

De asemenea, instanţa de apel a aplicat greşit şi jurisprudenţa CJUE referitoare la mărcile de renume, reţinând că: „Fiind în prezenţa unei mărci de renume, este uşor de acceptat că i-a fost cauzată o pagubă prin schimbarea comportamentului economic al consumatorului [...]. Titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existenţa unei atingeri efective şi actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenţei unui risc viitor si neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (hotărârea Tribunalului SPA-FINDERS).

Deşi în acest context instanţa de apel a făcut trimitere, în mod generic, la cauza SPA-FINDERS pentru a concluziona în sensul că nu este necesară modificarea comportamentului consumatorului, în realitate conţinutul hotărârii la care instanţa de apel face referire este în sens contrar celor menţionate. Într-adevăr, în speţa respectivă, Tribunalul de primă instanţă a respins acţiunea, printre altele, pentru că nu s-au dovedit nici atingerea adusă reputaţiei mărcii de renume, nici avantajul nedrept obţinut de pe urma caracterului distinctiv ori a reputaţiei mărcii de renume.

Faptul că modificarea comportamentului consumatorului în urma pretinsei contrafaceri a unei mărci de renume trebuie dovedită rezultă din jurisprudenţa instanţei europene. Astfel, CJUE a reţinut expres în sensul celor ce urmează: „Dovada că prin utilizarea mărcii ulterioare se aduce sau s-ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare presupune demonstrarea unei modificări a comportamentului economic al consumatorului mediu al produselor sau al serviciilor pentru care marca anterioară este înregistrată ca urmare a utilizării mărcii ulterioare sau demonstrarea existenţei unui risc serios ca o astfel de modificare să se producă în viitor”, respectiv că faptul că: marca anterioară se bucură de un larg renume pentru anumite categorii de produse şi de servicii specifice; aceste produse sau aceste servicii si produsele sau serviciile pentru care este înregistrată marca ulterioară nu sunt similare sau substanţial similare; marca anterioară este unică în raport cu orice produse sau servicii şi în percepţia consumatorului mediu, normal informai, suficient de atent şi de avizat, marca ulterioară evocă marca anterioară de renume nu este suficient pentru a dovedi că prin utilizarea mărcii ulterioare se obţin sau s-ar obţine foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori se aduce sau s-ar aduce atingere acestora.”

În concluzia celor anterior expuse, recurenta conchide că nu se face vinovată de săvârşirea unei activităţi de contrafacere şi, prin urmare, acţiunea introdusă de A. este neîntemeiată, astfel încât apreciază că se impune admiterea prezentului recurs, cu consecinţa, în principal, a casării deciziei recurate şi trimiterii cauzei spre rejudecare, sau - în subsidiar - a modificării deciziei recurate, în sensul respingerii apelului reclamantei.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce succed.

Recurenta-pârâtă, prin motivele de recurs, a susținut în primul rând,că prin decizia recurată, instanța de apel nu a respectat dispozițiile art. 315 alin. (1) și (3) C.proc.civ. și nu s-a conformat caracterului obligatoriu al dezlegărilor date prin decizia de casare de Înalta Curte anumitor probleme de drept și nici cu privire la necesitatea administrării anumitor probe în rejudecare.

Deși recurenta-pârâtă a invocat exclusiv motivul de recurs reglementat de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Înalta Curte constată că cele dezvoltate de către recurentă în cadrul acestei prime critici, sunt susceptibile de analiză din perspectiva art. 304 pct. 5 C.proc.civ., astfel încât, pe acest temei se va proceda la analizarea acestor critici, în aplicarea dispozițiilor art. 306 alin. (3) C.proc.civ.

Totodată, recurenta-pârâtă a invocat încălcarea dispozițiilor de drept material în soluționarea cererii în contrafacere, critici care, într-adevăr, se circumscriu motivului de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Cum aceste critici se întrepătrund, Înalta Curte le va analiza împreună în considerentele ce urmează.

Din examinarea deciziei recurate și observarea celor dezlegate de instanța de recurs prin decizia de casare, Înalta Curte constată că instanța de apel, în rejudecare, atât din observarea modalității de derulare a procedurii urmate în fața sa, cât și din cuprinsul considerentelor deciziei atacate, rezultă că s-a conformat celor statuate cu valoare obligatorie pentru instanța de rejudecare.

Înainte de toate, curtea de apel a procedat, în soluționarea cererii în contrafacere și, deci, în aplicarea art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și, similar, art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară, la analiza riscului de confuzie în percepția publicului, incluzând și riscul de asociere între semn și marcă, pornind de la premisele acestei norme, menționate și prin decizia de casare: identitatea sau similaritate dintre marcă și semnul utilizat de terț, precum și identitatea sau similaritatea între produsele cărora li se aplică marca și, respectiv semnul.

În efectuarea acestei evaluări, instanța de apel a pornit de la cele statuate prin decizia de casare, procedând la compararea mărcilor reclamantei – mărci de culoare, anume culoarea lila - , astfel cum au fost înregistrate la nivel comunitar și internațional (cu România țară desemnată), și semnul complex utilizat de pârâtă, pe baza unei aprecieri de ansamblu, ca întreg, a semnelor în conflict și raportându-se la standardul consumatorului mediu, rezonabil de atent și de bine informat.

În prealabil, a reținut că mărcile reclamantei (astfel cum sunt înregistrate, iar nu folosite în concret) sunt preluate în cadrul semnului complex utilizat de pârâtă, stabilind, într-o corectă aplicare a criteriilor dezvoltate în jurisprudența CJUE în analizarea similarității și a gradului de similaritate dintre marcă și semnul folosit de recurentă (ca elemente relevante în ansamblul factorilor pertinenți pentru evaluarea riscului de confuzie), modul concret în care recurenta-pârâtă folosește semnul complex Alfers.

Spre o atare finalitate, instanța de apel a încuviințat părților probele solicitate pentru a se putea realiza o comparare a culorilor - culoarea lila înregistrată de reclamantă și cele două nuanțe de mov, lila sau violet folosite de pârâtă în cadrul semnului reclamat, în sensul celor stabilite prin decizia de casare, dar și cu luarea în considerare a celor deja stabilite prin decizia instanței de recurs că protecția conferită reclamantei prin înregistrarea mărcilor sale se extinde și asupra culorilor similare celei înregistrate.

În acest sens, reclamanta a depus la dosar mostrele de culoare (eșantioanele) din codificarea internațională Pantone Proccess BOOK – E – 176-4 - 176 – 3 reflectând culoarea lila asupra căreia deține drepturi exclusive pentru produsele din clasa 30 pe care le desemnează (ciocolată și produse conținând ciocolată), codificare care însă nu mai există din anul 2010.

Ca atare, în ceea ce o privește pe recurentă, instanța de apel a stabilit că nu este posibilă identificarea spectrului sau a tonalităților cromatice ale culorilor lila integrate de pârâtă în cadrul semnului complex pe care îl utilizează pentru desemnarea produselor sale – napolitane cu cremă de cacao – pe baza aceluiași sistem de codificare a culorilor, un sistem obiectiv, internațional recunoscut; s-a raportat însă la cele indicate de către pârâtă prin notele scrise depuse la prima instanță, în sensul că nuanțele utilizate pe ambalajele sale se identifică în codul Pantone Process Book sub codurile 266, 2567 și 2577.

În aceste condiții, Înalta Curte constată că instanța de apel, pentru stabilirea gradului de similaritate între marcă și semn, a fost într-o imposibilitate obiectivă de a aduce semnele în conflict la un numitor comun prin identificarea exactă și a codurilor de culoare utilizate de către pârâtă în Sistemul Pantone Proccess Book, în codificarea contemporană momentului înregistrării mărcilor reclamantei – anii 1995-1996, în condițiile în care, chiar codificarea indicată de către pârâtă, s-a raportat la o altă formă a acestui cod, mult ulterioară înregistrării mărcilor reclamantei.

Ca atare, Înalta Curte nu poate reține cele susținute de recurentă în sensul că instanța de apel nu s-a conformat celor indicate prin decizia de casare și cu atât mai puțin că le-a anihilat, având în vedere că s-a procedat la compararea culorilor în modalitatea în care a fost posibil pe baza elementelor furnizate de părți – eșantioanele/mostrele de culoare puse la dispoziția instanței de reclamantă și ambalajele Alfers utilizate de recurenta pârâtă B.

Pe baza acestor elemente, instanța de apel a procedat la reținerea unui grad ridicat al similarității vizuale între marca lila a reclamantei și semnul utilizat de către pârâtă, întrucât cele două nuanțe ale culorii mov folosite de către pârâtă în cadrul semnului complex Alfers sunt apropiate ca tonalitate cromatică atât între ele, dar mai ales cu mărcile reclamantei, astfel încât consumatorul mediu, care, în mod obișnuit, nu compară în concret produsele cărora li se aplică, ci se raportează doar la amintirea semnului anterior pe care l-a păstrat în memorie de o manieră imperfectă, este expus riscului de a atribui celor două produse aceeași origine comercială sau unor întreprinderi legate economic între ele, întrucât asociază semnul cu marca.

Deși în mod uzual, în evaluarea globală a riscului de confuzie și, implicit, în cercetarea similarității semnelor în conflict se procedează la analiza similarității în plan vizual, fonetic și conceptual, atare analiză a similarității nu este inerentă oricărei cereri în contrafacere, dată fiind diversitatea semnelor care pot fi apropriate ca marcă.

Astfel, art. 3 din Legea nr. 84/1998 prevede:

”Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

În consecință, evaluarea riscului de confuzie va fi adaptată la elementele relevante ale fiecărei cauze și va fi circumscrisă limitelor protecției conferite titularului mărcii, în raport de natura semnului asupra căruia a dobândit drepturi exclusive prin înregistrare, solicitând înlăturarea încălcării acestuia prin promovarea acţiunii în contrafacere.

Așa fiind, o marcă ce reprezintă o culoare unică – lila – precum marca reclamantei, este incompatibilă cu evaluarea similarității fonetice ori conceptuale, chiar în contextul în care semnul utilizat de terț, recurenta cauzei, ar suporta o atare evaluare, întrucât reperul îl constituie marca înregistrată, iar elementul de comparație este semnul utilizat de terț cu privire la care se pretinde că încalcă dreptul protejat.

Ca atare, Înalta Curte va înlătura ca nefondate susținerile recurentei în sensul că în cauză este demonstrată lipsa similarității fonetice și conceptuale, ceea ce în ansamblul evaluării similarității, ar conduce, în opinia recurentei, fie la constatarea inexistenței similarității dintre marcă și semn, fie la reținerea unui grad foarte redus al similarității, întrucât nu s-a putut reține decât similaritatea vizuală, insuficientă pentru justificarea legală a riscului de confuzie.

Totodată, contrar celor susținute prin motivele de recurs, curtea de apel s-a conformat și îndrumării date de instanța de casare de a verifica dacă marca reclamantei conservă o poziţie distinctivă autonomă în semnul complex utilizat de către recurentă, chiar dacă această poziţie nu este una dominantă, Înalta Curte arătând, potrivit jurisprudenței instanței Uniunii, că este suficient ca publicul să atribuie şi titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza Medion/Thomson C–120/04).

Pe de altă parte, instanța de casare a mai constatat că nu se poate considera că riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, este înlăturat prin simplul fapt că elementul identic sau similar mărcii înregistrate nu ocupă o poziţie dominantă în cadrul semnului complex utilizat de către terţ. Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie, aprecierea similarităţii se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (de exemplu, hotărârea din cauza Shaker C–334/05, par. 42; hotărârea din cauza Nestlé C–193/06, par. 42), regulă, de asemenea, avută în vedere de către instanţa de apel în rejudecare.

Pin decizia de casare s-a mai arătat că o marcă nu păstrează poziţia distinctivă autonomă dacă este un simplu element descriptiv în semnul complex (hotărârea Tribunalului în cauza Bimbo T–569/10, par. 62) sau care formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (ordonanţa din cauza Ecoblue C–23/09, par. 25; ordonanţa din cauza Perfetti van Melle C-353/09, par. 36 şi 37).

Procedând la această evaluare, instanța de apel a reținut că în cadrul semnului complex utilizat de către pârâtă cele două nuanțe ale culorii mov ocupă o poziție distinctivă autonomă, neputând fi calificate ca simple elemente neglijabile ori descriptive.

Deși recurenta susține că instanța de apel nu a analizat apărarea sa în legătură cu justificarea folosirii celor două nuanțe de mov pe ambalajul napolitanelor cu cremă de cacao pentru a desemna sortimentul acestora (similar culorii verde pentru cele cu cremă de alune, roşu pentru cele cu umplutură de fructe etc.), Înalta Curte apreciază că acestei apărări a pârâtei curtea de apel i-a răspuns implicit, câtă vreme s-a reținut că marca reclamantei ocupă, în cadrul semnului complex al pârâtei, o poziție distinctivă autonomă, având, aşadar, aptitudinea de a fi percepută cu funcţiile mărcii.

Această constatare este în directă corelație cu negarea caracterului descriptiv, neglijabil al celor două nuanțe de culori – așadar, pentru a desemna sortimentul de napolitane; de altfel, Înalta Curte apreciază că desemnarea unui sortiment de napolitane pe bază de cacao pentru a avea caracter descriptiv nu putea avea loc prin utilizarea culorii mov sau unor nuanțe de culoare mov (culoare neobișnuită în asociere cu ingredientul principal – cacao), ci prin culoarea maro sau nuanțe ale acesteia.

În plus, pentru a fi fost infirmată poziția distinctivă autonomă a nuanțelor lila în cuprinsul imaginii de ansamblu a semnului pârâtei și a se reține caracterul neglijabil al acestora, era necesar ca plasarea lor în ansamblul semnului să nu fie percepută cu aptitudinea de a desemna originea comercială a produsului, ci ca un simplu element decorativ ori în sensul propriu al acestora – inserarea imaginii unui element în cadrul semnului complex care, în mod natural, are culoarea mov sau o nuanță de lila ori violet (de exemplu, o floare de liliac, la care, de altfel, s-a referit și instanța de apel, ori o altă floare în aceste nuanțe etc.).

Curtea de apel a reținut că segmentul de public căruia i se adresează marca și semnul este compus din consumatorii de dulciuri ce conțin cacao, consumatori ce nu vor fi foarte atenți, dat fiind caracterul de bunuri de larg consum al acestora; prima impresie este cea decisivă. Or, elementul care frapează în semnul pârâtei este culoarea, ceea ce conduce la bănuiala consumatorului că marca cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște și de care s-a atașat, marca reclamantei. Diferențele pe care un consumator mediu nu le-ar remarca nu trebuie accentuate, astfel că se acordă o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie. Elementul comun, în speță, este culoarea lila, marca reclamantei fiind preluată în totalitate în semnul compus al pârâtei, ceea ce amplifică similitudinea pe plan vizual, astfel că aplicarea mărcii verbale Alfers a pârâtei nu creează un ansamblu cu efect de indicare a originii produsului său, în mintea cumpărătorului trezindu-se amintirea mărcii renumite.

În cercetarea tuturor cerințelor legale desprinse din cuprinsul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, curtea de apel, cu observarea celor stabilite prin decizia de casare a analizat și reținut și similaritatea produselor protejate prin marca reclamantei – ciocolată și produse conținând ciocolată – cuprinse în clasa 30 a Clasificării de la Nisa și napolitane cu cremă de cacao, produsele marcate cu semnul Alfers de către recurentă.

Astfel, instanța de apel a reținut similaritatea dintre ciocolată și napolitane cu cremă cacao (materie primă pentru obținerea ciocolatei), ambele produse fiind destinate consumatorilor de dulciuri. Pe de altă parte, s-a apreciat că natura bunurilor, scopul pentru care sunt utilizate, canalele de comerț prin care sunt comercializate pot determina credința publicului consumator că ele provin din aceeași sursă economică. Acestea sunt produse alimentare, de tip desert având conținut predominant de cacao, ce se vând în același raion al unui magazin, factori ce determină concluzia înrudirii în plan comercial a produselor pe care este aplicată marca reclamantei, respectiv semnul pârâtei.

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroşi factori: în primul rând, de cunoaşterea mărcii pe piaţă, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similaritate între marcă şi semn, precum și similaritatea și gradul de similaritate între produsele şi serviciile desemnate.

Instanța de apel a mai arătat că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte a fi mai important. Urmând raționamentul din cauza SABEL, s-a reținut că similitudinea vizuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează semne asemănătoare poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietăţii de care se bucură în rândul publicului. În cauză, marca reclamantei reprezentată de culoare se regăsește într-o nuanță sensibil asemănătoare în semnul folosit de pârâtă.

S-a mai reținut că întrucât marca lila a reclamantei are un caracter distinctiv deosebit, dat de reputația de care se bucură în rândul consumatorilor, s-a concluzionat că probabilitatea de confuzie, în prezența și a unor produse similare, este crescută.

Prin urmare, instanța de apel a apreciat riscul de confuzie în mod global, ţinând seama de toţi factorii relevanți pentru circumstanţele speţei, conchizând întrunirea cerințelor prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament.

Înalta Curte reține că recurenta a invocat și alte argumente de practică judiciară (o decizie pronunțată de o instanță din Argentina), însă acestea excedează analizei de legalitate ce poate fi realizată de această instanță de recurs; o astfel de decizie de speță nu are același regim juridic cu verificarea aplicării criteriilor de apreciere a riscului de confuzie ce rezultă din jurisprudența CJUE, verificare ce reprezintă un veritabil control de legalitate.

Prin urmare, Înalta Curte nu va analiza nici celelalte argumente ale recurentei prin care se aduc critici de netemeinicie la adresa deciziei recurate ori aprecierea materialului probator al cauzei, incompatibile cu structura recursului.

Vor fi înlăturate ca nefondate și criticile susținute din perspectiva art. 304 pct. 9 C.proc.civ., cu referire la greșita aplicare a dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Deși este suficientă reținerea caracterului întemeiat al acțiunii pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, astfel încât analiza cererii pe baza unui temei juridic având aceeași finalitate se vădește a fi lipsită de interes, exclusiv din perspectiva legalității, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o corectă aplicare și art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Astfel, curtea de apel a pornit de la premisa deja stabilită prin decizia de casare, în sensul că prin aceste norme, legiuitorul european și cel național au optat pentru o protecție extinsă a titularului mărcii, astfel încât, textele indicate sunt aplicabile nu numai în privința produselor diferite, ci, cu atât mai mult, și referitor la produse și servicii identice sau similare (hotărârea din cauza Adidas C-408/01, paragrafele 19-22; hotărârea din cauza Davidoff C-292/00, paragrafele 24 şi 25).

În contextul acestei norme, instanța de apel a reținut că față de probele cauzei și dezlegările anterioare, se impune concluzia prejudicierii reclamantei prin transferul atașamentului consumatorului față de marcă spre semn și diluarea mărcii de renume a reclamantei.

Dat fiind renumele mărcii reclamantei, s-a apreciat că este ușor de admis că acesteia i-a fost cauzată o pagubă prin schimbarea comportamentului economic al consumatorului.

În acord cu jurisprudența instanțelor Uniunii, s-a reținut că titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenţei unui risc viitor și neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (Hotărârea Tribunalului SPA FINDERS).

Or, reducerea atractivității mărcii constituie un astfel de prejudiciu, rezultată din împrejurarea că acea culoare nu mai este un reper de identificare a ciocolatei produse de reclamantă, lipsind-o de particularitate, de unicitate, astfel cum a reţinut instanţa de apel.

Prin motivele de recurs, recurenta-pârâtă a susținut că în speță s-a reținut renumele mărcii reclamantei fără administrarea unor probe adecvate, ceea ce nu poate fi cenzurat în această etapă procesuală, fiind o chestiune prin care se tinde la afirmarea netemeiniciei deciziei recurate.

Nici argumentele privind succesiunea intrării sau lansării pe piață a produselor părților în litigiu nu pot fi analizate în această etapă procesuală, întrucât situația de fapt a fost deja stabilită de instanțele de fond, iar cenzurarea ori schimbarea acesteia, nu poate fi realizată de această instanță de recurs.

De asemenea, nu pot fi evaluate criticile prin care recurenta contestă caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor intimatei-reclamante, întrucât, şi cu privire la acest aspect, operează deja puterea de lucru judecat a celor statuate de instanţa de casare.

Față de toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. (1) C.proc.civ., a respins ca nefondat recursul declarat de pârâtă, în cauză nefiind întrunite cerințele art. 304 pct. 5 sau ale art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Acțiune în contrafacere. Analiza similarității dintre o marcă de culoare și semnul utilizat de terț. Risc de confuzie.

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic : marcă comunitară

marcă de culoare

risc de confuzie

similaritatea produselor

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară, art. 9

Legea nr. 84/1998, art. 3, art. 36

Deși în mod uzual, în evaluarea globală a riscului de confuzie și, implicit, în cercetarea similarității semnelor în conflict, se procedează la analiza similarității în plan vizual, fonetic și conceptual, atare analiză a similarității nu este inerentă oricărei cereri în contrafacere, dată fiind diversitatea semnelor care pot fi apropriate ca marcă.

Așa fiind, o marcă ce reprezintă o culoare unică este incompatibilă cu evaluarea similarității fonetice ori conceptuale, chiar în contextul în care semnul utilizat de terț ar suporta o atare evaluare, întrucât reperul îl constituie marca înregistrată, iar elementul de comparație este semnul utilizat de terț cu privire la care se pretinde că încalcă dreptul protejat, neputându-se susține că lipsa similarității fonetice și conceptuale, în ansamblul evaluării similarității, ar conduce fie la constatarea inexistenței similarității dintre marcă și semn, fie la reținerea unui grad foarte redus al similarității, deoarece similaritatea vizuală reținută ar fi insuficientă pentru justificarea legală a riscului de confuzie.

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroşi factori: în primul rând, de cunoaşterea mărcii pe piaţă, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similaritate între marcă şi semn, precum și similaritatea și gradul de similaritate între produsele şi serviciile desemnate.

Or, câtă vreme, procedându-se la compararea culorilor - culoarea lila înregistrată ca marcă și nuanțele de mov, violet sau lila folosite în cadrul semnului reclamat -, s-a reținut un grad ridicat de similaritate vizuală între marcă și semn, întrucât nuanțele culorii mov folosite în cadrul semnului complex sunt apropiate ca tonalitate cromatică cu marca reclamantei, astfel încât consumatorul mediu, care, în mod obișnuit, nu compară în concret produsele cărora li se aplică, ci se raportează doar la amintirea semnului anterior pe care l-a păstrat în memorie de o manieră imperfectă, este expus riscului de a atribui celor două produse aceeași origine comercială sau unor întreprinderi legate economic între ele, întrucât asociază semnul cu marca. Se reține în același timp și faptul că marca reclamantei conservă o poziţie distinctivă autonomă în cadrul semnului complex, chiar dacă această poziţie nu este una dominantă, precum și similaritatea produselor protejate prin marcă și produsele pe care este aplicat semnul, astfel încât, în mod corect s-a apreciat că sunt întrunite cerințele prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament (CE) nr. 207/2009.

Secția I civilă, decizia nr. 768 din 12 mai 2017

Prin sentinţa nr. 2238 din 12.12.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta A. GMBH, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L.

Prin decizia nr. 120 din 18.06.2013, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul formulat de reclamanta A. GMBH.

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C.proc.civ. şi susţinând, în esenţă, că instanţa de apel a interpretat şi aplicat greşit dispoziţiile art. 36 lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998.

Prin decizia nr. 3290 din 21.11.2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă a admis recursul declarat de reclamantă împotriva deciziei nr. 120/A/2013 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte, prin decizia de casare, a constatat următoarele:

1. În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 – pe care reclamanta şi-a întemeiat, în principal, cererea de chemare în judecată: „Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său (…) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă”.

Instanţa de apel a confirmat aprecierea primei instanţe în sensul că nu sunt întrunite cerinţele de aplicare a normei citate, atât timp cât nu există identitate ori similaritate între mărcile reclamantei şi semnele folosite de către pârâtă. În ceea ce priveşte temeiul juridic menţionat, s-a precizat că, astfel cum a reţinut instanţa de apel, reclamanta a pretins în cauză încălcarea dreptului său exclusiv asupra unei mărci comunitare şi a unei mărci internaţionale (România fiind ţară desemnată).

Dacă din perspectiva mărcii internaţionale dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 sunt pe deplin aplicabile, deoarece marca internaţională produce efectele unei mărci naţionale şi nu există prevederi speciale referitoare la efectele mărcii internaţionale în Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, ratificat prin Legea nr. 5/1998, nu acelaşi lucru este valabil și în privinţa mărcii comunitare, pentru care rămâne aplicabil Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară.

Astfel, art. 101 alin. (1) din Regulament prevede că: „Instanţele competente în domeniul mărcilor comunitare aplică dispoziţiile prezentului regulament”, norma referindu-se la instanţele naţionale competente să soluţioneze litigii privind contrafacerea şi validitatea mărcilor comunitare, conform art. 95 şi 96. Doar pentru aspectele care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului este aplicabilă legislaţia internă cu privire la contrafacerea unei mărci naţionale, conform art. 101 alin. (2).

Efectele mărcii comunitare sunt reglementate exclusiv prin dispoziţiile Regulamentului, astfel cum prevede expres art. 14 alin. (1) teza 1, iar art. 9 alin. (1) care prevede prerogativele dreptului exclusiv decurgând dintr-o marcă comunitară face parte din titlul II „Efectele mărcii comunitare”. Prin cererea de chemare în judecată au fost invocate, de altfel, prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulament.

Art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulament coincide, însă, în conţinut cu art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, astfel încât nu s-ar putea reţine ignorarea ori aplicarea greşită a legii de către instanţa de apel, urmând a se considera că trimiterile la norma naţională şi constatările efectuate în baza acesteia. vizează, în egală măsură, norma echivalentă din Regulamentul nr. 207/2009.

Instanţa de apel a reţinut că existenţa identităţii ori cel puţin a similarităţii semnelor în conflict reprezintă unul dintre factorii relevanţi pentru aprecierea riscului de confuzie în contextul normei în discuţie – iar această apreciere, de altfel, necontestată, reflectă în mod corect jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene -, astfel încât a considerat că nu există risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, între semn şi marcă, din moment ce a ajuns la concluzia absenţei similarităţii semnelor comparate.

S-a constatat că această concluzie a fost formulată de instanţa de apel prin aplicarea greşită sau chiar ignorarea criteriilor de apreciere a similarităţii semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, de a cărui existenţă depinde constatarea încălcării dreptului la marcă pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din lege.

Analiza ce trebuie realizată în cauză implică o comparaţie, pe de o parte, a mărcii pretins încălcate, iar, pe de altă parte, a semnului utilizat de către terţ, care poate genera riscul de confuzie în percepţia publicului relevant, avut în vedere de către legiuitor.

În acest context, instanța de casare a verificat susţinerile recurentei – reclamante în sensul că, în analiza similarităţii semnelor şi a riscului de confuzie, instanţa de apel a comparat ambalajele produselor, iar acest mod de cercetare nu ar răspunde cerinţei comparării mărcii cu semnul utilizat de terţ, respectiv de pârâta din cauză. De asemenea, au fost examinate criticile referitoare la nerespectarea, de către instanţa de apel, a criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci, din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte marca reclamantei, din considerentele deciziei recurate, s-a observat că instanţa de apel s-a referit explicit la „mărcile lila” ale reclamantei, pe care le-a identificat ca fiind marca comunitară nr. 31336/4.01.1996 şi marca internaţională nr. 644464/29.09.1995 (având ca stat desemnat şi România), constând în culoarea lila.

Înalta Curte a apreciat că această referire ar putea însemna că instanţa de apel s-a raportat la forma în care aceste mărci au fost înregistrate, şi nu la forma în care reclamanta utilizează mărcile, prin aplicarea lor pe ambalajul produselor sale, prezumţie care ar putea fi susţinută şi de faptul că la dosar nu s-a depus vreun ambalaj aparţinând reclamantei, iar instanţa de apel (ca, de altfel, nici prima instanţă) nu a precizat ce ambalaj a cercetat.

Cu toate acestea, s-a menţionat că s-a analizat eventuala existenţă a unor similitudini între elementele grafice pe care reclamanta le foloseşte pe propriile produse (cele identificate în hotărârea primei instanţe) şi celelalte elemente decât cele două nuanţe de mov, respectiv grafice şi verbale, de pe ambalajele pârâtei, deoarece analiza ar fi necesară pentru a se stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite de pârâtă este similară mărcilor lila ale reclamantei, conchizându-se în sensul absenţei similarităţii.

De asemenea, s-a apreciat, la finalul motivării deciziei recurate, că riscul de confuzie în percepţia consumatorului este exclus şi datorită modalităţii în care reclamanta şi-a folosit mărcile lila pe ambalajele propriilor produse, modalitate care este, potrivit aprecierii instanţei de apel, de natură să diferenţieze în mod clar aceste produse de altele şi ar fi, în mod evident, diferită de felul în care pârâta utilizează culoarea mov pe ambalajele produselor sale.

Faţă de aceste considerente şi reţinându-se că, în decizia recurată, a fost invocată şi hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C–252/12, în sensul că modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci poate, în anumite condiţii, să reprezinte „un factor relevant” ce trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie dintre marca respectivă şi alt semn, instanța de casare a constatat că instanţa de apel a avut în vedere, în analiza similarităţii şi a riscului de confuzie, modalitatea în care reclamanta utilizează în concret mărcile, reflectată de ambalajele produselor sale, şi nu înseşi mărcile, în forma rezultată din certificatul de înregistrare emis de autorităţile competente.

Ca atare, s-a apreciat că această abordare a analizei comparative relevă aplicarea greşită de către instanţa de apel a prevederilor Legii nr. 84/1998, ignorarea efectelor înregistrării oricărei mărci, inclusiv a unei mărci comunitare, precum şi aprecierea eronată a efectelor hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene la 18 iulie 2013 în cauza Specsavers C–252/12.

Referirea la marcă din art. 36 alin. (2) din lege - după caz, din art. 9 alin. (1) al Regulamentului - ce reprezintă temeiul juridic al acţiunii în contrafacerea unei mărci, are în vedere marca astfel cum a fost înregistrată, în raport de care este posibilă stabilirea identităţii sau a similarităţii cu un semn utilizat de un terţ.

Înalta Curte a mai arătat că, de altfel, dreptul exclusiv asupra unei mărci comunitare este dobândit prin înregistrare, conform art. 6 din Regulamentul nr. 207/2009, întocmai ca cel asupra unei mărci naţionale, în baza art. 4 din Legea nr. 84/1998. Pe baza certificatului de înregistrare, se determină întinderea protecţiei mărcii, ceea ce înseamnă că, ori de câte ori titularul pretinde încălcarea dreptului dobândit prin înregistrare, întinderea protecţiei mărcii şi stabilirea încălcării se raportează la forma în care marca a fost înregistrată, rezultată din certificatul emis de autoritatea competentă.

În acelaşi timp, evaluarea riscului de confuzie se realizează în acelaşi mod şi pe baza aceloraşi criterii – cele indicate în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene – atât în cazul unei cereri în contrafacere, dar şi al cererii având ca obiect nulitatea unei înregistrări a mărcii, cât şi al opoziţiei la înregistrarea unei mărci. Or, în cele din urmă ipoteze, raportarea la utilizarea mărcii este exclusă, astfel încât, pentru identitate de raţiune, nu este justificată nici în ipoteza contrafacerii mărcii.

Este adevărat că riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, se apreciază prin prisma percepţiei consumatorului mediu, cu scopul de a se stabili dacă acesta confundă semnul utilizat de terţ cu marca sau, cel puţin, ar putea crede că produsele purtând semnul utilizat de terţ provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată economic de acesta. O asemenea apreciere nu se realizează, însă, în privinţa mărcii, prin cercetarea modului în care marca este utilizată în concret, ci tot prin raportarea semnului utilizat de terţ la forma în care marca a fost înregistrată. Premisa – menţionată constant în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene – că doar rareori consumatorul mediu are posibilitatea să compare în mod direct diferitele mărci, bazându-se pe imaginea imperfectă a acestora pe care a păstrat-o în memorie, înseamnă tocmai aprecierea în abstract a riscului de confuzie, şi nu prin compararea în concret a modului de utilizare a semnelor în conflict.

Modul în care titularul utilizează marca este relevant în cazul stingerii dreptului la marcă prin decăderea din drept, sancţiunea putând fi aplicată dacă marca nu a fost utilizată timp de cinci ani de la data înregistrării (art. 46 din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 51 din Regulamentul nr. 207/2009).

Valorificarea în detrimentul titularului a aprecierii privind modul în care foloseşte marca înregistrată echivalează cu sancţionarea acestuia pentru nefolosirea mărcii. În cazul în care, nu s-a invocat, însă, nefolosirea mărcii în forma în care a fost înregistrată şi nu s-a formulat o cerere în decăderea reclamantei din drepturile asupra celor două mărci – situaţia din speţă -, instanţa, indiferent de raţiunile pentru care procedează la cercetarea modului de folosire a mărcii, nu ar putea folosi împotriva titularului eventuala apreciere defavorabilă pe acest aspect, deoarece ar depăşi limitele învestirii fixate prin cererile formulate de părţi.

Instanța de casare a mai arătat că nu este exclus, însă, ca titularul mărcii să invoce modul de folosire a mărcii chiar într-o acţiune în contrafacere, cu scopul de a susţine caracterul distinctiv ridicat al mărcii, dobândit prin utilizare, dat fiind că riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii, fie intrinsec, fie datorită cunoaşterii acesteia pe piaţă, este mai pronunţat, marca beneficiind, astfel, de o protecţie extinsă faţă de mărcile cu caracter distinctiv mai scăzut (conform jurisprudenţei constante a Curţii, începând cu cauzele Sabel C–251/95 şi Canon C–39/97).

Pe lângă faptul că analiza modului de folosire a mărcii este cerută chiar de către titular, nici în acest caz compararea semnelor în conflict nu are în vedere forma în care marca este folosită în concret, deoarece finalitatea analizei este determinarea gradului de distinctivitate a mărcii. Eventuala infirmare a pretenţiei titularului privind caracterul distinctiv pronunţat al mărcii nu afectează în vreun fel aprecierea comparativă, care se bazează, în ceea ce priveşte marca pretins încălcată, pe forma în care aceasta a fost înregistrată.

Contrar aprecierii instanţei de apel, hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Specsavers C–252/12 nu poate fi invocată în cauză ca argument pentru raportarea, în analiza comparativă a semnelor în conflict, la forma în care titularul utilizează în concret marca înregistrată, o asemenea concluzie neputând fi desprinsă nici din dispozitiv, nici din considerentele hotărârii.

În cauza în care s-a formulat întrebarea preliminară, marca comunitară pretins încălcată a fost înregistrată în alb şi negru, în timp ce terţul a folosit un semn similar, dar într-o culoare particulară.

În acest context, Curtea a apreciat că prezintă relevanţă, la aprecierea globală a riscului de confuzie, culoarea sau culorile pe care un terţ le utilizează pentru reproducerea unui semn indicat ca aducând atingere mărcii respective, atunci când titularul mărcii a utilizat-o în mod extensiv într-o anumită culoare sau într-o anumită combinaţie de culori, astfel încât aceasta a început să fie asociată, în percepţia unei părţi importante a publicului, cu această culoare sau combinaţie de culori.

Curtea de Justiţie a considerat, aşadar, că modalitatea în care titularul a utilizat marca înregistrată are relevanţă în analiza riscului de confuzie doar dacă un anumit element a devenit, prin utilizare, foarte cunoscut în rândul consumatorilor. Această apreciere nu este altceva decât o confirmare, într-un context particular, a jurisprudenţei anterioare în sensul că mărcile cunoscute pe piaţă au un caracter distinctiv mai pronunţat şi beneficiază de o protecţie extinsă prin comparaţie cu cele cu un caracter distinctiv mai redus.

Înalta Curte a apreciat că nu se poate interpreta că hotărârea Curţii de Justiţie a inclus modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci în sfera „factorilor relevanţi” de apreciere a riscului de confuzie în alt mod decât în legătură cu distinctivitatea mărcii, astfel încât aceasta să poată fi opusă titularului care pretinde încălcarea mărcii de către un terţ.

Chiar în ipoteza unui caracter distinctiv pronunţat al mărcii înregistrate, compararea semnelor în conflict se raportează tot la forma sub care marca a fost înregistrată. Indicarea în hotărârea Curţii a luării în considerare, în aprecierea globală a riscului de confuzie, a culorii în care marca a fost folosită de către titular „în mod extensiv”, implică premisa că acea culoare intră în sfera de protecţie a mărcii comunitare înregistrate şi nu reprezintă un simplu element neînregistrat, dar folosit efectiv de titular. Protecţia conferită mărcii prin înregistrare nu ar putea fi invocată şi pentru elementul neînregistrat, aşadar nu ar avea vreo finalitate eventuala constatare în sensul că marca a dobândit caracter distinctiv în forma în care a fost utilizată (adică incluzând elementul neînregistrat).

Aportul jurisprudenţial al acestei hotărâri recente a Curţii de Justiţie rezidă în aprecierea că înregistrarea unei mărci comunitare în alb şi negru, aşadar fără limitare la o anumită culoare, conferă protecţie pentru toate culorile, astfel încât caracterul distinctiv pronunţat dobândit prin utilizarea mărcii într-o culoare particulară trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie, atunci când un terţ a folosit un semn similar mărcii în acea culoare (astfel cum a considerat şi instanţa naţională de trimitere în decizia pronunţată pe baza dezlegărilor date de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C–252/12).

Întrucât, în prezenta cauză, este vorba despre o marcă comunitară constând într-o culoare unică, constatările Curţii privind sfera de protecţie a unei mărci înregistrate în alb şi negru nu interesează speţa de faţă, a mai reținut instanța de casare, însă au fost redate în contextul în care prin decizia recurată s-a făcut referire la această hotărâre a Curţii de Justiţie şi s-a reținut în mod greşit că aprecierea similarităţii semnelor şi a riscului de confuzie trebuie să se raporteze la forma în care marca a fost efectiv folosită, şi nu la forma înregistrată.

Pe lângă faptul că nici dispozitivul, nici considerentele hotărârii, nu permit o asemenea interpretare făcută de instanţa de apel, ar însemna, în plus, în absenţa vreunei nuanţări prin decizia recurată, să se considere că modalitatea de utilizare a mărcii este relevantă în orice condiţii. În acest caz, ar fi posibil să se constate, de exemplu, că terţul nu aduce o atingere mărcii în raport de modul în care titularul a utilizat-o, chiar dacă, faţă de forma sub care marca a fost înregistrată, s-ar fi putut conchide în sens contrar, iar terţul nu a invocat în proces decăderea titularului pentru neutilizarea mărcii, ceea ce este inadmisibil.

Înalta Curte a mai stabilit că, în realitate, hotărârea Curţii de Justiţie ar putea interesa cauza de faţă în legătură cu două aspecte privind aprecierea riscului de confuzie: relevanţa unei culori în impresia de ansamblu a unui semn complex şi caracterul distinctiv al unei mărci înregistrate. Doar primul interesează identitatea sau similaritatea semnelor comparate. Hotărârea nu schimbă jurisprudenţa constantă a Curţii pe aceste aspecte, ci doar confirmă constatări anterioare în circumstanţe particulare.

Faţă de considerentele expuse, instanța de casare a constatat că sunt fondate criticile din recurs referitoare la compararea semnelor în conflict pe baza ambalajului folosit de reclamantă în culoarea protejată prin înregistrare, şi nu prin raportare la certificatul de înregistrare a celor două mărci ale reclamantei.

În consecinţă, s-a apreciat că, din această perspectivă, situaţia de fapt nu este pe deplin lămurită.

În ceea ce priveşte semnul utilizat de către pârâta din cauză, instanţa de apel a reţinut că pârâta nu a folosit pe ambalajele sale mărcile lila ale reclamantei, ci a folosit ca fundal două nuanţe de mov, peste care a aplicat propriile mărci. De asemenea, pe ambalajele folosite de pârâtă se regăsesc şi alte reprezentări grafice, precum şi marca pârâtei, care constituie elemente dominante în impresia de ansamblu, astfel încât nu există similaritate între mărcile lila ale reclamantei şi ambalajele pârâtei care conţin şi culoarea lila.

Prin motivele de recurs, s-a susţinut, în esenţă, că, în mod greşit, instanţa de apel s-a raportat la ambalajele produselor pârâtei, deoarece analiza în cadrul acţiunii în contrafacerea mărcii presupune compararea mărcii cu semnul utilizat de către pârâtă, şi nu cu ambalajul pe care acesta este aplicat. Or, semnul utilizat este chiar culoarea lila, cât timp ea poate fi percepută de către consumator şi creează acestuia o impresie distinctă, celelalte elemente de pe ambalaje nefiind relevante în analiză.

Recurenta a criticat ignorarea culorii folosite de către pârâtă în analiza comparativă a semnelor şi prin prisma criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care implică raportarea la elementele dominante şi distinctive. A susţinut, astfel, că este important de stabilit dacă elementul dominant al mărcii a cărei protecţie se solicită se regăseşte, chiar cu rol neesenţial, în cuprinsul mărcii opuse şi nu şi-a pierdut independenţa ca semn, putând fi perceput ca atare în ansamblul mărcii.

Înalta Curte a apreciat ca fiind în parte fondate, criticile recurentei în legătură cu ignorarea de către instanţa de apel a folosirii culorii lila de către pârâtă.

S-a reținut că premisa încălcării unei mărci este aceea a folosirii de către terţ a unui semn identic sau similar mărcii, astfel încât aprecierea riscului de confuzie trebuie să se raporteze la modul concret în care terţul foloseşte semnul pretins a aduce atingere mărcii.

Pe de altă parte, nu există nicio raţiune pentru a nu se aplica şi în examinarea încălcării unei mărci - constând într-o culoare unică - regulile generale de apreciere a riscului de confuzie consacrate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - la care a făcut, în mod corect, referire instanţa de apel -, indiferent de obiectul mărcii. Aprecierea are în vedere toţi factorii relevanţi şi se face prin prisma consumatorului mediu, care percepe o marcă în mod normal ca pe un tot şi nu face o examinare a diferitor detalii ale acesteia.

Or, din moment ce instanţele de fond au reţinut că pârâta foloseşte culoarea lila pe ambalajele unor produse doar împreună cu alte elemente verbale sau figurative, se constată că este corectă, în principiu, examinarea tuturor elementelor de pe acele ambalaje, întregul pe care îl percepe consumatorul mediu fiind reprezentat de ambalajele în culoarea lila folosite de pârâtă.

Contrar susţinerilor din motivarea recursului, Înalta Curte a reținut că CJUE nu agreează existenţa unei contrafaceri parţiale a mărcii înregistrate, constând în reproducerea acesteia în semnul utilizat de către un terţ atunci când acest din urmă semn este complex. Dimpotrivă, Curtea a apreciat în mod constant că, în cadrul examinării existenţei riscului de confuzie, aprecierea similarităţii între două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe şi la compararea acesteia cu o altă marcă, ci trebuie să se realizeze prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg (de exemplu, hotărârea din cauza Shaker C–334/05, pgf. 41; ordonanţa din cauza Ecoblue C–23/09, pgf. 47).

Cu toate acestea, instanța de casare a apreciat ca fiind corecte susţinerile recurentei în sensul că nu se poate considera, astfel cum a procedat instanţa de apel, că riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, este înlăturat prin simplul fapt că elementul identic sau similar mărcii înregistrate nu ocupă o poziţie dominantă în cadrul semnului complex utilizat de către terţ. Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie, aprecierea similarităţii se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (de exemplu, hotărârea din cauza C–334/05, menţionată anterior, pgf. 42; hotărârea din cauza Nestlé C–193/06, pgf. 42).

Dacă s-ar considera astfel, titularul mărcii ar fi privat de dreptul său exclusiv conferit prin înregistrare, atât timp cât este posibil ca marca să conserve o poziţie distinctivă autonomă în semnul complex, chiar dacă această poziţie nu este dominantă, fiind suficient ca publicul să atribuie şi titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza Medion/Thomson C–120/04). O marcă nu păstrează poziţia distinctivă autonomă dacă este un simplu element descriptiv în semnul complex (hotărârea Tribunalului în cauza Bimbo T–569/10, pgf. 62) sau care formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (de exemplu, ordonanţa din cauza Ecoblue C–23/09, pgf. 25; ordonanţa din cauza Perfetti van Melle C-353/09, pgf. 36 şi 37).

În acelaşi mod se procedează în analiza comparativă şi atunci când doar o componentă a mărcii înregistrate este preluată în semnul complex.

Din cele expuse, rezultă că analiza comparativă a semnelor în cadrul unei cereri în contrafacere presupune examinarea acestora ca întreg.

În toate cazurile, însă, analiza întregului implică, în prealabil, a se verifica dacă marca (sau o componentă a acesteia) este preluată, în mod identic sau similar, în semnul compus utilizat de către terţ, aşadar dacă semnele în conflict au vreun element comun. Doar dacă subzistă o asemenea legătură între semne este justificată aprecierea similarităţii pe baza impresiei de ansamblu create de semnul compus în raport cu marca.

Înalta Curte a arătat că în prezenta cauză, trebuia verificat dacă mărcile reclamantei, reprezentate de o anumită nuanţă de culoare lila (fără delimitare în spaţiu - marca comunitară, respectiv încadrată într-un pătrat - marca internaţională), se regăsesc în mod identic sau similar în semnul utilizat de către pârâtă şi, în cazul în care o asemenea ipoteză era întrunită, ar fi trebuit să se stabilească dacă mărcile păstrează o poziţie distinctivă autonomă în semnul complex sau sunt neglijabile.

Înalta Curte a constatat că decizia recurată nu conţine considerente pe niciunul dintre aceste aspecte, astfel încât concluzia absenţei similarităţii semnelor nu este motivată. Mai mult, s-a constatat că situaţia de fapt nu este pe deplin lămurită din perspectiva aspectelor relevante pentru aprecierea similarităţii semnelor, implicit, a riscului de confuzie.

Astfel, în timp ce prima instanţă a reţinut că nuanţa de lila din fundalul ambalajelor pârâtei este „asemănătoare” cu cea înregistrată de reclamantă, instanţa de apel a reţinut doar că pârâta nu foloseşte mărcile lila ale reclamantei, ci două nuanţe de mov ca fundal, peste care a aplicat propriile mărci.

Din aceste considerente nu rezultă o comparare a culorilor, care era esenţială în stabilirea similarităţii semnelor, implicit în aprecierea globală a riscului de confuzie.

În ceea ce priveşte compararea culorilor, instanța de casare a arătat că trebuie să se pornească de la premisa că, în ipoteza folosirii unui semn de către un terţ, o marcă comunitară este protejată nu numai atunci când semnul şi marca sunt identice, ci şi atunci când acestea sunt similare. Considerentul nr. 8 din preambulul Regulamentului (CE) nr. 207/2009, formulat în acest sens, este pe deplin valabil în cazul oricărei mărci comunitare înregistrate, indiferent de obiect, aşadar şi în cazul unei mărci privind o culoare unică.

O asemenea protecţie a mărcii de culoare acoperă nu numai culoarea înregistrată, ci şi culori similare, însemnând nuanţe ale aceleiaşi culori sau chiar alte culori, atât timp cât înregistrarea vizează, de fapt, nuanţe de culoare. Practica OHIM este în acest sens, considerându-se că înregistrarea unei mărci pentru o anumită culoare ar putea împiedica înregistrarea ulterioară nu numai a unei alte mărci pentru aceeaşi culoare, ci chiar a unor mărci compuse din elemente verbale şi/sau figurative care încorporează o culoare identică sau similară, dacă există risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere (de exemplu, decizia din cauza Wrigley´s Light green - R 122/1998-3, pgf. 29).

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut că numărul culorilor pe care consumatorul este capabil să le distingă este limitat, deoarece acesta este rareori în poziţia de a compara în mod direct produse în nuanţe diferite de culori (hotărârea din cauza Libertel C-104/01, pgf. 47). Această constatare trebuie interpretată în sensul că riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, poate surveni nu numai în caz de identitate, ci şi de similaritate între culoarea înregistrată ca marcă şi culoarea folosită de un terţ în activitatea comercială: odată ce o anumită culoare a fost înregistrată, s-a considerat că are caracter distinctiv, iar consumatorul este capabil să o distingă şi să identifice în raport de aceasta originea comercială a produselor, astfel încât poate exista risc de confuzie atunci când un terţ foloseşte o nuanţă diferită a acelei culori pe care o percepe distinct. Or, dacă poate exista risc de confuzie în acest caz, cu atât mai mult trebuie acceptat că protecţia mărcii de culoare operează şi pentru culori similare.

Argumentul că, din raţiuni de concurenţă loială, nu poate fi recunoscută titularului mărcii o protecţie extinsă, deoarece s-ar crea un monopol nejustificat asupra unei culori, interesează momentul înregistrării mărcii, şi nu cel al exercitării dreptului exclusiv conferit de marcă în cadrul unei cereri în contrafacere (de altfel, în acest fel a fost analizat de Curtea de Justiţie în cauza Libertel – paragrafele 44 – 60). Prin înregistrare, protecţia este asigurată în acelaşi mod oricărei mărci, inclusiv mărcilor constând într-o culoare unică, respectiv şi pentru culori similare celei înregistrate, în cadrul cererii în contrafacere cercetându-se existenţa unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.

Faţă de cele expuse anterior, instanța de casare a arătat că, în principiu, ar trebui ca simpla prezenţă a unei nuanţe lila, în cuprinsul unui semn complex utilizat de către pârâtă, să indice similaritatea culorii cu cea înregistrată ca marcă de către reclamantă, astfel încât criteriile şi mijloacele de comparare a culorilor la care se va face referire în continuare ar urma viza doar gradul de similaritate, necesar a fi stabilit în aprecierea globală a riscului de confuzie.

Acest aspect însă nu a fost stabilit de instanța de casare, având în vedere că din considerentele deciziei recurate nu a rezultat că instanţa de apel l-ar fi analizat şi ar fi stabilit cu certitudine situaţia de fapt.

Cât priveşte modul de comparare efectivă a culorilor, s-a observat că marca comunitară nr. 31336/4.01.1996 constă în culoarea mov (lila), identificată prin codul internaţional Pantone ca situându-se între E 176–4 şi E 176–3.

În privinţa culorii folosite de către pârâtă, prin concluziile scrise depuse de către pârâtă la dosarul primei instanţe, s-a arătat că pe ambalajele B. sunt aplicate nuanţe de mov corespunzătoare codurilor Pantone Process Book 266, 2567 şi 2577.

În acest context şi faţă de susţinerea reclamantei în sensul că pârâta foloseşte culori identice sau cvasi-identice (chiar dacă a extras din această împrejurare o concluzie greşită cu privire la însăşi identitatea/similaritatea semnelor), compararea tonalităţii cromatice de pe ambalajele pârâtei cu cea care formează obiectul mărcilor reclamantei nu poate exclude raportarea la un cod de identificare a culorilor, internaţional recunoscut. Dacă acest sistem este considerat relevant pentru înregistrarea unei culori ca marcă, dat fiind că este precis şi stabil (hotărârea din cauza Libertel C-104/01, pgf. 37), pentru identitate de raţiune, Înalta Curte a apreciat că nu poate fi ignorat în cadrul unei cereri în contrafacere, în care determinarea eventualei atingeri aduse unei mărci implică examinarea elementelor unui semn compus care contribuie la impresia de ansamblu produsă de acest semn în memoria publicului vizat (hotărârea din cauza Bimbo C-591/12, pgf. 34 şi 35).

Întrucât ambalajele reclamantei (chiar dacă ar fi fost depuse la dosar) nu interesează în cauză, instanţa de apel ar fi trebuit să aibă în vedere mostre din nuanţele de culori identificate prin codurile menţionate, pe baza cărora să procedeze la compararea acestor nuanţe cu cele folosite efectiv de către pârâtă, ceea ce nu s-a întâmplat. Certificatul de înregistrare a mărcii nu este suficient, deoarece nu reflectă o imagine la fel de fidelă a nuanţei culorii înregistrate precum un eşantion conţinând culoarea identificată potrivit unui cod internaţional.

În privinţa pârâtei, Înalta Curte a apreciat că identificarea culorilor folosite ar trebui să se realizeze pe baza aceluiaşi cod ca în cazul mărcii comunitare a reclamantei.

Este evident că nu pot fi excluse alte mijloace obiective de determinare a culorilor, a căror relevanţă şi utilitate ar trebui să formeze obiect al dezbaterilor contradictorii, atât timp cât scopul administrării unor astfel de probe este acela de a înlesni aprecierea similarităţii ori a gradului de similaritate, prin prisma percepţiei publicului relevant.

În ceea ce priveşte aspectul privind poziţia distinctivă autonomă a mărcilor în cadrul semnului complex, Înalta Curte a apreciat că este evident că examinarea acestuia depinde de răspunsul la întrebarea dacă mărcile reclamantei se regăsesc, în mod identic sau similar, în semnul complex, aspect care nu a fost clarificat prin decizia recurată.

Întrucât instanţa de apel nu a analizat dacă şi în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate în cadrul semnului utilizat de către pârâtă, nu a cercetat nici apărarea pârâtei în legătură cu utilizarea de culori diferite ca fundal pentru diferenţierea sortimentelor de napolitane (mov pentru cele cu cremă de cacao, verde pentru cremă de alune etc.). Această apărare a fost amintită într-un alt context, cel al caracterului dominant al celorlalte elemente de pe ambalaje, fără a se formula vreo apreciere cu privire la eventualul caracter neglijabil al celor două nuanţe de mov (pentru a se justifica ignorarea acestora în evaluarea imaginii de ansamblu a semnului complex folosit de către pârâtă).

Instanța de casare a mai arătat că ar trebui cercetat dacă această apărare tinde la infirmarea aptitudinii culorilor folosite de a distinge produsele pârâtei de cele ale altor comercianţi, cât timp scopul folosirii ar fi doar acela al delimitării între ele ale propriilor produse, cu alte cuvinte, la negarea folosirii culorilor cu titlu de marcă. În caz afirmativ, ar trebui să se analizeze percepţia consumatorului în contextul folosirii curente a culorilor pe piaţa produselor de cofetărie, nu mai puţin, al caracterului distinctiv al mărcilor reclamantei, recunoscut prin înregistrare, stabilindu-se dacă o eventuală validare a apărării pârâtei pe acest aspect ar echivala cu o infirmare a aptitudinii mărcilor reclamantei de indica originea produselor (care nu este admisibilă în cauză).

Ca atare, Înalta Curte a concluzionat că situaţia de fapt nu este pe deplin lămurită în cauză, dat fiind că instanţa de apel, în analiza similarităţii semnelor în conflict, s-a raportat în mod greşit la ambalajele produselor reclamantei, şi nu la forma în care mărcile acesteia au fost înregistrate, iar, pe de altă parte, nu a stabilit dacă şi în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate în cadrul semnului utilizat de către pârâtă, respectiv nu a cercetat comparativ culoarea înregistrată ca marcă şi culorile folosite de către pârâtă şi nu a determinat dacă mărcile conservă o poziţie distinctivă autonomă în cadrul semnului.

În aceste condiţii, instanța de casare a reținut că sunt incidente prevederile art. 314 C.proc.civ., nefiind posibilă cercetarea modului de aplicare a legii de către instanţa de apel, cât timp situaţia de fapt nu este pe deplin stabilită.

Celelalte critici ale recurentei au vizat alţi factori relevanţi în aprecierea globală a riscului de confuzie, anume gradul de similaritate a semnelor în conflict, similaritatea şi gradul de similaritate a produselor pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi a produselor comercializate de pârâtă, caracterul distinctiv pronunţat al mărcilor reclamantei, ca urmare a renumelui acestora în rândul consumatorilor.

Înalta Curte a constatat că instanţa de apel nu a cercetat aceste aspecte, atât timp cât a ajuns la concluzia inexistenţei similarităţii semnelor. Această constatare este valabilă şi în cazul comparării produselor, întrucât instanţa, chiar dacă a reţinut că produsele sunt similare, a considerat că acest aspect este lipsit de relevanţă în condiţiile neîntrunirii similarităţii semnelor, motiv pentru care nu a dezvoltat vreun considerent în legătură cu similaritatea produselor.

Ca atare, criticile recurentei nu au fost analizate de instanța de casare care a stabilit că ele vor fi eventual cercetate cu ocazia rejudecării apelului, în măsura în care se va stabili că semnele în conflict sunt similare.

2. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte a constatat că prin motivele de recurs, s-a susţinut că instanţa de apel a apreciat în mod greşit că norma în discuţie este aplicabilă, atunci când un terţ utilizează un semn identic sau similar cu marca, doar în ipoteza unor produse sau servicii diferite, nu şi în cazul în care produsele terţului sunt identice sau similare cu cele pentru care marca a fost înregistrată.

Chiar dacă situaţia de fapt în privinţa similarităţii semnelor nu este pe deplin lămurită, Înalta Curte a apreciat că este posibilă verificarea modului de aplicare a normei de către instanţa de apel din perspectiva celei de-a doua condiţii prevăzute de text, cea referitoare la legătura dintre produsele părţilor în conflict.

În acest context, s-a apreciat că susţinerile recurentei sunt fondate.

Înalta Curte a arătat că dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) din lege nu trebuie interpretate literal, astfel cum a procedat instanţa de apel, ci prin prisma obligaţiei instanţei naţionale de a interpreta dreptul intern în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă, atunci când este vorba despre o directivă, care nu produce, de regulă, efect direct în dreptul intern, obligaţia de interpretare a legii naţionale ce transpune directiva prin prisma textului şi a finalităţii acelui act.

S-a mai arătat că această obligaţie de rezultat, consacrată în dreptul Uniunii Europene (a se vedea, de exemplu, în materia dreptului de autor, hotărârea CJUE din cauza Stichting de Thuiskopie C-462/09, pgf. 34, 39 şi 41), este reamintită ca atare în hotărârea pronunţată de Curte în cauza Adidas C-408/01 (în pgf. 21 este citată jurisprudenţa istorică), hotărâre prin care este interpretat art. 5 pgf. 2 al Directivei nr. 104/1989 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci şi care se impune ca atare şi în cauza de faţă, împreună cu hotărârea din cauza Davidoff C-292/00, după cum, în mod corect, s-a susţinut prin motivele de recurs.

În conformitate cu art. 5 alin. (2) al Directivei nr. 104/1989: „Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptăţit să interzică oricărui terţ să utilizeze, fără consimţământul său, în comerţ, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză şi când prin utilizarea semnului obţine foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

Norma este identică în conţinut cu art. 5 alin. (2) din actuala Directivă nr. 95/2008, astfel încât jurisprudenţa Curţii conturată în interpretarea vechii directive este pe deplin valabilă şi în privinţa noii directive, pentru dispoziţiile echivalente.

Prin hotărârea pronunţată în cauza Adidas C-408/01, menţionată anterior, s-a arătat explicit (pgf. 19 – 22) că dreptul de opţiune al legiuitorului naţional prevăzut de norma în discuţie vizează exclusiv posibilitatea preluării în dreptul intern a prerogativei titularului unei mărci renumite înregistrate, menţionate în art. 5 alin. 2 (deci, pentru produse/servicii diferite). S-a arătat că, odată recunoscut acel drept, statul trebuie să acorde o protecţie cel puţin la fel de extinsă aceluiaşi titular şi atunci când produsele/serviciile oferite de către terţ pentru un semn identic sau similar mărcii renumite înregistrate sunt identice sau similare celor pentru care marca renumită a fost înregistrată, pentru argumentele expuse în hotărârea Curţii din cauza Davidoff C-292/00 (pgf. 24 şi 25).

Aşadar, dreptul de opţiune al statului membru are ca obiect însuşi principiul acordării unei protecţii extinse în beneficiul mărcilor renumite, fără a viza, însă, şi situaţiile în care aceasta se acordă, care sunt prevăzute chiar de către directivă, astfel cum a fost interpretată de către CJUE, respectiv atât pentru produse/servicii identice sau similare, cât şi pentru produse/servicii diferite.

După cum s-a menţionat deja, Curtea a arătat explicit că, în aplicarea legii naţionale prin care a fost transpusă Directiva, instanţele naţionale sunt ţinute să o interpreteze în lumina textului şi a finalităţii directivei (pgf. 21).

În acest context, instanța de casare a arătat că Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice a prevăzut de la bun început protecţia extinsă a titularilor mărcilor înregistrate ce se bucură de renume în România [art. 35 alin. (2) lit. c)], iar prin Legea nr. 66/2010, prin care a fost transpusă Directiva nr. 95/2008, nu s-a adus nicio modificare acestei norme [actualul art. 36 alin. (2) lit. c)], ceea ce confirmă intenţia legiuitorului, în exercitarea opţiunii prevăzute de directivă, de a menţine atare protecţie extinsă.

Prin urmare, instanţa naţională, în aplicarea dispoziţiei legale menţionate, are obligaţia să o interpreteze în sensul că vizează atât situaţia produselor/serviciilor diferite, cât şi situaţia produselor/serviciilor identice sau similare, ceea ce presupune o interpretare a fortiori a normei, şi nu una strict literală: dacă mărcile renumite sunt protejate împotriva atingerilor aduse de către terţi prin utilizarea semnului pentru produse diferite, cu atât mai mult trebuie să beneficieze de protecţie atunci când produsele comercializate de către terţ sunt identice sau similare cu cele pentru care marca a fost înregistrată.

Din această perspectivă, Înalta Curte a constatat prin decizia de casare că instanţa de apel a făcut o interpretare greşită a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), constatare valabilă şi în privinţa riscului de confuzie, recurenta susţinând în mod corect că norma nu este condiţionată de existenţa acestuia [ca în ipoteza art. 36 alin. (2) lit. b)], fiind suficient riscul de asociere între semn şi marcă (hotărârea din cauza Adidas C-408/01, răspunsul nr. 2 din dispozitiv).

În privinţa mărcii comunitare rămân aplicabile prevederile Regulamentului nr. 207/2009, al cărui art. 9 alin. (1) lit. c) coincide, în esenţă, în conţinut cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, a concluzionat instanța de casare.

În aplicarea principiului efectivităţii, care guvernează dreptul Uniunii Europene, Înalta Curte a arătata că această normă trebuie interpretată întocmai ca prevederea legală naţională, pentru a se asigura un tratament egal tuturor titularilor de mărci renumite. De altfel, CJUE a arătat explicit că se impune o aplicare coerentă a diferitor norme care, în ordinea juridică a Uniunii, au ca obiect mărcile, inclusiv a Regulamentului nr. 207/2009, care completează legislaţia Uniunii în materie de mărci, deoarece acesta urmăreşte acelaşi obiectiv ca şi Directiva 2008/95, anume instituirea şi funcţionarea pieţei interne, ceea ce atrage necesitatea unei interacţiuni armonizate a celor două sisteme de mărci comunitare şi naţionale (hotărârea din cauza Malayisia Diary Industries C-320/12, pgf. 35).

În consecinţă, s-a stabilit în sarcina instanței de apel ca, în rejudecare, să verifice dacă sunt aplicabile în cauză dispoziţiile art. 36 alin. (2 ) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, în raport de existenţa similarităţii semnelor în conflict şi a riscului de asociere a acestora de către publicul relevant, indiferent dacă produsele sunt similare sau diferite.

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul şi, în aplicarea art. 314 C.proc.civ., a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

Prin decizia civilă nr. 148/A din 2.03.2016 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, apelul declarat de reclamantă a fost admis, sentința apelată a fost schimbată în tot, astfel: s-a admis cererea de chemare în judecată, în sensul că s-a interzis pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea şi orice alt act de folosire neautorizată pe piaţa românească, în cadrul activităţii sale comerciale, a unor semne identice sau similare cu marca comunitară nr. 331336/01.04.1996 şi marca nr. 644464 din 29.09.1995, înregistrată la nivel internaţional cu stat desemnat România, ambele constând în culoarea lila, înregistrată pentru produse din clasa 30 conform Clasificării de la Nisa.

În rejudecare, ținând seama de dezlegările date de Înalta Curte instanța de apel a procedat la compararea mărcii pretins încălcate și semnul utilizat de către terţ, a căror asemănare ar putea genera riscul de confuzie în percepţia publicului relevant.

Instanța de apel a arătat că analiza similarității dintre marcă și semn presupune inclusiv verificarea măsurii în care marca se regăsește în mod identic sau similar în semnul utilizat de pârâtă, și, în continuare, dacă marca păstrează o poziție distinctivă în semnul complex sau este neglijabilă.

Specificul mărcilor înregistrate de reclamantă - mărci de culoare (fără delimitare în spațiu, în cazul mărcii comunitare) - necesită compararea tonalității cromatice de pe ambalajele pârâtei cu cea care formează obiectul mărcii, având în vedere posibilitatea dată de simțuri unui consumator mediu din segmentul de public căruia i se adresează produsele comercializate de părți, de a deosebi culori sau nuanțe de culori, chiar în condițiile în care, la înregistrare, se utilizează un cod de identificare a culorilor, internațional recunoscut.

Curtea de apel a reținut că înregistrarea mărcii comunitare cuprinde reprezentarea culorii, coordonatele de identificare în spațiul cromatic a culorilor în sistemul Pantone Process Book, între nuanțele E 176 - 4 și E 176 - 3, precum și denumirea culorii ”lila/violet”.

Instanța de apel a apreciat că nu poate valorificată apărarea intimatei în sensul că, în realitate, protecția a fost cerută pentru culoarea ”maro”, identificată după coordonatele de determinare a nuanței din cuprinsul certificatului de înregistrare a mărcii comunitare nr. 31336/1996, atâta vreme cât coordonatele în spectrul cromatic nu sunt unicele repere de identificare, în sensul că certificatul de înregistrare conține inclusiv reprezentarea grafică a culorii și denumirea acesteia, elemente ce conduc la concluzia că protecția a fost cerută pentru o nuanță a culorii mov.

Menționarea unor coordonate de identificare a spectrului, care nu corespund culorii lila/violet, are semnificația unei erori materiale, ce a fost corectată de OHIM. Această rectificare a reperelor ce identifică o culoare nu constituie o modificare a culorii protejate ca marcă, ipoteză care ar presupune și că, până la momentul 2015, când a intervenit rectificarea, reclamanta a avut protecție pentru culoarea maro, și care ar contrazice constatarea tribunalului că mărcile de culoare lila ale reclamantei sunt renumite, aspect ce nu a fost contestat de intimata – pârâtă până la momentul rejudecării apelului.

Mai mult, pârâta a justificat, prin apărările sale de la prima instanță, utilizarea culorii lila prin aceea că, astfel, identifică sortimentele de napolitane. Prin urmare, instanța de apel a apreciat că o asemenea strategie de apărare în calea de atac, chiar motivată de apariția unui element de noutate cum este rectificarea certificatului de înregistrare cu privire la reperele de identificare a culorii în sistemul CIELAB (coordonatele specifice în spectrul cromatic), nu poate fi valorificată prin raportare la recunoașterile pârâtei și, pe de altă parte, nici prin prisma dispozițiilor art. 292 alin. (1) C.proc.civ., ce nu permit mijloace de apărare ce nu au fost invocate la prima instanță sau prin întâmpinarea din calea de atac.

Fiind lămurit aspectul legat de obiectul mărcilor reclamantei, respectiv - culoarea lila în nuanțe corespunzătoare sistemului PANTONE, E-176-4, E -176-3 - cod utilizat la momentul înregistrării, curtea de apel a arătat că urmează a stabili dacă există asemănare între marca înregistrată de reclamantă și semnul utilizat de pârâtă.

S-a reținut că nu există îndoială cu privire la folosirea de către pârâtă a culorii lila în semnul utilizat ca marcă, analiza ambalajelor precum și susținerile intimatei determinând această concluzie. Nuanțele utilizate au fost indicate de intimată prin raportare la codul PANTONE PROCESS BOOK, sub numerele 266, 2567, 2577. Curtea a observat însă că sistemul de identificare a culorii Pantone a suferit modificări în timp, astfel că, o comparare a paletei de culori a sistemului din momentul înregistrării mărcii comunitare – 1995 și cel din prezent, pretins utilizat de pârâtă, în funcție de indicatorii numerici nu mai este posibilă. De altfel, analiza similarității presupune compararea culorii înregistrate ca marcă și a celei folosite de pârâtă pe ambalajul produselor, astfel că identificarea acesteia din urmă într-un sistem de codificare nu poate fi fructificată în cadrul examinării asemănării culorilor.

Întrucât este indispensabil să se interpreteze noţiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie, percepţia mărcilor pe care o are consumatorul mediu al tipului de produs sau serviciu în cauză, joacă un rol hotărâtor în aprecierea globală a riscului de confuzie (SABEL).

În analiza similarității dintre marca de culoare și semn, instanța de apel a pornit de la premisa că numărul culorilor pe care publicul le poate distinge este redus, mai ales în condițiile în care nu are posibilitatea de a compara direct produsele ce conțin semne în diverse nuanțe de culori. Consumatorul mediu percepe semnul ca pe un întreg și nu îi analizează diferitele detalii, nivelul său de atenție putând varia în funcție de categoria de bunuri sau servicii în discuție. S-a apreciat că, aceste considerații desprinse din jurisprudența comunitară, conduc la concluzia că o comparație riguroasă, bazată pe coordonatele din sistemul CIELAB de identificare în spectru a nuanțelor unei culori sau celor din sistemul PANTONE nu este utilă pentru a aprecia cu privire la similaritatea acestora.

Judecătorul se comportă ca un consumator cu un nivel mediu de inteligență și perspicacitate în compararea culorilor : nuanța de mov – înregistrată ca marcă de către reclamantă, respectiv cea folosită de pârâtă în semnul compus alături de elemente verbale reprezentând propria marcă Alfers. Ponderea cea mai însemnată o are prima impresie, de ansamblu pe care o produc semnele din punct de vedere vizual, fiind necesar a se lua în considerare, cu precădere, elementele de asemănare și nu cele de diferențiere.

S-a reținut că în semnul complex pe care îl utilizează pârâta se regăsesc două nuanțe de lila violet, liliachiu, adică de culoarea florii de liliac. Asemănarea dintre culorile comparate a fost apreciată de instanța de apel ca fiind foarte mare, în considerarea faptului că o persoană obișnuită nu are capacitatea, în lipsa unor elemente de comparație, să distingă culorile conform unui standard cromatic stabilit în laborator. Culoarea este o noțiune perceptivă, astfel că nu se poate determina, pe baza unor noțiuni specifice fizicii, dacă un consumator de dulciuri aflat în magazin este capabil să distingă diferențe sensibile ale unei culori, fără a avea la dispoziție piese de comparație.

Culoarea utilizată ca fundal al ambalajului este cea care se face remarcată în semnul compus utilizat de pârâtă, atrăgând atenția în plan vizual, astfel că influențează impresia de ansamblu. Impresia de ansamblu produsă de o marcă complexă în memoria publicului relevant poate fi dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale. Așa cum s-a decis în cauza SABEL și apoi în MEDION, este posibil ca o marcă anterioară, utilizată de un terț în cadrul unui semn compus care cuprinde denumirea întreprinderii acestui terț, să păstreze o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului compus. În consecință, în vederea constatării unui risc de confuzie, este suficient ca, având în vedere poziția distinctivă autonomă păstrată de marca anterioară, publicul să atribuie și titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus.

În cauza MEDION, însă, CJUE a nuanțat aspectele legate de preluarea mărcii anterioare în semnul compus al terțului și arată că este posibil ca marca să aibă un rol distinctiv independent în semnul complex, fără a constitui în mod necesar un element dominant. S-a arătat, în considerentele hotărârii menționate, că nu se impune condiția ca impresia de ansamblu produsă de marca complexă să fie dominată de marca anterioară pentru a se constata un risc de confuzie, concluzia curții fiind că o astfel de condiție ar conduce la privarea proprietarului mărcii anterioare de drepturile exclusive dobândite prin înregistrare.

În ceea ce privește produsele, curtea de apel a reținut similaritatea dintre ciocolată și napolitane cu cacao (materie primă pentru obținerea ciocolatei), produse ce sunt destinate consumatorilor de dulciuri. Natura bunurilor, scopul pentru care sunt utilizate, canalele de comerț prin care sunt comercializate pot determina credința publicului consumator că ele provin din aceeași sursă. Acestea sunt produse alimentare, de tip desert având conținut predominant de cacao, ce se vând în același raion al unui magazin, factori ce determină concluzia înrudirii în plan comercial a produselor pe care este aplicată marca reclamantei, respectiv semnul pârâtei.

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroşi factori şi, în primul rând, de cunoaşterea mărcii pe piaţă, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă şi semn, şi între produsele şi serviciile desemnate. Prin urmare, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ţinând seama de toţi factorii relevanţi pentru circumstanţele speţei.

Instanța de apel a mai arătat că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte a fi mai important. Urmând raționamentul din cauza SABEL, s-a reținut, prin urmare, că similitudinea vizuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează semne asemănătoare poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietăţii de care se bucură în rândul publicului. În cauză, marca pârâtei reprezentată de culoare se regăsește într-o nuanță sensibil asemănătoare în semnul folosit de pârâtă.

Întrucât marca lila a reclamantei are un caracter distinctiv deosebit, dat de reputația de care se bucură în rândul consumatorilor, probabilitatea de confuzie, în prezența și a unor produse similare, este crescută.

Curtea de apel a mai arătat că un consumator mediu nu compară mărcile una lângă alta; el are, de obicei, în față numai semnul fraudulos pe care îl compară cu amintirea avută despre marcă. În cauză, marca anterioară este culoarea lila, ce se bucură de distinctivitate crescută, marca fiind de renume, astfel că se poate reține că aceasta a rămas în mintea consumatorului. Segmentul de public căruia i se adresează marca și semnul este compus din consumatorii de dulciuri ce conțin cacao, consumatori ce nu vor fi foarte atenți, dat fiind caracterul acestora de bunuri de larg consum; prima impresie este cea decisivă. Or, elementul care frapează în semnul pârâtei este culoarea, ceea ce conduce la bănuiala consumatorului că marca cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște și de care s-a atașat, marca reclamantei. Diferențele pe care un consumator mediu nu le-ar remarca nu trebuie accentuate, astfel că se acordă o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie. Elementul comun, în speță, este culoarea lila, marca reclamantei fiind preluată în totalitate în semnul compus al pârâtei, ceea ce amplifică similitudinea pe plan vizual, astfel că aplicarea mărcii verbale Alfers a pârâtei nu creează un ansamblu cu efect de indicare a originii produsului său, în mintea cumpărătorului trezindu-se amintirea mărcii renumite.

Considerentele expuse conduc la concluzia prejudicierii reclamantei prin transferul atașamentului consumatorului față de marcă spre semn și diluarea imaginii legate de marcă. Fiind în prezența unei mărci de renume, este ușor de acceptat că i-a fost cauzată o pagubă prin schimbarea comportamentului economic al consumatorului, fiind incidente în speță art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 lit. c) din Regulamentul 207/2009, ce reglementează protecția mărcilor de renume chiar în ipoteza în care produsele nu sunt similare. Titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenţei unui risc viitor și neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (Hotărârea Tribunalului SPA FINDERS). Reducerea atractivității mărcii constituie un astfel de prejudiciu, rezultată din împrejurarea că acea culoare nu mai este un reper de identificare a ciocolatei MILKA, lipsind-o de particularitate, de unicitate.

Având în vedere considerentele expuse, apelul a fost admis, a fost schimbată sentinţa apelată în sensul că acțiunea a fost admisă, astfel cum a fost formulată.

Împotriva acestei decizii, pârâta B. S.R.L. a formulat recurs, prevalându-se de motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., solicitând instanței de recurs, în principal, admiterea recursului, casarea deciziei recurate cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de apel și, în subsidiar, modificarea deciziei recurate în sensul respingerii acţiunii introduse de intimata-reclamantă.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta-pârâtă susține că prin decizia recurată au fost încălcate prevederile art. 315 alin. (1) şi (3) C.proc.civ.

Astfel, se arată că prin decizia de casare s-au dat instanţei de apel o serie de indicaţii cu privire la aspecte a căror dezlegare era necesară cu ocazia rejudecării apelului.

În primul rând, prin decizia de casare s-a stabilit necesitatea de a compara efectiv culorile în discuţie prin raportare la coduri de identificare a culorilor.

În al doilea rând, Înalta Curte a stabilit în sarcina instanței de rejudecare necesitatea de a analiza dacă culoarea lila, protejată prin intermediul mărcii comunitare nr. 31336/01.04.1996 şi a mărcii internaţionale nr. 644464/1995 (denumite în continuare, împreună, „marca Kraft") se regăseşte în cuprinsul ambalajelor napolitanelor Alfers (în continuare, „semnul Alfers"), precum şi a eventualului mod în care marca a fost preluată.

Totodată, s-a arătat că va fi necesar a se stabili poziția/rolul - dominant sau nesemnificativ - pe care îl ocupă marca Kraft în cadrul semnului, Înalta Curte reținând că instanța de apel nu a determinat dacă mărcile conservă o poziţie distinctivă autonomă în cadrul semnului.

De asemenea, prin decizia de casare s-a arătat că este necesar a se analiza apărarea pârâtei care a susținut că în cuprinsul semnului complex nu utilizează culoarea lila ca marcă, respectiv cu scopul de indica originea produsului, ci pentru diferențierea sortimentelor de napolitane (mov pentru cele cu cremă de cacao, verde pentru crema de alune etc.); totodată, s-a stabilit că instanța de apel ar trebui să cerceteze dacă această apărare tinde la infirmarea aptitudinii culorilor folosite de a distinge produsele pârâtei de cele ale altor comercianţi, cât timp scopul folosirii ar fi doar acela al delimitării între ele a propriilor produse, cu alte cuvinte, la negarea folosirii culorilor cu titlu de marcă. În caz afirmativ, ar trebui să se analizeze percepţia consumatorului în contextul folosirii curente a culorilor pe piața produselor de cofetărie.

Toate aceste dezlegări date de către ÎCCJ, potrivit dispozițiilor art. 315 alin. (1) şi (3) C.proc.civ., erau obligatorii pentru instanța de rejudecare.

Cu toate acestea, instanța de apel s-a îndepărtat de la indicațiile din decizia de casare, pe care le-a anihilat.

În acest sens, recurenta arată că instanța de apel nu a analizat apărarea sa cu privire la justificarea folosirii culorii lila prin aceea că, identifică sortimentele de napolitane, ci, practic, instanța de apel s-a rezumat doar la menționarea acestei apărări a pârâtei (despre care ÎCCJ a indicat că urmează a fi avută în vedere în rejudecare), fără însă a face vreo consideraţie de orice fel în această privință.

Instanța de apel a reținut într-o manieră subiectivă şi fără niciun fel de suport probator că nuanţa lila care se regăseşte în semnul Alka este cea care se remarcă, deşi aceasta este utilizată alături de multe alte detalii precum: alte culori de fundal - maro, alte tonuri de violet, marca figurativă/combinată Alfers, reprezentarea produsului, reprezentarea grafică a principalului ingredient.

De asemenea, instanţa de apel a reţinut caracterul puternic distinctiv al mărcii Kraft şi reputaţia de care se bucură aceasta în absenţa oricăror probe specifice, cum ar fi studiile de piaţă şi, de asemenea, fără a lua în considerare aprecierea de care se bucură și produsele recurentei.

În acest context, instanța a reținut neîntemeiat că, deşi pe produsele fabricate de B. se regăseşte propria marcă, şi anume, marca combinată Alfers, scrisă cu caractere mari, ca urmare a simplei existenţe a culorii lila, consumatorul ajunge să ignore această marcă şi se gândeşte automat la întreprinderea care manufacturează produsele Milka.

Pe de altă parte, instanţa de apel a ignorat aspectele de fapt dovedite prin înscrisurile depuse la dosar și care conduc la o concluzie radical diferită: semnul Alka a fost folosit anterior apariţiei pe piaţa din România a produselor ce poartă marca Kraft, renumele şi calitatea de care se bucură produsele Alka chiar anterior apariţiei produselor Milka, scopul pentru care este utilizată culoarea lila/violet pe ambalajele napolitanelor Alka, existenţa şi a altor produse de cofetărie al căror ambalaj cuprinde şi culoarea violet.

În aceste condiţii, recurenta susține că, în raport cu cele anterior relevate, în cauză sunt pe deplin aplicabile cele statuate în jurisprudență - „în cazul în care instanţa care rejudecă nu s-a conformat dezlegării date problemei de drept de către instanţa de recurs, hotărârea este casabilă."

În continuare, în dezvoltarea criticilor, recurenta susține că decizia recurată este pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

Sub un prim aspect, recurenta se referă la aplicarea greșită a criteriilor relevante pentru analiza riscului de confuzie, ceea ce a generat concluzia eronată în sensul existenței similarității între marca Kraft şi semnul Alka, precum și a existenței riscului de confuzie, aspecte care reprezintă chestiuni de drept cenzurabile în recurs, conform jurisprudenței constante a Înaltei Curți.

Atât prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, cât şi cele ale art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CE) nr, 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, care recunosc dreptul titularului unei mărci (inclusiv marcă internaţională având România ca stat desemnat, ori marcă comunitară) să formuleze acţiune în contrafacere impun întrunirea în mod cumulativ a trei condiţii;

(i) mărcile aflate în conflict sunt identice sau similare din punct de vedere vizual, auditiv ori conceptual;

(ii) serviciile sau produsele pentru care sunt utilizate mărcile sunt identice ori similare;

(iii) există un risc de confuzie pentru publicul relevant, care include riscul de asociere.

În continuarea motivelor de recurs, recurenta procedează la expunerea unor considerente de ordin general, teoretic, indicând principiile generale aplicabile în evaluarea riscului de confuzie, principii care trebuie aplicate în raport cu circumstanțele particulare ale fiecărei spețe.

Cu referire la aplicarea principiilor enunțate, recurenta arată că instanţa de apel nu a realizat o comparaţie bazată pe probe între culoarea lila, protejată prin înregistrarea mărcii Kraft şi culoarea utilizată de semnul Alka.

În acest sens, instanţa de apel nu a urmat indicaţiile obligatorii stabilite prin decizia de casare cu privire la modul în care trebuie să fie comparate marca Kraft şi semnul Alka, ceea ce a condus la concluzia eronată că semnul Alka cuprinde culoarea lila ce face obiectul mărcii Kraft şi că, prin urmare, există similaritate la nivel vizual între cele două semne.

Recurenta reafirmă că existenţa identităţii sau a similarităţii între marcă şi semn constituie condiţia-premisă a existenţei unei fapte de contrafacere şi criteriul principal care trebuie îndeplinit pentru a se constata existenţa unui risc de confuzie; după cum s-a reţinut în decizia de casare, dacă această condiţie nu este îndeplinită, înseamnă că în cauză nu există contrafacere.

În speţă însă, instanţa de apel s-a mărginit însă la o analiză superficială a măsurii în care este îndeplinită condiţia similarităţii, deşi jurisprudenţa CJUE stabilește că este necesar un examen riguros al asemănărilor şi, de asemenea, al deosebirilor dintre semnele aflate în conflict.

În mod concret, curtea de apel a nesocotit dispoziţiile instanţei de recurs în privinţa necesităţii de a compara efectiv culorile în discuţie şi de a administra probe în acest sens.

Astfel cum rezultă din probele aflate la dosarul cauzei şi cum s-a reţinut atât în primă instanţă, cât şi în apel, semnul Alka cuprinde mai multe nuanţe ale culorii mov/violet.

Or, în decizia de casare, instanța de recurs nu s-a limitat la a indica instanţei de apel că trebuie analizată similitudinea dintre marca Kraft şi semnul Alka, ci a statuat, în mod expres, că este necesară o comparaţie între nuanţele de mov din semnul Alka şi culoarea lila protejată de marca Kraft, prin raportare la unul dintre codurile de culoare recunoscute internaţional.

Referitor la acest aspect, curtea de apel a statuat, în totală opoziţie cu indicaţiile din decizia de casare, în sensul că o comparaţie riguroasă, bazată pe coordonatele din sistemul CIELAB de identificare în spectru a nuanţelor unei culori sau celor din sistemul PANTONE nu este utilă pentru a aprecia cu privire la similaritatea acestora; prin urmare, instanța de rejudecare a refuzat să procedeze la analiza impusă în mod concret de decizia de casare.

Realitatea este aceea că între marca Kraft şi semnul Alka nu există similaritate nici măcar la nivel vizual, instanţa de apel ajungând sub acest aspect la o concluzie eronată şi nelegală, nefundamentată pe probe.

Ignorând aceste indicaţii obligatorii din decizia de casare referitoare la mijloacele obiective de determinare a culorilor, instanţa de apel a reţinut în mod categoric, fără a-şi fundamenta opinia pe vreo probă, că nu există îndoială cu privire la utilizarea de către pârâtă a culorii lila în semnul utilizat ca marcă, analiza ambalajelor precum şi susţinerile intimatei determinând această concluzie, precum și că asemănarea dintre culorile comparate este apreciată ca fiind foarte mare.

Recurenta mai arată că deşi semnul Alka cuprinde o serie de elemente distinctive, de natură să înlăture orice risc de confuzie, instanţa de apel a reţinut în mod eronat şi nelegal că similaritatea dintre semne este suficientă

Chiar dacă s-ar considera - teoretic, exclusiv pentru necesităţile prezentei argumentări - că există un oarecare grad de asemănare la nivel vizual între marca Kraft şi semnul Alka, aceasta este nesemnificativă şi nu poate conduce automat la concluzia că ar exista similaritate între semnele în conflict. Aceasta, deoarece semnul Alka cuprinde, alături de cele două nuanţe de violet, o multitudine de elemente distinctive, de natură să înlăture orice risc de confuzie. Prezenţa unor asemănări nesemnificative din punct de vedere vizual nu este suficientă pentru a demonstra că este îndeplinită cerinţa similarităţii, deoarece astfel s-ar extinde în mod excesiv sfera de protecţie conferită mărcii înregistrate constând într-o culoare. Practic, utilizarea unui semn ce cuprinde într-o oarecare măsură o anumită culoare protejată împreună cu o serie de alte elemente ar putea fi oricând declarată drept contrafacere.

În lumina celor statuate de instanța de casare, curtea de apel era obligată să ia în considerare toate elementele care se regăsesc în semnul Alka, elemente care, în mod evident, sunt diferite de unicul element al mărcii Kraft, respectiv culoarea lila.

De altfel, deşi, potrivit principiilor care decurg din jurisprudenţa CJUE, trebuie acordată o atenţie mai mare asemănărilor dintre semnele în conflict decât deosebirilor dintre acestea, aceasta nu înseamnă însă că deosebirile dintre semnele în conflict trebuie ignorate. Astfel cum reiese cu claritate din jurisprudenţa sa, CJUE nu a statuat în sensul ignorării diferenţelor, ci doar a afirmat că existenţa unor asemănări între semnele aflate în conflict cântăreşte mai mult decât existenţa unor deosebiri între acestea pentru a ajunge la concluzia că există o faptă de contrafacere. Dacă deosebirile dintre o marcă şi un semn nu ar avea nicio relevanţă, s-ar ajunge la situaţii absurde, în care niciun element dintr-o marcă înregistrată nu ar mai putea fi utilizat în cadrul unui semn ulterior al unui terţ, în niciun context şi indiferent de existenţa unor alte detalii semnificative, distinctive, care ar putea face o diferenţă clară faţă de marca înregistrată anterior, ceea ce echivalează cu o apropriere perpetuă şi absolută a unor elemente figurative ori verbale. Or, această situaţie este un aspect de neconceput în practică. În cazul de faţă, o asemenea soluţie este cu atât mai absurdă cu cât s-ar putea ajunge la concluzia că nuanța lila ce face obiectul mărcii Kraft nu ar mai putea fi folosită ulterior în cuprinsul niciunui semn, indiferent de ponderea pe care ar avea-o această culoare în cadrul semnului şi indiferent de celelalte elemente care se regăsesc alături de aceasta şi care pot da distinctivitate semnului.

Mai mult, teoria conform căreia asemănările dintre semnele în conflict prevalează faţă de deosebirile dintre acestea nu trebuie aplicată ad litteram în speţa de faţă. Trecând peste faptul că în cauză deosebirile dintre marca Kraft şi semnul Alka sunt cât se poate de frapante, din moment ce marca Kraft nu prezintă elemente verbale (cuvinte) ori figurative, trebuie avut în vedere că situaţia din cadrul prezentului litigiu este atipică faţă de situaţia clasică, în care conflictul intervine între o marcă combinată/figurativă anterioară şi un semn ce conţine asemănător mărcii şi elemente verbale şi/sau diverse reprezentări grafice şi/sau culori. Într-un astfel de caz, pentru analiza riscului de confuzie s-ar compara toate elementele ce intră în componenţa ambelor semne în discuţie, în vreme ce în cazul de faţă singurul element al mărcii Kraft care trebuie analizat este culoarea pe care aceasta o protejează.

Semnul Alka cuprinde o scrie de elemente verbale şi figurative care sunt distinctive şi rămân în memoria consumatorului, neexistând deci nici cel mai mic grad de similaritate vizuală între aceste elemente şi marca Kraft. Astfel, semnul Alka cuprinde, pe o parte considerabilă din suprafaţa sa, o reprezentare la scară mare a napolitanelor Alfers, deci imaginea produsului comercializat. Dată fiind ponderea pe care o are această imagine în ansamblul ambalajului, rezultă că accentul cade pe imaginea produsului pe care consumatorul doreşte să îl achiziţioneze - napolitane; pe partea superioară a semnului Alka se regăseşte marca combinată Alfers, ce cuprinde alături de elementul verbal Alfers grafiat specific, o serie de pătrate umplute cu diverse culori (verde, albastru, roşu, roz, portocaliu) şi reprezentarea unei mâini (ce pare să arate semnul „OK");

Semnul Alka cuprinde şi reprezentarea unui recipient ce conţine cremă de cacao, aceasta fiind principalul ingredient al produsului. Recipientul este desenat pe ambalaj cu scopul de a diferenţia acest sortiment de napolitane de celelalte napolitane din gama Alfers care au arome diferite (cu cremă de vanilie, cu cremă de căpşuni, cu cremă de alune);

Semnul Alka cuprinde, în fundal, nu una, ci două nuanţe de mov, precum şi culoarea maro.

Date fiind toate aceste aspecte, recurenta concluzionează că semnul Alka creează, în percepţia publicului relevant, o imagine vizuală de ansamblu fundamental şi total diferită de aceea lăsată de marca Kraft.

În acest context, este util să fie avută în vedere o hotărâre pronunţată într-o speţă asemănătoare, ce prezintă relevanţă deosebită, dat fiind faptul că se referă chiar la o acţiune în contrafacere intentată de C., o societate din grupul intimatei. Prin respectiva acţiune, C. a solicitat instanţei să dispună obligarea pârâtului la încetarea folosirii culorii lila (aceeaşi culoare protejată prin marca internaţională invocată şi în speţa de faţă), pentru ambalajele unei mini-prăjituri fabricate de pârât, cunoscute sub denumirea alfajor. În plus, spre deosebire de datele din prezentul litigiu, ambalajele pârâtei conţineau chiar şi o imagine cu o văcuţă. Reclamanta a susţinut, exact ca în prezenta cauză, că folosirea culorii lila de către pârâtă poate determina consumatorii să creadă că produsele pârâtei au aceeaşi origine cu cele ale reclamantei (deci, că se creează un risc de confuzie - problemă ce a fost ridicată şi în prezentul litigiu).

Atât prima instanţă, cât şi instanţa de apel au respins acţiunea în contrafacere, statuând, printre altele, în sensul că există diferenţe semnificative între semnele aflate în conflict, şi anume numărul de cuvinte de pe ambalaj (reţinând că pe ambalajul pârâtei figurează şi cuvinte, spre deosebire de marca reclamantei), design-ul ambalajului pârâtei, faptul că ambalajul pârâtei conţinea o combinaţie între culorile roşu şi lila. Mai mult, Curtea Federală de Apel din Argentina a reţinut că, de fapt, consumatorii recunosc produsele nu prin culorile de pe ambalaje, ci prin mărcile de pe acestea (milka, respectiv chocoleche), care servesc tocmai pentru a identifica originea lor comercială.

Întocmai ca în speţa astfel reprodusă, recurenta susține că şi semnul Alka conţine marca combinată Alfers, utilizată cu scopul de a indica originea produselor, deci întreprinderea de la care provin produsele. Practic, marca combinată Alfers, iar nu semnul Alka în ansamblu său, este cea care serveşte la identificarea originii comerciale a produselor B. Astfel, împrejurarea că semnul Alka conţine o culoare care este similară cu aceea protejată de marca Kraft nu poate să conducă la concluzia că există contrafacere.

În plus, recurenta menționează că nu foloseşte culoarea violet cu titlu de marcă (adică în scopul de a indica originea comercială a napolitanelor umplute cu cremă de ciocolată), ci doar pentru a deosebi sortimentele de napolitane între ele.

În concluzie, condiţia similarităţii la nivel vizual nu este îndeplinită, deoarece nu există elemente de asemănare suficient de puternice între marca Kraft şi semnul Alka.

Mai departe, recurenta susține că și dacă, prin absurd, s-ar reţine o eventuală similaritate la nivel vizual între marca Kraft şi semnul Alka, aceasta este anihilată de lipsa similarităţii la nivel auditiv şi conceptual.

Astfel, cum s-a arătat anterior, deşi ar părea că, potrivit jurisprudenţei ÎCCJ, este suficient să existe similaritate cel puţin prin raportare la unul dintre cele trei niveluri relevante (auditiv, conceptual şi vizual), în realitate, această afirmaţie nu corespunde adevărului în toate situaţiile, ci - dimpotrivă - se verifică doar în cazul în care asemănarea existentă la un anumit nivel între marca şi semnul aflate în conflict este într-atât de mare, încât această asemănare este suficientă să conducă la confuzie în rândul publicului relevant.

Singurul element aparent comun între marca Kraft şi semnul Alka este culoarea lila despre care A. afirmă că se regăseşte în semnul Alka. Constatarea unei eventuale similarităţi din punct de vedere vizual, determinată de utilizarea în cele două semne a unor nuanţe asemănătoare, nu este suficientă per se, pentru reţinerea existenţei riscului de confuzie, în lipsa similarităţii la nivel auditiv şi conceptual.

În ceea ce priveşte similaritatea la nivel auditiv, care, potrivit jurisprudenţei ÎCCJ, este cea mai importantă, nici nu intră în discuţie existenţa unei astfel de similarităţi, din moment ce marca Kraft nu conţine elemente verbale şi constă în nimic mai mult decât o culoare.

În ceea ce priveşte similaritatea la nivel conceptual, marca Kraft pare a sugera, chiar potrivit susţinerilor proprii ale intimatei A., ideea unei lumi de fantezie. Deşi, în mod normal, „o culoare nu sugerează niciun sens, ci este doar percepută ca ornamentală sau ca un mijloc de a face produsul mai atrăgător”, s-ar putea accepta că marca Kraft poate, de una singură, să sugereze o idee. Aceasta nu face decât să demonstreze că nu există similaritate conceptuală între semnele în conflict, de vreme ce semnul Alka, prin multitudinea elementelor distinctive prezentate anterior, apreciate global, trimite la o idee mult mai concretă şi cu totul diferită, şi anume la produsul comercializat: napolitane. Iar aceste napolitane se regăsesc pe ambalaj, după cum se regăseşte pe ambalaj şi marca combinată Alfers.

În legătură cu acest aspect, Oficiul pentru Armonizarea Pieţei Interne (OAPI) a decis că, deşi folosirea intensivă a unei mărci de culoare îi conferă acesteia un caracter distinctiv care îi permite să fie înregistrată, acest fapt nu este suficient pentru a împiedica înregistrarea unei mărci ulterioare doar pentru că această marcă ulterioară include, printre alte elemente, culoarea mărcii anterioare, OAPI a statuat că o asociere între o marcă de culoare anterioară şi o marcă ulterioară, ce constă doar în faptul că nuanţa din fundal este asemănătoare, aşa cum este cazul şi în prezenta speţă, nu prezintă importanţă în ceea ce priveşte impresia globală pe care o creează marca ulterioară.

În continuare, OAPI a mai statuat că un presupus nivel ridicat de renume dobândit al mărcii anterioare nu este suficient pentru a crea un risc de confuzie între cele două mărci: „Caracterul distinctiv original al mărcilor anterioare este per se foarte slab. Astfel, un caracter distinctiv accentuat obţinut prin utilizare intensivă poate face respectiva culoare înregistrabilă, însă acest lucru nu este suficient pentru a preveni înregistrarea oricărei alte cereri de înregistrare a unei mărci pentru simplul motiv că această din urmă cerere include, printre alte elemente, culoarea portocalie, aşa cum este cazul aici. În mod specific, în acest caz, asocierea care poate fi făcută între mărcile anterioare și marca contestată este reprezentată doar de culoarea de fundal, care nu este semnificativă în impresia generală asupra mărcii contestate. În consecinţă, chiar dacă am presupune că marca anterioară a atins un înalt grad de reputaţie, acest fapt ar fi, totuşi, insuficient pentru a duce la posibilitatea ca între cele două mărci să existe un risc de confuzie.”

Recurenta învederează că această decizie porneşte de la o situaţie premisă foarte asemănătoare cu aceea din prezenta speţă şi, chiar dacă nu este pronunţată în cadrul unei acţiuni în contrafacere, este întemeiată pe jurisprudenţa CJUE, criteriile de apreciere a riscului de confuzie fiind aplicabile atât în cazul opoziţiei, anulării cât şi în cazul contrafacerii, pentru identitate de raţiune, astfel cum s-a reținut prin decizia de casare.

Chiar dacă prin absurd, s-ar considera că există similaritate vizuală între marca Kraft şi semnul Alka - deoarece ambele cuprind nuanţa lila -, această situaţie nu este suficientă pentru a conduce la concluzia existenţei unui risc de confuzie.

Recurenta mai susține că nu constituie contrafacere conduita sa.

După prezentarea unor considerații teoretice, doctrinare referitoare la noțiunea de contrafacere, recurenta procedează la accentuarea împrejurării că este deținătoarea unor drepturi legal înregistrate și neanulate, precum și că a utilizat semnul Alka anterior apariţiei pe piaţă a produselor pentru care a fost înregistrată marca Kraft.

Ca atare, se arată de către recurentă că și-a înregistrat la nivel naţional următoarele mărci: marca combinată Alfers (nr. marcă 050912), pentru produsele şi serviciile din clasele 30 (napolitane; biscuiţi), 35 (publicitate; gestionarea afacerilor comerciale administraţie comercială), 39 (transport; ambalare şi depozitare mărfuri); marca combinată Alfers (nr. marcă 112699), pentru produsele din clasa 30 (napolitane; biscuiţi), având revendicate culorile roşu, verde, maro, mov, portocaliu, bej, şi violet; marca combinată Alfers (nr. marcă 113046), înregistrată pentru produsele din clasa 30 (napolitane; biscuiţi), având revendicate culorile roşu, verde, maro, mov, portocaliu, bej, şi violet.

De asemenea, recurenta este titulara certificatului de înregistrare a modelului industrial nr. 008099, nr. depozit 1999/0511, cuprinzând 4 modele industriale (forme de ambalaj), publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - secţiunea Desene şi Modele Industriale nr. 7/1999, fiind valabile până în 2014. Modelele industriale înregistrate constau în ambalajele napolitanelor, după cum urmează: ambalajul gamei de napolitane cu cremă de vanilie, pe care sunt predominante nuanţele de albastru; ambalajul gamei de napolitane cu cremă de alune, pe care sunt predominante nuanţele de verde; ambalajul gamei de napolitane cu cremă de ciocolată, pe care sunt predominante nuanţele de mov; ambalajul gamei de napolitane cu cremă de fructe, pe care sunt predominante nuanţele de roşu.

În consecință, în opinia recurente, nu se poate reţine intenţia B. de a frauda marca Kraft şi nici posibilitatea unei astfel de acţiuni, de vreme ce, aşa cum s-a arătat încă din primă instanţă şi s-a reiterat în apel, recurenta este prezentă pe piaţa din România înainte ca produsele la care se referă marca Kraft să intre pe această piaţă. Astfel, napolitanele Alfers au apărut pe piaţa din România încă din anul 1998, iar modelele industriale care protejează drepturile asupra ambalajelor utilizate pentru sortimentele de napolitane Alfers amintite au fost înregistrate încă din anul 1999, în vreme ce lansarea produselor purtând marca Kraft a avut loc abia în anul 2002, cum însăşi intimata a indicat în cererea de chemare în judecată. De aceea, nu poate fi primită susţinerea conform căreia B. se foloseşte de prezenţa pe piaţa din România a mărcii Kraft pentru a crea un risc de confuzie în privinţa originii comerciale a napolitanelor Alfers umplute cu cremă de cacao.

În acest sens, trebuie avute în vedere şi studiile realizate de X. la nivelul României, cu referire la perioada 2006 - 2008 - existente la dosarul cauzei, care plasează B. în primii 5 competitori ce deţin peste 90% din piaţa napolitanelor, în ceea ce priveşte vânzarea produselor constând în napolitane, alături de alte mărci cunoscute.

De asemenea, recurenta mai arată că pe ambalajele napolitanelor pe care le produce foloseşte diferite culori cu scopul de a deosebi între ele diferitele sortimente de napolitane, iar nu cu titlu de marcă.

Culorile mov şi violet din semnul Alka sunt utilizate, la fel ca şi celelalte culori ce se regăsesc ca fundal pentru diferitele ambalaje înregistrate de recurentă ca model industrial (mov pentru napolitanele umplute cu cremă de cacao, roşu pentru napolitanele umplute cu cremă de căpşuni, verde pentru napolitanele umplute cu cremă de alune, albastru pentru napolitanele umplute cu cremă de vanilie), în scopul diferenţierii mai facile - între ele, unele faţă de altele - a sortimentelor de napolitane produse de aceasta.

Din punctul de vedere al modului de prezentare către consumatori, napolitanele Alfers sunt

comercializate într-o gamă variată de sortimente, fiecare tip de napolitane având ambalaj în câte o culoare distinctă.

Astfel, culoarea ambalajului are o legătură strânsă cu strategia de marketing şi cu planul de dezvoltare a gamei de napolitane Alfers, ambalajele fiind colorate distinct tocmai pentru a ajuta consumatorul să aleagă mai uşor între sortimentele aceluiaşi produs. O astfel de practică de natură comercială constând în colorarea diferită a ambalajelor în funcţie de aroma produsului este uzuală pentru producătorii de napolitane. De exemplu, napolitanele Joe folosesc un cod de culori asemănător cu cel utilizat de recurentă. Aşadar, nu se poate vorbi de o promovare a napolitanelor Alfers, prin folosirea prestigiului produselor intimatei.

Văzând împreună la raft toate aceste sortimente de napolitane Alfers, cu diferite umpluturi şi cu ambalaje colorate corespunzător, pe care, în plus, sunt reprezentate grafic atât ingredientul principal (de exemplu, un bol de ciocolată pentru napolitanele cu cremă de ciocolată, o floare de vanilie pentru napolitanele cu cremă de vanilie), cât şi marca Kraft, consumatorului mediu - prin ipoteză rezonabil de atent - îi va fi evident că scopul utilizării culorilor de pe fundalul ambalajelor (inclusiv deci a nuanţelor de mov, pentru napolitanele cu cremă de ciocolată) este acela de a diferenţia mai uşor diversele sortimente de napolitane, iar nu de a indica originea comercială a acestora. Având în vedere cele expuse anterior, unui consumator mediu rezonabil de atent, de avizat şi de informat îi va fi imposibil să creadă că napolitanele ce poartă marca Alfers, ce sunt ambalate în culori diferite: mov, roşu, albastru şi verde - sunt produse de intimata A.

Contrar indicaţiilor obligatorii din decizia de casare de a analiza această apărare a pârâtei, instanţa de apel nu a efectuat o astfel de analiză, limitându-se doar la a o menționa.

Realitatea este însă că pârâta a invocat această apărare atât la fond, cât şi în apel, astfel cum reiese din actele existente la dosarul cauzei.

Recurenta mai susține că marca Kraft beneficiază de un caracter distinctiv slab. În primul rând, aceasta nu se bucură de o distinctivitate inerentă. În al doilea rând, marca Kraft nu beneficiază nici măcar de o distinctivitate dobândită sau, cel mult, o astfel de distinctivitate este foarte slabă, fiind diluată de utilizarea extinsă de către producătorii de dulciuri ce conţin ciocolată, inclusiv de către producătorii de napolitane a culorii mov pentru ambalajele acestora.

În ceea ce priveşte distinctivitatea inerentă, marca Kraft, reprezentată de o singură culoare relativ simplă, nu poate, de una singură, să beneficieze de o astfel de caracteristică. În acest sens, s-au pronunţat atât instanţa de fond, cât şi instanţa care a judecat apelul înainte de casare, ambele reţinând că intimata A. foloseşte întotdeauna marca Kraft în combinaţie cu alte elemente figurative şi verbale: văcuţa lila inscripţionată cu combinaţia de elemente figurative şi verbale ce alcătuiesc cuvântul Milka; peisajul alpin; o reprezentare la scară mare a combinaţiei de elemente figurative şi verbale ce alcătuiesc cuvântul Milka. În realitate, nu marca Kraft este cea care, de una singură, are capacitatea de a distinge produsele intimatei de cele ale altor întreprinderi, ci această diferenţiere se realizează prin utilizarea ansamblului de elemente figurative şi verbale descris mai sus. Or, faptul că acest ansamblu de elemente ar putea să fi dobândit, în această formă, caracter distinctiv nu prezintă relevanţă în aprecierea distinctivităţii mărcii Kraft, adică prin includerea unor elemente neînregistrate, astfel cum s-a reținut și prin decizia de casare.

Potrivit jurisprudenţei CJUE, analiza distinctivităţii dobândite a unei mărci trebuie să se raporteze la bunurile şi serviciile pentru care a fost înregistrată. Or, deşi marca Kraft a fost înregistrată pentru produse din clasa 30 conform Clasificării de la Nisa, aceasta nu înseamnă, de plano, că se bucură de distinctivitate dobândită în privinţa napolitanelor, fie ele şi cu cremă de cacao. Aceasta reiese, pe de o parte, din principiul specialităţii mărcii - fundamental în dreptul mărcilor şi, pe de altă parte, dintr-o dispoziţie expresă existentă în legislaţia din România. Astfel, potrivit art. 11 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, aprobat prin H.G. nr. 1134 din 10 noiembrie 2010, produsele şi serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeaşi clasă.”

În plus, conform jurisprudenţei CJUE, nu este posibil să se afirme în termeni generali, spre exemplu, prin referire la anumite procente referitoare la gradul de recunoaştere atins de marcă în rândul sectorului relevant de public, că o marcă are un puternic caracter distinctiv. Or, tocmai în această manieră simplistă a procedat şi instanţa de apel în prezenta speţă, reţinând, în absenţa unor probe specifice, că întrucât marca lila a reclamantei are un caracter distinctiv deosebit, dat de reputaţia de care se bucură în rândul consumatorilor, probabilitatea de confuzie, în prezenţa şi a unor produse similare, este crescută. O astfel de afirmaţie concluzie subiectivă a curţii de apel, se află în flagrantă contradicţie cu jurisprudenţa anterior citată a CJUE.

De asemenea, instanţa de apel a aplicat greşit şi jurisprudenţa CJUE referitoare la mărcile de renume, reţinând că: „Fiind în prezenţa unei mărci de renume, este uşor de acceptat că i-a fost cauzată o pagubă prin schimbarea comportamentului economic al consumatorului [...]. Titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existenţa unei atingeri efective şi actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenţei unui risc viitor si neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (hotărârea Tribunalului SPA-FINDERS).

Deşi în acest context instanţa de apel a făcut trimitere, în mod generic, la cauza SPA-FINDERS pentru a concluziona în sensul că nu este necesară modificarea comportamentului consumatorului, în realitate conţinutul hotărârii la care instanţa de apel face referire este în sens contrar celor menţionate. Într-adevăr, în speţa respectivă, Tribunalul de primă instanţă a respins acţiunea, printre altele, pentru că nu s-au dovedit nici atingerea adusă reputaţiei mărcii de renume, nici avantajul nedrept obţinut de pe urma caracterului distinctiv ori a reputaţiei mărcii de renume.

Faptul că modificarea comportamentului consumatorului în urma pretinsei contrafaceri a unei mărci de renume trebuie dovedită rezultă din jurisprudenţa instanţei europene. Astfel, CJUE a reţinut expres în sensul celor ce urmează: „Dovada că prin utilizarea mărcii ulterioare se aduce sau s-ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare presupune demonstrarea unei modificări a comportamentului economic al consumatorului mediu al produselor sau al serviciilor pentru care marca anterioară este înregistrată ca urmare a utilizării mărcii ulterioare sau demonstrarea existenţei unui risc serios ca o astfel de modificare să se producă în viitor”, respectiv că faptul că: marca anterioară se bucură de un larg renume pentru anumite categorii de produse şi de servicii specifice; aceste produse sau aceste servicii si produsele sau serviciile pentru care este înregistrată marca ulterioară nu sunt similare sau substanţial similare; marca anterioară este unică în raport cu orice produse sau servicii şi în percepţia consumatorului mediu, normal informai, suficient de atent şi de avizat, marca ulterioară evocă marca anterioară de renume nu este suficient pentru a dovedi că prin utilizarea mărcii ulterioare se obţin sau s-ar obţine foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori se aduce sau s-ar aduce atingere acestora.”

În concluzia celor anterior expuse, recurenta conchide că nu se face vinovată de săvârşirea unei activităţi de contrafacere şi, prin urmare, acţiunea introdusă de A. este neîntemeiată, astfel încât apreciază că se impune admiterea prezentului recurs, cu consecinţa, în principal, a casării deciziei recurate şi trimiterii cauzei spre rejudecare, sau - în subsidiar - a modificării deciziei recurate, în sensul respingerii apelului reclamantei.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce succed.

Recurenta-pârâtă, prin motivele de recurs, a susținut în primul rând,că prin decizia recurată, instanța de apel nu a respectat dispozițiile art. 315 alin. (1) și (3) C.proc.civ. și nu s-a conformat caracterului obligatoriu al dezlegărilor date prin decizia de casare de Înalta Curte anumitor probleme de drept și nici cu privire la necesitatea administrării anumitor probe în rejudecare.

Deși recurenta-pârâtă a invocat exclusiv motivul de recurs reglementat de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Înalta Curte constată că cele dezvoltate de către recurentă în cadrul acestei prime critici, sunt susceptibile de analiză din perspectiva art. 304 pct. 5 C.proc.civ., astfel încât, pe acest temei se va proceda la analizarea acestor critici, în aplicarea dispozițiilor art. 306 alin. (3) C.proc.civ.

Totodată, recurenta-pârâtă a invocat încălcarea dispozițiilor de drept material în soluționarea cererii în contrafacere, critici care, într-adevăr, se circumscriu motivului de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Cum aceste critici se întrepătrund, Înalta Curte le va analiza împreună în considerentele ce urmează.

Din examinarea deciziei recurate și observarea celor dezlegate de instanța de recurs prin decizia de casare, Înalta Curte constată că instanța de apel, în rejudecare, atât din observarea modalității de derulare a procedurii urmate în fața sa, cât și din cuprinsul considerentelor deciziei atacate, rezultă că s-a conformat celor statuate cu valoare obligatorie pentru instanța de rejudecare.

Înainte de toate, curtea de apel a procedat, în soluționarea cererii în contrafacere și, deci, în aplicarea art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și, similar, art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară, la analiza riscului de confuzie în percepția publicului, incluzând și riscul de asociere între semn și marcă, pornind de la premisele acestei norme, menționate și prin decizia de casare: identitatea sau similaritate dintre marcă și semnul utilizat de terț, precum și identitatea sau similaritatea între produsele cărora li se aplică marca și, respectiv semnul.

În efectuarea acestei evaluări, instanța de apel a pornit de la cele statuate prin decizia de casare, procedând la compararea mărcilor reclamantei – mărci de culoare, anume culoarea lila - , astfel cum au fost înregistrate la nivel comunitar și internațional (cu România țară desemnată), și semnul complex utilizat de pârâtă, pe baza unei aprecieri de ansamblu, ca întreg, a semnelor în conflict și raportându-se la standardul consumatorului mediu, rezonabil de atent și de bine informat.

În prealabil, a reținut că mărcile reclamantei (astfel cum sunt înregistrate, iar nu folosite în concret) sunt preluate în cadrul semnului complex utilizat de pârâtă, stabilind, într-o corectă aplicare a criteriilor dezvoltate în jurisprudența CJUE în analizarea similarității și a gradului de similaritate dintre marcă și semnul folosit de recurentă (ca elemente relevante în ansamblul factorilor pertinenți pentru evaluarea riscului de confuzie), modul concret în care recurenta-pârâtă folosește semnul complex Alfers.

Spre o atare finalitate, instanța de apel a încuviințat părților probele solicitate pentru a se putea realiza o comparare a culorilor - culoarea lila înregistrată de reclamantă și cele două nuanțe de mov, lila sau violet folosite de pârâtă în cadrul semnului reclamat, în sensul celor stabilite prin decizia de casare, dar și cu luarea în considerare a celor deja stabilite prin decizia instanței de recurs că protecția conferită reclamantei prin înregistrarea mărcilor sale se extinde și asupra culorilor similare celei înregistrate.

În acest sens, reclamanta a depus la dosar mostrele de culoare (eșantioanele) din codificarea internațională Pantone Proccess BOOK – E – 176-4 - 176 – 3 reflectând culoarea lila asupra căreia deține drepturi exclusive pentru produsele din clasa 30 pe care le desemnează (ciocolată și produse conținând ciocolată), codificare care însă nu mai există din anul 2010.

Ca atare, în ceea ce o privește pe recurentă, instanța de apel a stabilit că nu este posibilă identificarea spectrului sau a tonalităților cromatice ale culorilor lila integrate de pârâtă în cadrul semnului complex pe care îl utilizează pentru desemnarea produselor sale – napolitane cu cremă de cacao – pe baza aceluiași sistem de codificare a culorilor, un sistem obiectiv, internațional recunoscut; s-a raportat însă la cele indicate de către pârâtă prin notele scrise depuse la prima instanță, în sensul că nuanțele utilizate pe ambalajele sale se identifică în codul Pantone Process Book sub codurile 266, 2567 și 2577.

În aceste condiții, Înalta Curte constată că instanța de apel, pentru stabilirea gradului de similaritate între marcă și semn, a fost într-o imposibilitate obiectivă de a aduce semnele în conflict la un numitor comun prin identificarea exactă și a codurilor de culoare utilizate de către pârâtă în Sistemul Pantone Proccess Book, în codificarea contemporană momentului înregistrării mărcilor reclamantei – anii 1995-1996, în condițiile în care, chiar codificarea indicată de către pârâtă, s-a raportat la o altă formă a acestui cod, mult ulterioară înregistrării mărcilor reclamantei.

Ca atare, Înalta Curte nu poate reține cele susținute de recurentă în sensul că instanța de apel nu s-a conformat celor indicate prin decizia de casare și cu atât mai puțin că le-a anihilat, având în vedere că s-a procedat la compararea culorilor în modalitatea în care a fost posibil pe baza elementelor furnizate de părți – eșantioanele/mostrele de culoare puse la dispoziția instanței de reclamantă și ambalajele Alfers utilizate de recurenta pârâtă B.

Pe baza acestor elemente, instanța de apel a procedat la reținerea unui grad ridicat al similarității vizuale între marca lila a reclamantei și semnul utilizat de către pârâtă, întrucât cele două nuanțe ale culorii mov folosite de către pârâtă în cadrul semnului complex Alfers sunt apropiate ca tonalitate cromatică atât între ele, dar mai ales cu mărcile reclamantei, astfel încât consumatorul mediu, care, în mod obișnuit, nu compară în concret produsele cărora li se aplică, ci se raportează doar la amintirea semnului anterior pe care l-a păstrat în memorie de o manieră imperfectă, este expus riscului de a atribui celor două produse aceeași origine comercială sau unor întreprinderi legate economic între ele, întrucât asociază semnul cu marca.

Deși în mod uzual, în evaluarea globală a riscului de confuzie și, implicit, în cercetarea similarității semnelor în conflict se procedează la analiza similarității în plan vizual, fonetic și conceptual, atare analiză a similarității nu este inerentă oricărei cereri în contrafacere, dată fiind diversitatea semnelor care pot fi apropriate ca marcă.

Astfel, art. 3 din Legea nr. 84/1998 prevede:

”Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

În consecință, evaluarea riscului de confuzie va fi adaptată la elementele relevante ale fiecărei cauze și va fi circumscrisă limitelor protecției conferite titularului mărcii, în raport de natura semnului asupra căruia a dobândit drepturi exclusive prin înregistrare, solicitând înlăturarea încălcării acestuia prin promovarea acţiunii în contrafacere.

Așa fiind, o marcă ce reprezintă o culoare unică – lila – precum marca reclamantei, este incompatibilă cu evaluarea similarității fonetice ori conceptuale, chiar în contextul în care semnul utilizat de terț, recurenta cauzei, ar suporta o atare evaluare, întrucât reperul îl constituie marca înregistrată, iar elementul de comparație este semnul utilizat de terț cu privire la care se pretinde că încalcă dreptul protejat.

Ca atare, Înalta Curte va înlătura ca nefondate susținerile recurentei în sensul că în cauză este demonstrată lipsa similarității fonetice și conceptuale, ceea ce în ansamblul evaluării similarității, ar conduce, în opinia recurentei, fie la constatarea inexistenței similarității dintre marcă și semn, fie la reținerea unui grad foarte redus al similarității, întrucât nu s-a putut reține decât similaritatea vizuală, insuficientă pentru justificarea legală a riscului de confuzie.

Totodată, contrar celor susținute prin motivele de recurs, curtea de apel s-a conformat și îndrumării date de instanța de casare de a verifica dacă marca reclamantei conservă o poziţie distinctivă autonomă în semnul complex utilizat de către recurentă, chiar dacă această poziţie nu este una dominantă, Înalta Curte arătând, potrivit jurisprudenței instanței Uniunii, că este suficient ca publicul să atribuie şi titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza Medion/Thomson C–120/04).

Pe de altă parte, instanța de casare a mai constatat că nu se poate considera că riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, este înlăturat prin simplul fapt că elementul identic sau similar mărcii înregistrate nu ocupă o poziţie dominantă în cadrul semnului complex utilizat de către terţ. Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie, aprecierea similarităţii se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (de exemplu, hotărârea din cauza Shaker C–334/05, par. 42; hotărârea din cauza Nestlé C–193/06, par. 42), regulă, de asemenea, avută în vedere de către instanţa de apel în rejudecare.

Pin decizia de casare s-a mai arătat că o marcă nu păstrează poziţia distinctivă autonomă dacă este un simplu element descriptiv în semnul complex (hotărârea Tribunalului în cauza Bimbo T–569/10, par. 62) sau care formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (ordonanţa din cauza Ecoblue C–23/09, par. 25; ordonanţa din cauza Perfetti van Melle C-353/09, par. 36 şi 37).

Procedând la această evaluare, instanța de apel a reținut că în cadrul semnului complex utilizat de către pârâtă cele două nuanțe ale culorii mov ocupă o poziție distinctivă autonomă, neputând fi calificate ca simple elemente neglijabile ori descriptive.

Deși recurenta susține că instanța de apel nu a analizat apărarea sa în legătură cu justificarea folosirii celor două nuanțe de mov pe ambalajul napolitanelor cu cremă de cacao pentru a desemna sortimentul acestora (similar culorii verde pentru cele cu cremă de alune, roşu pentru cele cu umplutură de fructe etc.), Înalta Curte apreciază că acestei apărări a pârâtei curtea de apel i-a răspuns implicit, câtă vreme s-a reținut că marca reclamantei ocupă, în cadrul semnului complex al pârâtei, o poziție distinctivă autonomă, având, aşadar, aptitudinea de a fi percepută cu funcţiile mărcii.

Această constatare este în directă corelație cu negarea caracterului descriptiv, neglijabil al celor două nuanțe de culori – așadar, pentru a desemna sortimentul de napolitane; de altfel, Înalta Curte apreciază că desemnarea unui sortiment de napolitane pe bază de cacao pentru a avea caracter descriptiv nu putea avea loc prin utilizarea culorii mov sau unor nuanțe de culoare mov (culoare neobișnuită în asociere cu ingredientul principal – cacao), ci prin culoarea maro sau nuanțe ale acesteia.

În plus, pentru a fi fost infirmată poziția distinctivă autonomă a nuanțelor lila în cuprinsul imaginii de ansamblu a semnului pârâtei și a se reține caracterul neglijabil al acestora, era necesar ca plasarea lor în ansamblul semnului să nu fie percepută cu aptitudinea de a desemna originea comercială a produsului, ci ca un simplu element decorativ ori în sensul propriu al acestora – inserarea imaginii unui element în cadrul semnului complex care, în mod natural, are culoarea mov sau o nuanță de lila ori violet (de exemplu, o floare de liliac, la care, de altfel, s-a referit și instanța de apel, ori o altă floare în aceste nuanțe etc.).

Curtea de apel a reținut că segmentul de public căruia i se adresează marca și semnul este compus din consumatorii de dulciuri ce conțin cacao, consumatori ce nu vor fi foarte atenți, dat fiind caracterul de bunuri de larg consum al acestora; prima impresie este cea decisivă. Or, elementul care frapează în semnul pârâtei este culoarea, ceea ce conduce la bănuiala consumatorului că marca cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște și de care s-a atașat, marca reclamantei. Diferențele pe care un consumator mediu nu le-ar remarca nu trebuie accentuate, astfel că se acordă o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie. Elementul comun, în speță, este culoarea lila, marca reclamantei fiind preluată în totalitate în semnul compus al pârâtei, ceea ce amplifică similitudinea pe plan vizual, astfel că aplicarea mărcii verbale Alfers a pârâtei nu creează un ansamblu cu efect de indicare a originii produsului său, în mintea cumpărătorului trezindu-se amintirea mărcii renumite.

În cercetarea tuturor cerințelor legale desprinse din cuprinsul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, curtea de apel, cu observarea celor stabilite prin decizia de casare a analizat și reținut și similaritatea produselor protejate prin marca reclamantei – ciocolată și produse conținând ciocolată – cuprinse în clasa 30 a Clasificării de la Nisa și napolitane cu cremă de cacao, produsele marcate cu semnul Alfers de către recurentă.

Astfel, instanța de apel a reținut similaritatea dintre ciocolată și napolitane cu cremă cacao (materie primă pentru obținerea ciocolatei), ambele produse fiind destinate consumatorilor de dulciuri. Pe de altă parte, s-a apreciat că natura bunurilor, scopul pentru care sunt utilizate, canalele de comerț prin care sunt comercializate pot determina credința publicului consumator că ele provin din aceeași sursă economică. Acestea sunt produse alimentare, de tip desert având conținut predominant de cacao, ce se vând în același raion al unui magazin, factori ce determină concluzia înrudirii în plan comercial a produselor pe care este aplicată marca reclamantei, respectiv semnul pârâtei.

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroşi factori: în primul rând, de cunoaşterea mărcii pe piaţă, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similaritate între marcă şi semn, precum și similaritatea și gradul de similaritate între produsele şi serviciile desemnate.

Instanța de apel a mai arătat că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte a fi mai important. Urmând raționamentul din cauza SABEL, s-a reținut că similitudinea vizuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează semne asemănătoare poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietăţii de care se bucură în rândul publicului. În cauză, marca reclamantei reprezentată de culoare se regăsește într-o nuanță sensibil asemănătoare în semnul folosit de pârâtă.

S-a mai reținut că întrucât marca lila a reclamantei are un caracter distinctiv deosebit, dat de reputația de care se bucură în rândul consumatorilor, s-a concluzionat că probabilitatea de confuzie, în prezența și a unor produse similare, este crescută.

Prin urmare, instanța de apel a apreciat riscul de confuzie în mod global, ţinând seama de toţi factorii relevanți pentru circumstanţele speţei, conchizând întrunirea cerințelor prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament.

Înalta Curte reține că recurenta a invocat și alte argumente de practică judiciară (o decizie pronunțată de o instanță din Argentina), însă acestea excedează analizei de legalitate ce poate fi realizată de această instanță de recurs; o astfel de decizie de speță nu are același regim juridic cu verificarea aplicării criteriilor de apreciere a riscului de confuzie ce rezultă din jurisprudența CJUE, verificare ce reprezintă un veritabil control de legalitate.

Prin urmare, Înalta Curte nu va analiza nici celelalte argumente ale recurentei prin care se aduc critici de netemeinicie la adresa deciziei recurate ori aprecierea materialului probator al cauzei, incompatibile cu structura recursului.

Vor fi înlăturate ca nefondate și criticile susținute din perspectiva art. 304 pct. 9 C.proc.civ., cu referire la greșita aplicare a dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Deși este suficientă reținerea caracterului întemeiat al acțiunii pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, astfel încât analiza cererii pe baza unui temei juridic având aceeași finalitate se vădește a fi lipsită de interes, exclusiv din perspectiva legalității, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o corectă aplicare și art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Astfel, curtea de apel a pornit de la premisa deja stabilită prin decizia de casare, în sensul că prin aceste norme, legiuitorul european și cel național au optat pentru o protecție extinsă a titularului mărcii, astfel încât, textele indicate sunt aplicabile nu numai în privința produselor diferite, ci, cu atât mai mult, și referitor la produse și servicii identice sau similare (hotărârea din cauza Adidas C-408/01, paragrafele 19-22; hotărârea din cauza Davidoff C-292/00, paragrafele 24 şi 25).

În contextul acestei norme, instanța de apel a reținut că față de probele cauzei și dezlegările anterioare, se impune concluzia prejudicierii reclamantei prin transferul atașamentului consumatorului față de marcă spre semn și diluarea mărcii de renume a reclamantei.

Dat fiind renumele mărcii reclamantei, s-a apreciat că este ușor de admis că acesteia i-a fost cauzată o pagubă prin schimbarea comportamentului economic al consumatorului.

În acord cu jurisprudența instanțelor Uniunii, s-a reținut că titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenţei unui risc viitor și neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (Hotărârea Tribunalului SPA FINDERS).

Or, reducerea atractivității mărcii constituie un astfel de prejudiciu, rezultată din împrejurarea că acea culoare nu mai este un reper de identificare a ciocolatei produse de reclamantă, lipsind-o de particularitate, de unicitate, astfel cum a reţinut instanţa de apel.

Prin motivele de recurs, recurenta-pârâtă a susținut că în speță s-a reținut renumele mărcii reclamantei fără administrarea unor probe adecvate, ceea ce nu poate fi cenzurat în această etapă procesuală, fiind o chestiune prin care se tinde la afirmarea netemeiniciei deciziei recurate.

Nici argumentele privind succesiunea intrării sau lansării pe piață a produselor părților în litigiu nu pot fi analizate în această etapă procesuală, întrucât situația de fapt a fost deja stabilită de instanțele de fond, iar cenzurarea ori schimbarea acesteia, nu poate fi realizată de această instanță de recurs.

De asemenea, nu pot fi evaluate criticile prin care recurenta contestă caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor intimatei-reclamante, întrucât, şi cu privire la acest aspect, operează deja puterea de lucru judecat a celor statuate de instanţa de casare.

Față de toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. (1) C.proc.civ., a respins ca nefondat recursul declarat de pârâtă, în cauză nefiind întrunite cerințele art. 304 pct. 5 sau ale art. 304 pct. 9 C.proc.civ.