Trademark exhaustion and infringement liability for goods transiting EU customs territory destined for a third country

Invocarea încălcării dreptului exclusiv asupra mărcii. Produse originale purtând marca comunitară introduse de către un terț pe teritoriul vamal al Uniunii Europene provenind dintr-un stat terț în vederea expedierii într-un alt stat situat în afara Spațiului Economic European. Condițiile necesare constatării unei atingeri aduse titularului mărcii. Verificarea intenției terțului de a comercializa mărfurile pe piața comunitară

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic : marcă comunitară

destinație vamală

piața comunitară

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară

Legea nr. 84/1998, art. 36

Titularul unei mărci înregistrate are dreptul exclusiv de a interzice utilizarea în comerţ de către un terţ şi a unui semn identic mărcii pentru produse identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată, chiar dacă este vorba despre produse originale, deci fabricate cu consimţământul titularului mărcii.

Însă, pentru a se putea constata încălcarea dreptului titularului mărcii de a se opune primei introduceri pe piață a produselor purtând marca protejată, în cazul în care un terţ a introdus pe teritoriul vamal al Uniunii Europene mărfuri pe care marca protejată în Uniunea Europeană a fost aplicată pe produse cu consimţământul titularului şi care au fost expediate dintr-un stat terţ, urmând să ajungă în alt stat terţ, este necesar a se cerceta, prin prisma celor statuate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă mărfurile sunt destinate punerii în vânzare în Spaţiul Economic European, deci dacă prin introducerea pe teritoriul vamal, terțul a urmărit introducerea lor, în tot sau în parte, chiar pe piața comunitară.

Astfel, Curtea de la Luxemburg a reţinut în mod constant că protecţia conferită mărcii înregistrate este legată de comercializarea produselor în Uniunea Europeană, astfel încât încălcarea dreptului implică în mod necesar acte de comercializare a produselor purtând marca (cauzele C–115/02 Rioglass și C-405/03 Class International). Este întrunită această situaţie chiar atunci când nu a avut loc o comercializare, dar mărfurile au fost puse în circulaţie în Uniunea Europeană cu această destinaţie, de exemplu, dacă au fost importate în Uniunea Europeană fără consimţământul titularului mărcii şi depozitate în așteptarea punerii lor în consum în Uniune (cauza C-379/14 Bacardi International).

Or, încălcarea dreptului este exclusă dacă terţul nu a comercializat produse purtând marca pe teritoriul Spațiului Economic European sau, cel puţin, nu a efectuat acte din care rezultă intenţia unei asemenea comercializări.

Secția I civilă, decizia nr. 327 din 17 februarie 2017

Prin cererea înregistrată la data de 19.11.2010, pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta A. S.A. a chemat în judecată pe pârât B. LTD, solicitând să se constate că drepturile de proprietate industrială asupra mărcilor Davidoff aparţinând reclamantei nu au fost epuizate în ceea ce priveşte produsele reţinute de către autorităţile vamale şi care fac obiectul notificării nr. 30537/2357MC din 18.10/2010; să se dispună interzicerea comercializării, importului, exportului sau acordarea oricărei destinaţii vamale pentru respectivele produse în conformitate cu art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea 84/1998; să se dispună distrugerea produselor reţinute de către autorităţile vamale şi care fac obiectul notificării nr. 30537/2357MC din 18.10/2010 în conformitate cu dispoziţiile art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată cauzate de acest litigiu.

În drept, s-au invocat prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009, art. 36 şi art. 38 din Legea nr. 84/1998, art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005.

Reclamanta a formulat cerere completatoare a cererii de chemare în judecată prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de pârâtă a companiei C. Ltd, arătând că această companie este cea care a exportat produsele purtând marca „Davidoff” reţinute în Portul Constanţa, ce erau destinate pârâtei B. Ltd, cu sediul în Tiraspol, Republica Moldova. În această calitate, C. Ltd răspunde alături de compania destinatară a produselor pentru încălcarea drepturilor de proprietate industrială aparţinând reclamantei, prin introducerea acestor produse în Uniunea Europeană.

Prin sentinţa civilă nr. 1124 din 09.06.2011 Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, a respins acţiunea, ca nefiind de competenţa instanţelor judecătoreşti române.

Prin decizia nr. 68/A din 25.04.2012, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, a admis apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei menţionate, pe care a anulat-o şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Prin decizia nr. 322 din 29.01.2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă, a respins ca nefondat recursul declarat de pârâte.

Prin sentinţa nr. 730 din 05.06.2014, Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă a admis acţiunea, a constatat existenţa dreptului de a interzice terţilor folosirea mărcilor, a dispus interzicerea comercializării, importului, exportului sau oricărei destinaţii vamale pentru produsele reţinute şi care fac obiectul notificării 30537/2357MC din 18.10.2010; a dispus distrugerea produselor pe cheltuiala pârâtelor, cu cheltuieli de judecată.

Din probele administrate, instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit datelor cuprinse în Registrul OHIM, reclamanta este titulara mărcilor comunitare enumerate în înscrisul cuprinzând lista „comunicată” de site-ul Registrului.

La data de 14.10.2010, Biroul vamal Constanta Sud a reţinut un transport de ţigarete din tutun purtând mărcile Davidoff Classic, Davidoff Lights, Davidoff Slims Classic, Davidoff Slims Lights. Ţigaretele se află in 424 de colete, potrivit menţiunii din procesul-verbal de control din 14.10.2010.

Autoritatea Vamală a notificat în acest sens pe mandatarul în România al reclamantei despre aplicarea dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 344/2005, care a răspuns notificării formulând acţiunea de faţă.

Acţiunea priveşte pe pârâta B. - destinatarul produselor şi pe C. Ltd – compania care a expediat mărfurile din Miami, Florida, în calitate de încărcător al mărfurilor. Mărfurile sunt produse în Germania, sub licenţa de către cocontractantul reclamantei (toate părţile fiind de acord asupra acestui fapt). Transferul produselor în Statele Unite ale Americii de la producătorul german nu este probat, nefiind stabilit cine a cumpărat iniţial ţigaretele în litigiu de la producătorul german.

Potrivit relaţiilor comunicate în 8.02.2011 de către agentul în România al transportatorului francez, Tribunalul a reţinut că destinaţia finală a mărfurilor era Ilychevsk, Ucraina. Containerul conţinând mărfurile în litigiu a sosit în portul Constanţa pe nava H., urmând a fi încărcat în prima navă ce avea ca destinaţie portul de descărcare Ilychevsk; având în vedere că transportatorul francez nu are linie directă între cele două porturi – de încărcare şi descărcare – containerul a fost descărcat în portul de tranzit Constanţa doar pentru transbordare – încărcarea pe o altă navă.

Mărfurile nu intră sub incidenţa art. 38 din Legea nr.84/1998, întrucât nu s-a făcut dovada că produsele au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European de către titular sau cu consimţământul său.

Acordul titularului la punerea în circulaţie trebuie dovedit în sensul intenţiei acestuia privind destinaţia produselor – un stat din Uniunea Europeană sau din Spaţiul Economic European.

Mărfurile au fost vândute de producătorul german cu acordul titularului mărcii, dar nu către Uniunea Europeană sau SEE, ci către Statele Unite ale Americii. Punerea în comerţ s-a făcut la momentul vânzării de către producătorul german, moment la care trebuie verificată intenţia privind circulaţia mărfurilor în Uniunea Europeană.

Acordul titularului mărcii nu se verifică la momentul producerii mărfurilor, ci la momentul vânzării. Producătorul german nu este primul dobânditor al mărfurilor purtând marca înregistrată, ci este persoana care a produs mărfurile cu acordul titularului mărcii şi care le poate pune în vânzare; de la momentul punerii în vânzare – cu consimţământul titularului mărcii – se verifica epuizarea dreptului asupra mărcii.

Spre deosebire de legislaţia Uniunii Europene, în legislaţia română, pe lângă faptele pe care titularul mărcii le poate interzice terţilor în baza Regulamentului 207/2009, este prevăzută şi „acordarea oricărei alte destinaţii vamale”- art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea 84/1998.

În acest sens, produsele s-au aflat în cursul unei transbordări – iar nu tranzit -, operaţiune la care se referă art. 184 alin. (2) din Codul Vamal, în Titlul VI al codului - „alte destinaţii vamale”. Tranzitul, în sens vamal, este, potrivit art. 113 din Codul vamal, transportul mărfurilor de la un birou vamal la alt birou vamal pe teritoriul României, ceea ce nu este cazul în prezentul litigiu.

Tribunalul a reţinut că destinaţiile vamale sunt prevăzute de art. 4 pct. 19 din Codul vamal, iar transbordarea este o operaţiune definită ca fiind „o altă destinaţie vamală”, pe lângă cele prevăzute de art. 4 pct. 19.

În aplicarea dispoziţiilor art. 36 din Legea nr.84/1998, cu referire la art. 1 alin. (2) din aceeaşi lege, Tribunalul a constatat că acţiunea este întemeiată, fiind vorba despre interzicerea unui terţ care a acordat o destinaţie vamală unor produse purtând semnul înregistrat, fără acordul titularului mărcii.

Potrivit art. 11 din OUG nr. 100/2005, a dispus şi distrugerea produselor pe cheltuiala pârâtelor.

Prin decizia nr. 322/A din 4.05.2016, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de către pârâtele B. Ltd şi C. Ltd, pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte primul capăt al cererii de chemare în judecată, având ca obiect constatarea existenţei dreptului reclamantei de a interzice terţilor folosirea mărcilor sale, apelantele-pârâte au contestat ambele considerente pentru care tribunalul a admis cererea, respectiv: sarcina dovedirii acordului titularului pentru punerea în circulaţie a produselor în Uniunea Europeană revine pârâtelor, iar acestea nu au dovedit că produsele au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European de către titular sau cu consimţământul acestuia.

Instanţa de apel a înlăturat critica referitoare la sarcina probării neepuizării dreptului la marcă de către reclamantă, pe temeiul dispoziţiilor art. 1169 din vechiul Cod civil.

În conformitate cu art. 15 (fostul art. 13) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, astfel cum a modificat prin Regulamentul nr. 2015/2424 şi art. 38 din Legea nr. 84/1998, excepţia epuizării dreptului la marcă constituie un mijloc de apărare pentru acel pârât împotriva căruia titularul mărcii a introdus o acţiune în contrafacere, prin care tinde la respingerea acţiunii în contrafacere pe motiv că dreptul titularului de a cere interzicerea folosirii mărcii este stins.

În consecinţă, ca titular al acestui mijloc de apărare pus la dispoziţia pârâtului din acţiunea în contrafacere de dispoziţiile menţionate, pârâtul este cel care are sarcina probei că toate condiţiile acestei epuizări sunt întrunite.

De altfel, în jurisprudenţa sa, CJUE a decis în sensul că această regulă a probei este conformă legislaţiei comunitare şi, în special, articolelor 5 şi 7 din Prima Directivă a Consiliului 89/104/CEE de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci.

Prima Directivă de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci a fost abrogată prin Directiva 2008/95/CE, care la rândul ei a fost abrogată de Directiva nr. 2015/2436, articolul 15 din acest din urmă act comunitar având aceeaşi redactare ca ex-articolul 7 din Prima Directivă, astfel încât jurisprudenţa creată în interpretarea articolului 7 din Prima Directivă este aplicabilă mutatis mutandis.

Astfel, în Hotărârea din data de 8 aprilie 2003 în cauza C-244/00, Van Doren + Q.GmbH – Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth, Curtea de la Luxemburg a decis în sensul că „o regulă a probei conform căreia epuizarea unui drept la marcă constituie un mijloc de apărare pentru un terţ împotriva căruia titularul mărcii a instituit o acţiune în justiţie, astfel încât condiţiile acestei epuizări trebuie dovedite, în principiu, de către terţul care le invocă, este conformă legislaţiei comunitare şi, în special, articolelor 5 şi 7 din Prima Directivă”.

Potrivit aceleiaşi Hotărâri „în cazul în care un terţ reuşeşte să stabilească că există un risc real de împărţire a pieţelor naţionale dacă lui îi revine sarcina probei, în special dacă titularul mărcii îşi comercializează produsele în SEE folosind un sistem de distribuţie exclusivă, atunci titularul mărcii are sarcina de a stabili că produsele au fost introduse pe piaţă iniţial în afara SEE, de către acesta sau cu consimţământul lui. Dacă această probă este produsă, atunci terţul are sarcina de a dovedi consimţământul titularului mărcii pentru comercializarea ulterioară a produselor în SEE”.

Cea de-a doua ipoteză a Hotărârii Van Doren nu este aplicabilă în cauza de faţă, deoarece situaţia de fapt este diferită de cea din prezenta speţă. Astfel în Hotărârea Van Doren, s-a reţinut că, în fiecare ţară din Spaţiul Economic European exista câte un distribuitor exclusiv şi importator general al articolelor purtând marca, iar acest distribuitor era obligat prin contract să nu vândă produsele intermediarilor spre a fi revândute pe teritoriul său contractual. De aceea, Curtea a constatat că regula de mai sus referitoare la sarcina probei trebuie nuanţată, deoarece ar permite titularului mărcii să împartă pieţele naţionale şi, astfel, să contribuie la menţinerea unor diferenţe de preţuri care pot exista între Statele Membre. Or, în prezenta cauză, nici nu s-a invocat şi nici dovedit existenţa unui risc real de împărţire a pieţelor, ci, dimpotrivă, probele administrate în prezenta cauză au demonstrat faptul că titularul mărcii nu îşi comercializează produsele în SEE şi, cu atât mai mult, că nu foloseşte un sistem de distribuţie exclusivă pentru a-şi comercializa produsele în acest spaţiu.

În ceea ce privește cel de-al doilea argument al tribunalului, apelantele-pârâte au susţinut că epuizarea dreptului la marcă reiese din modalitatea de exploatare comercială a ţigărilor purtând mărcile Davidoff folosită de către intimata-reclamantă, în sensul că producătorul autorizat din Germania nu vinde produsele direct către distribuitori regionali (internaţionali sau naţionali), ci le furnizează direct către compania D. Ltd, cu sediul în Bristol, Marea Britanie. Apelantele-pârâte au susţinut că operaţiunile specifice ce se derulează între producătorul german şi beneficiarul britanic al produselor sunt echivalente unui contract de furnizare, astfel că se deduce de aici intenţia titularului mărcii de a pune pe piaţa comunitară produsele purtând mărcile Davidoff.

Intimata-reclamantă nu a contestat nici faptul că producătorul ţigărilor are sediul în Germania, nici existenţa unei licenţe exclusive de exploatare a mărcii din partea reclamantei către compania engleză D. Ltd, însă a arătat că acest lanţ de distribuţie nu are nicio relevanţă sub aspectul epuizării dreptului la marcă deoarece produsele sunt destinate a fi comercializate exclusiv pe pieţele din afara Uniunii Europene.

Instanţa de apel a constatat că, în mod corect, a arătat tribunalul că acordul titularului nu se verifică la momentul producerii bunurilor, deoarece nu se poate considera că producătorul este primul dobânditor al bunurilor. La fel, licenţiatul D. Ltd. a dobândit dreptul de exploatare a produselor purtând marca, în limitele stabilite de titular, iar din înscrisurile administrate în cauză reiese că a vândut produsele purtând mărcile Davidoff exclusiv în afara teritoriului comunitar, respectiv în SUA, Mexic, Saint-Martin, Brazilia, Peru, Uruguay, Antilele Olandeze şi Surinam.

Intenţia titularului se analizează la momentul vânzării, în speţa de faţă la momentul vânzării de către licenţiatul D. Ltd. a produselor, către piaţa din afara SEE.

Conform jurisprudenţei relevante sub aspectul epuizării dreptului la marcă, epuizarea dreptului exclusiv al titularului mărcii are loc atunci când comercializarea produselor este efectuată de un operator legat din punct de vedere economic de titularul mărcii, precum, de exemplu, un licenţiat – Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik şi Danzinger, C-9/93, par. 34; Hotărârea din 3 aprilie 2009, C-59/08, Copad SA împotriva Christian Dior couture SA, Vincent Gladel şi Société industrielle lingerie (SIL), par. 43.

Reiese din jurisprudenţa citată că introducerea pe piaţă de produse care poartă marca respectivă de către un licențiat trebuie considerată, în principiu, ca fiind efectuată cu consimțământul titularului mărcii, în sensul articolului art. 15 (fostul art. 13) din Regulamentul nr. 207/2009.

Or, aşa cum s-a arătat în cele ce preced, probele administrate în cauză au dovedit faptul că licenţiatul D. Ltd a vândut produsele purtând mărcile Davidoff exclusiv în afara teritoriului SEE.

Aşa cum a precizat reprezentantul intimatei-reclamante în faţa instanţei – susţinere necontestată de către apelante –, facturile şi documentele vamale ce au fost depuse la dosarul de apel reprezintă documentele prin care au fost vândute produse ce au fost identificate ca aparţinând aceluiaşi lot ca şi produsele care au fost reţinute în portul Constanţa, către pieţe externe spaţiului comunitar.

În acest caz, devine aplicabilă acea jurisprudenţă prin care CJUE a stabilit că, atunci când instanţa stabileşte pe baza elementelor de probă ce-i sunt prezentate că titularul mărcii a autorizat comercializarea produselor purtând marca sa în afara zonei SEE, acest fapt nu produce niciun efect extinctiv în privința dreptului exclusiv al titularului (Hotărârea din 1 iulie 1999, Sebago și Maison Dubois, C 173/98, par. 21; Hotărârea Van Doren + Q, citată anterior, par. 26; Hotărârea Peak Holding, C-16/03, par. 36).

Este esențial ca titularul să poată controla prima introducere pe piață a acestor produse în cadrul SEE, independent de faptul că acestea au făcut eventual obiectul unei prime introduceri în comerț în afara acestei zone (Hotărârile Sebago și Maison Dubois, par. 20 și 21, Zino Davidoff și Levi Strauss, par. 33, Van Doren + Q, par. 26, precum și Hotărârea Curții din 15 octombrie 2009, C 324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV împotriva Diesel SpA, par. 31 şi 32).

Pentru aceste considerente, instanţa de apel a constatat că în mod corect a reţinut tribunalul că nu sunt dovedite condiţiile pentru epuizarea dreptului la marcă, probele administrate în cauză dovedind faptul că mărfurile în litigiu erau destinate a fi puse exclusiv pe pieţele din afara Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere, privind interzicerea comercializării, importului, exportului sau oricărei destinaţii vamale pentru produsele reţinute ce fac obiectul notificării nr. 30537/2357MC din 18.10.2010, acesta a fost admis de tribunal pe considerentul că fapta ilicită a pârâtelor constă în aceea de a acorda o destinaţie vamală unor produse purtând marca înregistrată, fără acordul titularului, şi pe considerentul că „transbordarea”, ce se încadrează în noţiunea de „altă destinaţie vamală”, poate fi interzisă de titular în temeiul art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, spre deosebire de legislaţia Uniunii Europene.

Apelantele-pârâte au susţinut că operaţiunea de „transbordare” nu poate fi încadrată în noţiunile de „destinaţii vamale” dintre cele definite la art. 4 pct. 19 din Codul vamal sau de „alte destinaţii vamale” reglementate de Titlul VI al Codului vamal.

Prin niciun argument din dezvoltarea motivelor de apel apelantele-pârâte nu au contestat argumentul esenţial al primei instanţe de fond - conform căruia legislaţia română, prin art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, acordă titularului mărcii şi dreptul de a interzice unui terţ „acordarea unei alte destinaţii vamale”, spre deosebire de legislaţia Uniunii Europene. Apelantele nu au contestat incidenţa în speţa de faţă a dispoziţiilor art. 36 alin. (3) lit. c), prin niciunul din argumentele dezvoltate în cadrul motivelor de apel.

În acest cadru procesual, necontestat, instanţa de apel a analizat dacă faptele imputate apelantelor-pârâte se încadrează în noţiunea de „acordarea altei destinaţii vamale” în sensul art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În primul rând, apelantele-pârâte arată sunt de acord cu argumentul judecătorului de fond în sensul că produsele reţinute de autorităţile vamale române în Portul Constanţa Sud nu au făcut obiectul unei operaţiuni de import sau de tranzit vamal.

În schimb, apelantele-pârâte arată că este greşită interpretarea dată de tribunal dispoziţiilor Codului vamal, deoarece, prin statuarea în sensul că transbordarea reprezintă o altă destinaţie vamală, tribunalul a adăugat la cazurile limitativ prevăzute de lege de acordare a unei destinaţii vamale. operaţiunea de transbordare nu este prevăzută distinct în niciunul din Titlurile IV, V şi VI ale Codului vamal comunitar, ci este prevăzută în mod distinct doar în Regulamentul de aplicare a Codului vamal, Partea a VI-a „Alte dispoziţii”, ceea ce înseamnă că este o operaţiune mai puţin importantă decât cele cinci cazuri de destinaţii vamale reglementate de Codul vamal.

Intimata-reclamantă consideră că produsele în discuţie au fost introduse pe teritoriul vamal al Comunităţii prin tranzit extern, în varianta transbordării.

Potrivit art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte: punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, astfel cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn.

Reglementările vamale la care se referă textul de lege indicat de apelantele-pârâte sunt cele de stabilire a Codului vamal comunitar, în speţă, din punct de vedere temporal, fiind incidente dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 450/2008 (Codul vamal modernizat), publicat în JO L 145/1 din 4.06.2008, având în vedere faptul că Regulamentul nr. 952/2013 (publicat în JO L 269/1 din 10.10.2013) a intrat în vigoare la data de 30.10.2013 deci după data producerii faptelor din cauza de faţă.

Potrivit Considerentului (30) al Regulamentului nr. 450/2008: „Este oportun să se prevadă norme comune şi simple pentru regimuri specifice (tranzit, depozitare, destinație specifică şi perfecționare), completate de un mic ansamblu de norme aplicabile fiecărei categorii de regim specific, pentru a simplifica alegerea unui regim adecvat de către operatorul economic, pentru a evita erorile şi a reduce numărul de recuperări sau de rambursări ulterioare acordării liberului de vamă”.

Potrivit art. 1, Codul Vamal Comunitar stabileşte normele şi procedurile generale aplicabile mărfurilor introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Comunității.

Potrivit art. 4 pct. 12, prin „regim vamal” se înțelege unul dintre regimurile următoare sub care pot fi plasate mărfurile în conformitate cu prezentul cod:

(a) punerea în liberă circulație;

(b) regimuri speciale;

(c) export.

Din dispoziţiile Titlurilor IV – VII reiese că mărfurile necomunitare ce au fost introduse pe teritoriul vamal al comunităţii pot fi plasate într-unul din regimurile vamale prevăzute la art. 4 pct. 12 din Regulamentul nr. 450/2008, respectiv – fie în regimul de punere în liberă circulaţie, fie într-unul din regimurile speciale reglementate la Titlul VII, fie în regimul de export.

De asemenea, mai reiese că transbordarea este doar o operaţiune de manipulare a mărfurilor pe traseul specificat de autorităţile vamale, doar o procedură tehnică atunci când este necesar ca mărfurile să schimbe mijlocul de transport în vederea continuării călătoriei către destinaţia finală.

Mai rezultă din aceste dispoziţii legale faptul că tuturor mărfurilor necomunitare li se acordă, în mod obligatoriu, o destinaţie vamală, şi că regula este aceea a considerării acestor mărfuri ca fiind declarate pentru regimul de depozitare temporară, pentru situaţia în care deţinătorul lor nu face o declaraţie contrară privind un regim vamal.

În cauză, mărfurile purtând mărcile Davidoff au făcut obiectul unei operaţiuni de transbordare dintr-un mijloc de transport în altul în momentul în care acestea au fost descărcate în portul Constanţa Sud, fiind depozitate temporar până la momentul la care ar fi fost reexportate spre portul de destinaţie din Ucraina.

Instanţa de apel a constatat că este întemeiată apărarea reclamantei, conform căreia din aplicarea acestor texte legale la situaţia de fapt din speţă reiese că mărfurile purtând mărcile comunitare Davidoff au intrat pe teritoriul vamal al Comunităţii, în portul vamal Constanţa, unde a avut loc operaţiunea de transbordare şi unde li s-a atribuit o destinaţie vamală, iniţial de depozitare temporară, urmată de regimul admiterii temporare; şi că nu este întemeiată critica apelantelor-pârâte conform căreia tribunalul ar fi adăugat la lege.

Situaţia de fapt din cauză se încadrează în noţiunea de „acordarea oricărei alte destinaţii vamale” prevăzută de art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Întrucât probele administrate au dovedit faptul că apelantele-pârâte au introdus pe teritoriul Comunităţii mărfuri originale pe care producătorul a aplicat mărcile Davidoff, fără a avea consimţământul titularului mărcii, instanţa de apel a constatat că titularul mărcii se poate opune la prima introducere pe piaţă a acestor mărfuri, în temeiul drepturilor sale exclusive.

În acest sens, în jurisprudenţa CJUE se subliniază faptul că „este esențial ca titularul unei mărci înregistrate într-unul sau în mai multe state membre să poată controla prima introducere în comerț a unor produse care poartă această marcă în cadrul SEE (Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, C 414/99-C 416/99, par. 33, Hotărârea Makro Zelfbedieningsgroothandel și alții, C 324/08, par. 32, Hotărârea L’Oréal și alții, C 324/09, par. 60).

Or, pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar a se recunoaşte dreptul exclusiv al titularului mărcii de a interzice pârâtelor să introducă pe piața comunitară produse originale, sau să le dețină în acest scop, fără consimțământul său.

În speță, mărfurile reţinute de autorităţile vamale au fost introduse pe teritoriul vamal al Uniunii Europene fără consimțământul titularului mărcii și li s-a acordat o destinaţie vamală în sensul art. 36 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 - iniţial de depozitare temporară, urmată de regimul admiterii temporare. Aceste acte ale apelantelor-pârâte pot fi calificate drept utilizare, în comerț, a unui semn identic mărcii pentru produse identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată, în sensul articolului 10 (fostul art. 9) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară şi al art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Este adevărat că, prin acordarea unei destinaţii vamale în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi reglementările vamale, apelantele-pârâte nu au utilizat marca în operațiuni efectuate cu consumatori.

Cu toate acestea, jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg este în sensul că noţiunile de „utilizare” și „în comerț” nu se interpretează în sensul că vizează doar relațiile imediate dintre un comerciant și un consumator, în caz contrar articolul 10 (fostul art. 9) din Regulamentul nr. 207/2009, care reglementează drepturile conferite de marcă, ar fi lipsite de orice efect util.

În ceea ce privește, pe de o parte, noțiunea „utilizare”, CJUE a statuat în sensul că „există utilizare a unui semn identic cu marca, în sensul articolului 5 din Directiva 89/104, în cazul în care operatorul economic în cauză utilizează acest semn în cadrul propriei comunicări comerciale” (Hotărârea Google Franța și Google, C 236/08-C 238/08, par. 56 şi Hotărârea din 16 iulie 2015, C 379/14, TOP Logistics BV, Van Caem International BV împotriva Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd și Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd, par. 42, 43).

Această situație se regăsește şi în situaţia de faţă, în care apelantele-pârâte au introdus pe teritoriul Comunităţii, acordând o destinaţie vamală de depozitare temporară urmată de admitere temporară în vederea reexportării, a unor mărfuri care poartă o marcă pe care nu o dețin.

În ceea ce privește, pe de altă parte, expresia „în comerț”, CJUE a statuat în sensul că „utilizarea unui semn identic cu marca are loc în cadrul comerțului în măsura în care această utilizare are loc în contextul unei activități comerciale care vizează un avantaj economic, iar nu în domeniul privat” (Hotărârea Arsenal Football Club, C 206/01, par. 40, Hotărârea Céline, C 17/06, par. 17, Hotărârea Google Franța și Google, C 236/08-C 238/08, par. 50).

Şi această situaţie se regăseşte în cauză, întrucât apelantele au introdus pe piaţa comunitară ţigările purtând mărcile Davidoff în contextul unor operaţiuni comerciale care vizează un avantaj economic, activitate ce are ca efect împiedicarea titularului mărcii comunitare de a-şi exercita dreptul de a controla prima introducere pe piață a unor produse care poartă această marcă în cadrul SEE, fapt care aduce atingere, prin natura sa, funcției esențiale a mărcii, care constă în identificarea întreprinderii de la care provin produsele și sub controlul căreia se organizează prima introducere pe piaţa SEE.

Împotriva deciziei menţionate, au declarat recurs pârâţii, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

1. Instanţa de apel, prin aprecierea că sarcina de a proba epuizarea dreptului la marcă revine pârâtelor, confirmând considerentele primei instanţe în acest sens, a aplicat în mod eronat prevederile art. 1169 din vechiul Cod civil, în sensul că a inversat obligaţia probei.

Intimata-reclamantă a recunoscut că produsele reţinute de către autoritățile vamale sunt produse originale, fabricate cu autorizarea titularului mărcii de către licenţiatul acestuia, E. GmbH în Germania, totodată, că titularul mărcii (intimata-reclamantă) a consimţit într-o primă fază ca ţigaretele să fie produse de către un producător din Germania (E. GmbH) pentru o terţă persoană juridică (D. Ltd din Marea Britanie).

Producerea ţigărilor în Germania şi apoi livrarea/furnizarea acestora către un comerciant din Marea Britanie (altul decât titularul mărcii, în sensul prevăzut de art. 7 din Prima Directivă a Consiliului nr. 89/104/CEE4, al art. 13 din Regulamentul CE nr. 207/2009 sau al art. 38 din Legea nr. 84/1998) constituie o punere/plasare pe piaţa comunitară a produselor respective, astfel încât pârâtele au fost îndreptăţite să invoce epuizarea dreptului la marcă a intimatei-reclamante anterior promovării cererii de chemare în judecată, ca apărare de fond.

În acest fel, pârâtele au contestat susţinerile intimatei că produsele au fost puse pe piaţă întâia oară direct pe piaţa din Statele Unite ale Americii, intimatei-reclamante revenindu-i obligaţia dovedirii faptului pozitiv, anume că produsele au fost puse pentru prima oară pe piaţa din SUA.

Apreciind că apărarea de fond îmbracă forma unei excepţii a epuizării dreptului la marcă, revenindu-i titularului acestui mijloc de apărare pus la dispoziţia pârâtului din acţiunea în contrafacere sarcina probei că toate condiţiile acestei epuizări sunt întrunite, instanţa de apel a argumentat în mod greşit prin trimitere la Hotărârea Curţii de la Luxemburg din 08.04.2003 din cauza C-244/00 (Van Doren + Q. Gmbh + Lifestyle Sports + Michael Orth).

Soluţia din cauza Van Doren C-244/00 nu a interpretat norma comunitară (Prima Directivă nr. 89/104) în sensul că aceasta trebuie aplicată prin stabilirea obligaţiei de probă în sarcina pârâtului. Curtea de Justiţie a constatat doar că în sistemul legal german, care prevede şi regula generală a obligaţiei probei în sarcina reclamantului, există şi o normă naţională în materia proprietăţii intelectuale care prevede o acţiune judiciară având ca obiect chiar epuizarea dreptului la marcă, prin care se derogă de la regula generală şi în care se arată în mod expres că în astfel de cauze îi revine pârâtului obligaţia de a proba că mărfurile au fost puse anterior pe piaţă de către titular (iar o astfel de prevedere nu contravine cu art. 5 şi 7 din Prima Directivă).

Or, în Legea nr. 84/1998 nu există un text care să statueze în mod expres cărei părţi îi revine obligaţia probei, drept pentru care instanţa de apel era obligată să facă aplicarea art. 1169 din vechiul Cod civil.

2. Instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a prevederilor art. 129 alin. (5) C.proc.civ., prin constatarea că documentele de la dosar, prin care au fost vândute către pieţe externe spaţiului comunitar produse ce au fost identificate ca aparţinând aceluiaşi lot ca şi produsele care au fost reţinute în portul Constanţa, dovedind faptul că şi mărfurile în litigiu erau destinate a fi puse exclusiv pe pieţele din afara Uniunii Europene.

Astfel, prin încheierea de şedinţă din data de 14.10.2015, instanţa de apel a impus intimatei-reclamante să depună la dosar toate înscrisurile din care să rezulte „vânzarea ţigărilor marca Davidoff de la titularul mărcii către piaţa din SUA".

Cu toate că intimata-reclamantă a depus înscrisuri (facturi comerciale) privind vânzarea către ţări din America de Nord, America Centrală şi America de Sud care nu priveau exact cele 424 de baxuri proprietatea recurentei-pârâte B. Ltd, totuşi Curtea de Apel nu a sancţionat intimata-reclamantă prin a constata că nu şi-a îndeplinit obligaţia procesuală (cu consecinţa nedovedirii pretenţiilor sale), ci a dat forţă probatorie unor înscrisuri care nu aveau nicio relevanţă în cauză.

Ulterior, la termenul din 04.11.2015, instanţa de apel a încuviinţat cererea intimatei-reclamante de amânare în vederea depunerii de înscrisuri referitoare la vânzarea ţigărilor marca Davidoff de la titularul mărcii către piaţa din SUA („să lămurească situaţia de fapt referitoare la circulaţia mărfurilor pe teritoriul UE şi în afara UE, cu privire la reţelele de distribuţie a ţigărilor, cu privire la destinaţia mărfurilor astfel cum a fost dată de către producătorul german şi cine este deţinătorul licenţei de exploatare a mărcii, probe din care să reiasă dacă aceste ţigări erau destinate să fie puse în circulaţie pe teritoriul UE sau în afara UE").

Faţă de măsura dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 14.10.2015, intimata-reclamantă era obligată să depună înscrisurile prin care să se poată stabili traseul celor 424 de baxuri de ţigări de la producătorul german E. GmbH până la beneficiarul D. Ltd din Marea Britanie, iar apoi până la distribuitorul american din SUA (Florida) de la care recurenta-pârâtă C. Ltd le-a achiziţionat ulterior pentru a le revinde recurentei-pârâte B. Ltd.

Astfel de înscrisuri doveditoare ar fi putut fi: comanda de livrare/furnizare transmisă de către D. Ltd către E. GmbH (inclusiv facturile emise în baza acestora); documentele care să ateste livrarea/predarea ţigaretelor de către fabricantul E. GmbH către beneficiar; comanda de livrare/contractul de vânzare-cumpărare dintre D. Ltd şi distribuitorul autorizat din SUA (Florida), inclusiv facturile emise în baza acestora; documentele de transport de depozitare a ţigaretelor pe traseul Germania - SUA; orice alte documente privind deplasarea ţigaretelor între fabricantul german şi distribuitorul american de natură să indice dacă produsele au fost plasate pe piaţă pentru prima oară în SUA.

Reprezentantul intimatei-reclamante a declarat în faţa instanţei că în urma verificărilor interne făcute în arhivele societăţilor implicate în lanţul tranzacţiilor pe ruta Germania - SUA a celor 424 de baxuri de ţigarete s-a stabilit că nu pot fi regăsite/identificate documente justificative, depunând însă documente referitoare la alte ţigarete care ar fi făcut parte din acelaşi lot de producţie (şi exclusiv pentru veriga dintre D. Ltd şi diverşi cumpărători din afara UE), lipsind însă cu desăvârşire şi documente care să ateste modul în care D. Ltd a intrat, la rândul său, în posesia acestor produse.

3. Concluzia instanţei de apel privind întrunirea situaţiei de „acordarea oricărei alte destinaţii vamale prevăzute de art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 contravine normelor vamale care definesc şi reglementează noţiunea de „alte destinaţii vamale".

Spre deosebire de prima instanţă, care a considerat că cele 424 de baxuri de ţigarete erau supuse unei operaţiuni de transbordare, care constituie/reprezintă o formă de „acordare a altei destinaţii vamale”, instanţa de apel şi-a însuşit criticile pârâtelor din apel şi a reţinut, în mod corect, că transbordarea nu este prevăzută/nu poate fi interpretată ca una din formele de alte destinaţii vamale definite de Codul vamal (prevăzute de Titlul VI din Codul vamal).

Cu toate acestea, instanţa de apel a menţinut soluţia tribunalului, deoarece cele 424 baxuri de ţigări s-au aflat într-una dintre situaţiile de „altă destinaţie vamală”, sub forma depozitării temporare, urmate de regimul admiterii temporare.

Dezlegarea pricinii de către Curtea de Apel se datorează unei greşite interpretări şi aplicări a dispoziţiilor legale.

Pe de o parte, operaţiunea de depozitare vamală nu constituie o operaţiune de acordare de destinaţie vamală, ci este numai o etapă premergătoare acestei operaţiuni.

Potrivit art. 73 din Codul vamal: „până când li se atribuie o destinaţie vamală, mărfurile prezentate în vamă au din momentul prezentării, statutul de mărfuri depozitate temporar”.

Art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 face o enumerare limitativă a operaţiunilor care pot fi interzise de către instanţa de judecată la cererea titularului mărcii, dar toate fiind forme de destinaţie vamală (importul, exportul, punerea în liberă circulaţie, regim vamal suspensiv, acordare de alte destinaţii vamale).

Prin faptul că instanţa de apel a echivalat operaţiunea de depozitarea temporară cu regimul de destinaţie vamală a încălcat prevederile art. 73 din Codul vamal.

Pe de altă parte, cele 424 de baxuri de ţigări nu s-au aflat şi nici nu urmau vreodată să se afle în regim de „admitere temporară”.

În primul rând, admiterea temporară nu este o formă de „altă destinaţie vamală”, ci o formă de regim vamal suspensiv (prevăzută în Secţiunea a 6-a - Admiterea temporară, din Capitolul 2 - Regimuri suspensive, din Titlul V - Regimuri vamale, din Codul Vamal).

În al doilea rând, admiterea temporară a mărfurilor necomunitare este definită de art. 157 din Codul vamal ca fiind operaţiunea care „permite utilizarea pe teritoriul vamal al României, cu exonerarea totală sau parţială de drepturi de import şi fără a fi supuse măsurilor de politica comercială, a mărfurilor străine destinate reexportului, fără să fi suferit vreo modificare în afara deprecierii normale datorate utilizării lor”.

Aşadar, ţine de esenţa acestei forme de destinaţie/regim vamal faptul că mărfurile necomunitare vor fi utilizate pe teritoriul României/comunitar, urmând ca la finalul expirării perioadei să i se atribuie o nouă destinaţie vamală.

Mărfurile care de obicei intră pe teritoriul României cu un astfel de regim vamal sunt mărfuri care fac obiectul unor contracte de leasing financiar sau operaţional, nefiind însă cazul celor 424 de baxuri de ţigări reţinute în Portul Constanţa de către autorităţile vamale la solicitarea intimatei-reclamante (nefiind susceptibile de utilizare în urma căreia să sufere doar o depreciere şi nefiind nici destinate consumatorilor din România).

Art. 4 pct. 19 din Codul vamal nu menţionează, în afara celor 5 cazuri de la lit. a - e, că ar mai putea exista şi „alte destinaţii vamale”. Aşadar, nu există niciun temei legal pentru care referirea la „acordarea oricărei alte destinaţii vamale” prevăzute de art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 să fie interpretată de instanţă în sensul că i s-ar conferi dreptul judecătorului de a mai adăuga la lege, adică de a extinde, la libera sa apreciere sau la cererea părţilor, noţiunea de „destinaţie vamală" şi la alte operaţiuni în afara celor enumerate expres şi limitativ la art. 4 pct. 19 din Codul vamal.

La termenul de judecată din 11.11.2016, Înalta Curte a pus în discuţie, din oficiu, incidenţa în speţă a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară şi relevanţa Hotărârii din 1 decembrie 2011 pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauzele conexate C – 446/09 şi C – 495/09 Philips/Nokia.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Instanţa de judecată a fost învestită în prezenta cauză cu cererea reclamantei având ca obiect constatarea existenţei dreptului reclamantei de a interzice terţilor folosirea mărcilor sale Davidoff şi obligarea pârâtelor la încetarea încălcării drepturilor reclamantei asupra mărcilor, în modalităţile prevăzute de art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, precum şi dispunerea distrugerii produselor reţinute de autorităţile vamale, pe temeiul art. 11 din OUG nr. 100/2005.

Chestiunile esenţiale dezlegate de către instanţa de apel, în analiza criticilor din motivarea căii de atac, au vizat epuizarea dreptului la marcă şi interpretarea sintagmei „acordarea oricărei altei destinaţii vamale” din cuprinsul art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Primele două motive de recurs conţin critici faţă de aprecierile din decizia recurată privind epuizarea dreptului la marcă, din perspectiva sarcinii probei, respectiv a forţei probante a înscrisurilor depuse la dosar.

1. În ceea ce priveşte sarcina probei, recurentele au pretins aplicarea greşită de către instanţa de apel a prevederilor art. 1169 din vechiul Cod civil, în sensul inversării acesteia în situaţia din speţă.

Astfel cum este reglementată în dreptul Uniunii Europene şi în legea naţională (art. 38 din Legea nr. 84/1998 a transpus în mod fidel directiva de armonizare a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci), epuizarea comunitară a mărcii nu permite ca titularul să interzică folosirea mărcii pentru produse sau servicii ce au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic European (SEE) sub această marcă, de către titularul mărcii sau cu consimţământul său.

Dreptul la marcă nu se epuizează dacă titularul a pus în comerţ produse sub această marcă mai întâi în state terţe, ceea ce înseamnă, după cum a arătat în mod constant CJUE, că legiuitorul comunitar a permis titularului mărcii să controleze prima punere în comerţ în SEE şi UE a produselor purtând marca.

Prin motivele de recurs, s-a arătat că epuizarea dreptului la marcă a fost invocată în cauză drept o apărare de fond. O asemenea susţinere denotă neinfirmarea de către recurentele – pârâte a aprecierii instanţei de apel în sensul că excepţia epuizării dreptului la marcă constituie un mijloc de apărare pentru pârâtul din acţiunea în contrafacerea mărcii.

În acest fel, se constată că nu s-a criticat nici aprecierea de principiu în sensul că pârâtului care formulează apărarea cu acest obiect îi revine sarcina probării întrunirii condiţiilor epuizării dreptului la marcă, din moment ce aprecierea relevă tocmai art. 1169 din vechiul Cod civil, invocat prin motivele de recurs.

Din acest punct de vedere, sunt lipsite de finalitate criticile vizând lipsa de relevanţă a hotărârii pronunţate la 8.04.2003 de CJUE în cauza C - 244/00 Van Doren, la care s-a făcut referire prin decizia recurată, cât timp nu se contestă incidenţa regulilor generale în ceea ce priveşte sarcina probei.

Pe de altă parte, recurentele susţin în mod greşit că, în hotărârea menţionată, Curtea de Justiţie ar fi analizat compatibilitatea cu directiva a unei norme din legea germană a mărcilor care prevedea în mod expres, în ceea ce priveşte epuizarea dreptului la marcă, obligaţia pârâtului de a proba că mărfurile au fost puse anterior pe piaţă de către titular, şi care avea, astfel, caracter derogator de la regula generală.

În cuprinsul hotărârii nu se menţionează o asemenea normă expresă, făcându-se referire doar la aplicarea în materie a principiilor generale de probaţiune, în sensul că îndeplinirea condiţiilor epuizării dreptului la marcă trebuie probate, ca regulă, de către pârâtul care se apără invocând stingerea dreptului reclamantului (paragrafe 18 şi 35). Curtea a constatat compatibilitatea cu directiva chiar a acestei reguli de probă, aplicaţie a regulii generale (care corespunde principiului actori incumbit probatio, transpus în art. 1169 din Codul civil român).

Se observă că, susţinând aplicarea greşită a art. 1169 Cod civil, în sensul inversării sarcinii probei în situaţia din speţă, recurentele au în vedere, în realitate, împrejurările de fapt reţinute de către instanţa de apel ca fiind relevante.

Astfel, instanţa de apel a reţinut că epuizarea dreptului la marcă presupune dovedirea de către pârâte atât a introducerii pe piaţa Uniunii Europene a produselor sub marca Davidoff, cât şi a consimţământului titularului mărcii pentru această operaţiune.

Recurentele pretind că în cauză au fost dovedite ambele condiţii, deoarece producerea ţigărilor Davidoff în Germania, cu consimţământul titularului mărcii şi apoi livrarea/furnizarea acestora către un comerciant din Marea Britanie, constituie o punere/plasare pe piaţa comunitară a produselor.

Nu a susţinut, însă, şi faptul că însuşi licenţiatul britanic al titularului mărcii, D. Ltd, ar fi comercializat produsele în UE/SEE, înainte ca acestea să ajungă în Statele Unite ale Americii.

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanţa de apel a analizat aceste operaţiuni din perspectiva condiţiilor epuizării dreptului.

S-a apreciat că producerea bunurilor nu reprezintă o introducere a produselor pe piaţa comunitară, dar poate avea acest caracter comercializarea de către deţinătorul unei licenţe de exploatare a produselor, acordate de titularul mărcii, după cum rezultă din jurisprudenţa CJUE, menţionată în decizia recurată. Instanţa de apel a reţinut, însă, că a fost dovedită comercializarea de către licenţiat exclusiv pentru state din afara teritoriului Uniunii Europene şi al SEE, deci nu a fost dovedită comercializarea anterioară pe acest teritoriu.

Recurentele au contestat doar cea din urmă apreciere, prin cel de-al doilea motiv de recurs, fără a formula critici concrete în ceea ce priveşte celelalte aprecieri, din care reiese că pârâtele nu au probat comercializarea în Uniunea Europeană sau SEE a produselor Davidoff reţinute de către autorităţile vamale din România, de către titularul mărcii sau de către licenţiatul acestuia.

În privinţa operaţiunilor analizate de către instanţa de apel, recurentele doar au reiterat susţinerile din apel, fără vreo referire la considerentele deciziei, inclusiv la cele desprinse din jurisprudenţa CJUE, astfel încât nu au învestit instanţa de recurs pe aspectul actelor comerciale ce constituie o introducere a produselor pe piaţa UE/SEE.

În absenţa unor critici, nu există niciun motiv pentru infirmarea constatării instanţei de apel în sensul că nu a fost dovedită comercializarea produselor în discuţie pe teritoriul UE/SEE, cu consimţământul titularului, în prealabil comercializării în Statele Unite ale Americii.

Pârâtelor le revenea obligaţia probării acestui aspect, din moment ce au afirmat epuizarea dreptului la marcă, ca urmare a introducerii pe piaţa UE/SEE a produselor purtând marca Davidoff, cu consimţământul titularului mărcii. De altfel, pentru reclamantă era vorba despre un fapt negativ (anume că nu au comercializat, direct sau prin intermediul licenţiatului, produsele în discuţie pe teritoriul UE/SEE), imposibil de probat.

Nu s-ar putea considera din perspectiva sarcinii probei, că obligaţia pârâtelor era posibil de îndeplinit, în contextul factual necontestat.

Astfel, independent de dovedirea de către titularul mărcii - reclamanta din cauză - a comercializării produselor, prin intermediul licenţiatului, în Statele Unite ale Americii (aspect interesând cel de-al doilea motiv de recurs), este cert că produsele reţinute în vama din România provin din Statele Unite ale Americii, unde au fost achiziţionate de către pârâtă C. pentru a le revinde recurentei-pârâte B. Ltd.

Chiar prin motivele de recurs s-a arătat că pârâta C. Ltd le-a cumpărat de la un distribuitor autorizat din Florida al titularului mărcii. În aceste condiţii, pârâta avea posibilitatea să procure de la acesta înscrisurile privind provenienţa produselor, pentru a dovedi, eventual, că produsele au fost cumpărate din Uniunea Europeană de la alte persoane decât licenţiatul D., implicit, că licenţiatul nu le-a vândut direct în SUA, ci pe teritoriul UE/SEE. Or, pârâtele nu au înfăţişat asemenea înscrisuri.

Faţă de considerentele expuse, urmează a se respinge ca nefondat primul motiv de recurs.

2. Recurentele au criticat aprecierea instanţei de apel vizând probarea de către reclamantă a comercializării în afara teritoriului UE/SEE a produselor reţinute de autorităţile vamale din România, din perspectiva forţei doveditoare a înscrisurilor în raport cu obiectul probaţiunii, precum şi a dispoziţiilor art. 172 C.proc.civ.

Trebuie precizat că aprecierea criticată nu este esenţială în stabilirea în cauză a epuizării dreptului la marcă, deoarece acest aspect depindea, după cum s-a arătat în cadrul primului motiv de recurs, de dovedirea de către pârâte a comercializării produselor în discuţie pe teritoriul UE/SEE, cu consimţământul titularului, în prealabil comercializării lor în SUA.

După cum s-a arătat în mod corect prin decizia recurată, în finalul considerentelor vizând epuizarea dreptului, făcându-se referire la jurisprudenţa CJUE, ceea ce interesează este ca titularul mărcii să poată controla prima punere în comerţ în SEE şi UE a produselor purtând marca, independent de faptul că acestea au făcut, eventual, obiectul unei prime introduceri în comerţ în afara acestei zone.

În acest context, criticile recurentelor sunt lipsite de finalitate, întrucât, chiar dacă ar fi admise, tot nu ar conduce la modificarea aprecierii neîndeplinirii condiţiilor pentru epuizarea dreptului la marcă.

3. În ceea ce priveşte criticile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, Înalta Curte constată că sunt fondate, pentru următoarele considerente:

În conformitate cu norma în discuţie, „În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte: (…) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn”.

Instanţa de apel a apreciat că situaţia de fapt din cauză se încadrează în noţiunea de „acordarea unei alte destinaţii vamale” prevăzută de art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, în raport de reglementările vamale.

Recurentele–pârâte au criticat această apreciere, susţinând, în acelaşi timp, că situaţia de fapt nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele normei în discuţie, impunându-se respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Pentru a ajunge la concluzia arătată anterior, instanţa de apel a reţinut că reglementările vamale sunt cele ale Codului vamal comunitar, anume cele ale Regulamentului nr. 450/2008 (Codul vamal modernizat), faţă de data săvârşirii faptei de atingere a dreptului la marcă al reclamantei.

Recurentele – pârâte au invocat, însă, dispoziţii din Codul vamal al României, adoptat prin Legea nr. 86/2006.

Înalta Curte reţine că art. 36 alin. (3) lit. c) al Legii nr. 84/1998 trimite în mod expres la reglementările vamale în ceea ce priveşte definirea destinaţiilor vamale.

Dispoziţiile Codului vamal român conţin noţiunea de „destinaţie vamală”, enumerarea tuturor destinaţiilor vamale şi definirea fiecăreia, transpunând (şi) în această privinţă Codul vamal comunitar instituit prin Regulamentul nr. 2913/1992.

Spre deosebire de Regulamentul nr. 2913/1992, Regulamentul nr. 450/2008, aplicat de către decizia de apel, nu conţine nicio referire la destinaţia vamală, ca, de altfel, nici la regimul vamal suspensiv sau economic.

În acest context, este evident că art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 a preluat termenii Regulamentului nr. 2913/1992, cu toate că, la momentul configurării normei în forma actuală, prin Legea nr. 66/2010, era deja publicat Regulamentul nr. 450/2008 (la 4.06.2008).

Acest mod de adecvare la legislaţia Uniunii Europene este justificat de faptul că, în realitate, Regulamentul nr. 450/2008 nu s-a aplicat vreodată în privinţa dispoziţiilor de fond, inclusiv a celor indicate în decizia de apel.

Potrivit art. 188 din Regulamentul nr. 450/2008, doar dispoziţiile sale prin care se acordă competenţe pentru adoptarea măsurilor de punere în aplicare s-au aplicat de la data de 24.06.2008, aplicarea celorlalte dispoziţii depinzând de adoptarea acelor măsuri (în acest sens, a se vedea paragraful 4 din hotărârea CJUE din cauzele conexate C – 446/09 şi C – 495/09 Nokia/Philips).

Până la abrogarea sa prin Regulamentul nr. 952/2013, nu au fost adoptate măsuri de aplicare a Regulamentului nr. 450/2008, continuând să se aducă modificări normelor de aplicare a Regulamentului nr. 2913/1992, introduse prin Regulamentul Comisiei nr. 2454/1993.

Odată cu abrogarea Regulamentului nr. 450/2008, a fost abrogat şi Regulamentul nr. 2913/1992, care, deşi formal abrogat prin Regulamentul nr. 450, a continuat să se aplice în toată această perioadă, inclusiv în anul 2010, ce interesează cauza de faţă.

Aşadar, art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 se referă la prevederile Regulamentului nr. 2913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar (transpuse în Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, invocată prin motivele de recurs).

Această instanţă de recurs nu va cerceta modul de aplicare a legii de către instanţa de apel din această perspectivă, cât timp s-a făcut aplicarea altui act al Uniunii Europene, iar, pe de altă parte, se constată că situaţia de fapt nu este cert şi pe deplin stabilită.

Recurentele au susţinut că situaţia de fapt din speţă nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele din art. 36 alin. (3) lit. c) din lege, inclusiv pentru motivul că mărfurile nu erau destinate pieţei comunitare, ci pieţei din Republica Moldova, şi nu au solicitat autorităţilor vamale permisiunea de a dispune de mărfuri pe teritoriul Uniunii Europene, nefiind destinate punerii în liberă circulaţie sau importului în Uniunea Europeană.

Este incontestabil că finalitatea încadrării situaţiei din speţă în vreuna dintre ipotezele din art. 36 alin. (3) lit. c) este aceea a stabilirii existenţei unei fapte de încălcare a drepturilor exclusive ale reclamantei asupra mărcilor Davidoff.

În examinarea încălcării, instanţa de apel a pornit de la premisa că titularul unei mărci înregistrate are dreptul exclusiv de a interzice utilizarea în comerţ de către un terţ şi a unui semn identic mărcii pentru produse identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată, chiar dacă este vorba despre produse originale, deci fabricate cu consimţământul titularului mărcii.

Această premisă, decurgând din art. 9 al Regulamentului mărcii comunitare nr. 207/2009 – aşa cum a menţionat chiar instanţa de apel -, precum şi al art. 36 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 84/1998, este viabilă în speţă, dat fiind că, după cum s-a arătat prin considerentele expuse anterior în prezenta decizie, nu a operat epuizarea dreptului la marcă, în absenţa punerii mărfurilor purtând marca pe piaţa comunitară de către titularul mărcii sau cu acordul său.

În acest sens, instanţa de apel a arătat în mod corect că este aplicabilă jurisprudenţa CJUE formată privind dreptul exclusiv al titularului mărcii de a se opune la prima introducere pe piaţă a produselor purtând marca, însă nu a ţinut cont de toate elementele de fapt relevate de această jurisprudenţă, ce trebuie întrunite pentru a se constata o încălcare efectivă a dreptului la marcă.

Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut în mod constant că protecţia conferită mărcii înregistrate este legată de comercializarea produselor în Uniunea Europeană, astfel încât încălcarea dreptului implică în mod necesar acte de comercializare a produselor purtând marca (a se vedea, de exemplu, hotărârile din cauzele: C–115/02 Rioglass, paragrafe 26 şi 27; C-405/03 Class International, paragraf 35).

Este întrunită această situaţie chiar atunci când nu a avut loc o comercializare, dar mărfurile au fost puse în circulaţie în Uniunea Europeană cu această destinaţie, de exemplu, dacă au fost importate în Uniunea Europeană fără consimţământul titularului mărcii şi depozitate în așteptarea punerii lor în consum în Uniune - în acest sens, hotărârea din cauza C-379/14 Bacardi International, paragraf 48 (menţionată în decizia recurată).

Condiţia esenţială pentru o încălcare a dreptului exclusiv al titularului mărcii de a controla modalitățile primei puneri în comerț în SEE a unor produse care poartă marca sa este aceea ca actele terţului să aducă atingere funcției mărcii care constă în identificarea întreprinderii de la care provin produsele și sub controlul căreia se organizează prima punere în comerț (Hotărârea Bacardi International, citată anterior, paragraf 48).

Or, încălcarea dreptului este exclusă dacă terţul nu a comercializat produse purtând marca pe teritoriul UE/SEE sau, cel puţin, nu a efectuat acte din care rezultă intenţia unei asemenea comercializări.

Aceleaşi exigenţe trebuie aplicate şi în cazul în care terţul a introdus pe teritoriul vamal al Uniunii Europene mărfuri pe care marca protejată în Uniunea Europeană a fost aplicată pe produse cu consimţământul titularului şi au fost expediate dintr-un stat terţ, urmând să ajungă în alt stat terţ.

Astfel, este necesar, în ipoteza dată, a se cerceta dacă mărfurile sunt destinate punerii în vânzare în Uniunea Europeană (sau Spaţiul Economic European).

În susţinerea acestei constatări, se impun următoarele precizări:

Pe de o parte, considerentele anterior redate din jurisprudenţa CJUE nu au legătură în mod necesar cu faptul că art. 9 din Regulamentul mărcii comunitare nr. 207/2009 prevede expres dreptul titularului mărcii de a interzice „importul sau exportul de produse sub acest semn”, astfel încât de plano un asemenea drept nu poate fi exercitat în ceea ce priveşte acte ale terţilor precum „plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale (…) produselor sub acest semn”, prevăzute de art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

După cum s-a arătat, CJUE a formulat considerentele redate anterior, în cauze privind produse originale, prin prisma dreptului titularului mărcii de a se opune primei introduceri pe piaţă a produselor purtând marca, context în care a verificat încălcarea dreptului în situaţii concrete.

Curtea a aplicat aceleaşi criterii şi în situaţii de operaţiuni vamale efectuate în Uniunea Europeană asupra unor mărfuri expediate dintr-un stat terţ, cu destinaţia unui alt stat terţ.

CJUE s-a pronunţat, astfel, că tranzitul, antrepozitul vamal sau plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv nu pot fi considerate în sine drept o punere în vânzare a unor mărfuri pe teritoriul Uniunii şi nu pot aduce atingere, numai din motivul unei asemenea destinaţii vamale, drepturilor de proprietate intelectuală aplicabile în Uniune. În schimb, poate exista o asemenea încălcare atunci când, în cursul plasării sub un regim suspensiv pe teritoriul vamal al Uniunii sau chiar înainte de a ajunge pe acest teritoriu, mărfuri provenite din state terţe fac obiectul unui act comercial îndreptat spre consumatorii din Uniune sau există riscul unei deturnări frauduloase spre aceştia (pentru jurisprudenţa în acest sens, a se vedea hotărârea din cauzele conexate C-446/09 şi C-495/09 Nokia/Philips, paragrafele 55 – 59).

De altfel, art. 9 alin. (2) din Regulamentul mărcii comunitare, chiar dacă nu prevede expres, nici nu exclude dreptul titularului mărcii de a se opune operaţiunilor menţionate, din moment ce conţine o enumerare exemplificativă („În temeiul alineatului(1) pot fi interzise, printre altele, următoarele…”).

Pe de altă parte, acest drept rezultă chiar din legislaţia Uniunii Europene, respectiv din prevederile Regulamentului nr. 1383/2003 privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva măsurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, în temeiul căruia autorităţile vamale din România au decis reţinerea mărfurilor în litigiu.

Astfel, potrivit considerentului (3) din Regulament, „În cazurile în care mărfurile contrafăcute, mărfurile piratate și, în general, mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt originare sau provin din țări terțe, este necesar să se interzică introducerea lor pe teritoriul vamal al Comunității, inclusiv transbordarea lor, punerea lor în liberă circulație în Comunitate, plasarea lor sub un regim suspensiv sau plasarea lor într-o zonă liberă sau un antrepozit liber și să se instituie o procedură adecvată care să le permită autorităților vamale să impună respectarea cât mai strictă a acestei interdicții.”

Cu toate că Regulamentul reglementează intervenţia autorităţilor vamale - reţinerea mărfurilor suspectate de atingerea unui drept de proprietate intelectuală -, se prevede şi dreptul titularului dreptului pretins încălcat de a sesiza autoritatea competentă din statul pe teritoriul căruia se află mărfurile suspecte, pentru a hotărî pe fond asupra încălcării dreptului subiectiv.

Dacă titularul formulează o asemenea acţiune, potrivit art. 10 din Regulament, „pentru a se stabili dacă a fost încălcat un drept de proprietate intelectuală în conformitate cu dreptul naţional, se aplică dispoziţiile legale în statul membru pe teritoriul căruia mărfurile se află într-una dintre situaţiile prevăzute la articolul 1 alineatul (1)”, adică în privinţa cărora autorităţile vamale au suspectat o atingere a unui drept de proprietate intelectuală.

Întrucât acţiunea de faţă a fost formulată tocmai în considerarea art. 10 din Regulamentul nr. 1383/2003, se constată că legătura cu acest act al Uniunii Europene implică elemente obligatorii în evaluarea încălcării oricărui drept de proprietate intelectuală protejat pe teritoriul respectiv.

În primul rând, intervenţia autorităţilor vamale are rolul de a permite titularului dreptului de proprietate intelectuală invocat sesizarea autorităţii judiciare sau a altei autorităţi competente să se pronunţe asupra fondului (în funcţie de procedura fiecărui stat membru în parte), de a facilita acea judecată din punct de vedere probator şi, eventual, pentru aplicarea măsurilor necesare în cazul în care va constata încălcarea dreptului (distrugerea sau abandonarea mărfurilor).

În cadrul acţiunii vizând fondul, simpla plasare a mărfurilor într-una dintre acele situaţii nu este suficientă în sine pentru constatarea încălcării dreptului, aceasta efectuându-se în aplicarea dispoziţiilor legale din statul membru.

Cât priveşte dispoziţiile legale aplicabile, reclamanta a invocat atât Regulamentul nr. 207/2009, cât şi art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Instanţa de apel, deşi a făcut aplicarea Regulamentului pentru a constata că nu este epuizat dreptul la marcă al reclamantei, a verificat, după cum s-a arătat, condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998 în ceea ce priveşte constatarea încălcării drepturilor reclamantei prin fapta terţului, cu toate că a configurat premisa de analiză tot prin raportare la Regulament.

Determinarea legii aplicabile situaţiei de fapt reţinute este atributul instanţei de judecată, care trebuie să dea faptelor încadrarea juridică adecvată, indiferent de temeiul juridic indicat sau pretins de părţi.

Regulamentul mărcii comunitare este incident în speţă în ceea ce priveşte efectele mărcii comunitare, reglementate prin art. 9, astfel cum se prevede în mod expres în art. 101, potrivit căruia „Instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare aplică dispozițiile prezentului regulament.”

Nu poate fi reţinută susţinerea intimatei – reclamante din faza recursului, în sensul că legea naţională ar fi aplicabilă în considerarea faptului că reclamanta este titulară nu numai a unor mărci comunitare, dar şi a unor mărci internaţionale, care sunt asimilate mărcilor naţionale, în privinţa efectelor produse prin înregistrare.

Astfel cum rezultă din înscrisurile ataşate cererii de chemare în judecată, cele 8 mărci înregistrate internaţional - printre care şi cele 3 indicate în recurs vizând separat România – desemnează Comunitatea Europeană ca teritoriu de protecţie.

Or, în conformitate cu art. 151 alin. (1) din Regulamentul mărcii comunitare, „Orice înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană produce, de la data înregistrării prevăzută la articolul 3 alineatul (4) din Protocolul de la Madrid sau de la data extinderii ulterioare la Comunitatea Europeană, prevăzută la articolul 3b alineatul (2) din Protocolul de la Madrid, aceleași efecte ca și o cerere de marcă comunitară.”

Aşadar, mărcile internaţionale cu o asemenea desemnare sunt asimilate mărcilor comunitare, inclusiv în privinţa efectelor.

Aplicarea legii naţionale, şi nu a Regulamentului comunitar, nu reprezintă, prin însuşi acest fapt, o greşeală de judecată, dat fiind că legea transpune directiva referitoare la armonizarea legislaţiilor naţionale în materie de mărci. Din această perspectivă, invocarea din oficiu de către instanţa de recurs a incidenţei Regulamentului mărcii comunitare nu conduce la nelegalitatea deciziei din motivul aplicării greşite a legii, urmând a se respecta, însă, în interpretarea legii, finalitatea directivei (aceeaşi cu cea a regulamentului).

În al doilea rând, în aplicarea legii incidente, trebuie ţinut cont de faptul că, în cazul în care terţul introduce pe teritoriul vamal al Uniunii Europene mărfuri provenite din state terţe, se creează în mod cert premisele unei încălcări a dreptului la marcă, chiar dacă sunt produse originale, dat fiind dreptul titularului mărcii de a controla prima introducere pe piaţă în UE/SEE a produselor purtând marca.

Într-o asemenea situaţie, trebuie verificat dacă, prin introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal, terţul a urmărit introducerea lor, în tot sau în parte, chiar pe piaţa comunitară.

Acest aspect, reieşit din jurisprudenţa CJUE, ale cărei considerente au fost detaliate anterior, este confirmat prin hotărârea din cauzele conexate C-446/09 şi C-495/09 Nokia/Philips.

Deşi hotărârea este pronunţată în interpretarea Regulamentului nr. 1383/2003 privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva măsurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, este avut în vedere, printre altele, şi litigiul pe fond, cel vizat de art. 10 din Regulament (citat anterior în prezenta decizie), în care se stabileşte dacă mărfurile deja reţinute de autorităţile vamale aduc efectiv atingere drepturilor de proprietate intelectuală invocate, după cum se arată explicit în paragrafele 67 – 78 din hotărârea CJUE.

S-a arătat, astfel, că în examinarea pe fond trebuie dovedit că mărfurile cu privire la care o autoritate vamală manifestă o suspiciune că ar aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală aplicabil în Uniune „ar fi destinate punerii în vânzare în Uniune” (paragraf 70).

Curtea s-a pronunţat şi în ceea ce privește elementele de probă de care trebuie să dispună autoritatea competentă să se pronunțe asupra fondului pentru a constata că mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii, chiar dacă nu au fost efectiv puse în liberă circulație, sunt susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală aplicabil în Uniune, precum şi cu privire la sarcina probei (paragrafe 71 – 72).

Astfel, s-a arătat că pot constitui asemenea elemente în special existența unei vânzări a mărfurilor unui client din Uniune, existența unei oferte de vânzare ori a unei publicități adresate consumatorilor din Uniune sau existența unor documente ori a unei corespondențe privind mărfurile în cauză care să demonstreze că este avută în vedere deturnarea acestora spre consumatorii din Uniune.

Este important de relevat că aceste considerente au avut în vedere chiar produse constituind imitații ale unui produs protejat în Uniune printr‑un drept asupra mărcii, deci cu atât mai mult sunt aplicabile în cazul produselor originale.

În acest sens, trebuie avut în vedere considerentul (2) al Regulamentului nr. 1383/2003: „…în măsura în care este posibil, introducerea pe piață a unor astfel de mărfuri ar trebui împiedicată și, în acest sens, ar trebui adoptate măsuri care să permită contracararea eficientă a acestei activități ilicite, fără a limita totuși libertatea comerțului legitim.”

Aplicându-se în speţă toate considerentele expuse prin prezenta decizie, se constată că instanţa de apel, pe de o parte, nu a stabilit destinaţia vamală pe care mărfurile în litigiu au primit-o efectiv sau pe care ar fi primit-o dacă nu intervenea reţinerea de către autorităţile vamale din România, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2913/1992.

Pe de altă parte, nu s-a cercetat dacă mărfurile, deşi nu au fost efectiv puse în liberă circulație, erau destinate punerii în vânzare pe teritoriul UE/SEE, fie prin însăşi destinaţia pe care au primit-o sau urmau să o primească, fie prin motivele reţinerii lor de către autorităţile vamale ori din alte elemente pe acelaşi aspect reieşite din circumstanţele introducerii lor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

În consecinţă, Înalta Curte a constatat că situaţia de fapt nu a fost pe deplin stabilită în cauză, motiv pentru care, în temeiul art. 314 C.proc.civ., a admis recursul, a casat decizia recurată şi a trimis cauza, spre rejudecare, la aceeaşi instanţă de apel.