Bad faith in trademark registration based on prior notoriety of identical sign for same goods: application of EU autonomous criteria and presumption of knowledge

Decizia nr. 1212/2016

Prin cererea înregistrată la data de 12 martie 2010 pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub nr. x/3/2010, reclamantele A. și SC B. SRL au solicitat, în contradictoriu cu pârâții SC C. SRL, D. și Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună anularea înregistrării mărcii individuale verbale XX cu dată a începerii protecției 02 aprilie 2009, publicarea hotărârii în B.O.P.I., efectuarea mențiunii de anulare în Registrul Național al Mărcilor și obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea cererii s-a arătat că în anul 1991 a fost înființată societatea E., persoană juridică bulgară, având ca proprietar pe F., iar în anul 2001 societatea și-a schimbat denumirea în A., fiind preluată de G., păstrându-și denumirea și acționariatul până în prezent. Societatea are ca obiect de activitate, printre altele, și operațiuni de import-exportul de produse agricole, producția de alimente și produse agricole, achiziționare, comerț cu semințe de floarea soarelui și dovleac (prăjite și împachetate), nuci etc., realizând exporturi de astfel de produse în țări ca România, Grecia, Turcia, Germania, SUA etc. Comerțul cu semințe de floarea soarelui prăjite și ambalate s-a realizat și se realizează sub denumirea XX și în ambalajul prezentat de reclamante, arătându-se că sunt singurii producători din Bulgaria ai produselor ce poartă denumirea XX.

Pentru distribuirea produsului XX în România - semințe de floarea soarelui prăjite și ambalate - reclamanta A. a încheiat la data de 03 martie 2007 un contract de distribuire cu SC B. SRL. Obiectul acestui contract, conform art. 2.1., este „vânzarea de către producător/vânzător a gamei de semințe XX, având sortimentele și caracteristicile detaliate în anexă, acordând distribuitorului drepturi la desfacerea acestora în interiorul teritoriului prevăzut de prezentul contract, în afară de cazul în care producătorul nu-și dă acordul scris ca distribuitorul să le vândă și în afara lui”, durata contractului fiind de 10 ani (art. 3.1. din contract).

Începând cu data de 01 februarie 2009, distribuirea gamei de semințe XX în România s-a realizat prin intermediul SC B. SRL, încheindu-se în acest sens un nou contract de distribuire. Produsele reclamantelor au fost bine primite de către consumatorii români, dovadă fiind volumul mare de astfel de produse distribuite pe piața românească. Cantitatea de semințe vândute începând cu anul 2007 a crescut continuu, iar pentru promovarea produsului pe piața din România au folosit ambalaje cu aceleași semne distinctive pe care le folosesc și în Bulgaria, și în alte țări, respectiv ambalajul având fondul albastru, cuvântul XX scris cu roșu, o elipsă înclinată, în a cărei parte dreaptă este inserat un papagal pe o creangă verde, iar pe coada acestuia sunt inscripționate literele DS (inițialele denumirii societății E.), iar pe verso, într-un dreptunghi de culoare galbenă, același papagal și elemente figurative la o dimensiune de ½ din figura aflată pe parte din față a ambalajului.

S-a mai învederat că la data de 02 aprilie 2009, pârâta SC C. SRL a depus la O.S.I.M. o cerere de înregistrare marcă, ce a format obiectul depozitului reglementar M 2009 02601, solicitând înregistrarea mărcii individuale verbale XX, cuvânt care intră în alcătuirea semnului combinat folosit de reclamantă ca marcă și în denumirea societății reclamante.

La data de 25 iunie 2009, O.S.I.M. a dispus înregistrarea mărcii verbale individuale XX pentru următoarele clase de produse și servicii: a) Clasa 29 - Semințe prăjite și neprăjite, sărate și nesărate, de floarea soarelui și dovleac, alune prăjite, fistic; extracte din fructe, legume, conservate, uscate și fierte, uleiuri și grăsimi comestibile; b) Clasa 31 - Produse agricole, horticole, forestiere și cereale, necuprinse în alte clase, semințe, în special, semințe de floarea soarelui și dovleac, alune, fistic, arahide; alimente pentru animale etc.) Clasa 35 - Regruparea în avantajul terților a produselor menționate mai sus (cu excepția transportului lor) permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod; publicitate în domeniu.

La data de 28 ianuarie 2010, în B.O.P.I. nr. 1/2010 a fost publicată cesiunea mărcii verbale individuale XX de la titularul SC C. SRL la cesionarul (persoană fizică) D.

La data de 23 februarie 2010, reclamanta A. a fost notificată de către D., solicitându-se retragerea de pe piață a produselor care ar purta ilegal marca XX.

Întrucât înregistrarea mărcii XX de către pârâtul SC C. SRL s-ar fi făcut cu rea-credință, consideră că se impune anularea înregistrării pentru acest motiv, în conformitate cu art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Cu privire la aspecte relevante pentru speța de față care relevă reaua-credință a solicitantului SC C. SRL și conivența dintre aceasta și cesionarul D., reclamantele au arătat că pârâta SC C. SRL, care a solicitat cu rea-credință înregistrarea mărcii individuale verbale XX, nu a folosit niciodată în activitatea sa comercială marca înregistrată XX, ci a procedat la înregistrarea mărcii exclusiv în vederea vânzării acesteia. La șase luni după înregistrarea mărcii individuale verbale XX, SC C. SRL a cesionat marca persoanei fizice D. La data de 17 decembrie 2009, D. a înființat societatea SC H. SRL și folosește marca XX aplicată pe produsele pe care le comercializează, respectiv semințe ambalate.

Reclamantele au arătat că reaua-credință a actualului titular al mărcii individuale XX reiese, fără putință de tăgadă, din împrejurarea că D., actualul titular al mărcii verbale individuale XX, a înființat, la data de 17 decembrie 2009, societatea care folosește marca a cărei anulare se solicită după denumirea reclamantelor. Societatea înregistrată de pârâtul D. poartă denumirea SC H. SRL, iar denumirea societății reclamante, folosită din 2001, este A. Pe lângă „furtul” semnului, al denumirii societății, actualul titular al mărcii și-a însușit și ambalajul pe care îl folosesc reclamantele în vederea distribuirii produselor lor, inclusiv în România. Astfel, fiind singurii producători ai acestui produs, aceasta constituie dovada că D. cunoștea atât produsul, cât și producătorul.

Fată de cele mai sus, în opinia reclamantelor, rezultă că înainte de comercializarea de către pârâtă a produselor purtând semnul XX, înregistrat de către pârâtă, același semn era folosit în Bulgaria începând cu anul 1991, iar în România, începând cu anul 2007; înregistrarea mărcii XX s-a făcut deci în frauda drepturilor anterioare ale reclamantei; semnul înregistrat nu este creația pârâtei; semnele sunt aproximativ identice, așa cum rezultă cu evidență din compararea ambalajelor care conțin aceleași semne figurative (diferențele fiind practic nesemnificative), astfel încât consumatorul nu poate face distincția între cele două ambalaje; scopul înregistrării semnului ca marcă nu a fost acela ca pârâta să-și deosebească/identifice produsele de cele alte altor comercianți, iar scopul evident al înregistrării a fost acela de a beneficia de cota de piață pe care produsul reclamantelor o avea deja în România, de faptul că produsul era cunoscut și apreciat la momentul formulării cererii de înregistrare și de eliminare de pe piața românească a adevăratului titular al mărcii XX, iar atitudinea pârâtei de după înregistrarea mărcilor demonstrează din plin acest fapt; cel care a solicitat înregistrarea mărcii și cesionarul mărcii sunt profesioniști, deci cunoscători a ceea ce se petrece pe piața produselor din semințe de floarea soarelui, astfel că și conduita lor trebuie examinată și evaluată în consecință. Un profesionist în acest domeniu este, fără îndoială, informat atât în privința produselor, cât și a mărcilor utilizate, asemănarea dintre semnele folosite de reclamante și marca înregistrată de către pârâtă neputând fi pusă pe seama unei simple întâmplări.

Reaua-credință a pârâtului, dar și a cesionarului rezultă, în opinia reclamantelor, și din preluarea altor elemente figurative folosite, precum și din înființarea de către cesionar în România a unei societăți ce a preluat aproape în totalitate numele comercial E. și prescurtarea acestei denumiri, respectiv literele DS și, nu în ultimul rând, trebuie arătat faptul că cesionarul indică originea produselor sale prin cuvintele „țara de origine Bulgaria”.

Totodată, în motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantele au invocat criteriile de apreciere a relei-credințe în cererea de anularea a înregistrării a unei mărci pentru acest motiv, ce reies din jurisprudența C.J.U.E., cu referire expresă la hotărârea pronunțată în Cauza Lindt.

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Prin cererea înregistrată la data de 08 aprilie 2010 pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, sub nr. x/3/2010, reclamantul D. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC B. SRL, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună în sarcina pârâtei interzicerea comercializării produselor constând în semințe de floarea soarelui care poartă pe ambalaj marca XX și/sau produse care poartă pe ambalaj desenul industrial constând într-un papagal, în varianta înregistrată de reclamantul D. la O.S.I.M. din 28 ianuarie 2010 (YY), sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 10.000 euro pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii acestei obligații; să fie obligată pârâta să ceară tuturor distribuitorilor săi și vânzătorilor cu amănuntul să sisteze și să retragă de pe piața produsele purtând marca XX și/sau YY; obligarea pârâtei să retragă pe cheltuiala sa produsele purtând marca XX sau YY aflate în prezent pe piață, sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 10.000 euro pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii acestei obligații; să fie obligată pârâta să publice pe cheltuiala proprie, într-un ziar de mare tiraj, sentința ce se va pronunța și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată; în cuprinsul cererii de chemare în judecată, reclamantul D. a arătat motivele de fapt și de drept ale acțiunii în contrafacerea mărcii sale și a desenului industrial înregistrat în favoarea sa.

Pârâta SC B. SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

Pârâta SC B. SRL a formulat și cerere reconvențională prin care a solicitat anularea înregistrării mărcii individuale verbale XX (solicitând citarea în cauză și a O.S.I.M., iar în calitate de pârâtă și a SC C. SRL, ca titular inițial al mărcii a cărei anulare se cere), invocând, în esență, aceleași motive ca cele susținute prin acțiunea anterioară promovată împreună cu reclamanta A., înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub nr. x/3/2010, temeiul cererii de anulare a mărcii fiind identic, art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998; publicarea hotărârii de anulare a înregistrării mărcii în B.O.P.I. și efectuarea mențiunii de anulare în Registrul Național al Mărcilor.

De asemenea, prin aceeași cerere reconvențională, pârâta reclamantă SC B. SRL a solicitat și anularea înregistrării desenului industrial (constând în reprezentarea unui papagal) înregistrat la 28 ianuarie 2010 de O.S.I.M. în favoarea reclamantului-pârât D. (sub denumirea ZZ), pentru lipsa noutății și a caracterului individual al desenului pentru, în baza art. 22 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 129/1992, pentru încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) – (4) din același act normativ, dar și pentru aceea că încorporează în conținutul său un alt drept de proprietate industrială protejat; să se dispună obligarea pârâtului să solicite tuturor distribuitorilor și vânzătorilor cu amănuntul să sisteze și să retragă de pe piață produsele purtând marca XX și/sau desenul YY; să fie obligat să retragă de pe piață, pe cheltuiala sa, produsele purtând marca XX și/sau desenul YY sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 10.000 euro pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii acestei obligații și să se dispună obligarea aceluiași pârât să publice pe cheltuiala proprie, într-un ziar de mare tiraj, sentința ce se va pronunța.

În susținerea cererii de anulare a înregistrării desenului industrial, pârâta-reclamantă SC B. SRL a arătat, că desenul înregistrat în favoarea reclamantului-pârât D. a fost făcut public înainte de înregistrare, ceea ce reprezintă o împrejurare distructivă de noutate; acest desen a fost făcut public de furnizorul pârâtei-reclamante (A.) la data de 03 iulie 2009, când acesta a formulat la O.H.I.M. o cerere de înregistrare ca marcă a părții frontale a ambalajului în care distribuia produsul (semințe) XX.

Nici cerința caracterului individual al desenului nu este îndeplinită (față de prevederile art. 2 lit. f) din Legea nr. 129/1992), întrucât acesta este identic cu cel utilizat de pârâta-reclamantă în activitatea sa comercială și, mai mult decât atât, face parte din marca combinată depusă spre înregistrare la O.H.I.M. de către furnizorul său, societatea din Bulgaria.

Comparând desenul înregistrat cu cel deja făcut public, rezultă că ambele sunt folosite pentru același produse, respectiv semințe; că ambele cuprind forma geometrică o elipsă și un papagal viu colorat; ambele au drept culoare de fundal culoarea albastră, mai mult sau mai puțin intensă. Or, toate aceste aspecte estetice sunt, pentru utilizatorul informat, cel în funcție de care se face aprecierea întrunirii condițiilor de înregistrare, neesențiale/nesemnificative, utilizatorul informat fiind unul care cunoaște ambalajele existente pe piață, natura produsului pe care desenul se aplică, sectorul industrial de care aparține produsul, gradul de libertate a creatorului modelului etc. Prin urmare, impresia pe care desenul industrial o lasă asupra consumatorului informat este una identică.

Pârâta-reclamantă a mai învederat totodată că producătorul semințelor XX, al cărui distribuitor este, este titularul unei mărci comunitare combinate figurative înregistrate la O.H.I.M. ce conține papagalul inclus de reclamant în desenul înregistrat; or, potrivit art. 22 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 129/1992 înregistrarea unui desen va fi anulată dacă încorporează un drept de proprietate industrială protejat.

Prin cererea înregistrată la data de 08 aprilie 2010 pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, sub nr. x/3/2010, reclamantul D. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta A. ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună în sarcina pârâtei interzicerea comercializării produselor - semințe de floarea soarelui care poartă pe ambalaj marca XX și/sau a produselor care poartă pe ambalaj desenul industrial constând într-un papagal în varianta înregistrată de reclamantul D. la O.S.I.M. din 28 ianuarie 2010 (YY), sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 10.000 euro pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii acestei obligații; să fie obligată pârâta să ceară tuturor distribuitorilor săi și vânzătorilor cu amănuntul să sisteze și să retragă de pe piața produsele purtând marca XX și/sau YY; obligarea pârâtei să retragă pe cheltuiala sa produsele purtând marca XX sau YY aflate în prezent pe piața sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 10.000 euro pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii acestei obligații; să fie obligată pârâta să publice pe cheltuiala proprie, într-un ziar de mare tiraj, sentința ce se va pronunța și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivarea cererii reclamantului este identică celei din acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă sub nr. x/3/2010, acțiunea formulată împotriva pârâtei SC B. SRL.

Prin cererea înregistrată la data de 18 august 2010 pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub nr. x/3/2010, reclamantul D. a solicitat în contradictoriu cu pârâții SC B. SRL și O.S.I.M., în temeiul art. 42 din Legea nr. 129/1992, republicată, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea înregistrării desenului industrial cu denumirea WW depozit reglementar din 10 februarie 2010, depus spre înregistrare de pârâta SC B. SRL și admis la înregistrare prin hotărârea nr. 21616 emisă de O.S.I.M. – Comisia de Examinare Desene și Modele din 20 iulie 2010; în consecință, să se dispună radierea acestui desen industrial în registrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, motivat de faptul că prin înregistrare au fost încălcate dispozițiile art. 6, art. 22 alin. (6), art. 22 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 129/1992 republicată și art. 26 lit. h) din Regulamentul de aplicare a Legii cu privire la condițiile examinării în fond a cererii și a admiterii la înregistrate.

Prin încheierile din data de 09 noiembrie 2010 și 17 mai 2011 Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a dispus conexarea Dosarelor nr. x/3/2010 al Tribunalului București, secția a III-a civilă, nr. x/3/2010 al Tribunalului București, secția a V-a civilă și nr. x/3/2010 al Tribunalului București, secția a IV-a civilă, la dosarul de față (nr. x/3/2010).

Primul ciclu procesual a fost finalizat prin decizia nr. 341 din 30 ianuarie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a trimis cauza spre rejudecare la instanța de apel în condițiile în care, prin sentința civilă nr. 1248 din 21 iunie 2011, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, admisese acțiunea principală formulată de reclamantele-pârâte A. și SC B. SRL, în contradictoriu cu pârâții SC C. SRL, D. și O.S.I.M. și cererea reconvențională din acțiunile conexe, formulată de pârâta-reclamantă SC B. SRL și dispusese anularea mărcii XX, publicarea hotărârii de anulare în B.O.P.I., efectuarea mențiunii de anulare în Registrul Național al Mărcilor, anularea înregistrării desenului industrial, publicarea hotărârii de anulare în B.O.P.I., efectuarea mențiunii de anulare în Registrul Desenelor și Modelelor și respinsese, ca neîntemeiate, acțiunile principale conexe, introduse de pârâtul-reclamant D., care fac obiectul Dosarelor nr. x/3/2010 și x/3/2010 și acțiunea principală conexă, introdusă de pârâtul-reclamant D., care face obiectul Dosarului nr. x/3/2010.

În motivarea acestei soluții instanța de recurs a reținut că instanța de apel a ignorat criteriile de evaluare a relei-credințe la înregistrarea mărcii enunțate de C.J.U.E. în Hotărârea din 11 iunie 2009, pronunțată în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), stabilind în acest fel, pentru analiza sa, criterii insuficiente și neconcordante cu jurisprudența instanței de la Luxemburg.

De asemenea, deși s-a observat că, în principal, interesează atitudinea subiectivă a solicitantului înregistrării mărcii, anume a recurentei-pârâte SC C. SRL, instanța de apel a ignorat faptul că existența relei-credințe trebuie a se aprecia în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți în speță (parag. 37 din Hotărârea C.J.U.E.). Nu în ultimul rând, nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită era o cerință ce trebuia analizată în mod distinct de instanța de apel.

S-au dat îndrumări ca instanța de rejudecare să stabilească, între premisele de analiză a cererii de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credință, dacă reclamanta opune folosirea numelui său comercial (H.) pe teritoriul României și/sau folosirea acestui nume ori a unui semn identic sau similar (XX) „pentru produse” (în sensul dezlegărilor C.J.U.E. din cauza Céline), întrucât această dezlegare este utilă și în evaluarea cerinței intenției frauduloase a solicitantului înregistrării mărcii, fiind necesar a se determina drepturile legitime a căror fraudare s-ar fi produs prin înregistrarea mărcii.

Reaua credință se analizează global. Or, la scurtă vreme după înregistrarea mărcii (02 aprilie 2009), SC C. SRL a procedat la cesionarea acesteia către recurentul pârât-reclamant D. (la 28 ianuarie 2010), împrejurare care nu este lipsită de relevanță în contextul factual al cauzei.

S-a considerat că se impune analizarea cauzei juridice a cesiunii mărcii (pertinență infirmată de instanța de apel), cu atât mai mult cu cât la termenul de judecată din 25 septembrie 2012, curtea de apel a pus în vedere pârâtului D. să depună la dosar originalul contractului de vânzare-cumpărare din anul 2005, precum și originalele ambalajelor folosite în comercializarea produsului în perioada 1997-2000 și, deși pârâtul și-a îndeplinit această obligație procesuală, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul de apel, instanța nu le-a acordat nicio semnificație.

Având în vedere că prin pronunțarea deciziei din recurs, anularea înregistrării mărcii pentru rea-credință nu este soluționată și, cum de dezlegarea acestei cereri atârnă soluția ce se va da cererilor în contrafacerea acestei mărci formulate de reclamantului-pârât D. din dosarele conexe (Dosar nr. x/3/2010 al Tribunalului București, secția a V-a civilă, împotriva pârâtei-reclamante SC B. SRL și nr. x/3/2010 al Tribunalului București, secția a III-a civilă, împotriva pârâtei H.), s-a considerat că urmează ca acestea să fie soluționate de instanța de apel cu ocazia rejudecării apelurilor.

Instanța de recurs a analizat cu prioritate criticile recurentului cu privire la anularea desenului industrial (confirmată de instanța de apel), susținute în baza art. 304 pct. 9 C. proc. civ., pentru a se putea conchide și cu privire la cererea în contrafacerea desenului industrial înregistrat din 28 ianuarie 2010 (ZZ constând în reprezentarea unui papagal plasat într-o elipsă albă, pe fond albastru).

Cu privire la acest aspect, a apreciat că, față de confirmarea soluției date cu privire la cererea reconvențională din dosarul conex nr. x/3/2010, prin care s-a solicitat anularea desenului industrial din 28 ianuarie 2010, înregistrat în favoarea recurentului D., rezultă că, în rejudecare, instanța de apel nu va reaprecia asupra cererii în contrafacerea acestuia (capăt de cerere principal distinct de contrafacerea mărcii verbale XX), formulat de reclamantul D. în dosarele conexe menționate. Dată fiind anularea desenului industrial al reclamantului-pârât D. din 21 ianuarie 2010, a fost confirmată și soluția asupra cererii conexe formulate de acesta în Dosar nr. x/3/2010 prin care a solicitat anularea desenului industrial WW protejat în favoarea pârâtei SC B. SRL în baza cererii depuse la 10 februarie 2010, depozit reglementar (admis la înregistrare prin Hotărârea O.S.I.M. nr. 21616 din 20 iulie 2010), nefiind îndeplinite condițiile art. 22 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 129/1992, dar și dată fiind întinderea protecției conferite de lege pentru desenul industrial - reprezentările grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate, astfel cum prevede art. 31 alin. (1) din Legea nr. 129/1992.

În rejudecarea apelurilor, dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, sub nr. x/3/2010*, la data de 01 aprilie 2015, iar instanța a analizat factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă (respectiv la 2 aprilie 2009), în special împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate produce confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenția solicitantului de a-l împiedica pe terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită (potrivit criteriilor de identificare a relei-credințe stabilite de C.J.U.E. în cauza C-529/07).

S-a reținut că, pentru evaluarea relei-credințe interesează, în principal, atitudinea subiectivă a solicitantului înregistrării mărcii, anume a pârâtei SC C. SRL, fără a se ignora de către instanța de apel faptul că existența relei-credințe trebuie a se aprecia în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți în speță precum intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs care poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credințe, iar pe de altă parte, unicul scop al înregistrării unei mărci doar pentru a împiedica intrarea pe piață a unui terț, iar nu în acela de a-l utiliza, constituie elemente ce pot fi relevante în aprecierea rele-credințe (aspecte menționate în parag. 43 și 44 din cauza Lindt).

Au fost analizate împrejurările pe care Înalta Curte le-a stabilit ca fiind relevante din perspectiva ansamblului factorilor pertinenți pe baza cărora se analizează reaua-credință conform jurisprudenței Lindt, parag. 37, respectiv: faptul că recurenta-pârâtă, la scurtă vreme după înregistrarea mărcii, a procedat la cesionarea acesteia către recurentul pârât-reclamant D., el însuși terț față de această înregistrare la momentul relevant și analiza cauzei juridice a cesiunii mărcii.

Pentru a se determina drepturile legitime a căror fraudare s-ar fi produs prin înregistrarea mărcii, instanța de apel a reținut că, dată fiind anularea desenului industrial al reclamantului-pârât D. din 21 ianuarie 2010, Înalta Curte a confirmat și soluția asupra cererii conexe formulate de acesta în Dosarul nr. x/3/2010 prin care a solicitat anularea desenului industrial WW protejat în favoarea pârâtei SC B. SRL.

În ceea ce privește limitele rejudecării, astfel cum au fost stabilite prin decizia de casare, Curtea reține că are a se pronunța, în apelurile declarate de pârâții SC C. SRL și D. împotriva sentinței civile nr. 1248 din 21 iunie 2011, asupra legalității și temeiniciei soluției de admitere a acțiunii principale formulată de reclamantele-pârâte A. și SC B. SRL, în contradictoriu cu pârâții SC C. SRL, D. și O.S.I.M. și a cererii reconvenționale din acțiunile conexe, formulată de pârâta-reclamantă SC B. SRL în sensul anulării mărcii XX, publicarea hotărârii de anulare în B.O.P.I., efectuarea mențiunii de anulare în Registrul Național al Mărcilor, și a soluției de respingere ca neîntemeiate a acțiunilor principale conexe, introduse de pârâtul-reclamant D., care fac obiectul Dosarelor nr. x/3/2010 și x/3/2010.

Curtea nu mai are a se pronunța asupra cererii formulate de pârâta SC B. SRL împotriva reclamantului-pârât D., privind anularea desenului industrial din 28 ianuarie 2010 (ZZ. constând în reprezentarea unui papagal plasat într-o elipsă albă, pe fond albastru), asupra cererii în contrafacerea acestui desen, formulat de reclamantul D. în dosarele conexe și nici asupra cererii conexe formulate de reclamantul-pârât D. în Dosarul nr. x/3/2010 privind anularea desenului industrial WW. protejat în favoarea pârâtei SC B. SRL în baza cererii depuse la 10 februarie 2010, depozit reglementar.

Prin sentința civilă apelată tribunalul a dispus anularea mărcii XX considerând că sunt incidente în cauză dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în redactarea în vigoare la momentul depozitului, 2 aprilie 2009, reținând că suntem în ipoteza în care reclamantele invocă o folosință anterioară a semnului XX în activitatea comercială desfășurată pe piața semințelor comestibile - reclamanta H. în calitate de societate comercială de naționalitate bulgară ce are ca obiect de activitate (printre altele) exportul de produse agricole pe piața din România, respectiv de produse de floarea-soarelui și dovleac, prăjite și împachetate, sub semnul XX, iar reclamanta SC B. SRL în calitate de distribuitor al acestor produse în România - și a mai reținut conivența frauduloasă dintre pârâta SC C. SRL și pârâtul D. la momentul înregistrării mărcii în discuție.

Tribunalul nu a reținut faptul că suntem în ipoteza conflictului dintre numele comercial al reclamantei H. și marca XX înregistrată de pârâta SC C. SRL, cesionar fiind pârâtul D., a cărei anulare se cere, ci a reținut faptul că alegerea acestei denumiri pentru a fi înregistrată ca marcă nu poate fi explicată în mod logic decât ca un act de uzurpare a semnului, deci ca un indiciu al existenței rele-credințe, în condițiile în care, a arătat tribunalul, denumirea XX din cadrul numelui comercial al reclamantei H. este una fantezistă și este folosită în activitatea comercială a acestei societăți din anul 1991.

Din această perspectivă, este relevantă îndrumarea dată prin decizia de casare, prin care instanța de recurs a arătat că este prioritar a se stabili de către instanța de rejudecare premisa de analiză a cererii de anulare a mărcii pentru rea-credință, în sensul dacă speța de față ridică problema unui conflict între numele comercial al reclamantei H. și marca a cărei anulare se cere, sau problema unui conflict între folosirea unui semn identic sau similar (XX) „pentru produse” și marcă.

Examinând motivarea cererii de chemare în judecată principale (ce face obiectul Dosarului nr. x/3/2010), a primului capăt din cererea reconvențională formulată de SC B. SRL în dosarul conex x/3/2010 și de H. în dosarul conex x/3/2010, Curtea a reținut că reclamantele H. și SC B. SRL își întemeiază cererea de anulare a mărcii XX pe împrejurarea că folosesc acest semn pentru a-și distinge produsele pe care le comercializează în România cu mult înainte de data depozitului mărcii în discuție, că nicăieri în cuprinsul cererii de chemare în judecată reclamantele nu au invocat protecția propriului nume comercial în raport de marca a cărei anulare o solicită și nici dispozițiile art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, iar referirile la denumirea societății reclamante de naționalitate bulgară sunt făcute exclusiv cu scopul reliefării îndeplinirii condiției relei-credințe a solicitantului și a conivenței dintre acesta și cesionar.

Prin urmare, respectând îndrumarea dată prin decizia de casare, Curtea a constatat că prin acțiunile formulate, reclamantele au opus cererii de înregistrare a mărcii XX folosirea unui semn identic pentru aceleași produse, pe aceeași piață a semințelor comestibile, iar nu protecția numelui comercial al societății reclamante de naționalitate bulgară.

În consecință, raportat la principiul disponibilității reflectat în motivarea în fapt și în drept a cererilor de chemare în judecată cu care reclamanții au investit instanța, Curtea a constatat că speța de față supune jurisdicției instanței ipoteza în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare, mai mulți producători utilizau pe piață semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărei înregistrare se solicită.

De asemenea, respectând îndrumarea dată prin decizia de casare, Curtea a verificat legalitatea și temeinicia hotărârii primei instanțe de fond cu privire la reținerea relei-credințe la înregistrarea mărcii XX din 2 aprilie 2009, în raport de criteriile definite în hotărârea C.J.U.E. din data de 11 iunie 2009 în cauza C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG vs. Franz Hauswirt GmbH, respectiv: cunoașterea „faptului relevant" (elementul obiectiv), intenția frauduloasă (elementul subiectiv) și gradul de protecție juridică de care se bucură atât semnul reclamantelor-intimate cât și marca a cărei înregistrare se solicită a fi anulată, iar momentul pertinent pentru aprecierea existenței relei-credințe a solicitantului este cel al depunerii cererii de înregistrare a mărcii - în speță 2 aprilie 2009.

În ceea ce privește cunoașterea „faptului relevant" (elementul obiectiv), prin decizia de casare, instanța supremă a arătat că, deși recurenții-pârâți nu au formulat critici cu privire la îndeplinirea primei cerințe de analiză a relei-credințe, ci au susținut numai faptul că reținerea numai a acestui criteriu nu este suficientă pentru demonstrarea relei-credințe, urmează ca instanța de rejudecare să aprecieze dacă este necesară reevaluarea acestei cerințe în contextul dezlegărilor date prin decizia de casare.

Prin sentința apelată tribunalul a reținut a fi îndeplinită această condiție, din perspectiva faptului că părțile dosarului sunt competitori pe aceeași piață relevantă, respectiv piața semințelor comestibile, astfel încât, în calitate de profesioniști, se prezumă că sunt informați atât asupra produselor cât și asupra mărcilor utilizate pe aceeași piață. Or, a mai arătat tribunalul, produsul comercializat de reclamanta SC B. SRL sub semnul XX este vândut pe piața românească începând din anul 2007, deci cu doi ani înainte de înregistrarea mărcii contestate.

Având în vedere dezlegările date prin decizia de casare, Curtea a reținut că verificarea acestei condiții trebuie realizată în mod distinct față de cei doi pârâți, situația juridică a fiecăruia - solicitant, respectiv cesionar al mărcii contestate - impunând o asemenea distincție.

În ceea ce-l privește pe solicitantul mărcii, Curtea a reținut că tribunalul a stabilit în mod corect îndeplinirea acestei condiții, pe baza prezumției cunoașterii faptului relevant dedusă din durata îndelungată de utilizare pe teritoriul României de către intimatele-reclamante a semnului XX, prezumție la care face referire C.J.U.E. la parag. 39 din hotărârea menționată mai sus, coroborată că celelalte probe administrate în cauză, analizate în continuare.

Astfel, faptul că apelanta-pârâtă SC C. SRL a fost înființată la data de 22 decembrie 1994 și are ca obiect de activitate principal comerțul cu ridicata al produselor lactate, ouă, uleiuri și grăsimi comestibile, printre cele secundare regăsindu-se și comerțul cu ridicata a cerealelor, semințelor etc. Conform situațiilor financiare depuse la dosarul de apel, rejudecare, apelanta-pârâtă SC C. SRL realiza, la nivelul anului 2009, o cifră de afaceri de 65 milioane de RON (15,4 milioane de euro) și un profit net de 1 milion de RON.

În data de 2 aprilie 2009 apelanta-pârâtă SC C. SRL a depus spre înregistrare marca XX, individuală, verbală, pentru clasele 29, 31 și 35 de produse și servicii conform Clasificării de la Nisa (clasa 29 - semințe prăjite și neprăjite, sărate și nesărate, de floarea-soarelui și dovleac, alune prăjite, fistic, extract din fructe, legume, conservate, uscate și fierte, uleiuri și grăsimi comestibile).

Împrejurarea că apelanta-pârâtă SC C. SRL trebuia să aibă cunoștință despre faptul că intimatele-reclamante utilizau în România un semn identic (XX) pentru produse identice este reținută a fi dovedită prin aplicarea prezumției de cunoaștere: „o prezumție de cunoaștere de către solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută, această cunoaștere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări. Într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare” (cauza C-529/07, parag. 39).

Intimatele-reclamante H. și SC B. SRL au făcut cu prisosință dovada unei durate semnificative de utilizare a semnului și de comercializare a produselor purtând marca XX pe teritoriul României, din probatoriul administrat rezultând că, la data depozitului (02 aprilie 2009), acestea desfășurau activități de comerț cu semințe de floarea-soarelui în România, sub semnul XX, încă din anul 2007.

Aceste probe constau în: contractele de distribuire din data de 03 martie 2007 și 01 februarie 2009 dintre intimatele-reclamante, prin care prima reclamantă, în calitate de producător se obliga să vândă celei de-a doua reclamante, în calitate de distribuitor pe întreg teritoriul României, gama de semințe XX, contractele de distribuire fiind încheiate pe câte o perioadă de 10 ani, coroborate cu facturile depuse la dosarul de recurs, ce reprezintă dovada executării efective a celor două contracte de distribuire, dintre furnizorul H. și distribuitorul SC B. SRL, precum și cu facturile aflate la dosarul de fond, înscrisuri prin care intimata-reclamantă SC B. SRL a făcut dovada distribuirii pe piața din România a produselor semințe de floarea-soarelui, sub semnul XX.

Curtea a apreciat că prin aceste mijloace de probă intimatele-reclamante au reușit să demonstreze atât o durată îndelungată de folosire a semnului XX pentru individualizarea în comerț a produselor proprii, anterior depozitului mărcii contestate (respectiv cu doi ani înainte de data depunerii spre înregistrare ca marcă a semnului identic XX), cât și o utilizare intensivă, având în vedere cantitățile mari de produse ce au fost distribuite (21.000 buc, 30.000 buc, 7.500 buc, 12.000 buc, 57.000 buc, pe fiecare factură) cât și constanța de distribuire pe perioada anilor 2007-2009 (facturile fiind emise și la diferență de 1 zi, de ex. factura din 30 martie 2009 pentru 30.000 buc. de semințe de floarea soarelui XX 60 gr. și factura din 1 aprilie 2009 pentru 21.000 buc. de semințe de floarea soarelui XX).

În consecință, aplicând prezumția cunoașterii faptului relevant dedusă din durata îndelungată și constantă de utilizare pe teritoriul României de către intimatele-reclamante a semnului XX, coroborată cu probele expuse mai sus, rezultă că este dovedită îndeplinirea condiției cunoașterii faptului relevant în persoana solicitantului mărcii.

În ceea ce-l privește pe cesionarul mărcii contestate, Curtea a constatat că se impune și analiza acestei condiții, din perspectiva îndrumării date de instanța de recurs, în sensul de a analiza toți factorii relevanți în speță (or, Curtea consideră ca fiind un astfel de factor relevant inclusiv conduita cesionarului mărcii), dar și de a se pronunța cu privire la cauza cesiunii mărcii.

Din această perspectivă, Curtea a constatat că probele administrate în cauză dovedesc faptul că și apelantul-pârât D. cunoștea, la data de referință 02 aprilie 2009 cât și, implicit, la data cesiunii, faptul că intimatele-reclamantele foloseau semnul XX pentru un produs identic celui vizat în activitatea comercială a apelantului-pârât, Curtea reținând îndeplinirea acestei condiții și în persoana cesionarului mărcii ca urmare a dovedirii raporturilor concurențiale dintre părți, la data depozitului.

Astfel, se reține ca dovedit faptul că intimatele-reclamante și apelantul-pârât D. sunt operatori economici pe aceeași piață relevantă, existând raporturi concurențiale între aceste părți.

Probele care susțin concluzia de mai sus sunt următoarele:

Potrivit extrasului-furnizare de informații emis de Oficiul Registrului Comerțului din dosarul de fond nr. x/3/2010, apelantul-pârât a deținut calitatea de asociat unic și administrator al SC I. SRL, înființată la data de 11 noiembrie 1991 ca societate cu răspundere limitată.

Potrivit aceluiași extras, apelantul-pârât a deținut calitatea de asociat unic și administrator și al SC J. SRL, înființată la data de 17 decembrie 1991 ca societate cu răspundere limitată.

Potrivit licențelor de fabricație din 9 martie 2007 emise de Ministerul Agriculturii și Alimentației SC K. SRL a dobândit licențe „pentru fabricarea altor produse alimentare: alune, semințe, etc.), respectiv pentru „activități de ambalare de produse alimentare”, ambele la unitatea de producție din București, sector 2.

De asemenea, prin autorizațiile sanitare de funcționare, licențele de fabricație și certificatele LAREX depuse în copie certificată pentru conformitate cu originalul la dosarul de fond nr. x/3/2010, emise în perioada 1997-2005, apelantul-pârât a dovedit faptul că SC I. SRL deținea, la aceeași adresă din București, sector 2, licență de fabricație pentru „fabricarea semințelor prăjite și sărate din floarea-soarelui și dovleac”, având de asemenea la aceeași adresă și un spațiu depozit materie primă, spațiu prăjire și spațiu ambalare.

Din examinarea conținutului certificatelor Larex Curtea reține că denumirea produsului fabricat de apelantul-pârât ca asociat unic al SC I. SRL era aceea de „Semințe de floarea-soarelui coapte și prăjite”, fără folosirea vreunui semn distinctiv pe ambalajele acestor produse sau prin care acesta să-și distingă produsele de cele ale altor comercianți și care să garanteze consumatorului identitatea originii produsului respectiv; iar descrierea produsului, respectiv a ambalajului, era următoarea: „Pungi de material plastic termosudate, etichetate, inscripționate în limba română. Nume producător SC I. SRL”; în condițiile în care prin înscrisul se dovedește faptul că în descrierea ambalajului se înscriu inclusiv denumirile înscrise pe ambalaj (ce pot fi utilizate cu funcția de marcă), ca de ex. „Alune pentru bere VV cu sare” sau „Alune pentru bere VV picante”.

Se mai reține ca relevant, din perspectiva relațiilor concurențiale pe aceeași piață, a înscrisului, ce reprezintă un buletin de analiză a probelor de semințe de floarea-soarelui prezentate de SC I. SRL Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, faptul că produsele respective provin din import Moldova.

Toate aceste probe dovedesc faptul că, prin intermediul societăților SC J. SRL, SC K. SRL și SC I. SRL, apelantul-pârât desfășura activități de producție, ambalare și comerț cu produsele semințe din floarea-soarelui și dovleac, fapt care probează că apelantul-pârât avea calitatea de comerciant pe aceeași piață relevantă, dar și faptul că se afla în relații concurențiale cu intimatele-reclamante.

De aici, Curtea constată că acestuia i se aplică prezumția conform căreia, în calitate de comerciant, trebuia să se informeze și să cunoască despre ce se întâmplă pe piața pe care își desfășura activitatea, un comerciant având obligația de a fi onest cu sine-însuși și cu concurența.

În ceea ce privește intenția frauduloasă (elementul subiectiv) ca și criteriu în aprecierea relei-credințe la momentul înregistrării mărcii XX din 2 aprilie 2009, tribunalul a arătat motivele de fapt pe care și-a bazat concluzia în sensul că a existat o conivență frauduloasă între cei doi pârâți, faptul că semnul înregistrat ca marcă este identic cu cel folosit anterior, pe aceeași piață, o perioadă semnificativă de timp, și că este înregistrat pentru produse identice.

În ceea ce-l privește pe solicitantul mărcii, Curtea a reținut că tribunalul a apreciat în mod corect îndeplinirea acestei condiții, pe baza circumstanțelor obiective ale cauzei.

Având în vedere faptul că intenția este un element subiectiv, Curtea a analizat temeinicia hotărârii apelate prin raportare la circumstanțele obiective ale cauzei, constând în: - istoricul semnelor în conflict; - istoricul relației dintre părțile litigante; - activitatea derulată de ambele părți, atât anterior cât și ulterior înregistrării mărcii.

În ceea ce privește istoricul semnelor în conflict, Curtea a făcut trimitere la probele analizate în cele ce preced, din care a tras concluzia că intimatele-reclamante H. și SC B. SRL au folosit o perioadă îndelungată anterior depozitului semnul XX, prin aplicarea acestui semn pe ambalajele produselor comercializate pe teritoriul României, pentru individualizarea în comerț a produselor proprii și garantarea originii lor comerciale în raport cu consumatorii, dar și prin aplicarea acestui semn pe facturi pentru individualizarea produselor (sub acest aspect, Curtea nu a avut în vedere semnul XX din cadrul numelui comercial menționat în antetul facturilor sau pe ștampila comerciantului, ci semnul ce individualizează în concret produsele obiect al operațiunilor descrise în facturi).

În schimb, apelanta-pârâtă a mărturisit la interogatoriul administrat de reclamante că nu a folosit niciodată în activitatea comercială semnul XX.

În ceea ce privește activitatea derulată atât anterior, cât și ulterior înregistrării mărcii, se reține faptul că nu există nicio probă privind utilizarea acestui semn de către apelanta-pârâtă SC C. SRL, nici anterior, nici ulterior înregistrării mărcii, de unde Curtea a tras concluzia că apelanta-pârâtă nu a înregistrat marca XX în scopul de a o utiliza efectiv pentru produsele/serviciile din clasele 29, 31 și 35 și, deci, că marca înregistrată nu și-a îndeplinit nici un moment funcțiile sale specifice.

Susținerea apelantei-pârâte SC C. SRL din motivele de apel - în sensul că intenția sa de la data depozitului a fost aceea de a folosi marca XX în cadrul unui proiect propus de departamentul de marketing nu a fost sprijinită de nici un mijloc de probă.

În aceste condiții, Curtea a considerat că în mod corect a observat tribunalul faptul că alegerea de către apelanta-pârâtă SC C. SRL, în aprilie 2009, a semnului XX pentru a fi înregistrat ca marcă, pentru produsele/serviciile din clasele 29, 31 și 35, nu este întâmplătoare - atât timp cât denumirea XX este una fantezistă, cât acest element verbal face parte din numele comercial al intimatei-reclamante începând cu anul 1991 și atât timp cât aceasta a recunoscut fără nicio rezervă faptul că nu a folosit niciodată acest semn în activitatea sa comercială ci, dimpotrivă, în aceste condiții, se califică drept un act deliberat, prin care a urmărit cu rea-credință să eludeze regulile concurenței neloiale, urmărind să înlăture un concurent de pe piață, folosindu-se de efectul atributiv al depozitului.

În ceea ce-l privește pe cesionarul mărcii contestate, Curtea a reținut că instanța de recurs a dat îndrumări instanței de rejudecare în sensul de a se pronunța cu privire la cauza cesiunii mărcii.

În acest sens, Curtea a reținut că probele administrate în cauză au demonstrat faptul că, folosindu-se de un procedeu care în sine nu este contrar legii [cesiunea fiind una din modurile de transmitere a drepturilor asupra unei mărci permise de lege, la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 84/1998], apelantul-pârât D. a urmărit în realitate să fraudeze interesele legitime ale concurenților săi pe aceeași piață a comerțului cu semințe de floarea-soarelui și să-i împiedice să obțină înregistrarea acestui semn.

Față de probele administrate în cauză, enunțate de instanță, s-a reținut că, ulterior depozitului și anterior cesiunii mărcii, apelantul-pârât a urmărit să-și aproprieze denumirea XX, prin înregistrarea unui nume de domeniu și a unor societăți comerciale cu această denumire, pentru a da o aparență de legalitate operațiunii de cumpărare a mărcii XX, deși Curtea a reținut în cele ce preced faptul că acesta cunoștea folosirea anterioară a acestui semn în activitatea comercială a intimatelor-reclamante pe aceeași piață, concurentă, a semințelor de floarea-soarelui.

Elementul verbal XX este unul fantezist, iar apelantul-pârât nu a oferit nicio explicație logică și rațională pentru care a ales să utilizeze acest semn în componența numelui societății comerciale și a numelui de domeniu pe care le-a înregistrat ulterior momentului depozitului, în condițiile în care nu a dovedit folosirea acestui semn nici anterior acestui moment, fapt pentru care Curtea constată că sunt întemeiate susținerile intimatelor-reclamante potrivit cărora activitatea apelanților nu poate fi calificată decât ca una de uzurpare a unui semn folosit de intimate cu titlu de marcă pe teritoriul României, pentru a-și diferenția produsele proprii de cele ale altor întreprinderi și de a garanta consumatorilor originea produsului.

Intenția frauduloasă a apelantului-pârât de a beneficia de popularitatea produselor semințe de floarea soarelui comercializate de intimatele-reclamante sub semnul XX reiese atât din copierea desenului ambalajului în care intimatele comercializează aceste produse (Curtea are în vedere faptul că soluția de admitere a acțiunii formulate de SC B. SRL împotriva apelantului reclamant-pârât D. privind anularea desenului industrial din 28 ianuarie 2010 a rămas irevocabilă prin decizia de casare), cât și din faptul că pe ambalajele proprii este înscrisă mențiunea conform căreia țara de origine a produselor este Bulgaria.

Curtea a respins susținerea apelantului-pârât D. conform căreia a utilizat semnul XX în activitatea comercială, anterior depozitului, ca fiind nesusținută din punct de vedere probator. În sprijinul acestei afirmații, apelantul-pârât a depus la dosar înscrisuri, pe care Curtea le-a înlăturat deoarece nu făceau nicio referire la denumirea produsului, în speță, la marca XX. Contractul de vânzare-cumpărare din 6 octombrie 2005, prin care SC I. SRL (al cărei asociat unic este apelantul-pârât D.) cumpăra ambalaje de la SC J. (al cărei asociat unic este de asemenea apelantul-pârât D.), conform graficii realizate de D., a rămas fără obiect din punct de vedere probator, atât timp cât Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat irevocabil soluția de anulare a desenului industrial înregistrat în favoarea apelantului-pârât D. din 28 ianuarie 2010, pe motiv că nu îndeplinea condițiile esențiale privind noutatea și caracterul individual în raport de documentul distructiv de noutate reprezentat de marca comunitară solicitată la înregistrare de intimata-reclamantă H. la data de 03 iulie 2009, facturile din 3 august 2006 și din 5 august 2006 dovedesc doar realizarea unei operațiuni de transfer a bunurilor menționate în cele două facturi, la aceeași adresă, împrejurarea de fapt care este irelevantă din perspectiva consumatorului, deoarece acesta nu are posibilitatea de a lua la cunoștință despre folosirea semnului menționat pe facturile în discuție, în mod efectiv, prin punere pe piață, iar nu în interiorul aceluiași sediu al unor persoane juridice controlate de aceeași persoană fizică.

Sub aspectul gradului de protecție juridică de care se bucură atât semnul reclamantelor-intimate cât și marca a cărei înregistrare se solicită a fi anulată, instanța de apel a apreciat că intimatele-reclamante folosesc semnul neînregistrat XX cu funcția de marcă, în scopul de a-și diferenția produsele sau serviciile de cele ale altor întreprinderi, iar apelantul-pârât D. a folosit acest semn înregistrat, pentru a formula 6 opoziții la OHIM contra înregistrării unor mărci comunitare, 3 plângeri penale, notificări și sesizări la Autoritatea Națională a Vămilor, toate formulate după data cumpărării mărcii.

Piața pe care sunt comercializate, de către intimatele-reclamante H. și SC B. SRL produsele purtând semnul XX este piața din România, prin urmare teritoriul relevant este cel românesc, motiv pentru care curtea de apel a constatat că în mod corect a reținut tribunalul faptul că apelanții-pârâți, în conivență, au urmărit prin înregistrarea mărcii XX să incomodeze activitatea comercială a intimatelor-reclamante, în calitate de concurenți direcți pe piața semințelor comestibile, să creeze confuzie în rândul consumatorilor, iar nu să-și distingă, printr-un semn propriu, produsele și serviciile proprii, așa încât în mod corect a reținut tribunalul incidența cazului de nulitate al înregistrării mărcii prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data depozitului.

Având în vedere faptul că de dezlegarea cererii în contrafacerea mărcii XX formulată de apelantul-pârât D. în dosarele conexe depinde soluția asupra acțiunii privind anularea aceleiași mărci, iar instanța de rejudecare a apelurilor a constatat legalitatea și temeinicia soluției de anulare a mărcii XX din 2 aprilie 2009, Curtea a constatat că și soluția de respingere a acțiunii în contrafacere este corectă și a respins apelurile declarate, ca nefondate.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs SC C. S.R.L. și D.

Recurenta SC C. SRL a invocat motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

În dezvoltarea motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. se arată că instanța de apel a citat textul considerentelor deciziei de casare, însă nu a pus în aplicare instrucțiunile date de aceasta, hotărârea pronunțată conținând motive străine de natura pricinii sau fiind chiar nemotivată pe anumite aspecte.

Astfel, nu există niciun argument al instanței de apel care să vizeze analizarea funcției esențiale a mărcii de a diferenția produsele diverșilor producători (conform cauzei din 29 04 2004, Henkel/OAPI, C- 456/01) și, prin prisma acestei analize, a importanței respectării reglementării legale cu privire la drepturile ce decurg din înregistrarea mărcii.

Din perspectiva legislației românești, numai înregistrarea mărcii conferă titularului acesteia dreptul de a fi protejat împotriva actelor de contrafacere. Prin opoziție, rezultă că simplul utilizator nu poate cere instanței să dispună interzicerea folosirii semnului de către alți comercianți și să dispună repararea prejudiciului suferit prin folosirea semnului de către terți. Prin urmare, simplu utilizator nu se poate opune înregistrării de către alți comercianți a unui semn identic sau similar.

Curtea de apel ar fi trebuit să argumenteze care sunt efectele pe care le generează înregistrarea mărcii prin funcțiile acesteia, de ce un semn neînregistrat nu se poate prevala de aceleași efecte și să analizeze noțiunea de nume comercial. După delimitarea nivelului de protecție juridică al numelui comercial în România, instanța de apel trebuia să stabilească dacă, prin simpla invocare a protecției conferite prin art. 8 din Convenția de la Paris, reclamanta A. putea opune folosirea numelui său comercial pe teritoriul României și/sau folosirea acestui nume ori a unui semn identic sau similar. De asemenea, trebuia să motiveze dacă o astfel de folosire este aptă să fundamenteze reținerea relei-credințe a pârâtei și să analizeze noțiunile de „utilizare", „utilizare pentru produse", având în vedere distincția funcțiilor legale ale numelui comercial și a mărcii, ca drepturi de proprietate intelectuală diferite.

Prin urmare, instanța de apel nu a făcut o analiză completă a fondului cauzei, ceea ce afectează dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului și libertăților fundamentale, în raport de care se solicită trimiterea cauzei spre rejudecare Curții de Apel București, iar, în subsidiar, modificarea deciziei recurate în sensul admiterii apelului și respingerii cererii de anulare a mărcii.

În argumentarea motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. s-a arătat că au fost greșit interpretate și aplicate criteriile de determinare a relei-credințe identificate de C.J.U.E. în cauza C-529/07.

Sub aspectul criteriului „cunoașterii faptului relevant", instanța de apel a considerat că este un criteriu îndeplinit, în baza unei prezumții, cu trimitere la parag. 39 din cauza C.J.U.E., fără a observa însă și condițiile specifice pentru incidența acestei prezumții, condiții care reies tot din parag. 39.

CJUE a explicat că prezumția poate rezulta din faptul că „o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută" și că „această cunoaștere" poate fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări.

Nu s-a motivat de către instanța de apel cum acest fapt ar fi fost „îndeobște cunoscut" și mai departe, cunoscut chiar de recurentă, în condițiile în care apărările sale au contrazis această teză.

CJUE a stabilit că utilizarea „îndeobște cunoscută" poate fi dedusă din durata utilizării respective însă, nu orice utilizare poate duce la această concluzie, aspect nelămurit de instanța de apel. C.J.U.E. folosește termenul „probabil" atunci când se referă la durata utilizării, spunând că probabilitatea cunoașterii este direct proporțională cu durata utilizării. Totodată, aria utilizării este și ea importantă, iar curtea de apel nu a sesizat acest aspect.

Curtea de apel nu a explicat noțiunea de „durată semnificativă/îndelungată/intensivă/constantă" fiind datoare în acest sens în condițiile în care nu este o noțiune legală și nici nu poate fi apreciată obiectiv fără un termen de comparație.

Având în vedere mai ales că motivarea a fost dată pe baza unor prezumții, instanța de apel trebuia să arate criteriile obiective/fapte cunoscute ce ar fi putut sta la baza acestor aprecieri, precum cifra de afaceri al distribuitorului unic B. pentru perioada 2007-2009 (numai că cifrele de afaceri respective ar fi arătat chiar contrariul - vânzări mici).

De asemenea, „posibilitatea cunoașterii" trebuie sa rezulte din fapte neîndoielnice, susceptibile de a crea ocazii certe de cunoaștere a utilizării. Recurenta apreciază că instanța de apel a pronunțat o hotărâre nelegală aplicând greșit criteriul „cunoașterii faptului relevant" și, în consecință, nu a făcut o analiză completă a fondului cauzei în ce privește cererea de anulare a mărcii pentru rea-credință întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În ceea ce privește criteriul „intenției solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare" menționată în cauza Lindt, parag. 41, curtea de apel pleacă de la ideea falsă că ar fi cunoscut existența comerciantului bulgar și nu arată în concret care au fost circumstanțele obiective ce denotă reaua-credință a recurentei, circumstanțe care trebuie să fie anterioare sau contemporane zilei de 02 aprilie 2009 și, după stabilirea acestor fapte, să arate de ce acestea se subsumează noțiunii de „intenție frauduloasă". Pe lângă faptul că trebuia să analizeze elementul intențional la momentul relevant, instanța de apel a instituit și o „prezumție" de rea-credință în defavoarea recurentei, contrar celor statuate de Înalta Curte. În demonstrarea relei-credințe nu este suficientă reținerea doar a acestui criteriu, pentru că, în caz contrar, s-ar da eficiență unei prezumții de rea-credință ori s-ar ajunse la stabilirea relei-credințe doar pe baza culpei, iar nu a intenției frauduloase.

De asemenea, cauza juridică a cesiunii a fost analizată greșit întrucât trebuia făcută cu privire la ambele părți ale actului juridic, adică atât cu privire la cedent, cât și cu privire la cesionar, iar instanța de apel nu a procedat astfel, argumentând că este vorba despre o cauză ilicită pentru că cesionarul D. ar fi urmărit prin cesiune „să fraudeze interesele legitime ale concurenților săi" și că ar fi existat o conivență între pârâți.

Curtea de apel a stabilit în mod nelegal că scopul cesiunii a fost unul ilicit, neglijând instrucțiunile Înaltei Curți privind analiza cauzei juridice a cesiunii mărcii pe baza tuturor probelor de la dosar, respectiv a ambalajelor XX folosite de acesta în perioada 1997-2000, a contractului de vânzare - cumpărare din anul 2005 și a hotărârii din 03 decembrie 2009 a Adunării Generale a Asociaților Adunării Generale a Asociaților.

Nu există niciun temei legal care să justifice aprecierea că recurenta a fost de rea-credință înregistrând marca XX, pentru a nu fi folosită de alții, dacă la prima solicitare a și cedat-o și este lipsit de orice logică juridică să se aprecieze că D. ar avea vreun ascendent asupra recurentei.

Întrucât, în dreptul mărcilor, noțiunea de „rea-credință" are un conținut conceptual propriu stabilit prin jurisprudența C.J.U.E., instanța de apel a pronunțat o hotărâre nelegală aplicând greșit criteriul „intenției frauduloase" și, în consecință, nu a făcut o analiză completă a fondului cauzei în ce privește cererea de anulare a mărcii pentru rea-credință întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În ceea ce privește criteriul „nivelului de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului" trebuia să se stabilească dacă reclamanta opune folosirea numelui său comercial pe teritoriul României și/sau folosirea acestui nume ori a unui semn identic sau similar (XX) pentru produse (în sensul dezlegărilor C.J.U.E. din Cauza Céline), întrucât această dezlegare este utilă și în evaluarea cerinței intenției frauduloase a solicitantului înregistrării mărcii, fiind necesar a se determina drepturile legitime a căror fraudare s-ar fi produs prin înregistrarea mărcii.

Curtea de apel, în rejudecare, nu a justificat temeiul legal în baza căruia un „semn", care nu este înregistrat ca marcă, care nu este marcă notorie sau de renume, ar putea beneficia de protecție juridică. Cu atât mai mult cu cât instanța de apel a exclus aplicabilitatea în speță a protecției asupra numelui comercial, față de principiul disponibilității.

Rezultă din cea de-a treia condiție că „semnul" în discuție nu poate fi decât unul protejat juridic, recunoscut de lege, deci „un drept legitim".

În Cauza Lindt s-a reținut că „semnul" anterior se bucură de protecție conform legii din Austria, iar în cauza C- 320/12, Malaysia Dairy Industries, s-a răspuns că „art. 4 alin. (4) lit. g) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că nu se permite statelor membre să instituie un regim de protecție specială a mărcilor străine" (parag. 43), ceea ce înseamnă că, dacă o „marcă străină" nu se poate bucura de un regim de protecție specială, este evident că un „semn" nu poate fi protejat. Cu toate acestea, în mod nelegal, instanța de apel a acordat „semnului" invocat de reclamanți o protecție specială.

Directiva 2008/95 interzice statelor membre să introducă alte motive de refuz sau de nulitate decât cele care figurează în această directivă, fapt confirmat de considerentul (8) – parag. 42.

„Semnul" pretins de reclamanți nu poate fi protejat de Legea nr. 84/1998 (publicată în M. Of. nr. 161/23.04.1998, modificată prin O.U.G. nr. 190/2005) care recunoștea o protecție juridică numai mărcilor înregistrate și mărcilor notorii (art. 6).

Cauza Céline se referea la folosirea numelui comercial „Celine" pentru produse, adică folosirea unui „drept legitim", respectiv a numelui comercial ca marcă (art. 8 din Convenția de la Paris). Apoi, prin hotărârea Curții de la Luxemburg din această cauză s-a statuat cu privire la posibilitatea titularului unei mărci („Céline") de a cere interzicerea folosirii denumirii sociale „Céline" în situația în care această denumire este folosită ca marcă.

Intimatele - reclamante nu au folosit numele comercial ca marcă înainte de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii XX la momentul relevant, iar consecința este aceea că nu există un „drept legitim" care să poată fi considerat obiect al așa-zisei uzurpări.

Având în vedere că instanța de apel a susținut că un „semn", care nu este marcă înregistrată sau marcă notorie/marcă de renume sau care nu este un nume comercial, ar fi protejat juridic, în lipsa unui text legal care să susțină o asemenea soluție judiciară, recurenta consideră incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. și, pentru că nu s-a făcut o analiză completă a fondului cauzei, se impune casarea deciziei în temeiul art. 312 alin. (5) coroborat cu art. 314 C. proc. civ.

Sub aspectul prezumției de bună-credință la înregistrarea mărcii și a prezumției legalității înregistrării mărcii, în cauza „FI Line" (C-196/2011, parag. 41 teza finală), s-a reținut că mărcile înregistrate se bucură de o prezumție de validitate și de distinctivitate. Curtea de apel a reținut o „prezumție de rea-credință" fapt ce semnifică înlăturarea nelegală a adevăratei prezumții: cea a bunei-credințe.

Instanța de apel a încălcat și art. 315 C. proc. civ., întrucât nu a respectat îndrumările obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Astfel, deși trebuia să determine drepturile legitime a căror fraudare s-ar fi produs prin înregistrarea mărcii, Curtea de apel a răspuns doar că nu a fost invocată protecția numelui comercial, astfel că nu a determinat „drepturile legitime" care ar fi fost fraudate prin înregistrarea mărcii; deși instanța de apel era ținută, conform art. 8 din Convenția de la Paris, să aibă în vedere funcția principală a mărcii, a considerat acest aspect ca fiind lipsit de relevanță; instanța de rejudecare a „tranșat" foarte scurt situația complexă a numelui comercial invocat de către Înalta Curte de Casație și Justiție atât din perspectiva folosirii unui semn identic pentru aceleași produse, pe aceeași piața a semințelor comestibile, iar nu protecția numelui comercial al societății reclamante de naționalitate bulgară.

Curtea a reținut că reclamantele își întemeiază cererea de anulare a mărcii XX pe împrejurarea că folosesc acest semn, iar nu un nume comercial, motiv pentru care nu puteau avea câștig de cauză.

Nu au fost analizate în rejudecare și celelalte dezlegări date de C.J.U.E. în cauza Céline cu privire la conținutul conceptual al noțiunilor de „utilizare”, „utilizare pentru produse” în raport de distincția funcțiilor legale ale celor două drepturi de proprietate intelectuală, nume comercial și marcă, și a rămas necercetat elementul probatoriu care justifică scopul legal al cesiunii, respectiv contractul de vânzare-cumpărare din anul 2005, precum și originalele ambalajelor folosite în comercializarea produsului în perioada 1997-2000.

În dezvoltarea recursului formulat de D., întemeiat pe motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., s-a arătat că instanța de apel nu a realizat o cercetare a fondului cauzei sub aspectul reținerii relei-credințe la înregistrarea mărcii XX și a omis să efectueze o cercetare judecătorească completă raportată la materialul probator relevant și la aplicabilitatea în cauză a noțiunii de rea-credință sub aspectul cunoașterii faptului relevant și a intenției frauduloase.

Instanța de apel a reținut că apelanta-pârâta trebuia să aibă cunoștință despre faptul că intimatele-reclamante utilizau în România un semn identic, însă nu a precizat care sunt probele concrete care arată o astfel de utilizare a unui semn susceptibil de apropiere cu termenul XX pe teritoriul României, nu a definit noțiunea de semn identic și care a fost rațiunea pentru care recurentul a fost identificat ca fiind comerciant și operator economic.

Instanța de apel nu a realizat o cercetare judecătorească completă raportată la materialul probator relevant și la aplicabilitatea în cauză a noțiunii de rea-credință.

Astfel, facturile amintite de către instanța de apel pot să probeze o activitate comercială cu materie primă agricolă, în niciun caz comercializarea vreunui produs cu un semn apropiat XX.

Sub aspectul cunoașterii faptului relevant, susținerile instanței de apel nu sunt întemeiate în ceea ce privește faptul că recurentul și intimatele ar fi concurenți pe aceeași piață relevantă, fiind reținută în mod greșit calitatea de operator economic sau de comerciant a recurentului D., având în vedere că nu a acționat în această calitate. Instanța de apel a realizat o analiză superficială a înscrisurilor de la dosarul cauzei ceea ce a condus spre o soluție greșită, aceasta indicând faptul că, la data de 02 aprilie 2009 (data de referință) ar fi cunoscut că intimatele foloseau semnul XX pentru un produs identic.

Instanța de apel ar fi trebuit să clarifice și să particularizeze tipul de piață relevantă avută în vedere: piața relevantă de produs ori piața relevantă geografică, întrucât, dacă se discută despre piața relevantă de produs, probele care au fost administrate nu arată vreo similaritate între produse și modul în care acestea au fost oferite spre vânzare. Întregul probatoriu administrat de părțile potrivnice arată cel mult o activitate economică în domeniul agricol, niciuna dintre aceste probe nefiind de natură a proba exploatarea în vreun fel a denumirii asupra căreia poartă prezentul dosar.

Cât privește piața relevantă geografică, consideră că niciuna din probele administrate în dosar nu arată vreo întindere geografică raportat la o anumită activitate economică, instanța de apel dând valoare înscrisurilor care atestă activitățile economice desfășurate între societățile B., fără a analiza în mod corect probatoriul, constând în facturi, reținând greșit o pretinsă exploatare a denumirii XX. Nu trebuia înlăturat probatoriul administrat de D., constând în facturile care atestă desfășurarea unei activități economice având ca obiect comerțul cu semințe de floarea-soarelui ambalate anterioară depozitului.

S-a statuat de către OHIM că un semn care conferă titularului său un drept exclusiv pe întreg teritoriul național nu este suficient, în sine, pentru a dovedi că dreptul depășește nivelul local, criteriul fiind unul specific dreptului comunitar (T-318/06-T-321/06 - Moreira da Fonseca/OAPI - General Optica, T-579/10, Macros Consult împotriva OHMI-MIP Metro (Makro), T-506/11- Peek&Cfoppenburg/OHMI - Peek&Cloppenburg (Peek&Cloppenburg).

Larga cunoaștere la nivelul național ar fi trebuit probată cu dovezi care să indice o comercializare susținută în toată aria geografică a României. În acest sens, intimatele-reclamante ar fi trebuit să probeze utilizarea extensivă și intensivă a denumirii XX. „Faptul relevant" presupune existența și folosirea efectivă a semnului opus, iar probatoriul administrat precum și analiza lui nu demonstrează niciuna dintre condiții.

Instanța de apel a reținut că „s-a concluzionat corect asupra cunoașterii de către pârâți atât a produsului, cât și a producătorului”, dar a omis să procedeze la o analiză a elementelor privind existența unei intenții frauduloase la înregistrarea mărcii, încercând o analiză superficială și lipsită de consistență juridică.

Astfel, deși conivența frauduloasă nu a fost demonstrată în niciuna dintre fazele procesuale, instanța de apel, în rejudecare, reține că neutilizarea semnului de către C. SRL reprezintă un element demonstrativ al presupusei conivențe, în condițiile în care dispozițiile Legii nr. 84/1998 acordă un așa numit termen de grație de 5 ani în care titularul trebuie să săvârșească acte de utilizare. Prin urmare, instanța de apel aplică o sancțiune acolo unde legea stabilește un termen în care titularul este pus la adăpost de orice sancțiune.

Simpla cunoaștere a existenței unei denumiri comerciale similare pe piață, fapt ce nu a fost probat, nu este suficientă pentru a determina anularea înregistrării unei mărci. Doar intenția frauduloasă poate să conducă la aplicarea unei astfel de sancțiuni, cât timp intenția recurentului, respectiv a C. SRL, nu a fost aceea că marca înregistrată să își îndeplinească funcțiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior și să o impună pe piață.

Astfel cum s-a stabilit în cauza Cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt &Spriingli AG v. Franz HauswirthGmbH), „împrejurarea că solicitantul are sau trebuia să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează de multă vreme, cel puțin într-un stat membru, un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, nu este suficientă în sine pentru a stabili existenta relei-credințe a solicitantului". Ceea ce trebuia să aibă în vedere instanța de apel pentru a aprecia asupra existenței sau inexistenței relei-credințe este, astfel cum se menționează în cadrul hotărârii anterior indicate, „intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare", intenție care trebuie apreciată în special prin raportare la comportamentul exteriorizat ulterior înregistrării mărcii.

Instanța de apel soluționează eronat și aspectul referitor la cauza cesiunii mărcii. Realizând o legătură între cauza cesiunii și presupusa rea-credință, instanța de apel omite să identifice și să analizeze orice altă probă administrată pe acest aspect, susținând că o cauză este ilicită doar când aceasta este mijlocul de a eluda aplicarea unei norme imperative, fără însă să indice care este norma imperativă nesocotită.

Dobândirea mărcii prin cesiune, precum și activitățile comerciale expuse de către instanța de apel nu indică niciun element fraudulos și nici nu generează vreo prezumție în acest sens.

Aprecierea potrivit căreia recurentul a urmărit să își aproprie denumirea XX este eronată prin însăși premisa de la care pleacă și pe care încearcă să o legitimeze și anume că această denumire îi era străină, însă tocmai acest fapt nu este demonstrat de probatoriu. Intenția frauduloasa de care face vorbire instanța de apel nu a fost dovedită în nici o modalitate.

Analiza art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile, sub aspectul determinării relei-credințe la momentul înregistrării mărcii, s-a realizat fără a cerceta utilizarea efectivă a numelui comercial H. pe teritoriul României.

Totuși, instanța de apel a susținut în mod nefondat utilizarea publică a numelui comercial, deși nu înregistrarea numelui comercial prezintă importanță sub aspectul determinării relei-credințe, ci utilizarea acestuia efectivă și gradul de utilizare și promovare a semnului protejat.

Intimatele nu au făcut dovada utilizării numelui comercial pe teritoriul României, fiind depuse în susținerea cunoașterii de către SC C. SRL numai facturi fiscale în care este menționată societatea distribuitoare, SC B. SRL, precum și niște facturi fiscale și materiale de prezentare care nu pot indica cu certitudine promovarea numelui comercial și nici a denumirii XX. Relevantă este și situația înregistrării societății SC L. SRL raportat la anul 2002 prin care au fost comercializate produsele invocate a cărei cifră de afaceri este de doar 20.638 RON, cu pierderi aproape duble înregistrate.

Instanța de apel nu observă și nu sancționează împrejurarea că societatea bulgară și distribuitorii B. nu au folosit denumirea comercială (sub niciuna din formele ei) pe ambalajele produselor, decât în urma notificării subsemnatului de a înceta folosirea denumirii XX, astfel încât instanța de recurs trebuia să constate că semnul constând în denumirea comercială a intimatei nu beneficiază de o valoare dobândită, care să determine săvârșirea unui act ilicit.

Instanța de apel a analizat în mod eronat criteriul referitor la gradul de protecție juridică, reținând că intimatele au utilizat în mod legal o marcă neînregistrată XX pentru a-și diferenția produsele și serviciile de cele ale altor întreprinderi, pe când recurentul, cu reaua-credință, a formulat plângeri și contestații, deși acestea reprezentau măsuri de protecție pe care chiar Legea nr. 84/1998 i le oferea.

Recurentul-pârât nu a urmărit niciun moment incomodarea activității comerciale a intimaților și să creeze confuzie în rândul consumatorilor, această concluzie fiind trasă fără niciun suport probatoriu de către instanța de judecată.

O altă critică vizează faptul că instanța de apel ar fi analizat probele prin prisma unei prezumții de rea-credință reținute în sarcina recurentului și a conivenței frauduloase cu SC C. SRL.

Constatarea că nu s-a oferit o explicație logică și rațională pentru folosirea denumirii XX este contrazisă de probatoriul administrat în cauză, care arată modalitatea de alegere a denumirii. În acest caz, instanța ar fi putut să rețină cel mult de ce nu poate da putere probatorie acestor înscrisuri, dar a preferat să le omită în integralitate în analiza desfășurată.

Afirmații de tipul „modul de acționare atât de strâns și concertat” se regăsesc în tot cuprinsul deciziei apelate, toate acestea fiind emise și asumate de către instanța de apei fără vreun sprijin pe probatoriul administrat.

Recurentul susține că instanța de apel a realizat o aplicare greșită a dispozițiilor art. 46 lit. c) din Legea nr. 84/1998 întrucât trebuia să efectueze analiza probatoriului prin determinarea corectă a semnului anterior invocat pentru anularea mărcii, urmare a cunoașterii acestuia de către recurent.

În acest sens, instanța de apel interpretează eronat cele statuate de către Înalta Curte, în sensul că, în primul ciclu procesual, ar fi fost rezolvată chestiunea legată de transliterarea denumirii comerciale a societății din Bulgaria. Astfel, utilizarea unei denumiri similare/identice este legată indisolubil de numele comercial al societății din Bulgaria.

De observat încercarea societății bulgare (prin asociatul său unic) de a desfășura activități comerciale în România prin înregistrarea de către G. în anul 2002 a unei societăți comerciale purtând denumirea L. SRL care dovedește că societatea bulgară nu conține în numele comercial cuvântul XX și că nu poate fi vorba de un conflict între denumirea comercială astfel cum apare în registrul public și marca recurentului.

Toate aceste elemente au fost prezentate instanței de apel, care nu le-a luat în considerare în analiza efectuată asupra existentei unui drept anterior invocat de către intimate constând într-un nume comercial, cu atât mai mult cu cât acest semn prezintă anumite particularități față de un drept de marcă.

Instanța de apel trebuia să observe că intimatele utilizează elementul XX fără a deține niciun drept. Dovada comercializării semințelor de floarea soarelui în ambalaje asemănătoare nu a fost contestată de către intimate.

Dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice prevăd că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, iar utilizarea în cadrul produselor comercializate de către intimate a mărcii XX aparținând recurentului este de natură să creeze confuzie în rândul consumatorilor. De aceea, trebuia reținută de către instanța de judecată identitatea auditivă, fonetică și conceptuală între cele două semne aflate în conflict. Existența unor elemente de reprezentare grafică nu este de natură să înlăture confuzia creată în rândul consumatorilor.

În faza procesuală a recursului intimatele-reclamante au invocat excepția nulității ambelor recursuri, excepție care va fi analizată cu prioritate, datorită caracterului său peremptoriu. În susținerea acestei excepții se arată că motivele de recurs formulate nu pot fi încadrate în dispozițiile art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ., întrucât vizează neanalizarea de către instanța de apel a materialului probator administrat în cauză, fiind critici de netemeinicie și nu de nelegalitate a hotărârii recurate.

Înalta Curte va respinge excepția nulității recursurilor constatând că, pe lângă criticile de netemeinicie care privesc greșita stabilire a situației de fapt, sunt expuse și argumente referitoare la aspecte de nelegalitate care pot fi încadrate în art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., astfel cum vor fi structurate cu ocazia analizei pe fond a recursurilor.

Analizând recursurile formulate, Înalta Curte apreciază că acestea sunt nefondate, pentru argumentele comune expuse în cele ce urmează. Primul motiv de recurs, prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., invocat de către recurenta SC C. SRL, cuprinde critici referitoare la: neluarea în discuție a elementului pe care reclamantele îl opun mărcii înregistrate: numele comercial sau un semn identic sau similar; neanalizarea aspectului funcției principale a mărcii prin corelare cu invocarea de către reclamante a unui semn neînregistrat; neindicarea temeiului juridic în baza căruia protecția numelui comercial poate avea loc dincolo de limitele sale legale; neanalizarea dacă reclamantele, prin invocarea art. 8 al Convenției de la Paris, pot pretinde fraudarea drepturilor lor asupra numelui comercial; neantamarea, conform criteriilor stabilite în cauza Céline, a noțiunilor de „utilizare” și „utilizare de produse”; lipsa de răspuns la întrebarea dacă doar protecția juridică a numelui comercial poate fi opusă celui care solicită înregistrarea ca marcă a unui semn similar, prin imputarea fraudării drepturilor altor persoane (întrucât, în opinia recurentei, numai după delimitarea nivelului de protecție juridică a numelui comercial în România, curtea de apel trebuia să stabilească dacă această utilizare este aptă prin ea însăși să fundamenteze existența relei-credințe a pârâților).

Recurenta SC C. SRL susține că toate aceste aspecte echivalează cu nemotivarea hotărârii, argumentele folosite de instanța de apel fiind pe alocuri și contradictorii, ceea ce aduce atingere dreptului său de acces la instanță, reglementat în art. 6 al Convenției europene a drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Înalta Curte constată că acest motiv de recurs nu este incident în cauză întrucât instanța de apel, în rejudecare, a ținut cont de dezlegările instanței de recurs potrivit cărora urma „să stabilească, între premisele de analiză a cererii de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credință, dacă reclamanta opune folosirea numelui său comercial (H.) pe teritoriul României și/sau folosirea acestui nume ori a unui semn identic sau similar (XX) „pentru produse” (în sensul dezlegărilor C.J.U.E. în cauza Céline)”.

În acest sens instanța de apel a statuat, în mod neechivoc, că ceea ce opun ambele societăți reclamante este un semn identic sau similar pentru produse identice sau similare ce pot produce confuzie cu semnul a cărei înregistrare se solicită, iar nu un nume comercial, și a verificat notorietatea acestui semn pe teritoriul României în condițiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data introducerii acțiunii), astfel cum s-a indicat de către instanța de recurs.

Ca atare, premisa de la care se pleacă în cercetarea existenței sau inexistenței relei-credințe, la momentul înregistrării mărcii în litigiu, este opunerea de către reclamante a unui semn, nu a unui nume comercial. În acest context, datorită caracterului subsidiar al analizei raportate la numele comercial, determinat de faptul că reclamanta nu opune folosirea numelui său comercial (H.) pe teritoriul României, rămâne fără relevanță analiza aspectelor legate de protecția numelui comercial și de fraudarea drepturilor asupra numelui comercial, precum și analiza noțiunilor de „utilizare” și „utilizare de produse”, conform criteriilor stabilite în cauza Céline.

Pentru aceste considerente, toate celelalte criticile referitoare la analizarea cauzei prin motive străine de natura pricinii, determinate de neluarea în considerare a numelui comercial, ca termen de comparație, sunt apreciate ca nefondate.

De altfel, aceleași critici au fost reluate de recurenta SC C. SRL în susținerea motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. cu privire la încălcarea art. 315 C. proc. civ., consecință a nerespectării îndrumărilor date de instanța de recurs.

Astfel, s-a susținut că instanța de apel a plecat de la premisa neinvocării de către reclamante a numelui comercial și a aplicării art. 8 din Convenția de la Paris, fără a avea în vedere îndrumările date în primul ciclu procesual de Înalta Curte de Casație și Justiție de a se stabili dacă reclamanta opune folosirea numelui său comercial și/sau folosirea unui semn identic sau similar pentru a se determina drepturile legitime a căror fraudare s-ar fi produs prin înregistrarea mărfii sau dacă, prin simpla invocare a protecției conferite de art. 8 din Convenția de la Paris, intimata-reclamantă poate susține în mod valabil că drepturile sale asupra denumirii sociale sau a numelui comercial ar fi fraudate, urmând a se avea în vedere funcția principală a mărcii.

Astfel cum s-a arătat anterior, cu privire la acest aspect, instanța de recurs, apreciind că nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită constituie o cerință ce trebuie analizată distinct de instanța de apel, a dat îndrumări instanței de rejudecare să stabilească mai întâi dacă reclamanta opune folosirea numelui său comercial (H.) pe teritoriul României ori a unui semn identic sau similar (XX), lăsând în sarcina instanței de rejudecare să identifice, ca situație premisă, dacă reclamanta opune folosirea numelui său comercial sau folosirea unui semn identic sau similar, astfel că toate îndrumările, ulterioare acestei prime dezlegări, trebuie avute în vedere în subsidiar.

Dând curs acestei îndrumări, instanța de apel a constatat că ceea ce se opune de către reclamantă este folosirea unui semn identic cu cel care se dorește a fi înregistrat ca marcă și, nefiind vorba despre opunerea unui nume comercial, în mod corect nu au mai fost analizate îndrumările subsidiare vizând explicarea, conform cauzei Céline, a conținutului conceptual al noțiunii de „utilizare publică” a numelui comercial sau al aproprierii denumirii XX, ca nume comercial, prin utilizarea publică a denumirii, cât și distincția dintre funcția legală a mărcii și cea a numelui comercial, ca drepturi de proprietate intelectuală diferite (aceste îndrumări devenind obligatorii numai în măsura în care se ajungea la concluzia că reclamanta opune folosirea numelui său comercial).

În rejudecare, instanța de apel a analizat reaua-credință a pârâților, ca noțiune autonomă, specifică dreptului Uniunii Europene, prin raportare la toate criteriile identificate de către C.J.U.E. în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), conform îndrumărilor date de instanța de recurs. Cu privire la primul criteriu a făcut aplicarea prezumției de cunoaștere a faptului relevant de către solicitant (faptul relevant constând în împrejurarea că un terț utilizează, într-un alt stat membru al Uniunii Europene, un semn identic pentru un produs identic sau similar, ceea ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se solicită). S-a apreciat de către instanța de apel că această prezumție rezultă din faptul că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută, aspect dedus din durata utilizării, conform celor stabilite de C.J.U.E. în cauza C-529/07, parag. 39.

Întrucât această prezumție nu este suficientă pentru dovedirea relei-credințe (potrivit celor stipulate în parag. 40 al aceleiași cauze), curtea de apel a analizat și celelalte două criterii de stabilire a existenței relei-credințe a solicitantului la momentul înregistrării mărcii: intenția solicitantului la momentul depunerii cereri de înregistrare și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

În cadrul acestei analize s-a explicat de ce utilizarea de către un terț a unui semn identic pentru produse identice, anterior depozitului reglementar, poate determina, în condiții specifice, constatarea nulității unei mărci.

Astfel, instanța de apel a ținut să sublinieze că „reclamantele au opus cererii de înregistrare a mărcii XX folosirea unui semn identic pentru aceleași produse, pe aceeași piață a semințelor comestibile, iar nu protecția numelui comercial al societății reclamante de naționalitate bulgară”, distincție în raport de care a analizat funcția principală a mărcii (aceea de diferențiere a produselor și serviciilor) atunci când a apreciat că pârâta SC C. SRL, înregistrând un semn despre care trebuia și putea să aibă cunoștință că este utilizat de către un terț pentru produse identice pe aceeași piață relevantă, „a urmărit cu rea-credință să eludeze regulile concurenței neloiale, urmărind să înlăture un concurent de pe piață, folosindu-se de efectul atributiv al depozitului”.

Prin urmare, nu se poate reține că hotărârea nu este motivată prin raportare la funcția principală a mărcii.

Printr-o interpretare greșită, bazată pe argumentul logic „per a contrario”, recurenta susține că titularul unui semn neînregistrat nu poate avea nici un drept. În raționamentul său, recurenta pleacă de la o premisă falsă, aceea a lipsei drepturilor terțului care utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, comparativ cu solicitantul înregistrării mărcii, neluând în considerare protecția pe care notorietatea o asigură semnului, conform art. 3 lit. c) al Legii nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data introducerii acțiunii) și criteriilor de identificare a relei-credințe a solicitantului, stabilite de C.J.U.E. în temeiul obligației de concurență loială pe care solicitantul o are față de terți.

La rândul său, recurentul D., deși nu a invocat dispozițiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ., consideră că nu a fost motivată utilizarea, de către reclamanta SC B. SRL, a semnului XX pe teritoriul României și nici calitatea de comerciant și operator economic a acestui recurent.

Critica este nefondată întrucât instanța de apel și-a motivat hotărârea în această privință enumerând, înscrisurile pe care le-a considerat ca fiind pertinente și concludente sub acest aspect.

Astfel fiind, Înalta Curte apreciază că hotărârea recurată este motivată și dreptul recurenților la un proces echitabil nu a fost încălcat, astfel că nu se impune modificarea hotărârii în temeiul art. 304 pct. 7 C. proc. civ. și nici casarea acesteia pentru neanalizarea fondului cauzei.

În ceea ce privește cel de-al doilea motiv de recurs, întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Înalta Curte constată că se solicită în principal casarea hotărârii pentru necercetarea fondului cauzei pe aspectul existenței relei-credințe la momentul înregistrării mărcii XX, întrucât nu s-ar fi analizat în mod complet materialul probator sub aspectul cunoașterii faptului relevant, a intenției frauduloase și a gradului de protecție juridică, cu încălcarea îndrumărilor date de instanța de recurs în primul ciclu procesual, și, în subsidiar, modificarea hotărârii pentru încălcarea prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 84/1998.

Ambii recurenți își grupează criticile în raport de cele trei criterii menționate de C.J.U.E. în cauza C-529/07 (Lindt) pentru identificarea existenței relei-credințe în cauză, respectiv:

- cunoașterea de către solicitant a faptului relevant (adică a utilizării de către un terț a unui semn care poate conduce la confuzie cu un semn supus înregistrării ca marcă pentru un produs identic sau similar),

- existența intenției frauduloase, atât a solicitantului cât și a cesionarului și

- identificarea nivelului de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

În ceea ce privește primul criteriu, recurenții afirmă că în mod greșit s-a constatat încălcarea art. 48 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 84/1998, întrucât determinarea relei-credințe a solicitantului la momentul înregistrării mărcii s-a realizat în absența cercetării utilizării și promovării efective a numelui comercial H. pe teritoriul României. În aceste condiții s-ar fi constatat în mod nefondat utilizarea publică a numelui comercial, deși reclamantele nu au făcut dovada utilizării numelui comercial XX pe teritoriul României anterior datei constituirii depozitului național reglementar, fiind depuse la dosar numai facturile fiscale în care este menționată societatea distribuitoare, SC B. SRL și alte înscrisuri care nu pot indica cu certitudine promovarea numelui comercial și nici a denumirii XX, astfel încât SC C. SRL să îl poată cunoaște și să poată săvârși un act ilicit; că societatea bulgară și distribuitorii SC B. SRL nu ar fi folosit denumirea comercială pe ambalajele produselor decât după notificarea pe care recurentul D. a făcut-o reclamantelor pentru a înceta folosirea denumirii XX.

Înalta Curte apreciază că aceste critici nu pot fi primite întrucât analiza relei-credințe s-a raportat la folosirea pe teritoriul României a semnului XX, nu a numelui comercial H., astfel că nu s-a dat nici o semnificație corelației dintre semnul XX și numele comercial al societății reclamante din Bulgaria, astfel că nu se impune analiza criticilor privitoare la acest aspect.

Dovada utilizării semnului XX pe teritoriul României de către reclamante, anterior datei constituirii depozitului național reglementar, prin folosirea de către distribuitorii SC B. SRL a denumirii comerciale pe ambalajele produselor a fost făcută prin înscrisuri relevante care au format convingerea instanței în acest sens, respectiv: contractele de distribuire din data de 03 martie 2007 și 01 februarie 2009 dintre intimatele-reclamante, prin care prima reclamantă, în calitate de producător, se obliga să vândă celei de-a doua reclamante, în calitate de distribuitor, pe întreg teritoriul României gama de semințe XX, contractele de distribuire fiind încheiate pe câte o perioadă de 10 ani, coroborate cu facturile depuse la dosarul de recurs, ce reprezintă dovada executării efective a celor două contracte de distribuire, dintre furnizorul H. și distribuitorul SC B. SRL, precum și cu facturile aflate la dosarul de fond, înscrisuri prin care intimata-reclamantă SC B. SRL a făcut dovada distribuirii pe piața din România a produselor semințe de floarea-soarelui, sub semnul XX.

Pe baza acestor înscrisuri s-a motivat cunoașterea faptului relevant, anterior datei de 02 aprilie 2009, și utilizarea semnului XX pe ambalajele produselor de către reclamante, anterior notificării lor de către D. pentru a înceta folosirea denumirii XX, astfel că nu poate fi primită critica recurenților privind nedovedirea acestor aspecte.

Se mai susține de către recurenți că nu s-a dovedit posibilitatea cunoașterii faptului relevant, în condițiile în care faptul relevant trebuie să rezulte din fapte neîndoielnice, iar aplicarea prezumției cunoașterii faptului relevant (potrivit parag. 39 al cauzei C-529/07) este greșită deoarece instanța de apel, în rejudecare, nu a motivat de ce este vorba despre o cunoaștere generală pe teritoriul României a semnului utilizat de reclamante, adică de ce durata de 2 ani de utilizare este una semnificativă, eventual prin referire la cifra de afaceri care ar fi dovedit contrariul, și mai departe, de ce ar fi fost cunoscut chiar de către pârâții-recurenți.

Analizând această critică, Înalta Curte observă că, interpretând noțiunea de „rea-credință”, ca noțiune autonomă în dreptul Uniunii Europene, C.J.U.E. a apreciat în cauza C-529/07 că „o prezumție de cunoaștere de către solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută, această cunoaștere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări. Într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare” (parag. 39).

Dezideratul instituirii acestei prezumții a fost acela al evitării acordării protecției juridice unei mărci atunci când s-ar crea confuzie în rândul consumatorilor ca urmare a folosirii unui semn identic sau similar celui supus înregistrării ca marcă de către un terț (iar nu al unui nume comercial sau al altei mărci).

Instanța de apel, în rejudecare, coroborând înscrisurile enumerate anterior, a reținut că în perioada premergătoare depozitului reglementar, respectiv 2007-2009, reclamantele au folosit semnul XX timp de 2 ani, prin aplicarea sa pe ambalajele produselor comercializate pe teritoriul României, pentru individualizarea în comerț a produselor proprii și pentru garantarea originii lor comerciale în raport cu consumatorii, dar și prin aplicarea acestui semn pe facturi, pentru individualizarea produsului.

În opinia sa, folosirea semnului XX de către un terț pe teritoriul României timp de 2 ani, anterior depozitului reglementar pentru marca XX, constituie o „utilizare îndeobște cunoscută”, iar notorietatea utilizării semnului XX de către reclamante a fost probată de înscrisurile care au demonstrat că semnul a fost intens utilizat, iar distribuirea produsului pe piața din România a fost constantă în decursul celor 2 ani, perioadă considerată suficientă pentru a permite o cunoaștere generală pe teritoriul României a semnului utilizat de reclamante.

Prin urmare, instanța a prezumat în mod corect cunoașterea de către pârâta SC C. SRL a faptului relevant, adică a utilizării de către un terț a unui semn identic, în condițiile în care identitatea auditivă, fonetică și conceptuală între cele două semne aflate în conflict, după transliterare, este evidentă.

Ca atare, nu poate fi primită susținerea nemotivării posibilității cunoașterii generală pe teritoriul României a semnului utilizat de reclamante, a neexplicării noțiunii de „durată semnificativă/îndelungată/intensivă/constantă".

Aplicarea prezumției cunoașterii faptului relevant s-a realizat în mod corect și în privința recurentului D., în calitatea acestuia de profesionist pe aceeași piață relevantă, calitate dovedită în cauză prin înscrisurile enumerate la decizia recurată.

Durata de utilizare, intensitatea și constanța distribuirii produsului de către una dintre societățile reclamante au fost apreciate în mod corect ca împrejurări relevante care permiteau ambilor recurenți, în calitatea lor de profesioniști în domeniul comerțului cu semințe de floarea soarelui, să cunoască că semnul XX era utilizat public, astfel încât funcția principală a mărcii XX să nu poată fi asigurată.

Față de toate aceste considerente, Înalta Curte consideră că prezumția cunoașterii faptului relevant a fost corect aplicată și nu s-a întemeiat pe fapte îndoielnice, nesusceptibile de a crea ocazii certe de cunoaștere a utilizării.

Recurenții susțin că probatoriul administrat a fost interpretat greșit, în condițiile în care nu demonstrează nici una dintre condițiile faptului relevant, sens în care se invocă: analiza superficială a înscrisurilor care atestă activitatea economică desfășurată în cadrul SC B. SRL și greșita reținere a exploatării de către reclamante a denumirii XX, deși nu s-ar fi lămurit dacă este vorba despre o piață relevantă de produs sau despre o piață geografică; nemotivarea noțiunii de „semn identic” și nedovedirea împrejurării că reclamantele utilizau în România un semn identic; nemotivarea noțiunii „de comerciant” și, implicit, de concurent al reclamantelor, calitate pe care recurentul D. ar fi avut-o ulterior datei de 02 aprilie 2009; nedovedirea unei similarități între produse și modul de oferire spre vânzare, ceea ce face ca întreg probatoriul administrat să indice o activitate economică în domeniul agricol, nu și exploatarea denumirii produsului.

Înalta Curte observă că unora dintre aceste critici li s-a răspuns anterior, altele se referă la modul de interpretare al probelor și nu mai pot fi cenzurate pe calea recursului odată cu abrogarea, prin O.U.G. nr. 138/2000, a art. 304 pct. 11 C. proc. civ., iar altele au în vedere greșita stabilire a situației de fapt, constituind aspecte de netemeinicie care nu pot forma obiect al recursului, cale extraordinară de atac de reformare, circumscrisă exclusiv criticilor de nelegalitate, limitativ prevăzute în art. 304 C. proc. civ., motiv pentru care nu vor fi analizate.

Recurenții fac referire și la greșita constatare a existenței intenției frauduloase, ca cel de-al doilea criteriu pentru constarea existenței relei credințe la înregistrarea mărcii, invocând îndeosebi modul de interpretare a probelor și greșita stabilire a situației de fapt, aspecte care nu se încadrează în motivele de nelegalitate care pot face obiect al recursului, potrivit art. 304 C. proc. civ.

Cu toate acestea, vor fi analizate acele aspecte care pot fi încadrate în art. 304 pct. 9 C. proc. civ., respectiv aspectele de nelegalitate în instituirea prezumției de rea-credință.

Recurenții susțin că instanța de apel a reținut în mod greșit că au avut intenție frauduloasă la momentul depozitului reglementar și apoi al încheierii contractului de cesiune, întrucât au preluat numele XX care face parte din numele comercial al reclamantei cu sediul în Bulgaria și care a fost folosit timp de 2 ani pe piața din România, pentru a le înlătura de pe piață pe reclamante, în calitate de concurente, în condițiile în care recurenții nu ar fi cunoscut despre existența comerciantului bulgar, dar și ca urmare a prezumării greșite că înregistrarea mărcii nu s-a făcut pentru a fi utilizată.

În opinia recurenților, analiza relei-credințe din perspectiva jurisprudenței C.J.U.E. (Cauza C-529/07) nu presupune ca solicitantul să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează de multă vreme un semn identic sau similar, ci intenția solicitantului trebuie să fie analizată și prin raportare la intenția ulterioară înregistrării mărcii.

Recurenții susțin că greșita aplicare a criteriului intenției frauduloase ar fi determinat neanalizarea completă a fondului cauzei în privința anulării mărcii pentru rea-credință întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 84/1998, ceea ce ar atrage casarea deciziei recurate în temeiul art. 312 alin. (5) coroborat cu art. 314 C. proc. civ.

Analizând aceste critici de nelegalitate, Înalta Curte observă, pornind de la cele menționate anterior, că instanța de apel a aplicat în mod corect prezumția cunoașterii faptului relevant, pe care a valorificat-o în analiza intenției frauduloase. Această prezumție a fost coroborată cu alte aspecte care au rezultat din probele administrate, precum: imposibilitatea solicitantului înregistrării mărcii de a explica de ce a ales un nume fantezist, identic cu cel utilizat de reclamante; neutilizare mărcii anterior cesionării; folosirea de către cesionar a numelui de domeniu XX, anterior depozitului, pentru a crea o aparență de legalitate la cumpărarea mărcii; copierea desenului folosit de reclamante pe ambalaj și a mențiunii privind proveniența semințelor din Bulgaria. Coroborând toate aceste probe și împrejurări, instanța de apel și-a format convingerea că înregistrarea mărcii nu s-a făcut în scopul de a fi utilizată (chiar dacă legea ar fi permis neutilizarea mărcii o perioadă de timp) și că s-a urmărit înlăturarea unui concurent de pe piață.

Ca atare, întrucât instanța de apel a aplicat în mod corect prezumția cunoașterii faptului relevant, nu poate fi primită apărarea recurenților că nu cunoșteau despre existența produselor comerciantului bulgar pe piața din România.

Potrivit parag. 41 al hotărârii C.J.U.E. pronunțată în cauza C-529/07, pentru a aprecia existența relei-credințe „trebuie să se ia în considerare și intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare”, în sensul de se verifica dacă se dorește împiedicarea terțului să utilizeze un astfel de semn în continuare.

Cu alte cuvinte, pe lângă cunoașterea faptului relevant, trebuie să se dovedească și intenția frauduloasă a solicitantului „la momentul depunerii cererii de înregistrare”.

Precizarea momentului la care se evaluează intenția frauduloasă de către C.J.U.E., respectiv cel al depunerii cererii de înregistrare, determină caracterul nefondat al susținerii recurenților că intenția solicitantului depunerii cererii nu trebuie analizată numai la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, ci și ulterior acestei date, deoarece s–ar adăuga cerințelor menționate în mod neechivoc de C.J.U.E.

Pentru argumentele expuse anterior, Înalta Curte consideră că s-a făcut dovada intenției frauduloase în persoana fiecărui recurent, astfel încât, și din această perspectivă, a fost analizat complet și corect fondul cauzei, motiv pentru care nu se impune casarea deciziei recurate în temeiul art. 312 alin. (5) coroborat cu art. 314 C. proc. civ.

Recurenții invocă încălcarea art. 315 C. proc. civ. deoarece, potrivit îndrumărilor instanței de recurs, cauza cesiunii trebuia analizată cu privire la ambele părți ale actului juridic, ceea ce nu s-ar fi întâmplat, instanța de apel motivând nelegalitatea cesiunii numai pe baza intenției cesionarului de a frauda interesele concurenților și a conivenței existente între părțile cesiunii, dar și ca urmare a interpretării parțiale și eronate a probelor, afirmându-se că interpretarea probelor s-a realizat în mod greșit prin prisma prezumției de rea-credință și luându-se în considerare existența unei conivențe frauduloase a recurentului D. cu recurenta SC C. SRL, dar și prin modalitatea în care aceștia au ales denumirea XX.

Criticile sunt nefondate întrucât cauza cesiunii a fost analizată atât din perspectiva cesionarului, cât și a cedentului, fiind indicate probele care au format convingerea instanței că ambele părți ale contractului de cesiune, în calitate de comercianți pe aceeași piață cu reclamantele, aveau obligația de a cunoaște utilizarea semnului XX de către reclamante, astfel încât prin atitudinea lor au urmărit fraudarea intereselor legitime ale acestora, în aceeași piață relevantă, printr-un act deliberat de concurență neloială, săvârșit de conivență.

Motivarea conivenței frauduloase a cedentului cu cesionarul de către instanța de apel s-a întemeiat pe dovedirea posibilității acestora de a cunoaște utilizarea publică de către reclamante a semnului XX pentru același produs, pornind de la prezumția cunoașterii faptului relevant, completată de dovedirea intenției cesionarului de a frauda interesele legitime ale concurenților săi, în aceeași piață relevantă, prin utilizarea aceluiași semn ca nume de domeniu („XX.ro”), dar și ca nume dat societăților comerciale pe care le-a înființat, anterior cesiunii, pentru a da o aparență de legalitate cumpărării mărcii XX.

Instanța de apel a motivat existența intenției frauduloase a cesionarului și prin copiera desenului aplicat de reclamantă pe ambalajul produsului identic, astfel cum s-a constatat cu putere de lucru judecat în primul ciclu procesual al acestei cauze, dar și prin menționarea pe ambalaj a provenienței produsului (din Bulgaria).

În argumentarea acestor concluzii, instanța de apel a enumerat probele pe care le-a considerat ca fiind pertinente și concludente, astfel că este nefondată susținerea recurenților că stabilirea cauzei cesiunii s-a realizat prin interpretarea parțială a probelor.

Deși susține că nu au avut nici o intenție frauduloasă, recurentul D. nu explică de ce a ales denumirea XX pentru numele de domeniu al unui site și pentru numele societăților comerciale pe care le-a înființat, iar recurenta SC C. SRL pentru înregistrarea unei mărci, în condițiile în care, astfel cum corect a observat instanța de apel, acest nume are un caracter abstract, nefiind obișnuit în limbajul folosit în România, împrejurare care întărește credința că ambii recurenți au acționat cu rea-credință.

Recurentul D. menționează că situația de fapt reținută de instanța de apel nu indică nici un element fraudulos întrucât, dacă nu ar fi fost înlăturate probele administrate, s-ar fi dovedit că cesiunea s-a realizat pentru a se evita un litigiu întrucât D. folosise, în perioada 1997-2000, semnul XX. Ca atare, cesiunea a fost greșit analizată prin înlăturarea probelor administrate de apelantul D. la dosarul de apel, care justificau folosirea de către acesta, anterior depozitului, a semnului XX. A fost încălcat și art. 315 C. proc. civ., întrucât instanța de recurs a constatat neanalizarea înscrisurilor de la dosarul de apel. Totodată, în condițiile în care recurenta SC C. SRL putea să cesioneze marca oricărei persoane care dovedea folosirea anterioară a mărcii, greșit s-a dat relevanță legăturii dintre cauza cesiunii și prezumția de rea-credință, fără a se indica norma imperativă nesocotită.

Răspunzând acestor critici, Înalta Curte constată că prima instanță de fond a dispus în mod corect anularea mărcii, constatând îndeplinite cerințele art. 48 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data introducerii acțiunii, anterioară modificărilor intervenite prin Legea nr. 66/2010) privind anularea unei mărci înregistrate cu rea-credință.

Înregistrarea mărcii cu rea-credință a fost dovedită pe baza probelor administrate care au permis identificarea cerințelor pentru aplicarea prezumției cunoașterii faptului relevant, dar și dovedirea intenției frauduloase a solicitantului și, apoi, a cesionarului D.

Contrar celor afirmate de recurentul D., instanța de apel a motivat că funcția principală a mărcii, aceea de a diferenția produsele și serviciile, nu poate fi realizată întrucât semnul XX a fost utilizat public de către reclamante timp de 2 ani, anterior depozitului reglementar, în mod intens, aspect dovedit prin constanța distribuirii, ceea ce a conferit semnului o anumită notorietatea pe piața relevantă care împiedică diferențierea produselor reclamantelor de cele ale pârâților.

Notorietatea astfel dovedită permitea comercianților concurenți (deci și recurenților) să cunoască despre utilizarea aceluiași semn de către un terț, aspect concludent în stabilirea relei-credințe a ambelor părți ale contractului de cesiune, deci a caracterului fraudulos al contractului de cesiune a mărcii XX.

Recurentul D. susține că a dovedit că a folosit semnul XX pe ambalaje pentru același produs, semințe de floarea soarelui ambalate, anterior solicitării de înregistrare a mărcii, cu înscrisurile depuse la dosarul de apel, pe care instanța de apel le-a înlăturat, deși erau hotărâtoare pentru a se ajunge la altă concluzie.

Înalta Curte constată că, rejudecând cauza, instanța de apel a respins „susținerea apelantul-pârât D. conform căreia a utilizat semnul XX în activitatea sa comercială, anterior depozitului, ca fiind nesusținută din punct de vedere probator” cu motivarea că înscrisurile respective nu făceau nicio referire la denumirea produsului, în speță, la marca XX, contractul de vânzare-cumpărare de ambalaje din 6 octombrie 2005 a rămas fără obiect din punct de vedere probator, deoarece Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat irevocabil soluția de anulare a desenului industrial înregistrat în favoarea apelantului-pârât D. din 28 ianuarie 2010, iar facturile din 3 august 2006 și din 5 august 2006 dovedesc doar realizarea unei operațiuni de transfer a bunurilor menționate în cele două facturi, la aceeași adresă, împrejurarea de fapt care este irelevantă din perspectiva consumatorului.

Prin urmare, instanța de apel nu a omis să se pronunțe asupra acestor probe, ci le-a înlăturat motivat. De altfel, împrejurarea că cesionarul ar fi utilizat același semn, anterior momentului solicitării înregistrării mărfii, este lipsită de relevanță de vreme ce s-a dovedit că semnul devenise notoriu, anterior depozitului, ipoteză în care funcția principală a mărcii nu mai putea fi îndeplinită, astfel că identificarea unui alt terț care folosea un semn identic cu cel supus înregistrării ca marcă, sporea riscul de confuzie și ar fi constituit un argument suplimentar pentru anularea mărcii.

Recurenții consideră că și cel de-al treilea criteriu pentru aplicarea prezumției de rea-credință, cel al nivelului de protecție de care beneficiază semnul terțului, a fost greșit aplicat, întrucât nu este probată concluzia instanței de apel că SC C. SRL a urmărit incomodarea activității comerciale a reclamantelor și producerea de confuzie în rândul consumatorilor.

Această critică este nefondată, deoarece readuce în discuție aspecte legate de existența intenției frauduloase, care presupune tocmai incomodarea activității comerciale a reclamantelor și producerea de confuzie în rândul consumatorilor. Prin urmare, nu vor fi reluate argumentele expuse anterior privind existența intenției frauduloase a ambilor recurenți.

Recurenții apreciază că în mod greșit reclamantele au fost considerate ca fiind de bună-credință, cu toate că nu dețin o marcă înregistrată, pe când recurenta SC C. SRL a fost considerată de rea-credință pentru că și-a exercitat drepturile recunoscute de Legea nr. 84/1998.

Și aceste critici urmează a fi înlăturate deoarece reiau aspecte legate de intenția frauduloasă și de prezumția de cunoaștere a faptului relevant, care au fost analizate anterior.

O altă critică de nelegalitate se referă la încălcarea art. 315 C. proc. civ., întrucât, deși s-au dat îndrumări în sensul de a se determina drepturile legitime a căror fraudare s-ar fi produs prin înregistrarea mărcii, instanța de apel nu a motivat de ce un semn neînregistrat ca marcă, care nu are renume și nu e marcă notorie, poate beneficia de protecție juridică și a exclus aplicarea protecției asupra numelui comercial.

În soluționarea acestei critici prezintă relevantă jurisprudența C.J.U.E. exprimată în cauza C-529/07 (Lindt), care identifică criteriile de stabilire a existenței relei-credințe având ca etalon un „semn” identic sau similar, utilizat de un terț pentru un produs identic sau similar, iar nu un „nume comercial”.

În prezenta cauză, în rejudecare, instanța de apel a precizat în mod neechivoc că reclamantele au opus cererii de înregistrare a mărcii XX folosirea unui semn identic pentru aceleași produse, iar nu protecția numelui comercial al societății reclamante de naționalitate bulgară, astfel încât, deși reclamantele nu dețin o marcă înregistrată în România, criteriul nivelului de protecție de care beneficiază semnul terțului trebuie apreciat în coordonatele stabilite de C.J.U.E.

Recurenții consideră că, potrivit jurisprudenței C.J.U.E., semnul nu poate fi decât unul protejat de lege, iar în cauza Lindt protecția semnului a fost analizată prin prisma faptului că noțiunea de semn își găsește reglementarea în legea austriacă, iar, în cauza C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.), C.J.U.E. se referă numai la protecția mărcii, iar statele membre nu pot institui un regim de protecție specială a mărcilor străine, motiv pentru care nici semnul nu ar putea să beneficieze de protecție juridică. De asemenea, legea română, în art. 6 al Legii nr. 84/1998, oferă protecție juridică numai mărcilor înregistrate și mărcilor notorii, iar nu semnului.

În opinia recurenților, constatările C.J.U.E. din cauza Céline, care privesc folosirea numelui comercial ca marcă, nu se aplică pentru că reclamantele nu au folosit numele comercial ca marcă înainte de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii XX, astfel încât, în absența unui text legal, în mod greșit instanța de apel a reținut că un semn, care nu este înregistrat ca marcă sau nu reprezintă o marcă notorie sau de renume și nu constituie nume comercial, se bucură de protecție juridică. Astfel fiind, prezumția de bună-credință la înregistrarea mărcii și a cea a legalității înregistrării mărcii, adică prezumțiile de validitate și distinctivitate a mărcilor înregistrate, menționate în cauza C-196/11 parag. 41, ar fi fost răsturnate în mod nelegal printr-o prezumție de rea-credință.

Analizând aceste critici, Înalta Curte constată că relevanță în prezenta cauză are numai cauza C-529/07 întrucât interpretează art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 40/94 (privind nulitate absolută a mărcii când solicitantul este de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii), prilej cu care au fost stabilite criteriile care stau la baza aprecierii dacă solicitantul depozitului reglementar a fost de rea-credință.

Celelalte cauze ale C.J.U.E. invocate de recurenți, astfel cum chiar aceștia remarcă, nu prezintă relevanță deoarece nu analizează noțiunea de rea-credință prin raportare la un semn identic sau similar, cum este cazul în prezenta cauză, ci la o denumire socială, un nume comercial sau o emblemă, utilizate de un terț și identice cu o marcă anterioară (cauza Céline), respectiv prin raportare la o marcă utilizată de un terț în străinătate la momentul depunerii solicitării de înregistrare a mărcii (cauza Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.).

Recurenții susțin că protecția semnului a fost recunoscută în cauza Lindt doar în contextul în care noțiunea de „semn” își găsește protecție în legea austriacă, cu alte cuvinte condiționat de protecția acordată semnului de legea internă (motiv pentru care nu s-ar aplica și speței de față, de vreme ce legea română nu acordă protecție juridică semnului).

Această apărare nu poate fi primită întrucât dezlegările date de C.J.U.E. se referă la interpretarea unor texte ale legislației unionale care, în măsura în care nu fac trimitere expresă la dreptul statelor membre, nu este condiționată în nici un mod de prevederile interne ale statelor membre. În aceste condiții, dreptul Uniunii Europene este alcătuit din noțiuni cu sens autonom a interpretare este asigurată de C.J.U.E.

Jurisprudența C.J.U.E. are o funcție quasinormativă întrucât, în absența unor explicații exhaustive ale motivelor pentru care au fost adoptate Tratatele Uniunii și legislația derivată, C.J.U.E. are sarcina de a interpreta măsurile luate la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, jurisprudența C.J.U.E. constituie izvor de drept, fiind obligatorie pentru judecătorul național din statele membre.

Astfel fiind, întrucât art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 40/94 nu face trimitere la legea austriacă, interpretarea pe care C.J.U.E. a dat-o acestui text unional nu poate fi condiționată de prevederile din legea internă a statului membru de trimitere a întrebării preliminare, astfel cum susțin recurenții.

În parag. 51 al hotărârii pronunțate în cauza Lindt, C.J.U.E. recunoaște protecție juridică unui semn cu condiția ca acesta să aibă un anumit nivel de notorietate la momentul depunerii solicitării de înregistrare ca marcă a unui semn identic sau similar, iar în prezenta cauză, protecția semnului XX utilizat de reclamante a fost recunoscută de instanță tocmai în considerarea nivelului său de notorietate, dovedit prin durata folosirii de către reclamante a semnului, anterior depozitului, de intensitatea utilizării și de constanța distribuirii produsului în perioada 2007-2009.

Ca atare, apare ca nefondată susținerea recurenților că era nevoie de un text legal în temeiul căruia instanța de apel să poată reține că un semn neînregistrat ca marcă sau care nu este marcă notorie sau de renume și nu constituie nici nume comercial, se bucură de protecție juridică și determină inaplicabilitatea prezumțiilor de validitate și distinctivitate a mărcilor înregistrate.

Luând în considerare toate argumentele prezentate anterior, Înalta Curte apreciază că instanța de apel a făcut o analiză completă și corectă asupra aspectelor de fond ale cauzei din perspectiva celor trei criterii necesare pentru dovedirea relei-credințe a solicitantului la momentul înregistrării mărcii, dar și a ambelor părți ale contractului de cesiune a mărcii, astfel cum au fost identificate de C.J.U.E. în cauza C-529/07 și, respectând îndrumările instanței de recurs din primul ciclu procesual, a apreciat în mod corect că s-a făcut dovada relei-credințe a acestora, astfel că a aplicat corect sancțiunea prevăzută de art. 48 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 84/1998.

Astfel fiind, Înalta Curte apreciază că motivele de recurs invocate nu sunt incidente și, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., urmează să respingă ambele recursuri, ca nefondate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepția nulității recursurilor.

Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de pârâții D. și SC C. SRL împotriva deciziei nr. 357 A din 7 iulie 2015 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 13 mai 2016.