Trademark annulment for bad faith by distributor registering competitor's mark to secure distribution leverage

Înregistrare cu rea-credință a unei mărci. Acțiune în anulare.

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic : rea-credință

-identitatea semnelor

-intenție neloială

Legea nr. 84/1998, art. 48

Verificarea existenței relei-credințe a titularului mărcii a cărei anulare se cere se face în raport cu data depunerii cererii de înregistrare. Cu toate acestea, faptele și dovezile anterioare datei de depunere pot fi luate în considerare pentru a interpreta intenția titularului la data depunerii cererii de înregistrare, dar și cele ulterioare datei de depunere, în special atunci când trebuie să se stabilească dacă titularul a utilizat marca de la înregistrare.

Astfel, faptul că societatea pârâtă avea, încă de la înființare, calitatea de distribuitor al produselor reclamantei ce purtau semnul identic cu marca înregistrată ulterior, cunoscând deci, în această calitate, că un alt comerciant este titularul mărcii din moment ce a comercializat produsele sub această marcă, pe produse și pe facturile de achiziție provenite de la reclamantă figurând marca în discuție și semnul de atenționare că aceasta era înregistrată, faptul că înregistrarea mărcii s-a făcut pentru produse din aceeași clasă cu cele importate de la reclamantă precum și scopul pe care societatea pârâtă l-a urmărit la înregistrarea mărcii, respectiv de a-și crea un avantaj în negocierile cu reclamanta legat de activitatea lor de distribuire a produselor în România, constituie circumstanțe obiective din care se deduce existența elementului subiectiv al relei-credințe.

Secția I civilă, decizia nr.75 din 17 ianuarie 2017

Prin cererea înregistrată la data de 19.09.2013 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâţii B., Societatea C. SRL şi în contradictoriu cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea mărcii naţionale combinate Klemsan nr. de depozit M 2006 11335, nr. marcă 081375, titular pârâtul B., pentru toate produsele din clasa 9 conform Clasificării de la Nisa, pentru care a fost înregistrată; obligarea pârâtei C. SRL la efectuarea înregistrării în Registrul Comerţului a modificării numelui comercial al acesteia, în sensul eliminării denumirii „Klemsan" din cuprinsul acestuia, sub sancţiunea plăţii de daune moratorii; publicarea hotărârii judecătoreşti, pe cheltuiala pârâtei, într-un ziar de largă circulaţie naţională.

Prin sentinţa civilă nr. 812 din 04.06.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă a fost admisă în parte cererea, s-a dispus anularea mărcii naţionale combinate Klemsan nr. 081375/2006, clasa 9, titular pârâtul B., a fost respins capătul de cerere privind modificarea numelui comercial al pârâtei C. S.R.L., precum şi capătul de cerere privind publicarea hotărârii judecătoreşti, ca neîntemeiat.

Împotriva aceste hotărâri au declarat apel atât reclamanta, cât și pârâții C. SRL şi B.

Prin decizia nr. 222/A din data de 15.04.2015, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondate, apelurile.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii C. S.R.L. şi B.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Prin hotărârea pronunţată, s-a reţinut în mod eronat că recurenţii ar fi procedat cu rea-credinţă la înregistrarea mărcii KLEMSAN în România şi la nivel internaţional, aplicându-se, astfel, prevederile art. 48 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Relaţiile comerciale dintre pârâtă şi intimata A. au demarat în anul 2002 prin distribuirea de către societăţile D. SRL şi C. SRL a produselor fabricate de către intimată pe piaţa românească. Formarea clientelei şi a pieţei de produse Klemsan în România s-a produs exclusiv prin realizarea de către recurenţi a unei reţele de distribuţie şi promovare a produselor Klemsan prin participare la târguri, expoziţii, prezentări de produse şi publicitate.

La data de 11.10.2006, pârâta a procedat la solicitarea înregistrării a mărcii naţionale nr. 081375 pentru produsele în clasa 09. Unicul scop urmărit a fost acela de a securiza investiţia financiară şi personală a recurenţilor, în a crea şi dezvolta o piaţă relevantă pentru produsele Klemsan. De altfel, aceste aspecte sunt probate prin raportare la conduita efectivă a recurenţilor, care nu au prejudiciat cu nimic intimata prin înregistrarea acestei mărci.

În plus, intimata a cunoscut întotdeauna că recurenții deţin marca Klemsan din moment ce pârâta a comercializat produsele sub această marcă, pe facturile de achiziţie provenite de la intimată figurând marca în discuţie, precum şi semnul de atenţionare că aceasta este înregistrată. De asemenea, la târgurile de specialitate la care societatea recurentă a participat împreună cu intimata, a folosit emblema, marca înregistrată, intimata de altfel folosind aceste distincţii în propriile cataloage de promovare a produselor.

Prin urmare, sub acest aspect, solicită instanţei supreme să constate că interpretarea situaţiei de fapt dedusă judecăţii s-a făcut defavorabil recurenţilor, în contextul în care aceştia nu au acţionat cu rea credinţă ci prudent, conservator, în vederea protejării unui interes moral şi patrimonial.

Decizia nr. 222/A/2015 pronunţată de către Curte de Apel este nemotivată - incidenţa art. 488 pct. 6 C.proc.civ.

S-a reţinut în mod eronat prin cele două hotărâri pronunţate (de prima instanţă de fond şi de instanţa de apel) că recurenţii ar fi fost de rea-credinţă la momentul înregistrării mărcii Klemsan pe teritoriul României, concluzie susţinută exclusiv prin aplicarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 însă, nu s-a făcut distincţia din punct de vedere legal a ceea ce reprezintă înregistrarea fără drept a mărcii (nerespectarea dispoziţiilor legale incidente la înregistrare) versus înregistrarea cu rea-credinţă a acesteia din urmă. Aspectul prezintă o relevanţă deosebită întrucât calificarea conduitei recurenţilor ca fiind de rea-credinţă, a dat naştere unei situaţii în care aceştia nu pot pretinde şi obţine recunoaşterea drepturilor patrimoniale ce derivă din crearea şi cultivarea unei pieţe a produselor Klemsan, pe teritoriul României

Astfel, susţin că analiza relei credinţe este insuficient conturată şi argumentată prin hotărârea recurată, creându-se o serie de contradicţii.

Reaua-credinţă este reprezentată de întrunirea a două elemente, elementul obiectiv şi elementul subiectiv. Elementul obiectiv este determinat de cunoaşterea faptului că, în legătură cu marca existau, în ţara în care aceasta a fost înregistrată, drepturi sau interese legitime ale unei alte persoane, iar elementul subiectiv este caracterizat prin intenţia de a-l prejudicia pe cel ce justifică asemenea drepturi si interese.

Aceste două elemente trebuie îndeplinite cumulativ pentru a conduce la existenţa relei credinţe. Sub aspect volitiv, pentru a se reţine reaua credinţă a recurenţilor, ar fi trebuit identificate fapte concrete şi dovedite prin care aceştia din urmă au prejudiciat efectiv intimata (ar fi trebuit probată intenţia directă a acestora din urmă de a utiliza marca înregistrată în defavoarea intimatei). Mai exact, pentru a fi incident motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu este suficient ca recurenţii să fi înregistrat o marcă asemănătoare cu cea a intimatei, ci este necesar să se facă şi dovada faptului că ar fi acţionat cu scop ilicit, cu intenţia directă de a frauda drepturile şi interesele intimatei.

Or, hotărârea recurată nu face o analiză completă cu privire la existenţa intenţiei recurenţilor în prejudicierea drepturilor şi intereselor intimatei.

Deşi a arătat prin probele administrate în cauză, că nu s-a făcut dovada existenţei intenţiei (a unor demersuri concrete) recurenţilor de prejudicia intimata (argumentând temeinic în acest sens), în decizia recurată nu se motivează concluzia prin care se reţine că scopul înregistrării mărcii de către recurenţi a fost acela de a împiedica intimata să aibă putere de decizie cu privire la distribuirea

produselor pe teritoriul României.

Pentru a fi incident motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu este suficient ca pârâta să fi înregistrat o marcă asemănătoare cu cea a intimatei, ci este necesar să se facă şi dovada faptului, sub aspect volitiv, că s-a acţionat cu intenţie directă într-un scop ilicit, cu voinţa de a prejudicia intimata.

Cu toate acestea, instanţa de judecată, prin hotărârea pronunţată, reţine doar faptul că recurenţii, prin înregistrarea mărcii, ar avea posibilitatea de a bloca accesul intimatei la nivel de registre, mărci sau piaţă. Astfel, pentru a ajunge la această concluzie, hotărârea recurată foloseşte noţiuni condiţionale/ipotetice precum "pârâta ar putea..", "există posibilitatea ca...".

Or, pretinsa rea credinţă reţinută în sarcina recurenţilor trebuia analizată în concret, prin acţiuni concrete, şi nu unele potenţiale. Susţin, în temeiul art. 425 C.proc.civ., că o hotărâre judecătorească nu poate fi pronunţată prin raportare la evenimente ipotetice/probabile, concluziile acesteia trebuind să fie lipsite de orice dubiu/echivoc, o interpretare atât de largă dând naştere unor urmări grave pentru recurenţi, care vor sunt puşi în imposibilitatea de a li se recunoaşte efortul depus de-a lungul anilor, efort concretizat în crearea unei pieţe relevante pe teritoriul României a produselor Klemsan.

Reaua-credinţă cerută pentru a legitima anularea unei mărci are semnificaţia juridică a atitudinii subiective a persoanei care acţionează conştient şi urmăreşte crearea unei confuzii în domeniul în care activează, urmărind prejudicierea unui concurent din acest domeniu. Reaua-credinţă la data înregistrării mărcii presupune intenţia de a folosi această înregistrare în alte scopuri decât acela de a distinge serviciile titularului de cele ale altor persoane, precum intenţia de a bloca activitatea comercială a unor concurenţi, de a profita de renumele acestora, de a vinde marca celui care o folosea fără să o aibă înregistrată. Prin urmare, noţiunea de rea-credinţă trebuia analizată prin prisma relaţiilor dintre cei doi comercianţi şi în contextul evenimentelor pe fondul cărora s-a înregistrat marca a cărei anulare se cere, aspect de altfel pretins de recurenţi dar nemotivat prin hotărârea recurată. Astfel, instanţa de judecată trebuia să analizeze în concret relaţia comercială existentă între pârâtă şi intimata A. Atitudinea si buna-credinţă a pârâtei se poate observa si prin prisma actelor si faptelor societăţii pârâte după momentul înregistrării mărcii KLEMSAN.

Având în vedere faptul că între momentul înregistrării mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, 2006, şi data înregistrării cererii de chemare în judecată formulate de către intimată (2013), sunt aproape 7 ani, consideră că s-a probat faptul că recurenţii nu au avut nicio intenţie de a prejudicia interesele intimatei, ci din contră, relaţia acestora a fost una fructuoasă pe tot parcursul acestor ani. Or, acest aspect, deşi a fost pretins ca motiv de apel, nu a făcut obiectul motivării , fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 425 C.proc.civ.

În continuare, arată că decizia atacată conţine motive contradictorii. Astfel, prin hotărârea pronunţată, Curtea de Apel Bucureşti a reţinut faptul că societatea pârâtă a fost de rea-credinţă în momentul înregistrării mărcii KLEMSAN pe teritoriul României şi la nivel internațional, însă, ulterior acestor susţineri, se reţin următoarele: "în plus, în condiţiile anulării mărcii înregistrate de pârâtă, (...) nu există în prezent premisele unei concurenţe neloiale.(…). Ca atare, nu numai că nu prejudiciază interesele legitime ale reclamantei, dar denumirea KLEMSAN din numele comercial al pârâtei chiar facilitează orientarea clientelei interesate de produsele KLEMSAN." Or, chiar dacă se reţine prin aceeaşi hotărâre recurată faptul că anularea mărcii este un domeniu distinct de utilizarea numelui comercial, se creează un dubiu ce reiese din motivarea contradictorie a deciziei recurate, care reţine reaua credinţă a recurenţilor pentru înregistrarea mărcii, pentru ca apoi să constate faptul că aceiaşi recurenţi au activat in interesul intimatei în toată această perioadă de timp.

Tot în acelaşi sens, se reţine, în mod nemotivat faptul că "pârâţii pot impune reclamantei un anume nivel de preţ, limitând libertatea reclamantei de a practica propria politică de preţuri". Acest aspect al decizie recurate este întemeiat pe o concluzie ipotetică şi nu ţine cont de argumentele recurenţilor, fiind astfel nemotivată. Aşa cum au demonstrat, încă din anul 2013, intimata a început să mărească preţurile produselor pe care le distribuie recurenții. Prin urmare, nu recurenţii stabilesc preţurile produselor distribuite pe teritoriul României, ci acestea sunt impuse de către intimata A.

O altă critică adusă deciziei atacate, sub aspectul motivării, priveşte faptul că s-a reţinut nemotivat că "toate acţiunile invocate de pârâţi s-au realizat în interes propriu, contribuind la buna desfăşurare a propriei activităţi şi la promovarea unor produse a căror comercializare le aducea profit", însă, toate activităţile pe care recurenţii le-au desfăşurat în vederea promovării produselor KLEMSAN (participare la târguri, expoziţii, prezentări de produse şi publicitate) nu au adus profit exclusiv societăţii pârâte, ci activităţile întreprinse au adus beneficii financiare directe intimatei A. Astfel, societatea pârâtă, ca distribuitor al produselor KLEMSAN, a crescut vânzările şi profitul intimatei, creând în acest fel notorietate produselor distribuite pe teritoriul României.

În continuare recurenții au arătat că înţeleg să se prevaleze de art. 6 bis din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale. Potrivit Regulii 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 se stabilesc în concret aspecte de fapt ce se impun a fi probate spre a se reţine valoarea de marcă notorie a unui semn utilizat în activitatea unei persoane (fizice sau juridice): trebuie ca semnul să fie larg cunoscut pe teritoriul României, pentru segmentul de public căruia i se adresează produsele/serviciile la care se referă semnul. În doctrina actuală se susţine faptul că reaua-credinţă există în cazul în care marca este cunoscută pe teritoriul în care se procedează la înregistrarea mărcii, anume, în speță, pe teritoriul României.

În speţa dedusă judecăţii nu s-a dovedit/reţinut notorietatea/renumele firmei KLEMSAN în România, motiv pentru care prezumţia de rea-credinţă stabilită prin decizia pronunţată de către curtea de apel apare ca nemotivată. Mai mult, notorietatea mărcii KLEMSAN a apărut odată cu construirea reţelei de distribuţie, prin volumul vânzărilor şi prin cota de piaţă, acesta fiind încă un motiv în vederea respingerii cererii de chemare în judecată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) rap. la art. 483 C.proc.civ., art. 425 C.proc.civ., Legea nr. 84/1998 şi Regulamentul de punere în aplicare a acesteia, precum şi pe dispoziţiile Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale.

Prin completarea la motivele de recurs recurenții au susținut admisibilitatea cererii de înlocuire a considerentelor reţinute de către Curtea de Apel Bucureşti cu cele ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin raportare la prevederile art. 461 alin. (2) C.pr.civ. care ar permite părţii prejudiciate să formuleze cale de atac împotriva considerentelor hotărârii, în afara motivelor de casare, prevăzute de art. 488 C.pr.civ.

Potrivit art. 461 alin. (2) C.proc.civ., partea ce a fost prejudiciată prin constatările de fapt reţinute prin considerentele hotărârii are posibilitatea formulării căii de atac împotriva acestor considerente, cu finalitatea înlăturării acestora si înlocuirea lor cu propriile considerente ale instanţei de control judiciar.

Astfel, prin considerentele deciziei nr. 222/A/2015, Curtea de Apel a reţinut faptul că recurenţii ar fi procedat cu rea-credinţă la înregistrarea mărcii KLEMSAN în România şi la nivel internaţional, aplicându-se, astfel, prevederile art. 48 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. Aceste considerente prin care s-a reţinut reaua-credinţă a recurenţilor la momentul înregistrării mărcii KLEMSAN trebuie înlăturate şi înlocuite cu propriile considerente ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie întrucât aceste constatări aduc prejudicii recurenţilor în raport de activităţile comerciale şi financiare întreprinse de către societatea pârâtă.

Interesul procesual al recurenţilor în promovarea căii de atac ce vizează înlocuirea considerentelor reţinute de Curtea de Apel Bucureşti este dat de prejudicierea activităţii economice a recurenţilor prin naşterea unei situaţii în care nu mai pot pretinde şi obţine recunoaşterea drepturilor materiale ce derivă din crearea si cultivarea unei pieţe a produselor Klemsan pe teritoriul României. Astfel, menţionează că formarea clientelei şi notorietatea mărcii Klemsan au avut loc datorită promovării acestei mărci de către societatea C. SRL, prin realizarea de către recurenţi a unei reţele de distribuţie şi promovare a produselor Klemsan, prin participare la târguri, expoziţii, prezentări de produse şi publicitate. Aşadar, prin toate aceste activităţi ce au fost desfăşurate în vederea promovării produselor Klemsan au adus beneficii financiare directe intimatei A., crescând vânzările şi profitul acesteia. Deşi recurenţii au depus eforturi în toţi aceşti ani de colaborare, eforturi ce au fost concretizate prin crearea unei pieţe notorii pe teritoriul României a produselor Klemsan, prin reţinerea relei-credinţe în considerentele deciziei civile, se aflăm în imposibilitatea recunoaşterii acestor eforturi, fiind, astfel, prejudiciate activităţile comerciale şi financiare ale societăţii C. SRL.

Aşa cum au menţionat şi prin recursul depus la data de 10.03.2016, între momentul înregistrării mărcii şi data înregistrării cererii de chemare în judecată sunt 7 ani, timp în care recurenţii nu am avut nicio intenţie de a prejudicia interesele intimatei, ci, din contră, toată activitatea lor a fost în sensul aducerii unor beneficii financiare intimatei, creând, totodată, notorietate produselor distribuite pe teritoriul României. Prin urmare, situaţia de fapt ce a fost reţinută de către instanţa de judecată în sensul constatării relei-credinţe a recurenţilor la momentul înregistrării mărcii Klemsan nu este conformă realităţii şi aduce grave prejudicii activităţii comerciale şi financiare ale recurenţilor, fiind puşi în situaţia în care drepturile şi eforturile depuse nu vor mai putea fi recunoscute şi valorificate.

Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

În jurisprudență au fost reținuți trei factori cumulativi care pot fi deosebit de relevanți pentru indicarea existenței relei-credințe la înregistrarea unei mărci: identitatea sau similaritatea între semne care poate genera confuzie, cunoașterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie, intenția neloială a celui care a înregistrat marca.

Existența în speță a primilor doi factori nu este contestată de către recurenți. Marca înregistrată în litigiu

este identică semnului folosit de reclamantă pentru a-și identifica produsele anterior înregistrării de către pârâți a mărcii a cărei nulitate se cere în cauză, reprezentând imaginea inversă din punct de vedere al culorilor folosite cu cea a mărcii reclamantei înregistrată de către reclamantă în Turcia, iar pârâții cunoșteau despre existența semnului utilizat de către reclamantă cu funcția de marcă, atâta timp cât distribuiau în România produsele reclamantei sub acest semn.

În ceea ce privește intenția neloială a celui care a înregistrat marca, acesta este un factor subiectiv care trebuie determinat prin raportare la circumstanțe obiective.

Așa cum se reține în doctrină, reaua-credință este un comportament care se îndepărtează de principiile recunoscute de conduită etică sau de uzanțele comerciale cinstite.

În jurisprudență s-a constatat că existența unor relații directe sau indirecte între părți anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii poate fi un indiciu de rea-credință din partea titularului mărcii. Înregistrarea semnului de către titularul mărcii în nume propriu poate fi considerată în asemenea cazuri, în funcție de împrejurări, o încălcare a uzanțelor comerciale cinstite.

Pentru a dovedi reaua-credință la înregistrarea unei mărci, contrar susținerilor recurenților, nu este necesar să se probeze intenția de a-l păgubi/frauda pe titularul mărcii și cu atât mai puțin producerea unei pagube efective acestuia. Ținând cont că se poate formula cerere de anulare a înregistrării unei mărci pentru rea-credință imediat după înregistrare, ar fi absurd să i se ceară reclamantului să facă dovada producerii unui prejudiciu ca urmare a înregistrării mărcii.

Este necesar să se probeze circumstanțele obiective existente la data înregistrării mărcii din care se deduce elementul subiectiv al intenției neloiale, element subiectiv care nu poate fi dovedit, de regulă, în mod direct, întrucât ține de voința internă a unei persoane.

Or, instanța de apel a reținut ca fiind dovedite prin probele administrate în cauză mai multe circumstanțe obiective din care a dedus existența elementului subiectiv al relei-credințe, și anume:

- pârâta are, încă de la înființare, calitatea de distribuitor al produselor reclamantei comercializate sub marca KLEMSAN. În această calitate, pârâta a cunoscut că un alt comerciant, reclamanta, este titulara mărcii KLEMSAN, din moment ce a comercializat produse sub această marcă, pe produsele comercializate și pe facturile de achiziție provenite de la reclamantă figurând marca în discuție, precum și semnul de atenționare că aceasta era înregistrată. Acest fapt a fost cunoscut și de pârât, acesta având calitatea de administrator al pârâtei;

- înființarea pârâtei cu numele comercial incluzând și elementul ”KLEMSAN” s-a făcut cu acordul reclamantei și tocmai pentru a promova și comercializa produsele acesteia;

- pârâții recunosc că nu produc, ci doar distribuie produsele KLEMSAN pe care le importă de la reclamantă;

- înregistrarea mărcii s-a făcut pentru produse din clasa a 9-a, în condițiile în care pârâții nu produc, ci doar distribuie produse sub semnul KLEMSAN, importate de la reclamantă;

- pârâta și-a exprimat nemulțumirea că reclamanta a înțeles să își desfacă produsele și prin intermediul altui comerciant - SC E. SRL.

Verificarea existenței relei-credințe a titularului mărcii a cărei anulare se cere se face în raport cu data depunerii cererii de înregistrare. Cu toate acestea, faptele și dovezile anterioare datei de depunere pot fi luate în considerare pentru a interpreta intenția titularului la data depunerii cererii de înregistrare, cum este acela că pârâta în speță era distribuitor al produselor reclamantei, purtând semnul identic mărcii în cauză, iar pârâtul administrator al acesteia, dar și cele ulterioare datei de depunere, în special atunci când trebuie să se stabilească dacă titularul a utilizat marca de la înregistrare.

Ar putea fi considerat un indiciu al intenției neloiale înregistrarea mărcii fără intenția de a o

utiliza (și/sau) în cazul în care se adeverește că unicul scop al titularului a fost împiedicarea intrării pe piață a unui terț.

Așa cum s-a reținut anterior, reaua-credință reprezintă un element subiectiv, intenția titularului mărcii supuse anulării neputându-se dovedi direct, ci aceasta trebuie dedusă din anumite circumstanțe obiective, astfel că este normal ca instanța să recurgă, în deducerea intenției, la presupunerea scopului pentru care a fost înregistrată marca. Nu este necesar ca obiectivul nelegitim să se și concretizeze pentru a se dispune anularea înregistrării mărcii pentru rea-credință.

Or, chiar și în recurs, recurenții au susținut că scopul urmărit la înregistrarea mărcii a fost acela de a-și securiza investiția financiară personală în a crea și dezvolta o piață relevantă pentru produsele Klemsan în România și că dacă se constată că au fost de rea-credință nu pot pretinde și obține recunoașterea drepturilor patrimoniale decurgând din aceasta.

Altfel spus, recurenții susțin că au înregistrat marca în cauză pentru a avea un avantaj în

negocierile cu reclamanta legat de activitatea lor de distribuire a produselor în România, situație confirmată de cele reținute de către instanța de apel, în sensul că pârâta și-a exprimat nemulțumirea că reclamanta a înțeles să îți desfacă produsele și prin intermediul altui comerciant.

Scopul înregistrării unei mărci este acela de a distinge propriile produse și servicii de cele ale concurenților. Or, în speță, pârâta era distribuitorul produselor comercializate de către reclamantă sub semnul înregistrat ulterior ca marcă de către pârât, administrator al pârâtei, iar pârâții nu au folosit marca pentru a identifica anumite produse ale lor, deși marca a fost înregistrată pentru produse din clasa 9 (aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric).

Astfel, nu este fondată susținerea recurenților că instanța de apel nu a motivat concluzia în sensul că scopul recurentei a fost acela de a împiedica reclamanta să aibă putere de decizie cu privire la distribuirea produselor în România și că în mod nelegal a folosit noțiuni condiționale/ipotetice, în sensul că pârâta ar avea posibilitatea de a bloca accesul intimatei la nivel de registre, mărci sau piață, fără să identifice acțiunile concrete care ar demonstra reaua-credință la înregistrarea mărcii. Aceste concluzii fac parte din elementul subiectiv al intenției neloiale dedus de către instanța de apel din circumstanțele obiective reținute din interpretarea probelor administrate, menționate anterior.

Recurenții au mai susținut în mod nefondat că în mod nelegal instanța de apel nu ar fi făcut distincția dintre înregistrarea fără drept și înregistrarea cu rea-credință. Instanța de apel a verificat îndeplinirea în cauză a condițiilor necesare pentru constatarea nulității înregistrării unei mărci solicitată cu rea-credință, care sunt diferite de cerințele care trebuie îndeplinite pentru a se anula înregistrarea unei mărci solicitată cu încălcarea drepturilor titularului unei mărci anterioare.

În jurisprudență au fost identificați mai mulți factori potențiali relevanți pentru a evalua reaua-credință, unii dintre ei menționați de către recurenți, dar faptul că aceia identificați de către recurenți nu se regăsesc în speță nu însemnă că pârâtul în cauză nu a fost de rea-credință la înregistrarea mărcii, atâta timp cât au fost dovedite circumstanțe obiective care au atras concluzia existenței intenției neloiale a acestuia la înregistrarea mărcii în cauză.

Contrar susținerilor recurenților, instanța de apel a analizat reaua-credință ”prin prisma relaţiilor dintre cei doi comercianţi şi în contextul evenimentelor pe fondul cărora s-a înregistrat marca a cărei anulare se cere”, așa cum rezultă din circumstanțele obiective reținute de către instanța de apel, menționate mai sus.

Faptul că reclamanta ar fi cunoscut despre înregistrarea mărcii în cauză în România de către pârâți (fapt, de altfel, nereținut ca fiind dovedit în cauză, atâta timp cât pe facturile de achiziție de către pârâtă a mărfurilor de la reclamantă figura marca acesteia înregistrată în Turcia, alături de numele său) și că nu ar fi acționat timp de șapte ani, nu este relevant pentru determinarea intenției pârâților la data înregistrării mărcii.

Utilizarea concomitentă a mărcilor pe o perioadă lungă de timp înainte de depunerea cererii de înregistrare, fără nicio încercare din partea solicitantului nulității - care avea cunoștință de utilizarea titularului mărcii - de a pune capăt acestei utilizări, ar putea fi un indiciu al faptului că titularul mărcii nu a acționat cu rea-credință, dar nu acesta este cazul în speță. Mai mult, sancțiunea decăderii pentru tolerarea folosirii mărcii nu se aplică în cazul înregistrării mărcii cu rea-credință.

Nu este fondată nici susținerea că hotărârea atacată ar conține motive contradictorii prin reținerea de către instanța de apel că ”în condiţiile anulării mărcii înregistrate de pârâtă, (...) nu există în prezent premisele unei concurenţe neloiale” și că denumirea KLEMSAN din numele comercial al pârâtei nu numai că nu prejudiciază interesele legitime ale reclamantei, dar chiar facilitează orientarea clientelei interesate de produsele KLEMSAN, prin care s-ar crea un dubiu determinat de constatarea relei-credinţe a recurenţilor pentru înregistrarea mărcii și apoi constatarea faptului că aceiaşi recurenţi au activat in interesul intimatei în toată această perioadă de timp.

Așa cum admit chiar recurenții, constatarea nulității înregistrării mărcii solicitată cu rea-credință reprezintă o problemă de drept distinctă de cea a folosirii denumirii Klemsan din numele comercial al pârâtei din perspectiva concurenței neloiale (societate care, de altfel, s-a înregistrat sub acest nume cu acordul reclamantei, în legătură directă cu calitatea de distribuitor al produselor acesteia), atâta timp cât numele comercial nu este folosit, de regulă, cu funcția de marcă. Buna-credință nu este o noțiune abstractă care se păstrează de-a lungul unei perioade de timp în favoarea unei anumite persoane, ci trebuie apreciată prin raportare la fiecare act al persoanei respective cu privire la care se pune problema nulității.

Faptul că înainte și după înregistrarea mărcii în cauză pârâta a acționat ca distribuitor al produselor reclamantei, deci și în interesul acesteia, nu este de natură să facă dovada bunei-credințe la înregistrarea mărcii identice cu cea sub care își comercializa reclamanta produsele, atâta timp cât nu s-a făcut dovada că înregistrarea mărcii în cauză s-a făcut cu acordul reclamantei, în temeiul existenței unei înțelegeri cu aceasta.

Mai mult, înregistrarea mărcii în România, și ulterior pe cale internațională, în baza Aranjamentului de la Madrid, nu era necesară pentru distribuirea produselor reclamantei de către pârâtă.

Faptul că reclamanta a avut beneficii (profit, cunoașterea produselor, etc.) din activitatea de distribuitor prestată de către pârâți, de asemenea, nu reprezintă un factor care să înlăture existența relei-credințe a pârâtului la înregistrarea mărcii, beneficiile fiind un rezultat firesc al acestei activități.

Gradul caracterului intrinsec sau dobândit de care se bucură semnul solicitantului declarării nulității și

semnul titularului sau gradul de cunoaștere a mărcii/semnului reclamantului pe piață, la care se face trimitere în finalul motivelor de recurs reprezintă doar un factor potențial pentru a evalua existența relei-credințe iar nu un factor obligatoriu a cărei inexistența ar înlătura reaua-credință.

În speță, altele au fost circumstanțele reținute care au dus la constarea existenței relei-credințe a pârâtului la înregistrarea mărcii în cauză.

În consecință, în mod corect au reținut instanțele că înregistrarea mărcii în cauză a fost efectuată cu încălcarea principiilor recunoscute de conduită etică și a uzanțelor comerciale cinstite, deci cu rea-credință.

Motivele prin care se solicită modificarea considerentelor în sensul înlăturării celor în care se reține reaua credință sunt direct legate de motivele de recurs ce țin de casarea hotărârii, atâta timp cât nu se poate concepe ideea înlăturării acestor considerente și în același timp menținerea soluției de constatare a nulității înregistrării mărcii solicitată cu rea-credință.

Or, atâta timp cât au fost constatate nefondate motivele de recurs ce vizau soluția de constatare a

nulității mărcii pentru înregistrarea cu rea-credință, această soluție implică și constarea ca nefondată a cererii de înlocuire a considerentelor ce privesc reaua-credință.

În consecință, în temeiul art.496 alin.(1) raportat la art.488 alin.(1) pct.6, 8 și art.461 alin.(2) și art.494 raportat la art.477 C.pr.civ., Înalta Curte a respins, ca nefondat, recursul declarat de pârâţi.