Limits of protection for bidimensional figurative trademarks: exclusion of product shape and public domain descriptive elements from exclusive rights

Marcă figurativă bidimensională. Obiectul protecției. Invocarea dreptului exclusiv de folosință asupra formei produsului. Acțiune în contrafacere. Comercializarea unor produse similare cu cele a căror imagine este protejată prin marcă. Limitele de protecție în cazul în care marca conține elemente descriptive care sunt în domeniul public.

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuală. Marcă.

Index alfabetic : contrafacere

-marcă figurativă bidimensională

-marcă tridimensională

-certificat de înregistrare

-similaritatea produselor

Legea nr. 84/1998, art. 3, art. 5 lit. e, art. 10, art. 35

Notă : Legea nr. 84/1998 a fost avută în vedere în forma în vigoare la data învestirii instanței cu cererea de chemare în judecată [dispozițiile art. 3, art. 5, art. 10, art. 35 – la care se face referire în cuprinsul deciziei - au fost modificate și/sau completate prin art. I din Legea nr. 66/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 226 din 9 aprilie 2010]

În cazul acțiunii în contrafacere a unei mărci figurative bidimensionale, prin care se pretinde comercializarea unor produse cu formă identică/similară cu cea pretins a fi protejată prin marcă, trebuie stabilit, în primul rând, domeniul de protecție juridică, așa cum acesta rezultă din certificatul de înregistrare a mărcii. Or, în condițiile în care din extrasul de pe site-ul WIPO referitor la înregistrarea mărcii rezultă că aceasta constă din reprezentarea grafică a unui obiect rotund, cu un înveliș de fulgi de nucă de cocos, având culori revendicate alb, alb-gălbui (crem), roz și bej, înregistrată pentru produse și servicii din clasa 30 (patiserie și cofetărie, produse din ciocolată, înghețată), nefiind menționat faptul că marca ar fi tridimensională, rezultă că semnul înregistrat ca marcă constă într-un element figurativ destinat a fi aplicat pe produs sau pe ambalaje, iar nu în forma produsului.

Ca atare, reclamanta nu poate susține că din această înregistrare rezultă că deține drepturi exclusive de folosință asupra mărcii reprezentând o formă precis individualizată de pralină, astfel cum aceasta ar fi reprezentată grafic, și anume pralină de formă sferică cu glazură albă și înveliș din nucă de cocos. În acest caz, marca, fiind figurativă, rezidă în imaginea/fotografia/reprezentarea grafică a unui obiect, întrucât doar mărcile tridimensionale sunt reprezentate de aspectul real/fizic al produsului sau al ambalajului. În situația în care s-ar fi intenționat înregistrarea ca marcă a formei produsului (a unei anumite praline pe care reclamanta o comercializa) sau a ambalajului, era necesar să se fi menționat în cererea de înregistrare că marca este tridimensională, obligație expres prevăzută atât în Regulamentul comun al Aranjamentului de la Madrid dar și în conținutul Legii nr.84/1998, tocmai pentru a rezulta cu claritate ceea ce este protejat prin înregistrare.

Pentru a stabili limitele de protecție date prin înregistrare este necesar să se determine în ce a constat distinctivitatea intrinsecă a mărcii, prin raportare la faptul dacă are în componență elemente descriptive care sunt în domeniul public și nu pot fi apropriate, în funcție de care se stabilesc elementele de distinctivitate, care pot determina ulterior și gradul de distinctivitate dobândită, întrucât cunoașterea mărcii pe piață este influențată de elementele distinctive, datorită particularității acestora mărcile putând fi memorate de către consumator.

În practica obișnuită în comerțul cu dulciuri, praline în special, forma sferică pentru praline, ca și pentru bomboane în general reprezintă o formă banală, clasică, una dintre formele geometrice de bază și una dintre formele care vin în mod natural în mintea consumatorului pentru acest gen de produse. De altfel, forma sferică inclusiv pentru praline în sens larg a fost chiar de la început în industria produselor de cofetărie cel mai ușor de obținut manual, fiind caracteristică tocmai din acest motiv acestui tip de produse, ca și acoperirea cu diverse învelișuri prin rostogolirea acestor produse de formă sferică prin felurite semințe, fructe uscate sau ciocolată, fărâmițate.

De asemenea, aspectul alb al pralinei, dat de glazura folosită, este clasic, această culoare fiind folosită și de alți comercianți. Referitor la opțiunea reclamantei pentru învelișul de fulgi de cocos, se poate observa că fulgii de cocos au o formă care se găsește în comerț în mod obișnuit, fiind la îndemâna oricărui operator economic să îi utilizeze. Ca atare, nici despre această opțiune nu se poate susține că este specifică produsului reprezentat în imaginea înregistrată ca marcă, de natură a genera o particularitate susceptibilă de a indica originea produsului în cauză.

În consecință, nu se poate reține că forma sferică a pralinei ar fi inclusă în sfera protecției, aceasta fiind un element care ține de natura produsului, ca și învelișul de fulgi de cocos al căror aspect nu se desprinde de normal, astfel că această formă se află în domeniul public, neputând fi apropriată prin înregistrarea unei mărci.

Secția I civilă, decizia nr. 1231 din 31 mai 2016

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 06.07.2009, reclamanta A. SA a solicitat instanţei de judecată să oblige pârâta SC B. SRL să înceteze de îndată orice act de comerţ, precum importul, comercializarea şi distribuţia în România a produselor Lumar, care îi încalcă reclamantei drepturile de proprietate intelectuală conferite de mărcile nr. 729178/18.01.2000 şi nr. 798984/20.02.2003, cu cheltuieli de judecată.

Reclamanta şi-a precizat cererea la data de 25.01.2010, în sensul că solicită obligarea pârâtei să înceteze de îndată importul, vânzarea, distribuţia, publicitatea şi orice alt act comercial privind produsele dulciuri din clasa 30, care poartă semne identice sau similare cu mărcile sale înregistrate nr. 7291 78/18.01.2000 şi 798984/20.02.2003.

În motivarea cererii s-au arătat în esență următoarele.

Reclamanta deţine drepturi exclusive de proprietate intelectuală, reprezentate de marca internaţională nr. 729178/18.01.2000 şi marca internaţională nr. 798984/20.02.2003. Pârâta S.C. B. S.R.L. desfăşoară activitatea pe piaţa românească prin importul, distribuirea şi vânzarea dulciurilor, printre care se număra şi produsele Lumar, care reproduc pe ambalajele lor elemente grafice ce încalcă în mod vădit drepturile reclamantei de proprietate intelectuală. Pralinele comercializate de pârâtă au acelaşi aspect şi aceeaşi formă cu pralinele Raffaello, protejate de mărcile reclamantei, în ambele cazuri fiind vorba de aceleaşi praline rotunde acoperite cu fulgi de cocos, praline ce sunt reprezentate şi pe ambalajul produselor.

În drept, conform art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice titularul mărcii are drepturi exclusive, fiind sancţionate actele de încălcare a mărcii ca fapte ilicite, aşa cum este cazul în speţă, în care folosirea unui însemn similar, dată fiind asemănarea cu marca, produce în percepţia publicului un risc de confuzie care include şi riscul de asociere (alin.2, lit. b). Importul şi, ulterior, comercializarea de către pârâtă a unor produse purtând semne similare cu mărcile reclamantei reprezintă acte de contrafacere, fiind îndeplinite condiţiile legii. Astfel, în primul rând există similaritatea însemnelor pârâtei cu mărcile reclamantei, deoarece pârâta comercializează produse având aceeaşi forma şi aspect cu mărcile reclamantei. În doctrină şi în jurisprudenţă s-a stabilit cu valoare de principiu faptul că, pentru a determina similaritatea între o marcă şi un însemn, se iau în considerare atât impresia de ansamblu lăsată consumatorilor, cât şi analiza tuturor factorilor relevanţi şi a modului în care aceştia interacţionează între ei, stabilindu-se de asemenea faptul că se analizează asemănările şi nu diferenţele, iar în cazul în care acestea, combinate, dau o imagine globală similară, atunci există similaritate între marca şi însemnul folosit de celălalt comerciant. Se are în vedere şi faptul că un consumator obişnuit nu reţine detaliile, ci însemnul în ansamblu, iar în cazul mărcilor figurative se ţine seama de totalitatea elementelor care compun marca.

Referitor la marca nr. 798984/20.02.2003, a arătat reclamanta, pralinele Raffaello au o formă sferică, cu o glazură albă şi franjuri de cocos, formă protejată şi înregistrată ca marcă, aceasta fiind reprezentată grafic şi pe cutia de ambalaj a pralinelor, pe toate feţele laterale ale acesteia. Pralinele Lumar sunt tot sferice, au aceeaşi culoare albă, chiar dacă într-o nuanţă uşor diferită, aceeaşi suprafaţă acoperită cu franjuri de cocos, specifică pralinelor Raffaello. De asemenea, însemne similare cu mărcile reclamantei sunt redate şi pe ambalajul cutiei în care sunt comercializate, având aceeaşi nuanţă de alb.

Referitor la marca nr. 729178/18.01.2000, folosită pentru produsul Raffaello, aceasta este compusă din pralina descrisă mai sus, care este învelită într-un ambalaj transparent pe care se regăseşte un şerveţel de formă ovală, în interiorul căruia se află înscrisă denumirea produsului şi o panglică roşie. Aceeaşi descriere se potriveşte şi însemnelor folosite de pârâtă prin comercializarea pralinelor Lumar, anume pralina învelită într-un ambalaj transparent, pe care este reprezentată grafic aceeaşi formă ovală, denumirea produsului şi aceeaşi panglică roşie, ca pe ambalajul reclamantei.

Reclamanta a arătat că se poate vorbi şi de o similaritate conceptuală între mărcile sale şi însemnele pârâtei, deoarece atât mărcile cât şi însemnele redau prin combinaţie de culori şi prin detalii grafice aceeaşi idee privind consistenţa şi fineţea dulciurilor oferite consumatorilor. Similaritatea conceptuală este realizată prin copierea servilă a elementelor grafice (pralina învelită în cocos, panglică roşie), precum şi prin poziţionarea acestor detalii în ansamblul imaginii. Referitor la condiţia identităţii produselor, reclamanta a arătat că mărcile sale sunt înregistrate pentru produsele din clasa 30, iar pârâta foloseşte însemne similare pentru produse din aceeaşi clasă, ceea ce determină existenţa unui risc de confuzie pentru un consumator obişnuit.

În fine, reclamanta a susţinut că mărcile sale au un grad de distinctivitate inerentă ridicată, având aptitudinea intrinsecă de a identifica produsele pentru care sunt folosite, ca provenind de la o anumită întreprindere şi de a le deosebi de cele ale altui comerciant, iar consumatorul asociază în mod automat mărcile reclamantei cu produsul Raffaello şi cu originea comercială a acestuia. Similaritatea dintre mărci şi însemne şi identitatea produselor induce un risc de confuzie, incluzând si riscul de asociere între produsele reclamantei şi cele comercializate de pârâtă, deoarece mărcile reclamantei sunt mărci notorii şi se află pe piaţă de o perioadă îndelungată de timp, fiind bine cunoscute printre consumatori. Aceştia asociază în mod automat forma rotundă învelită cu fulgi de cocos cu produsele Raffaello, iar vânzarea pralinelor Lumar având aceeaşi forma cu pralinele Raffaello creează impresia că există o legătură, fie între produsele Raffaello şi Lumar, în sensul că aparţin aceluiaşi producător, fie între reclamantă şi pârâtă, fapt care este în avantajul pârâtei, date fiind poziţia superioară, de lider mondial şi naţional, deţinută de reclamantă în domeniu, dar produce prejudicii reclamantei.

Produsele care fac parte din categoria celor de larg consum, cum este şi cazul dulciurilor, fiind destinate consumatorilor obişnuiţi, se adresează unui public mai uşor de indus in eroare, iar gradul de atenţie al acestui tip de consumatori nu este unul ridicat, dat fiind faptul ca este vorba în cazul de faţă de produse cumpărate frecvent în viaţa de zi cu zi. Aceste relaţii greşite care se creează în mintea consumatorilor aduc prejudicii însemnate reclamantei, marca sa nemaiputând să îşi exercite o funcţie esenţială, de a distinge produsele şi serviciile unui comerciant de cele ale altui comerciant.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispozițiile art.35 din Legea nr. 84/1998.

Prin sentinţa civilă nr.1800 din 23.11.2010, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă a respins ca neîntemeiată cererea reclamantei şi a luat act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanta şi pârâta.

Prin decizia civilă nr.205/A din 12.07.2011, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă

pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei tribunalului, a admis apelul declarat de pârâtă împotriva aceleiaşi sentinţe, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că a obligat reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 39.804,75 lei reprezentând cheltuieli de judecată şi a menţinut sentinţa pentru rest.

Prin decizia civilă nr.3089 din 04.06.2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă a admis recursul declarat de reclamantă împotriva deciziei civile nr.205/A/2011, pe care a casat-o, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare la instanţa de apel.

În motivarea deciziei de casare s-au reținut în esență următoarele.

Recurenta este deţinătoarea mărcilor nr.729178/18.01.2000, ce reprezintă o pralină învelită într-un ambalaj pe care este desenată o panglică de culoare roşie şi un şerveţel dantelat pe care este înscris numele produsului şi nr.798984/20.02.2003 ce reprezintă o pralină acoperită cu fulgi de cocos.

Prin recurs se invocă nelegalitatea deciziei cu referire la jurisprudenţa C.J.U.E în aprecierea distinctivităţii, jurisprudenţă obligatorie pentru statele membre ale Uniunii Europene. Într-adevăr, interpretarea dată de C.J.U.E. este obligatorie pentru statele membre ale Uniunii Europene, de la data aderării şi pentru mărcile înregistrate ulterior aderării. În cauză se discută distinctivitatea unor mărci înregistrate anterior aderării: marca combinată 729178 este înregistrată în anul 2000, iar marca figurativă 798984 este înregistrată în anul 2003. Drept urmare, se aplică legea naţională, anume art.5 alin.(2) coroborat cu alin.(1) lit.b) – d) din Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. Legea română nu aplică decât parţial teoria dobândirii caracterului distinctiv prin folosinţă, prevăzând posibilitatea dobândirii caracterului distinctiv înainte de înregistrare, nu şi după înregistrare. Drept urmare critica vizând încălcarea jurisprudenţei C.J.U.E cu privire la aprecierea distinctivităţii şi după data depunerii cererii de înregistrare sau după data înregistrării, invocată de recurentă, este nefondată.

Forma produsului poate fi protejată însă cu anumite condiţii prevăzute expres de art.5 lit. e) din legea mărcilor. Astfel, potrivit art.5 lit. e) sunt refuzate la înregistrarea şi pot fi declarate nule, dacă sunt înregistrare mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau alte caracteristici. Or, în cauză, marca 79894 nu este constituită exclusiv din forma produsului-bomboană ci este vorba de o pralină acoperită cu fulgi de cocos. Deşi instanţa analizează distinctivitatea formei, nu a analizat marca sub aspectul ei exterior, câtă vreme este vorba de un înveliş în fulgi de cocos.

Caracterul distinctiv al mărcii nu rezultă din semnul în sine, ci din perceperea lui ca atare de către public, existând o relaţie trilaterală semn-produs-public. Semnul este distinctiv pentru bunurile la care este aplicat atunci când este recunoscut de cei cărora le este adresat ca identificând bunurile dintr-o anumită sursă comercială sau poate fi recunoscut ca atare. Este deci necesar ca, văzând semnul, publicul vizat să atribuie produsul sau serviciul respectiv unei întreprinderi determinate. Dacă semnele pot fi percepute de publicul vizat ca identificând şi diferenţiind bunurile produse de reclamantă de bunurile altor producători, care fac parte din aceeaşi categorie şi care sunt identificate prin acelaşi semn. Drept urmare, instanţa trebuia să cerceteze marca prin raportare la criticile privind contrafacerea produselor şi a modului de folosire a mărcii reclamantei.

Cât priveşte marca tridimensională 729178 (ambalaj prin care se vede o pralină), instanţa de apel nu a mai făcut analiza din perspectiva contrafacerii, susţinută de reclamantă, respectiv de a analiza marca reclamantei în ansamblul ei, ci s-a limitat la analiza mărcii pârâtei.

Din cele expuse, rezultă că instanţa de apel nu a analizat toate motivele de apel invocate de reclamantă, ceea ce semnifică că situaţia de fapt nu a fost pe deplin stabilită. Cum Înalta Curte, potrivit dispoziţiilor art.314 C.proc.civ., hotărăște asupra fondului pricinii numai în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite, recursul a fost admis iar cauza trimisă spre rejudecare aceleiaşi curţi de apel.

În rejudecare, prin decizia nr. 463/A din 19.11.2014, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei civile nr.1800/2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti; a schimbat în parte sentinţa apelată în sensul că s-a admis, în parte, acţiunea; a fost obligată pârâta să înceteze de îndată orice act de comerţ, precum importul, comercializarea sau distribuţia în România a produselor LUMAR care încalcă drepturile reclamantei izvorâte din MI nr.798984 din 20.02.2003 ce reprezintă o pralină acoperită cu fulgi de nucă de cocos. S-a respins în rest acţiunea şi, ca nefondat, apelul declarat de pârâtă împotriva aceleiaşi sentinţe. A fost obligată apelanta-pârâtă să plătească apelantei-reclamante suma de 60.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în toate fazele procesuale desfăşurate.

În motivarea deciziei s-au reținut următoarele.

1. Apelul reclamantei A. SA

Prima chestiune invocată prin cererea de apel a fost omisiunea primei instanţe de a aprecia cu privire la distinctivitatea mărcii figurative bidimensionale nr.798984/20.02.2003 dobândită prin folosirea îndelungată şi susţinută a semnului înregistrat. Instanţa de recurs a înlăturat această critică a recurentei reclamante, statuând în sensul că, de vreme ce mărcile internaţionale în discuţie sunt înregistrate anterior aderării României la Uniunea Europeană, instanţa naţională nu este ţinută a face aplicarea principiilor ce rezultă din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la distinctivitatea dobândită prin folosire ulterior înregistrării, legea română reglementând exclusiv posibilitatea de a obţine distinctivitate prin folosire anterior înregistrării, în condiţiile art.5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998. În concluzia acestei statuări, în aplicarea prevederilor art.315 C.proc.civ., văzând şi împrejurarea că sub aspectul arătat Înalta Curte a considerat nefondat recursul reclamantei, curtea de apel a constatat că nu îi este permis a aprecia asupra chestiunii efectelor juridice ale distinctivităţii dobândite ca efect al folosirii.

În schimb, a apreciat curtea de apel că Înalta Curte a reţinut în acelaşi timp că se impune analiza caracterului distinctiv al mărcii în contextul perceperii semnului de către public în relaţie cu produsul căruia îi este asociat, astfel încât chestiunea a fost analizată în continuare, odată cu critica referitoare la efectele înregistrării mărcii şi la existenţa conflictului cu semnul utilizat de pârâtă.

Cea de-a doua critică formulată de reclamantă priveşte argumentul instanţei în sensul că lipsa distinctivităţii lasă fără protecţie marca, apelanta A. apreciind că un atare raţionament nu era permis tribunalului, în lipsa unei cereri reconvenţionale de anulare a mărcilor de care aceasta s-a prevalat. Această susţinere a fost apreciată ca fiind fondată, curtea de apel constatând pe de-o parte că, în lipsa unei cereri de anulare, marca internaţională figurativă bidimensională nr. 798984/20.02.2003 este prezumată a fi valabil înregistrată, ceea ce implică şi prezumţia gradului de distinctivitate necesar înregistrării, iar pe de altă parte că o cerere de anulare nu a fost formulată în cauză. Corect a reţinut însă prima instanţă susţinerea pârâtei în sensul că o apărare privind caracterul slab distinctiv al mărcii influenţează gradul de protecţie de care aceasta se bucură şi implicit şi modul de evaluare a riscului de confuzie în cadrul unui presupus conflict cu un semn folosit de un terţ.

În prealabil evaluării conflictului cu care a fost învestită, este necesară lămurirea întinderii efectelor înregistrării bidimensionale de care s-a prevalat reclamanta. Cu ocazia rejudecării părţile au adus în discuţie chestiunea obiectului protecţiei de care beneficiază marca bidimensională nr.798984/2003, părând a fi în dispută existenţa unor dezlegări ale instanţei de recurs cu privire la acest aspect. Apelanta-reclamantă a susţinut (inclusiv prin cererea de apel) că această marcă protejează forma rotundă a pralinei Rafaello, în timp ce apelanta-pârâtă a contestat o atare împrejurare, arătând în esenţă că art.5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 se opune acordării protecţiei pentru forma produsului.

Curtea de apel a observat, în primul rând, că Înalta Curte a indicat spre analiză cerinţele impuse de art.5 alin. (1) lit. e) din lege pentru recunoaşterea protecţiei formei produsului. În al doilea rând, s-a statuat în decizia de casare că marca nr.798984 nu este constituită exclusiv din forma produsului – bomboană, ci este constituită dintr-o bomboană pralină acoperită cu fulgi de cocos. În privinţa primei observaţii a instanţei de recurs, s-a constatat că art.5 alin. (1) lit. e) din lege exclude de la protecţie forma produsului care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului. Or, forma sferică (sau rotundă, în limbaj bidimensional) pentru o bomboană pralină nu este impusă de natura produsului, nici nu este necesară obţinerii unui rezultat tehnic şi nici nu dă valoare substanţială produsului, în sensul normei legale analizate. Pentru a ajunge la această concluzie, curtea de apel a observat că, deşi este posibil ca forma rotundă (sau sferică) să fie o opţiune des întâlnită a producătorilor de bomboane (dulciuri), pe piaţă sunt frecvente şi bomboane (inclusiv praline) de alte forme (paralipipedice, conice, tronconice sau alte forme ce nu urmează forme geometrice consacrate) şi care pot primi diverse învelişuri, forma bomboanei din marca reclamantei nefiind una necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic (spre exemplu pentru a realiza umplutura sau învelişul din fulgi de cocos). În mod evident, faţă de argumentele expuse, forma bomboanei Rafaello nu este impusă nici de natura produsului şi nici nu dă valoare substanţială acestuia.

Curtea de apel a mai reţinut şi argumentul reclamantei apreciat ca fiind susţinut de jurisprudenţa Tribunalului de primă instanţă al Uniunii Europene invocată în cererea de apel, cauza T-194/01, în sensul că nu există o diferenţă de regim juridic între marca bidimensională şi cea tridimensională, ci doar de modalitate de reprezentare a elementelor protejate prin înregistrare. De aceea, în coordonatele apreciate ca fiind fixate de instanţa supremă, curtea de apel a reţinut pe de-o parte că marca bidimensională nr.798984 nu protejează exclusiv forma (statuându-se, cum s-a subliniat, că este o bomboană pralină învelită în fulgi de cocos), distinctivitatea sa rezultând din ansamblul elementelor protejate, iar pe de altă parte că forma rotundă sau sferică este de asemenea un element inclus în sfera protecţiei, deoarece nu se încadrează în dispozițiile art.5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.

Faţă de aceste constatări, curtea de apel a observat că pârâta comercializează sub denumirea Lumar bomboane praline de formă rotundă îmbrăcate în fulgi de cocos, cu înfăţişare identică cu cea reprezentată în marca reclamantei nr.798984, după cum rezultă din dovezile aflate la dosarul de fond, administrate de însăşi pârâta. În prezenţa identităţii semnelor şi a identităţii de produse pentru care semnul este folosit, respectiv înregistrat (anume produse din clasa 30, produse de patiserie şi dulciuri), prevederile art.35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data sesizării instanţei, 30.07.2009) prezumă existenţa riscului de confuzie, scutind astfel titularul mărcii de a face o atare dovadă. De aceea, curtea de apel a constatat că în cauză, contrar susţinerilor primei instanţe, cererea întemeiată pe drepturile exclusive rezultând din înregistrarea mărcii internaţionale nr.798984 este fondată şi se impunea admiterea sa în consecinţă.

Au fost înlăturate argumentele pârâtei (însuşite de tribunal) în sensul că distinctivitatea scăzută a mărcii reclamantei duce la respingerea solicitării sale de recunoaştere a protecţiei. Curtea de apel a considerat relevantă în acest sens împrejurarea că semnul utilizat de pârâtă este identic cu cel protejat şi nu similar; în această ultimă ipoteză s-ar fi putut reţine cu uşurinţă că existenţa unei legături slabe semn protejat-produs în percepţia consumatorului ar fi împiedicat ca acesta din urmă să considere că un alt semn, similar, provine de la acelaşi producător. În schimb, pentru ipoteza identităţii între semne, curtea de apel a considerat că a reţine argumentul pârâtei ar echivala cu lipsirea totală de protecţie a semnului reclamantei, ceea ce nu poate fi conceput, în condiţiile în care, cum s-a subliniat, valabilitatea înregistrării de care aceasta se prevalează este prezumată până la proba contrară.

Argumentând lipsa de similaritate şi de identitate între produse, pârâta a susţinut că fiecare producător deţine o reţetă pentru fabricarea pralinelor, adesea secretă, care dă gust diferit fiecăreia, însă curtea reţine că în cauză conţinutul interior al pralinei şi gustul acesteia nu sunt relevante deoarece nu fac obiectul protecţiei, esenţială fiind reprezentarea exterioară a produsului, care este tot o pralină, ca şi produsul pentru care marca reclamantei justifică protecţie. Pârâta a mai susţinut că nu există risc de confuzie incluzând riscul de asociere, deoarece consumatorul este suficient de informat şi atent; un alt argument a fost folosirea unor ambalaje diferite de cele utilizate de reclamantă pentru pralinele în discuţie. Curtea de apel a reţinut, pe de-o parte, cele mai sus subliniate cu privire la prezumarea prin lege a riscului de confuzie în cazul identităţii de semne şi de produse, iar pe de altă parte a constatat, în privinţa ambalajelor, că dacă acestea permit consumatorului a percepe produsul (pralina) cu înfăţişarea protejată (cum este cazul cutiilor folosite de pârâtă, acoperite cu celofan transparent), este indiferent care este modalitatea de ambalare pentru existenţa încălcării. În plus, curtea de apel a observat că şi aplicarea semnului ce reproduce bomboana produsă de pârâtă, identic cu marca reclamantei, pe ambalajele propriilor produse, constituie act de încălcare a dreptului exclusiv al reclamantei rezultat din înregistrarea mărcii nr.798984/2003.

Au fost apreciate ca fiind relevante și dovezile administrate de reclamantă cu privire la percepţia publicului asupra semnului său, ce rezultă din studiul depus la dosarul de fond. Astfel, un procent de 64% dintre respondenţii de pe teritoriul României au recunoscut spontan semnul bomboanei rotunde învelită în fulgi de cocos, 50,3% dintre respondenţi identificând produsul ce poartă acest semn ca „purtând” marca Rafaello, în această analiză Rafaello fiind denumirea sub care bomboana în discuţie este comercializată şi făcând deci legătura dintre produs şi semn. La filele 424 şi următoarele au fost depuse studii efectuate în alte ţări din Europa, care atestă că o parte semnificativă a persoanelor intervievate recunosc bomboana învelită în fulgi de cocos şi o atribuie denumirii Rafaello. În aceste condiţii, curtea de apel a reţinut că în percepţia publicului, semnul protejat este asociat produsului reclamantei, rezultând că folosirea semnului identic pentru produse identice de către pârâtă este de natură a aduce atingere dreptului exclusiv al reclamantei asupra mărcii.

Curtea de apel a înlăturat şi apărarea pârâtei în sensul că acordarea protecţiei mărcii bidimensionale în condiţiile cerute de reclamantă ar echivala cu recunoaşterea protecţiei formei specifice unei mărci tridimensionale, având în vedere argumentul, sprijinit de considerentele instanţei de recurs, că protecţia nu poartă exclusiv asupra formei produsului în sine, ci a ansamblului reprodus în cadrul mărcii figurative, şi anume bomboana rotundă de culoare albă învelită în fulgi de cocos.

În privinţa mărcii internaţionale figurative tridimensionale nr.729178/2000 (înregistrată pentru clasa 30, inclusiv praline), apelanta s-a rezumat la a critica hotărârea primei instanţe susţinând că pârâta a încălcat şi această marcă, iar tribunalul nu a analizat acest aspect. Curtea de apel a reţinut că prima instanţă a constatat că, în prezenţa înregistrărilor de care se prevalează pârâta (marca internaţională combinată nr.919523 pentru clasa 30, marca verbală internaţională LUMAR nr.891120/2005 pentru clasa 30 şi marca internaţională verbală LUMARKI nr.899495/2005 pentru clasa 30), nu se poate reţine săvârşirea actelor de contrafacere de către pârâtă, deoarece aceasta justifică folosirea semnelor prin înregistrările amintite. Este adevărat că prima instanţă nu a procedat la analiza comparativă a semnului folosit de pârâtă cu privire la care s-a susţinut că ar intra în conflict cu marca internaţională tridimensională nr.729178/2000 a reclamantei, însă curtea de apel a constatat că analiza în discuţie, realizată în apel, conduce la aceeaşi concluzie, a netemeiniciei acţiunii întemeiată pe această înregistrare. Astfel, pe de-o parte este relevantă împrejurarea că ambalajele produselor pârâtei, pungi pentru bomboane, cutii pentru bomboane sau alte dulciuri din clasa 30 şi ambalaje individuale ale pralinelor) poartă întocmai semnul protejat prin marca internaţională nr.919523, reprezentat de o imagine a unei case pe un câmp de culoare galbenă cu copaci de culoare verde în fundal, imagine înconjurată de o bandă de culoare roşie pe care, în partea superioară, este scris cuvântul LUMAR şi cu caractere mici SLODKIE SZALENSTWO, iar pe partea inferioară este scris HIGH QUALITY.

Pe de altă parte, protecţia asigurată reclamantei prin înregistrarea tridimensională priveşte pralina ambalată în celofan transparent, cu margini albe decorate cu auriu, pe care este aplicată o panglică roşie cu dungi aurii, iar în mijlocul acesteia este desenat un oval alb cu auriu pe care este inscripţionat cuvântul Rafaello. Comparând aceste reprezentări din punct de vedere vizual, curtea de apel a observat că gradul de similaritate este foarte scăzut, astfel încât nu se poate reţine existenţa riscului de confuzie. Singurul element comun este banda de culoare roşie, care înconjoară elementul figurativ de pe ambalajele pârâtei, respectiv traversează ambalajul din marca tridimensională, însă această asemănare nu este suficientă. Din punct de vedere conceptual, astfel cum s-a descris, semnul folosit de pârâtă reproduce imaginea unei case şi a unui câmp de culoare galbenă, înconjurate de o bandă roşie, în timp ce marca tridimensională a reclamantei cuprinde bomboana ambalată cu stilizarea unor elemente cum sunt un şerveţel brodat cu auriu sau o panglică roşie.

A susţinut apelanta-reclamantă că elementul dominant al mărcii tridimensionale este bomboana glazurată cu fulgi de cocos, reluat întocmai în forma produselor ambalate ale pârâtei. Or, curtea de apel a reţinut în cele ce preced că folosirea semnului protejat în forma bomboanei glazurate de către pârâtă reprezintă o încălcare a celeilalte mărci de care reclamanta se prevalează în cauză. Totodată, a apreciat curtea de apel că, deşi se poate afirma că bomboana glazurată este un element important şi al mărcii tridimensionale, protecţia poartă asupra ansamblului înregistrat, care este mult mai complex (chiar dacă bomboana este vizibilă) şi faţă de care nu se poate reţine încălcarea.

În consecinţă, deoarece pârâta foloseşte semnul pentru care justifică protecţie, iar similaritatea acestuia cu marca reclamantei este foarte scăzută, cererea este neîntemeiată. În aceste coordonate, în limitele criticilor formulate prin apel, curtea de apel a observat că în mod corect a respins prima instanţă acţiunea cu referire la marca tridimensională nr.729178/2000, chiar dacă argumentele tribunalului, corecte, sunt completate de instanţa de apel.

În ceea ce priveşte hotărârile judecătoreşti ale altor instanţe naţionale din Europa, care privesc litigii născute din încălcarea dreptului reclamantei asupra mărcilor sale, curtea observă că ele au valoarea dată în sistemul român de drept jurisprudenţei, chestiunile acolo dezlegate nu ţin instanţa şi pot servi exclusiv la o mai bună apreciere asupra întinderii drepturilor părţilor prin argumentele dezvoltate acolo de părţi ori prin considerentele reţinute de instanţe, însă sub aspectul existenţei încălcării ele sunt lipsite de relevanţă, cât timp situaţia de fapt din fiecare cauză este distinctă şi numai instanţa învestită cu respectiva pretenţie de contrafacere poate aprecia asupra sa.

2. Apelul pârâtei B. SRL.

Calea de atac declarată de pârâtă privea greşita soluţionare de către prima instanţă a cererii accesorii a pârâtei privind plata cheltuielilor efectuate cu procesul. Or, prin prisma admiterii apelului reclamantei şi al schimbării hotărârii cu efectul admiterii în parte a acţiunii reclamantei, devine neîntemeiată cererea pârâtei privind plata cheltuielilor de judecată, pârâta căzând în pretenţii în sensul art.274 C.proc.civ. Soluţionând cererea accesorie a reclamantei privind plata cheltuielilor de judecată, a făcut aplicarea prevederilor art.276 C.proc.civ., constatând că pretenţiile reclamantei au fost admise numai în parte.

Împotriva acestei decizii şi a tuturor încheierilor de şedinţă pronunţate de către Curtea de Apel Bucureşti în rejudecare a declarat recurs pârâta, solicitând admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi, modificarea deciziei civile nr. 463/A/2014 în sensul respingerii în totalitate a apelului formulat de A. şi, pe cale de consecinţă, menţinerea în tot a sentinţei Tribunalului Bucureşti în sensul respingerii acţiunii A. ca neîntemeiată, obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu atât în etapa recursului, cât și în etapele anterioare.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit în esență că marca 798984 reprezentând pralina Raffaello nu reprezintă reproducerea bidimensională a unei simple forme rotunde, ci aceasta reprezintă redarea unei forme rotunde având un anumit element specific, și anume învelișul din fulgi de cocos. Astfel este necesar să se determine dacă reprezentarea bidimensională a unui înveliș de fulgi de cocos prezintă și comportă o distinctivitate intrinsecă și suficientă, astfel încât să reprezinte un temei al admiterii acțiunii în contrafacere.

Instanţa de apel a interpretat în mod greşit actul juridic dedus judecăţii, schimbându-i natura juridică şi a aplicat în mod greşit art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Prin hotărârea recurată, instanţa de apel a îmbrăţişat susţinerile apelantei-reclamante, potrivit cărora marca nr. 798984 protejează forma rotundă a pralinei Rafaello şi a concluzionat că pârâta încalcă această marcă doar prin faptul comercializării unor praline cu formă rotundă. Însă, potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 în forma în vigoare la data înregistrării mărcii nr. 798984 „marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane; pot constitui mărci semne distinctive, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului sau, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne". Prin urmare, legea face distincţie între mărcile figurative şi cele tridimensionale, doar acestea din urmă putând conferi protecţie pentru forma unui produs.

Marca figurativă/bidimensională protejează imaginea/elementul figurativ, în timp ce marca tridimensională conferă protecţie pentru forma sau ambalajul produsului.

Pentru ca o marcă să fie calificată ca marcă tridimensională, este necesar ca solicitantul să menţioneze expres acest aspect în cererea de înregistrare a mărcii. Acest fapt este confirmat de Regula 9 paragraful 4 litera a) pct. viii din Regulamentul comun al Aranjamentului de la Madrid, potrivit căruia cererea de aplicare internaţională trebuie să conţină: „menţiunea „marcă tridimensională" când aplicarea de bază sau înregistrarea de bază se referă la o marcă tridimensională". Aceeaşi abordare este îmbrăţişată şi de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI): „dacă nu este indicat tipul de marcă şi a fost furnizată o singură latură a obiectului şi dacă descrierea mărcii nu arată că marca este tridimensională, Oficiul va trata acea marcă ca fiind figurativă". În Regula 14 paragraful 2 pct. ii) Regulamentul comun al Aranjamentului de la Madrid, înregistrarea internaţională va conţine „toate datele cuprinse în cererea de aplicare internaţională". Prin urmare, înregistrarea internaţională va menţiona în mod expres caracterul tridimensional al mărcii. Astfel, dacă în cererea şi certificatul de înregistrare a mărcii nu este specificat în mod expres că se solicită, respectiv se acordă protecţie pentru o marcă tridimensională, marca în discuţie nu poate fi considerată ca fiind marcă tridimensională şi nu va da naştere unui drept asupra formei.

În cazul de faţă, astfel cum reiese din certificatele de înregistrare ale mărcilor nr. 729178 şi nr. 798984, doar marca 729178 cuprinde menţiunea expresă „marcă tridimensională". În schimb, marca nr. 798984 nu a fost înregistrată ca o marcă tridimensională, astfel încât aceasta conferă un drept de proprietate industrială doar asupra imaginii pralinei depuse spre înregistrare şi nu asupra formei produsului. De altfel, acest aspect nu este contestat, ci chiar confirmat de intimată în motivele de apel depuse la dosarul în cauză, în care aceasta precizează în mod expres că marca nr. 798984 este o marcă bidimensională. Aşa fiind, apelanta-reclamantă ar putea să interzică terţilor doar utilizarea pe ambalaje a fotografiei/a imaginii bidimensionale înregistrate, iar nu şi fabricarea/comercializarea pralinelor cu formă sferică, învelite în fulgi de cocos.

Prin urmare, instanţa de apel a reţinut în mod greşit că marca nr. 798984 protejează forma rotundă sau sferică a pralinei Rafaello, în realitate această marcă conferind protecţie doar pentru imaginea/fotografia/ reprezentarea bidimensională înregistrată.

De asemenea, instanţa de apel a reţinut în mod greşit că nu ar exista nicio diferenţă de regim juridic între marca bidimensională şi cea tridimensională. În acest sens, CJUE a reţinut în jurisprudenţa sa că: „o marcă tridimensională nu se confundă cu reprezentarea sa grafică bidimensională. Atunci când imaginea unui produs apare pe ambalaj, consumatorii nu se confruntă cu marca tridimensională” (CJCE, August Stork c/a OAPI). Prin urmare, raţionamentul instanţei de apel potrivit căruia între mărcile tridimensionale şi cele dimensionale „nu există o diferenţă de regim juridic" si prin urmare nici de protecţie/limite ale protecţiei reprezintă o încălcare a chiar definiţiei mărcii prevăzută art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, precum şi a art. 35 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Faptul că există diferenţă de regim juridic în sensul că drepturile oferite de o marcă tridimensională nu sunt identice cu drepturile conferite de o marcă bidimensională şi prin urmare sfera de protecţie conferită de o marcă bidimensională este diferită de cea a unei mărci tridimensionale a fost subliniată şi de CJUE: „în special, OAPI a menţionat, pe de o parte, că certificatele de înregistrarea a mărcilor tridimensionale nu cuprind decât o reprezentare bidimensională a respectivelor mărci şi, pe de altă parte, că jurisprudenţa referitoare la existenţa sau lipsa caracterului distinctiv al unei mărci tridimensionale constituite din aspectul produsului desemnat se aplică şi în cazul în care marca solicitată este o marcă figurativă constituită din forma produsului respectiv" (cauza T-148/08). Dar, „o marcă tridimensională nu este în mod necesar percepută de publicul relevant în acelaşi mod ca o marcă figurativă. În primul caz, publicul amintit percepe un obiect tangibil, pe care îl poate examina din mai multe unghiuri, în timp ce, în al doilea caz publicul nu vede decât o imagine". „Rezultă că din moment ce, în decizia atacată, camera de recurs şi-a întemeiat concluzia privind existenţa riscului de confuzie între desenul sau modelul industrial contestat şi marca anterioară (n.r. marcă figurativă) pe o comparare a desenului sau modelului industrial respectiv cu un semn diferit (n.r. marcă tridimensională) de marca anterioară (n.r. marcă figurativă), aceasta a comis o eroare de drept, iar decizia atacată trebuie anulată".

În acelaşi sens, în jurisprudenţa internaţională, distincţia de regim juridic între mărcile tridimensionale şi cele bidimensionale a fost reţinută şi din perspectiva faptului că percepţia publicului este diferită: „criteriile de apreciere a caracterului distinctiv al mărcilor tridimensionale (constituite din înfăţişarea produsului) nu diferă de cele aplicabile altor categorii de mărci. Cu toate aceste, percepţia publicului pertinent nu este în mod necesar aceeaşi în cazul mărcilor tridimensionale ca şi în cazul mărcilor verbale sau figurative (care constau într-un semn independent de aspectul produsului care îl desemnează). Într-adevăr, consumatorii obişnuiţi nu obişnuiesc să prezume originea produselor pe baza formei lor sau a ambalajului lor, în lipsa oricărui element grafic sau de text, astfel că este posibil să fie mai dificilă stabilirea caracterului distinctiv al mărcilor tridimensionale decât în cazul mărcilor verbale sau figurative"(CJCE,

August Stork c/a OAPI).

Pornind de la această premisă greşită, instanţa de apel a extins în mod nelegal protecţia conferită de marca bidimensională nr. 798984, conferindu-i efectele unei mărci tridimensionale. Practic, instanţa de apel a concluzionat că existenţa fizică a unui produs (pralină) de formă rotundă (formă, de altfel, consacrată pentru acest tip de produs), acoperit cu fulgi de cocos ce se poate vizualiza prin celofanul unui ambalaj căruia îi sunt aplicate elemente grafice color si mărcile de portofoliu LUMAR/LUMARKI puternic distinctive şi protejate prin înregistrare în portofoliul pârâtei reprezintă un act de încălcare a unei mărci reprezentate de o fotografie a unei bomboane capturată în formă bidimensională într-un chenar alb.

Orice marcă, indiferent dacă este bidimensională (grafică), sau tridimensională (în relief), nu este un produs, ci serveşte pentru marcarea produsului. Înregistrarea mărcii nu ţine cont de materialul din care este realizat produsul, deci tipul învelişului nu are practic nicio importanţă. În cazul mărcii referitoare la un produs de cofetărie cu înveliş (de exemplu marca nr 798984), este nerelevant dacă învelişul din imaginea grafică a acestui produs semnifică un înveliş din fulgi de cocos sau de exemplu „un înveliş din petale de trandafir, din fulgi de orez, din rumeguş sau din pietricele etc". Afirmaţia că pe suprafaţa mărcii nr 798984 sunt fulgi de cocos este neautorizată.

Marca nr 798984 este un semn grafic (bidimensional), care reprezintă probabil fotografia unei praline învelite în fulgi, de exemplu de cocos. O asemenea marcă grafică nu protejează produsul (pralina), ci prin aplicarea pe ambalaj indică producătorul acestor praline. Aşa procedează în realitate A. S.A., aplicând pe ambalajul pralinelor marca nr 798984. Nu se poate reţine încălcarea de către recurentă a drepturilor ce derivă din înregistrarea mărcii bidimensionale nr. 798984 atâta timp cât aceasta este compusă din fotografia (şi nu forma) unui produs captată în plan vertical-faţă, iar recurenta nu a aplicat şi nu aplică această fotografie (imagine) a produsului pe ambalajele produselor sale comercializate pe piaţa din România.

Forma unui produs este protejată doar printr-o marcă tridimensională şi nu bidimensională. Astfel, prima instanţă de fond a constatat în mod corect că obiectul protecţiei obţinute de către intimată prin înregistrarea mărcii figurative bidimensionale nr. 798984 îl constituie reprezentarea grafică/imaginea fotografică a acestui semn şi nu forma sau trăsăturile caracteristice ale acestuia, protecţia asupra acestei mărci neputând fi extinsă, faţă de modul în care a fost înregistrată.

În plus, caracterul bidimensional al mărcii rezultă şi din faptul că o înregistrare tridimensională, comportând caracteristicile arătate în certificatul de înregistrare al mărcii nr. 798984 nu se putea realiza. Astfel, la înregistrarea unei mărci comerciale, grafice sau în spaţiu trebuie indicată, în mod obligatoriu, lista mărfurilor pentru a căror marcare este utilizată această marcă şi culoarea elementelor grafice ale mărcii, aspect care a fost respectat de către intimată, fiind cert faptul că marca nr. 798984 este înregistrată pentru marcarea următoarelor produse din clasa 30: „prăjituri şi produse de cofetărie, produse din ciocolată, îngheţată" („Pastry and confectionery, chocolate articles, ice creams"; „Patiserie şi cofetărie, articole de ciocolată, îngheţată"); este înregistrată pentru suprafaţa în culorile: „ alb, ecru, roz, bej" (White, off white, pink, beige"; „Alb, de culoare alb, roz, bej").

Faptul că marca este destinată şi pentru marcarea „îngheţatei" confirmă încă odată, că marca nr. 798984 este un semn grafic (bidimensional), care poate fi aplicat pe ambalajul „îngheţatei". Or, prin aserţiunea că marca nr. 798984 este o marcă tridimensională, protejând forma produsului, intimata ar fi trebuit să dovedească şi să motiveze că pot avea forma tridimensională a pralinei învelite în fulgi de cocos şi, spre exemplu, „îngheţata în caserolă, îngheţata pe băţ, îngheţata la pahar, îngheţata la vafa". Intimata nu a dovedit acest lucru, aşa încât nu există temei pentru a aprecia că marcă nr 798984 este o marcă tridimensională (în relief).

De asemenea, forma produselor protejate prin marca nr. 798984, în cazul în care aceasta ar fi tridimensională, trebuie să conţină simultan patru culori: „alb, ecru, roz, bej". Şi în acest caz intimata dacă afirmă că marca nr. 798984 este una tridimensională, trebuie să dovedească şi să justifice că suprafaţa pralinelor Raffaello, şi, în mod corelativ, suprafaţa pralinelor LUMAR pretins a contraface forma pralinelor Raffaello, conţin simultan cele patru culori rezervate: „alb, ecru, roz, bej". Or, intimata nu a făcut dovada nici a faptului că aceasta folosește marca astfel cum a fost înregistrată, având caracteristicile „alb, ecru, roz, bej" şi nici a faptului că pârâta comercializează produse într-o formă „alb, ecru, roz, bej".

Critica antamată de care intimată, potrivit căreia pârâta nu a solicitat anularea mărcii nr.

798984 este nejustificată. Ar fi fost lipsit de sens ca să depună o cerere de anulare a drepturilor protejate prin marca în relief (tridimensională) în situaţia în care marca nr. 798984 este un semn grafic (bidimensional).

Marca nr. 798984 invocată de către intimată este o marcă slab distinctivă (chiar dacă a fost înregistrată şi nu s-au formulat acţiuni în anularea acesteia în termenul de 5 ani prevăzut de lege) iar forma rotundă a bomboanei reprodusă în imaginea protejată de marcă este una dintre formele clasice, consacrate pentru acest tip de produs, astfel încât intimata nu poate obţine prin înregistrare drepturi exclusive asupra bomboanelor cu formă rotundă, de culoare albă şi/sau acoperite cu fulgi de cocos, monopolizând astfel un tip de produs fabricat şi comercializat de marea majoritate a entităţilor ce îşi desfăşoară activitatea pe această piaţă.

Mai mult, faptul că marca RAFFAELLO este bine cunoscută nu poate împiedica numeroşi alţi producători să comercializeze acelaşi tip de produse (i.e. bomboane rotunde învelite în fugi de cocos sau bomboane rotunde cu glazură de ciocolată albă, etc.) sub numele lor propriu, la fel cum renumele băuturii răcoritoare, carbogazoasă cu aromă distinctivă de cola, nu poate împiedica alte entităţi de pe piaţă să comercializeze acelaşi tip de băuturi cu aromă de cola sub alte denumiri.

Intimata şi-a protejat prin înregistrare ca mărci tridimensionale şi/sau desene/modele industriale ambalajele şi elementele grafice ce intră în compunerea acestora însă nu a optat pentru acest tip de înregistrare şi în ceea ce priveşte forma produsului (pralinei) comercializată prin marca RAFFELLO, cunoscând în mod cert faptul că astfel de înregistrare (ca marcă sau desene/model) ar fi fost respinsă din oficiu ca urmare a neîndeplinirii motivelor absolute de refuz, anume neîndeplinirea condiţiei noutăţii şi a caracterului individual prevăzute de legislaţia relevantă.

Protecţia obţinută însă de reclamantă prin această marcă slab distinctivă protejată nu îndrituieşte şi nu poate conduce instanţa la o concluzie în sensul lărgirii sferei şi limitelor protecţiei mărcii invocate, în sensul interpretării că protecţia comportă asupra formei produsului, aşa cum este solicitat fără temei de către reclamantă.

Posibilitatea de a utiliza forma obişnuită sau comună a unui produs (forma rotundă în cazul bomboanelor) este o garanţie a libertăţii comerţului atât la nivel european cât şi mondial, iar orice încercare a unor producători, precum cea a apelantei - reclamante, de a-şi apropria astfel de forme prin forţarea instanţei de a extinde limitele de protecţie ale mărcii dincolo de limitele legale denotă o atitudine de rea-credinţă precum şi o încălcare a concurenţei libere.

În concluzie, instanţa de apel a făcut confuzie între mărcile figurative/bidimensionale şi cele tridimensionale şi a apreciat în mod greşit că o marcă bidimensională poate conferi protecţie asupra formei produsului, lărgind în mod nepermis sfera de protecţie conferită de mărcile bidimensionale cu efecte proprii doar mărcilor tridimensionale. Prin urmare, prin decizia recurată, instanţa de apel a schimbat natura juridică a actului dedus judecăţii şi în acelaşi timp a interpretat şi aplicat în mod greşit legea, astfel încât se impune casarea şi modificarea deciziei recurate pe temeiul art. 304 pct. 8 şi 9.

Instanţa de apel a încălcat principiul disponibilităţii şi contradictorialităţii - motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Prin hotărârea recurată, instanţa de apel a apreciat că nu este necesar să se analizeze riscul de confuzie deoarece în cazul prevăzut de art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data sesizării instanţei, 30.07.2009), riscul de confuzie ar fi prezumat. Instanţa de apel a încălcat astfel principiul disponibilităţii, deoarece prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a învestit instanţa cu analiza incidenţei art. 35 alin. (2) lit. b) şi nu a art. 35. alin. (2) lit. a). Astfel, având în vedere că reclamanta nu şi-a modificat cererea de chemare în judecată în termenul prevăzut de art. 132, instanţa putea analiza pretenţiile reclamantei exclusiv prin perspectiva temeiului invocat prin cererea de chemare în judecată - art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998. De asemenea, în măsura în care instanţa intenţiona să analizeze pretenţiile reclamantei din perspectiva unui alt temei de drept, aceasta era obligată, în temeiul principiului contradictorialităţii să pună în discuţia părţilor noul temei de drept, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză.

Decizia recurată este dată cu încălcarea şi cu aplicarea greşită a legii, conferind protecţie unui semn care nu poate fi protejat ca marcă şi care este lipsit de distinctivitate. În decizia recurată instanţa de apel a apreciat că lipsa de distinctivitate nu ar lăsa fără protecţie marca deoarece în lipsa unei cereri de anulare, marca internaţională figurativă este prezumată a fi valabil înregistrată, ceea ce implică şi prezumţia gradului de distinctivitate necesar înregistrării. Instanţa de apel a aplicat în mod greşit prevederile art. 3 şi 5 din Legea nr. 84/1998, conferind protecţie unui semn, care nu este susceptibil de a fi protejat ca marcă. Susţinerile instanţei de apel în sensul că în lipsa unei cereri reconvenţionale pentru anularea mărcii, instanţa nu ar putea conferi vreun efect lipsei de distinctivitate a mărcii deduse în judecăţii sunt neîntemeiate şi contrare principiului potrivit căruia în dreptul român, partea interesată poate invoca nulitatea unui act juridic nu doar pe cale de acţiune, ci şi pe cale de excepție. Astfel, partea căreia i se opun pretenţii întemeiate pe un act juridic nul, are un drept de opţiune în ce priveşte modalitatea de construire a apărării, în sensul că poate invoca nulitatea actului juridic pe cale de acţiune sau pe cale de excepţie.

Pe de altă parte, instanţa de apel era obligată să stabilească limitele protecţiei mărcii deduse judecăţii, neputând conferi protecţie unui semn care nu era susceptibil de a fi protejat ca marcă, având în vedere lipsa caracterului distinctiv.

De asemenea, cât timp o marcă bidimensională nu dă naştere dreptului de exclusivitate asupra unei forme rotunde învelite în fulgi de cocos, instanţa de apel trebuia să determine dacă reprezentarea grafică a imaginii unei praline rotunde învelite în fulgi de cocos prezintă distinctivitate intrinsecă şi dacă recurenta a folosit această marcă sau o imagine similară care să dea naştere riscului de confuzie.

În plus, instanţa de apel a reţinut existenţa unei contrafaceri pe motivul că, din studiul depus de reclamantă la dosarul de fond ar rezulta că în percepţia publicului, semnul protejat este asociat produsului reclamantei. Însă, după cum a reținut CJUE în jurisprudenţa sa: „titularul unei mărci este îndreptăţit să interzică terţilor utilizarea mărcii sale sau a altor semne atunci când există riscul unei confuzii. În acest sens, Curtea a restrâns conceptul de uz în cazurile în care folosirea semnului de către un terţ afectează sau ar putea afecta funcţiile unei mărci şi în particular, funcţia sa esenţială de a garanta consumatorilor originea bunurilor. Această limitare rezultă din faptul că obiectivele protecţiei mărcilor nu justifică interzicea folosirii şi, astfel, restricţiile asupra libertăţii celor care o folosesc în cazul în care acea folosire nu are un efect considerabil asupra funcţiei mărcii (n.rec. originea produsului)”(C-353/03, Societe de produits Nestle SA vs.Mars UK Ltd, para.25). În acest sens, „marca permite nu numai titularului său să se distingă de concurenţii săi, ci garantează şi consumatorului sau utilizatorului final că toate produsele sau serviciile vizate de semnul constitutiv al mărcii au aceeaşi origine comercială" (concluziile avocatului general prezentate în cauza C-215/14).

Prin urmare, o marcă poate comporta un caracter distinctiv, în sensul juridic apreciat la nivel unional, doar dacă aceasta, prin sine însăşi indică originea exclusivă a unui produs. Astfel, „solicitantul înregistrării nu se poate limita să demonstreze că consumatorul mediu al categoriei de produse sau de servicii în cauză, normal informat şi suficient de atent şi de avizat, recunoaşte marca şi o asociază cu produsele sale. Acesta trebuie să prezinte dovada că, pentru consumatorul mediu, normal informat şi suficient de atent şi de avizat, marca a cărei înregistrare se solicită indică originea exclusivă a produselor în discuţie, spre deosebire de orice altă marcă care poate fi de asemenea prezentă, fără nicio posibilitate de confuzie" (concluziile avocatului general prezentate în cauza C-215/14).

În baza acestor considerente, arată că soluţia instanţei prin care aceasta ia exclusiv în considerare faptul că „64% dintre respondenţii de pe teritoriul României au recunoscut spontan semnul bomboanei rotunde învelită în fulgi de cocos, 0,3% dintre respondenţi identificând produsul ce poartă acest semn ca purtând marca Raffaello" pentru a ajunge la concluzia că „semnul protejat este asociat cu produsul reclamantei", în vederea admiterii acţiunii în contrafacere, contravine raţiunii interpretării CJUE.

Astfel, standardul în vederea aprecierii distinctivităţii care trebuie să fie aplicat nu este cel al „asocierii" ci al „indicării originii exclusive a produselor în discuţie" motiv pentru care instanţa a aplicat greşit legea în soluţionarea acţiunii în contrafacere intentate de către intimată.

În cazul de faţă, nu se poate considera că pralina rotundă învelită în fulgi de cocos indică prin sine însăşi originea exclusivă a oricăror produse din clasa 30 care au o formă rotundă şi un înveliş alb, cu cocos. În acest sens, este suficientă examinarea dovezilor din dosarul cauzei, care indică existenţa (inclusiv în România) a multor producători de praline sferice, inclusiv praline învelite în fulgi de cocos. Deci, nu există niciun motiv raţional şi legal pentru a o lipsi pe

recurentă de dreptul de a vinde în România pralinele produse de C.

Apreciază că în cazul în care se realizează o interpretare greşită a normelor legale în materia proprietăţii intelectuale, interesele prejudiciate nu sunt de ordin privat, ci de ordin public. Astfel, analizarea întinderii protecţiei oferite de marcă, precum şi condiţiile în care această protecţie operează sunt de o importanţă deosebită, având în vedere faptul că drepturile asupra mărcii, atunci când nu sunt analizate în limitele legale permit incidenţa criticilor aduse asupra mărcilor şi anume faptul că acestea „denaturează concurenţa şi asigură un avantaj nejustificat pentru produsele marcate în raport cu cele nemarcate, precum şi în raport cu produsele identificate prin mărci puţin sau deloc cunoscute". Prin urmare, protecţia unei mărci este justificată doar în cazul în care acesta îşi îndeplineşte funcţiile legale, în acest caz trebuind avută în vedere în special funcţia originară şi esenţială a mărcii de indicare a originii produselor şi serviciilor pe care le desemnează, această funcţie fiind cea care a stat la baza dreptului de protecţie asupra mărcii, din aceasta decurgând şi dezvoltându-se celelalte funcţii ale mărcii. Astfel, „monopolul legal oferit de legile naţionale prin patente, mărcile înregistrate şi drepturile de autor nu constituie prin ele însele o dovadă a puterii dominante. Problema apare atunci când ele sunt de natură a împiedica concurenţa efectivă într-o anumită piaţă".

În acest sens, barierele artificiale pe care intimata le creează în calea vânzării produselor recurentei pe teritoriul României sunt nefondate şi ar trebui să fie considerate un act de concurenţă neloială, încălcând astfel indirect, prin intermediul justiţiei, principiile liberei circulaţii a mărfurilor şi a liberei concurenţe. Astfel, este de netăgăduit că orice persoană (juridică sau fizică) din Europa şi din lume (inclusiv în România) are dreptul să producă şi să vândă praline sferice, învelite de exemplu în fulgi de cocos. Forma sferică a pralinelor cunoscute şi felul de înveliş cunoscut sunt un bun al întregii umanităţi iar intimata nu are dreptul să solicite ca România să interzică introducerea în circulaţie a pralinelor produse de întreprinderea C. Singura garanţie pentru client că nu va greşi la alegerea pralinelor unui anumit producător (de exemplu A. S.A., C.) este vânzarea pralinelor în ambalaje marcate cu marca proprie, aşa cum procedează de altfel întreprinderea C.

În acest sens, apreciază că prin stabilirea de către instanţa de apel a faptului că există o faptă de contrafacere prin faptul că „semnul protejat este asociat cu produsul reclamantei" se ignoră faptul că o marcă dă naştere la protecţie doar în cazul în care aceasta îşi îndeplineşte funcţia sa esenţială şi originară de a identifica originea exclusivă a produselor, conducând astfel la o împiedicare a concurenţei efective în piaţa relevantă a producătorilor de produse din clasa 30. Astfel, dacă funcțiile unei mărci nu se regăsesc a fi îndeplinite, marca îşi pierde justificarea economică şi juridică pentru care a fost recunoscută juridic, protejarea unui semn care nu are caracter distinctiv, în sensul stabilit de către doctrină şi de către jurisprudenţa europeană deschizând astfel calea practicilor anticoncurențiale. În orice caz, studiul pe care instanţa de apel şi-a întemeiat în totalitate soluţia nu justifică nici măcar concluzia acesteia potrivit căreia semnul protejat este asociat cu produsul reclamantei", întrucât numele pralinelor Raffaello este asociat, de regulă (în România, în Polonia şi în alte ţări), cu producătorul din Italia. Prin urmare acest studiu nu răspunde la întrebarea ce procentaj din respondenţi asociază pralinele învelite în cocos cu reclamanta - A. S.A.

De asemenea, chiar şi în cazul în care asocierea ar fi fost determinată prin raportare la intimata A., instanţa a aplicat şi în acest caz, în mod greşit standardul de apreciere a distinctivităţii. Astfel instanţa de apel a avut în vedere pe de o parte faptul că „semnul utilizat de pârâtă este identic cu cel protejat şi nu similar" (aspect care nu poate fi reţinut întrucât recurenta nu a folosit pe ambalajele produselor reprezentarea grafică a pralinei Raffaello, ci modele industriale legal înregistrate), şi de pe altă parte sondajul de opinie depus de intimată. Or cu privire, la aprecierea caracterului distinctiv CJUE a stabilit că: „Din cele de mai sus rezultă că nu se poate să se indice, la modul general, de exemplu prin recurgerea la procentaje determinate referitoare la gradul de recunoaştere a mărcii în mediile interesate, când a dobândit o marcă caracter distinctiv prin utilizare şi că, nici pentru mărcile de culoare fără contururi, precum cea în discuţie în litigiul principal şi chiar dacă un sondaj de opinie poate să facă parte dintre elementele care permit să se aprecieze dacă o asemenea marcă a dobândit caracter distinctiv prin utilizare, rezultatul unui asemenea sondaj de opinie nu poate constitui singurul element determinant care să permită să se concluzioneze că există un caracter distinctiv dobândit prin utilizare" (cauzele conexate C-217/13 și C-218/13, para 48). Aşadar, având în vedere faptul că identitatea dintre două semne nu priveşte dobândirea unui caracter distinctiv de către una dintre ele, fiecărora dintre acestea putându-le lipsi caracterul distinctiv, precum şi faptul că identitatea între semne nu există de facto şi de jure în cauza de faţă, singurul element relevant avut în vedere a fost sondajul de opinie depus de intimată. Or, o astfel de soluţie, reprezintă o problemă de drept, care a făcut obiectul unei întrebări preliminare în faţa CJUE, instanţa de apel acţionând în judecarea acestei cauze contrar soluţiei instanţei Uniunii.

De asemenea, în jurisprudenţa CJUE s-a statuat şi că: „Cu cât forma a cărei înregistrare este solicitată se aseamănă mai mult cu forma pe care o vor avea produsele în discuţie, cu atât posibilitatea ca forma să fie lipsită de caracterul distinctiv este mai mare [...]. Doar o marcă ce se îndepărtează în mod signifiant de uzanţele acelui sector şi care, prin urmare, îndeplineşte funcţia de indicare a originii, nu este lipsită de caracterul distinctiv [...].” (C-234/02, para 31). Or, în cazul de faţă marca nr. 798984 nu „se îndepărtează semnificativ de uzanţele acestui sector" având în vedere faptul că există un număr mare de producători şi comercianţi de astfel de praline sub forma sferică, învelite în fulgi de cocos şi prezenţi pe piaţa Uniunii Europene, unde mărfurile beneficiază de liberă circulaţie inclusiv pe teritoriul României. A se vedea în acest sens înscrisurile depuse în dosarul de fond precum şi înscrisurile depuse în apel, înscrisuri din care reiese de cele mai multe ori şi locul de comercializare, inclusiv România. Dintre acestea, precizează cu titlu exemplificativ: H. (România); Y. (Italia, România); Z. S.A. (Republica Moldova); W. (Belgia, România); Q. (Ungaria); K. SA. (Franţa, România); V. (Polonia); S. GmbH (Germania); P. (Polonia); N. GmbH (Germania); M. (Austria, România). Majoritatea dintre aceste societăţi sunt prezente şi pe piaţa din România şi au participat alături de reclamantă la târgurile de specialitate din Koln (Germania), atât în anul 2009 cât şi în anul 2010 (reprezentările grafice ale produselor comercializate de către aceşti producători au fost depuse la dosarul de fond).

Prin urmare, având în vedere cele expuse mai sus, decizia recurată este dată cu încălcarea şi cu aplicarea greşită a legii, în ceea ce priveşte stabilirea limitelor de protecţie a mărcii prin raportare la distinctivitatea acesteia.

Instanţa de apel a interpretat şi aplicat în mod greşit legea, apreciind că produsele şi ambalajele folosite de recurentă ar încalcă drepturile reclamantei, cu ignorarea faptului că însemnele folosite de recurentă sunt protejate atât pe teritoriul României cât şi la nivel comunitar şi internaţional

Condiţiile cumulative prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. (b), actualul articol 36 alin (2) lit. (b) din legea mărcilor, în baza cărora intimata a formulat cererea de chemare în judecată în faţa primei instanţe, şi anume identitatea / similaritatea semnelor, identitatea / similaritatea produselor şi existenţa unui risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere, nu sunt îndeplinite în cazul mărcilor invocate de intimată şi, prin urmare, se impune respingerea în tot a apelului ca neîntemeiat (şi nu admiterea în parte a acestuia), deoarece nu există din partea recurentei o încălcare a acestor prevederi legale nici în cazul mărcii nr. 729178 şi nici în cazul mărcii nr. 798984.

Aşa cum s-a arătat atât în faţa primei instanţe cât şi în faţa instanţei de apel, nu există nici identitate şi nici similaritate între mărcile apelantei - reclamante menţionate mai sus, şi semnele folosite de către recurentă pe piaţa din România.

Faptul că recurenta nu comercializează în prezent produsele în ambalajele pe care recurenta le-a menţionat în cererea de chemare în judecată precum şi în motivele de apel, reiese atât prin răspunsul la întrebarea nr. 1 a interogatoriului propus de intimată în cadrul acţiunii pe fond, cât şi prin declaraţiile pe proprie răspundere date de reprezentanţii săi legali precum şi ai producătorului C. Ambalajele produselor pe care le comercializează în România sunt cele care se regăsesc şi la dosarul de fond, acestea fiind create de un artist din Polonia şi protejate în Europa şi în întreaga lume prin drepturi de autor, iar parte din acestea fiind protejate inclusiv prin înregistrare ca mărci şi desene/modele industriale. Astfel, reprezentările grafice sub care sunt comercializate produsele recurentei sunt protejate la nivelul naţional cât şi comunitar, şi anume marca tridimensională nr. de depozit M 2009 09126, nr. de marcă 107318/03.12.2009, marca comunitara tridimensională nr. 1039402/10.12.2009, marca internaţională tridimensională nr. 1039402/10.12.2009, ce desemnează pentru protecţie, între altele, Uniunea Europeană şi implicit teritoriul României. De asemenea, ambalajele şi semnele recurentei sunt protejate şi prin mărcile comunitare şi înregistrările internaţionale de marcă având mai multe ţări desemnate pentru protecţie printre care şi Comunitatea Europeană, „Lumar" şi „Lumarki", precum şi prin înregistrare ca desene comunitare, protejate inclusiv pe teritoriul României, spre exemplu: desenul comunitar 16.12.2009 nr. oon8498o - 0001 înregistrat la toate în numele producătorului şi furnizorului acestor produse în România şi anume societatea C.

Se observă că nu a folosit şi nu folosește forma produsului ca marcă în sensul dat de legea mărcilor şi anume pentru a deosebi produsele sale de ale altui producător şi, în nici un caz nu folosește imaginea protejată prin marca bidimensională a reclamantei pe ambalajele şi însemnele de identificare a produselor sale, astfel încât să existe, în speţă, un risc de confuzie la nivelul publicului consumator între acestea şi mărcile reclamantei.

Semnele şi modul de prezentare a produselor comercializate de recurentă sunt net diferite de mărcile invocate de reclamantă, după cum a concluzionat în mod corect şi prima instanţă de fond. De asemenea diferenţa dintre mărci poate fi observată cu uşurinţă prin compararea produselor LUMAR cu mărcile recurentei.

În vederea evaluării similarităţii mărcii bidimensionale a recurentei - cu mărcile, ambalajele şi semnele folosite de către recurentă şi protejate pe teritoriul României, instanţa de apel trebuia să facă o apreciere globală a similarităţii lor vizuale, fonetice sau conceptuale, pe baza impresiei globale pe care o dau, ţinând cont, în special, de părţile lor distinctive şi dominante [A se vedea hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din noiembrie 1997, Sabel BV / Puma AG (C-251/95, Rec, p. I-6191) şi hotărârea CJUE din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer / Klijsen Handel (C-342/97, Rec, p. I-3819)], aspecte ce au fost analizate în motivarea deciziei contestată prin prezentul recurs doar în privinţa mărcii anterioare tridimensionale nr. nr. 729178.

Astfel la o simplă comparaţie şi analiză vizuală a mărcii nr. 798984 cu mărcile, ambalajele şi semnele folosite de către recurentă, instanţa de apel ar fi putut observa cu uşurinţă cu nu există identitate şi nici similaritate între acestea, având în vedere că marca reclamantei protejează imaginea unei bomboane rotunde cu fulgi de cocos, de culoare preponderent albă, cu nuanţe de roz, alb murdar şi bej - astfel cum reiese din descrierea culorilor revendicate în cererea de înregistrare a acestei mărci, culori care sunt, de altfel, determinate de natura produsului - având în vedere că fulgii de cocos şi ciocolata albă, prin natura lor, sunt de culoare albă şi pot suporta modificări de nuanţă atunci când sunt aplicate pe un înveliş crem, în vreme ce mărcile, ambalajele şi însemnele prin care recurenta comercializează produsele sale pe piaţa din România sunt reprezentate în culori diferite, preponderent afişând nuanţe de albastru, mov şi roşu, alături de mărcile de portofoliu LUMAR şi Lumarki, precum şi alte elemente grafice, reprezentate de imaginea unei case pe un câmp de culoare galbenă, reprezentarea grafică a două jumătăţi de bomboană cu evidenţierea umpluturii cremoase, reprezentarea grafică a două jumătăţi de nucă de cocos, alături de care sunt afişate alte elemente grafice şi elemente verbale cu rol descriptiv.

În mod incorect şi neîntemeiat instanţa de apel a reţinut prin decizia recurată că "aplicarea semnului ce reproduce bomboana produsă de pârâtă, identic cu marca reclamantei, pe ambalajele propriilor produse, constituie act de încălcare a dreptului exclusiv al reclamantei rezultat din înregistrarea mărcii nr. 798984", atât timp cât instanţa nu a motivat aceste reţineri decât prin prisma faptului că produsul recurentei se poate vizualiza prin celofanul transparent al ambalajului. Recurenta nu comercializează niciun produs care să aibă un ambalaj similar sau identic cu marca nr. 798984 şi nu aplică pe ambalajele propriilor produse semne identice sau similare imaginii protejată în cadrul acestei mărci ci foloseşte însemne, mărci şi ambalaje pentru care deţine protecţie prin înregistrare, inclusiv pe teritoriul României şi care pot fi astfel legal folosite pe piaţă.

La fel ca şi în cazul mărcii nr. 729178, şi în ceea ce priveşte marca nr. 798984 intimata beneficiază de protecţie asupra ansamblului elementelor mărcii privite ca un tot unitar (aspect reţinut şi de către instanţa de apel) iar protecţia în cazul aceste mărci comportă asupra imaginii capturate şi reprezentată în cadrul mărcii şi nu asupra produsului în sine, cum pare să interpreteze în mod eronat instanţa.

Pentru a evidenţia aceste aspecte, se menţionează faptul că prin Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă din 5 martie 2003, Unilever / OAPI (T-194/01, Rec, p. II-383), acesta a reţinut că nu se pot proteja forme care sunt foarte apropiate de forma utilizată în mod normal pentru o categorie de produse, deoarece ar creşte riscul de a acorda unui singur agent economic, prin intermediul unei mărci, drepturi exclusive care ar împiedica concurenţa pe piaţă pentru produsele respective. În plus, prin Hotărârea CJE din 12 februarie 2004, Henkel / Bundespatentgericht (C-218/01, Rec, p. I-1725) şi prin Hotărârea din 29 aprilie 2004, Procter & Gamble / OAPI (cauzele conexate C-468/01 P până la C-472/01 P, Rec, p. I-5141), CJUE a subliniat că cu cât forma depusă la înregistrare este mai asemănătoare cu forma pe care produsul respectiv ar putea să o aibă, cu atât mai mult aceasta formă va fi lipsită de distinctivitate şi nu va putea fi înregistrată şi protejată astfel ca marcă. Numai o formă care diferă în mod semnificativ de normele si obiceiurile din industria respectivă ar putea să îndeplinească funcţiile unei mărci şi anume de a indica originea produselor respective şi ar putea fi considerată ca având distinctivitate.

În speţă însă, dacă forma sferică ar fi fost depusă la înregistrare de reclamată, aceasta fiind una tipică pentru praline, aceasta ar fi fost respinsă, şi tocmai de aceea reclamanta nu a solicitat înregistrarea acesteia ca marcă tridimensională, care i-ar fi conferit o protecţie asupra formei şi aspectului produsului, ci doar ca marcă figurativă bidimensională, pentru a evita respingerea înregistrării. Cu toate acestea, chiar şi în această situaţie, înregistrarea internaţională nr. 798984 a fost respinsă la înregistrare în o mare parte dintre statele desemnate iniţial pentru protecţie, mai exact în Austria, Belarus, Rep. Cehă, Elveţia, Estonia, Egipt, Spania, Finlanda, Regatul Unit al Marii Britanii, Croaţia, Irlanda, Islanda, Kazakhstan, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, Federaţia Rusă, Suedia, Singapore, Turcia, Vietnam, Serbia şi Muntenegru. Acest aspect este întărit de decizia de refuz a Oficiului pentru Mărci din Polonia, care deşi nu produce efecte în România, demonstrează prin analogie că pralinele sub formă sferică învelite în fulgi de cocos sunt cunoscute de mulţi ani în Polonia şi în Europa, inclusiv în România, şi prin urmare afirmaţia reclamantei la întrebarea nr. 1 din interogatoriu că „forma produsului ne aparţine şi este asociată de consumatori exclusiv cu produsele Raffaello", precum şi cea din motivele de recurs conform căreia „(...) forma specifică de pralină, având aspectul celei înregistrate ca marcă, nu a fost folosită în mod uzual anterior datei protecţiei conferite de marcă, fiind o formă specifică pralinelor Raffaello (...)" cu ignorarea tuturor probelor aduse şi de recurentă nu este una susţinută.

Pralinele reprezintă un produs de cofetărie cunoscut de mult timp în România, conform dovezilor depuse la dosar. Astfel, protecţia de care se bucură reclamanta asupra mărcii bidimensionale nr. 798984 se referă, exclusiv, la imaginea produsului (astfel cum a fost fotografiat în marca reclamantei) şi nu a formei acestuia (deoarece nu este o marcă tridimensională), iar produsele recurentei nu sunt prezentate prin ambalaje de formă identică şi nici măcar similară cu cele ale reclamantei, iar modul de prezentare a produselor sale este net distinct de cel al reclamantei.

Chiar dacă instanţa de apel a considerat pertinente studiile de piaţă depuse de intimată cu privire la un oarecare grad de cunoaştere a mărcii de portofoliu RAFFAELLO de către publicul român, acestea nu confirmă şi nu demonstrează în nici un caz că bomboanele din napolitană comercializate de recurentă prin mărcile de portofoliu Lumar/Lumarki alături de restul însemnelor şi elementelor grafice aplicate pe ambalajele acestora (ce fac şi obiectul protecţiei prin înregistrare ca mărci şi desene) generează un risc de confuzie pentru publicul român cu privire la mărcile RAFFAELLO sau cu imaginea pralinei reprezentată de marca bidimensională a apelantei - reclamante, şi în niciun caz nu se poate ajunge la concluzia că la contactul publicului consumator cu produsele recurentei acesta va asocia aceste produse cu mărcile RAFFAELLO sau cu imaginea pralinei din compunerea mărcii bidimensionale astfel încât să considere că achiziţionează produse provenind de la intimată sau produse comercializate cu acordul acesteia sau să asocieze în vreun fel cei doi producători.

În mod evident, la contactul / achiziţia de către consumatorii medii din România a produselor recurentei, identificate şi prezentate prin mărcile, însemnele şi ambalajele acesteia, ce identifică în mod clar şi neechivoc mărcile - LUMAR/LUMARKI - (evidenţiate în formă proeminentă pe ambalajele acestor produse) dar şi originea produselor comercializate, aceştia nu vor confunda aceste produse/mărci cu marca bidimensională protejată în portofoliul reclamantei.

Mai mult, astfel cum au arătat însuşi reprezentanţii convenţionali ai reclamantei într-un articol publicat în 2007, principiul liberei concurenţe impune disponibilitatea formelor lipsite de distinctivitate, constituind „practic unul dintre fundamentele legislaţiei moderne în materia proprietăţii industriale. Libera concurenţă şi circulaţia liberă a bunurilor în spaţiul comunitar este imperativul de care toate legile statelor europene ar trebui să se raporteze. Prin instituirea unui drept absolut şi exclusiv de folosire în favoarea titularului, marca este o formă de monopol acceptata legal. Cu toate acestea monopolul institut prin marcă este şi trebuie să rămână un monopol asupra identităţii şi nu un monopol asupra pieţei."

Prin urmare, reclamanta nu ar fi putut obţine prin înregistrările sale de marcă un drept exclusiv care să îi permită blocarea intrării de piaţă a oricărui alt concurent, practică de altfel interzisă prin legislaţia concurenţei atât din România, cât şi la nivel comunitar.

Acest aspect este de altfel întărit şi de numărul mare de producători şi comercianţi de astfel de praline sub forma sferică, învelite în fulgi de cocos şi prezenţi pe piaţa Uniunii Europene, unde mărfurile beneficiază de liberă circulaţie inclusiv pe teritoriul României.

Prin urmare, aşa cum a fost subliniat mai sus, prin modul de comercializare a produselor Lumar/Lumarki, recurenta nu încalcă în niciun fel drepturile reclamantei, având posibilitatea să își comercializeze produsele în virtutea liberei concurenţe pe piaţa din România şi din Uniunea Europeană, prin însemnele şi ambalajele protejate ca mărci şi desene înregistrate pe teritoriul României sau în Uniunea Europeană.

Mai mult decât atât, elementul central al semnelor pe care le folosește, element care iese în evidenţă şi care este reţinut de către consumatori şi apelat la achiziţia produselor recurentei, este reprezentat de mărcile verbale/combinate LUMAR/LUMARKI, protejate pe teritoriul României ca înregistrări internaţionale ce desemnează România/Uniunea Europeană pentru protecţie, aşa cum a arătat prin documentele anexate în dosarul de fond. Toate aceste aspecte au fost reţinute atât de către Tribunalul Bucureşti, cât şi de Curtea de Apel Bucureşti în decizia recurată .

Or, instanţa, contrar propriilor aprecieri de mai sus, reţine de asemenea în decizia recurată că produsele recurentei încalcă drepturile ce derivă din înregistrarea bidimensională nr. marcă 798984, deşi toate produsele sale sunt comercializate în special prin însemnele descrise mai sus, şi în special, prin marca de portofoliu Lumar/Lumarki, şi nu afişează însemne similare/identice cu marca bidimensională a reclamantei. Însemnele folosite de recurentă nu ar putea fi considerate în niciun caz similare/ identice cu cele ale reclamantei, având în vedere şi modul de dispunere a culorilor şi a celorlalte elemente grafice pe ambalajele folosite de către recurentă, toate acestea privite ca un ansamblu. De altfel, dacă mărcile sub care produsele recurentei sunt comercializate ar fi fost similare sau identice cu cele ale reclamantei, atunci acestea ar fi fost refuzate la înregistrare, în special, marca naţională tridimensională nr. 107318 şi marca comunitară tridimensională nr. 1039402, sau ar fi fost susceptibile de a fi anulate în considerarea motivelor relative de refuz prevăzute de lege, or reclamanta nu a formulat astfel de acţiuni în anulare împotriva înregistrării acestor mărci.

Pentru toate aceste motive, se impune ca instanţa să constate că semnele folosite de către recurentă nu pot fi apreciate nici identice şi nici similare cu mărcile reclamantei şi nu reproduc pe ambalajele acestor produse imaginea protejată în cadrul mărcii nr. 798984. Instanţa nu poate interzice recurentei să îşi afişeze propriul produs (bomboana) prin deschizătura de celofan a ambalajelor sale, atât timp cât nici produsul şi nici ambalajul prin care este comercializat nu afişează imaginea protejată în cadrul mărcii nr. 798984 şi nu se identifică prin mărcile protejate de reclamantă sau semne similare acestora. A impune o astfel de interdicţie echivalează cu a interzice tuturor cofetăriilor, patiseriilor şi producătorilor şi comercianţilor de praline de pe piaţa din România să îşi expună spre vânzare propriile produse (praline) atunci când acestea comportă o formă rotundă, de culoare albă, şi sunt acoperite (sau nu) cu fulgi de cocos sau alte ingrediente similare fulgilor de cocos.

În ceea ce priveşte existenţa riscului de confuzie, inclusiv a celui de asociere, având în vedere toate observaţiile menţionate mai sus, rezultă că prin distribuirea şi comercializarea produselor LUMAR/LUMARKI de către recurentă, nu se cauzează niciun risc de confuzie, incluzând un risc de asociere, pentru consumatorul român, în ceea ce priveşte originea produselor sau stabilirea unei eventuale legături economice între cele două entităţi: recurenta şi intimată, aspect de altfel reţinut în mod corect de către prima instanţă de fond.

Intimata reclamantă a formulat întâmpinare prin care a cerut respingerea recursului ca nefondat, întrucât următoarele aspecte sunt definitiv tranșate și nu mai pot fi judecate de instanța de recurs: aprecierea probelor privind caracterul distinctiv al mărcii, chestiune de fapt soluționată de instanța de apel; obiectul protecției a fost dezlegat în primul ciclu procesual prin decizia de casare.

Intimata reclamantă a mai arătat că art.3 lit. a) din Legea nr.84/1998 nu face distincția între mărci bidimensionale și mărci tridimensionale, astfel că și protecția acestora este nediferențiată, că prin decizia de casare s-a stabilit că marca invocată de reclamantă este o pralină acoperită cu fulgi de cocos, fiind o formă de produs acceptată de acest articol ca semn ce poate constitui o marcă, că există o jurisprudență constantă conform căreia criteriile de apreciere a caracterului distinctiv al mărcilor figurative constând în reprezentarea produsului în sine nu diferă de cele de cele aplicabile altor categorii de mărci, că în decizia de casare s-a arătat că ”instanța trebuie să cerceteze marca prin raportare la criticile privind contrafacerea produsului și a modului de folosire a mărcii reclamantei”, de unde ar rezulta că trebuie raportată contrafacerea nu doar la reprezentarea ca poză pe ambalaj, ci și la forma de produs care are aspectul mărcii.

Intimata reclamantă a arătat în continuare că instanța de apel nu a încălcat principiul disponibilității sau al contradictorialității, întrucât acțiunea a fost întemeiată pe prevederile art.35 din Legea nr.84/1998, fără a fi limitat la un alineat sau vreo literă, astfel că s-a referit la toate cele trei ipoteze ale articolului, făcând referire pe parcursului dosarului și la ipoteza identității între semne, la care se referă și lit. b), care conține condiția suplimentară a riscului de confuzie, pe care instanța de apel l-a apreciat ca fiind prezumat în cazul identității dintre semne, că în mod greșit apreciază recurenta că prin decizia atacată s-a conferit protecție unui semn care nu poate fi protejat ca marcă și care este lipsit de distinctivitate, întrucât nulitatea mărcii nu poate fi cerută pe cale de excepție, reinterpretarea probelor legate de situația de fapt privind distinctivitatea mărcii este inadmisibilă în recurs și nefondată, iar drepturile de proprietate industrială invocate de către recurentă nu fac obiectul prezentului litigiu.

Recurenta a formulat cerere de înaintare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a următoarelor întrebări preliminare:

Articolul 15 din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS) și articolul 2 din Directiva 2008/95/CE se opun unei interpretări a dispozițiilor legale naționale ale statelor membre prin care se refuză constatarea unei distincții între mărcile bidimensionale și cele tridimensionale în ceea ce privește obiectul de protecție al acestora?

Articolul 15 din Acordul TRIPS și articolul 2 din Directiva 2008/95/CE se interpretează în sensul că forma produsului poate fi protejată doar prin înregistrarea unei mărci tridimensionale?

Articolul 16 alin.1 din Acordul TRIPS și articolul 5 alin.1 din Directiva 2008/95/CE se opun unei interpretări a dispozițiilor statelor membre prin care se extinde protecția conferită de marca bidimensională și cu privire la forma produsului?

În ceea ce privește cererea de adresare a întrebărilor preliminare către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Înalta Curte a constatat-o inadmisibilă, având în vedere că marca figurativă nr. 798984/20.02.2003, cu privire la care se pune problema obiectului de protecție, și anume dacă protejează forma produsului reprezentat în imaginea înregistrată, ca și o marcă tridimensională, a fost înregistrată pe cale internaţională, având ca țară desemnată și România, în temeiul Aranjamentului de la Madrid. În mod evident nu este o marcă comunitară.

Or, obiectul de protecție al unei mărci este dat de normele juridice în baza căruia aceasta a fost înregistrată, iar nu de normele juridice existente la momentul la care se discută cererea de contrafacere a acestei mărci.

În aceste condiții nu se pune problema, sub aspectul vizat de cererea de adresare a întrebărilor preliminare, a interpretării dreptului Uniunii Europene.

În schimb, nu înseamnă că jurisprudența CJCE/CJUE în materie de interpretare a riscului de confuzie și a celorlalte concepte care interesează soluționarea unei cereri în contrafacere nu ar fi utile cauzei, dar aceasta dintr-o altă perspectivă, și anume a realizării obiectivului de a se opera cu aceleași criterii, indiferent de tipul mărcii, naționale sau comunitare. Acesta este motivul pentru care în analizarea recursului se va răspunde și la argumentele părților prin care se invocă anumite hotărâri ale CJCE/CJUE.

Înalta Curte a constatat fondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

1. În prealabil, sunt necesare câteva clarificări legate de limitele rejudecării apelului și ale prezentului recurs, dat fiind că prin cererea de chemare în judecată reclamanta a invocat contrafacerea a două mărci înregistrate pe cale internaţională nr. 729178 /18.01.2000 şi nr.

798984/20.02.2003, având ca țară desemnată și România.

În primul rând, în ceea ce privește marca internațională înregistrată sub nr. 798984/20.02.2003, s-a invocat contrafacerea sub două aspecte, prin comercializarea unor praline de formă sferică cu glazură albă și înveliș de fulgi de cocos și prin redarea unor semne similare acestei mărci pe ambalajul cutiei în care sunt comercializate.

Referitor la această ultimă formă de contrafacere (prin redarea unor semne similare acestei mărci pe ambalajul cutiei în care sunt comercializate produsele), contestată de către pârâtă încă din fața primei instanțe raportat la modalitatea de comercializare în România a produselor Lumar, instanța din apel, în primul ciclu procesual, prin decizia nr.205A/12.07.2011, nu a constatat întemeiat nici motivul de apel în legătură cu această pretenție, iar în recursul formulat împotriva acestei decizii reclamanta nu a formulat critici legate de această pretinsă modalitate de contrafacere a mărcii internaționale înregistrată sub nr. 798984/20.02.2003, ci numai legat de contrafacerea acestei mărci prin comercializarea produselor despre care se susține că au o formă similară/identică precum cea pretins a fi protejată prin această marcă.

Astfel, referirile instanței de apel în rejudecare la acest tip de contrafacere (prin redarea unor semne similare acestei mărci pe ambalajul cutiei în care sunt comercializate produsele), pe lângă faptul că nu conțin motivarea în fapt, exced limitelor rejudecării date de partea din decizia din apel inițială, atacată cu recurs în primul ciclu procesual.

În al doilea rând, prin decizia atacată cu prezentul recurs, nr. 463/A/2014, au fost constatate nefondate motivele de apel legate de contrafacerea mărcii înregistrate pe cale internaţională sub nr. 729178/18.01.2000, iar reclamanta nu a declarat recurs împotriva acestei decizii.

În consecință, obiectul analizei în continuare a prezentului recurs îl va reprezenta legalitatea deciziei atacate doar din perspectiva contrafacerii mărcii internaționale înregistrată sub nr. 798984/20.02.2003 prin comercializarea de către pârâtă a produselor despre care se susține de către reclamantă că au o formă similară/identică precum cea pretins a fi protejată prin această marcă.

2. Un alt aspect care trebuie clarificat este dat de problema de drept dezlegată, conform art.315 alin.(1) C.pr.civ., prin decizia de casare nr.3089/2013, ținând cont că reclamanta a considerat că instanța de casare ar fi dezlegat problema domeniului de protecție al mărcii internaționale înregistrată sub nr. 798984/20.02.2003, în sensul că aceasta protejează forma produsului comercializat de către reclamantă, o pralină cu glazură albă și înveliș de fulgi de cocos, în timp ce recurenta pârâtă susține că nu s-a dezlegat acest aspect și că marca, așa cum a fost înregistrată, nu protejează forma produsului ci doar imaginea produsului, destinată a fi aplicată pe ambalaje.

Pentru a determina care sunt dispozițiile obligatorii ale deciziei de casare, sub aspectul menționat anterior, trebuie determinat care sunt considerentele deciziei de apel pronunțată în primul ciclu procesual și criticile din recurs formulate împotriva acesteia, care au dus la pronunțarea deciziei de casare.

Astfel, în ceea ce privește domeniul de protecție al mărcii internaționale înregistrată sub nr. 798984/20.02.2003, instanța de apel din ciclul procesual anterior a reținut, ca și prima instanță de fond, că marca internațională înregistrată sub nr. 798984/20.02.2003, marcă figurativă (bidimensională), constă în imaginea unei praline de formă rotundă îmbrăcată în fulgi de cocos care nu protejează forma produsului, formă care, de altfel, mai este folosită în același mod și de alți comercianți, ci poate fi folosită doar ca semn pentru identificarea produselor reclamantei, iar nu pentru a împiedica alți competitori să comercializeze produse de aceeași formă.

Pentru aprecierea gradului de distinctivitate a mărcii în cauză instanța de apel din ciclul procesual anterior s-a raportat la forma caracteristică a produselor de cofetărie constând în praline, în general, și a bomboanelor, în general, ajungând la concluzia că este slab distinctivă.

De asemenea, instanța de apel din ciclul procesual anterior a mai reținut, ca argument în sensul că marca în cauză nu ar proteja forma pralinei, pentru a răspunde susținerilor reclamantei, că potrivit art.5 lit.e) din Legea nr.84/1998 sunt excluse de la protecție mărcile compuse exclusiv din forma produsului.

În recursul formulat împotriva deciziei nr.205/A/2011, legat de acest aspect, reclamanta a criticat raportarea instanței de apel, pentru stabilirea gradului de distinctivitate, la praline în general fără a se raporta concret la învelișul de fulgi de cocos specific pralinei reprezentate în imaginea înregistrată ca marcă, a criticat redarea trunchiată a prevederile art.5 lit.e) din Legea nr.84/1998, care în realitate ar permite, în anumite condiții, înregistrarea ca marcă a formei produselor.

Observând considerentele deciziei de casare legate de aspectul menționat anterior, se reține că în decizia de casare nu se regăsește nicio concluzie clară în sensul determinării domeniului de protecție al mărcii internaționale înregistrată sub nr. 798984/20.02.2003, marcă figurativă (bidimensională), în sensul că ar proteja forma produsului reprezentat în imaginea înregistrată ca marcă.

În cadrul acestor considerente s-a răspuns la motivul de recurs legat de greșita interpretare a art.5 lit.e) din legea mărcilor, în sensul că forma produsului poate fi protejată, însă în anumite condiţii prevăzute expres de legea mărcilor, astfel că argumentul instanței de apel din primul ciclu procesual, că nu pot fi înregistrate mărci constând exclusiv în forma produsului fără distincție, ca răspuns la una dintre susținerile din apel, nu era legal, concluzia fiind că în rejudecare trebuie reevaluată analiza limitelor de protecție ale mărcii în cauză, ținând cont că acest argument nu era corect.

De asemenea, s-a mai răspuns la motivul de recurs legat de analizarea în mod greșit a gradului de distinctivitate, dispunându-se ca aceasta să se facă prin raportare în mod concret la forma produsului reprezentat în imaginea înregistrată ca marcă, și anume pralină acoperită cu fulgi de cocos, iar nu bomboană, în general, iar în cazul pralinelor să se țină cont de categoria restrânsă a celor având un înveliş de fulgi de cocos. În continuare au fost menționate câteva considerații legate de modalitatea de stabilire a caracterului distinctiv al mărcii, în general, indicându-se a se verifica de către instanța de apel ”dacă semnele pot fi percepute de publicul vizat ca identificând şi diferenţiind bunurile produse de reclamantă de bunurile altor producători, care fac parte din aceeaşi categorie şi care sunt identificate prin acelaşi semn” și să se analizeze și criticile formulate de către apelantă ”privind contrafacerea produselor şi a modului de folosire a mărcii reclamantei”.

Pentru a aprecia că s-ar fi ajuns la o astfel de eventuală concluzie, menționată mai sus, susținută de către reclamantă, diferită de cea a instanțelor de fond, cu respectarea dreptului la un proces echitabil, în considerentele deciziei de casare ar fi trebuit cel puțin să se regăsească și analiza apărărilor pârâtei legate de limitele de protecție ale mărcilor tridimensionale și cele ale mărcilor figurative (bidimensionale), prin care se susținea că mărcile figurative nu protejează forma produsului, analiză în care să se identifice expres caracteristicile mărcii în cauză, așa cum a fost înregistrată, raportată la tipul de produse pentru care a fost înregistrată, ceea ce nu s-a întâmplat.

De altfel, în finalul considerentelor instanța de casare a reținut că motivul casării este dat de faptul că instanţa de apel nu a analizat toate motivele de apel invocate de reclamantă, ceea ce înseamnă că situaţia de fapt nu a fost pe deplin stabilită, neajungând astfel la o concluzie legată de limitele de protecție ale mărcii internaționale înregistrată sub nr. 798984/20.02.2003, marcă figurativă (bidimensională), în sensul că ar proteja forma produsului reprezentat în imaginea înregistrată ca marcă.

Analizând prezentul recurs, Înalta Curte a constatat fondate motivele de recurs prin care se

susține greșita interpretare a actului juridic dedus judecății (art.304 pct.8 C.pr.civ.), constând în certificatul de înregistrare a mărcii internaționale nr. 798984/20.02.2003 și greșita reținere a identității domeniului de protecție juridică între o marcă tridimensională și o marcă figurativă/grafică (bidimensională) (art.304 pct.9 C.pr.civ.), cu consecințele ce rezultă asupra analizării încălcării drepturilor exclusive ale reclamantei asupra mărcii în cauză.

În cazul acțiunii în contrafacere a unei mărci înregistrate, cum este cazul de față, trebuie stabilit, în primul rând, domeniul de protecție juridică, așa cum acesta rezultă din certificatul de înregistrare a mărcii.

În speță, din extrasul de pe site-ul WIPO referitor la înregistrarea mărcii internaționale nr. 798984/20.02.2003, anexat cererii de chemare în judecată, rezultă că aceasta constă din reprezentarea grafică a unui obiect rotund, cu un înveliș de fulgi de nucă de cocos, că are culori revendicate alb, alb-gălbui (crem), roz și bej, și că este înregistrată pentru următoarele produse și servicii din clasa 30: patiserie și cofetărie, produse din ciocolată, înghețată.

În această înregistrare nu se menționează faptul că marca ar fi tridimensională, spre deosebire de cealaltă marcă internațională înregistrată sub nr.729178/18.01.2000, constând într-un ambalaj, unde se arată expres faptul că este o marcă tridimensională.

Astfel, dacă reclamanta intenționa să înregistreze ca marcă forma unei anumite praline pe care o comercializa avea posibilitatea să ceară înregistrarea unei mărci tridimensionale având forma dorită, dacă socotea că sunt îndeplinite și celelalte condiții pentru a-i fi admisă o asemenea cerere.

Reclamanta a susținut pe parcursul procesului că din această înregistrare rezultă că deține drepturi exclusive de folosință asupra mărcii reprezentând o formă precis individualizată de pralină, astfel cum aceasta ar fi reprezentată grafic, și anume pralină de formă sferică cu glazură albă și înveliș din nucă de cocos.

Nu este contestat în speță de către niciuna dintre părți că marca internațională înregistrată sub nr. 798984/20.02.2003, este o marcă figurativă (bidimensională), iar nu o marcă tridimensională.

În schimb, reclamanta susține că marca în cauză, chiar figurativă, protejează forma produsului redat în reprezentarea grafică, iar pârâta susține că numai mărcile tridimensionale protejează forma produsului, astfel că în baza acestei mărci, așa cum a fost înregistrată, nu se poate interzice comercializarea produselor identice sau similare cu cele din imaginea reprezentată de marca înregistrată, ci numai interzicerea aplicării acestei imagini pe produse sau ambalajul acestora.

În prealabil, interesează în ce constă marca în cauză, iar concluzia nu poate fi decât aceea că, fiind o marcă figurativă, rezidă în imaginea/fotografia/reprezentarea grafică a unui obiect, în cazul de față, în timp ce mărcile tridimensionale sunt reprezentate de aspectul real/fizic al produsului sau al ambalajului.

Astfel, semnul înregistrat ca marcă în cauză rezidă într-un element figurativ destinat a fi aplicat pe produs sau pe ambalaje, iar nu în forma produsului.

Apărarea reclamantei în sensul că sferele nu pot fi reprezentate decât printr-un cerc indiferent de unghiul din care le privești, astfel că prin marca în cauză s-ar fi protejat forma produsului reprezentat în imagine, iar nu doar imaginea acestuia, ignoră regulile de bază în materia înregistrării mărcilor, raportat la faptul că marca în cauză este în mod cert figurativă, iar nu tridimensională.

Faptul că pentru cazul în care se intenționa înregistrarea ca marcă a formei produsului sau a ambalajului trebuia să se menționeze expres că marca este tridimensională rezultă din regula 9 paragraful 4 litera a) punctul viii) coroborat cu regula 14 paragraful 2 punctul ii) din Regulamentul comun al Aranjamentului de la Madrid.

Mărcile tridimensionale destinate să protejeze în mod direct forma produsului se situează în categoria mărcilor non-tradiționale, alături de mărcile cromatice. Inițial mărcile constând în forma produsului nu puteau fi înregistrate întrucât mărcile erau considerate a fi ceva separat și diferit de bunuri, un semn material destinat a fi aplicat pe bunuri sau pe ambalajul acestora.

Acesta este motivul pentru care, pentru a se atrage atenția asupra acestui tip de mărci (pe care consumatorul nu le-ar percepe, de regulă, ca indicând originea comercială a unui produs sau serviciu, întrucât acesta nu este obișnuit să prezume originea produselor bazându-se pe forma lor sau aceea a ambalajului lor, cu efect asupra aprecierii caracterului distinctiv al mărcii), atât în Regulamentul comun al Aranjamentului de la Madrid, dar și în Legea nr.84/1998 [art.10 alin.(2), forma în vigoare la data înregistrării mărcii în cauză] se prevede expres obligația ca în cererea de înregistrare să se specifice culorile revendicate și dacă marca este tridimensională, tocmai pentru a rezulta cu claritate ceea ce este protejat prin înregistrare.

Specificitatea acestor mărci atipice este dată de modul cum acestea sunt percepute de către consumator. ”O marcă tridimensională nu este în mod necesar percepută în același mod ca o marcă figurativă. În primul caz, publicul percepe un obiect tangibil, pe care îl poate examina din mai multe unghiuri, în timp ce, în al doilea caz, publicul nu vede decât o imagine.” (T-148/08, Biefa Group Co.Ltd vs. OAPI, para.121).

Or, cerința, prevăzută de art.3 din Legea nr.84/1998 (forma în vigoare la data înregistrării mărcii în cauză), ca marca să fie un semn susceptibil de reprezentare grafică are ca scop să permită reprezentarea vizuală a semnului, astfel încât acesta să poată fi identificat cu exactitate, pentru a permite operatorilor economici să cunoască asupra a ce poartă drepturile protejate ale titularului mărcii, iar consumatorului să îl înțeleagă și să îl memoreze, imagine pe care să o utilizeze pentru a reitera cu certitudine o experiență în domeniul achiziționării de bunuri. O astfel de interpretare este dată de buna funcționare a sistemului de înregistrare a mărcilor. Cerința reprezentării grafice are ca funcție tocmai delimitarea mărcii astfel încât să se poată determina obiectul exact al protecției conferite titularului său prin marca înregistrată. Înregistrarea mărcii într-un registru public are ca scop să o facă accesibilă autorităților competente și publicului, în special, operatorilor economici. În aceste condiții, pentru a-și îndeplini rolul de marcă înregistrată, un semn trebuie să facă obiectul unei percepții precise și constante care garantează funcția de origine a mărcii. (C-49/02, Heidelberger Bauchemie, para. 25-31)

În consecință, apărarea intimatei reclamante în sensul că art.3 lit.a) din Legea nr.84/1998 nu ar face distincția între mărci bidimensionale și mărci tridimensionale, astfel că nici domeniul de protecție al acestora nu poate fi diferit, nu poate fi reținută, limitele de protecție reieșind din certificatul de înregistrare.

Pentru a susține faptul că marca în cauză ar proteja forma produsului reprezentat în imaginea înregistrată ca marcă, reclamanta a făcut trimitere și la jurisprudența CJCE în care s-a reținut că jurisprudența dezvoltată în aprecierea caracterului distinctiv al mărcilor tridimensionale constituite din aspectul produsului însuși se aplică și în cazul mărcilor figurative constituite din reprezentarea bidimensională a însuși produsului, atâta timp cât în acest caz marca figurativă nu mai constă dintr-un semn independent de aspectul produsului pe care îl desemnează (C-25/05P, August Storck KG vs.OAPI, para.29).

Contrar susținerilor reclamantei, din această jurisprudență nu rezultă că CJCE/CJUE ar fi de părere că aceste mărci figurative, care înfățișează imaginea produsului pentru care se solicită înregistrarea mărcii, ar proteja forma produsului, ca și mărcile tridimensionale, ci că în aprecierea caracterului distinctiv trebuie avute în vedere aceleași criterii întrucât ”percepția publicului nu este în mod necesar aceeași în cazul unei mărci tridimensionale constituită din aspectul produsului însuși ca și în cazul unei mărci verbale sau figurative care constă dintr-un semn independent de aspectul produselor pe care le desemnează. În fapt, consumatorii medii nu au obișnuința de a prezuma originea produselor bazându-se pe forma lor sau pe aceea a ambalajului, în absența oricărui element grafic sau textual, și astfel s-ar putea dovedi mai dificil de stabilit caracterul distinctiv în cazul unei asemenea mărci tridimensionale decât în cazul unei mărci verbale sau figurative” (C-25/05P, August Storck KG vs.OAPI, para.27).

Această abordare este explicabilă întrucât, chiar și în cazul în care consumatorul se confruntă cu imaginea imprimată pe ambalaj, așa cum se întâmplă în cazul unei mărci figurative care înfățișează imaginea produsului, fără alte elemente suplimentare, această imagine, de regulă, nu îi dă posibilitatea consumatorului decât să se informeze cu privire la conținutul ambalajului, fără a putea constitui un indicator al originii produsului, cu efect direct asupra caracterului distinctiv al mărcii. În acest caz consumatorul este nevoit să se raporteze la marca verbală care figurează pe ambalaj pentru a distinge produsele desemnate față de cele ale altei întreprinderi.

În consecință, în speță, în analiza acțiunii în contrafacere, se pune problema dacă în temeiul unei mărci figurative constând în imaginea unei praline cu înveliș de fulgi de cocos și culori revendicate alb, alb-gălbui (crem), roz și bej, se poate interzice comercializarea unor produse identice sau similare cu cel care se regăsește în imaginea înregistrată ca marcă.

Termenul pralină este folosit în prezenta cauză într-un sens larg, utilizat în industria dulciurilor, pentru a desemna orice bomboană care conține zahăr (eventual și ciocolată) și fructe uscate (migdale, alune, fistic, nuci etc.), întregi sau fărâmițate, aflate în interior sau în exterior, dat fiind că obiectul rotund care apare în imaginea înregistrată ca marcă pare a avea un înveliș de fulgi de cocos, în timp ce pralinele în sens restrâns desemnează, potrivit DEX 2009, o bomboană cu învelișul de ciocolată sau de zahăr și cu miezul de migdală sau de nucă. Acest sens larg este utilizat și de către reclamantă prin raportare atât la produsul său, care este comercializat sub denumirea de ”specialitate crocantă cu nucă de cocos și migdală întreagă în interior”, cât și al pârâtei, despre care aceasta susține că s-ar încadra în categoria napolitanelor, dat fiind că are la interior o vafă de formă sferică umplută cu cremă.

Primul element cert ce rezultă din actul dedus judecății, constând în extrasul de pe site-ul WIPO referitor la înregistrarea mărcii în cauză, este acela că marca nr. 798984/20.02.2003, este o marcă figurativă, care rezidă în imaginea unui obiect sferic învelit în fulgi de nucă de cocos, având culori revendicate alb, alb-gălbui (crem), roz și bej, și care este înregistrată pentru următoarele produse și servicii din clasa 30 a Clasificării de la Nisa: patiserie și cofetărie, produse din ciocolată, înghețată.

Cu privire la această marcă figurativă nu se poate reține că reprezintă chiar imaginea produsului însuși întrucât, pe de o parte, nu a fost înregistrată în mod expres pentru produsul ”praline învelite în fulgi de cocos” și nici măcar pentru praline sau bomboane în general, ci a fost înregistrată pentru produse din clasa 30 a Clasificării de la Nisa, și anume: patiserie și cofetărie, produse din ciocolată, înghețată, care nu ar fi fost asociate automat cu produsul ”pralină învelită în fulgi de cocos”, în cazul analizării unei mărci figurative, care nu protejează forma produsului.

Pe de altă parte, după cum s-a menționat în cererea de chemare în judecată, produsul comercializat sub această marcă, dar și sub marca verbală Raffaello, este o pralină de forma unei sfere glazurate, învelită în fulgi de cocos, de culoare albă, în timp ce culorile revendicate ale mărcii invocate sunt alb, alb-gălbui (crem), roz și bej, astfel că imaginea produsului înregistrată ca marcă nu este identică cu aspectul fizic/real al produsului.

Pentru a stabili limitele de protecție date prin înregistrare este necesar să se determine în ce a constat distinctivitatea intrinsecă a mărcii, printre altele prin raportare la faptul dacă are în componență elemente descriptive care sunt în domeniul public și nu pot fi apropriate, în funcție de care se stabilesc elementele de distinctivitate, care pot determina ulterior și gradul de distinctivitate dobândită, întrucât cunoașterea mărcii pe piață este influențată de elementele distinctive, datorită particularității acestora mărcile putând fi memorate de către consumator.

Această analiză se va face doar prin raportare la produsul pralină cu înveliș de fulgi de cocos, care face obiectul prezentei cauze și care se situează în categoria produselor de cofetărie, iar nu și la celelalte produse și servicii pentru care a fost înregistrată marca, distinctivitate a cărei stabilire nu interesează prezentul litigiu.

De asemenea, se va porni de la premisa că marca nr. 798984/20.02.2003 a fost valabil înregistrată, și că astfel se bucură de un minim caracter distinctiv, urmând a se identifica elementele care îi asigură distinctivitatea, raportat la susținerile recurentei pârâte, în sensul că pralinele de formă sferică având glazură albă și un înveliș de fulgi de cocos reprezintă un produs comercializat și de alți operatori economici, astfel că imaginea unui astfel de produs ar fi un element descriptiv aflat în domeniul public, ceea ce implică, din punct de vedere al formei, că ar fi una impusă de natura produsului.

Contrar susținerilor intimatei reclamante, această analiză nu implică stabilirea unei alte situații de fapt sau reaprecierea probelor, ci verificarea dacă, pe baza celor reținute din probele administrate de către instanța de apel, au fost respectate criteriile de apreciere a caracterului distinctiv, ce reprezintă o problemă de drept.

După cum se reține în doctrină, atunci când o marcă include atât elemente descriptive, cât și elemente distinctive ”protecția acordată nu vizează elementele descriptive ale semnului, care pot fi în mod liber preluate total sau parțial de către concurenții titularului mărcii, ci doar elementele apte să indice originea comercială a produselor sau serviciilor titularului, care vor rămâne monopolul titularului”.

În speță, în acest moment al analizei, interesează acest aspect, nu din perspectiva nulității, ci pentru a vedea dacă marca în cauză conține și elemente aflate în domeniul public, cum ar fi forma care ține de natura produsului, și care nu puteau fi apropriate prin înregistrarea mărcii. Această analiză se va face, deși marca în cauză nu este tridimensională, întrucât dacă forma ce ține de natura produsului nu poate fi înregistrată ca marcă tridimensională, cu atât mai puțin nu poate reprezenta un obiect al protecției unei mărci bidimensionale.

Sub acest aspect, instanța de apel a reținut că forma sferică pentru o bomboană pralină nu este impusă de natura produsului. În motivarea acestei concluzii a reținut că ”deşi este posibil ca forma rotundă (sau sferică) să fie o opţiune des întâlnită a producătorilor de bomboane (dulciuri), pe piaţă sunt frecvente şi bomboane (inclusiv praline) de alte forme (paralipipedice, conice, tronconice sau alte forme ce nu urmează forme geometrice consacrate) şi care pot primi diverse învelişuri, forma bomboanei din marca reclamantei nefiind una necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic (spre exemplu pentru a realiza umplutura sau învelişul din fulgi de cocos).”

Analizând acest paragraf se poate constata că instanța de apel a făcut o eroare de

raționament, care a dus la interpretarea greșită a legii. Pe de o parte, a susținut că forma sferică pentru o bomboană pralină nu este impusă de natura produsului întrucât nu este una necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic. Or, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcă rezidând în forma produsului, de a nu fi impusă de natura produsului sau de a nu fi o formă necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic nu sunt cumulative, nu se verifică și nu se argumentează una prin intermediul celeilalte. Este suficient ca una dintre aceste condiții să nu fie îndeplinită pentru a se refuza înregistrarea unei astfel de mărci. Nu se poate justifica faptul că forma nu ar fi impusă de natura produsului prin aceea că ar fi îndeplinită o altă condiție, și anume că nu ar fi o formă necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic.

Instanța de apel a mai reținut, în motivarea faptului că forma sferică pentru o bomboană pralină nu este impusă de natura produsului că pe piață sunt comercializate frecvent și praline având alte forme (paralipipedice, conice, tronconice sau alte forme ce nu urmează forme geometrice consacrate), şi care pot primi diverse învelişuri, deşi ar fi posibil ca forma rotundă (sau sferică) să fie o opţiune des întâlnită a producătorilor de bomboane (dulciuri). Recurenta a depus în apel dovezi din care rezultă că și alți comercianți din România comercializează praline de formă sferică având glazură albă, dar și praline de formă sferică având glazură albă și înveliș de nucă de cocos, dar, chiar dacă nu ar fi depus aceste dovezi, instanța s-ar fi putut raporta la faptele notorii rezultate din practica obișnuită în comerțul cu produse de cofetărie, care sunt presupuse a fi cunoscute de toată lumea.

Astfel, instanța de apel, deși nu a negat faptul că forma rotundă a pralinelor este o opțiune des întâlnită pe piața dulciurilor, a contrabalansat regula prin reținerea existenței unor praline având alte forme geometrice, care, de fapt, reprezintă excepția de la regula formei sferice a pralinelor.

În practica obișnuită în comerțul cu dulciuri, praline în special, dedusă din împrejurări rezultând din experiența practică dobândită, în general, din comercializarea de produse de consum generale cum sunt cele în cauză, fapte care sunt susceptibile de a fi cunoscute de toate persoanele și sunt cunoscute de consumatorii acestor produse, forma sferică pentru praline, ca și pentru bomboane în general reprezintă o formă banală, clasică, una dintre formele geometrice de bază și una dintre formele care vin în mod natural în mintea consumatorului pentru acest gen de produse, în timp ce celelalte forme amintite de către instanța de apel, paralipipedice, conice, tronconice, sunt cele care se îndepărtează de la normal.

De altfel, forma sferică inclusiv pentru praline în sens larg a fost chiar de la început în industria produselor de cofetărie cel mai ușor de obținut manual, fiind caracteristică tocmai din acest motiv acestui tip de produse, ca și acoperirea cu diverse învelișuri (ultim fapt reținut, de asemenea, de către instanța de apel), prin rostogolirea acestor produse de formă sferică prin felurite semințe, fructe uscate sau ciocolată, fărâmițate. Astfel, publicul pertinent este obișnuit și cu acoperirea bomboanelor, cu glazură albă sau de ciocolată, cu diverse învelișuri de tipul menționat anterior.

De asemenea, aspectul alb al pralinei, dat de glazura folosită, este clasic, această culoare fiind folosită și de alți comercianți. Referitor la opțiunea reclamantei pentru învelișul de fulgi de cocos, se poate observa că fulgii de cocos au o formă care se găsește în comerț în mod obișnuit, fiind la îndemâna oricărui operator economic să îi utilizeze. Ca atare, nici despre această opțiune nu se poate susține că este specifică produsului reprezentat în imaginea înregistrată ca marcă în cauză, de natură a genera o particularitate susceptibilă de a indica originea produsului în cauză.

În consecință, contrar celor reținute de către instanța de apel, situația de fapt constată de aceasta nu poate duce la concluzia că forma sferică a pralinei ar fi inclusă în sfera protecției, aceasta fiind un element care ține de natura produsului, ca și învelișul de fulgi de cocos al căror aspect nu se desprinde de normal, astfel că această formă se află în domeniul public, neputând fi apropriată prin înregistrarea unei mărci.

Restricțiile la înregistrare sunt date de protecția interesului public. Interesul general cere ca semnele descriptive ale categoriei de produse sau servicii pentru care înregistrarea este cerută să poată fi în mod liber utilizate de toată lumea. Un monopol așa întins nu ar fi compatibil cu un sistem de concurență reală, ar risca să creeze un avantaj concurențial nelegal în favoarea unui singur operator economic și nu ar fi în acord cu dezvoltarea economică și promovarea spiritului întreprinzător.

Astfel, pralina de formă sferică cu glazură albă având înveliș de fulgi de cocos nu reprezintă un element de distinctivitate al mărcii în cauză, ceea ce duce la concluzia că elementele de distinctivitate care au făcut posibilă înregistrarea mărcii pentru produsul în cauză sunt date de culorile revendicate, și anume alb, bej, roz, crem, de unde rezultă că la momentul înregistrării aceasta să fie o marcă slab distinctivă.

Ținând cont că un semn care are o formă care rezultă chiar din natura produselor nu poate dobândi niciodată prin utilizare un caracter distinctiv (C-215/14, Societe des Produits Nestle SA c/a Cadbury UK Ltd, para. 39), pretinsa recunoaștere ulterioară a mărcii de către consumator trebuie să vizeze elementele de distinctivitate ale mărcii, care în speță sunt date, așa cum s-a reținut anterior de culorile revendicate, alb, bej, roz, crem.

Pe de altă parte, contrar celor reținute de instanța de apel, ținând cont de elementele de distinctivitate ale mărcii în cauză reprezentate de culorile revendicate, alb, bej, roz, crem, nu se poate reține identitatea dintre marcă și semnul utilizat de către pârâtă, prin care se susține că s-ar încălca marca în cauză, semn reprezentat de pralinele având formă sferică, glazură albă și înveliș de cocos, acestea fiind cel mult similare, așa cum corect a reținut prima instanță de fond, similaritate dată de forma produsului reprezentat în imaginea înregistrată ca marcă figurativă, adică de elementele descriptive ale mărcii.

Astfel, în speță se pune problema aplicării art.35 alin.(2) lit.b) din Lege nr.84/1998, forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată, potrivit căruia titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă, așa cum corect a reținut prima instanță de fond.

În consecință, trebuie stabilit dacă prin modul de folosire a semnului de către pârâtă există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

Constituie risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, după caz de la întreprinderi legate economic. Acest risc este exclus atunci când nu pare că publicul ar putea să considere că produsele sau serviciile provin de la aceeași întreprindere sau, după caz, de la întreprinderi legate economic (C-39/97 CJCE, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc., para. 29, 30).

Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenți, și anume: similaritatea produselor și serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al mărcii anterioare și publicul relevant.

Aprecierea globală a similarității vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor/semnelor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează, având în vedere, în special, componentele lor distinctive și dominante. (Sabel, C-251/95, pct.23, hotărârea CJCE din 11.11.1997)

Analiza caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu determină întinderea protecției acordate acelei mărci, pe când analiza caracterului distinctiv al unei componente a mărcii/semnului determină dacă marca și semnul aflate în conflict coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă caracter distinctiv sau al unei componente slabe, așadar dacă similaritatea se referă la o componentă importantă sau mai puțin importantă.

În determinarea caracterului distinctiv al mărcii și astfel în stabilirea dacă este puternic distinctivă este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. (Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, para. 49).

În cadrul acestei evaluări trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți și în particular de caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă înglobează sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, partea din piață acoperită de marca, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporția din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii ca și de declarații ale camerelor de comerț și industrie sau ale altor asociații profesionale. (C-342/97 Loyd Schuhfabrik para. 28 și urm.)

Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Astfel, o marcă cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale se bucură de un grad de protecție mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoașterii pe care o are pe piață. (Lloyd Schuhfabrik, para.20 și 23, Sabel para.24, Canon para. 17).

În ceea ce priveşte aprecierea riscului de confuzie se porneşte de la ideea că percepţia mărcilor în mintea consumatorului obişnuit al categoriei de produse şi de servicii în discuţie joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie şi că în mod normal acest consumator percepe marca în întregul ei şi nu îi analizează diferitele detalii. Consumatorul obişnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat şi în mod rezonabil atent şi circumspect. Acest consumator obişnuit nu are şansa de a face o comparaţie directă între diferitele mărci şi trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie. Nivelul de atenţie al consumatorului mediu variază în funcţie de categoria de produse şi servicii în discuţie. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, para.26.)

Ținând cont de criteriile de apreciere a riscului de confuzie folosite în jurisprudența instanțelor din România, în mod unitar, indiferent de tipul mărcii, naționale sau comunitare, motiv pentru care coincid cu cele cristalizate în jurisprudența CJUE/CJCE, menționate anterior, instanța trebuie să compare, având în vedere imaginea de ansamblu produsă publicului relevant, marca reclamantei așa cum a fost înregistrată, și semnul pârâtei așa cum este folosit de către aceasta, din punct de vedere al similarității semantice/conceptuale, auditive și vizuale.

Așa cum s-a reținut mai sus, referitor la contrafacerea mărcii nr. 798984/20.02.2003 analiza prezentului recurs se limitează doar la susținerea legată de comercializarea unor produse identice sau similare cu această marcă și solicitarea de a se interzice mai multe operațiuni comerciale cu aceste produse.

Ținând cont că marca în cauză este figurativă, fără elemente verbale, care să poată fi pronunțate/înțelese, analiza din perspectiva similarității vizuale reținută anterior este suficientă pentru aprecierea riscului de confuzie.

În primul rând, se poate constata că pârâta nu folosește pralina cu glazură albă și înveliș de fulgi de cocos cu funcția de marcă ci cu funcția de produs. Pralinele sunt ambalate într-o cutie cu ambalaj exterior transparent, așa cum se ambalează, de regulă, în comerț bomboanele/prăjiturile/napolitanele care se vând vrac sau într-o cantitate mai mare. Pe ambalaj este plasat central, în partea de superioară a ambalajului, loc ce atrage în primul rând atenția consumatorului, care este obișnuit să vizualizeze de sus în jos informațiile, elementul verbal al mărcii pârâtei LUMAR/LUMARKI, alături de alte elemente figurative. Pârâta mai comercializează praline de aceeași formă ambalate individual în ambalaje protejate prin design sau marcă, semne despre care reclamanta a susținut de-a lungul procesului că nu fac obiectul judecății.

Ținând cont că pralinele sferice cu glazură albă învelite în fulgi de cocos reprezintă o formă clasică, utilizată și de alți operatori economici pe piața produselor de cofetărie (element descriptiv, ce ține de natura produsului, aflat în domeniul public, care nu poate face obiectul monopolului titularului), publicul consumator mediu este obișnuit să nu atribuie originea comercială a produsului în funcție de această formă a pralinelor, concluzia fiind în sensul că acest consumator se va concentra asupra elementului verbal al mărcii pârâtei LUMAR/LUMARKI, astfel că nu va atribui originea acestor produse reclamantei și nici nu va considera că există o legătură comercială între pârâtă și reclamantă.

Elementele nedescriptive, distinctive, în cazul mărcilor slabe au o pondere foarte redusă, nu pot avea o existență autonomă și își produc efectul distinctiv numai prin asociere cu elementele descriptive. Pentru acest motiv confuzia cu privire la elementul descriptiv nu se poate produce decât prin utilizarea neautorizată de către terți a acestei asocieri în mod identic sau aproape identic, ceea ce nu este cazul în speță, unde singurele elemente nedescriptive (distinctive) sunt culorile revendicate alb, bej, roz, crem, care trebuie să se regăsească împreună în imaginea mărcii în cauză, dar care nu apar pe produsul comercializat de către pârâtă.

Intimata reclamantă a invocat în susținerea riscului de confuzie, incluzând riscul de

asociere, că marca în cauză este cunoscută pe piață ca urmare a publicității făcute pralinelor Raffaello, instanța de apel reținând, pe baza unui sondaj efectuat în perioada iulie-august 2010, aflat în dosarul primei instanțe de fond, că în percepția publicului semnul protejat prin marca în cauză este asociat produsului comercializat sub marca având element verbal Raffaello.

Interesează doar sondajul efectuat în România, întrucât se pretinde în speță încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii prin comercializarea unor produse în România, aspect sub care sondajul efectuat în Letonia este nerelevant.

Pentru a ajunge la această concluzie instanța de apel a plecat de la o premisă greșită, cauzată de interpretarea eronată a actului juridic dedus judecății reprezentat de extrasul WIPO privind înregistrare a mărcii în cauză, așa cum s-a reținut pe larg mai sus.

În esență, instanța de apel a pornit de la premisa greșită că marca figurativă așa cum a fost

înregistrată este identică formei produsului comercializat. Or, așa cum a reținut instanța de recurs mai sus, ceea ce este specific și asigură distinctivitatea mărcii în cauză este dat de culorile revendicate, și anume alb, bej, roz, crem, forma produsului pralină cu glazură albă și fulgi de cocos, fiind folosită și de către alți comercianți și fiind în domeniul public.

Or, după cum se poate observa din sondajul efectuat în perioada iulie-august 2010 acesta a avut ca scop evaluarea gradului de recunoaștere a pralinelor Raffaello neîmpachetate, indicatorii urmăriți fiind gradul de cunoaştere a produsului, notorietatea spontană şi asistată a mărcii produsului, adică a mărcii Raffaello, cu privire la marca verbală Raffaello, reținându-se procentajele de cunoaștere.

Pentru realizarea sondajului, respondenților li s-a prezentat un card cu imaginea produsului așa cum este comercializat, de culoare albă, iar nu cu imaginea mărcii în cauză având culorile revendicate menționate anterior, lucru firesc atâta timp cât scopul sondajului era stabilirea gradului de recunoaștere a produsului comercializat.

Instanța de apel a reținut greșit că ”din acest sondaj rezultă că un procent de 64% dintre respondenţii de pe teritoriul României au recunoscut spontan semnul bomboanei rotunde învelită în fulgi de cocos, 50,3% dintre respondenţi identificând produsul ce poartă acest semn ca „purtând” marca Rafaello, în această analiză Rafaello fiind denumirea sub care bomboana în discuţie este comercializată şi făcând deci legătura dintre produs şi semn.”

În primul rând, procentul de 64% este obținut asistat, iar nu spontan, și reprezintă răspunsul cu da sau nu la întrebarea dacă recunosc produsul reprezentat pe cardul prezentat. Apoi, în acest sondaj se reține recunoaștere asistată a mărcii produsului în procent de 64,4 %, și recunoaștere spontană a mărcii produsului, în procent de 50,3 % marca produsului fiind Raffaello. Ca atare, acest sondaj nu privește marca în cauză, și este nerelevant pentru stabilirea percepției consumatorului vizat asupra mărcii în cauză.

Astfel, faptul că datorită publicității intense a mărcii Raffaello peste 50% dintre consumatori, în mod asistat, potrivit acestui sondaj, a ajuns să identifice produsul pralină cu glazură albă cu înveliș de fulgi de cocos cu marca având element verbal Raffaello, în condițiile în care pe piață mai sunt comercianți care folosesc această formă de praline care nu este neobișnuită, duce mai degrabă cu gândul la tendința consumatorului de a prelua o marcă devenită destul de cunoscută pentru a denumi produsul și nu pentru a identifica sursa acestuia, cu consecința posibilă a transformării mărcii în denumire uzuală în comerț a produsului, iar nu că ar avea o distinctivitatea deosebită marca reprezentată de imaginea pralinei, având culorile revendicate alb, bej, roz, crem.

Tocmai de aceea nu este suficient pentru determinarea caracterului distinctiv dobândit gradul de recunoaștere a mărcii pe piață, ci demonstrarea capacității mărcii de a indica originea produselor.

Mai mult, în cazul folosirii mai multor mărci în combinație pentru un produs sau atunci când se încearcă dovedirea distinctivității dobândite a unui element al unei mărci înregistrate trebuie ca ”mediile interesate, ca urmare a acestei utilizări, să perceapă efectiv produsul sau serviciul desemnat numai prin marca a cărei înregistrare este solicitată ca provenind de la o întreprindere determinată” (C‑215/14, Société des Produits Nestlé SA c/a Cadbury UK Ltd, para 64)”. Cu alte cuvinte trebuie să se dovedească faptul că ”această marcă indică, singură, cu excluderea oricărei alte mărci care poate fi de asemenea prezentă, originea produselor ca provenind de la o anumită întreprindere” (C‑215/14, para. 66).

Pe de altă parte, chiar dacă ar fi cunoscută marca figurativă compusă din imaginea pralinei cu glazură și înveliș de fulgi de cocos și culorile revendicate alb, crem, roz, bej, această cunoaștere ar trebui să se datoreze elementului distinctiv reprezentat de culorile revendicate alb, crem, roz, bej, combinație particulară de elemente care ar fi trebuit să determine ca aceste mărci să poată fi memorate de către consumator, iar nu elementelor nedistinctive aflate în domeniul public, folosite și de alți comercianți, ținând cont că un semn care are o formă care rezultă chiar din natura produselor nu poate dobândi niciodată prin utilizare un caracter distinctiv (C-215/14, Societe des Produits Nestle SA c/a Cadbury UK Ltd, para. 39).

Nu se poate reține apărarea intimatei reclamante că motivele de recurs ce vizează acest sondaj ar ține de temeinicia hotărârii, având în vedere, pe de o parte, că reținerea ca probă a acestui sondaj de către instanța de apel este în mod direct legată de interpretarea eronată a actului juridic dedus judecății, motiv de recurs considerat întemeiat care duce la înlăturarea constatărilor accesorii, iar, pe de altă parte, că reprezintă o problemă de drept verificarea dacă situația de fapt ce rezultă din acest sondaj este proprie în sine sau străină de demonstrarea îndeplinirii condițiilor pentru a stabili gradul de distinctivitate a mărcii, dar și al percepției consumatorului asupra mărcii în cauză, sau dacă aprecierea acestor probe sau elemente de fapt a fost denaturată.

Ținând cont că au fost întemeiate motivele de recurs anterioare care au dus la concluzia neîncălcării drepturilor exclusive asupra mărcii în cauză de către pârâtă, este inutilă analiza celorlalte motive de recurs ce vizează invocarea nulității mărcii pentru lipsa caracterului distinctiv pe cale de excepție, încălcarea principiilor disponibilității și contradictorialității și încălcarea drepturilor asupra mărcilor și desenelor industriale ale pârâtei.

În consecință, în temeiul art.312 alin.(1) - (3) raportat la art.304 pct.8, 9 C.pr.civ. și art.315 raportat la art.295 alin.(1) C.pr.civ., Înalta Curte a admis recursul declarat de pârâtă, a modificat decizia atacată și a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei civile nr. 1800/2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti.

Recurenta a cerut obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu, atât în etapa recursului cât și în etapele anterioare.

Prima instanța a luat act că pârâta nu a cerut cheltuieli de judecată, iar aceasta a formulat apel pe considerentul că această constatare este eronată, cheltuielile de judecată în fața primei instanțe fiind solicitate și dovedite.

Instanța de apel a respins apelul pârâtei, considerând că prin prisma admiterii apelului reclamantei şi al schimbării hotărârii cu efectul admiterii în parte a acţiunii reclamantei, a devenit neîntemeiată cererea pârâtei privind plata cheltuielilor de judecată, pârâta căzând în pretenţii în sensul art.274 C.proc.civ.

Ținând cont că prezentul recurs a fost constatat fondat, cu consecința respingerii în tot a apelului reclamantei și a menținerii soluției primei instanțe de fond de respingere ca neîntemeiată a acțiunii, în temeiul art.274 C.pr.civ., pârâtei i se cuvine acordarea cheltuielilor de judecată, constând în onorariu de avocat, din toate fazele procesuale, care au fost solicitate și dovedite, inclusiv în fața primei instanțe, conform întâmpinării și a dovezilor atașate concluziilor scrise, fapt ce atrage admiterea apelului declarat de pârâtă împotriva sentinţei.